Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 19.11.2009, Az. I ZR 142/07

I. Zivilsenat | REWIS RS 2009, 503

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[X.]IM NAMEN DES VOLKES URTEIL [X.] Verkündet am: 19. November 2009 [X.] Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja [X.]: nein [X.]R: ja [X.] [X.] § 14 Abs. 2 Nr. 2, § 25 Abs. 1 und 2, § 26 Abs. 1 und 3 Satz 1 Bei einem zu einem Wort zusammengesetzten Zeichen (hier: [X.][X.]) misst der Verkehr den einzelnen Wortbestandteilen (hier: [X.] und [X.]) keine selbständig kennzeichnende Stellung zu, wenn er nicht Veranlassung hat, das Zeichen zergliedernd wahrzunehmen. Von einer zergliedernden Wahrneh-mung des zusammengesetzten Zeichens ist ohne Hinzutreten besonderer Um-stände nicht auszugehen, wenn eine dem Verkehr nicht bekannte Herstelleran-gabe mit einer älteren nicht bekannten Marke zu einem Wort zusammengefügt wird. [X.], [X.]eil vom 19. November 2009 - [X.] - [X.] - 2 - Der [X.] Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhandlung vom 19. November 2009 durch [X.] [X.] und [X.], Dr. Schaffert und [X.] für Recht erkannt: Auf die Revision der Beklagten wird das [X.]eil des 2. Zivilsenats des [X.] vom 9. August 2007 aufgehoben. Die Berufung der Klägerin gegen das [X.]eil der 17. Zivilkammer des [X.] vom 25. April 2006 wird [X.]. Die Klägerin trägt die Kosten der Rechtsmittel. Von Rechts wegen

Tatbestand: Die Klägerin ist Inhaberin der seit dem 26. September 1931 für Haus- und Küchengeräte der Klassen 7, 11 und 21 eingetragenen nachfolgenden [X.] 727: 1 - 3 - 2 Diese Marke sowie die weiteren Marken Nr. 1 114 245 "mixi-electronic", Nr. 752 996 "[X.]-2000" und Nr. 755 692 "[X.]-Garant" erwarb die Klägerin im November 2004 von dem vorherigen Markeninhaber B. 3 Der Beklagte produziert und vertreibt unter "[X.] Küchenmaschinen L. " Küchenmaschinen, die er mit der Bezeichnung "[X.][X.]" wie nachstehend abgebildet kennzeichnet: Die Klägerin hat behauptet, die Marke "[X.]" sei von dem früheren Mar-keninhaber B. bis Ende 2004 und anschließend aufgrund einer Li- zenzierung von der [X.] wie nachstehend wiedergegeben in [X.] zusammen mit den Bezeichnungen "sensotronic" und "original" verwendet worden: 4 Die Klägerin sieht in dem Vertrieb von Küchenmaschinen durch den [X.] unter der Bezeichnung "[X.][X.]" eine Verletzung ihrer Marke "[X.]". Sie hat den Beklagten auf Unterlassung in Anspruch genommen. 5 - 4 - - 5 - Das [X.] hat die Klage abgewiesen. Das Berufungsgericht hat den Beklagten antragsgemäß verurteilt ([X.], [X.]. [X.] - 2 U 94/06, juris). 6 7 Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision, deren Zurückwei-sung die Klägerin beantragt, erstrebt der Beklagte die Wiederherstellung des landgerichtlichen [X.]eils. Entscheidungsgründe: [X.] Das Berufungsgericht hat sowohl eine rechtserhaltende Benutzung der [X.] Nr. 437 727 als auch eine Verwechslungsgefahr zwischen den kol-lidierenden Kennzeichen bejaht und hierzu ausgeführt: 8 Die Klägerin habe bewiesen, dass der frühere Markeninhaber

B. die Marke im maßgeblichen Zeitraum rechtserhaltend i.S. von § 26 [X.] benutzt habe. Die Verwendung der Marke sei ernsthaft erfolgt. Dazu reichten die nachgewiesenen Absatzzahlen der Jahre 2002 bis 2004 aus. Die Marke sei auch in einer Weise benutzt worden, die den kennzeichnenden Cha-rakter der Marke nicht verändert habe. 9 Zwischen den kollidierenden Kennzeichen bestehe [X.] von § 14 Abs. 2 Nr. 2 [X.]. Die [X.] verfüge von Haus aus über durchschnittliche Kennzeichnungskraft, die nicht durch die Verwendung ähnlicher Drittzeichen geschwächt sei. Die Produkte, für die die [X.] eingetragen sei, seien mit denjenigen identisch, für die die angegriffene Be-zeichnung "[X.][X.]" verwendet werde. Zwischen den sich gegenüberste-henden Zeichen bestehe zumindest durchschnittliche Zeichenähnlichkeit. Bei 10 - 6 - dem Zeichen des Beklagten sei dem mit der [X.] übereinstimmenden Wortbestandteil "[X.]" der Name des Beklagten, der zugleich Firmenbestand-teil sei, vorangestellt worden. Der Verkehr erkenne in dem angegriffenen [X.] ohne weiteres die Herstellerangabe "[X.]". Innerhalb des Gesamt-begriffs "[X.][X.]" verfüge "[X.]" über eine selbständig kennzeichnende Stellung. Aufgrund der Übereinstimmung dieses selbständig kennzeichnenden Bestandteils mit der [X.] liege zumindest eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn vor. I[X.] Die gegen die Beurteilung gerichtete Revision hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückweisung der Berufung der Klä-gerin. Der Klägerin steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch gegen die Verwendung der Bezeichnung "[X.][X.]" weder aufgrund der [X.] 727 "[X.]" noch aufgrund der weiteren mit dem Bestandteil "[X.]" in Groß- und Kleinschreibung gebildeten Marken Nr. 752 996 "[X.]", Nr. 755 692 "[X.]-Garant" und Nr. 1 114 245 "mixi-electronic" sowie der Marke "[X.]" zu. 11 1. Das Berufungsgericht ist allerdings zutreffend davon ausgegangen, dass die Einrede mangelnder Benutzung der [X.] Nr. 437 727 "[X.]" nach § 25 Abs. 1 und 2, § 26 Abs. 1 und 3 Satz 1 [X.] unbegründet ist. 12 a) Das Berufungsgericht hat angenommen, dass die [X.] in den letzten fünf Jahren vor der Klageerhebung am 25. Oktober 2005 [X.] benutzt worden ist. Der frühere Markeninhaber B. habe in den Jahren 2002 bis 2004 zwischen 300 und 420 Küchenmaschinen jährlich zu ei-nem Stückpreis von etwa 1.100 • abgesetzt, die mit der Bezeichnung "mixi ori-ginal" versehen gewesen seien. Die Marke sei zwar in einer von der eingetra-genen Form abweichenden Weise benutzt worden. Dadurch sei der [X.] - 7 - nende Charakter der Wort-/Bildmarke "[X.]" aber nicht verändert worden. Der Verkehr nehme in dem Zeichen "mixi original" den Zusatz "original" als rein [X.] wahr. Die zusätzliche Angabe "sensotronic" unter dem Kennzeichen "mixi" auf den Geräten fasse der Verkehr als Zweitkennzeichen auf. Die gegen-über der eingetragenen Wort-/Bildmarke unterschiedliche Schreibweise mit Kleinbuchstaben stelle nur eine vergleichsweise geringfügige Abweichung dar, der der Verkehr keine Änderung des kennzeichnenden Charakters der Klage-marke entnehme. b) Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung stand. 14 [X.]) Eine Benutzungshandlung ist als ernsthaft anzusehen, wenn sie nach Art, Umfang und Dauer dem Zweck des Benutzungszwangs entspricht, die Gel-tendmachung bloß formaler Markenrechte zu verhindern. Die Anforderungen an Art, Umfang und Dauer der Benutzung sind dabei am Maßstab des jeweils [X.]süblichen und wirtschaftlich Angebrachten zu messen ([X.], [X.]. v. 17.5.2001 - I ZR 187/98, [X.], 59, 63 = [X.], 1211 - [X.]; [X.]. v. 28.8.2003 - I ZR 293/00, [X.], 1047, 1048 = [X.], 1439 - Kellogg's/[X.]). Zu Recht ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, dass die [X.] auf 300 bis 420 der mit einem Stückpreis von 1.100 • hochpreisigen Küchengeräte in den Jahren 2002 bis 2004 unter Zugrundele-gung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Verwenders den an eine ernsthafte Benutzung zu stellenden Anforderungen genügt. 15 [X.]) Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die weitere Annahme des Berufungsgerichts, die von der Klägerin nachgewiesene Benutzungsform verändere den kennzeichnenden Charakter der [X.] nicht. 16 - 8 - (1) Wird die Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form be-nutzt, liegt eine rechtserhaltende Benutzung nach § 26 Abs. 3 Satz 1 [X.] nur vor, wenn die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert. Das ist dann der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, das heißt in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht. Werden zur Kennzeichnung einer Ware zwei Kennzeichen verwendet, liegt es in der Regel nahe, dass der Verkehr darin ein aus zwei Teilen bestehendes zusammengesetztes Zeichen erblickt. Denkbar ist aber auch, dass der Verkehr in der Kennzeichnung keinen einheitlichen [X.], sondern zwei voneinander zu unterscheidende Zeichen sieht ([X.], [X.]. v. 5.11.2008 - I ZR 39/06, [X.], 766 [X.]. 50 f. = [X.], 831 - Stofffähnchen; [X.]. v. 18.12.2008 - I ZR 200/06, [X.], 772 [X.]. 39 = [X.], 971 - [X.]). 17 (2) Von diesen Maßstäben ist auch das Berufungsgericht ausgegangen und hat zu Recht angenommen, dass die neben dem Zeichenwort "mixi" auf den Küchenmaschinen angebrachten Wörter "original" und "sensotronic" den kennzeichnenden Charakter der [X.] nicht verändern. Anders als die Revision meint, hat das Berufungsgericht bei dieser Beurteilung den Zusatz "original" nicht unberücksichtigt gelassen. Es hat zwar die Auswirkungen der Zusätze "original" und "sensotronic" auf den kennzeichnenden Charakter der [X.] nacheinander geprüft. Dies ist vorliegend aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden, weil die zum Markenwort "mixi" zusätzlich angebrachten [X.] den kennzeichnenden Charakter der [X.] aus unterschiedlichen Gründen unberührt lassen und keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich sind, dass das Berufungsgericht bei seiner Prüfung den Gesamteindruck der zum [X.]wort "mixi" hinzugefügten Wortbestandteile außer Acht gelassen hat. Den Zusatz "original" nimmt der Verkehr als rein beschreibende Angabe wahr, die 18 - 9 - den kennzeichnenden Charakter nicht verändert (vgl. [X.], [X.]. v. 15.12.1999 - [X.], [X.], 1040, 1041 = [X.], 1164 - FRENORM/FRENON). Das Wortzeichen "sensotronic" fasst das Publikum nach den Feststellungen des Berufungsgerichts als Zweitmarke zur Hauptmar-ke "mixi" auf. Ohne Erfolg macht die Revision dagegen geltend, die [X.] "mixi" und "sensotronic" seien aufgrund ihrer räumlichen Nähe unterein-ander so verschmolzen, dass sie ein einheitliches Kennzeichen bildeten, wäh-rend der Zusatz "original" hiervon abgesetzt schräg angebracht sei. Das [X.] ist aufgrund der im Verhältnis zu der Bezeichnung "mixi" wesent-lich kleiner gehaltenen Schrift des Wortes "sensotronic" und der dem Verkehr bekannten Übung anderer Hersteller von Haushaltsgeräten, neben einer Hauptmarke eine weitere Produktkennzeichnung anzubringen, rechtsfehlerfrei zu dem gegenteiligen Schluss gelangt. (3) Die Revision beanstandet auch ohne Erfolg, dass das Berufungsge-richt keine Veränderung des kennzeichnenden Charakters der [X.] in deren Wiedergabe in abweichender graphischer Gestaltung ohne die [X.] der Wort-/Bildmarke und in Kleinschreibung gesehen hat. 19 Allerdings handelt es sich bei der [X.] um eine Wort-/Bildmarke, in der die Bezeichnung "mixi" in Großbuchstaben mit einer Schattierung wie-dergegeben wird, während die auf den Küchengeräten angebrachte Marke "mixi" in Kleinschreibung ohne die Schattierung der [X.] mit einem ab-weichenden Schriftbild benutzt worden ist. Daraus folgt aber nicht zwangsläufig eine Änderung des kennzeichnenden Charakters der [X.]. Vielmehr bedarf es einer Würdigung im jeweiligen Einzelfall, ob die Abweichungen der benutzten Zeichenform von der eingetragenen Marke deren kennzeichnenden Charakter verändern ([X.], [X.]. v. 5.11.1998 - [X.], [X.], 498, 499 = [X.], 432 - Achterdiek; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 26 20 - 10 - Rdn. 188 f.; [X.]/[X.], [X.], 2. Aufl., § 26 Rdn. 120; [X.] in Festschrift [X.] (2002), S. 491, 499). Dies ist regelmäßig nicht der Fall, wenn die Unterschiede in der graphischen Gestaltung für den Gesamteindruck nicht ins Gewicht f[X.], weil die graphischen Elemente nur eine Verzierung darstellen oder der Verkehr ihnen aus anderen Gründen für den kennzeichnen-den Charakter der [X.] und der benutzten Form keine Bedeutung bei-misst. Von diesem Maßstab ist vorliegend auch das Berufungsgericht [X.]. Es hat in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender Weise angenom-men, dass der Verkehr die Änderungen der graphischen Gestaltungen auf eine Modernisierung des [X.] zurückführt oder in den unterschiedlichen gra-phischen Ausführungen der [X.] und der benutzten Form nur schmückendes Beiwerk sieht, das den kennzeichnenden Charakter der Zeichen unberührt lässt. Entsprechendes gilt für die Wiedergabe der Buchstaben "mixi" in Kleinschreibung anstelle der registrierten Form mit Großbuchstaben (vgl. [X.], [X.]. v. 17.7.1997 - I ZR 228/94, [X.], 744, 746 = [X.], 1085 - [X.]). Hat danach der frühere Markeninhaber B. in den Jahren 2002 bis 2004 die [X.] durch die Verwendung der Bezeichnung "mixi sensotronic original" auf den Küchenmaschinen i.S. von § 25 Abs. 1 und 2, § 26 Abs. 1 und 3 Satz 1 [X.] rechtserhaltend benutzt, kommt es auf die weiteren von der Klägerin vorgetragenen Verwendungsformen auf Prospektma-terial und Geschäftspapieren für die Frage der rechtserhaltenden Benutzung nicht an. 21 2. Die Beurteilung des Berufungsgerichts, zwischen der [X.] "[X.]" und der angegriffenen Bezeichnung "[X.][X.]" bestehe Verwechs-lungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 [X.], ist dagegen nicht frei von [X.]. 22 - 11 - 23 a) Die Beurteilung der [X.] von § 14 Abs. 2 Nr. 2 [X.] ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzuneh-men. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehen-den Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der [X.] der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke aus-geglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur [X.], [X.]. v. 5.2.2009 - I ZR 167/06, [X.], 484 [X.]. 23 = [X.], 616 - [X.]; [X.]. v. 29.7.2009 - I ZR 102/07, [X.], 235 [X.]. 15 = [X.], 381 - [X.]/[X.]). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind ([X.], [X.]. v. 12.6.2007 - [X.]/05, [X.]. 2007, [X.] = [X.], 700 [X.]. 35 - Limoncello; [X.], [X.]. v. 3.4.2008 - I ZR 49/05, [X.], 1002 [X.]. 23 = [X.], 1434 - [X.]). b) Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass zwi-schen den Waren Haus- und Küchenmaschinen, für die die [X.] Nr. 437 727 eingetragen ist, und den mit dem angegriffenen Zeichen "[X.][X.]" versehenen Produkten [X.] besteht. 24 c) Das Berufungsgericht hat angenommen, dass die [X.] "[X.]" von Haus aus über durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt. Die Marke weise zwar einen gewissen beschreibenden Anklang an die Begriffe "Mixen" oder "Mixer" auf. Zur Bezeichnung von Küchenmaschinen würden diese Begriffe jedoch nicht verwendet. Der Verkehr verstehe unter Mixer regelmäßig 25 - 12 - nur sogenannte Stand- oder Stabmixer und Handrührgeräte, nicht aber multi-funktionale Küchenmaschinen. Zudem erinnere die [X.] durch die Anfü-gung des "i" an den Stamm "Mix" an einen Personennamen und assoziiere einen sympatischen, drollig-gemütlichen und tüchtigen Küchenhelfer, was der [X.] eine gewisse Originalität verleihe. Diese Ausführungen halten der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand. Das Berufungsgericht ist rechtsfehlerhaft von normaler Kennzeichnungs-kraft der [X.] ausgegangen. 26 [X.]) Marken, die für die angesprochenen Verkehrskreise erkennbar an einen beschreibenden Begriff angelehnt sind, kommt keine normale, sondern nur eine geringe Kennzeichnungskraft zu ([X.], [X.]. v. 8.11.2001 - I ZR 139/99, [X.], 626, 628 = [X.], 705 - IMS; [X.]. v. 28.6.2007 - I ZR 132/04, [X.], 258 [X.]. 24 = [X.], 232 - INTERCONNECT/T-InterConnect; [X.]/[X.]/[X.], Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, § 14 [X.] Rdn. 200). 27 [X.]) Von einer nur geringen Kennzeichnungskraft der [X.] Nr. 437 727 ist im Streitfall wegen der erkennbaren Anlehnung der Bezeichnung "[X.]" an die [X.] von Küchengeräten auszugehen, für die die Klage-marke registriert ist. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts verfügen Küchengeräte sehr häufig über einen [X.]. Das reicht für eine beschreibende Anlehnung der Bezeichnung "[X.]" an die Verwendungsmög-lichkeit von Küchengeräten aus. Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts kommt es für die Annahme einer Anlehnung des Zeichens "[X.]" an einen beschreibenden Begriff und einer daraus abgeleiteten verringerten originären Kennzeichnungskraft der [X.] nicht darauf an, dass die [X.] aus Sicht des Verkehrs nicht die einzige Verwendungsmöglichkeit von [X.] - 13 - geräten ist, weil diese häufig über weitere Funktionen, etwa Knet- und Rühr-funktionen, verfügen. Selbst wenn der Verkehr, wie das Berufungsgericht weiter angenommen hat, unter einem Mixer keine multifunktionale Küchenmaschine versteht, bleibt der beschreibende Bezug der Angabe zu einer der typischen Funktionen von Küchenmaschinen erhalten. Die [X.] verfügt danach nur über geringe Kennzeichnungskraft, selbst wenn der Verkehr mit der für Küchengeräte verwendeten [X.] - wie das Berufungsgericht weiter angenommen hat - eine sympathische, drollig-gemütliche und tüchtige Haus-haltshilfe assoziieren sollte. Eine Steigerung der originär schwachen Kennzeichnungskraft der [X.] durch Benutzung hat das Berufungsgericht nicht festgestellt. 29 d) Mit Erfolg wendet sich die Revision weiterhin gegen die Annahme des Berufungsgerichts, der Grad der Ähnlichkeit der [X.] "[X.]" mit der Be-zeichnung "[X.][X.]" sei durchschnittlich. 30 [X.]) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit sind die sich gegenüber-stehenden Kennzeichen jeweils als Ganzes zu berücksichtigen und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen. Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Kennzeichens für den Gesamteindruck prägend sein können (vgl. [X.], [X.]. v. 6.10.2005 - [X.]/04, [X.]. 2005, [X.] = [X.], 1042 [X.]. 28 f. - [X.] LIFE; [X.], [X.]. v. 22.9.2005 - [X.], [X.], 60 [X.]. 19 = [X.], 92 - [X.]). Weiter ist nicht ausgeschlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeich-nung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung erhält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder kom-plexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (vgl. [X.] [X.], 1042 31 - 14 - [X.]. 30 - [X.] LIFE; [X.], [X.]. v. [X.] - I ZR 204/01, [X.], 865, 866 = [X.], 1281 - [X.]). Bei der Identität oder Ähnlichkeit die-ses selbständig kennzeichnenden Bestandteils mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang kann das Vorliegen von Verwechs-lungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 [X.] zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirt-schaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen ([X.] [X.], 1042 [X.]. 31 - [X.] LIFE; [X.], [X.]. v. [X.], [X.], 1066 [X.]. 40 = [X.], 1466 - Kinderzeit). [X.]) Das Berufungsgericht hat zur Begründung der Zeichenähnlichkeit darauf abgestellt, dass der mit der [X.] übereinstimmende [X.] "[X.]" in dem [X.] "[X.][X.]" eine selbständig kennzeichnende Stellung behält. In dem zusammengesetzten Zeichen sei der Nachname des Beklagten erkennbar, der zugleich Firmenbestandteil sei. In ihm erblicke der Verkehr den [X.], während er den weiteren [X.] "[X.]" als Produktkennzeichen auffasse. Der auf den Hersteller hin-weisende Wortbestandteil "[X.]" trete in dem zusammengesetzten [X.] nicht zurück, sondern habe eine mitprägende Wirkung, weil der durch-schnittliche Verbraucher bei den hier in Rede stehenden Produkten auf die [X.]. Der weitere kennzeichnungskräftige Wortbestandteil "[X.]" hebe sich von dem Wortbestandteil "[X.]" ab und habe eine eigen-ständige Bedeutung. 32 cc) Diese Ausführungen halten der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. 33 Das Berufungsgericht ist rechtsfehlerhaft von einer selbständig kenn-zeichnenden Stellung des [X.] "[X.]" in dem zusammengesetzten 34 - 15 - Zeichen "[X.][X.]" ausgegangen. Zwar kann auch in einem jüngeren, aus einem Wort bestehenden Zeichen ein Wortbestandteil eine selbständig kenn-zeichnende Stellung behalten (vgl. [X.], [X.]. v. [X.] - I ZB 54/05, [X.], 905 [X.]. 38 = [X.], 1349 - [X.]). Dies setzt aber [X.], dass der Verkehr aufgrund besonderer Umstände Veranlassung hat, das zu einem Wort zusammengesetzte Zeichen zergliedernd und nicht als einheitli-che Bezeichnung aufzufassen. Dies ist etwa der Fall, wenn der Inhaber eines bekannten Kennzeichens dieses mit einer älteren Marke zu einem zusammen-gesetzten Zeichen kombiniert (vgl. [X.] [X.], 1042 [X.]. 34 f. - [X.] LIFE; [X.] [X.], 905 [X.]. 38 - [X.]). Im Streitfall hat der Verkehr aber entgegen der Annahme des Berufungs-gerichts keine Veranlassung, den Bestandteil "[X.]" des zusammengesetzten Zeichens "[X.][X.]" abzuspalten und ihm eine selbständig kennzeichnen-de Stellung im [X.] beizulegen. Der Name des Beklagten ist als Un-ternehmensbezeichnung nicht bekannt. Gegenteilige Feststellungen hat das Berufungsgericht nicht getroffen. Die Zusammenfügung des Namens des [X.] mit der Bezeichnung "[X.]" zu einem Wort hat eine erhebliche Klam-merwirkung. Der Verkehr hat deshalb - anders als bei einer Zusammenfügung der Bezeichnung mit einer bekannten Herstellerangabe - keine Veranlassung, in der aus einem Wort bestehenden angegriffenen Bezeichnung in dem Be-standteil "[X.]" die Herstellerangabe und in dem weiteren Bestandteil "[X.]" eine Produktkennzeichnung zu sehen. 35 II[X.] Die Beurteilung des Berufungsgerichts, aufgrund der selbständig kennzeichnenden Stellung des Bestandteils "[X.]" in der beanstandeten Be-zeichnung "[X.][X.]" sei von einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn auszugehen, kann danach keinen Bestand haben; das Berufungsurteil ist auf-zuheben (§ 562 Abs. 1 ZPO). Einer Zurückverweisung der Sache an das [X.] - fungsgericht bedarf es nicht, weil der Senat auf der Grundlage des festgestell-ten Sachverhalts selbst beurteilen kann, dass die Voraussetzungen des mit der Klage geltend gemachten markenrechtlichen Unterlassungsanspruchs nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 [X.] nicht vorliegen und weiterer Sachvortrag der Klägerin hierzu nicht zu erwarten ist (§ 563 Abs. 3 ZPO). 1. Eine [X.] von § 14 Abs. 2 Nr. 2 [X.] zwi-schen der [X.] 727 "[X.]" der Klägerin und der beanstan-deten Bezeichnung "[X.][X.]" besteht nicht. 37 a) Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen der [X.] "[X.]" und der angegriffenen Bezeichnung "[X.][X.]" ist nicht gegeben. Trotz der bestehenden [X.] ist aufgrund der unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft und des sich daraus ergebenden geringen Schutzum-fangs der [X.] die Zeichenähnlichkeit zwischen den kollidierenden [X.] "[X.]" und "[X.][X.]" zu gering, um eine unmittelbare Verwechs-lungsgefahr zu begründen. 38 b) Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des [X.] scheidet ebenfalls aus. 39 [X.]) Die Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des [X.] hat unter dem Begriff des gedanklichen Inverbindungbringens Eingang in die [X.] und das [X.] gefunden (vgl. [X.], [X.]. v. 13.9.2007 - [X.]/06, [X.]. 2007, [X.] = GRUR Int. 2007, 1009 [X.]. 63 = [X.], 1322 - [X.]/[X.] [[X.]]; [X.] [X.], 905 [X.]. 33 - [X.]). Diese Art der Verwechslungsgefahr, die erst zu prüfen ist, wenn die einander gegenüberstehenden Zeichen - wie im Streitfall - nicht unmit-telbar miteinander verwechselbar sind, greift dann ein, wenn die Zeichen in [X.] - 17 - nem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer [X.] eines Unternehmens sieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnun-gen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, demselben Inhaber zuordnet ([X.] [X.], 484 [X.]. 38 - [X.]). 41 [X.]) Bei der Annahme einer Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des [X.] sind besondere Anforderungen an die Wesensgleichheit dieses Zeichens mit dem angegriffenen Zeichen zu stellen ([X.], [X.]. v. [X.], [X.], 1071 [X.]. 41 = [X.], 1461 - Kinder II; [X.], GRUR 1993, 334, 337; Eichelberger, [X.], 316, 321). Diese sind im Streitfall nicht erfüllt. Zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen, dass bei [X.] für eine Markenfamilie der Klägerin in Betracht kommenden weiteren Mar-ken der Bestandteil "[X.]" vorangestellt ist und durch einen Bindestrich von dem weiteren Wortbestandteil getrennt ist. Dagegen ist in der beanstandeten Be-zeichnung der Bestandteil "[X.]" nachgestellt und zu einem Wort mit dem [X.] Bestandteil "[X.]" verbunden. Die weiteren mit dem Bestandteil "[X.]" gebildeten Marken der Klägerin weisen danach in der Zeichenbildung so deutliche Unterschiede zu der angegriffenen Bezeichnung auf, dass der [X.] das [X.] nicht als zu einer Markenserie der Klägerin gehö-rendes Zeichen ansieht. Davon ist auch das Berufungsgericht ausgegangen, ohne dass die Revisionserwiderung hiergegen etwas erinnert. c) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn zwischen der [X.] Nr. 437 727 "[X.]" und dem [X.] "[X.][X.]" besteht ebenfalls nicht. 42 [X.]) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn unter dem Aspekt des gedanklichen Inverbindungbringens kann gegeben sein, wenn der Verkehr zwar die Unterschiede zwischen den Zeichen erkennt, wegen ihrer teilweisen Über-43 - 18 - einstimmung aber von wirtschaftlichen oder organisatorischen Zusammenhän-gen zwischen den Markeninhabern ausgeht. Eine solche Verwechslungsgefahr kann nur bei Vorliegen besonderer Umstände angenommen werden ([X.], [X.]. 29.4.2004 - [X.], [X.], 779, 783 = [X.], 1046 - Zwilling/[X.]; [X.]. v. 3.4.2008 - I ZB 61/07, [X.], 903 [X.]. 31 = [X.], 1342 - [X.]). Dass ein Zeichen geeignet ist, bloße Assozi-ationen an ein fremdes Kennzeichen hervorzurufen, reicht hierzu nicht. [X.]) Besondere Umstände, die über bloße Assoziationen hinaus die An-nahme wirtschaftlicher oder organisatorischer Verbindungen zwischen den Un-ternehmen, die die kollidierenden Zeichen verwenden, nahelegen, bestehen nicht. Solche könnten sich im vorliegenden Fall nur daraus ergeben, dass die [X.] "[X.]" in dem beanstandeten Zeichen "[X.][X.]" eine [X.] kennzeichnende Stellung behalten hat. Dies ist aber gerade nicht der Fall (siehe unter [X.]). 44 2. Eine [X.] von § 14 Abs. 2 Nr. 2 [X.] zwi-schen den weiteren Marken Nr. 1 114 245 "mixi-electronic", Nr. 752 996 "[X.]-2000", Nr. 755 692 "[X.]-Garant" sowie der weiteren Marke "[X.]", an der der Klägerin nach ihrer Behauptung ein Markenrecht zusteht, und dem Kol-lisionszeichen "[X.][X.]" besteht ebenfalls nicht. Zwischen den [X.] ist aufgrund der zusätzlichen Wortbestandteile die Zeichenähn-lichkeit mit dem Zeichen "[X.][X.]" noch geringer als bei der [X.] Nr. 437 727 "[X.]". Aufgrund der vorstehenden Erwägungen zur [X.] "[X.]", die insoweit entsprechend gelten, kommen deshalb markenrechtliche Unterlassungsansprüche nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 [X.] nicht in Betracht (siehe unter [X.]). 45 - 19 - [X.] Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO. 46 Bornkamm Pokrant Büscher
Schaffert Koch Vorinstanzen: [X.], Entscheidung vom 25.04.2006 - 17 O 573/05 - [X.], Entscheidung vom 09.08.2007 - 2 U 94/06 -

Meta

I ZR 142/07

19.11.2009

Bundesgerichtshof I. Zivilsenat

Sachgebiet: ZR

Zitier­vorschlag: Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 19.11.2009, Az. I ZR 142/07 (REWIS RS 2009, 503)

Papier­fundstellen: REWIS RS 2009, 503

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Wird zitiert von

24 W (pat) 527/13

24 W (pat) 27/13

Zitiert

2 U 94/06

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