Bundespatentgericht, Beschluss vom 12.08.2022, Az. 26 W (pat) 32/20

26. Senat | REWIS RS 2022, 7616

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Gegenstand

Markenbeschwerdesache – Löschungsverfahren – „ROLESS FURNISHING“ (Wort-/Bildmarke) / „ROLEX“ (international registrierte Wortmarke) – überragende Bekanntheit


Tenor

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 30 2017 216 159

hat der 26. Senat ([X.]) des [X.] am 12. August 2022 unter Mitwirkung des Richters [X.] als Vorsitzender, der Richterin [X.] und des Richters k.A. Dr. Poeppel

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 20 des [X.] vom 10. Februar 2020 wird aufgehoben, soweit der Widerspruch zurückgewiesen worden ist.

Das [X.] wird angewiesen, die angegriffene Marke wegen des Widerspruchs aus der international registrierten Marke [X.] 956 721 insgesamt zu löschen.

Gründe

I.

1

Die Wort-/Bildmarke

Abbildung

2

ist am 22. Mai 2017 angemeldet und am 11. August 2017 unter der Nummer 30 2017 216 159 in das beim [X.] ([X.]) geführte Register eingetragen worden für Waren der

3

[X.]lasse 2: Aluminiumpulver für [X.]; Bindemittel für Anstrichfarben; Farben und Tünchen; Farbholz; Holzfarbbeizen; Holzkonservierungsmittel; [X.]arbolineum für die Holzkonservierung; [X.]orrosionsschutzmittel; Metallfolien für Maler, Dekorateure, Drucker und [X.]ünstler; Metallpulver für Mal-, Dekorations- und Druckzwecke sowie für künstlerische Arbeiten;

4

[X.]lasse 19: Bergkristall; Büsten aus [X.], Beton oder Marmor; Dachschalungsbretter; Gerüste, nicht aus Metall; Holzfußböden; Holzvertäfelungen; Porphyr [[X.]]; Statuen aus [X.], Beton oder Marmor; Straßenbaumaterialien und Straßenbelagmaterialien; Trennwände, nicht aus Metall;

5

[X.]lasse 20: Ausstellungsmöbel; Buffets [Möbel]; Bänke [Möbel]; Büromöbel; [X.]leiderschränke; [X.]ommoden; Regale; Schreibtische; Schränke; Schutzhüllen für Bekleidungsstücke; Tische.

6

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 15. September 2017 veröffentlicht worden ist, hat die Beschwerdeführerin Widerspruch erhoben aus der nach dem [X.] Protokoll unter der Nummer 976 721 am 21. Mai 2008 international registrierten Wortmarke

7

[X.]

8

die seit dem 31. August 2009 Schutz in der [X.] genießt für Waren der

9

[X.]lasse 14: [X.], [X.], [X.], [X.], component parts of [X.] and accessories for [X.] not included in other classes, [X.], [X.], [X.], chronographs, apparatus for timing sports events, [X.] in other classes; [X.], [X.], cases and display cases for [X.] and jewelry;

[X.]lasse 35: Retail sale services with regard to clock and watch-making products and jewelry articles; advertising for the purchase and sale of [X.] and jewelry articles;

[X.]lasse 37: Repair, [X.], maintenance and polishing of [X.] and jewelry articles.

Die Widersprechende hat ihren Widerspruch auf den Bekanntheitsschutz nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 [X.] gestützt. Die angegriffene Marke beeinträchtige die Unterscheidungskraft der bekannten Marke „[X.]“, die eine überragende Bekanntheit, sogar Berühmtheit, genieße.

Mit Beschluss vom 10. Februar 2020 hat die Markenstelle für [X.]lasse 20 des [X.] die Eintragung der angegriffenen Marke teilweise gelöscht, nämlich für die Waren der

[X.]lasse 19: Büsten aus [X.], Beton oder Marmor; Statuen aus [X.], Beton oder Marmor;

[X.]lasse 20: Ausstellungsmöbel; Buffets [Möbel]; Bänke [Möbel]; Büromöbel; [X.]leiderschränke; [X.]ommoden; Regale; Schreibtische; Schränke; Tische.

Im Übrigen hat sie den Widerspruch zurückgewiesen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass zwar keine [X.] nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 125b [X.], Art. 189 [X.] bestehe, da es an einer Ähnlichkeit der Waren fehle. Im Umfang der Löschungsanordnung bestehe jedoch ein [X.] gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 125b [X.], Art. 9 Abs. 2 c), Art. 189 [X.]. Insoweit liege jedenfalls ein Fall der unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft und der Wertschätzung der Widerspruchsmarke vor. Bei der Widerspruchsmarke handele es sich - offenkundig [X.]. § 291 ZPO - um eine in der [X.] und in [X.] bekannte Marke für Uhren, wobei von einer sehr hohen Bekanntheit auszugehen sei. Die Widerspruchsmarke werde amtsbekannt seit Jahrzehnten u.a. in [X.] und der [X.] intensiv zur [X.]ennzeichnung von Uhren im hochpreisigen bzw. [X.] benutzt und sei hierdurch nicht nur speziellen Verkehrskreisen für Luxusuhren, sondern weiten Teilen der Gesamtbevölkerung bekannt. Diese Umstände hätten bereits im [X.]punkt der Anmeldung der jüngeren Marke im Jahr 2017 vorgelegen und bestünden bis heute fort. Es sei daher von einem sehr hohen, weit überdurchschnittlichen Bekanntheitsgrad bezogen auf die Waren „Uhren“ auszugehen, während für andere eingetragene Waren eine Bekanntheit weder geltend gemacht sei, noch hierfür Anhaltspunkte vorlägen.

Jedenfalls in klanglicher Hinsicht bestehe eine hochgradige Zeichenähnlichkeit. Der klangliche Gesamteindruck der angegriffenen Marke werde durch den Wortbestandteil „[X.]“ geprägt, der über eine durchschnittliche [X.]ennzeichnungskraft verfüge und das Zeichen aufgrund seiner Größe und Stellung dominiere. Das Bildelement werde zur mündlichen Benennung nicht herangezogen und der weitere Wortbestandteil „[X.]“ trete optisch zurück. Zudem weise er mit der Bedeutung „Mobiliar, Wohnungseinrichtung, Einrichtung(sgegenstand)“ für einen Teil der Waren der angegriffenen Marke einen beschreibenden Begriffsinhalt, zumindest einen deutlich beschreibenden Anklang auf. Die damit zu vergleichenden Lautfolgen „RO-LESS“ und „[X.]“ seien bis auf den im Buchstaben „X“ enthaltenden konsonantischen Laut „[X.]“ identisch. Diese Abweichung habe aufgrund der ansonsten weitestgehenden Übereinstimmungen nur einen relativ geringen Einfluss auf das [X.], so dass eine hochgradige klangliche Ähnlichkeit vorliege. Bei dieser Ausgangslage bestehe hinsichtlich der gelöschten Waren eine nicht bloß hypothetische Gefahr der Ausnutzung der Unterscheidungskraft und der Wertschätzung der Widerspruchsmarke. Bei den gelöschten Waren der [X.]lasse 19 könne es sich um Werke der bildenden [X.]unst handeln, die – ebenso wie wertvolle Uhren – oft Sammlerstücke oder Wertanlagen sowie Statussymbole darstellten. Die gelöschten Waren der [X.]lasse 20 umfassten auch hochwertige Möbel sowie individuell angefertigte Einzelstücke. Auf solche Waren legten [X.]äufer von Luxusartikeln regelmäßig ebenfalls Wert. Hinsichtlich dieser Waren begebe sich die angegriffene Marke in den Bereich der Sogwirkung der für Uhren sehr bekannten Widerspruchsmarke und profitiere von deren Aufmerksamkeitswert und gutem Ruf. Die angegriffene Marke lehne sich – ohne dass es hierauf ankomme – sogar an die von der Widersprechenden oft benutzte Wort-/Bildkombination des Wortes „[X.]“ mit [X.]ronendarstellung an, was zusätzlich zu einer gedanklichen Verknüpfung mit der Widerspruchsmarke beitrage. Die Ausnutzung der Unterscheidungskraft und der Wertschätzung erfolge auch in unlauterer Weise ohne rechtfertigenden Grund. Ein legitimes Interesse an der Verwendung des mit der sehr bekannten Widerspruchsmarke klanglich hochgradig ähnlichen Zeichens sei weder vorgetragen noch sonst ersichtlich.

Hinsichtlich der übrigen Waren der angegriffenen Marke liege ein [X.] nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 [X.] hingegen nicht vor. Diese Waren wiesen einen derart erheblichen Abstand zu Luxusuhren auf, dass die angegriffene Marke selbst bei sich überschneidenden Verkehrskreisen die Widerspruchsmarke nicht mehr in Erinnerung zu rufen vermöge. Es handele sich nicht um Luxusartikel und sie sprächen zudem überwiegend andere Verkehrskreise an. Eine Übertragung des [X.] oder Images der Widerspruchsmarke scheide daher insoweit aus. [X.]onkrete Anhaltspunkte für eine mehr als nur hypothetische Gefahr der Auflösung der Identität der Widerspruchsmarke oder der Beeinträchtigung der Wertschätzung durch eine Benutzung der angegriffenen Marke seien insoweit weder vorgetragen noch ersichtlich.

Gegen die teilweise Zurückweisung ihres Widerspruchs richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie ist der Ansicht, der Widerspruch sei auch hinsichtlich aller weiteren Waren der angegriffenen Marke gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 [X.] begründet, denn die Benutzung der angegriffenen Marke für diese Waren würde ebenfalls zu einer Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft und der Wertschätzung der Widerspruchsmarke „[X.]“ führen. Die Widerspruchsmarke „[X.]“ genieße eine überragende Bekanntheit, die weit über den eigentlichen Verkehrskreis der [X.]äufer von Uhren hinausgehe. Es handele es sich um eine berühmte Marke, da sie mehr als 90 % der Gesamtbevölkerung, damit allen Verkehrskreisen bekannt sei. Eine höhere Bekanntheit sei kaum vorstellbar. Die Marke „[X.]“ sei auch einmalig. Es gäbe keine identischen Marken, die für andere Waren oder Dienstleistungen in Registern eingetragen seien. Zudem bestehe ein sehr hoher Grad an Ähnlichkeit der Marken. In klanglicher Hinsicht bestehe sogar Identität. Diese Umstände führten dazu, dass der (gesamte) Verkehr bei der Begegnung mit der angegriffenen Marke „[X.]“ sogleich eine gedankliche Verknüpfung mit der berühmten Marke „[X.]“ herstelle. Da die besondere Bekanntheit der Widerspruchsmarke über die Verkehrskreise hinausgehe, die von ihren Waren angesprochen werden, sei es nach den Grundsätzen der Entscheidung [X.] [X.], 56 Rz. 51 ff. – [X.] möglich, dass die von den Waren der angegriffenen Marke angesprochenen Verkehrskreise einen Zusammenhang zwischen den Marken herstellten, obwohl sie ein ganz anderes Publikum als die von der Widerspruchsmarke angesprochenen Verkehrskreise darstellten. Genau diese Voraussetzungen seien vorliegend angesichts der überragenden Bekanntheit und Einmaligkeit der Widerspruchsmarke gegeben, so dass eine gedankliche Verknüpfung zwischen den Marken stattfinde, unabhängig davon, welche Waren betroffen seien.

Die gedankliche Verknüpfung führe gleichzeitig dazu, dass die Unterscheidungskraft und Wertschätzung der Widerspruchsmarke beeinträchtigt werde. Denn die Eignung der Widerspruchsmarke „[X.]“ würde geschwächt oder verloren gehen und ihre Identität und Bekanntheit beim Publikum aufgelöst, wenn dem angesprochenen Verkehr Waren wie Bindemittel für Anstrichfarben, Holzkonservierungsmittel, [X.]orrosionsschutzmittel etc. unter der Bezeichnung „[X.]“ begegneten. Dies beeinträchtige auch die Einmaligkeit der berühmten Marke „[X.]“, die gerade auch auf einer besonderen Qualität und einem besonderen Prestige der unter dieser Marke vertriebenen Uhren beruhe. Dabei komme es nicht darauf an, dass die Widerspruchsmarke durch die Verwendung der angegriffenen Marke für bestimmte Waren ins Lächerliche gezogen werde oder ihr Image auf sonstige Weise Schaden nehmen könnte. Vielmehr genüge es, wenn die Alleinstellung der Marke „[X.]“ verwässert werde, was zu einer Beeinträchtigung ihrer herkunftshinweisenden Wirkung führe.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für [X.]lasse 20 des [X.] vom 10. Februar 2020 insoweit aufzuheben, als der Widerspruch zurückgewiesen worden ist, und das [X.] anzuweisen, die angegriffene Marke wegen des Widerspruchs aus der international registrierten Marke [X.] 976 721 vollständig zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verteidigt den angefochtenen Beschluss. Die Marke „[X.]“ sei in den allgemeinen Verkehrskreisen für Luxusuhren bekannt. Es beständen durchaus phonetische und graphische Unterschiede zwischen den beiderseitigen Marken. Die Marke „[X.]“ weise den Wortbestandteil „lex“ auf, der das [X.] Wort für „Gesetz“ darstelle. Die Marke „[X.]“ habe den Wortbestandteil „Less“, der im [X.] für „weniger“ stehe. Allein damit bestehe schon eine deutliche Unterscheidung zwischen den Marken. Durch die Nutzung der Marke „[X.]“ für die verbliebenen Waren werde die Wertschätzung der Marke „[X.]“ in keiner Weise beeinträchtigt. Es bestehe daher auch nicht die Gefahr einer Verunglimpfung oder Herabsetzung der Wertschätzung, wie es das [X.] zu Recht erkannt habe. Ein negativer Einfluss auf die Reputation der Marke „[X.]“ sei daher nicht gegeben und die Beschwerde sei zurückzuweisen.

Die Verfahrensbeteiligten sind mit gerichtlichen Schreiben vom 11. Oktober 2021 und 15. März 2022 unter Beifügung von [X.] ([X.] 1 bis 4 zum gerichtlichen Hinweis vom 11. Oktober 2021, [X.]. 36 – 71 [X.]) auf die vorläufige Auffassung des Senats hingewiesen worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 66 Abs. 1 [X.] statthafte Beschwerde ist zulässig und begründet.

1. Da es sich vorliegend um ein Verfahren über einen Widerspruch handelt, der nach dem 1. Oktober 2009, aber vor dem 14. Januar 2019 erhoben worden ist, ist die Bestimmung des § 42 Absatz 1 und 2 [X.] in der bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden (§ 158 Abs. 3 [X.]).

2. Der zulässige Widerspruch ist vollumfänglich begründet, da über den Umfang der Löschungsanordnung des angefochtenen Beschlusses hinaus ein [X.] nach §§ 107 Abs. 1, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 3 [X.] für sämtliche Waren der angegriffenen Marke besteht.

a) Die Widerspruchsmarke weist in der [X.], insbesondere in [X.] als dem [X.]ollisionsgebiet, jedenfalls im Bereich der für sie eingetragenen Uhren ([X.], [X.], [X.]) eine weit überdurchschnittliche, überragende Bekanntheit [X.]. § 9 Abs. 1 Nr. 3 [X.] in der Gesamtbevölkerung und damit bei allen beteiligten Verkehrskreisen auf (§ 119 Nr. 1 [X.], Art. 9 Abs. 2 c), 189 Abs. 2 [X.]; vgl. auch [X.]/Hacker/Thiering, [X.], 13. Aufl., § 14 [X.]. 377).

aa) Eine Marke ist bekannt im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 3 [X.], wenn sie einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, das von den durch die Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist, ohne dass bestimmte Prozentsätze des Bekanntheitsgrades zu fordern sind (vgl. [X.], Urteil vom 6. Oktober 2009 - [X.]/07, [X.]. 2009, [X.] = [X.], 1158 [X.]. 24 - Pago/Tirolmilch). Maßgeblich sind bei der Prüfung dieser Voraussetzungen alle relevanten Umstände des Falles, also insbesondere der Marktanteil der älteren Marke, die Intensität, die geographische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat (vgl. zu Art. 5 Abs. 2 [X.] [X.], Urteil vom 14. September 1999 - [X.]/97, [X.]. 1999, [X.] = [X.]. 2000, 73 [X.]. 23 ff. - [X.]; zu § 14 Abs. 2 Nr. 3 [X.] [X.], Urteil vom 17. August 2011 - I ZR 108/09, [X.], 1043 [X.]. 42 = [X.], 1454 - [X.]; Urteil vom 31. Oktober 2013 - [X.], [X.], 378 [X.]. 22 = [X.], 445 - [X.]). Tatsachen, aus denen sich die Bekanntheit einer Marke ergibt, können allgemein geläufig und deshalb offenkundig im Sinne des § 291 ZPO sein. Dazu rechnet auch, dass die Marke während eines längeren [X.]raums in weitem Umfang auf dem Markt erscheint und jedermann gegenübertritt (vgl. [X.], [X.], 1043 [X.]. 49 - [X.]; [X.], 378 [X.]. 27 - [X.]; [X.] GRUR 2015, 114 [X.]. 10 – [X.]).

bb) Nach diesen Grundsätzen weist die Widerspruchsmarke jedenfalls im Bereich der für sie eingetragenen Waren „[X.], [X.], [X.]“ eine erhebliche Bekanntheit [X.]. § 9 Abs. 1 Nr. 3 [X.] auf. Die Widersprechende hat unwidersprochen vorgetragen, dass es sich bei ihrer Marke um eine berühmte Marke handelt, die mehr als 90 % der beteiligten Verkehrskreise bekannt sei (Schriftsatz vom 15. Dezember 2017). Auch die Markeninhaberin hat vorgetragen, dass die Marke „[X.]“ weltweit bekannt sei (Schriftsatz vom 12. Januar 2018, Ziff. 5.) bzw. dass sie in allgemeinen Verkehrskreisen für Luxusuhren bekannt sei (Schriftsatz vom 8. Juli 2020).

Es kann dahinstehen, ob der unbestrittene bzw. sinngemäß sogar ausdrücklich zugestandene Vortrag der Widersprechenden im Hinblick auf die o.g. [X.]riterien der Bekanntheit [X.]. § 9 Abs. 1 Nr. 3 [X.] ausreichend substantiiert ist. Jedenfalls kann mit der Markenstelle auch von einer Offenkundigkeit der Bekanntheit der Widerspruchsmarke gemäß § 291 ZPO i.V.m. § 82 Abs. 1 [X.] ausgegangen werden. Das Markenwort „[X.]“ ist den Senatsmitgliedern, die zum potentiellen [X.]undenkreis von Uhren gehören, aus jahrzehntelanger Presseberichterstattung, der Werbung, auch der Berichterstattung und Werbung im [X.], als Marke für hochwertige Uhren bekannt. Bei [X.]-Uhren handelt es sich um ein weltweit bekanntes Lifestyleprodukt mit einem Luxus-Image, das gerade auch wegen seines Image häufig erwähnt wird. Zur Illustration der Offenkundigkeit wird auf die in [X.] 1 zum gerichtlichen Schreiben vom 11. Oktober 2021 beigefügten [X.]belege verwiesen, die mit z.T. rückblickenden inhaltlichen Beiträgen eine Bekanntheit der Uhrenmarke „[X.]“ bereits zum Anmeldetag der angegriffenen Marke (22.05.2017) bis in die heutige [X.] exemplarisch aufzeigen, z.B.

- „Die Top 10 der beliebtesten Uhrenmarken“

1. [X.] (rolex-uhren/)

Auf dem ersten Platz befindet sich mit [X.], wenig überraschend, die auch gleichzeitig bekannteste Luxusuhrenmarke der Welt. …

Auch rein nach Marktwert gemessen liegt [X.] an der Spitze, hierzu gibt es bei [X.] (…) ein Ranking der wertvollsten [X.] Uhrenmarken.

(http://https:/www.uhrenratgeber.com/die-besten-luıtusuhrenmarken/);

- „[X.]los schöne [X.]messer: Die 7 wichtigsten Luxusuhrenmarken

1. [X.] – Luxus für den täglichen Gebrauch

2. OME[X.] – Uhrmacherkunst in Vollendung

…“

(http://americanexpress.com/de-de/amexcited/explore-all/style/zeitlos-schoene-zeitmesser-die-7-wichtigsten-luxusuhrenmarken-1307);

- „Die Top-20 der bekanntesten Uhrenmarken sind:

· Swatch

· [X.]

· Tissot

· …

Hochwertige und teure Luxus-Uhrenmarken: Liste nach Markenwert

[X.] (#3 / 7387 Mio. CHF)

[X.] (#7 / 3 677 Mio. CHF)

Patek [X.] (#15 / 1 885 Mio. CHF)

[X.]eine Überraschung: Man wird wohl kein [X.] finden, bei dem [X.] nicht vor allen anderen [X.] geführt wird. [X.] hat es schlicht und einfach geschafft, dass die Marke von vielen als das Prestige-Objekt überhaupt wahrgenommen wird. …“

(https://chrononautix.com/top-gute-uhrenmarken-liste-ranking-rolex-omega-tissot-tag-heuer-longines-breitling-certina-nomos-tudor/);

- „[X.], [X.], [X.]: Das sind die 15 berühmtesten Uhren der Welt

Diese [X.] sind auf der ganzen Welt begehrt und berühmt – und selbst Uhrenlaien erahnen bei ihrem Anblick, dass sie da etwas ganz Besonderes vor sich haben. Von [X.] über [X.] bis zu [X.] und Patek: Wir stellen Ihnen die 15 berühmtesten Uhren der Welt vor.

1 – [X.] Submariner

[X.] hat gleich eine Handvoll Modelle im Sortiment, welche die oft inflationär gebrauchte Bezeichnung als „Ikone“ mehr als verdienen. …“

([X.]/mode/artikel/rolex-omega-ap-das-sind-die-15-beruehmtesten-uhren-der-welt);

- „[X.] ist die berühmteste und umsatzstärkste Uhrenmarke im Bereich der Luxusuhren. Sie ist insbesondere für ihre Uhrenklassiker bekannt: Die Modelle [X.] Submariner, [X.] GMT-Master ll, [X.] Daytona, [X.] Datejust und [X.] Day-Date wurden alle vor über 50 Jahren vorgestellt und ihr Design seitdem nur behutsam verändert. …“

(https://www.watchtime.net/uhrenmarken/rolex/);

- „[X.]

[X.] gilt als eine der bekanntesten Uhrenmarken. Als Statussymbol genießen [X.]-Uhren einen besonderen Stellenwert in der Welt der Reichen und Schönen. Die Objekte sind erstklassig ausgestattet, allerdings nicht so rar wie die einiger anderer Marken.“

(https://www.printplanet.de/wissenswertes/rund-um-produkte/uhren/die-bekanntesten-uhrenmarken-der-welt);

- „Mythos [X.] – alles, was Sie über die berühmteste Uhrenmarke der Welt wissen müssen

Fragen Sie einen beliebigen Menschen auf der Straße nach einer Luxus-Uhrenmarke, die er kennt – und die Antwort wird mit hoher Wahrscheinlichkeit „[X.]!“ sein. Die [X.] Uhrenmarke steht für das Genre der sportlichen Luxusuhr schlechthin, stellt jedes Jahr mehrere hunderttausend höchst wertige und ebenso begehrte [X.]messer her, und hat mit über 90 Prozent die höchste Markenbekanntheit in der Uhrenbranche.

Das [X.]: Die [X.]-Strategie

Als Marke ist [X.] aufgrund einer jahrzehntelangen, konsistenten Produkt- und Markenstrategie führend. [X.] hat seine Uhrenmodelle über die Jahrzehnte qualitativ immer verbessert, …“

([X.].de/mode/artikel/rolex-alles-fachwissen-und-die-statement-pieces-der-luxus-uhrenmarke);

- „[X.]: Das Urgestein

Berühmt wurde [X.] (/rolex) aufgrund einiger bahnbrechender Innovationen im 20. Jahrhundert, …“

(https://www.chronext.de/magazin/buyers-guide/tudor-vs-rolex-welche-marke-ist-die-richtige-fuer-sie).

Der Widerspruchsmarke hat damit für Uhren bzw. für die für sie eingetragenen Waren „[X.], [X.], [X.]“ eine überragende, weit überdurchschnittliche Bekanntheit in der Gesamtbevölkerung [X.]. § 9 Abs. 1 Nr. 3 [X.], die auch ohne weiteres als Berühmtheit bezeichnet werden kann. Diese Bekanntheit besteht weltweit, damit auch in den [X.] der [X.], insbesondere in [X.]. Ohne dass es entscheidungserheblich darauf ankommt, strahlt die Bekanntheit auf die weiteren für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren und Dienstleistungen aus, da diese mit Uhren eng zusammenhängen bzw. typischerweise im Umfeld von [X.] hergestellt, erbracht und angeboten werden.

b) Die beiderseitigen Marken sind hochgradig ähnlich [X.]. § 9 Abs. 1 Nr. 3 [X.].

aa) Die Anwendung des § 9 Abs. 1 Nr. 3 [X.] setzt voraus, dass das angegriffene Zeichen in relevantem Umfang gedanklich mit der bekannten Marke in Verbindung gebracht wird. Erforderlich ist, dass die einander gegenüberstehenden Zeichen ähnlich sind. Die Zeichenähnlichkeit kann sich gleichermaßen aus Übereinstimmungen im ([X.], im [X.]lang oder in der Bedeutung ergeben. Für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit reicht regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten [X.]. Es genügt daher, wenn die Zeichen einander entweder im ([X.] oder im [X.]lang oder in der Bedeutung ähnlich sind ([X.] GRUR 2015, 1114, [X.]. 23 – [X.] m.w.N.). Ausreichend ist ein Grad an Zeichenähnlichkeit, der geringer sein kann, als er für die Annahme einer [X.] erforderlich wäre. Es genügt ein bestimmter Grad der Ähnlichkeit zwischen den [X.]ollisionszeichen, der bewirkt, dass die beteiligten Verkehrskreise einen Zusammenhang zwischen den beiden [X.]ennzeichen sehen, d.h. die Marken gedanklich miteinander verknüpfen, ohne sie jedoch zu verwechseln ([X.] GRUR 2015, 1114, [X.]. 21, 29 – [X.]).

bb) Nach diesen Grundsätzen liegt im Streitfall jedenfalls in klanglicher Hinsicht eine weit überdurchschnittliche Zeichenähnlichkeit vor.

aaa) Der klangliche Gesamteindruck der angegriffenen Marke wird allein durch das Zeichenwort „[X.]“ geprägt. Der weitere Wortbestandteil „[X.]“ (Mobiliar, (Wohnungs-)Einrichtung, Einrichtung(sgegenstand), vgl. Übersetzungsdienst dict/leo/org) tritt im Hinblick auf seinen nur beschreibenden Charakter hinsichtlich der Art und des Zwecks der Waren, aber auch wegen der optisch deutlich zum Ausdruck kommenden Nachrangigkeit hinter das zentrale Markenwort „[X.]“ völlig zurück, so dass er für den Gesamteindruck vernachlässigt werden kann. Gleiches gilt für den oberhalb des Wortes „[X.]“ befindlichen Buchstaben-/Bildbestandteil. Das gespiegelte „R“ ist wegen seiner verschnörkeltgeschwungenen Schreibweise nicht ohne weiteres erkennbar und stellt im Übrigen den Anfangsbuchstaben des zentralen Markenworts dar, so dass es nur einen wiederholenden bzw. symbolisierenden Charakter hat. Der darüber befindliche Bildbestandteil ist grafisch derartig einfach bzw. schematisch gehalten, dass er als solcher kaum identifiziert werden kann. Soweit es sich dabei um eine die Buchstaben und Wörter überdachende [X.]rone handelt, stellt eine [X.]rone - ähnlich wie Sterne, Herzen usw. - nur ein abgegriffenes und verbrauchtes Bildmotiv dar, dem von Haus aus allenfalls eine eingeschränkte [X.]ennzeichnungskraft zukommt (vgl. [X.]/Hacker/Thiering, a.a.[X.], § 9 [X.]. 321 unter Hinweis auf [X.], 434, 435 - [X.]ronenbild) und das sich im Übrigen auch nicht zur klanglichen Wiedergabe der Marke eignet. Der klangliche Gesamteindruck der angegriffenen Marke wird daher allein vom Wort „[X.]“ geprägt.

bbb) Die sich damit gegenüberstehenden Wörter „[X.]“ und „[X.]“ stimmen in allen [X.]riterien der klanglichen Ähnlichkeit überein. Die Vokalfolgen „[X.]“, die Silbengliederung („Ro-lex“/“Ro-less“), die Markenanfänge „Ro-…“, die Betonung auf der ersten Silbe, der [X.]langrhythmus (leicht gedehntes „o“ am Anfang, schnell gesprochene Schlusssilbe) sind identisch, was darüber hinaus auch für den Schlusslaut (stimmloses „s“) gilt. Demgegenüber vermag der einzige [X.]langunterschied, nämlich der konsonantische Laut „k“ als erster Teil des Doppellauts „X“ (gesprochen „ks“) in der Widerspruchsmarke, an der relativ unauffälligen Stelle als (vor-)letzter Laut keine durchgreifende Beeinflussung des klanglichen Gesamtcharakters zu bewirken. Da dem „k“-Laut kein Vokal folgt, kommt er hier auch nicht in seiner sonst vorhandenen [X.]langstärke zur Geltung. Damit liegt eine weit überdurchschnittliche klangliche Zeichenähnlichkeit vor.

c) Nach den Gesamtumständen ist davon auszugehen, dass die angesprochenen Verkehrskreise das jüngere Zeichen mit der Widerspruchsmarke auch hinsichtlich absolut unähnlicher Waren gedanklich verknüpfen, denn es stellt nicht lediglich allgemeine Assoziationen zur bekannten Widerspruchsmarke her.

aa) Die Frage, ob eine gedankliche Verknüpfung zwischen zwei [X.]ennzeichen stattfindet, ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falles zu beurteilen, zu denen der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken, die Art der fraglichen Waren und Dienstleistungen einschließlich des Grades ihrer Nähe, das Ausmaß der Bekanntheit der [X.]lagemarke, ihre originäre oder durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft und das Bestehen von [X.] zählen (vgl. [X.], [X.], 58 [X.]. 30
- [X.]/Fitnessworld; [X.], 503 [X.]. 41 - [X.]/[X.]; [X.], 56 [X.]. 41 f. - [X.]/CPM; [X.]. 2011, 500 [X.]. 56 - TiMi [X.]INDERJOGHURT/[X.]INDER, [X.] GRUR 2015, 1114, [X.]. 33 – [X.] m.w.N.).

bb) Im Rahmen der gebotenen Gesamtabwägung sind zunächst der überragende Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke und die sehr hohe (phonetische) Markenähnlichkeit zu berücksichtigen. Die angegriffene Marke ist derart an die Widerspruchsmarke angenähert, dass sie wie eine Nachbildung der bekannten Marke „[X.]“ wirkt. Es ist davon auszugehen, dass der Verkehr bei einer klanglichen Wiedergabe der jüngeren Marke an das ihm bekannte Markenzeichen der Widersprechenden denkt und die angegriffene Marke gedanklich mit diesem verknüpft.

Dies gilt auch für die absolut unähnlichen Waren der angegriffenen Marke, auch soweit sie keine Lifestyle- oder Luxuswaren sind, z.B. [X.]orrosionsschutzmittel oder Straßenbaumaterialien. Überragend bekannte Marken- und zugleich Firmenzeichen, wie „[X.]“, lösen sich mit zunehmender Bekanntheit von den Waren und Dienstleistungen, für die sie Schutz genießen und auch benutzt worden sind. So wird das Zeichen selbst zunehmend unabhängig von den Waren und Dienstleistungen, für die es geschützt ist und benutzt wird, zu einem wertvollen, einer selbständigen wirtschaftlichen Verwertung zugänglichen Besitzstand (vgl. [X.]/Hacker/ Thiering, a.a.[X.], § 14 [X.]. 351). Dies kann zur Folge haben, dass der Verkehr dieses Zeichen auch dann, wenn es ihm außerhalb des Waren- und/oder Dienstleistungsbereichs, für den es eine überragende Bekanntheit und Verkehrsgeltung in Anspruch nehmen kann, als Bestandteil eines jüngeren Zeichens begegnet, als Hinweis auf die berühmte Marke der Widersprechenden und ihrer Unternehmensbezeichnung auffasst. Je deutlicher und „unverfälschter“ die übernommene Marke dabei in dem angegriffenen [X.]ennzeichen hervortritt, umso eher ist die Annahme gerechtfertigt, dass es auch als solches erkannt und als Hinweis auf die ältere Markeninhaberin aufgefasst wird.

Angesichts der sehr hohen phonetischen Markenähnlichkeit ist bei Berücksichtigung des überragenden Bekanntheitsgrades der Widerspruchsmarke im Rahmen der gebotenen Gesamtabwägung (vgl. dazu [X.] GRUR 2020, 401 [X.]. 38
– Ö[X.]O-TEST I) davon auszugehen, dass der Verkehr bei einer klanglichen Wiedergabe der jüngeren Marke auch im Zusammenhang mit den absolut unähnlichen angegriffenen Waren trotz des Umstands, dass die Widersprechende selbst offenbar nicht als deren Hersteller in Betracht kommt, an das ihm bekannte Markenzeichen der Widersprechenden denkt und die angegriffene Marke gedanklich mit diesem verknüpft. Auch wenn die Waren-/Dienstleistungsunähnlichkeit trotz Bekanntheit der betreffenden Marke sowie Ähnlichkeit der Marken eine gedankliche Verknüpfung ausschließen kann (vgl. [X.] [X.], 56 [X.]. 45 ff. – [X.]), ist die Bekanntheit der Widerspruchsmarke für (Armband-)Uhren so überragend, dass sie die Unähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen überwindet und auch auf die angegriffenen Produkte „ausstrahlt“ mit der Folge, dass der Verkehr die angegriffene Marke auch bei ihnen mit der Widerspruchsmarke gedanklich verknüpft.

d) Angesichts der überragenden Bekanntheit der Widerspruchsmarke sowie des gleichlautenden [X.] ist davon auszugehen, dass die angegriffene Marke jedenfalls die Unterscheidungskraft der Widerspruchsmarke in unlauterer Weise beeinträchtigt.

aa) Unter „Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft“ ist die Minderung der [X.]ennzeichnungskraft durch die Benutzung des identischen oder eines ähnlichen Zeichens zu verstehen („Verwässerung“). Sie liegt vor, wenn die Eignung der Marke, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist und benutzt wird, als vom Inhaber dieser Marke stammend zu identifizieren, geschwächt wird, weil die Benutzung der jüngeren Marke zur Auflösung der Identität der älteren Marke und ihrer Bekanntheit beim Publikum führt. Das ist der Fall, wenn sich das wirtschaftliche Verhalten des Durchschnittsverbrauchers der Waren oder Dienstleistungen, für die die ältere Marke eingetragen ist, infolge der Benutzung des jüngeren Zeichens ändert oder wenn jedenfalls die Gefahr einer künftigen Änderung des Verhaltens besteht (vgl. [X.] [X.], 56 [X.]. 76 – [X.]; [X.], 756 [X.]. 39 – [X.]/Bellure).

Ob die Unterscheidungskraft beeinträchtigt wird, ist im Hinblick auf alle Umstände des Einzelfalles zu beurteilen, wobei (auch hier) grundsätzlich eine Wechselwirkung zwischen dem Ausmaß der Bekanntheit des älteren Zeichens und der Ferne oder Nähe der betreffenden Waren/Dienstleistungen besteht. Eine Beeinträchtigung liegt umso eher vor, je größer die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung der Marke sind. Je unmittelbarer und stärker die Marke von dem Zeichen in Erinnerung gerufen wird, desto größer ist die Gefahr, dass die gegenwärtige oder künftige Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft der Marke in unlauterer Weise beeinträchtigt ([X.] GRUR 2020, 401 [X.]. 41 – Ö[X.]O-TEST I; [X.], 482 [X.]. 61 – RETROLYMPICS).

bb) Damit kommt bei einer hier gegebenen überragenden Bekanntheit bzw. Berühmtheit des älteren [X.] ein praktisch alle Waren und Dienstleistungen erfassender Verwässerungsschutz in Betracht, wie es auch bei berühmten Marken im Sinne der früheren Rechtsprechung, wie z. B. „Coca-Cola“, „[X.]“ oder „[X.]“, der Fall ist, die [X.] bzw. branchenunabhängig, d. h. ausnahmslos in jeder denkbaren Branche, einem Verwässerungsschutz unterfallen (vgl. [X.]/Hacker/Thiering, a. a. [X.], § 14 [X.]. 399; [X.]/[X.], [X.], 3. Aufl., § 14 [X.]. 1371; [X.] [X.] 2003, 401, 407 f. – [X.]). Angesichts der überragenden Bekanntheit der Widerspruchsmarke sowie ihres gleich lautenden [X.] begründet allein die – im Rahmen des § 9 Abs. 1 Nr. 3 [X.] zu unterstellende – Benutzung der jüngeren Marke, in der die Widerspruchsmarke deutlich erkennbar bleibt, ohne weiteres die Gefahr, dass der Verkehr sich von der bekannten Marke in abnehmendem Maß beeinflussen lässt und die Eignung dieser Marke, die Widerspruchswaren als von der Widersprechenden stammend zu identifizieren, geschwächt wird.

e) Die Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der Widerspruchsmarke erfolgt auch in unlauterer Weise und ohne rechtfertigenden Grund. Es ist nicht ersichtlich und auch nicht vorgetragen, welchen rechtfertigenden Grund die Markeninhaberin haben könnte, sich derart eng an eine berühmte Produktmarke, zugleich Firmenzeichen, anzulehnen, dass das jüngere Zeichen wie eine bewusste Nachbildung der berühmten älteren Marke wirkt und die Markeninhaberin dadurch zu einer Imageverbesserung für ihre Produkte gelangen kann, die teilweise zum Segment billiger Massenwaren gehören. Die angegriffene Marke unterliegt daher für sämtliche ihrer Waren dem [X.] nach §§ 107 Abs. 1, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs.1 Nr. 3 [X.].

Ob vorliegend auch eine unlautere Beeinträchtigung der Wertschätzung in Betracht kommt, weil die Verwendung einer Marke mit exklusivem Image für Massenwaren einen inkompatiblen Zweitgebrauch darstellt ([X.]/Hacker/Thiering, a. a. [X.], § 14 [X.]. 414; [X.] GRUR 1991, 609, 612, [X.]. 48 ff. – [X.]; [X.] GRUR 1999, 339, 342 – [X.]), kann dahingestellt bleiben.

Meta

26 W (pat) 32/20

12.08.2022

Bundespatentgericht 26. Senat

Beschluss

Sachgebiet: W (pat)

§ 9 Abs 1 Nr 3 MarkenG, § 42 Abs 2 Nr 1 MarkenG, § 107 MarkenG, § 291 ZPO

Zitier­vorschlag: Bundespatentgericht, Beschluss vom 12.08.2022, Az. 26 W (pat) 32/20 (REWIS RS 2022, 7616)

Papier­fundstellen: REWIS RS 2022, 7616

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