Bundespatentgericht, Urteil vom 03.12.2021, Az. 6 Ni 57/19 (EP)

Die Beklagte ist Inhaberin des auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der [X.] erteilten [X.] Patents 2129181 (Streitpatent). Es handelt sich bei dem Streitpatent um eine Teilanmeldung aus der am 6.Juni2008 angemeldeten [X.] [X.] 08765266.5, die als [X.] am 8.Februar 2012 erteilt wurde. Das Streitpatent beansprucht den gleichen Zeitrang wie die [X.] mit der Priorität der [X.] Anmeldung [X.] vom 8.Juni2007. Der Hinweis auf die Erteilung des Streitpatents ist am 18. Juli 2012 veröffentlicht.

Das Streitpatent wird beim [X.] unter dem Aktenzeichen 602008017325.9 geführt. Es trägt die Bezeichnung

„Mobile communication system, base station apparatus sand mobile station apparatus“

(auf [X.] laut Streitpatentschrift:

„Mobiles Kommunikationssystem, Basisstationsvorrichtung und Mobilstationsvorrichtung“)

und umfasst in der erteilten Fassung sechs Patentansprüche, die die Klägerin im Umfang der erteilten Patentansprüche 3 bis 6 angreift.

Die angegriffenen, erteilten unabhängigen Patentansprüche 3 und 5 lauten:

Die von der Klägerin ebenfalls angegriffenen Patentansprüche 4 und 6 sind auf Patentansprüche 3 bzw. 5 unmittelbar rückbezogen.

Die Klägerin ist der Auffassung, dass das aus einer Teilanmeldung entstandene Streitpatent für nichtig zu erklären sei, weil sein Gegenstand über den Inhalt der [X.] (EP 2 124 459 [X.]) in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe. Ferner fehle dem Gegenstand des Streitpatents die Patentfähigkeit; er sei weder neu noch beruhe er auf erfinderischer Tätigkeit.

Auf die von der Beklagten mit [X.] vom 4. Februar 2021 eingereichten [X.] hat die Klägerin nach dem gerichtlichen Hinweis des Senats vom 11.Oktober 2021 mit [X.] vom 4. November 2021 erklärt, sich im Weiteren nicht gegen die Hilfsanträge 2bis 7 zu wenden. Nachdem die Beklagte mit [X.] vom 4. November 2021 zunächst weitere Hilfsanträge 1‘ und 2‘ eingereicht hat, hat sie Hilfsantrag 2‘ mit [X.] vom 26. November noch einmal korrigiert. Die Klägerin hat daraufhin mit [X.] vom 1. Dezember 2021 erklärt, sich auch gegen diesen korrigierten Hilfsantrag 2‘ nicht zu wenden.

Die Klägerin hat zunächst beantragt,

das [X.] Patent 2 129 181 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der [X.] im Umfang der Patentansprüche 3 bis 6 für nichtig zu erklären.

Die Beklagte hat sodann beantragt,

die Klage abzuweisen.

hilfsweise die Klage abzuweisen,

soweit sie sich auch gegen eine der Fassungen des Streitpatents nach

- Hilfsantrag 1‘ aus dem [X.] vom 4.November 2021

- Hilfsantrag 1 aus dem [X.] vom 6.Juli2020,

- Hilfsantrag 2‘ aus dem [X.] vom 26.November2021 und

- den [X.] 2 bis 7 aus dem [X.] vom 4.Februar2021

richtet,

wobei die Anspruchssätze nach allen [X.] ausschließlich die Patentansprüche 3 bis 6 enthalten sollen und die Patentansprüche 1 und 2 herausgenommen sind und die Hilfsanträge in der Reihenfolge 1‘, 1, 2‘ und 2 bis 7 geprüft werden sollen und alle mit den ausschließlich enthaltenen Patentansprüchen 3 bis 6 als geschlossene Anspruchssätze gestellt sind.

Die Klägerin hat daraufhin beantragt,

das [X.] Patent 2 129 181 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der [X.]

- im Umfang der Patentansprüche [X.] in der erteilten Fassung,

- in der Fassung nach [X.]‘ aus dem [X.] vom 4.November2021 und

- in der Fassung nach [X.] aus dem [X.] vom 6.Juli2020

für nichtig zu erklären, soweit es über die Fassung nach [X.]‘ aus dem [X.] vom 26.November2021 bzw. nach den [X.] 2bis7 aus dem [X.] vom 4.Februar2021 hinausgeht.

Der unabhängige Patentanspruch 3 lautet in der Fassung des [X.]‘ aus dem [X.] vom 4. November 2021:

3. A mobile station apparatus (200) in a mobile communication system in which said mobile station apparatus (200) transmits, to a base station apparatus (100), uplink data using a physical uplink shared channel assigned by an uplink data transmission permission signal,

said mobile station apparatus (200) characterized by comprising:

means for receiving (206-209) a radio resource control signal including a transmission instruction of reception quality information from said base station apparatus (100);

means for receiving (206-209) [X.] transmission permission signal from said base station apparatus (100);

means for periodically transmitting (201-205, 210) first reception quality information using a physical uplink control channel to said base station apparatus (100) according to said transmission instruction of reception quality information included in [X.];

means for transmitting (201-205, 210) second reception quality information using said physical uplink shared channel to said base station apparatus (100) in [X.] in [X.] transmission permission signal; and

means for transmitting (201-205, 210) said first reception quality information simultaneously with [X.] using said physical uplink shared channel to said base station apparatus (100) in case that said physical uplink shared channel is assigned by [X.] transmission permission signal which does not include said transmission instruction of reception quality information in transmitting said first reception quality information.

Der unabhängige Patentanspruch 5 gemäß Hilfsantrag 1‘ ist in gleicher Weise geändert wie Anspruch 3.

Der unabhängige Patentanspruch 3 lautet in der Fassung des [X.] aus dem [X.] vom 6.Juli2020:

3. A mobile station apparatus (200) in a mobile communication system in which said mobile station apparatus (200) transmits, to a base station apparatus (100), uplink data using a physical uplink shared channel assigned by an uplink data transmission permission signal,

said mobile station apparatus (200) characterized by comprising:

means for receiving (206-209) a radio resource control signal including a transmission instruction of reception quality information from said base station apparatus (100);

means for receiving (206-209) [X.] transmission permission signal from said base station apparatus (100);

means for periodically transmitting (201-205, 210) first reception quality information using a physical uplink control channel to said base station apparatus (100) according to said transmission instruction of reception quality information included in [X.];

means for transmitting (201-205, 210) second reception quality information simultaneously with [X.] using said physical uplink shared channel to said base station apparatus (100) in [X.] in [X.] transmission permission signal; and

means for transmitting (201-205, 210) said first reception quality information simultaneously with [X.] using said physical uplink shared channel to said base station apparatus (100) in case that said physical uplink shared channel is assigned by [X.] transmission permission signal which does not include said transmission instruction of reception quality information in transmitting said first reception quality information.

Der unabhängige Patentanspruch 5 gemäß Hilfsantrag 1 ist in gleicher Weise geändert wie Anspruch 3.

Wegen des Wortlauts des [X.]‘ aus dem [X.] vom 26.November2021 wird auf den [X.] Bezug genommen. Wegen des Wortlauts der Ansprüche nach den weiteren [X.] wird auf die Akte verwiesen.

Die Beklagte tritt der Argumentation der Klägerin entgegen und hält das Streitpatent in der erteilten Fassung nicht für unzulässig erweitert und den Gegenstand des Streitpatents in der erteilten Fassung, jedenfalls in der Fassung eines der Hilfsanträge, für schutzfähig.

Die Klägerin hält auch den Gegenstand des Streitpatents nach den [X.] 1‘ und 1 gegenüber dem Inhalt der [X.] (EP 2 124 459 [X.]) für unzulässig erweitert und für nicht patentfähig, da sie weder neu seien noch auf erfinderischer Tätigkeit beruhten. Einwände gegen das Streitpatent nach Hilfsantrag 2‘ erhebe sie nicht.

Der Senat hat die [X.] mit den Aktenzeichen 6 Ni 57/19 (EP) und 6 Ni 58/19 (EP) mit Beschluss vom 30. [X.] verbunden unter dem führenden Verfahren mit dem Aktenzeichen 6 Ni 57/19 (EP). Nachdem alle drei Klägerinnen aus dem ursprünglichen Verfahren mit dem Aktenzeichen 6 Ni 58/19 (EP) ihre jeweiligen Klagen zurückgenommen haben, hat der Senat auf Antrag der Klägerin zu 3 im Verfahren 6 Ni 58/19 (EP) die Verfahren wieder getrennt.

Der Senat hat den Parteien einen qualifizierten Hinweis vom 11. [X.] zugeleitet und hierin Fristen zur Stellungnahme auf den Hinweis bis zum 2. November 2021 und auf etwaiges Vorbringen der jeweiligen Gegenpartei bis zum 23. November 2021 gesetzt, die er im Nachgang antragsgemäß bis zum 4. bzw. 25.November 2021 verlängert hat.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen, auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 3. Dezember 2021 sowie den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulässige Klage, mit der die Klägerin die in Artikel II §6 Abs.1 Nr.1 und 3 [X.], [X.] lit.a) und c) EPÜ i.V.m. [X.], 54 und 56 EPÜ vorgesehenen Nichtigkeitsgründe der unzulässigen Erweiterung und der fehlenden Patentfähigkeit geltend macht, ist insoweit begründet, als das [X.] insoweit für nichtig erklärt wird, dass es die Fassung der [X.] bis 6 gemäß Hilfsantrag 2‘ erhält.

Da die Klage insoweit erfolgreich ist, als das [X.] in den Fassungen nach Hauptantrag und nach den [X.]‘ und 1 verteidigt wird und die Klägerin ausdrücklich erklärt hat, dass sie das [X.], soweit es in der Fassung nach [X.]‘ verteidigt wird, nicht angreift, ist die insoweit beschränkte Klage in vollem Umfang begründet; es bedarf keiner Klageabweisung im Übrigen.

I. Zu Gegenstand, Fachmann und Auslegung des [X.]s

1.Der Gegenstand des [X.]s betrifft ein Mobil-Stations-System (mobile station system), in dem die [X.] (mobile station apparatus) die Qualität eines von einer [X.] (base station apparatus) empfangenen Signals misst, um eine [X.] (reception quality information) an die [X.] zu übertragen (vgl. [X.], Abs. 0001). In der Beschreibung wird bezüglich der Übertragung einer [X.] durch die [X.] an die [X.] ausgeführt, dass bei der Weiterentwicklung der dritten Mobilfunkgeneration durch das internationale Standardisierungsprojekt des [X.] (3rd Generation Partnership Project) untersucht werde, die durch die [X.] an die [X.] übertragene [X.] unter Verwendung eines als [X.] (Physical Uplink Control Channel) bezeichneten [X.] oder eines als PUSCH ([X.]) bezeichneten [X.] zu übertragen (vgl. [X.], Abs. 0007).

2.Die dem [X.] zugrundeliegende Aufgabe ist darin zu sehen, ein mobiles Kommunikationssystem, eine [X.] und eine [X.] bereitzustellen, die die effiziente Übertragungssteuerung der Empfangsqualitätsinformationen umsetzen kann und die Informationsmenge und Übertragungshäufigkeit der Empfangsqualitätsinformationen flexibel handhaben kann (vgl. [X.], Abs. 0016).

3.Als zuständigen Fachmann zur Lösung dieser Problemstellung sieht der Senat einen Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Elektro-, Nachrichten- oder Informationstechnik bzw. ein Absolvent vergleichbarer Master-Studiengänge mit mehrjähriger Berufserfahrung und einschlägigen Kenntnissen auf dem Gebiet der Nachrichtentechnik, insbesondere im Bereich der mobilen Kommunikation, anzusehen sein.

Denn der maßgebliche Fachmann ist derjenige, dem üblicherweise die Lösung der sich stellenden Aufgabe übertragen wird. Diese Aufgabe ist ausgehend von dem durch die beanspruchte Lehre gelösten technischen Problem, d. h. dem gegenüber dem Stand der Technik tatsächlich Geleisteten zu bestimmen (st.Rspr.; so schon [X.], Urteil vom 15. September 1977 – [X.] –, GRUR 1978, 37 – Börsenbügel).

Da schon das [X.] als Stand der Technik u. a. einen Diskussionsbetrag zur Weiterentwicklung der dritten Mobilfunkgeneration ([X.]) durch das 3rd Generation Partnership Project ([X.]) zitiert ([X.]-071901, [X.] #58; vgl. [X.], Abs. 0007 f), ist der hier maßgebliche Fachmann mit der Weiterentwicklung von Kommunikationsmethoden zwischen der Basisstation und der [X.] befasst. Dieser kann auch in einem Team von Fachleuten arbeiten, das sich mit der Weiterentwicklung des im [X.] beschriebenen Standes der Technik beschäftigt und aufgrund der kurzen Entwicklungszyklen im Mobilfunkbereich unter anderem mit dem aktuellen Stand der Standardisierung, wie er beispielsweise in den veröffentlichten technischen Spezifikationen des [X.] (3rd Generation Partnership Project) niedergelegt ist, vertraut ist.

4.Die sich aus der objektiven Problemstellung ergebende Aufgabe löst das [X.] mit einem mobilen Kommunikationssystem (mobile communication system) gemäß Patentanspruch 1, einer [X.] (mobile station apparatus) gemäß Patentanspruch 3 und einem Kommunikationsverfahren einer [X.] (communication method of a mobile station apparatus) gemäß Patentanspruch 5.

Im Folgenden ist der Gegenstand des [X.]s am Beispiel des angegriffenen unabhängigen [X.] betrachtet. Die Ausführungen gelten auch für den weiteren angegriffenen nebengeordneten Patentanspruch 5.

Der unabhängige Patentanspruch 3 des [X.]s lautet unter Hinzufügen einer Gliederung:

5. Den von der Klägerin angegriffenen Patentanspruch 3 des [X.]s in der erteilten Fassung versteht der Fachmann nach seinem maßgeblichen Verständnis und einer am Gesamtzusammenhang orientierten Betrachtung wie folgt:

Patentanspruch 3 des [X.]s ist auf eine [X.] (mobile station apparatus) gerichtet, welche an eine [X.] (base station device) [X.] überträgt (vgl. Merkmal 1). Dies erfolgt unter Verwendung eines gemeinsam genutzten physikalischen [X.] (physical uplink shared channel; PUSCH) (vgl. Merkmal 1.1), welcher für die [X.] durch ein [X.]-Übertragungs-Erlaubnissignal (uplink data transmission permission signal) bestimmt wurde (vgl. Merkmal 1.1.1). Dies bedeutet für die [X.], auf die Patentanspruch 3 gerichtet ist, dass diese zur (Uplink-)Datenübertragung über einen gemeinsam genutzten physikalischen [X.] eingerichtet sein muss und dass sie ein [X.]-Übertragungs-Erlaubnissignal, das diesen Kanal bestimmt, empfangen und auswerten kann.

Die [X.] weist Mittel (means) bzw. eine jeweilige „Einrichtung“ (gemäß der [X.] Fassung des erteilten Anspruchs) zum Empfangen eines [X.] ([X.]) auf (vgl. Merkmal 2.1), das eine Anweisung zur Übertragung einer Empfangsqualitätsinformation (transmission instruction of reception quality information) umfasst (vgl. Merkmal 2.1.1), sowie Mittel (means) zum Empfangen des in Merkmal 1.1.1 genannten [X.]-Übertragungs-Erlaubnissignals (uplink data transmission permission signal) (vgl. Merkmal 2.2), das den Kanal zur Übertragung von [X.] festlegt. Das [X.]-Übertragungs-Erlaubnissignal wird im [X.] auch als „L1/L2 grant“ bezeichnet (…a signal for permitting data transmission in the uplink (hereinafter referred to as "L1/L2 grant" meaning uplink data transmission permission signal); vgl. [X.], Abs. 0029). Es erlaubt der [X.] die Übertragung von [X.] (…for permitting data transmission). Die Übertragung von [X.] selbst folgt daraus nicht zwangsläufig, da Patentanspruch 3 nicht von einer Anweisung, sondern (nur) von einer Erlaubnis (permission) zur Übertragung spricht und auch die Beschreibung nicht weiter auf deren Bedeutung für die Übertragung der [X.] eingeht. Die [X.] empfängt beide vorgenannten Signale von der [X.] (base station apparatus), wobei diese Quelle der Signale die beanspruchte [X.] selbst nicht weiter charakterisiert.

Die [X.] weist nach Patentanspruch 3 weitere Mittel (means) zum periodischen Übertragen einer ersten [X.] (vgl. Merkmal 2.3), Mittel zum Übertragen der ersten Empfangsqualitätsinformation (vgl. Merkmal 2.5) und Mittel zum Übertragen einer zweiten Empfangsqualitätsinformation (vgl. Merkmal 2.4) an die [X.] auf.

Das [X.] unterscheidet zwischen einer ersten und einer zweiten [X.] (reception quality information), ohne deren Art oder Inhalt jeweils näher zu spezifizieren. In den Ausführungsbeispielen (vgl. [X.], Abs. 0019 bis Abs. 0134) sind erste und zweite [X.] nicht explizit genannt. In der zweiten Ausführungsform (second embodiment) unterscheidet das [X.] zwischen zwei [X.]en, die sich in der Informationsmenge unterscheiden (small information amount / large information amount). Dabei wird für den kleinen Informationsumfang der [X.] ([X.]), für den großen Informationsumfang der [X.]kanal (PUSCH) verwendet (vgl. [X.], Abs. 0050). In der Beschreibungseinleitung wird der mögliche Unterschied im Umfang der [X.] als Teil des zugrundeliegenden Problems identifiziert (vgl. jeweils [X.], Abs. 0012f). Die „erste [X.]“ bzw. der „zweite [X.]“ kann daher im Sinne der Beschreibungseinleitung und des zweiten Ausführungsbeispiels als die Art der [X.] im Hinblick auf die Datenmenge (small information amount / large information amount) verstanden werden, ist aber nicht auf diese inhaltliche Bedeutung beschränkt. Die Bezeichnungen drücken allerdings keine Aufzählung oder Reihenfolge aus und bezeichnen keinen bestimmten Dateninhalt oder Wert der jeweiligen [X.].

Die [X.] weist nach Merkmal 2.3 Mittel (means) auf, um eine erste Empfangsqualitätsinformation (first reception quality information) entsprechend der im [X.] enthaltenen Übertragungsanweisung (according to said transmission instruction of reception quality information) (vgl. Merkmal 2.3.1.1) periodisch unter Verwendung eines physikalischen Uplink-Steuerkanals (physical [X.] / [X.]) (vgl. Merkmal 2.3.1) zu übertragen. Der Begriff des periodischen Übertragens (periodically transmits…) wird im [X.] nur zu Ausführungsbeispiel 4 ([X.]) verwendet (vgl. [X.], Abs. 0095ff). Er ergibt sich jedoch auch aus dem zweiten Ausführungsbeispiel (second embodiment) implizit aus der Angabe eines Übertragungsintervalls (transmission interval) für die Übertragung der [X.] über den [X.] ([X.]) (vgl. [X.], Abs. 0051).

Die [X.] weist nach Merkmal 2.4 weiter Mittel (means) auf, um eine zweite Empfangsqualitätsinformation (second reception quality information) unter Verwendung des gemeinsam genutzten physikalischen Uplink-Datenkanals (physical uplink shared channel / PUSCH) (vgl. Merkmal 2.4.1) zu übertragen, falls eine Übertragungsanweisung für die Empfangsqualitätsinformation (transmission instruction of reception quality information) im [X.]-Übertragungs-Erlaubnissignal (uplink data transmission permission signal) enthalten ist (vgl. Merkmal 2.4.1.1). In den Ausführungsbeispielen des [X.]s ist in Bezug auf die Übertragungsanweisung für die Empfangsqualitätsinformation über den [X.]kanal (PUSCH) in Verbindung mit dem [X.]-Übertragungs-Erlaubnissignal (uplink data transmission permission signal bzw. L1/L2 grant) regelmäßig nur von einer Erlaubnis zur simultanen Übertragung ([X.]) bzw. einer Anweisung zur simultanen Übertragung von [X.] und der [X.] (instruction to simultaneously transmit the uplink data and the reception quality information) die Rede (vgl. [X.], beispielsweise Abs. 0052, 0053, 0058, 0065).

Die [X.] weist nach Merkmal 2.5 Mittel (means) auf, um die vorgenannte erste Empfangsqualitätsinformation ([X.]) unter Verwendung des gemeinsam genutzten physikalischen Uplink-Datenkanals (physical uplink shared channel / PUSCH) (vgl. Merkmal 2.5.1) zu übertragen, falls die Nutzung des gemeinsam genutzten physikalischen [X.] durch das [X.]-Übertragungs-Erlaubnissignal (uplink data transmission permission signal) erlaubt wird und keine Übertragungsanweisung für die [X.] in diesem [X.]-Übertragungs-Erlaubnissignal (uplink data transmission permission signal) enthalten ist (vgl. Merkmal 2.5.1.1).

Dies bedeutet, dass die [X.] nach Anspruch 3 dazu eingerichtet ist,

- abhängig davon, ob eine Übertragungsanweisung für die [X.] im [X.]-Übertragungs-Erlaubnissignal enthalten ist oder nicht, eine zweite oder eine erste [X.] unter Verwendung des [X.] (PUSCH) zu übertragen (vgl. [X.] und 2.5) und

- unabhängig vom [X.]-Übertragungs-Erlaubnissignal eine erste [X.] unter Verwendung des [X.] ([X.]) periodisch zu übertragen, falls eine entsprechende Übertragungsanweisung für [X.]en (transmission instruction of reception quality information) im [X.] enthalten ist (vgl. [X.] 2.3).

Merkmal 2.5 nimmt Bezug auf die vorgenannte erste [X.] („first reception quality information“). Allerdings sieht der Senat damit keinen Zusammenhang zwischen den [X.] und 2.5 durch den Verweis auf „[X.]“ und „in [X.]“ dahingehend, dass die in Merkmal 2.5 angesprochene Übertragung der ersten [X.] nur in einem Zeitintervall nach Merkmal 2.3.1.1 vorgesehen ist. Gegen ein solches Verständnis spricht bereits, dass sich die Bezugnahme nur auf die Art der [X.], d.h. die erste Empfangsqualitätsinformation, zur Abgrenzung gegenüber der zweiten Empfangsqualitätsinformation beziehen und nicht auf die jeweils verwendeten Mittel zur Übertragung. Wie auch in der von der [X.]n gewählten Merkmalsgliederung deutlich wird, bezieht sich der entsprechende (= letzte) Teilsatz des letzten [X.] „in [X.]“ auf die Verwendung des gemeinsam genutzten [X.] (usings aid physical uplink shared channel) zur Übertragung der ersten [X.].

Die beiden [X.] und 2.5 beschreiben jeweils eine Einrichtung der [X.], welche die [X.] zur Übertragung der [X.] über unterschiedliche physikalische Kanäle ([X.], PUSCH) aufweisen muss. Aufgrund der Eignung der jeweiligen Mittel zur Übertragung über verschiedene physikalische Kanäle beziehen sich beide [X.]n somit nicht auf das gleiche (Übertragungs-)Mittel bzw. die gleiche Einrichtung (vgl. Merkmal 2.3.1, 2.5.1). Daher ist auch eine voneinander unabhängige Verwendung beider Mittel, allein abhängig von den jeweils angeführten Bedingungen (Merkmal 2.3.1.1 und 2.5.1.1), nicht ausgeschlossen, insbesondere nicht durch die Angabe der Art der [X.] (deren Bezeichnung sich zudem im Begriff „periodisch“ unterscheidet), zu deren Übertragung die unterschiedlichen Mittel jeweils geeignet sein müssen.

Zwar enthält die Beschreibung des [X.]s kein Ausführungsbeispiel, bei dem die erste [X.] sowohl periodisch über den [X.] ([X.]) als auch – bei Vorliegen des Signals zur Erlaubnis der Übertragung von [X.], das die Anweisung zur Übertragung von [X.] nicht enthält – [X.] über den [X.]kanal (PUSCH) übertragen würde. Dennoch kommt zur Überzeugung des Senats eine eingeschränkte Auslegung des Anspruchs 3 (nur) im Sinne des zweiten Ausführungsbeispiels nicht in Frage, da eine breitere Auslegung nicht im Widerspruch zu den Ausführungsbeispielen des [X.]s steht.

Nach der ständigen Rechtsprechung des [X.] ist die Auslegung des Patentanspruchs stets geboten und darf auch dann nicht unterbleiben, wenn der Wortlaut des Anspruchs eindeutig zu sein scheint (s. nur [X.], Urteil vom 29. April 1986 - [X.], [X.]Z 98, 12, 18 - Formstein; Urteil vom 12. März 2002 - [X.], [X.]Z 150, 149, 153 - Schneidmesser I; Beschluss vom 17. April 2007 - [X.], [X.]Z 172, 108 - Informationsübermittlungsverfahren I; Urteil vom 17. Juli 2012 - [X.], [X.]Z 194, 107, Rn. 27 - Polymerschaum I). Denn die Beschreibung des Patents kann Begriffe eigenständig definieren und insoweit ein "patenteigenes Lexikon" darstellen ([X.], Urteil vom 2. März 1999 - [X.], [X.], 909 - Spannschraube). Auch der Grundsatz, dass bei Widersprüchen zwischen Anspruch und Beschreibung der Anspruch Vorrang genießt, weil dieser und nicht die Beschreibung den geschützten Gegenstand definiert und damit auch begrenzt ([X.], Urteil vom 10. Mai 2011 - [X.], [X.]Z 189, 330, Rn. 23 - [X.]), schließt nicht aus, dass sich aus der Beschreibung und den Zeichnungen ein Verständnis des Patentanspruchs ergibt, das von demjenigen abweicht, das der bloße Wortlaut des Anspruchs vermittelt. Funktion der Beschreibung ist es, die geschützte Erfindung zu erläutern. Im Zweifel ist daher ein Verständnis der Beschreibung und des Anspruchs geboten, das beide Teile der Patentschrift nicht in Widerspruch zueinander bringt, sondern sie als aufeinander bezogene Teile der dem Fachmann mit dem Patent zur Verfügung gestellten technischen Lehre als eines sinnvollen Ganzen versteht. Zwar kann ein Patentanspruch anhand der Ausführungsbeispiele abweichend vom tatsächlichen Wortlaut ausgelegt werden (s. a. [X.], Urteil vom 12. Mai 2015 – [X.] –, [X.], 87 Rn. 16 - Rotorelemente), allerdings ist ein Anspruch nicht durch die Ausführungsbeispiele beschränkt, d.h. er ist nicht (beschränkend) unter seinem Wortlaut auszulegen ([X.], Urteil vom 7. September 2004 – [X.] –, [X.], 1023 Rn. 29 m. w. N. - Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung).

Patentanspruch 3 ist vorliegend nicht zwangsläufig enger bzw. unter seinem Wortlaut auszulegen, da. selbst bei der vorstehend dargelegten Auslegung des Patentanspruchs 3 diese zu keinem Widerspruch gegenüber den Ausführungsbeispielen führt. So fällt (auch) das zweite Ausführungsbeispiel des [X.]s bei dieser Auslegung unter den Anspruch 3, da auch für das zweite Ausführungsbeispiel die jeweiligen Mittel zur Übertragung von [X.] nach den [X.], 2.4 und 2.5 vorhanden sein müssen. Diese Mittel sind im Ausführungsbeispiel nur durch weitere Bedingungen hinsichtlich ihrer jeweiligen Verwendung weiter eingeschränkt. Die vorstehende Auslegung weicht auch nicht vom Wortlaut des Anspruchs ab. Aus dem Wortlaut des Patentanspruchs 3 ergeben sich vielmehr zusätzliche Verwendungsmöglichkeiten der drei genannten Mittel nach den [X.], 2.4 und 2.5, die zusätzlich zu den im zweiten Ausführungsbeispiel erläuterten Kombinationsmöglichkeiten vom Anspruch mit umfasst sind. Die von einer solchen Auslegung zusätzlich umfasste parallele Übertragung von [X.]en über den [X.] und den [X.]kanal steht dabei weder im Widerspruch zur Zielsetzung des Patents, eine flexible Handhabung der [X.]en zu ermöglichen, sondern stellt weitere Übertragungsoptionen zur Verfügung. Die genannten Möglichkeiten sind auch nicht zwangsläufig ineffektiv, denn Anspruch 3 schließt nicht aus, dass sich die erste und zweite [X.] ergänzen können oder dass eine parallele Übertragung der ersten [X.] über beide Kanäle aus Redundanzgründen gerechtfertigt sein könnte.

6. Die vorstehenden Ausführungen zu Patentanspruch 3 gelten für den Gegenstand des unabhängigen Patentanspruchs 5 in gleicher Weise.

Patentanspruch 5 des [X.]s ist auf ein Kommunikationsverfahren einer [X.] (communication method of a mobile station apparatus) gerichtet, dessen einzelnen Verfahrensschritte den funktionalen Merkmalen des auf eine [X.] gerichteten Patentanspruchs 3 entsprechen (vgl. entsprechend gleiche Nummerierung in der jeweiligen Anspruchsgliederung):

Auch in Anspruch 5 ist Merkmal 2.3.1.1 nicht als Beschränkung der [X.] zu verstehen sein, d.h. Merkmal 2.5.1.1 nimmt nicht auf eine bestimmte, als periodisch definierte [X.] gemäß [X.] 2.3 Bezug (u.a. da diese über andere Mittel bzw. eine andere Einrichtung übertragen wird), sondern darauf, dass in [X.] 2.3 und [X.] 2.5 auf die gleiche Art von [X.] Bezug genommen wird (vgl. Ausführungen zu Anspruch 3).

Das Verfahren nach Anspruch 5 umfasst dabei die Möglichkeiten, dass

- nur die erste [X.] (periodisch) über den [X.] ([X.]) übertragen wird, wenn nur Merkmal 2.3.1.1 und weder Merkmal 2.4.1.1 noch Merkmal 2.5.1.1 erfüllt ist (d.h. wenn kein [X.]-Übertragungs-Erlaubnissignal vorliegt),

- nur die zweite [X.] über den [X.]kanal (PUSCH) übertragen wird, wenn Merkmal 2.4.1.1 erfüllt und damit zwangsläufig Merkmal 2.5.1.1 nicht erfüllt ist und auch Merkmal 2.3.1.1 nicht erfüllt ist,

- nur die erste [X.] über den [X.]kanal (PUSCH) übertragen wird, wenn Merkmal 2.5.1.1 erfüllt und damit Merkmal 2.4.1.1 zwangsläufig nicht erfüllt ist und auch Merkmal 2.5.1.1 nicht erfüllt ist,

- die erste [X.] über den [X.] ([X.]) und die zweite [X.] über den [X.]kanal (PUSCH) übertragen wird, wenn die Merkmale 2.3.1.1 und 2.4.1.1 erfüllt sind (Merkmal 2.5.1.1 ist dann zwangsläufig nicht erfüllt), oder

- die erste [X.] über den [X.] ([X.]) und über den [X.]kanal (PUSCH) übertragen wird, wenn die Merkmale 2.3.1.1 und 2.5.1.1 erfüllt sind (Merkmal 2.4.1.1 ist dann zwangsläufig nicht erfüllt),

wobei sich ein „erfüllt sein“ zeitlich auf die jeweilige Bedingung in den Merkmalen 2.3.1.1, 2.4.1.1 und 2.5.1.1 im selben Zeitschlitz (slot) – d.h. zum gleichen Zeitpunkt – bezieht.

Die zulässige Klage ist erfolgreich, wobei das [X.] in den nach Hauptantrag und [X.]‘ und 1 verteidigten Fassungen keinen Bestand hat und die nach [X.]‘ zulässig verteidigte Fassung nicht angegriffen ist.

1. Das [X.] in der erteilten Fassung erweist sich in den angegriffenen Patentansprüchen 3 bis 5 als in unzulässiger Weise erweitert, da der Gegenstand des [X.]s über die als [X.] in [X.] veröffentlichte [X.] hinausgehen (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG [X.] Art. 138 Abs. 1 lit. c) EPÜ). Die angegriffenen Patentansprüche 3 und 5 weisen in den [X.] und 2.5 jeweils Verallgemeinerungen hinsichtlich der Bedingungen zur Übertragung der ersten und zweiten Empfangsqualitätsinformation über den [X.]kanal (PUSCH) auf.

1.1 Der angegriffene unabhängige Patentanspruch 3 – wie auch [X.] – schließt nach obiger Auslegung den Fall mit ein, dass die [X.] - unabhängig von einer Übertragungsanweisung (transmission instruction) gemäß [X.] 2.3 für eine periodische Übertragung über den [X.] ([X.]) - die [X.] immer dann über den [X.]kanal (PUSCH) übertragen kann, falls nach Merkmal 2.5.1.1 ein [X.]-Übertragungs-Erlaubnissignal (uplink data transmission permission signal) ohne Übertragungsanweisung bzw. -instruktion einer [X.] (transmission instruction of reception quality information) vorliegt. Diese Möglichkeit ist der [X.] nicht zu entnehmen. Die [X.] 2.5 ohne Beschränkung auf eine periodische Übertragung der ersten [X.] in den Ansprüchen 3 und 5 stellt daher eine Verallgemeinerung dar, die über den Gegenstand der ursprünglichen Anmeldung hinausgeht.

Ausgehend von den vorstehenden Überlegungen zur Auslegung der Anspruchsmerkmale des [X.] stellt die [X.] 2.5 über die Benennung der „ersten [X.]“ (als eine Art der Empfangsqualitätsinformation) hinaus keinen Bezug zur [X.] 2.3 her. Insbesondere bedeutet die Bedingung 2.3.1.1 keine weitere Einschränkung der Bedingung 2.5.1.1 (oder umgekehrt), da in Anspruch 3 in den [X.] und 2.5 verschiedene Mittel zur Übertragung der Empfangsqualitätsinformation beansprucht, die mit der jeweiligen Bedingung näher charakterisiert werden. Zwar wird in Merkmal 2.5 auf die erste Empfangsqualitätsinformation Bezug genommen (…[X.]; vgl. Merkmal 2.5.1), womit die Mittel nach Merkmal 2.5 charakterisiert werden. Dies stellt jedoch nur eine Bezugnahme auf die Art der [X.] dar (beispielsweise im Sinne einer Unterscheidung zwischen [X.] und [X.] in den Ausführungsbeispielen) und nicht auf den Wert bzw. Inhalt der [X.] zu einem bestimmten Zeitpunkt. Aber selbst wenn der gleiche Datensatz als [X.] gemeint wäre, wird mit dem Rückbezug nicht auf eine periodische Übertragung Bezug genommen, da diese in Merkmal 2.3 des Patentanspruchs 3 im Unterschied zu Merkmal 2.5 bestimmte technischen Mittel (means) zur Übertragung charakterisieren, die ausdrücklich zur periodischen Übertragung geeignet sind (means for periodically first reception quality information; vgl. Merkmal 2.3, Unterstreichung hinzugefügt). Damit bezieht sich die Formulierung „in [X.]“ in Merkmal 2.5.1.1 auf die Funktion der Mittel nach Merkmal 2.5, die dementsprechend als Mittel zur Übertragung der besagten ersten [X.] definiert sind (means for [X.]). Hierin liegt der wesentliche Unterschied zu Anspruch 20 der [X.]. Denn in der erteilten Fassung ist gegenüber diesem ursprünglichen Anspruch insbesondere die hier wesentliche Angabe weggelassen, nach der das empfangene [X.] ausdrücklich eine Übertragungsanweisung zum periodischen Übertragen der ersten [X.] umfasst (…including a transmission instruction for periodically transmitting first reception quality information; vgl. [X.], Anspruch 20). Stattdessen ist in der erteilten Fassung eine Übertragungsanweisung (nur) als Bedingung für die Eignung des Mittels der [X.] zur periodischen Datenübertragung über den [X.] ([X.]) angeführt (vgl. Merkmale 2.3.1.1), während die Mittel zur Übertragung der ersten [X.] über den [X.]kanal (PUSCH) nur durch das Fehlen einer Übertragungsinstruktion im [X.]-Übertragungs-Erlaubnissignal charakterisiert sind.

Für eine Übertragung der ersten [X.] über den [X.]kanal (PUSCH) besteht gemäß [X.] immer der Zusammenhang, dass neben einem [X.] (transmission instruction) für die periodische Übertragung (vorab via [X.]) zusätzlich ein L1/[X.] (in Form eines „[X.]-Übertragungs-Erlaubnissignals“ / „uplink data transmission permission signal“) ohne enthaltenen Übertragungsbefehl für die Empfangsqualitätsinformation (transmission instruction of reception quality information) erfolgt (vgl. [X.], [X.]. 9, 10 mit Beschreibung). Dagegen gibt es im erteilten Patentanspruch 3 für die Verwendung der Mittel (means) nach Merkmal 2.3 nur die eine Voraussetzung in Merkmal 2.3.1.1 ([X.] für periodische Übertagung über den [X.] [X.]) und für die Verwendung der Mittel nach Merkmal 2.5 nur noch die eine Voraussetzung in Merkmal 2.5.1.1 (Übertragungserlaubnis für [X.] ohne enthaltenen [X.]). Somit ermöglichen die Mittel nach Merkmal 2.5 die Übertragung der (ersten) [X.] über den [X.]kanal (PUSCH) für jede Übertragungserlaubnis für [X.] ohne [X.] gemäß Merkmal 2.5.1.1 (d.h. „uplink data transmission permission signal“ ohne „transmission instruction“), unabhängig davon, ob eine periodische Übermittlung der ersten Empfangsqualitätsinformation über den [X.] ([X.]) (vorab per [X.]) aktiviert wurde oder nicht.

Dies gilt entsprechend in gleicher Weise für Patentanspruch 5 des [X.]s.

1.2Patentanspruch 3 – und auch Patentanspruch 5 – schließen nach Überzeugung des Senats nicht aus, dass die erste und zweite Empfangsqualitätsinformation über den [X.] ([X.]) und den [X.]kanal (PUSCH) zeitgleich bzw. im selben Zeitschlitz (slot) übertragen werden, falls die Bedingungen 2.3.1.1 und 2.4.1.1 gleichzeitig erfüllt sind. Zwar ist nach [X.] der [X.] zum zweiten Ausführungsbeispiel (Second embodiment) eine solche gleichzeitige Nutzung von [X.] ([X.]) und [X.]kanal (PUSCH) zur Übertragung von [X.] nicht vorgesehen (vgl. [X.], [X.]. 9 und 10 sowie Beschreibung zum siebten Zeitschlitz (Slot 7): …there source of the [X.] which has been set by the RRC signaling in advance does not transmit any information). Allerdings ist ein solcher Fall auch im ursprünglichen Anspruch 20 der [X.], der dem erteilten Anspruch 3 zugrunde liegt, nicht ausgeschlossen. Die Möglichkeit einer gleichzeitigen Übertragung zweiter [X.] auf dem [X.]kanal (PUSCH) und erster Empfangsqualitätsinformation auf dem [X.] ([X.]) (Kombination der Fälle 2.3.und 2.4) beinhaltet daher ausgehend von der ursprünglichen Lehre der [X.] mit Anspruch 20 noch keine solche Verallgemeinerung.

Patentanspruch 3 – und auch Patentanspruch 5 – schließt zudem nicht aus, dass die erste [X.] über den [X.] ([X.]) und zusätzlich über den [X.]kanal (PUSCH) im selben Zeitschlitz (slot) übertragen wird, falls die Bedingungen 2.3.1.1 und 2.5.1.1 gleichzeitig erfüllt sind. Zwar ist dieser Fall für das in Absatz 0082 bis 0084 der [X.] beschriebene zweite Ausführungsbeispiel (Second embodiment) nicht vorgesehen (vgl. [X.], [X.]. 9 und 10 sowie Beschreibung zu zwölften Zeitschlitz (Slot 12): …there is no information to be transmitted in there source of the [X.]…). Eine mögliche gleichzeitige Übertragung auf [X.]kanal (PUSCH) und [X.] ([X.]) ergibt sich auch nicht aus Anspruch 20 der [X.]. Die dort in der letzte [X.] getroffene Regelung für ein gleichzeitiges Auftreten der Übertragung der ersten [X.] und Nutzdaten (…in case that transmission of [X.] and transmission using an uplink data channel […] would occur at the same time; vgl. [X.], Anspruch 20, le. [X.]) fehlt vielmehr in der erteilten Anspruchsfassung. Die Möglichkeit einer gleichzeitigen Übertragung der ersten [X.] auf dem [X.]kanal (PUSCH) und auf dem [X.] ([X.]) (Kombination der Fälle 2.3.und 2.5 der erteilten Anspruchsfassung) stellt daher eine Verallgemeinerung dar, die über den Gegenstand der ursprünglichen Anmeldung hinausgeht.

1.3In den unabhängigen Ansprüchen 3 und 5 findet sich jeweils keine Einschränkung, dass die erste Empfangsqualitätsinformation auf dem [X.]kanal (PUSCH) (Merkmal 2.5) nur gleichzeitig bzw. simultan mit den [X.] übertragen wird bzw. gemäß Vorrichtungsanspruch 3 übertragen werden kann. Dies gilt in gleicher Weise für Merkmal 2.4 und die zweite [X.].

Aus der [X.] 1 des Anspruchs 3 folgt nicht, dass nach den [X.] und 2.5 jeweils nur eine Übertragung der [X.] erfolgen kann, wenn gleichzeitig bzw. simultan auch [X.] übertragen werden, da in Merkmal 1.1.1 nur eine Erlaubnis zur Datenübertragung und keine Anweisung zur [X.]übertragung genannt ist. Die Merkmale 2.4.1.1 und 2.5.1.1 nehmen jeweils Bezug auf das Vorliegen bzw. Fehlen einer „Übertragungsinstruktion einer [X.]“ (transmission instruction of reception quality information), die – wie der Name schon sagt – eine Instruktion bzw. Anweisung für das Übertragen der [X.] und nicht für die Übertragung von [X.] ist. Damit fordern weder die [X.] 2.4 noch die [X.] 2.5 eine simultane bzw. gleichzeitige Übertragung von [X.] und [X.].

Im allgemeinen Beschreibungsteil und im ersten und zweiten Ausführungsbeispiel der [X.] ist nur von einer simultanen bzw. gleichzeitigen Übertragung von [X.] und [X.] die Rede (…the L1/L2 grant including the [X.] for instructing the mobile station apparatus to simultaneously transmit the uplink data and the reception quality information; vgl. Abs. 0042, sowie Abs. 0054, 0076). In Bezug auf die zweite [X.] ([X.] 2.4) gilt in der ursprünglichen Fassung des Anspruchs 20 der [X.] die Bedingung „in case … would occur at the same time“ jedoch nur für die Übertragung der ersten [X.] über den [X.]kanal (PUSCH).

Die [X.] 2.5 in Anspruch 3 – und auch in Patentanspruch 5 – stellt daher ohne eine Beschränkung auf eine gleichzeitige bzw. simultane Übertragung von [X.] und der ersten Empfangsqualitätsinformation eine Verallgemeinerung dar, die über den Gegenstand der ursprünglichen Anmeldung hinausgeht.

1.4 Die Patentfähigkeit der übrigen Ansprüche kann dahinstehen, da die [X.] das erteilte Patent als geschlossenen Anspruchssatz verteidigt.

2. Der Gegenstand der unabhängigen Patentansprüche 3 und 5 des [X.]‘ aus dem Schriftsatz vom 4. November 2021 geht ebenfalls über die als [X.] in [X.] veröffentlichten [X.] hinausgehen und ist damit in unzulässiger Weise erweitert (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG [X.] Art. 138 Abs. 1 lit. c) EPÜ).

2.1 Im Hilfsantrag 1‘ ist in den unabhängigen Ansprüchen 3 und 5 das Merkmal 2.5.1 dahingehend ergänzt, dass die Übertragung der Empfangsqualitätsinformation auf dem [X.]kanal simultan bzw. gemeinsam mit der Übertragung der [X.] (simultaneously with [X.]) erfolgen soll. Im Anspruch 3 lautet die [X.] 2.5 dann wie folgt:

Der unabhängige Patentanspruch 5 gemäß Hilfsantrag 1‘ aus dem Schriftsatz vom 4. November 2021 ist in gleicher Weise geändert wie Anspruch 3.

2.2Da die [X.] 2.5 auch in Anspruch 3 – wie auch in Patentanspruch 5 – gemäß Hilfsantrag 1‘ ohne Beschränkung auf eine periodische Übertragung der ersten Empfangsqualitätsinformation auf dem [X.]kanal (PUSCH) bleibt, handelt es sich auch hier um eine Verallgemeinerung, die über den Gegenstand der ursprünglichen Anmeldung hinausgeht. Denn Anspruch 3 gemäß Hilfsantrag 1‘ umfasst weiterhin, dass eine mögliche Übertragung der ersten [X.] nach [X.] 2.5 unabhängig von einer vorgegebenen Periodizität nach [X.] 2.3 erfolgen kann (vgl. auch Ausführungen zur unzulässigen Erweiterung des [X.] in Abschnitt II. 1.1).

Außerdem ist das gleichzeitige Übertragen der ersten [X.] auf dem [X.]kanal (PUSCH) nach [X.] 2.5 und [X.] ([X.]), d.h. deren Übertragung im gleichen Zeitschlitz (slot) nach [X.] 2.3 auch nach Hilfsantrag 1‘ nicht ausgeschlossen. Auch hierbei handelt es sich um eine Verallgemeinerung, die über den Gegenstand der ursprünglichen Anmeldung hinausgeht (vgl. auch Ausführungen zur mangelnden Zulässigkeit des Gegenstands des Anspruchs 3 nach [X.] in Abschnitt II. 1.2).

2.3 Die weiteren Patentansprüche des [X.]‘ bedürfen keiner weiteren isolierten Prüfung, weil die [X.] in der mündlichen Verhandlung angegeben hat, dass sie die Hilfsanträge jeweils als geschlossene Anspruchssätze versteht und das [X.] jeweils als Ganzes verteidigt (vgl. [X.], Urteil vom 29. September 2011 – [X.], [X.], 149 – Sensoranordnung).

3. Auch der Gegenstand der unabhängigen Patentansprüche 3 und 5 des [X.] geht über die als [X.] in [X.] veröffentlichten [X.] hinausgehen und ist damit in unzulässiger Weise erweitert (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG [X.] Art. 138 Abs. 1 lit. c) EPÜ).

3.1 Im Hilfsantrag 1 sind in den unabhängigen Ansprüchen 3 und 5 die Merkmale 2.4.1 und 2.5.1 dahingehend ergänzt, dass die Übertragung der Empfangsqualitätsinformation auf dem [X.]kanal simultan bzw. gemeinsam mit der Übertragung der [X.] (simultaneously with [X.]) erfolgen soll. Im Anspruch 3 lauten die [X.] und 2.5 dann wie folgt:

3.2 Da die [X.] 2.5 auch in den Ansprüchen 3 und 5 gemäß Hilfsantrag 1 ohne Beschränkung auf eine periodische Übertragung der ersten Empfangsqualitätsinformation auf dem [X.]kanal (PUSCH) bleibt und weiterhin das gleichzeitige Übertragen der ersten [X.] auf dem [X.]kanal (PUSCH) und [X.] ([X.]) nicht ausgeschlossen ist ([X.] und 2.5), handelt es sich auch hier um Verallgemeinerungen, die über den Gegenstand der ursprünglichen Anmeldung hinausgeht.

3.2 Da der unabhängige Patentanspruch 5 gemäß Hilfsantrag 1 in gleicher Weise geändert ist wie Anspruch 3, geht auch er inhaltlich über die als [X.] veröffentlichte [X.] hinaus und ist damit in unzulässiger Weise verallgemeinert.

3.3 Die weiteren Patentansprüche des [X.] bedürfen keiner weiteren isolierten Prüfung, weil die [X.] in der mündlichen Verhandlung angegeben hat, dass sie die Hilfsanträge jeweils als geschlossene Anspruchssätze versteht und das [X.] jeweils als Ganzes verteidigt (vgl. [X.], Urteil vom 29. September 2011 – [X.], [X.], 149 – Sensoranordnung).

4. In der Fassung des zulässigen [X.]‘ aus ihrem Schriftsatz vom 26. November 2021 kann die [X.] ihr Patent in den angegriffenen Ansprüchen 3 bis 6 erfolgreich beschränkt verteidigen, weil diese Fassung des [X.]s zulässig und nicht angegriffen ist.

4.1 Die beschränkte Verteidigung der Ansprüche 3 bis 6 des [X.]s mit Hilfsantrag 2‘ ist zulässig; die Gegenstände der Patentansprüche 3 bis 6 gehen insbesondere nicht über die als [X.] in [X.] veröffentlichten [X.] hinaus, vielmehr entnimmt der Fachmann die ergänzten Merkmale der genannten [X.].

Der - senatsseitig mit einer Gliederung versehene - unabhängige Patentanspruch nach Hilfsantrag 2‘ unterscheidet sich von der erteilten Fassung in den folgenden hervorgehobenen Änderungen:

4.2 Die Änderungen des Patentanspruchs 3 nach Hilfsantrag 2‘ gegenüber der erteilten Anspruchsfassung versteht der Fachmann wie folgt:

Merkmal 2.5PUSCH) auf die erste [X.] ein, für welche durch das [X.] eine periodische Übertragung über den [X.] ([X.]) festgelegt ist und nimmt damit Bezug auf die Festlegung einer periodischen Übertragung nach den Merkmalen 2.3.1 und 2.3.1.1.

Aus Merkmal 2.5.1PUSCH) – unter der in Merkmal 2.5.1.1 festgelegten Bedingung – gleichzeitig bzw. simultan zu einer Datenübertragung über diesen Kanal erfolgt und legt fest, dass in diesem Fall die periodische, nach [X.] 2.3 für den [X.] ([X.]) vorgesehene Übertragung ausschließlich über den [X.]kanal (PUSCH) erfolgt. Eine parallele Übertragung der ersten [X.] über den [X.]kanal (PUSCH) und den [X.] ([X.]) ausgeschlossen ist.

4.3 Der Gegenstand der Patentansprüche 3 bis 6 nach Hilfsantrag 2‘ ergibt sich für den Fachmann aus der ursprünglich eingereichten [X.] und geht damit nicht über deren Offenbarungsgehalt hinaus.

Die Änderungen gegenüber der ursprünglich eingereichten Anspruchsfassung des Patentanspruchs 20 der [X.] lassen sich am Beispiel des Anspruchs 3 wie folgt darstellen:

Durch die mit Hilfsantrag 2‘ neu formulierte [X.] 2.5

In Hilfsantrag 2‘ ist nunmehr ausgeschlossen, dass bei erfüllter Zeitbedingung für die periodische Übertragung der ersten [X.] über den [X.] ([X.]) nach [X.] 2.3 eine parallele Übertragung aufgrund der Bedingung in Merkmal 2.5.1.1 über den [X.]kanal (PUSCH) erfolgt, sondern nur eine Übertagung dieser ersten [X.] über den [X.]kanal (PUSCH) (instead of said physical [X.]…; vgl. Merkmal 2.5.1using an uplink data channel in case that…; vgl. [X.], Anspruch 20, le. [X.]). Dass es sich dabei um die periodische Übertragung der ersten [X.] handelt, ist nun in Merkmal 2.5transmission instruction) nach Merkmal 2.1.1 hergestellt wird. Dieser Zusammenhang folgte in der Fassung der [X.] bereits aus der Definition der Übertragungsanweisung für die erste [X.] (transmission instruction for periodically transmitting first reception quality information; vgl. [X.], Anspruch 20). Aus Merkmal 2.5.1simultaneously with [X.]…) ergibt sich nunmehr auch entsprechend der Fassung der [X.] (in case that transmission of [X.] and transmission … would occur at the same time; vgl. [X.], Anspruch 20, le. [X.]), dass dabei eine gemeinsame bzw. simultane Übertragung der [X.] und [X.] über den [X.]kanal erfolgt.

Dies gilt in gleicher Weise für die (entsprechenden) Änderungen im unabhängigen Anspruch 5 nach Hilfsantrag 2‘.

Die weiteren Unterschiede in den unabhängigen Ansprüchen 3 und 5 nach Hilfsantrag 2‘ gegenüber der Formulierung gemäß des ursprünglichen Patentanspruchs 20 der [X.] ergeben sich implizit aus dem Anspruch selbst oder sie stellen Einschränkungen bzw. Präzisierungen auf Basis der Beschreibung dar:

Die Angabe „zur genannten Basisstation“ bzw. „von der genannten Basisstation“ in den Merkmalen 2.1, 2.2, 2.5

Gegenüber der Fassung des Anspruchs 20 der [X.] werden der [X.]kanal und der [X.] in den unabhängigen Ansprüchen 3 und 5 – ausgehend von Absatz 0007 der [X.] hinsichtlich der in der Weiterentwicklung der dritten Mobilfunkgeneration vorgesehenen [X.] – nunmehr als „Physical Uplink Control Channel“ ([X.]) und „[X.]“ (PUSCH) bezeichnet (vgl. Merkmale 2.3.1, 2.4.1, 2.5.1[X.] / PUSCH) im Hinblick auf dessen Zuweisung näher definiert (vgl. Merkmale 1.1, 1.1.1). Diese Zuweisung mittels [X.]-Übertragungs-Erlaubnissignal (uplink data transmission permission signal) wird in der [X.] auch als „L1/[X.]“ bezeichnet (vgl. [X.], Abs. 0053, le. Satz). In diesem Zusammenhang ist auch die Definition des [X.] (physical uplink shared channel / PUSCH) als Kanal zur Übertragung von [X.] in der [X.] 1 zu sehen, der mittels [X.]-Übertragungs-Erlaubnissignal (uplink data transmission permission signal) zugewiesen wird. Diese Definition kann unter anderem den letzten beiden [X.]n des Anspruchs 20 der [X.] implizit entnommen werden; sie bildet unter anderem auch die Grundlage für die in der [X.] zum zweiten Ausführungsbeispiel beschriebenen Fälle der Zuweisung eines [X.] (PUSCH) mit oder ohne Anweisung zur gleichzeitigen Übertragung von [X.] (vgl. [X.], Abs. 0073 ff).

Das Hervorheben der jeweiligen Bezugnahme (said…) in den unabhängigen Ansprüchen 3 und 5 auf bereits definierte Objekte in den Merkmalen 2.2, 2.3.1.1, 2.4.1, 2.5.1

Auch die folgenden Unterschiede der unabhängigen Patentansprüche 3 und 5 zum zweiten Ausführungsbeispiel (Second embodiment) der [X.] stellen keine unzulässige Verallgemeinerung der in der [X.] ursprünglich offenbarten Lehre dar:

Im unabhängigen Anspruch 3 – und auch in Patentanspruch 5 – nach Hilfsantrag 2‘ ist gegenüber dem zweiten Ausführungsbeispiel der [X.] ein „L1/L2 grant“ mit einer enthaltenen „[X.]“ nicht genannt. Vielmehr sprechen auch die Ansprüche des [X.]‘ von „uplink data transmission permission signal“ und (darin enthaltener) „transmission instruction of reception quality information“. Die Übertragungsanweisung für die [X.] stellt jedoch nur eine alternative Bezeichnung dar, zumal das [X.]-Übertragungs-Erlaubnissignal (uplink data transmission permission signal) in der Beschreibung der [X.] synonym mit „L1/L2 grant“ verwendet wird (vgl. [X.], Abs. 0053 f).

Im unabhängigen Anspruch 3 – und auch in Patentanspruch 5 – sind gegenüber dem zweiten Ausführungsbeispiel eine erste und zweite [X.] genannt, ohne dass entsprechend dem zweiten Ausführungsbeispiel in der [X.] ein Bezug zum Umfang der Information hergestellt wird (vgl. u.a. [X.], Abs. 0074). Für die Bezeichnung der [X.] als erste und zweite [X.] (statt der Bezugnahme auf den jeweiligen Umfang) bilden bereits die ursprünglichen Patentansprüche eine Grundlage (vgl. insbes. Anspruch 20 der [X.]).

Anspruch 4 sowie Anspruch 6 beziehen sich auf den Fall der Übertragung der ersten [X.] über den [X.]kanal (PUSCH) (Anspruch 3, [X.] 2.5). Die erste [X.] soll dabei die gleiche Form aufweisen wie bei der Übertragung über den [X.] ([X.]). Der [X.] ist nur zu entnehmen, dass ein Format, welches für die gleichzeitige Übertragung von [X.] und [X.] kleiner Größe genutzt wird, bereits im Voraus bestimmt oder durch das [X.] gesteuert wird. Gleiches gilt für die [X.] großer Größe (vgl. [X.], Abs. 0083: [X.], as the physical format for simultaneously transmitting the uplink data and the reception quality information of small information attempting to be transmitted on the [X.] to be transmitted using the PUSCH, a format determined in advance is used, or such format is controlled by the RRC signaling...). Das Merkmal des Anspruchs 4 bzw. des Anspruchs 6 stellt keine unzulässige Verallgemeinerung dar, da der Fachmann der [X.] entnimmt, dass das Format der jeweiligen [X.] vorab festgelegt werden kann und somit das Format der ersten und/oder zweiten [X.] – unabhängig von der Übertragung bzw. dem verwendeten Kanal – feststeht.

4.2 Da die Klägerin diese nach [X.]‘ zulässig beschränkt verteidigte Fassung des [X.]s nicht angreift und insoweit ihre Klage nicht weiterfolgt, hat das [X.] in den angegriffenen Patentansprüchen 3 bis 6 somit in der Fassung nach Hilfsantrag 2‘ ohne weitere Sachprüfung Bestand.

Da sich die beschränkte Verteidigung in der Fassung nach Hilfsantrag 2‘ somit als zulässig erweist und die Klägerin das [X.], soweit die [X.] es in der Fassung nach [X.]‘ verteidigt hat, nicht angreift, war das [X.] im Umfang der angegriffenen Patentansprüche 3 bis 6 teilweise hinsichtlich der erteilten Fassung (Hauptantrag) für nichtig zu erklären und blieb in der nach den [X.] 1‘ und 1 verteidigten Fassung ohne Erfolg, während die auf die Fassung des [X.]s nach Hilfsantrag 2‘ beschränkte Klage in vollem Umfang begründet ist. Einer Klageabweisung im Übrigen bedarf es infolgedessen nicht.

Auf die weitere Frage, ob das [X.] auch in der Fassung nach den weiteren [X.] Bestand hätte, kam es daher nicht mehr an.

Nebenentscheidungen

1. Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 Halbs.1 [X.] [X.] § 92 Abs. 1 ZPO.

1.1 Dabei hat der Senat zunächst zugrunde gelegt, dass der Wert des [X.] im Wesentlichen durch die das System nach Patentanspruch 1 bildenden Patentansprüche 3 und 5 bestimmt wird.

1.2 Zudem ist der als schutzfähig verbleibende Patentgegenstand in den von der Klägerin noch angegriffenen Patentansprüchen 3 bis 6 in der beschränkt verteidigten Fassung nach Hilfsantrag 2‘ gegenüber demjenigen der erteilten Fassung eingeschränkt. Das [X.] erfährt in der Fassung der von der Klägerin noch angegriffenen Patentansprüche 3 bis 6 nach Hilfsantrag 2‘ durch die Ergänzungen in den Merkmalen der [X.] 2.5PUSCH) nur für den Fall, dass eine periodische Übertragung über den [X.] ansteht (vgl. 2.5

1.3 Hinsichtlich des verbleibenden Teils des [X.]s (betreffend die angegriffenen Patentansprüche 3 bis 6), dessen Wert der Senat im Verhältnis zum Wert des erteilten Patentes mit zwei Dritteln beziffert, sind die Kosten des Rechtsstreits zwischen den Parteien hälftig zu teilen (bzw. jeweils von beiden zu gleichen Teilen verursacht). Eine weitere Kostenauferlegung zu Lasten er Beklagen kam nicht in Betracht.

1.3.1 Nach § 84 Abs. 2 Satz 2 [X.] sind auf die im Urteil zu treffende Kostenentscheidung die Vorschriften der Zivilprozessordnung über die Prozesskosten entsprechend anzuwenden, soweit nicht die Billigkeit eine andere Entscheidung erfordert. Abweichungen von dem grundsätzlich geltenden [X.] der Zivilprozessordnung sind demnach gemäß Abs. 2 S. 2 möglich, wenn dies aus Billigkeitsgründen erforderlich ist.

Die Berücksichtigung von [X.]n ist im Hinblick darauf gerechtfertigt, dass es dem Kläger im Patentnichtigkeitsverfahren verwehrt ist, einen Patentanspruch in der Weise beschränkt anzugreifen, dass der Inhaber des [X.]s durch eine in den Klageantrag aufgenommene Neufassung des angegriffenen Patentanspruchs festgelegt wird ([X.], Urteil vom 24. Oktober 1996– X ZR 29/94–, [X.], 272 Rn. 19 - Schwenkhebelverschluss). Es ist vielmehr ausschließlich Sache des [X.], den erteilten Patentanspruch in einer von ihm neu gefassten zulässig eingeschränkten Fassung zu verteidigen, wenn er dessen vollständige Nichtigerklärung vermeiden will ([X.], Urteil vom 12. Dezember 2006 – [X.] –, GRU[X.]007, 309 Rn. 41 -Schussfädentransport). Änderungen der Fassung des erteilten Patentanspruchs gegen den Willen des [X.] dürfen nicht erfolgen (vgl. zum Einspruchs- und Einspruchsverfahren [X.], Beschluss vom 27. Juni 2007 – [X.] –, [X.]Z 173, 47-57, GRU[X.]007, 862 Rn. 21 f. –[X.] m.w.H.). Es besteht deshalb für den [X.] keine Möglichkeit, den Gegenstand der Klage durch bestimmte, die Beschränkung des [X.] deutlich machende Fassungen des Patentanspruchs von vorneherein zu begrenzen und einen darüber hinausgehenden Klageantrag, der auf die erteilte Fassung des Patentanspruchs gerichtet sein muss ([X.] a.a.O. - Schwenkhebelverschluss), zu vermeiden. Wird das [X.] erstmals im Verlauf des [X.] mit neu gefassten Patentansprüchen beschränkt verteidigt, und erklärt sich der Kläger hiermit sofort einverstanden, so kann es geboten sein, dass nicht der Kläger die insoweit anfallenden Verfahrenskosten trägt, sondern der [X.] aufgrund der heranzuziehenden [X.]. Dies gilt unabhängig davon, ob die beschränkte Verteidigung unbedingt oder hilfsweise erklärt wird ([X.] PatR/Schnekenbühl, [X.]. 15.10.2021, [X.] § 84 Rn. 30 m. w. N.; [X.] in Busse [X.], 9. Aufl., 2020, § 84 [X.] Rn. 35).

1.3.2Hiervon ausgehend ist im vorliegenden Fall aufgrund der ergänzend heranzuziehenden Billigkeitsgründe gemäß §84 Abs.2 Satz2 [X.] abweichend vom [X.] und den entsprechend geltenden Kostengrundsätzen der §§91 ff. ZPO nicht der Klägerin allein, sondern auch der Patentinhaberin das mit der Möglichkeit einer zulässigen Beschränkung durch Neufassung des Patentanspruchs verbundene Kostenrisiko aufzubürden, welches hinsichtlich des überschießenden ursprünglichen Klageantrags entsteht, wenn dieser nicht angegriffen wird.

Dabei war hier allerdings nicht nur zu bedenken, dass die Klägerin die gemäß Hilfsantrag 2‘ mit Schriftsatz vom 26. November 2021 von der [X.]n verteidigte Fassung des [X.]s nicht angegriffen und unmittelbar mit Schriftsatz vom 1.Dezember 2021 anerkannt hat. Vielmehr ist auch das vorangegangene Verfahren und prozessuale Verhalten der Parteien zu berücksichtigen. Dabei ist zunächst anzumerken, dass der Senat in der Erklärung der Klägerin mit Schriftsatz vom 4. November 2021, sich im Weiteren nicht gegen die [X.] bis 7 aus dem Schriftsatz vom 4. Februar 2021 zu wenden, keinen Anlass gesehen hätte, von der Kostentragungspflicht der Klägerin abzusehen, wenn das [X.] daraufhin in der Fassung nach Hilfsantrag 2 aufrechterhalten worden wäre. Die Klägerin hat die Erklärung nämlich nicht nur erst neun Monate nach Einreichung der Hilfsanträge abgegeben, sondern vielmehr auch erst nach dem Hinweis des Senats vom 11. Oktober 2021, in dem den genannten [X.] durchaus Erfolgsaussichten bescheinigt worden waren. Damit hat es sich insoweit weder um eine sofortige Erklärung im Sinn eines Anerkenntnisses auf die Einschränkung des [X.]s gehandelt, noch geschah dies aus ausschließlich aus autonomen Erwägungen hinsichtlich der Schutzfähigkeit des Patents bzw. der Erforderlichkeit des Nichtigkeitsangriffs. Vielmehr erscheint dem Senat der insoweit mitgeteilte fehlende Verteidigungserfolg jedenfalls mitursächlich. Eine Reaktion auf im Laufe eines Prozesses schwindender Erfolgsaussichten aufgrund der rechtliche Beurteilung des Gerichts rechtfertigen allerdings allein kein Abweichen von den [X.] bei Unterliegen. Allerdings waren auch die Hilfsanträge 1‘ und 2‘ der [X.]n aus dem Schriftsatz vom 4. November 2021, die zudem nur einen Zwischenschritt der Änderungen in den zuvor eingereichten [X.] 1 und 2 gegenüber der erteilten Fassung bilden, eine Reaktion auf die Bedenken des Senats im gerichtlichen Hinweis vom 11. Oktober 2021 hinsichtlich einer erfolgreichen Vereidigung des [X.]s in erteilter Fassung; und Hilfsantrag 2‘ aus dem Schriftsatz vom 26. November 2021 war zudem eine Reaktion auf die Erklärung der Klägerin mit Schriftsatz vom 4. November 2021, sich im Weiteren nicht gegen die [X.] bis 7 zu wenden.

Danach hält der Senat es hier aufgrund der besonderen Situation im Einzelfall für angemessen, aufgrund der ergänzend heranzuziehenden Angemessenheitserwägungen gemäß §84 Abs.2 Satz2 [X.] abweichend vom [X.] und den entsprechend geltenden [X.] der §§91 ff. ZPO das mit der Möglichkeit einer zulässigen Beschränkung durch Ergänzung und damit Neufassung der Patentansprüche 3 bis 6 des [X.]s nach ergangenem gerichtlichen Hinweis verbundene Kostenrisiko beiden Parteien gleichmäßig aufzubürden. Denn die [X.] hat den erfolgversprechenden Hilfsantrag 2‘ erst nach dem gerichtlichen Hinweis und der Erklärung der Klägerin formuliert und auch die Klägerin hat erst im Verlauf des Verfahrens und nach dem gerichtlichen Hinweis – und damit ebenfalls in Kenntnis der vorläufigen Einschätzung des Senats – zu erkennen gegeben, eine im Verlaufe des Verfahrens beschränkt verteidigte Fassung des [X.]s nicht angreifen zu wollen und sich mit der daraufhin formulierten Fassung der Patentansprüche 3 bis 6 dann allerdings sofort einverstanden erklärt.

Demnach haben die Parteien hinsichtlich des auf das [X.] in der Fassung nach Hilfsantrag 2‘ entfallenden Kostenanteils von zwei Drittel jeweils die Hälfte, also je ein Drittel zu tragen.

Da die Klägerin bereits mit ihrem Angrifft auf das erteilte [X.] im Verhältnis zur verbleibenden Fassung der Patentansprüche 3 bis 6 nach Hilfsantrag 2‘ obsiegt und die [X.] bereits in diesem Umfang von einem die Kosten des Rechtsstreits zu tragen hat, entfallen von den Kosten des Rechtsstreits auf die Klägerin ein Drittel und auf die [X.] zwei Drittel.

2.Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 [X.] [X.] § 709 ZPO.