Bundesgerichtshof, Urteil vom 15.02.2018, Az. X ZR 35/16

Die Beklagte ist Inhaberin des am 20. März 1998 unter Inanspruchnahme der Priorität einer [X.] Patentanmeldung vom 27. März 1997 angemeldeten und mit Wirkung für die [X.] erteilten [X.] Patents 867 586 ([X.]), das ein Scharnier für eine Tür oder ein schwenkbares Paneel betrifft.

Patentansprüche 1 und 2, auf die die weiteren Patentansprüche unmittelbar oder mittelbar rückbezogen sind, haben in der [X.] folgenden Wortlaut:

Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des [X.] im Umfang seiner Patentansprüche 1 bis 4 sei nicht neu und beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Die Beklagte hat das Streitpatent wie erteilt und in der Fassung von zwei Hilfsanträgen verteidigt. Das Patentgericht hat das Streitpatent im beantragten Umfang für nichtig erklärt. Mit ihrer Berufung verteidigt die Beklagte das Streitpatent weiterhin im Hauptantrag in der erteilten Fassung sowie mit sieben erstmals zweitinstanzlich gestellten Hilfsanträgen, dem erstinstanzlich gestellten ersten Hilfsantrag als nunmehr achtem Hilfsantrag sowie einem neunten Hilfsantrag. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Die Berufung der [X.]n ist zulässig und hat in der Sache im Umfang des Hilfsantrags [X.] Erfolg.

I. Das Klagepatent betrifft ein Scharnier, etwa für eine Tür oder ein (Glas-)Paneel, mit einem [X.], das um eine Achse drehbar an einer Befestigungsplatte mit einer ebenen Oberfläche, wie beispielsweise einer Mauer, angelenkt ist.

1. Nach den Angaben in der Streitpatentschrift weist das [X.] bei Scharnieren dieser Art eine [X.] auf, die elastisch an einem Indexierungsformkörper, der die Drehachse umgibt, vorgespannt ist. Die [X.] werde auf einer Achse angebracht. Deren beide Enden seien dem Schub einer Druckfeder, im Allgemeinen einer Schraubenfeder, ausgesetzt, die in dem Körper des [X.]es ausgeführt sei.

Bei derartigen Scharnieren sei es möglich, dass sie beim Öffnen oder Schließen der Tür oder des [X.] in unerwünschter Weise quietschen. Diese Quietschgeräusche könnten durch das Glas des Paneels oder der Tür übertragen und verstärkt werden, insbesondere bei einer einzigen zentralen Feder eines Scharniers der in der [X.] [X.] 42 39 359 beschriebenen Art.

In der [X.] [X.] 42 39 358 ([X.], in der Übersetzung des Streitpatents irrtümlich ebenfalls mit der [X.] bezeichnet) sei ein Scharnier beschrieben, bei dem zwei [X.] an jedem Ende einer Achse, auf der die [X.] angebracht sei, einen Schub ausübten, bei dem aber ebenfalls die Gefahr von unerwünschten Quietschgeräuschen bestehe.

2. Der Erfindung liegt damit die Aufgabe zugrunde, ein Scharnier für eine Tür vorzuschlagen, bei dem Quietschgeräusche bei Bewegungen oder [X.]ibrationen der Tür oder des (Glas-)Paneels vermieden werden.

3. Das soll nach der Lehre aus den Patentansprüchen 1 und 2 des Streitpatents durch folgende [X.]orrichtung erreicht werden (das eigenständige Merkmal des Patentanspruchs 2 ist unterstrichen):

4. Die aus der Streitpatentschrift stammenden und nachfolgend wiedergegebenen Zeichnungen (Figuren 1 und 2) zeigen - beispielhaft - ein erfindungsgemäßes Scharnier in unterschiedlichen schematischen Aufrissansichten mit Teilschnitt, dessen [X.] sich in [X.] Position zu der Befestigungsplatte befindet und wobei in Figur 2 Einzelteile auseinandergezogen sind:

5. Einige Merkmale bedürfen näherer Betrachtung.

a) Merkmal 2 ist aus Sicht des Fachmanns, den das Patentgericht zutreffend als Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit mehreren Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der Konstruktion von Scharnieren bestimmt hat, dahin zu verstehen, dass in dem Block zwei Aufnahmen ausgeführt sind, die der Aufnahme von [X.]n dienen sollen.

Die erfindungsgemäße Funktion dieser Aufnahmen besteht darin, jeweils ein [X.]orspannungs-Federelement zu halten und an einem seiner Enden abzustützen, damit dieses auf jeweils ein Ende der [X.], an der die [X.] sitzt, einen Schub ausüben kann (Merkmal 4), wobei zwischen jedem Ende der [X.] und jedem [X.]orspannungs-Federelement noch mindestens ein [X.] angebracht ist (Merkmal 5).

Derartige Aufnahmen können als Bohrungen in dem Block ausgeführt sein, so wie dies beispielhaft in den Figuren 1 und 2 des Streitpatents gezeigt und in der Beschreibung erläutert wird. Sie sind aber nicht darauf beschränkt, sondern können auch in anderer Weise räumlich-körperlich ausgeführt sein, solange die erfindungsgemäß angestrebte Halte- und Abstützfunktion hinsichtlich der [X.] erreicht wird.

b) Nach Merkmal 5 muss jedes zur [X.]orspannung eingesetzte Federelement durch mindestens einen [X.] von dem Ende der [X.] getrennt sein. Dies lässt, wie das Patentgericht zu Recht ausgeführt hat, die Möglichkeit offen, für mehrere Federelemente einen gemeinsamen [X.] vorzusehen.

In dem in der Patentschrift geschilderten Ausführungsbeispiel ist jedem der beiden Federelemente zwar jeweils ein eigener [X.] (14a, 14b) zugeordnet. Die in Patentanspruch 1 verwendete Formulierung ("au moins un élément séparateur (14a, 14b) de centrage") lässt aber erkennen, dass diese optional zu einem einheitlichen Bauteil zusammengefasst werden können. Unabdingbar ist allerdings, dass an jedem Federelement ein [X.] angeordnet ist.

c) Für das in Patentanspruch 2 hinzutretende Merkmal 6 gilt entgegen der Auffassung des Patentgerichts nichts anderes.

Die darin verwendete Formulierung "jeder [X.]" ("chaque élément séparateur (14a, ou 14b)") knüpft an den in Bezug genommenen Patentanspruch 1 an, der wahlweise einen oder zwei [X.] vorsieht, und legt lediglich fest, dass die zusätzlichen Anforderungen bei Ausführungsformen mit zwei [X.]n für beide Abstandshalter gleichermaßen gelten.

Eine weitergehende Einschränkung dahin, dass zwingend zwei [X.] vorhanden sein müssen, lässt sich der Formulierung hingegen nicht entnehmen. Sie nennt keine Zahl und enthält das Wort "[X.]" im Singular. Das Wort "jeder" lässt zwar die Möglichkeit offen, dass mehrere solcher Elemente vorhanden sein können, setzt dies aber nicht zwingend voraus. Dies steht in Einklang mit der Festlegung in Patentanspruch 1, der mindestens einen [X.] vorsieht, optional aber auch zwei zulässt.

d) Die beiden Funktionen des [X.]s sind in Merkmal 5 nur rudimentär definiert.

aa) Aus der Bezeichnung "Abstandshalter" und aus der Angabe, dass es sich um ein Element handelt, das zwischen dem Ende der [X.] und dem Federelement angeordnet ist, ergibt sich, dass es einen Abstand zwischen den beiden genannten Bauteilen schaffen muss. Dies dient dem Zweck, eine direkte Berührung zwischen [X.] und Federelement, die als Ursache für Quietschgeräusche in Betracht kommt, zu verhindern.

bb) Aus dem Wortbestandteil "[X.]" ergibt sich, dass der Abstandshalter zugleich zentrierende Wirkung haben muss.

(1) In der Beschreibung wird hierzu ausgeführt, das Scharnier weise vorzugsweise zwei Abstandshalter auf, die zugleich die Zentrierung eines Achsenendes (11a, 11b) und die Zentrierung einer Feder (10a, 10b) gewährleisteten.

In Patentanspruch 1 hat diese doppelte Zentrierfunktion keinen Niederschlag gefunden. Sie ist erst in Patentanspruch 2 vorgesehen. Daraus ist zu entnehmen, dass es nach Patentanspruch 1 ausreicht, wenn zumindest eine dieser Funktionen erfüllt wird.

(2) Die Zentrierfunktion in Bezug auf die Feder wird in der Beschreibung dahin erläutert, jeder Abstandshalter (14a, 14b) übertrage direkt den Schub jeder Feder (10a, 10b) auf jedes Achsende (11a, 11b), wobei eine Ablenkung dieses Schubs und ein seitliches Reiben zwischen diesen Teilen und dem Block (8) des Körpers (7) vermieden werde. Diese Funktion erfordert mithin, dass ein seitliches Abgleiten der Federn verhindert wird.

(3) Zur Zentrierfunktion in Bezug auf die Achsen wird in der Beschreibung ausgeführt, die Enden (11a, 11b) der Achse (11) blieben durch die Abstandshalter (14a, 14b) zentriert. Zu diesem Zweck enthielten die Abstandshalter (14a, 14b) Aussparungen (18a, 18b), die verhinderten, dass die Achse (11) den Block (8) des Körpers (7) berühre.

Diese Aussparungen sind in Figur 4 dargestellt. Aus dieser Darstellung ergibt sich, dass die Aussparungen so ausgebildet sind, dass sie die Achse (11) sowohl axial als auch radial in Position halten können:

Diese Anforderungen haben in Patentanspruch 1 keinen Niederschlag gefunden. Erst Patentanspruch 3 sieht Aussparungen in den Abstandshaltern vor, die geeignet sind, ein Ende (11a, 11b) der [X.] (11) aufzunehmen.

II. Das Patentgericht hat zur Begründung seiner Entscheidung im Wesentlichen folgendes ausgeführt:

Der Gegenstand von Patentanspruch 1 sei nicht neu, weil er durch die [X.] [X.] 1 909 335 ([X.]) offenbart worden sei. In der [X.] werde ein Türscharnier mit den Merkmalen 1, 3 und 4 offenbart. [X.] seien ferner zwei Aufnahmen im Sinne von Merkmal 2. In dem Gehäuse (20) sei nämlich ein Steg angeordnet, der sowohl in den Figuren 1 und 3 zwischen den beiden Schraubenfedern (21) als auch in Figur 4 hinter der von links aus gesehen ersten vollständigen Windung der Feder durch eine gestrichelte Linie dargestellt sei. Der Steg teile den Raum, so dass für jede der beiden Federn (21) eine Aufnahme entstehe. [X.] sei schließlich auch Merkmal 5. Die beiden Federn (21) drückten auf einen U-förmigen Bügel (19), an dem die Achse gelagert sei, die wiederum die Rolle (17) trage. Da der Bügel einerseits die Federn in einem Abstand von der Achse halte und andererseits die Wirkungsrichtung der Federkraft durch die Führung des Bügels im Block zentrisch auf die [X.] ausgerichtet sei, sei dieser als [X.] im erfindungsgemäßen Sinne anzusehen.

Der Gegenstand von Patentanspruch 2 (= Patentanspruch 1 in der Fassung des erstinstanzlichen [X.]) sei dem Fachmann durch die [X.] nahegelegt worden. Diese betreffe ein Scharnier für Glaspendeltüren mit zwei Ausführungsbeispielen mit einem bzw. zwei Federelementen. Da die Ausführung mit einer zentral angeordneten Feder nach den Angaben im Streitpatent als nachteilig angesehen werde, habe sich dem Fachmann die ebenfalls in der [X.] beschriebene [X.]ariante mit zwei Federn als Mittel der Wahl angeboten. Dort sei zudem erwähnt, dass diese [X.]ariante, bei der die Federn direkt auf die Achse drückten, den Nachteil habe, dass deren Zentrierung durch das Zusammenwirken eines kugelförmigen [X.]s mit der aufwendig herzustellenden Diaboloform des [X.] erfolge, während bei der Erläuterung der Ausführungsform mit nur einer zentralen Feder dargelegt werde, dass sich durch die Anordnung eines [X.]s (16) zwischen der Feder und der Achse eine weniger aufwendige Zentrierung der Achse des [X.]s herstellen lasse. Danach habe es für den Fachmann nahegelegen, die für die Einzelfeder offenbarte Konstruktion auf die Ausführungsform mit den zwei Federn zu übertragen. Die [X.]erwendung des in Figur 5 gezeigten [X.]s (16) bei den zwei Federn des in Figur 4 dargestellten Scharniers sei ohne dessen konstruktive [X.]eränderung möglich und führe dazu, dass die Federn nicht mehr direkt auf die Achse einwirkten, sondern von ihr beabstandet und überdies zentriert seien.

III. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren nur teilweise stand.

1. Zutreffend ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung nicht patentfähig ist. Dieser ist in [X.] vollständig offenbart.

a) Die [X.], deren Figuren 1 bis 4 nachfolgend wiedergegeben sind, offenbart ein Scharnier mit einem beweglichen [X.] (12), der um einen [X.] (11) drehbar an einem festen [X.] (10) angelenkt ist.

Der bewegliche [X.] (12) verfügt über ein Gehäuse (20) und kann durch Zusammenwirken mit einer Rolle (17) positionsindexiert werden. Zudem wird die Rolle (17) elastisch an einer die Drehachse (11) umgebenden [X.]ertiefung (16) vorgespannt und die Schraubenfedern (21) üben auf jedes Ende der Achse (18), an der die Rolle (17) sitzt, einen Schub aus.

Damit sind, wie das Patentgericht zu Recht und von der Berufung insoweit nicht beanstandet entschieden hat, die Merkmale 1a-c, 3 und 4 offenbart.

b) Entgegen der Auffassung der Berufung ist in [X.] auch das Merkmal 2 offenbart.

In der Beschreibung von [X.] wird zwar nicht ausdrücklich erwähnt, dass für die beiden Federn (21) jeweils eine eigene Aufnahme vorhanden ist. Nach den Feststellungen des Patentgerichts geht dies für den Fachmann aber unmittelbar und eindeutig aus den Figuren 1, 3 und 4 hervor. Mit ihren hiergegen gerichteten Angriffen zeigt die Berufung keine konkreten Anhaltspunkte auf, die Zweifel an der [X.]ollständigkeit oder Richtigkeit dieser Feststellung begründen.

aa) Für das [X.]erständnis des Patentgerichts spricht die zeichnerische Darstellung in den Figuren 1 und 3.

In diesen beiden Figuren, die zwei unterschiedliche Ausführungsbeispiele darstellen, ist zwischen den beiden Schraubenfedern (21) jeweils mit gestrichelten Linien ein Bauteil dargestellt, das sich vom Boden des Gehäuses (20) bis auf etwa vier Fünftel der Höhe der Federn erstreckt und an deren äußere Windungen angrenzt. In gleicher Weise sind der Boden des Gehäuses (20) dargestellt und dessen dem mittleren Bauteil jeweils gegenüberliegenden Innenwände, die etwa gleich weit an die äußeren Windungen der Federn heranreichen. Die Linie, die den Boden des Gehäuses repräsentiert, ist am Übergang zu dem in der Mitte dargestellten Bauteil unterbrochen, so dass sich insgesamt die Form eines spiegelverkehrten "E" ergibt.

Hieraus hat das Patentgericht überzeugend die Schlussfolgerung gezogen, dass das in der Mitte dargestellte Bauteil einen Teil des Gehäuses (20) bildet, das die Federn (21) aufnimmt. Dieses Bauteil führt dazu, dass die beiden Federn jedenfalls über einen gewissen Bereich hinweg voneinander getrennt sind. Folglich hat jede Feder eine eigene Aufnahme, wie dies in Merkmal 2 vorgesehen ist.

Die von der Berufung aufgeworfene Frage, ob es sich bei dem dargestellten Bauteil um einen durchgehenden Steg oder nur um eine Erhebung handelt, ist für die Beurteilung nicht erheblich. Wie bereits oben ausgeführt wurde, muss eine Aufnahme im Sinne des Merkmals 2 nicht zwingend in einer Bohrung bestehen, wie sie im Ausführungsbeispiel des Streitpatents gezeigt ist. Selbst wenn die beiden in [X.] offenbarten Federn nur durch eine verhältnismäßig kleine Erhebung voneinander getrennt wären, reichte dies für eine getrennte Aufnahme aus.

bb) Zu Recht hat das Patentgericht der Darstellung in Figur 4 eine Bestätigung für die von ihm gezogenen Schlussfolgerungen entnommen.

Nach den Feststellungen des Patentgerichts ist in Figur 4 eine gestrichelte Linie eingezeichnet, die in Höhe von etwa 4/5 der Schraubenfeder senkrecht zu deren Längsausrichtung verläuft. Den Umstand, dass dies der Höhe entspricht, bei der in der zugehörigen Figur 3 das mittlere Bauteil endet, hat das Patentgericht mit überzeugender Begründung als Indiz dafür angesehen, dass die gestrichelte Linie die Oberkante dieses Bauteils darstellt. Es hat hierbei nicht übersehen, dass die einzelne Linie in Figur 4 für sich gesehen keine eindeutigen Schlussfolgerungen zulässt, und in dieser Linie lediglich eine zusätzliche Bestätigung für das [X.]erständnis gesehen, das sich schon aus den Figuren 1 und 3 ergibt.

Diese Feststellung wird durch den von der Berufung aufgezeigten Umstand, dass Figur 2 keine entsprechende Linie enthält, nicht in Frage gestellt. Bei konsequenter Darstellungsweise müsste eine solche Linie zwar vorhanden sein. Selbst wenn weder in Figur 2 noch in Figur 4 eine entsprechende Linie vorhanden wäre, ließe sich daraus aber nicht ableiten, was das mittlere Bauteil in den Figuren 1 und 3 ansonsten darstellen soll.

Entsprechendes gilt für den Einwand, die gestrichelte Linie in Figur 4 stelle das Ende einer Ausnehmung im Gehäuse (20) dar, die auf der dem mittleren Bauteil gegenüberliegenden Innenwand ebenfalls in Höhe von etwa 4/5 der Schraubenfeder verlaufe. Diese Annahme mag zutreffen. Sie mag zudem eine mögliche Erklärung dafür bieten, weshalb in Figur 2 an der betreffenden Stelle keine Linie vorhanden ist, denn das dort dargestellte Gehäuse hat ausweislich der Figur 1 keine vergleichbare Ausnehmung. Auch dies liefert aber keine Erklärung dafür, warum in den Figuren 1 und 3 ein Bauteil mit der Form einer Zwischenwand eingezeichnet ist.

cc) Zu Recht ist das Patentgericht ferner zu dem Ergebnis gelangt, dass Merkmal 5 in [X.] offenbart ist.

Nach den Feststellungen des Patentgerichts umfasst das in [X.] offenbarte Scharnier einen U-förmigen Bügel (19), der zwischen den beiden Enden der Achse (18) und den Enden der beiden Schraubenfedern (21) angebracht ist ([X.], S. 3 Abs. 1 Z. 6 ff.; Anspruch 3; Figuren 1 bis 3). Dieser Bügel hat nicht nur die Funktion eines Abstandshalters. Er führt vielmehr dazu, dass die Wirkungsrichtung der Federn so auf die [X.] ausgerichtet wird, dass sie auf diese zentrierend einwirkt; die [X.] kann ihre Position weder in radialer noch in axialer Richtung verlassen. Zugleich stützt sich der Bügel (19) auf den beiden Federn (21) ab ([X.], [X.] vorletzter Satz; Anspruch 3), die sich ihrerseits am Gehäuseboden abstützen (Figuren 1 und 3) und dadurch an einem seitlichen Ausweichen gehindert und damit zentriert werden. Dem steht nicht entgegen, dass die beiden Federn (21) - entsprechend den [X.]orgaben des Merkmals 2 - gegen ein seitliches Ausweichen auch durch Anordnung in einer durch die Seitenwände des Gehäuses (20) sowie die gestrichelt dargestellte Zwischenwand gebildeten Aufnahme gesichert werden.

2. Die [X.]erteidigung des Streitpatents in der Fassung der [X.] bis [X.] ist unzulässig. Die Klägerin hat ihr nicht zugestimmt; sie kann auch nicht als sachdienlich angesehen werden (§ 116 Abs. 2 Nr. 1 [X.]).

a) Nach der Rechtsprechung des [X.] ist die erstmals in der Berufungsinstanz geltend gemachte [X.]erteidigung eines Patents in geänderter Fassung in der Regel gemäß § 116 Abs. 2 [X.] zulässig, wenn der [X.] mit der Änderung einer von der erstinstanzlichen Beurteilung abweichenden Rechtsauffassung des [X.] Rechnung trägt und den Gegenstand des Patents auf dasjenige einschränkt, was sich nach Auffassung des Patentgerichts schon aus der erteilten Fassung ergab ([X.], Urteil vom 28. Mai 2013 - [X.], [X.], 912 Rn. 57 - Walzstraße).

Hingegen kann die hilfsweise [X.]erteidigung des Streitpatents mit geänderten Ansprüchen in der Berufungsinstanz regelmäßig nicht mehr als sachdienlich im Sinne von § 116 Abs. 2 Nr. 1 [X.] angesehen werden, wenn die [X.] dazu bereits in erster Instanz [X.]eranlassung hatte. Ein solcher Anlass zur zumindest [X.] beschränkten [X.]erteidigung kann sich daraus ergeben, dass das Patentgericht in seinem nach § 83 Abs. 1 [X.] erteilten Hinweis mitgeteilt hat, dass nach seiner vorläufigen Auffassung der Gegenstand des Streitpatents nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen dürfte ([X.], Urteil vom 15. Dezember 2015 - [X.], [X.], 365 - Telekommunikationsverbindung).

b) Die zuletzt genannten [X.]oraussetzungen sind im Streitfall hinsichtlich der [X.] bis [X.] gegeben. Eine [X.]erteidigung mit diesen [X.] war bereits durch den Hinweis des Patentgerichts vom 21. September 2015 veranlasst.

aa) Das Patentgericht hat darin mitgeteilt, nach seiner vorläufigen Einschätzung sei der Gegenstand der erteilten Fassung von Patentanspruch 1 in [X.] vollständig offenbart und ausgehend von der [X.] Patentschrift 664 211 ([X.]) naheliegend. Der mit Hilfsantrag 1 verteidigte Gegenstand sei zwar neu, beruhe aber nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Eine Ausgestaltung, bei der die Feder nicht nur vom Block aufgenommen, sondern auch noch durch den Abstandshalter zentriert werde, zeige zum Beispiel [X.], Figuren 4 und 5. Dazu werde in [X.]alte 3 Zeilen 35 bis 46 gelehrt, bei Rollen die Führung/Zentrierung durch den Abstandshalter zu verwirklichen, wodurch die [X.]erwendung einfacher, nicht zentrierender Rollen ermöglicht werde. Die Ausgestaltung nach [X.] ergebe sich aus [X.], die Ausbildung nach [X.] 4 sei dem Fachmann geläufig.

Wie auch die Berufung im Ansatz nicht verkennt, war die [X.] nach diesem Hinweis gehalten, das Streitpatent mit weiteren oder geänderten [X.] zu verteidigen, wenn aus ihrer Sicht dadurch den vom Patentgericht mitgeteilten Bedenken Rechnung getragen werden konnte. Dementsprechend hat die [X.] in erster Instanz einen weiteren Hilfsantrag gestellt und in der mündlichen [X.]erhandlung vor dem Patentgericht zusätzlich erklärt, sie wolle die darin vorgesehenen [X.] und 3 auch gesondert verteidigen.

bb) Der Hinweis des Patentgerichts gab der [X.]n insbesondere Anlass, Hilfsanträge in Erwägung zu ziehen, die den Ausführungen des Patentgerichts zu [X.] Rechnung tragen. Entgegen der Auffassung der Berufung hatte die [X.] darüber hinaus Anlass, Hilfsanträge im Hinblick auf die Entgegenhaltung [X.] in Erwägung zu ziehen.

Das Patentgericht hat insoweit zwar auf eine Entgegenhaltung "[X.]" Bezug genommen. Für die Parteien war aber ohne weiteres erkennbar, dass dies auf einem [X.]ersehen beruhte und dass tatsächlich die [X.] gemeint war. Dies ergab sich bereits aus dem Umstand, dass die Klägerin eine Anlage [X.] nicht vorgelegt hatte und dass die Gründe, die das Patentgericht in seinem Hinweis angeführt hatte, mit dem Inhalt der vorgelegten [X.] [X.]a und [X.]b nicht in Einklang zu bringen sind, zumal diese [X.] eine geltend gemachte offenkundige [X.]orbenutzung betreffen, die vom Patentgericht angeführten Fundstellen aber auf eine Patent- oder [X.] hindeuten. [X.]on den danach am ehesten als Alternative in Betracht kommenden [X.] [X.] und [X.] enthält die erste alle in dem Hinweis zitierten Inhalte, und zwar exakt an den angegebenen Stellen. Dies hätte die [X.] erkennen müssen. Jedenfalls aber hätte sie beim Patentgericht rückfragen müssen, welche Entgegenhaltung mit der offensichtlich unzutreffenden Bezeichnung "[X.]" gemeint ist.

Darüber hinaus hat sich die [X.] in ihrer Stellungnahme zu dem Hinweis des Patentgerichts im Hinblick auf die Frage, ob der Gegenstand von Patentanspruch 1 für den Fachmann naheliegend war, ohnehin mit der Entgegenhaltung [X.] auseinandergesetzt. Auch aus diesem Grund hatte sie Anlass, vorsorglich Hilfsanträge zu stellen, die dieser Entgegenhaltung Rechnung tragen.

cc) [X.]or diesem Hintergrund ist die erstmalige Stellung der [X.] bis [X.] in der Berufungsinstanz nicht sachdienlich.

(1) Nach Hilfsantrag I soll Patentanspruch 1 sich nur noch auf ein Scharnier für ein schwenkbares Paneel, insbesondere ein Glaspaneel beziehen. Dies dient nach dem [X.]orbringen der [X.]n der Abgrenzung von [X.]. Hierzu hatte die [X.] aus den oben genannten Gründen schon in erster Instanz Anlass.

(2) Nach Hilfsantrag II soll Patentanspruch 1 das zusätzliche Merkmal erhalten, dass jeder Abstandshalter aus einem nicht-metallischen Werkstoff mit guter mechanischer Festigkeit, insbesondere einem Kunststoff gebildet ist. Hierzu macht die [X.] geltend, der Einsatz eines solchen Abstandshalters sei durch keine der angeführten [X.] nahegelegt. Folglich hätte die [X.] schon in erster Instanz Anlass gehabt, den Gegenstand des Patents mit diesem Merkmal von den [X.] [X.] und [X.] abzugrenzen.

Hilfsantrag II ist ferner auf einen neuen Patentanspruch 5 gerichtet, der die [X.]erwendung eines Scharniers für ein schwenkbares Paneel, insbesondere ein Glaspaneel betrifft. Dies dient ebenso wie die [X.]erteidigung mit Hilfsantrag I der Abgrenzung von [X.] und war aus den bereits genannten Gründen bereits in erster Instanz veranlasst.

(3) Die [X.]II, [X.] und [X.] sehen neben einem Erzeugnisanspruch mit einer Kombination der Merkmale aus den Patentansprüchen 1 und 2, 1 und 3 bzw. 1 und 4 jeweils den bereits in Hilfsantrag II vorgesehenen [X.]erwendungsanspruch vor. Die [X.]erteidigung mit diesem Anspruch ist auch in diesen Kombinationen nicht zulässig.

(4) Hilfsantrag [X.] entspricht Hilfsantrag II mit der Maßgabe, dass Schutz nur für ein Erzeugnis, nicht für eine [X.]erwendung beansprucht wird. Auch in dieser Fassung ist der Antrag aus den bereits oben genannten Gründen nicht sachdienlich.

3. Die [X.]erteidigung mit Hilfsantrag [X.]I ist zwar nicht verspätet, aber dennoch unzulässig, weil der damit verteidigte Gegenstand in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht offenbart ist.

a) Nach Hilfsantrag [X.]I soll in Patentanspruch 1 als zusätzliches Merkmal aufgenommen werden, dass jeder Abstandshalter (14a oder 14b) den Schub jeder Feder (10a, 10b) auf jedes Achsenende (11a, 11b) direkt überträgt. Dies dient nach dem [X.]orbringen der [X.]n der Abgrenzung von der Entgegenhaltung [X.].

Zu einer solchen Abgrenzung hatte die [X.] in erster Instanz keine [X.]eranlassung. Das Patentgericht hat in seinem Hinweis [X.] als nicht neuheitsschädlich bezeichnet, weil dort zwar ein Abstandshalter mit zentrierender Funktion offenbart sei, auf der Achse aber zwei [X.]n angebracht seien. Angesichts dessen hatte die [X.] keinen Anlass, den Gegenstand des Patents durch weitere Merkmale von dieser Entgegenhaltung abzugrenzen.

b) Der mit Hilfsantrag [X.]I verteidigte Gegenstand ist aber, wie die [X.] zu Recht geltend macht, in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörend offenbart.

In der Anmeldung wird die direkte Übertragung des Schubs jeder Feder auf jedes Achsenende als besonderer [X.]orteil der Ausgestaltung mit zwei separaten Abstandshaltern geschildert. Daraus geht nicht eindeutig und unmittelbar hervor, dass diese Wirkung auch mit einem einzigen Abstandshalter erzielt werden kann.

Nach der ständigen Rechtsprechung des [X.] sind bei der Ausschöpfung des [X.] allerdings auch [X.]erallgemeinerungen ursprungsoffenbarter Ausführungsbeispiele zulässig. Dies gilt insbesondere dann, wenn von mehreren Merkmalen eines Ausführungsbeispiels, die zusammengenommen, aber auch für sich betrachtet dem erfindungsgemäßen Erfolg förderlich sind, nur eines oder nur einzelne in den Anspruch aufgenommen worden sind (vgl. zuletzt [X.], Urteil vom 7. November 2017 - [X.]/15 Rn. 30, [X.], 175 - [X.]). Selbst der Umstand, dass alle in einer Anmeldung geschilderten Ausführungsbeispiele ein bestimmtes Merkmal aufweisen, steht der Beanspruchung von Schutz für Ausführungsformen ohne dieses Merkmal nicht entgegen, wenn sich dem Inhalt der Anmeldung kein konkreter Bezug zwischen dem betreffenden Merkmal und den im Anspruch vorgesehenen Mitteln zur Lösung eines geschilderten technischen Problems entnehmen lässt (aaO Rn. 35).

Im Streitfall wird die Ausbildung mit zwei getrennten Abstandshaltern in der Anmeldung als Mittel offenbart, um eine direkte Übertragung des Schubs jeder Feder auf jedes Achsenende zu bewirken. Dass diese Wirkung auch auf andere Weise erzielt werden kann und dass auch solche Ausgestaltungen zur Erfindung gehören sollen, geht aus der Anmeldung hingegen nicht hervor. Damit kann für einen solchen Gegenstand kein Schutz beansprucht werden.

4. Im Ergebnis zutreffend hat das Patentgericht den mit Hilfsantrag [X.]II verteidigten Gegenstand als nicht patentfähig angesehen.

a) Die [X.]erteidigung mit diesem Hilfsantrag ist zulässig.

Der Antrag entspricht inhaltlich dem bereits in erster Instanz gestellten Hilfsantrag 1. Dass er nicht innerhalb der Frist für die Berufungsbegründung gestellt wurde, ist unschädlich, weil er durch das innerhalb dieser Frist erfolgte [X.]orbringen der [X.]n getragen wird.

b) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ist der mit Hilfsantrag [X.]II verteidigte Gegenstand dem Fachmann nicht durch [X.] nahegelegt.

aa) Zu Recht ist das Patentgericht davon ausgegangen, dass eine Kombination der Merkmale 1 bis 6 in ihrer Gesamtheit in [X.] nicht offenbart ist.

(1) Die [X.] offenbart ein Scharnier (Gelenkband) insbesondere für Pendelglastüren mit zwei Bandteilen (1, 2), die um eine Achse (3) gelenkig miteinander verbunden sind. Dieses ist unter anderem in den nachfolgend wiedergegebenen Figuren 1, 4, 5 und 6 dargestellt.

Das Scharnier weist einen [X.] (14) auf und kann durch Zusammenwirken mit einem [X.] (5) positionsindexiert werden.

(2) In dem [X.] (14) eines ersten Ausführungsbeispiels ([X.], [X.]. 2 Z. 25 ff.; Figuren 1 bis 4) sind zwei Aufnahmen ausgeführt, die jeweils ein Federelement (4, 4') aufnehmen. Der kugelförmige [X.] (5) wird elastisch an einer Aussparung (6) des an die Außenkontur des [X.]s angepassten, diaboloförmigen [X.] (7), welcher die Gelenkachse (3) umgibt, vorgespannt, indem die Federelemente (4, 4') auf jedes Ende der [X.] (11), an der der [X.] (5) sitzt, einen Schub ausüben.

Da die Federelemente (4, 4') jeweils unmittelbar an den Enden der [X.] (11) anliegen, fehlt es an einem [X.] im Sinne des Merkmals 5.

(3) Bei einem zweiten Ausführungsbeispiel ([X.], [X.]. 3 Z. 35 ff.; Figuren 5 und 6) ist ein zylinderförmiger [X.] (5) auf einem [X.] (16) drehbar gelagert. Der [X.] (16) ist seinerseits in einer Ausnehmung (18) in einem Bandteil (1) verschiebbar geführt und wird durch eine Schraubenfeder (4) gegen den [X.] (7) vorgespannt, der die Drehachse (3) umgibt.

(a) Damit ist allerdings ein Abstandshalter im Sinne der Merkmale 5 und 6 offenbart. Der [X.] (16) ist zwischen dem als [X.] dienenden zylinderförmigen [X.] (5) und der Schraubenfeder (4) angeordnet. Er zentriert sowohl die Feder als auch den [X.].

Die Zentrierung der Feder erfolgt dadurch, dass der [X.] in die Ausnehmung (18) hineinragt und einer seitlichen Bewegung der Feder entgegenwirkt. Dies genügt den in Merkmal 5 definierten Anforderungen.

Die Zentrierung des [X.]s wird dadurch bewirkt, dass dessen Achse auf beiden Seiten im [X.] gelagert ist.

(b) Nicht offenbart sind aber die Merkmale 2 und 4, denn bei diesem Ausführungsbeispiel sind nur ein Federelement und eine Aufnahme vorhanden.

bb) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ist der [X.] nicht die Anregung zu entnehmen, eines der beiden Ausführungsbeispiele in einer Weise zu verändern, dass sich daraus der mit Hilfsantrag [X.]II verteidigte Gegenstand ergibt.

Die Entgegenhaltung macht es sich zur Aufgabe, ein Gelenkband zu schaffen, bei dem die Raststellung des Tür- oder Fensterflügels in montiertem Zustand, also unter Last, korrigiert werden kann ([X.], [X.]. 1 Z. 51 ff.). Diese Aufgabe soll gelöst werden, indem die Rastausnehmung im Umfang eines [X.] (7) angebracht ist, der in einem der beiden Bandteile um die Gelenkachse (3) drehbar gelagert und über eine von einer Seite des [X.] zugänglichen Stellschraube (9) feststellbar ist ([X.], [X.]. 1 Z. 56 ff.; vgl. auch Patentanspruch 1).

(1) [X.]orteilhaft an der im ersten Ausführungsbeispiel eingesetzten Kombination aus einem diaboloförmigen [X.] (7) und einem daran angepassten [X.] (5) mit kugelförmiger Außenkontur sollen nach der [X.] eine verschleißgünstige Linienpressung zwischen dem [X.] (7) und dem [X.] (5) und eine Zentrierung des [X.]s (5) auf dem [X.] (7) während der Schwenkbewegung der Glastür sein ([X.], [X.]. 3 Z. 2 ff.). Zudem wird die Möglichkeit angesprochen, den [X.] (5) drehbar oder feststehend im [X.] (14) anzuordnen, wobei die letztere Möglichkeit als zwar einerseits einfachere, andererseits aber auch verschleißanfälligere und höhere Anforderungen an die verwendeten Materialien stellende Ausführungsform bezeichnet wird ([X.], [X.]. 3 Z. 15 ff.). Schließlich wird die Möglichkeit aufgezeigt, den [X.] (5) aus einem elastischen Kunststoff zu fertigen, um dessen Einrasten in die Rastausnehmung (6) abzufedern und das damit verbundene Geräusch zu reduzieren ([X.], [X.]. 3 Z. 21 ff.).

Keiner dieser Hinweise gab dem Fachmann [X.]eranlassung, zusätzlich einen [X.] zwischen jedem Ende der [X.] (11) und jedem Federelement (4, 4') anzubringen.

(2) Als [X.]orteil der zweiten Ausführungsform, bei der zwischen dem zylinderförmigen [X.] (5) und der Schraubenfeder (4) ein [X.] (16) vorgesehen ist, wird in [X.] angeführt, die präzise Führung des [X.]s mache die Diaboloform des [X.] und die Kugelform des [X.]s entbehrlich, da eine Zentrierung des [X.]s nicht nötig sei (vgl. [X.], [X.]. 3 Z. 35 ff.).

Daraus ergibt sich nicht die Anregung, einzelne Elemente der zweiten Ausführungsform, insbesondere den [X.] (16) mit der ersten Ausführungsform zu kombinieren. Nach den Ausführungen in [X.] soll der Einsatz des [X.]s die aufwendigere Konstruktion des ersten Ausführungsbeispiels entbehrlich machen. Daraus ergaben sich keine Hinweise darauf, dass eine weniger aufwendige Konstruktion auch dadurch erreicht werden könnte, dass die Konstruktion des ersten Ausführungsbeispiels im [X.] beibehalten und nur durch einzelne Elemente des zweiten Ausführungsbeispiels ergänzt wird. Umgekehrt hatte der Fachmann auch keine [X.]eranlassung, die weniger aufwendige Konstruktion des zweiten Ausführungsbeispiels um eine zweite Feder und eine zweite Aufnahme zu erweitern.

(3) Aus der auch in [X.] angesprochenen Problematik quietschender Scharniere folgten für den Fachmann keine weitergehenden Anregungen, weil weder aus [X.] noch aus anderen [X.] hervorgeht, dass gerade der beim zweiten Ausführungsbeispiel eingesetzte [X.] (16) zu einer [X.]erringerung der Quietschgeräusche führen könnte.

Wie bereits dargelegt wurde, wird als [X.]orteil dieser Ausführungsform in [X.] nur die präzisere Führung der Feder angeführt, die es ermögliche, den [X.] (5) und den [X.] (7) zylindrisch auszugestalten. Dass sich dies positiv auf die Geräuschentwicklung auswirken könnte, ergibt sich daraus nicht. Ein geeignetes Mittel zur Geräuschreduzierung wird in [X.] vielmehr darin gesehen, den [X.] aus einem elastischen Kunststoff zu fertigen.

c) Der mit Hilfsantrag [X.]II verteidigte Gegenstand ist aber in der [X.] vollständig offenbart.

Wie bereits oben ausgeführt wurde, erfordert das nach diesem Antrag zusätzlich vorgesehene Merkmal 6 nicht, dass das Scharnier zwei separate [X.] umfasst. Deshalb ist dieses Merkmal in [X.] offenbart.

Wie ebenfalls bereits im Zusammenhang mit der erteilten Fassung aufgezeigt wurde, ist in [X.] ein U-förmiger Bügel (19) offenbart, der zwischen den beiden Enden der Achse (18) und den Enden der beiden Schraubenfedern (21) angeordnet ist. Dieser Bügel zentriert aus den bereits genannten Gründen sowohl die beiden Federn als auch die Rollenachse.

5. Die [X.]erteidigung mit Hilfsantrag [X.] ist zulässig und in der Sache erfolgreich.

a) Die [X.]erteidigung mit diesem Hilfsantrag ist zulässig.

aa) Der Antrag ist sachdienlich, da die [X.] damit auf die von dem [X.]erständnis des Patentgerichts abweichende Auslegung des Merkmals 6 durch den Senat reagiert hat.

bb) Der Antrag entspricht dem bereits in erster Instanz gestellten Hilfsantrag 1 mit dem Unterschied, dass Merkmal 5 wie folgt geändert ist (Änderungen durch Unter- oder [X.] hervorgehoben):

cc) Im Rahmen der Lehre aus Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags [X.] ist Merkmal 5 dahin zu verstehen, dass sich zwischen jedem [X.]orspannungs-Federelement und jedem Ende der [X.] ein [X.] befindet und die [X.] jeweils räumlich-körperlich voneinander getrennt sind.

dd) Die Lehre aus Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags [X.] ist auch in der ursprünglich eingereichten Anmeldung des Streitpatents als zur Erfindung gehörend offenbart. Bei dem in den Figuren 1 bis 4 gezeigten und der Beschreibung der [X.] erläuterten Ausführungsbeispiel sind die beiden räumlich-körperlich voneinander separierten [X.] (14a, 14b) zwischen jedem Ende (11a, 11b) der [X.] (11) der [X.] (12) und den beiden [X.]n (10a, 10b) angebracht. Die [X.]erallgemeinerung des ursprungsoffenbarten Ausführungsbeispiels hinsichtlich der Anzahl der räumlich-körperlich separierten [X.] in Merkmal 5 insoweit, dass diese lediglich mehr als einer sein müssen, aber nach oben nicht begrenzt sind, ist zulässig, da das Erreichen der erfindungsgemäß angestrebten Abstands- und Zentrierfunktion offensichtlich nicht davon abhängt, dass die Anzahl der [X.] - wie bei dem Ausführungsbeispiel - gerade zwei beträgt, sondern davon, dass jedem [X.]orspannungs-Federelement und jedem Ende der [X.] jeweils ein [X.] zugeordnet ist, was auch mit mehr als zwei [X.]n verwirklicht werden kann.

b) Der mit Hilfsantrag [X.] verteidigte Gegenstand von Patentanspruch 1 ist patentfähig.

aa) Die [X.] offenbart zwar mit dem U-förmigen Bügel (19) einen [X.], der zwischen den Enden der Achse (18) und den Enden der beiden Schraubenfedern (21) angebracht ist. Ihr ist jedoch kein Scharnier mit mehreren räumlich-körperlich separierten [X.]n zu entnehmen, die jeweils zwischen jedem Ende der Achse und den Enden jeder der beiden Schraubenfedern angebracht sind. Die Klägerin hat auch nicht aufgezeigt und es ist auch sonst nicht ersichtlich, dass der Fachmann ausgehend von der [X.] zu einer solchen Abänderung angeregt worden wäre.

bb) Der Klägerin kann nicht darin beigetreten werden, dass dem Fachmann der mit Hilfsantrag [X.] verteidigte Gegenstand von Patentanspruch 1 durch Überlegungen nahegelegt wurde, die ihren Ausgangspunkt in der [X.] Patentschrift 383 483 ([X.]) haben.

Bei dem in den Figuren 1 und 2 der [X.] gezeigten Scharnier ist das [X.] ([X.]) um eine mit Nocken ausgestattete Scharnierachse (cam hinge-pin f) angelenkt und weist einen Block auf, in dem drei Aufnahmen (pockets d) ausgeführt sind, die jeweils ein Federelement ([X.]) aufnehmen ([X.], [X.] ff.). Auf dem Federelement ([X.]) ist an seinem Ende zur Achse (f) jeweils ein fingerhutartiges Bauteil (cap or thimble h) angeordnet. Das "Dach" des fingerhutartigen Bauteils (h) befindet sich zwischen dem Federelement ([X.]) und der Scharnierachse (f) und nimmt in einer Öffnung (aperture h2) einen gehärteten Bolzen (pin g) auf ([X.], [X.] ff.; Figur 2).

Beim Öffnen oder Schließen der Türe bewegen die Nocken der Scharnierachse (f) den Bolzen (g) nach innen, so dass die Federelemente ([X.]) zusammengedrückt werden ([X.], [X.] ff.), wobei der Bolzen dabei durch die ihn umgebenden Öffnungen der fingerhutartigen Bauteile in seiner Position gehalten und zentralisiert wird ([X.], [X.] 29 f.: "[X.]"). Damit [X.] die fingerhutartigen Bauteile (h) die Federelemente ([X.]) nicht von dem Bolzen (g) und können nicht als [X.] im Sinne des Merkmals 5 angesehen werden.

Bei einer zweiten Ausführungsform sind die auf den Federelementen sitzenden fingerhutartigen Bauteile (h) mit einem Dach ohne Öffnung ausgestaltet und weisen auch keinen Bolzen (g) auf. Entsprechend wirken die Nocken der Scharnierachse (f) beim Öffnen oder Schließen der Türe unmittelbar auf das Dach der fingerhutartigen Bauteile (h) ein, so dass diese die Federelemente zusammendrücken ([X.], [X.] 53 ff.; Figur 5). Bei dieser Ausführungsform kommt dem fingerhutartigen Bauteil damit zwar eine Abstandsfunktion zu. Diese Wirkung tritt aber zwischen den Federelementen und der Scharnierachse ein und nicht, wie in Merkmal 5 vorgesehen, gegenüber der [X.] einer [X.].

Eine Anregung, das im ersten Ausführungsbeispiel der [X.] gezeigte fingerhutartige Bauteil (h) als Abstandshalter zwischen Bolzen (g) und den Federelementen ([X.]) vorzusehen, ergab sich für den Fachmann auch nicht aus der [X.]. Bei dessen zweiten Ausführungsbeispiel ist zwar zwischen dem zylinderförmigen [X.] (5) und der alleinigen Schraubenfeder (4) ein [X.] (16) angeordnet, der damit nicht nur als [X.], sondern auch als Abstandshalter wirkt. Daraus folgte aber noch keine [X.]eranlassung, bei der [X.] einen entsprechenden Abstandshalter vorzusehen, zumal die [X.] in Figur 5 eine Anordnung zeigt, bei der zwischen der Scharnierachse (f) und den Federelementen das fingerhutartige Bauteil (h) als Abstandshalter angeordnet ist, und die [X.] den [X.] (16) nur für ein Scharnier mit einem Federelement (4) offenbart.

[X.]. [X.] beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 [X.] in [X.]erbindung mit §§ 91 Abs. 1, 92 Abs. 1, 97 Abs. 1, 516 Abs. 3 Satz 1 ZPO.