Bundesgerichtshof, Urteil vom 21.08.2012, Az. X ZR 33/10

Die Revision hat Erfolg und führt zur Klageabweisung, soweit keine Erledigung in der Hauptsa[X.]he eingetreten ist.

I. Zu Re[X.]ht hat das Berufungsgeri[X.]ht die Klage als zulässig angesehen.

1. Es hat re[X.]htsfehlerfrei und von der Revision unbeanstandet die internationale Zuständigkeit der [X.] Geri[X.]hte na[X.]h Art. 5 Nr. 3 EuGVVO bejaht. Die Klage ist auf eine Verletzung des mit Wirkung für die [X.] erteilten [X.] Patents 630 157 dur[X.]h Lieferung von DVDs in die [X.] gestützt. Es wird mithin die Verletzung eines inländis[X.]hen S[X.]hutzre[X.]hts dur[X.]h eine Handlung geltend gema[X.]ht, deren den Geri[X.]htsstand der unerlaubten Handlung begründender Erfolgsort im Inland liegt. Ob die Handlungen der [X.] tatsä[X.]hli[X.]h die geltend gema[X.]hte Patentverletzung begründen, ist keine Frage der Zulässigkeit, sondern der Begründetheit der Klage (vgl. [X.], Urteil vom 29. Juni 2010 - [X.], NJW-RR 2010, 1554-1558).

2. Die Klage ist au[X.]h ni[X.]ht deshalb unzulässig, weil die [X.] auf der Grundlage des [X.] glei[X.]hzeitig in a[X.]ht weiteren Verfahren, in denen die Ents[X.]heidungen des Berufungsgeri[X.]hts ebenfalls mit der Ni[X.]htzulassungsbes[X.]hwerde angegriffen worden sind, von anderen, dem [X.] angehörenden Patentinhabern ebenfalls wegen Patentverletzung in Anspru[X.]h genommen worden ist. Entgegen der Meinung der Revision re[X.]htfertigt dieser Umstand allein ni[X.]ht die Annahme, die Re[X.]htsverfolgung dur[X.]h die Klägerin sei re[X.]htsmissbräu[X.]hli[X.]h.

Die von der Revision gezogene Parallele zu der Re[X.]htspre[X.]hung des [X.] zur missbräu[X.]hli[X.]hen Mehrfa[X.]hverfolgung ein und desselben wettbewerbswidrigen Verhaltens (vgl. [X.], Urteil vom 6. April 2000 - [X.], [X.]Z 144, 165 - Missbräu[X.]hli[X.]he Mehrfa[X.]hverfolgung; vom 17. Januar 2002 - I ZR 241/99, [X.]Z 149, 371 - Missbräu[X.]hli[X.]he Mehrfa[X.]habmahnung; vom 26. Juni 2008 - I ZR 221/05, [X.], 915 - 40 Jahre Garantie) ist verfehlt. Die [X.] wird ni[X.]ht von mehreren Klägern in getrennten Prozessen wegen derselben Re[X.]htsverletzung in Anspru[X.]h genommen, sondern allein die Klägerin ma[X.]ht - wie die Kläger der weiteren Verfahren - die Verletzung eines ihrer S[X.]hutzre[X.]hte dur[X.]h die angegriffenen Handlungen der [X.] geltend. Dies kann ihr au[X.]h dann ni[X.]ht verwehrt werden, wenn die Klagen - wie ersi[X.]htli[X.]h der Fall - koordiniert und gemeinsam vorbereitet worden sind, da die Verletzung jedes Patents gesondert zu prüfen und au[X.]h die re[X.]htli[X.]he Beurteilung sowohl des geltend gema[X.]hten S[X.]hutzes des unmittelbaren [X.] als au[X.]h der geltend gema[X.]hten mittelbaren Patentverletzung davon abhängt oder jedenfalls abhängen kann, was im Einzelfall Gegenstand des Patents[X.]hutzes ist. Ob etwas anderes zu gelten hätte, wenn ohne vernünftigen Grund eine Vielzahl von S[X.]hutzre[X.]hten geltend gema[X.]ht würde, bedarf im Streitfall keiner Ents[X.]heidung.

II. Das Klagepatent betrifft ein Verfahren zum Codieren von Videodaten (Patentanspru[X.]h 11), die aufeinander folgende Vollbilder von Videobildern repräsentieren,

Das Klagepatent betrifft des Weiteren ein De[X.]odierungsverfahren (Patentanspru[X.]h 25) für [X.]odierte Videodaten, die eine Sequenz von Vollbildern von Videobildern repräsentieren, wobei die Videodaten für jedes Vollbild erste und zweite vers[X.]ha[X.]htelte Teilbilder besitzen und das Verfahren folgende S[X.]hritte umfasst:

Das Klagepatent betrifft des Weiteren ein De[X.]odierungssystem (Patentanspru[X.]h 21) für [X.]odierte Videodaten, das sinngemäß die Merkmale von Patentanspru[X.]h 25 aufweist.

III. Das Berufungsgeri[X.]ht hat angenommen, die [X.] habe den Gegenstand von Patentanspru[X.]h 11 des [X.] unmittelbar benutzt, weshalb der Klägerin Ansprü[X.]he auf Unterlassung, S[X.]hadensersatz und Re[X.]hnungslegung aus § 139 Abs. 1 und 2, § 140b [X.], §§ 259, 260 BGB, § 9 Satz 2 Nr. 3 [X.] zustünden. Dies hat es im Wesentli[X.]hen wie folgt begründet: Aufgrund der vom Landgeri[X.]ht festgestellten Befolgung des [X.] sei mangels entgegenstehender Anhaltspunkte davon auszugehen, dass es bei der Codierung der Daten zu einer patentgemäßen Verfahrensführung gekommen sei, denn der Standard kenne ein Verfahren zur Vorhersage[X.]odierung eines [X.], wie es das Klagepatent lehre. Eine DVD mit sol[X.]hen Daten sei als unmittelbares Erzeugnis des mit diesem Patentanspru[X.]h unter S[X.]hutz gestellten Verfahrens i.S. von § 9 Satz 2 Nr. 3 [X.] anzusehen. Patentanspru[X.]h 11 betreffe kein Arbeits-, sondern ein Herstellungsverfahren. Ob au[X.]h ni[X.]htkörperli[X.]he Verfahrenserzeugnisse unter den Erzeugniss[X.]hutz fielen, könne dahinstehen, weil mit der Klage optis[X.]he Datenträger angegriffen würden, auf denen die Daten mithilfe von entlang einer Aufzei[X.]hnungsspur vorgesehenen Vertiefungen und Erhebungen gespei[X.]hert seien. Unmittelbarkeit im Sinne von § 9 Satz 2 Nr. 3 [X.] sei zu bejahen, wenn si[X.]h das angegriffene Erzeugnis als ein Zwis[X.]henprodukt darstelle, das im Ans[X.]hluss an das patentges[X.]hützte Verfahren zwar weiteren Behandlungsmaßnahmen unterzogen worden sei, das patentierte Verfahren aber zur Hervorbringung des Erzeugnisses bestimmungsgemäß und na[X.]h der Verkehrsans[X.]hauung wesentli[X.]h beigetragen habe und das dur[X.]h die Erfindung ges[X.]haffene Erzeugnis seine [X.]harakteristis[X.]hen Eigens[X.]haften und seine Selbständigkeit dur[X.]h die weiteren Behandlungss[X.]hritte ni[X.]ht eingebüßt habe. So verhalte es si[X.]h hier. Na[X.]h der Codierung würden die in das [X.] übertragenen Videodaten dur[X.]h Spei[X.]herung im Re[X.]hner dauerhaft materialisiert. Während der ans[X.]hließenden S[X.]hritte bis zur Herstellung der DVDs behielten die Daten ihre dur[X.]h das Verfahren erhaltenen [X.]harakteristis[X.]hen Eigens[X.]haften unverändert bei.

Für den S[X.]hutz aus § 9 Satz 2 Nr. 3 [X.] sei allein ents[X.]heidend, dass das fragli[X.]he Produkt (DVD) als unmittelbares Resultat des patentges[X.]hützten Herstellungsverfahrens anzusehen sei. Es bleibe den Verbietungsre[X.]hten des S[X.]hutzre[X.]htsinhabers au[X.]h dann ausgesetzt, wenn es si[X.]h ni[X.]ht mehr in der Hand desjenigen befinde, der das patentgemäße Verfahren dur[X.]hgeführt habe. Deshalb werde die [X.] ni[X.]ht dadur[X.]h entlastet, dass die in ihren DVDs erhalten gebliebene Aufzei[X.]hnungsstruktur ni[X.]ht von ihr selbst, sondern von dritter Seite aufgebra[X.]ht worden sei.

Die Re[X.]hte aus dem Klagepatent seien ni[X.]ht ers[X.]höpft. Ers[X.]höpfung sei ni[X.]ht im Hinbli[X.]k darauf eingetreten, dass - na[X.]h dem Vortrag der [X.] - zur Herstellung des der [X.] übersandten [X.]es ([X.]) ein von [X.] lizenziertes Codiergerät und Codierungsprogramm verwendet worden seien. Aus dieser Lizenz könnten gewerbli[X.]he Kunden der [X.] ni[X.]ht die Erlaubnis zur Codierung von [X.] herleiten; dafür benötigten sie vielmehr, was re[X.]htli[X.]h unbedenkli[X.]h sei, eine eigene Lizenz. Das [X.] sei au[X.]h ni[X.]ht dadur[X.]h in einer die Re[X.]hte aus dem Klagepatent konsumierenden Weise in den Verkehr gelangt, dass die Testkäuferin es der [X.] mit Billigung der Klägerin zur Verfügung gestellt habe. Ein zur Ers[X.]höpfung führendes Inverkehrbringen liege (nur) vor, wenn ein erfindungsgemäßer Gegenstand begeben werde und der S[X.]hutzre[X.]htsinhaber hierdur[X.]h den wirts[X.]haftli[X.]hen Wert der Erfindung realisiere. Die Verfügungsgewalt an dem [X.] sei der [X.] jedo[X.]h auss[X.]hließli[X.]h zum Zwe[X.]k eines [X.] übertragen worden, um deren Re[X.]htstreue zu verifizieren.

IV. Diese Beurteilung hält der re[X.]htli[X.]hen Na[X.]hprüfung in einem ents[X.]heidenden Punkt ni[X.]ht stand.

1. Dem Berufungsgeri[X.]ht ist im Ergebnis allerdings darin beizupfli[X.]hten, dass die [X.] ein vom Verbietungsre[X.]ht des [X.] aus § 9 Satz 2 Nr. 3 [X.] und von den Klageanträgen der Klägerin erfasstes unmittelbares Verfahrenserzeugnis in den Verkehr gebra[X.]ht hat. Dieses ist in der Gesamtheit der na[X.]h Anwendung des Verfahrens na[X.]h Patentanspru[X.]h 11 des [X.] erhaltenen und in die gelieferten DVDs eingeprägten [X.]odierten Videodaten zu sehen.

a) Patentanspru[X.]h 11 des [X.] stellt, wie das Berufungsgeri[X.]ht re[X.]htsfehlerfrei und von der Revision unangegriffen angenommen hat, ein Herstellungsverfahren unter S[X.]hutz, das auf analog oder digital gespei[X.]herte Videobildsequenzen angewendet wird, um diese entspre[X.]hend den Vorgaben des [X.] zu [X.]odieren und dabei auf einen Bru[X.]hteil der Ausgangsdatenmenge zu komprimieren (vgl. dazu [X.], [X.] 7, 70 Rn. 46). Na[X.]h Dur[X.]hlaufen der in Patentanspru[X.]h 11 vorgesehenen Verfahrenss[X.]hritte werden als unmittelbares Verfahrenserzeugnis [X.]odierte Videodaten gewonnen, die den Vorgaben dieses Standards entspre[X.]hen und in den erhaltenen Informations- und Aufzei[X.]hnungsstrukturen na[X.]h den Feststellungen des Berufungsgeri[X.]hts zunä[X.]hst im Arbeitsspei[X.]her von En[X.]oderste[X.]kkarten und dana[X.]h in einem für eine DVD geeigneten Format auf der Festplatte eines Re[X.]hners gespei[X.]hert werden. In der Folge bleibt die Gesamtheit der auf diese Weise dauerhaft materialisierten, [X.]odierten [X.] als sol[X.]he unverändert. Im Laufe des Herstellungsprozesses der DVDs werden die Daten zum Zwe[X.]ke ihrer optis[X.]hen Auslesbarkeit in Form von Vertiefungen ("pits") und ni[X.]ht vertieften Berei[X.]hen ("lands") dur[X.]h Einpressen des spiegelverkehrt auf dem Stamper vorhandenen Profils in die als DVDs verwendeten Kunststoffs[X.]heiben eingepresst. Dass die Daten dafür zunä[X.]hst auf dem [X.] und dem Glassmaster zwis[X.]hengespei[X.]hert wurden, ist allein den Erfordernissen der [X.] ges[X.]huldet, lässt na[X.]h den unangegriffenen Feststellungen des Berufungsgeri[X.]hts aber die Identität und Charakteristik der [X.] hergestellten Datenstruktur als des gewonnenen [X.] unberührt. Das Berufungsgeri[X.]ht hat in diesem Zusammenhang ans[X.]hauli[X.]h metaphoris[X.]h von der (we[X.]hselnden) Verpa[X.]kung (Datenträger) einer Ware ([X.]odierte Videodaten) gespro[X.]hen.

b) Die [X.] gewonnene [X.] ist als unmittelbares Verfahrenserzeugnis Gegenstand des Verbotsre[X.]hts des [X.] aus § 9 Satz 2 Nr. 3 [X.], au[X.]h wenn sie selbst ni[X.]ht als ein körperli[X.]her Gegenstand anzusehen ist, sondern ein sol[X.]her erst dur[X.]h ihre Verbindung mit einem Datenträger entsteht.

Na[X.]h der Re[X.]htspre[X.]hung des [X.] können unkörperli[X.]he Signalfolgen, die für die Übersendung über das [X.] geeignete Daten repräsentieren, trotz Fehlens eines körperli[X.]hen Substrats (Datenträgers) Sa[X.]hs[X.]hutz beanspru[X.]hen. Der Bundesgeri[X.]htshof hat dabei darauf abgestellt, dass zwis[X.]hen [X.], die auf einem Datenträger gespei[X.]hert sind, und sol[X.]hen, die ledigli[X.]h über das [X.] übermittelt werden, für die Erfordernisse der Datenverarbeitung kein erhebli[X.]her Unters[X.]hied besteht ([X.], Bes[X.]hluss vom 17. Februar 2004 - [X.], [X.]Z 158, 142 - Signalfolge). Dies trägt dem Umstand Re[X.]hnung, dass dem Datenträger für die bestimmungsgemäße Nutzung der Daten selbst in der Datenverarbeitung keine Bedeutung zukommt, sondern er ledigli[X.]h als Spei[X.]hermedium fungiert. Bei dem im Streitfall vorliegenden Ergebnis des Herstellungsverfahrens na[X.]h Patentanspru[X.]h 11 des [X.] verhält es si[X.]h ni[X.]ht anders. Die vers[X.]hiedenen eingesetzten Datenträger sind für die Verarbeitung und Nutzung der [X.] gewonnenen Gesamtheit [X.]odierter und komprimierter Videodaten ebenfalls nur in der Funktion als Spei[X.]hermedium von Bedeutung, während Gegenstand der bestimmungsgemäßen (datenverarbeitungsmäßigen) Nutzung allein die [X.]odierte, auf dem Datenträger ledigli[X.]h materialisierte [X.] bleibt.

Dass in der Fa[X.]hliteratur Erzeugniss[X.]hutz na[X.]h § 9 Satz 2 Nr. 3 [X.] für unkörperli[X.]he Verfahrensergebnisse wie Li[X.]ht, Wärme, elektris[X.]he Energie oder S[X.]hall dur[X.]hweg - von vereinzelten, in älteren Beiträgen geäußerten Ansi[X.]hten abgesehen - abgelehnt wird (vgl. [X.]/S[X.]haren, Patentgesetz, 10. Aufl., § 9 Rn. 53; Busse/Keukens[X.]hrijver 6. Aufl. § 9 Rn. 100 mwN), begründet keinen Widerspru[X.]h zur Beurteilung des Streitfalls. Diese Auffassung hat ersi[X.]htli[X.]h den unmittelbar mit der Erzeugung zusammenfallenden Ge- oder Verbrau[X.]h von Elektrizität, Wärme, Li[X.]ht und gegebenenfalls au[X.]h S[X.]hallwellen im Bli[X.]k. Damit ist das Abspielen von in eine DVD eingeprägten oder in anderer Form gespei[X.]herten Gesamtheiten von Videodaten s[X.]hon deshalb ni[X.]ht verglei[X.]hbar, weil diese mittels der dafür vorgesehenen Geräte und unter Einsatz entspre[X.]hender De[X.]odierungsvorri[X.]htungen und -verfahren als Videoereignisse ausgelesen und wahrnehmbar gema[X.]ht und auf diese Weise wie körperli[X.]he Gegenstände beliebig oft bestimmungsgemäß genutzt werden können. Es ers[X.]heint wegen dieser Eignung, wie eine Sa[X.]he genutzt und als Gegenstand des Handelsverkehrs dienen zu können, au[X.]h sa[X.]hli[X.]h angemessen, der dur[X.]h das Verfahren hervorgebra[X.]hten [X.] den S[X.]hutz eines unmittelbaren [X.] zuzubilligen.

2. Mit Erfolg wendet die Revision si[X.]h gegen die Ansi[X.]ht des Berufungsgeri[X.]hts, eine Ers[X.]höpfung der Re[X.]hte aus dem Klagepatent sei ni[X.]ht eingetreten.

a) Allerdings kann eine Bere[X.]htigung zur Benutzung der Erfindung seitens Frau [X.], die na[X.]h den Feststellungen des Berufungsgeri[X.]hts selbst keine MPEG-2-Poollizenz und keine von der Klägerin erteilte [X.] besaß, ni[X.]ht, wie die Revision meint, aus der Standardlizenz abgeleitet werden, über die der Hersteller der [X.] verfügte, mit der die Videodaten auf dem der [X.] überlassenen [X.] [X.]odiert worden waren. Das Berufungsgeri[X.]ht hat diesen Vertrag re[X.]htsfehlerfrei dahin ausgelegt, dass er den Herstellern von Codierungsgeräten und -software verwehrt, ihren gewerbli[X.]hen Abnehmern die Nutzung der Geräte und Software für das gewerbli[X.]he Codieren eines oder mehrerer [X.] zur Aufnahme auf einem MPEG2-gepa[X.]kten Medium zu gestatten. Soweit die Revision meint, dass eine weitere Lizenz ledigli[X.]h für einen Handel mit DVDs erforderli[X.]h sei, den Frau [X.] ni[X.]ht betrieben habe, hat das Berufungsgeri[X.]ht dem Standardlizenzvertrag na[X.]h dem Zusammenhang der Ents[X.]heidungsgründe in re[X.]htli[X.]h ni[X.]ht zu beanstandender Weise entnommen, dass ohne eigene Lizenznahme nur ein persönli[X.]h-pr[X.]ater Gebrau[X.]h gestattet sei. Davon kann bei der von Frau [X.] erstellten [X.] s[X.]hon in Anbetra[X.]ht ihres Gegenstands und der Anzahl der bei der [X.] in Auftrag gegebenen Vervielfältigungen ni[X.]ht die Rede sein.

b) Den Umstand, dass die Testkäuferin mit Zustimmung der Klägerin das erfindungsgemäße Verfahren angewendet und das [X.] mit den [X.]odierten Daten angefertigt und dur[X.]h Lieferung an die [X.] in den Verkehr gebra[X.]ht hat, hat das Berufungsgeri[X.]ht unzutreffend gewürdigt.

aa) Das vom Berufungsgeri[X.]ht in Anlehnung an eine markenre[X.]htli[X.]he Ents[X.]heidung des [X.] ([X.], Urteil vom 15. Februar 2007- [X.], [X.], 882 - Parfümtester) für im Streitfall ents[X.]heidend era[X.]htete Kriterium, ob mit dem Inverkehrbringen der wirts[X.]haftli[X.]he Wert des S[X.]hutzre[X.]hts realisiert worden ist, trägt die Verneinung einer Ers[X.]höpfung ni[X.]ht. Wenn die Testkäuferin das erfindungsgemäße Verfahren mit Zustimmung der Klägerin angewandt hat, kann diese gegenüber der Testkäuferin aus dem Klagepatent insoweit keine Re[X.]hte mehr herleiten, und zwar weder wegen der Anwendung des Verfahrens selbst no[X.]h wegen des - bestimmungsgemäß und mit ihrem Willen - hierdur[X.]h unmittelbar hervorgebra[X.]hten [X.]. Indem sie der Testkäuferin - zu wel[X.]hem Zwe[X.]k au[X.]h immer - die Benutzung des Verfahrens gestattet hat, hat die Klägerin den wirts[X.]haftli[X.]hen Wert der Erfindung realisiert. Ist aber hinsi[X.]htli[X.]h des unmittelbaren [X.] Ers[X.]höpfung eingetreten, kann si[X.]h hierauf au[X.]h die [X.] berufen, die das [X.] von der Testkäuferin erhalten hat. Dass Frau [X.] die auf diesem Band gespei[X.]herte, erfindungsgemäß [X.]odierte [X.] mit Zustimmung der Klägerin erzeugt hat, zieht die Revisionserwiderung zu Unre[X.]ht in Zweifel. Frau [X.] hat die Bestellung na[X.]h den Feststellungen des Berufungsgeri[X.]hts auf Veranlassung der Klägerin vorgenommen ([X.], 47). Dass sie das dafür benötigte [X.] glei[X.]hwohl ohne Kenntnis und Billigung der Klägerin hergestellt haben könnte, ist na[X.]h Lage der Dinge ausges[X.]hlossen und so sind die Feststellungen des Berufungsgeri[X.]hts im Zusammenhang der Ents[X.]heidungsgründe au[X.]h zu verstehen. Im Übrigen genügt es für die Ers[X.]höpfung, dass die Klägerin jedenfalls dem Inverkehrbringen des für die [X.] bestimmten [X.]es mit der darauf enthaltenen na[X.]h dem erfindungsgemäßen Verfahren [X.]odierten [X.] zugestimmt hat.

bb) Die aus der Ers[X.]höpfung des Patentre[X.]hts folgende Befugnis zum bestimmungsgemäßen Gebrau[X.]h des unmittelbaren [X.] de[X.]kt au[X.]h die Vervielfältigung dur[X.]h Pressung von 500 DVDs ab.

Die zur freien Benutzbarkeit führende Ers[X.]höpfung der Re[X.]hte aus einem mit Wirkung für die [X.] erteilten Patent tritt bei einem na[X.]h § 9 Satz 2 Nr. 3 [X.] ges[X.]hützten unmittelbaren Verfahrenserzeugnis grundsätzli[X.]h ein, wenn es dur[X.]h den Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung in Deuts[X.]hland in den Verkehr gebra[X.]ht worden ist (vgl. [X.], Urteil vom 24. September 1979 - [X.], [X.], 39 - Fullplastverfahren; [X.]/S[X.]haren, [X.], 10. Aufl., § 9 Rn. 25 mwN). Der Erwerber eines sol[X.]hen in dieser Weise in den Verkehr gebra[X.]hten [X.] und seine eventuellen Re[X.]htsna[X.]hfolger können dieses grundsätzli[X.]h in beliebiger Weise nutzen. Die Fabrikation der von Frau [X.] in Auftrag gegebenen 500 DVDs ist davon ni[X.]ht ausgenommen. Für ihre Herstellung musste der als sol[X.]her identis[X.]h gebliebene [X.]odierte [X.] ledigli[X.]h auf einen Stempel übertragen werden, mit dem die Daten in optis[X.]h auslesbarer Struktur in die gewüns[X.]hte Anzahl von DVD-Rohlingen eingepresst werden konnten (oben [X.]). Die erneute Anwendung des Verfahrens na[X.]h Patentanspru[X.]h 11 des [X.] war dafür ni[X.]ht erforderli[X.]h, sondern dazu rei[X.]hte die Verwendung der auf dem [X.] gespei[X.]herten bereits erfindungsgemäß [X.]odierten [X.] aus. Dana[X.]h kann von der unbere[X.]htigten Hervorbringung (weiterer) unmittelbarer Verfahrenserzeugnisse mangels erneuter Nutzung des erfindungsgemäßen Verfahrens ni[X.]ht gespro[X.]hen werden.

V. Das Berufungsgeri[X.]ht hat ferner angenommen, in der Lieferung der angegriffenen DVDs liege zuglei[X.]h eine mittelbare Verletzung der Ansprü[X.]he 21 und 25 des [X.]. Dies hat es im Wesentli[X.]hen wie folgt begründet: Bei den hergestellten DVDs handele es si[X.]h um Mittel i.S. von § 10 Abs. 1 [X.], die si[X.]h auf ein wesentli[X.]hes Element der Erfindung bezögen. Unter S[X.]hutz gestellt seien die mittels der patentgemäßen Vorri[X.]htung zu de[X.]odierenden und dekomprimierenden Informations- und Aufzei[X.]hnungsstrukturen, die auf den Aufzei[X.]hnungsträgern physis[X.]h vorhanden und erst dadur[X.]h für die De[X.]odierungsvorri[X.]htung verarbeitbar seien. Bei der na[X.]h Patentanspru[X.]h 21 ges[X.]hützten Vorri[X.]htung würden komprimierte digitale Videosignale mit Informationen über die Reihenfolge der Anzeige dekomprimierter Halbbilder empfangen, identifiziert und in die ri[X.]htige Reihenfolge eingeordnet. Die ges[X.]hützte Vorri[X.]htung setze damit eine Aufzei[X.]hnungsstruktur mit physikalis[X.]hen Eigens[X.]haften voraus, wel[X.]he die optis[X.]he Verwertbarkeit der gespei[X.]herten Informationen verbesserten. Werde eine den maßgebli[X.]hen Teilen des [X.] entspre[X.]hende DVD in ein serienmäßig mit einer erfindungsgemäßen De[X.]odierungsvorri[X.]htung ausgestattetes Abspielgerät eingelegt, werde diese erfindungsgemäße Vorri[X.]htung unvermeidbar und unter Verwendung des ebenfalls ges[X.]hützten De[X.]odierungsverfahrens in Funktion genommen. Gebrau[X.]h des na[X.]h Patentanspru[X.]h 21 ges[X.]hützten Gegenstands und Anwendung des na[X.]h Patentanspru[X.]h 25 unter S[X.]hutz gestellten Verfahrens seien unmittelbare Benutzungshandlungen i.S. von § 9 Satz 2 Nrn. 1 und 2 [X.]. Die von der [X.] hergestellten DVDs seien ni[X.]ht als Mittel anzusehen, die für die Verwirkli[X.]hung der ges[X.]hützte Lehre allenfalls von völlig untergeordneter Bedeutung seien, sondern veranlassten Gebrau[X.]h und Anwendung des ges[X.]hützten Gegenstands und Verfahrens ents[X.]heidend. Die Erfindung könne mittels der DVDs aufgrund der darauf bereitgestellten Aufzei[X.]hnungsstrukturen im Zusammenwirken mit anderen Mitteln unmittelbar ausgeführt werden. DVDs mit den in bestimmter Weise komprimierten Videosignalen auf der einen und De[X.]odierungsvorri[X.]htung bzw. -verfahren auf der anderen Seite seien speziell aufeinander abgestimmt, weshalb die Ersteren ni[X.]ht einem bloß zu verarbeitenden Rohstoff glei[X.]hgesetzt werden dürften.

VI. Die Bewertung der Lieferung der angegriffenen DVDs als mittelbare Verletzung der Ansprü[X.]he 21 und 25 des [X.] hält der re[X.]htli[X.]hen Na[X.]hprüfung ni[X.]ht stand.

1. Na[X.]h ständiger Re[X.]htspre[X.]hung des [X.] s[X.]hützt § 10 Abs. 1 [X.] als Patentgefährdungstatbestand den Patentinhaber im Vorfeld drohender Verletzung vor dem Eingriff in den Gegenstand seines S[X.]hutzre[X.]hts ([X.], Urteil vom 4. Mai 2004 - [X.], [X.]Z 159, 76, 84 - Flügelradzähler; Urteil vom 27. Februar 2007 - [X.], [X.], 773 Rn. 18 - Rohrs[X.]hweißverfahren). Vor dem Hintergrund dieses Gesetzeszwe[X.]ks bes[X.]hränkt das Tatbestandsmerkmal der "Mittel, die si[X.]h auf ein wesentli[X.]hes Element der Erfindung beziehen", das Vorfeldverbot auf die Lieferung sol[X.]her Mittel, die na[X.]h ihrer Wirkungsweise geeignet sind, einen Eingriff in den S[X.]hutzgegenstand na[X.]h si[X.]h zu ziehen. Ein Mittel bezieht si[X.]h in der erforderli[X.]hen Weise auf ein wesentli[X.]hes Element der Erfindung, wenn es geeignet ist, bei der Verwirkli[X.]hung des ges[X.]hützten [X.] mit einem sol[X.]hen Element funktional zusammenzuwirken. Von einem sol[X.]hen funktionalen Zusammenwirken des Mittels mit einem oder mehreren Merkmalen des Patentanspru[X.]hs kann aber nur die Rede sein, wenn der ges[X.]hützte Erfindungsgedanke dur[X.]h Einsatz des Mittels tatsä[X.]hli[X.]h verwirkli[X.]ht wird. Das Kriterium der Eignung des Mittels, mit einem wesentli[X.]hen Element der Erfindung bei der Verwirkli[X.]hung des ges[X.]hützten [X.] funktional zusammenzuwirken, s[X.]hließt demgegenüber sol[X.]he Mittel aus, die zwar bei der Benutzung der Erfindung verwendet werden, zur Verwirkli[X.]hung der te[X.]hnis[X.]hen Lehre der Erfindung aber ni[X.]hts beitragen (vgl. [X.], Urteil vom 4. Mai 2004 - [X.], [X.]Z 159, 76 - Flügelradzähler, Urteil vom 27. Februar 2007 - [X.], [X.]Z 171, 168 Rn. 18 - Pipettensystem).

2. An dem für die Verwirkli[X.]hung einer mittelbaren Patentverletzung erforderli[X.]hen funktionalen Zusammenwirken mit einem oder mehreren Merkmalen der Patentansprü[X.]he 21 und 25 des [X.] fehlt es bei einer für die De[X.]odierung na[X.]h dem erfindungsgemäßen Verfahren geeigneten DVD.

Das Verfahren na[X.]h Patentanspru[X.]h 25 des [X.] besteht im Wesentli[X.]hen darin, erfindungsgemäß [X.]odierte Daten in bestimmter Weise zu de[X.]odieren, um die Bildwiedergabe dur[X.]h das Wiedergabegerät zu ermögli[X.]hen. Die erfolgrei[X.]he Anwendung des De[X.]odierungsverfahrens setzt somit zwar voraus, dass die Daten in geeigneter, hier ebenfalls erfindungsgemäßer Weise [X.]odiert sind; insofern müssen DVD und das De[X.]odierungssystem und -verfahren, wie das Berufungsgeri[X.]ht zutreffend ausführt, aufeinander abgestimmt sein. Dies ändert aber ni[X.]hts daran, dass das Verfahren auss[X.]hließli[X.]h darin besteht, die Folge [X.]odierter Daten zu verarbeiten. Der erfindungsgemäße Erfolg besteht demgemäß, wie Patentanspru[X.]h 25 es ausdrü[X.]kt, in der Erzeugung des aus den de[X.]odierten Daten gewonnenen [X.]. Zu diesem Verarbeitungsvorgang und seinem Ergebnis leisten die na[X.]h Maßgabe von Patentanspru[X.]h 11 [X.]odierten Daten selber keinen Beitrag. Sie wirken ni[X.]ht mit dem De[X.]odierungssystem bei der De[X.]odierung zusammen, sondern bilden deren Gegenstand und Ausgangspunkt, ni[X.]ht anders als das Videobild den Gegenstand und Ausgangspunkt der Codierung bildet. Dieser Zusammenhang rei[X.]ht für eine Einbeziehung in den mittelbaren Erfindungss[X.]hutz na[X.]h § 10 [X.] ni[X.]ht aus. Die mittelbare Patentverletzung setzt voraus, dass das gelieferte Mittel glei[X.]hsam als Element oder Baustein Verwendung findet, um wie ein "Räd[X.]hen im Getriebe", die ges[X.]hützte Erfindung vollständig ins Werk zu setzen. Das Mittel muss dementspre[X.]hend in der Weise zur Verwirkli[X.]hung der ges[X.]hützten Erfindung beitragen, dass diese dur[X.]h das Mittel oder mit Hilfe des Mittels vollständig verwirkli[X.]ht werden kann. Einen sol[X.]hen Stellenwert haben die gelieferten DVDs bzw. die darauf gespei[X.]herten Videodaten für das na[X.]h den Patentansprü[X.]hen 21 und 25 ges[X.]hützte System und Verfahren ni[X.]ht. Beide sind ohne das Einlegen einer DVD in das Abspielgerät weder unvollständig no[X.]h funktionsuntaugli[X.]h, sondern es fehlt dann ledigli[X.]h an Bedarf und Anlass für die Inbetriebnahme des Systems und den Ablauf des Verfahrens.

Die Lieferung einer DVD stellt mithin keine Lieferung eines "Mittels" im Sinne des § 10 [X.] dar. Es kann daher offenbleiben, ob eine mittelbare Patentverletzung au[X.]h deshalb verneint werden müsste, weil die mit den DVDs belieferte Frau [X.] zwar insofern ni[X.]ht zur Benutzung des erfindungsgemäßen De[X.]odierungsverfahrens bere[X.]htigt gewesen ist, als ihr, wie das Berufungsgeri[X.]ht festgestellt hat, hierfür keine Lizenz eingeräumt war, die Lieferung der DVDs glei[X.]hwohl eine unmittelbare Verletzung nur dann zur Folge hätte haben können, wenn die [X.]odierten Videobilddaten mittels eines Wiedergabegeräts de[X.]odiert worden wären, das ohne Zustimmung der Klägerin hergestellt worden ist, die Lieferung der DVDs mithin ni[X.]ht geeignet gewesen ist, die Gefahr einer unmittelbaren Patentverletzung zu erhöhen oder eine sol[X.]he unmittelbare Patentverletzung zu erlei[X.]htern und damit diejenige Re[X.]htsverletzung zu fördern, deren Abwehr der Patentgefährdungstatbestand des § 10 [X.] dient.

[X.]. Auf der Grundlage des vorstehend Ausgeführten kann die Klägerin die begehrte Feststellung der S[X.]hadensersatzpfli[X.]ht wegen unmittelbarer Patentverletzung und die zur Bezifferung eines sol[X.]hen S[X.]hadensersatzanspru[X.]hs dienende Re[X.]hnungslegung ebenso wenig verlangen wie die auf die geltend gema[X.]hte unmittelbare und mittelbare Patentverletzung gestützte Auskunft na[X.]h § 140b [X.], weil es an einer (vollendeten) Verletzungshandlung fehlt. Die begehrte Feststellung setzt ebenso wie die Ansprü[X.]he auf Auskunft und Re[X.]hnungslegung eine tatbestandsmäßig vollendete Verletzungshandlung voraus (vgl. [X.], Urteil vom 30. April 1964 - [X.], [X.], 496, 497 - [X.]; Urteil vom 7. Juni 2005 - [X.], [X.], 848, 854 - Antriebss[X.]heibenaufzug; [X.]/[X.]/[X.], [X.], 10. Aufl., § 139 Rn. 40; Busse/Keukens[X.]hrijver 6. Aufl. § 139 [X.] Rn. 87; [X.], [X.] [X.], 3. Aufl. § 139 [X.] Rn. 118). Soweit na[X.]h teilweiser Klagerü[X.]knahme in der Berufungsinstanz und Erledigung in der Hauptsa[X.]he no[X.]h re[X.]htshängig, ist die Klage deshalb als unbegründet abzuweisen. Der [X.] kann die Klageabweisung in diesem Umfang selbst ausspre[X.]hen, weil die Sa[X.]he na[X.]h dem festgestellten Sa[X.]hverhalt zur Endents[X.]heidung reif ist (§ 563 Abs. 3 ZPO).

[X.]I. Die Kostenents[X.]heidung ist unter Berü[X.]ksi[X.]htigung des teilweisen Unterliegens und Obsiegens (§ 92 Abs. 1 ZPO) und dabei hinsi[X.]htli[X.]h der für erledigt erklärten Unterlassungsansprü[X.]he na[X.]h den si[X.]h aus § 91a ZPO ergebenden Grundsätzen na[X.]h billigem Ermessen unter Berü[X.]ksi[X.]htigung des bisherigen Sa[X.]h- und Streitstands zu treffen. Dafür ist der voraussi[X.]htli[X.]he Ausgang des Verfahrens maßgebli[X.]h, sofern er mit hinrei[X.]hender Si[X.]herheit prognostiziert werden kann ([X.], Bes[X.]hluss vom 16. November 1999 - KVR 10/98, [X.]/[X.] 420-422 = NJW-RR 2000, 776 - Erledigte Bes[X.]hwerde), was hier der Fall ist, weil es dafür nur auf Re[X.]htsfragen ankommt. Dana[X.]h sind die auf den Unterlassungsanspru[X.]h wegen unmittelbarer Patentverletzung (Patentanspru[X.]h 11) entfallenden Kosten der [X.] aufzuerlegen. Ohne Eintritt des erledigenden Ereignisses hätte die Klage insoweit im Ergebnis Erfolg gehabt. Zwar stand der Klägerin dieser Anspru[X.]h aus den dargelegten Gründen (oben [X.] und vorstehend [X.]) ni[X.]ht unter dem Gesi[X.]htspunkt der Wiederholungsgefahr zu. Na[X.]h dem festgestellten Sa[X.]hverhalt war jedo[X.]h die Gefahr zukünftiger Verletzungshandlungen (Erstbegehungsgefahr) gegeben, die den Ausspru[X.]h des [X.] getragen hätte. Diese Gefahr ergab si[X.]h daraus, dass die [X.] bereit war, den von Frau [X.] erteilten Auftrag zur Lieferung der gewüns[X.]hten DVDs auszuführen, obwohl sie die Gründe, aus denen si[X.]h die Ers[X.]höpfung der Re[X.]hte aus dem Klagepatent ergab, ni[X.]ht kannte und sie au[X.]h sonst keinen Anlass zu der Annahme hatte, dass Frau [X.] bere[X.]htigt sein könnte, das patentierte Codierungsverfahren zu nutzen. Diese Zusammenhänge re[X.]htfertigen die Prognose, dass die [X.] ni[X.]ht anders gehandelt hätte als im Streitfall, wenn ihr ein Angebot zur Herstellung von DVDs unter Umständen unterbreitet worden wäre, unter denen keine Ers[X.]höpfung der Re[X.]hte aus dem Klagepatent eingetreten wäre. Für die Kostenents[X.]heidung unerhebli[X.]h ist deshalb au[X.]h der Einwand der [X.], das Testges[X.]häft sei re[X.]htsmissbräu[X.]hli[X.]h gewesen, weil keine hinrei[X.]henden Anhaltspunkte für eine bereits begangene oder bevorstehende Re[X.]htsverletzung dur[X.]h die [X.] bestanden hätten - was das Berufungsgeri[X.]ht im Übrigen allerdings mit re[X.]htli[X.]h ni[X.]ht zu beanstandenden Erwägungen verneint hat.

Die Gefahr einer zukünftigen Begehungshandlung dur[X.]h die [X.] ist au[X.]h ni[X.]ht entfallen. Zwar kann die Erstbegehungsgefahr, anders als regelmäßig die Wiederholungsgefahr, ni[X.]ht nur dur[X.]h Abgabe einer uneinges[X.]hränkten, bedingungslosen und dur[X.]h das Verspre[X.]hen einer angemessenen Vertragsstrafe gesi[X.]herten Unterlassungserklärung ausgeräumt werden (vgl. [X.], Urteil vom 7. Juni 2005 - [X.], [X.], 848 - Antriebss[X.]heibenaufzug). Glei[X.]hwohl kann der Wegfall der einmal begründeten Gefahr erstmaliger Begehung s[X.]hutzre[X.]htsverletzender Handlungen nur dann angenommen werden, wenn die Umstände entfallen sind, die diese Gefahr begründet haben, oder wenn aus anderen Gründen aus diesen Umständen ni[X.]ht mehr auf eine drohende S[X.]hutzre[X.]htsverletzung ges[X.]hlossen werden kann. Dafür kommt im Streitfall im Wesentli[X.]hen nur die von der [X.] vorprozessual abgegebene und im Re[X.]htsstreit wiederholte Unterlassungserklärung infrage. Diese rei[X.]hte aber aus denselben Gründen zur Ausräumung der Erstbegehungsgefahr ni[X.]ht aus, wie sie na[X.]h der re[X.]htli[X.]h ni[X.]ht zu beanstandenden Würdigung dur[X.]h das Berufungsgeri[X.]ht ni[X.]ht ausrei[X.]hte, um die Wiederholungsgefahr auszuräumen. Denn zur Beseitigung der Begehungsgefahr wäre mangels anderer von der [X.] ergriffener Maßnahmen zur wirksamen Vermeidung von Lieferungen, wie sie an Frau [X.] vorgenommen wurden, ebenfalls nur eine in der Sa[X.]he so konkret wie der Klageantrag oder ein entspre[X.]hender [X.] gefasste Unterlassungserklärung geeignet gewesen. Daran fehlt es aus den vom Berufungsgeri[X.]ht re[X.]htsfehlerfrei angenommenen und für die Begehungsgefahr glei[X.]hermaßen geltenden Gründen.

Die von der [X.] geltend gema[X.]hten S[X.]hadensersatz-, Auskunfts- und Re[X.]hens[X.]haftslegungs- sowie (nur erstinstanzli[X.]h) Verni[X.]htungsansprü[X.]he fallen na[X.]h den gesamten Umständen des Streitfalls wertmäßig i.S. von § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO ni[X.]ht erhebli[X.]h ins Gewi[X.]ht, so dass es na[X.]h allem angemessen ist, die Kosten des Re[X.]htsstreits gegeneinander aufzuheben.