Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 12.01.2017, Az. X ZR 20/15

[X.]:[X.]:[X.]:2017:120117UXZR20.15.0

BUN[X.]SGERICHTSHOF
IM NAMEN [X.]S VOLKES
URTEIL
X ZR
20/15
Verkündet am:
12. Januar 2017
Hartmann
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Ges[X.]häftsstelle
in der Patentni[X.]htigkeitssa[X.]he

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Der X.
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündli[X.]he Verhand-lung vom 12.
Januar 2017 dur[X.]h [X.]
[X.], Dr.
Grabinski und [X.],
die Ri[X.]hterin S[X.]huster und [X.]
Dei[X.]hfuß
für
Re[X.]ht erkannt:
Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des 2. Senats ([X.]) des [X.] vom 4. Dezember 2014 abgeändert und wie folgt neu gefasst:
Das [X.] Patent 1 010 036 wird unter Abweisung der [X.] Klage dadur[X.]h teilweise für ni[X.]htig erklärt, dass Pa-tentanspru[X.]h 1 folgende Fassung erhält und si[X.]h die [X.], 3, 7, 8, 9 und 11 auf Patentanspru[X.]h 1 in dieser [X.] unmittelbar oder
mittelbar rü[X.]kbeziehen:
"1.
An en[X.]apsulated ele[X.]trophoreti[X.] display having a viewed sur-fa[X.]e and a rear surfa[X.]e and [X.]omprising a polymer matrix having
fluid-[X.]ontaining [X.]avities, wherein the [X.]avities are non-spheri[X.]al in shape, [X.]hara[X.]terised [X.] 1.2, and wherein the ele[X.]trophoreti[X.] display [X.]omprises parti[X.]les that are trans-lated by appli[X.]ation of an ele[X.]tri[X.] field."
Die Klägerin trägt 2/3 und die Beklagte 1/3 der Kosten
des Re[X.]htsstreits.
Von Re[X.]hts wegen
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Tatbestand:
Die Beklagte ist Inhaberin des am 27. August 1998 unter Inanspru[X.]h-nahme von dreißig
[X.]n Prioritätsanmeldungen aus dem
Zeitraum vom 28. August 1997 bis zum 5. März 1998 angemeldeten und mit Wirkung für die [X.] erteilten [X.]n Patents
1 010 036 (Streitpatent).
Von den insgesamt siebzehn
Patentansprü[X.]hen des [X.] wer-den mit der Ni[X.]htigkeitsklage der Klägerin der selbständige Patentanspru[X.]h 1 und die auf diesen unmittelbar oder mittelbar rü[X.]kbezogenen Patentansprü[X.]he 2, 3, 7 bis 9 und 11 angegriffen. Patentanspru[X.]h 1 hat in der [X.] folgenden Wortlaut:
"1.
An en[X.]apsulated ele[X.]trophoreti[X.] display having a viewed sur-fa[X.]e and a rear surfa[X.]e and [X.]omprising a polymer matrix having
fluid-[X.]ontaining [X.]avities, wherein the [X.]avities are non-spheri[X.]al in shape, [X.]hara[X.]terised [X.] 1.2."
Die Klägerin hat geltend gema[X.]ht, der Gegenstand des [X.] sei im angegriffenen Umfang ni[X.]ht patentfähig und
gehe über den Inhalt der [X.] in der
ursprüngli[X.]hen Fassung hinaus. Zudem fehle es im Hinbli[X.]k auf die Erfindung na[X.]h
Patentanspru[X.]h 9 an einer ausführbaren [X.]. Die Beklagte hat das Streitpatent im erteilten Umfang sowie im Umfang von vier Hilfsanträgen verteidigt. Das Patentgeri[X.]ht hat das Streitpatent -
soweit ange-griffen
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für ni[X.]htig erklärt. Mit ihrer Berufung verteidigt die Beklagte das [X.] weiterhin mit
den erstinstanzli[X.]h gestellten Anträgen. Die Klägerin tritt dem Re[X.]htsmittel entgegen.
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Ents[X.]heidungsgründe:
Die zulässige Berufung hat in der Sa[X.]he überwiegend
Erfolg.

I. Das Streitpatent betrifft gekapselte elektrophoretis[X.]he Anzeigen, wie sie etwa für E-Book-Reader verwendet werden.
1. Na[X.]h den
Erläuterungen in der [X.][X.]hrift verfügen diese
ver-gli[X.]hen mit Flüssigkeitskristallen über die Eigens[X.]haften einer guten Helligkeit, eines guten Kontrasts, weiter Betra[X.]htungswinkel, einer Zustandsstabilität und eines niedrigen Leistungsverbrau[X.]hs. Denno[X.]h hätten Probleme hinsi[X.]htli[X.]h der [X.] ihre weitverbreitete Verwendung verhindert
(Streitpatent und
[X.] Übersetzung, Abs. 2).
Eine gekapselte elektrophoretis[X.]he Anzeige bestehe übli[X.]herweise aus Kapseln
mit elektrophoretis[X.]hen Teil[X.]hen, wel[X.]he si[X.]h in einem Bindemittel zwis[X.]hen zwei Elektroden befänden. Die [X.] könnten nützli[X.]he Oberflä[X.]henwe[X.]hselwirkungen mit den elektrophoretis[X.]hen Teil[X.]hen bilden oder
als eine inerte physikalis[X.]he Grenze zwis[X.]hen dem Fluid und dem Binde-mittel wirken
(Streitpatent und
[X.] Übersetzung, Abs. 5). Das elektropho-retis[X.]he Fluid
könne au[X.]h direkt in das Bindemittel dispergiert oder emulgiert werden, um eine "polymerdispergierte elektrophoretis[X.]he Anzeige"
zu
bilden. Obwohl bei sol[X.]hen Anzeigen keine Kapselmembran vorhanden sei, könnten die einzelnen elektrophoretis[X.]hen Phasen als Kapseln bezei[X.]hnet werden
(Streitpatent und
[X.] Übersetzung, Abs. 6).
Aus dem Stand der Te[X.]hnik seien gekapselte elektrophoretis[X.]he Anzei-gen mit einer betra[X.]hteten Oberflä[X.]he und einer rü[X.]kwärtigen Oberflä[X.]he [X.], die eine [X.] mit Fluid enthaltenden Hohlräumen aufwiesen, wobei die Hohlräume na[X.]h der [X.] in
der [X.] 97/50071 [X.] ([X.]) ni[X.]ht kugelförmig seien
(Streitpatent und
[X.] Übersetzung, Abs. 22).
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2. Vor diesem Hintergrund liegt dem Streitpatent das te[X.]hnis[X.]he Problem zugrunde, die Bildqualität
bei gekapselten elektrophoretis[X.]hen Anzeigen [X.] zu verbessern. Das soll na[X.]h Patentanspru[X.]h 1 in der erteilten Fassung dur[X.]h folgendes Erzeugnis errei[X.]ht werden:

1.1
Gekapselte elektrophoretis[X.]he Anzeige
1.2
mit einer betra[X.]hteten Oberflä[X.]he und einer rü[X.]kwärtigen Oberflä[X.]he,
1.3
die eine [X.] mit Hohlräumen aufweist,
1.4
wobei die Hohlräume
1.4a
ein Fluid enthalten,
1.4b
ni[X.]ht kugelförmig sind und
1.4[X.]
ein Längenverhältnis
der Breite zur
Höhe (aspe[X.]t ratio)
von mehr als 1,2 haben.
3. Mit dem Patentgeri[X.]ht ist als
Fa[X.]hmann ein Physiker oder Ingenieur mit Universitätsabs[X.]hluss der Fa[X.]hri[X.]htung Elektrote[X.]hnik mit mehrjähriger Be-rufserfahrung auf dem Gebiet der [X.] und dabei insbesondere der [X.] anzusehen, der bei Bedarf mit einem Chemiker zusammenar-beitet.
4. Gegenstand von
Patentanspru[X.]h 1
ist eine elektrophoretis[X.]he Anzei-ge.
a) Na[X.]h den Erläuterungen in der
Bes[X.]hreibung werden bei einer elek-trophoretis[X.]hen Anzeige
zumindest einige der Teil[X.]hen dur[X.]h das Anlegen elektris[X.]her Felder bewegt oder gedreht (Streitpatent und
[X.] Überset-zung, Abs. 9), wobei die Bewegli[X.]hkeit in man[X.]hen Fällen null sein oder in der 9
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Nähe von null liegen könne, si[X.]h die Teil[X.]hen also ni[X.]ht bewegten
(Streitpatent, Abs. 70 = [X.] Übersetzung,
Abs. 89).
Von dem erfindungsgemäßen Be-griff einer elektrophoretis[X.]hen Anzeige werden damit au[X.]h Anzeigen
erfasst, bei denen die Teil[X.]hen so orientiert werden, dass Li[X.]ht dur[X.]h die Kapsel hindur[X.]h-treten kann, wie es au[X.]h in einem erfindungsgemäßen Ausführungsbeispiel be-s[X.]hrieben ist
(Streitpatent, Abs. 35 = [X.] Übersetzung,
Abs.
54; vgl. au[X.]h Streitpatent und
[X.]
Übersetzung,
Abs. 10).
b) Na[X.]h Merkmal 1.1. ist
die
elektrophoretis[X.]he Anzeige
gekapselt. Diese Vorgabe
wird in den Merkmalen 1.3 und 1.4a und 1.4b dahin ergänzt, dass die (zwis[X.]hen einer betra[X.]hteten und einer rü[X.]kwärtigen Oberflä[X.]he angeordnete)
[X.] Hohlräume aufweisen soll, die ein Fluid enthalten und ni[X.]ht ku-gelförmig sind. Die
ein Fluid enthaltenden Hohlräume
sollen na[X.]h der [X.] ni[X.]ht kugelförmig sein,
da dies vielfa[X.]h zu
optis[X.]hen Verlusten
führe, die
infolge
der Absorption oder der Streuung dur[X.]h die Kapselmaterialien und des
Bindemittels bei gekapselten Anzeigen aufträten
(Streitpatent, Abs. 56 = deut-s[X.]he Übersetzung,
Abs. 75). Das bedeutet jedo[X.]h ni[X.]ht, dass unter den
erfin-dungsgemäßen Begriff der ni[X.]ht-kugelförmigen Hohlräume
allein Hohlräume mit der
Form einer abgefla[X.]hten Kugel subsumiert werden können.
Zwar ist es
na[X.]h
der Bes[X.]hreibung
im Hinbli[X.]k auf die
Kapselform
"wüns[X.]henswert", wenn
der Oberteil der [X.] eine fla[X.]he Oberflä[X.]he aufweist. Die Kapsel könne eine etwas abgefla[X.]hte Kugel, eine stark abgefla[X.]hte Kugel, im Wesentli[X.]hen zylinderförmig oder ein mehrere Fa[X.]etten aufweisendes Polyeder sein
(Streitpa-tent, Abs. 56 = [X.] Übersetzung,
Abs. 75).
Keine dieser
ni[X.]ht-kugel-förmigen Ausgestaltungsmögli[X.]hkeiten
ist
aber als zwingende Anforderung in die Lehre des Patentanspru[X.]hs
1 aufgenommen worden.
[X.]) Merkmal 1.4[X.]
s[X.]hreibt vor, dass die Hohlräume ein Längenverhältnis der Breite zur Höhe (aspe[X.]t ratio) von mehr als 1,2 haben,
und betrifft damit das Mindestlängenverhältnis der Hohlräume in zwei senkre[X.]ht aufeinander stehen-13
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den Ri[X.]htungen. Merkmal 1.4[X.] ergänzt die Vorgaben
des Merkmals
1.4b hin-si[X.]htli[X.]h der Form
der Hohlräume. Weder der Patentanspru[X.]h no[X.]h die [X.] enthalten Angaben dazu, in wel[X.]her Ri[X.]htung die Höhe und die Breite der Hohlräume zu messen sind.
Soweit die Beklagte demgegenüber
der Lehre aus Patentanspru[X.]h 1 ei-ne
Ausri[X.]htung der Hohlräume dahingehend entnehmen will, dass deren
Höhe zwis[X.]hen der betra[X.]hteten und der rü[X.]kwärtigen Oberflä[X.]he verlaufe
und deren Breite parallel zur betra[X.]hteten Oberflä[X.]he ausgeri[X.]htet sei, kann ihr ni[X.]ht [X.] werden. In der Bes[X.]hreibung wird zwar darauf hingewiesen, dass si[X.]h viele der optis[X.]hen Verluste, die bei gekapselten elektrophoretis[X.]hen Anzeigen infolge der Absorption oder der Streuung dur[X.]h die Kapselmaterialien und des Bindemittels auftreten, aus den kugelförmigen Hohlräumen ergäben, weshalb es vorteilhaft sei,
ein di[X.]ht gepa[X.]ktes Feld ni[X.]ht-kugelförmiger Hohlräume [X.] (Streitpatent, Abs. 56 = [X.] Übersetzung,
Abs. 75). Über eine besondere Ausri[X.]htung der entspre[X.]hend erfindungsgemäß vorgesehenen, ni[X.]ht-kugelförmigen und ein Längenverhältnis der Breite zur Höhe von mehr als 1,2 aufweisenden Hohlräume verhält si[X.]h die Bes[X.]hreibung jedo[X.]h ni[X.]ht.
Diesem Verständnis stehen au[X.]h ni[X.]ht die Erläuterungen des Sa[X.]hver-ständigen der Beklagten,
Professor A.

,
zu dem in Patentanspru[X.]h 1 in
der [X.] verwendeten Begriff der
"aspe[X.]t ratio"
entgegen. Inso-weit mag es sein, dass bei Ausübung des im Streitpatent bes[X.]hriebenen und in Patentanspru[X.]h 12 unter S[X.]hutz gestellten Herstellungsverfahrens
dur[X.]h eine auf das Bindemittel angewendete me[X.]hanis[X.]he Kraft die gekapselte Phase ni[X.]ht nur zu ni[X.]ht-kugelförmigen Hohlräumen gezogen wird, sondern dies au[X.]h zwangsläufig dazu führt, dass die [X.] parallel zur Oberflä[X.]he ausgeri[X.]htet werden ([X.] 4, zur Frage 2). Als Erzeugnisanspru[X.]h ist [X.] aber ni[X.]ht auf gekapselte elektrophoretis[X.]he Anzeigen bes[X.]hränkt, die na[X.]h dem in Patentanspru[X.]h 12 unter S[X.]hutz gestellten Verfahren hergestellt 15
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worden
sind
(zu weiteren Herstellungsverfahren vgl.
Streitpatent Abs. 20 und 81
f.
= [X.] Übersetzung, Abs. 20 und 100 f.), so dass der Fa[X.]hmann ent-spre[X.]hende Folgerungen au[X.]h ni[X.]ht aus dem in Patentanspru[X.]h 1 verwendeten Begriff der
"aspe[X.]t ratio"
abgeleitet hätte.
d) Zutreffend hat das Patentgeri[X.]ht des Weiteren ausgeführt, dass na[X.]h Patentanspru[X.]h 1 ni[X.]ht ausges[X.]hlossen wird, dass die erfindungsgemäße elek-trophoretis[X.]he Anzeige neben ni[X.]ht-kugelförmigen Hohlräumen mit einem Län-genverhältnis von Breite zu Höhe von mehr als 1,2 au[X.]h kugelförmige oder ni[X.]ht-ni[X.]htkugelförmige mit einem geringeren Längenverhältnis aufweist. Ob
die Lehre aus
Patentanspru[X.]h 1
darüber hinaus au[X.]h dahin zu verstehen ist, dass die [X.]

entgegen den Ausführungen im Urteil des Patentgeri[X.]hts -
mehr als zwei entspre[X.]hend den Merkmalen
1.4a bis 1.4[X.] ausgebildete [X.] aufweisen muss (vgl. insoweit au[X.]h Streitpatent, Abs. 56 = [X.] Übersetzung,
Abs. 75), bedarf mangels Ents[X.]heidungsrelevanz keiner ab-s[X.]hließenden Beurteilung.
II. Das Patentgeri[X.]ht hat den Gegenstand des erteilten Anspru[X.]hs 1 we-gen fehlender erfinderis[X.]her Tätigkeit als ni[X.]ht patentfähig angesehen und si[X.]h zur Begründung im Wesentli[X.]hen auf die
vorveröffentli[X.]hte [X.] Patents[X.]hrift
5 650 872 ([X.]) gestützt.
Die [X.] offenbare neben [X.], bei denen Partikel dur[X.]h ein elektris[X.]hes Feld nur ausgeri[X.]htet würden, au[X.]h elektrophoretis[X.]he Anzeigen, bei denen si[X.]h die Partikel zwis[X.]hen Elektroden bewegten, was mit "to move"
bes[X.]hrieben werde und immer au[X.]h eine Translationsbewegung der Teil[X.]hen enthalte. Die in der [X.] offenbarte
elektrophoretis[X.]he Anzeige sei au[X.]h [X.], da sie ges[X.]hlossene Hohlräume aufweise, in denen si[X.]h ein Fluid befinde. Die gekapselte elektrophoretis[X.]he Anzeige besitze eine betra[X.]htete und eine rü[X.]kwärtige Oberflä[X.]he. Sie weise eine [X.] mit fluidenthaltenden Hohlräumen auf. Die Tröpf[X.]hen bestünden aus einer Suspension, die das Fluid 17
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darstelle, wel[X.]hes si[X.]h in einem Hohlraum befinde, nämli[X.]h dem Volumen, das das Tröpf[X.]hen einnehme.

Die Hohlräume seien ni[X.]ht kugelförmig. In den Figuren 5 bis 7 würden eindeutig Hohlräume darstellende Tröpf[X.]hen gezeigt, wel[X.]he eine von der Ku-gelform abwei[X.]hende Form aufwiesen. Es möge sein, dass beim Erstellen der Figuren 5 bis 7 ni[X.]ht darauf gea[X.]htet worden sei, eine Kugelform zu zei[X.]hnen. Dies drü[X.]ke
jedo[X.]h ebenso wie die Tatsa[X.]he, dass die Form der Hohlräume in der Bes[X.]hreibung ni[X.]ht erwähnt werde, aus, dass es auf die genaue Form der Hohlräume ni[X.]ht ankomme und diese au[X.]h von der Kugelform abwei[X.]hen könn-ten, ohne den Erfolg der in der [X.] offenbarten Erfindung, bei der es si[X.]h um einen Herstellungsprozess für anisometris[X.]he Partikel und diese verwendende Li[X.]htventile und elektrophoretis[X.]he Anzeigen handele, in Frage zu stellen. Der Fa[X.]hmann ergreife deshalb keine Maßnahmen, die
eine Kugelform der in der [X.] enthaltenen Hohlräume si[X.]herstellten, zumindest solange die Abwei[X.]hung von der Kugelform ni[X.]ht zu groß sei. Ohne sol[X.]he Maßnahmen erhalte der Fa[X.]hmann insbesondere im Berei[X.]h des Films stets au[X.]h [X.], die ni[X.]ht exakt kugelförmig seien.
Da ein Längenverhältnis von Höhe zu Breite von 1,2 keine starke Abwei-[X.]hung von der Kugelform sei, gehe der Fa[X.]hmann davon aus, dass er Abwei-[X.]hungen in dieser Größenordnung tolerieren könne, soweit er sol[X.]he ni[X.]ht be-reits in den Figuren 5 bis 7 der [X.] erkenne. Damit werde ihm
der Gegenstand von Patentanspru[X.]h 1 in der erteilten Fassung nahegelegt.
Au[X.]h der Gegenstand von Patentanspru[X.]h 1 in der Fassung des [X.], der gegenüber der erteilten Fassung das zusätzli[X.]he Merkmal aufwei-se, dass die Partikel bei der Anwendung eines elektris[X.]hen Feldes vers[X.]hoben werden, beruhe auf keiner
erfinderis[X.]hen Tätigkeit. Dieses Merkmal sei bereits in der [X.] bei elektrophoretis[X.]hen Anzeigen gegeben. Der dort dargestellte 20
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Unters[X.]hied zwis[X.]hen [X.] und elektrophoretis[X.]hen Anzeigen beinhalte gerade, dass bei letzteren au[X.]h eine Translationsbewegung stattfinde.
Ferner
sei der
Gegenstand von Patentanspru[X.]h 1 au[X.]h in den
Fassun-gen der
weiteren drei Hilfsanträge ni[X.]ht re[X.]htsbeständig.
[X.] Die Begründung des Patentgeri[X.]hts hält
den Angriffen der Berufung ni[X.]ht
stand.
Der Gegenstand des Patentanspru[X.]hs 1 in der Fassung des [X.] wird
dur[X.]h die [X.]
weder offenbart no[X.]h nahegelegt.
1. Die [X.] lehrt
eine elektrooptis[X.]he Vorri[X.]htung
bestehend aus einer aus gegenüberliegenden Zellwänden ausgebildeten Zelle mit einer zwis[X.]hen den Zellwänden vorgesehenen Li[X.]htmodulationseinheit. Die Li[X.]htmodulations-einheit umfasst in einem Medium suspendierte
Teil[X.]hen, die anisometris[X.]h [X.] sind und eine bestimmte mittlere Korngröße aufweisen
([X.], [X.], [X.]
55
ff.), wodur[X.]h
einem bei [X.] bestehenden Bedarf an
einer Sus-pension ultrafeiner Teil[X.]hen abgeholfen werden
soll
([X.], [X.], [X.] 7 ff.; [X.]
33
ff.). Die
elektrooptis[X.]he
Vorri[X.]htung kann ein
Li[X.]htventil
sein, bei dem
Suspensionen ausri[X.]htbarer Teil[X.]hen
verwendet werden, aber au[X.]h eine [X.] Art
von Li[X.]htsteuerungsvorri[X.]htung, bei der
Teil[X.]hensuspensionen genutzt werden, wie elektrophoretis[X.]he
Displays, bei denen si[X.]h die Teil[X.]hen zwis[X.]hen Elektroden in einer Zelle bewegen
([X.], [X.] 3, [X.] 20 ff.; [X.], [X.] 55 ff.).
Damit offenbart die [X.] eine elektrophoretis[X.]he Anzeige im Sinne des Merkmals 1 ni[X.]ht nur im Hinbli[X.]k auf
die genannten elektrophoretis[X.]hen Dis-plays, sondern au[X.]h
hinsi[X.]htli[X.]h der dort aufgeführten Li[X.]htventile, da es
na[X.]h dem

wie erläutert -
weiten Verständnis des Klagepatents
für die [X.] dieses Merkmals
hinrei[X.]hend
ist, wenn die Teil[X.]hen bei der Anzeige so innerhalb der Kapsel orientiert werden, dass
Li[X.]ht dur[X.]h die Kapsel treten kann. Das ist au[X.]h bei den [X.] der [X.] der Fall.

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Die offenbarte elektrophoretis[X.]he Anzeige verfügt
zudem über eine be-tra[X.]htete und eine rü[X.]kwärtige Anzeigenoberflä[X.]he, wie sie beispielsweise das
in Figur 5 der [X.] gezeigte
Li[X.]htventil
aufweist, wobei eine der beiden [X.] als betra[X.]htete und die andere als rü[X.]kwärtige Oberflä[X.]he angesehen werden kann.
Die in den
Figuren
5, 6 und 7
der [X.] gezeigten
elektrophoretis[X.]hen
An-zeigen
(Li[X.]htventile 27)
sind mit einem Film (24) ausgestattet, der aus einer Matrix vernetzter Polymere in Form eines
transparenten
Kunststoffs
(25) be-steht. In dem Kunststoff sind Hohlräume (droplets)
verteilt, die flüssige Teil[X.]hen (21) enthaltende [X.] (26) und damit
ein Fluid
enthalten
([X.], [X.] 4, [X.] 22 ff.; [X.] 37 ff.; [X.] 51 ff.).
Dass die Hohlräume ni[X.]ht dur[X.]h mittels einer Membran von der [X.] abgetrennte
Kapseln gebildet werden, steht einer [X.] der Lehre aus Patentanspru[X.]h 1 ni[X.]ht entgegen, da na[X.]h der Bes[X.]hreibung des [X.]
au[X.]h derartige polymerdispergierte elektropho-retis[X.]he Anzeigen
als
erfindungsgemäße Kapseln anzusehen
sind (vgl. [X.], Abs. 6).
Aus der [X.] geht jedo[X.]h ni[X.]ht hervor, dass die Hohlräume ein Längen-verhältnis der Breite zur Höhe von mehr als 1,2 haben. In den Figuren 5 bis 7 sind die Hohlräume (droplets)
zwar ni[X.]ht exakt kugelförmig gezei[X.]hnet.
Dabei ist jedo[X.]h zu berü[X.]ksi[X.]htigen, dass es si[X.]h um eine s[X.]hematis[X.]he Darstellung des Aufbaus der Li[X.]htventile im Quers[X.]hnitt handelt. Es findet si[X.]h kein Anhalt dafür, dass es für das jeweils dargestellte Ausführungsbeispiel darauf ankommt, dass die Hohlräume ni[X.]ht-kugelförmig ausgestaltet sind. Selbst wenn denno[X.]h mit dem Patentgeri[X.]ht angenommen wird, dass der Fa[X.]hmann
den Figuren 5 bis 7 entnimmt, dass es ni[X.]ht erhebli[X.]h ist, ob die Hohlräume kugelförmig oder ni[X.]ht-kugelförmig ausgestaltet sind und damit au[X.]h letztere offenbart sind, fehlt es jedenfalls
an einer [X.] eines Längenverhältnisses der Breite zur Höhe
von 1,2.
Der
Hinweis des Patentgeri[X.]hts, der Fa[X.]hmann könne erkennen, 27
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dass er Abwei[X.]hungen von der Kugelform in dieser geringen
Größenordnung tolerieren könne, rei[X.]ht insoweit ni[X.]ht, weil es si[X.]h um eine Ergänzung der [X.] dur[X.]h das Fa[X.]hwissen des Fa[X.]hmanns handeln würde (vgl. [X.], Urteil vom 16. Dezember 2008

[X.], [X.]Z 179, 168
Rn. 27

Olan-zapin).
Der
Klägerin kann au[X.]h ni[X.]ht darin beigetreten werden, dass der Fa[X.]h-mann bei Na[X.]harbeitung der in [X.] bes[X.]hriebenen Lehre bei den Hohlräumen (droplets)
zwangsläufig zu dem in Merkmal 1.4[X.] geforderten [X.] zu Höhe gekommen und dieses damit als intrinsis[X.]he Eigens[X.]haft offenbart wäre. Hinsi[X.]htli[X.]h der Herstellung des die vernetzte [X.] (25) enthaltenden Films (24) wird in der [X.] auf die [X.] [X.]
93/09460 ([X.]0)
verwiesen.
Aus der [X.]0 geht hervor, dass [X.] etwa dur[X.]h
Wärmebehandlung oder UV-Li[X.]ht quervernetzt wird
([X.]0, Ausführungsbeispiele 1 und 13, [X.]0 f.; 37 f.). Wie dur[X.]h das Guta[X.]hten von Professor A.

und den darin in Bezug genommenen Fa[X.]hbeitrag von Da-
vankov und [X.] ([X.], Maria P. [X.], [X.]: Synthesis, Properties, Stru[X.]ture and Appli[X.]ation, Elsevier 2010, [X.]; [X.]4) belegt wird, führt eine Vernetzung von Polymeren jedo[X.]h im Allgemeinen ni[X.]ht zu einer Erhöhung der Di[X.]hte und daraus folgend einem S[X.]hrumpfen, das die Hohlräume beeinflussen könnte.
Gegenteiliges ergibt si[X.]h au[X.]h ni[X.]ht aus den Ausführungen in der [X.]s[X.]hrift, wona[X.]h eine polymerdispergierte elektrophoretis[X.]he Anzeige ähn-li[X.]h
wie eine polymerdispergierte Flüssigkristallanzeige au[X.]h derart hergestellt werde
könne, dass während des Tro[X.]knens und Härtens des Bindemittels die gekapselte Phase in ni[X.]ht-kugelförmige Hohlräume gezogen werde (Streitpa-tent, Abs. 62 = [X.]
Übersetzung,
Abs. 81), da darin
die näheren [X.] offen
gelassen werden, insbesondere ob als Bindemittel

wie es im folgenden Absatz der [X.][X.]hrift erwähnt wird (Streitpatent, Abs. 63 = 30
31
-
13
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[X.] Übersetzung, Abs.
82) -
ein wässriges [X.] wurde, das zu einem S[X.]hrumpfen des Polymers und dadur[X.]h
zu einer ni[X.]htkugelförmigen Verformung der gekapselten Phasen geführt hat. Im Übri-gen sollen die gekapselten Phasen zwar in ni[X.]ht-kugelförmige Hohlräume [X.] worden sein; dass diese darüber hinaus au[X.]h ein Längenverhältnis der Breite zur
Höhe von mehr als 1,2 gehabt haben, ist den genannten Ausführun-gen aber ni[X.]ht zu entnehmen.

Dem steht au[X.]h ni[X.]ht entgegen, dass in einem Fa[X.]hbeitrag von [X.] (Paul S. [X.], [X.], [X.]. Ltd, [X.], 1995, S. 26 ff.; [X.])
von einem S[X.]hrumpfen der [X.] und einer daraus resultierenden Verformung eines signifikanten Teils der [X.] mit einem [X.] zu Höhe von mehr als 1,2 beri[X.]htet wird. Denn dabei wurde ein
wässriges
[X.] ein-gesetzt, na[X.]h dessen Tro[X.]knung die abgefla[X.]hte Form der [X.]n ent-stand
([X.], 26).
Die Verwendung eines sol[X.]hen [X.] wird jedo[X.]h weder in der [X.] no[X.]h in der [X.]0 gelehrt, so dass die Ergebnisse der [X.] ni[X.]ht als zwangsläufige Folge einer Na[X.]harbeitung der dort offenbarten Lehre übertragen werden können.
2.
Ausgehend von dem [X.]sgehalt der [X.] war es entgegen den Ausführungen des Patentgeri[X.]hts für den Fa[X.]hmann au[X.]h ni[X.]ht [X.], Hohlräume mit einem Längenverhältnis der
Breite zur
Höhe von mehr als 1,2 vorzusehen. Es mag sein, dass dem Fa[X.]hmann aufgrund seines Fa[X.]hwis-sens Herstellungsverfahren wie der Einsatz eines [X.] zur Verfügung standen, mit denen er derart geformte fluidenthaltende [X.] in der [X.] herstellen konnte. Es ist aber auf Grundlage der Fest-stellungen des Patentgeri[X.]hts kein Anlass erkennbar, weshalb der Fa[X.]hmann bei Ausführung der [X.] eine sol[X.]he Form hätte anstreben sollen.

32
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-
14
-
IV. Soweit im
Urteil des Patentgeri[X.]hts über den Hauptantrag der [X.] erkannt wurde, stellt si[X.]h
dieses
jedo[X.]h im Ergebnis als ri[X.]htig dar. Der
[X.] von Patentanspru[X.]h 1 in der erteilten Fassung ist im Hinbli[X.]k auf im Urteil des Patentgeri[X.]hts ni[X.]ht berü[X.]ksi[X.]htigten
Stand der Te[X.]hnik ni[X.]ht patent-fähig.
1.
Der Gegenstand von Patentanspru[X.]h 1 in der Fassung des [X.] wurde
dem Fa[X.]hmann jedo[X.]h
ni[X.]ht dur[X.]h die [X.] 98/19208 ([X.]1) offenbart oder
nahegelegt.
a)
Die
[X.]1
ist zwar ein na[X.]h § 117 [X.]
i.[X.]. § 531 Abs. 2 Satz 1 Nr.
3 ZPO zulässiges Angriffsmittel, obwohl sie von der Klägerin erst mit der [X.] vorgelegt worden und deshalb neu ist. Denn na[X.]h der Re[X.]htspre[X.]hung des Senats ist ein Ni[X.]htigkeitskläger grundsätzli[X.]h ni[X.]ht gehal-ten, den Angriff gegen die Patentfähigkeit auf alle denkbaren Gesi[X.]htspunkte
zu stützen, wenn das Patentgeri[X.]ht in seinem gemäß § 83 Abs. 1 [X.] erteilten Hinweis erkennen lässt, dass es dessen Argumentation in einem bestimmten Punkt für zutreffend era[X.]htet ([X.], Urteil vom 28. August 2012

[X.], [X.]Z 194, 290 = GRUR 2012, 1236 Rn. 38

Fahrzeugwe[X.]hselstromgenerator; Urteil vom 28. Mai 2013

[X.], [X.], 912 Rn. 71

[X.]). Im Streitfall hat das Patentgeri[X.]ht in seinem Hinweis na[X.]h § 83 Abs. 1 [X.] na[X.]h vorläufiger Beurteilung die Lehre aus Patentanspru[X.]h 1 im Hinbli[X.]k auf die [X.] und die [X.] für ni[X.]ht neu und im Hinbli[X.]k auf die [X.] sowie
fa[X.]hmänni-s[X.]hes Wissen für ni[X.]ht naheliegend era[X.]htet. Dana[X.]h beruht es ni[X.]ht auf einer Na[X.]hlässigkeit, dass die Klägerin davon abgesehen hat, die [X.]1 als weitere Entgegenhaltung bereits im erstinstanzli[X.]hen Verfahren vorzulegen.
b) Die am 17. Oktober 1997 eingerei[X.]hte und am 7. Mai 1998 veröffent-li[X.]hte [X.] [X.]1 ist au[X.]h als
Stand der Te[X.]hnik na[X.]h Art. 54 Abs.
2 EPÜ
bei der Prüfung von Neuheit und erfinderis[X.]her
Tätigkeit zu [X.]. Der Zeitrang des [X.] wird jedenfalls hinsi[X.]htli[X.]h des Gegen-34
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-
15
-
stands aus Patentanspru[X.]h 1 und der auf diesen rü[X.]kbezogenen [X.] erst dur[X.]h den Tag seiner Anmeldung am 28. August 1998 bestimmt.
Als Anmeldetag gilt ni[X.]ht bereits der Tag der Anmeldung einer der zehn
von dem Streitpatent beanspru[X.]hten
und vor dem 17. Oktober 1997 eingerei[X.]hten
[X.] (Art. 89 EPÜ).
Die Beklagte hat na[X.]h Bestreiten der Klägerin und einem ri[X.]hterli[X.]hem Hinweis ni[X.]ht dargetan und es ist au[X.]h sonst ni[X.]ht er-si[X.]htli[X.]h, dass der Gegenstand von Patentanspru[X.]h 1 in einer dieser
Prioritäts-anmeldungen als zur Erfindung gehörend offenbart worden ist
(Art. 87 Abs.
1 EPÜ).
[X.]) Der Gegenstand von
Patentanspru[X.]h 1 ist
in der [X.]1
jedo[X.]h ni[X.]ht of-fenbart. Die Entgegenhaltung
lehrt zwar eine gekapselte elektrophoretis[X.]he An-zeige mit einer betra[X.]hteten und einer rü[X.]kseitigen Oberflä[X.]he, die eine Poly-mermatrix mit fluidenthaltenden Hohlräumen aufweist ([X.]1, S.
3, [X.]
10
ff.; S.
4, [X.] 4
ff., 16 ff.; Figuren 1a und 1b; Anspru[X.]h 1), die ni[X.]ht kugelförmig sein können ([X.]1, [X.], [X.] 6 ff.). Es wird jedo[X.]h weder bes[X.]hrieben no[X.]h gezeigt, dass die Hohlräume ein Längenverhältnis der Breite zur
Höhe von mehr als 1,2 haben sollen.

Die Klägerin meint allerdings, dass dieses Längenverhältnis eine intrinsi-s[X.]he Eigens[X.]haft der in der [X.]1 offenbarten [X.]n sei. Die in der [X.]1 vorges[X.]hlagene Verwendung von PVA ([X.]) als [X.] führe na[X.]h [X.] zwangsläufig beim Aushärten auf einer ebenen Flä[X.]he zur S[X.]hrumpfung des PVA-Films. Da darin die flexiblen [X.]n enthalten seien, würden sie identis[X.]h zu Figur 2.6 der [X.] verformt und wiesen eine [X.] der Breite zur
Höhe wie in Figur 2.7 der [X.] und damit von mehr als 1,2
auf.

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-
16
-
Dem kann ni[X.]ht beigetreten werden. Na[X.]h den Angaben der [X.] ist die [X.] mit den fluidenthaltenden Hohlräumen (droplets)
dur[X.]h Emulgie-ren der [X.]n in PVA
als [X.] entstanden. Das unters[X.]heidet si[X.]h von den in [X.]1 offenbarten Herstellungsverfahren.
Dana[X.]h werden zunä[X.]hst [X.], wie das Koazervations-verfahren
mit Gelatine oder Gummiarabikum ([X.]1, [X.], [X.] 19 ff.

sog. erster Ansatz), das Grenzflä[X.]hen-Polymerisationsverfahren ([X.]1, S.
7, [X.]
32
ff.

sog. zweiter Ansatz),
die
"In-situ"-Polymerisation
([X.]1, [X.], [X.] 10 ff.

sog. dritter Ansatz) und das Koazervationsverfahren mit
Gelatine oder [X.] na[X.]h dem [X.]n Patent 3 585 381 ([X.]1, S.
8, [X.]
30
ff.

sog. fünfter Ansatz)
aufgeführt. Im Hinbli[X.]k auf die na[X.]h diesen Verfahren ge-fertigten fluidenthaltenden [X.]n wird dann im Hinbli[X.]k auf das in Figur 1B
der [X.]1 gezeigte Ausführungsbeispiel ausgeführt, dass selbige in der [X.] einer elektrophoretis[X.]hen Anzeige immobilisiert werden
könnten, wobei als mögli[X.]he Bindemittel PVA, Gelatine, Epoxy-
oder andere Harze ge-nannt werden ([X.]1, [X.], [X.] 19 ff.; [X.], [X.] 25 ff.). Au[X.]h wenn der Fa[X.]hmann si[X.]h dana[X.]h von den
genannten Bindemittel gerade
für PVA ents[X.]hieden hätte, heben si[X.]h die
genannten
"Ansätze"
von dem si[X.]h aus der [X.] ergebenden Herstellungsverfahren jedenfalls dadur[X.]h ab, dass die [X.]n ni[X.]ht in die [X.] emulgiert, sondern als fertige Kapseln eingebra[X.]ht werden. Dass
die Ergebnisse der
[X.] denno[X.]h auf die vier "Ansätze"
übertragen werden können, ist
von der Klägerin ni[X.]ht dargelegt
worden und au[X.]h sonst ni[X.]ht er-si[X.]htli[X.]h.
Soweit in der [X.]1 darüber hinaus auf die Mögli[X.]hkeit einer direkten Emulsion der elektrophoretis[X.]hen Flüssigkeit ohne eine Verkapselung in die [X.] hingewiesen wird
([X.]1, [X.], Zeilen 11 ff.; sog. vierter An-satz), fehlt es ni[X.]ht nur an
einem Hinweis, dass diese Mögli[X.]hkeit gegenüber den immobilisierten [X.]n bevorzugt sei, sondern vor allem an einer 40
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42
-
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-
Anregung, PVA aus der Gruppe der vier in der [X.]1 genannten Bindemittel zu wählen und überdies als S[X.]hrumpfungsbindemittel einzusetzen, um eine Ver-glei[X.]hbarkeit mit dem in [X.] offenbarten Herstellungsverfahren zu begründen.
Dass bei
einer direkten Emulsion der elektrophoretis[X.]hen Flüssigkeit in die
[X.] die Vernetzung ni[X.]ht ohne weiteres zu einer
Ausbildung von Hohlräumen mit einem Längenverhältnis der Breite zur Höhe von mehr als 1,2 führt, ist bereits im Zusammenhang mit der [X.] erläutert worden und gilt inso-weit für die [X.]1 glei[X.]hermaßen.
d) Für den Fa[X.]hmann lag
die Ausbildung derartiger Hohlräume au[X.]h ni[X.]ht nahe.
Zwar hat die Klägerin in der Verhandlung darauf hingewiesen, dass dem Fa[X.]hmann in der [X.]1 Gelatine als sowohl für die Bildung der Kapseln im Koazervationsverfahren als au[X.]h für die Bildung der [X.] geeignetes Material offenbart werde
und diesem aufgrund seines Fa[X.]hwissens bekannt sei, dass es si[X.]h bei Gelatine um ein S[X.]hrumpfungsbindemittel handele. Daraus folgt jedo[X.]h no[X.]h keine Anregung, auf die Verkapselung zu verzi[X.]hten und die Hohlräume unmittelbar in der [X.] zu bilden, zumal es si[X.]h bei [X.] nur um eines von mehreren Materialien handelt, die
dem Fa[X.]hmann im Zu-sammenhang mit der Verkapselung na[X.]h dem Koazervationsverfahren und der Bildung der [X.] genannt werden (vgl. [X.]1, [X.], [X.] 3 f.).
2.
Der Gegenstand von Patentanspru[X.]h 1 wurde dem Fa[X.]hmann
au[X.]h ni[X.]ht dur[X.]h die am
12. März 1998 angemeldete und am 24. September 1998 veröffentli[X.]hte [X.] 98/41899 ([X.]2) offenbart.
a) Obwohl die [X.]2, wie die [X.]1, erst mit der [X.] vorgelegt worden ist,
handelt es si[X.]h au[X.]h
bei dieser Entgegenhaltung
aus den genannten Gründen um ein na[X.]h § 117 [X.] i.[X.]. § 531 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 ZPO zulässiges Angriffsmittel.
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18
-

b) Die [X.]2 ist überdies na[X.]h § 54 Abs. 3 EPÜ für die Neuheitsprüfung zu berü[X.]ksi[X.]htigen, da das am 27. August 1998 angemeldete Streitpatent
die Prioritäten
aus den dreißig in Anspru[X.]h genommenen
und vor dem 12. März 1998 eingerei[X.]hten
Prioritätsanmeldungen hinsi[X.]htli[X.]h des Gegenstands
von Patentanspru[X.]h 1

entspre[X.]hend den obigen Erläuterungen -
ni[X.]ht wirksam in Anspru[X.]h nehmen kann.
[X.]) Der [X.]2 ist eine gekapselte elektrophoretis[X.]he Anzeige na[X.]h [X.] der Merkmale 1.1
bis 1.4b zu entnehmen (vgl. [X.]2, [X.], [X.] 11 ff., 17 ff.; [X.], [X.] 27 ff.; [X.], [X.] 14 ff.; Figur 7E). Entgegen der Ansi[X.]ht der Klägerin ist Merkmal 1.4[X.] in
der -
am Ende dieses Absatzes wiedergegebenen -
Figur 7E der [X.]2 aber ni[X.]ht gezeigt. Die Zei[X.]hnung soll die Ausführungen in der [X.] der [X.]2 illustrieren, wona[X.]h die Wände der [X.]n (320) entweder [X.]hemis[X.]h entfestigt oder einem Dru[X.]k ausgesetzt sein können, um si[X.]h präzise in lineare Begrenzungen einzufügen. Dass es insoweit bei den [X.]n
auf das Längenverhältnis
der Breite zur Höhe ankommt und [X.] über 1,2 ist, ergibt si[X.]h daraus ni[X.]ht.

Merkmal 1.4[X.] wird s[X.]hließli[X.]h au[X.]h ni[X.]ht als intrinsis[X.]he Eigens[X.]haft in der [X.]2 offenbart. Der Einsatz wässriger [X.] wird zwar als alternativer Träger zu photo-, thermis[X.]h oder [X.]hemis[X.]h härtbaren Trägern für die Dispersion der bereits fertigen [X.]n
genannt. Selbst wenn der 46
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-
Fa[X.]hmann si[X.]h bei dieser Auswahl für das wässrige Verdampfungsmittel ent-s[X.]heiden sollte, ist damit aber no[X.]h ni[X.]ht notwendigerweise für die Hohlräume ein Längenverhältnis der Breite zur
Höhe von 1,2 errei[X.]ht.
Na[X.]h dem Offenba-rungsgehalt der [X.]2 kommt es vielmehr darauf an, dass si[X.]h die [X.]hemis[X.]h entfestigten oder einem Dru[X.]k ausgesetzten Wände der [X.]n (320)

wie in Figur 7E gezeigt -
präzise in lineare Grenzen einpassen, so dass das Öffnungsverhältnis (d.h. der prozentuale Anteil der betra[X.]hteten Oberflä[X.]he, der tatsä[X.]hli[X.]h dur[X.]h das Kontrastmitteln eingenommen wird) dur[X.]h Verringerung der Lü[X.]ken zwis[X.]hen den [X.] erhöht ([X.]2, [X.], [X.] 14 ff.).
Daraus resultiert das in Merkmal 1.4[X.] geforderte Längenverhältnis der Hohlräume aber ni[X.]ht notwendigerweise.
3.
Der Gegenstand des Patentanspru[X.]hs 1 des [X.] wurde
dem Fa[X.]hmann jedo[X.]h dur[X.]h die am 25. Juni 1997 angemeldete und am 31. De-zember 1997 veröffentli[X.]hte
[X.] [X.] 97/50071 ([X.]) zumindest nahegelegt.
a) Die [X.] ist als Stand der Te[X.]hnik au[X.]h für die Prüfung der erfinderi-s[X.]hen Tätigkeit na[X.]h Art. 54 Abs. 2 EPÜ zu berü[X.]ksi[X.]htigen, da das am [X.] 1998 angemeldete Streitpatent
die Prioritäten aus den neunzehn
in An-spru[X.]h genommenen und vor dem 31. Dezember 1997 angemeldeten [X.] hinsi[X.]htli[X.]h des Gegenstands von Patentanspru[X.]h 1 ni[X.]ht wirksam in Anspru[X.]h nehmen kann.
b) Die [X.]
lehrt
eine Gyri[X.]on-Anzeige, die eine [X.] (substrate 32)
mit fluidenthaltenden Hohlräumen ([X.]avities 32)
aufweist. In den Hohlräumen ist jeweils ein
zylinderförmiges s[X.]hwarz-weißes Element
(31) angeordnet, das
si[X.]h aufgrund des [X.] bei Anlegen eines elektris[X.]hen Feldes um seine
Längsa[X.]hse rotierend ausri[X.]htet, so dass si[X.]h einem Betra[X.]hter entweder seine weiße
oder seine s[X.]hwarze
Flä[X.]he
zuwendet.
Die Größe der ni[X.]ht-kugelförmi-gen Hohlräume entspri[X.]ht in etwa der Größe der drehbaren
Zylinder, so dass 49
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-
20
-
diese daran gehindert werden, si[X.]h um ihre Mittela[X.]hse zu drehen
(vgl. [X.], S.
7, [X.] 11 ff.; [X.], [X.] 19 ff.), wie es beispielsweise in den
na[X.]hfolgend wieder-gegebenen Figuren 3 und
5A gezeigt wird.

Damit offenbart die [X.] au[X.]h eine gekapselte elektrophoretis[X.]he Anzei-ge na[X.]h den Merkmalen 1.1 bis 1.4b. Wie dargelegt, fallen au[X.]h Anzeigen, bei 52
-
21
-
denen die Teil[X.]hen dur[X.]h das Anlegen eines elektris[X.]hen Feldes gedreht und ni[X.]ht translatoris[X.]h bewegt werden unter den erfindungsgemäßen Begriff einer elektrophoretis[X.]hen Anzeige (vgl. Streitpatent und [X.] Übersetzung, Abs.
9). In der [X.][X.]hrift wird sogar ausdrü[X.]kli[X.]h erwähnt, dass in der [X.] "eine gekapselte elektrophoretis[X.]he Anzeige"
offenbart werde (Streitpatent und [X.] Übersetzung, Abs. 22).
Ob darüber hinaus au[X.]h
das Merkmal 1.4[X.]
in der [X.] offenbart ist, [X.] keiner abs[X.]hließenden Ents[X.]heidung, da es jedenfalls für den Fa[X.]hmann naheliegend war.
In der [X.] wird
unter Bezugnahme auf ein in -
der na[X.]hfol-gend wiedergegebenen -
Figur 9 der [X.] aus der Draufsi[X.]ht gezeigtes Gyri[X.]on Display

ausgeführt, dass bei einer alternativen Ausführungsform das Längenverhältnis der Breite zur
Höhe der Zylinder größer als 1:1 sei ([X.], [X.],
[X.]
29 ff.:
"alternative embodiment in whi[X.]h the aspe[X.]t ratio of the [X.]ylinders 91 is greater than 1:1."). Dass
damit au[X.]h Hohlräume mit einem Längenverhältnis der Breite
zur
Höhe der Zylinder von größer 1,2 gemeint sind, deutet si[X.]h für den Fa[X.]h-mann dur[X.]h die na[X.]hfolgende Angabe in der [X.] an, dass diese alternative Ausführungsform etwa in Situationen nützli[X.]h sein könne, in denen vers[X.]hiede-ne Display-Auflösungen in der x-
und y-Ri[X.]htung erwüns[X.]ht seien, wie zum [X.]
-
22
-
spiel ein Display mit einer Auflösung 1.200 mal 300 Dots pro In[X.]h ([X.], [X.], [X.] 32 ff.), was bei di[X.]ht gepa[X.]kten Hohlräumen
zu einem Längenverhältnis von annähernd 1:4 führen würde. Wird zudem berü[X.]ksi[X.]htigt, dass in der [X.] ni[X.]ht nur vorges[X.]hlagen
wird, die Hohlräume mögli[X.]hst so auszugestalten, dass die Zylinder diese
nahezu ausfüllen, sondern zur Verbesserung der Helligkeit und des [X.] des Displays darüber hinaus empfohlen wird, die Hohl-raumwände mögli[X.]hst dünn zu gestalten, damit die Zylinder
mögli[X.]hst di[X.]ht zu-einander angeordnet werden können ([X.], [X.], [X.]
19
ff.; S.
10, [X.]
9
ff.; S.
13, [X.] 24 ff.), ist ein Längenverhältnis der Breite zur
Höhe der Hohlräume von [X.] 1,2 für den Fa[X.]hmann wenn ni[X.]ht bereits offenbart, dann do[X.]h zumindest aufgrund seiner Fa[X.]hkenntnisse auffindbar und damit naheliegend.
4. Die Beklagte hat einen eigenständigen erfinderis[X.]hen Gehalt der von der Klägerin mit ihrer Ni[X.]htigkeitsklage neben Patentanspru[X.]h 1 angegriffenen und auf diesen unmittelbar oder mittelbar rü[X.]kbezogenen Unteransprü[X.]he 2, 3, 7, 8, 9 und 11 ni[X.]ht geltend gema[X.]ht, so diese ebenfalls als dem Fa[X.]hmann nahegelegt und damit ni[X.]ht auf einer erfinderis[X.]hen Tätigkeit beruhend anzuse-hen sind.
V.
Auf Grundlage
des ersten [X.] der Beklagten stellt si[X.]h das Urteil des Patentgeri[X.]hts aber au[X.]h im Ergebnis
ni[X.]ht als ri[X.]htig dar.
1.
Patentanspru[X.]h 1 in der Fassung des [X.] weist im Verglei[X.]h mit der Fassung des [X.] das weitere Merkmal auf, dass die elektro-phoretis[X.]he Anzeige
Partikel
umfasst, die
bei der Anwendung eines elektri-s[X.]hen Feldes vers[X.]hoben werden
(The ele[X.]trophoreti[X.] display [X.]omprises parti[X.]-les that are translated by appli[X.]ation of an ele[X.]tri[X.] field.). Der Fa[X.]hmann ver-steht dieses Merkmal im Kontext der Lehre aus
Patentanspru[X.]h
1 und unter Berü[X.]ksi[X.]htigung der Bes[X.]hreibung und der Zei[X.]hnungen des [X.] da-hingehend, dass diese
Partikel bei Anlegen eines elektris[X.]hen Feldes eine Translationsbewegung ausführen und eine Rotationsbewegung keine derartige 54
55
56
-
23
-
erfindungsgemäße Translationsbewegung ist (vgl. Streitpatent, Abs. 9, 51, 53 und 54).
2.
Patentanspru[X.]h 1 ist in dieser Fassung
zulässig. Sein Gegenstand geht insbesondere ni[X.]ht über den Inhalt der ursprüngli[X.]hen Anmeldung [X.]
99/10767 (N2)
hinaus. In der ursprüngli[X.]hen Anmeldung wird erläutert, dass bei elektrophoretis[X.]hen Anzeigen zumindest einige Teil[X.]hen dur[X.]h das Anlegen elektris[X.]her Felder bewegt oder gedreht werden
(N2, [X.], [X.] 10 f.), was "gekapselte"
elektrophoretis[X.]he Anzeigen entspre[X.]hend Patentanspru[X.]h 1 des [X.] miteins[X.]hließt (vgl. N2, [X.], [X.] 21 f.). Unter einer Bewegung der Teil[X.]hen versteht der Fa[X.]hmann eine elektrophoretis[X.]he Translationsbewe-gung und grenzt diese gegenüber einer Ausri[X.]htung der Teil[X.]hen dur[X.]h eine Rotationsbewegung ab,
so wie ihm dies etwa au[X.]h im Hinbli[X.]k auf die zei[X.]hne-ris[X.]hen Darstellungen in den Figuren 1 (Translationsbewegung) und 2 (Rota-tionsbewegung) der ursprüngli[X.]hen Anmeldung erläutert wird (N2, [X.], [X.] 3 ff.; [X.] 9 ff.).
3.
a) Der Gegenstand von Patentanspru[X.]h 1 wird dem Fa[X.]hmann dur[X.]h die [X.] ni[X.]ht nahegelegt. Wie ausgeführt, wird in der [X.] allein eine Gyri[X.]on-Anzeige mit fluidenthaltenden Hohlräumen in einer [X.] bes[X.]hrieben, in denen jeweils ein zylinderförmiges s[X.]hwarz-weißes Element angeordnet ist, das si[X.]h bei Anlegen eines elektris[X.]hen Feldes um seine Längsa[X.]hse rotierend ausri[X.]hte. Es fehlt damit an einer [X.] von Partikeln, die bei der An-wendung eines elektris[X.]hen Feldes im Sinne einer Translationsbewegung "ver-s[X.]hoben"
werden.
Derartige Partikel vorzusehen, war für den Fa[X.]hmann ausgehend von der [X.] aber au[X.]h ni[X.]ht nahegelegt. Zwar wird in
der [X.] ausgeführt, dass im Allgemeinen ein dünneres Display, wie etwa ein Monos[X.]hi[X.]ht-Display mit nur einer S[X.]hi[X.]ht von in Hohlräumen einer [X.] angeordneten, aneinan-dergereihten s[X.]hwarz-weißen Zylindern (vgl. [X.], Figuren 5A und 5B
sowie die 57
58
59
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24
-
Erläuterungen zum Monos[X.]hi[X.]ht-Aufbau in [X.], [X.], [X.] 12 ff.), einem di[X.]keren Display, wie insbesondere
einem Display mit zwei derartiger S[X.]hi[X.]hten
(vgl. [X.], Figur 6),
vorzuziehen sei, weil ein dünneres Display mit niedrigerer [X.] arbeiten könne, was eine verbesserte Auflösung aufgrund re-duzierter Streufelder zwis[X.]hen bena[X.]hbarten s[X.]hwarzen und weißen Pixeln zur Folge habe
([X.], S.
10, [X.] 26 ff.). Es fehlt aber an einer Anregung, das Mono-s[X.]hi[X.]ht-Display
ni[X.]ht mehr, wie insbesondere
in Figur 5A und 5B gezeigt und in der Bes[X.]hreibung der [X.] erläutert, mit einer di[X.]ht gepa[X.]kten S[X.]hi[X.]ht aus in Hohlräumen einer [X.] angeordneten Drehzylindern auszustatten, sondern stattdessen eine
S[X.]hi[X.]ht mit in Hohlräumen einer [X.] ange-ordneten,
si[X.]h translatoris[X.]h bewegenden Teil[X.]hen
vorzusehen. Dafür ist der Hinweis auf die Vorzüge eines mögli[X.]hst dünnen Displays in der [X.] allein ni[X.]ht hinrei[X.]hend.
b) Der Gegenstand von Patentanspru[X.]h 1 in der Fassung des [X.] wurde dem Fa[X.]hmann au[X.]h ni[X.]ht dur[X.]h die [X.]1 und die [X.]2 offen-bart bzw. dur[X.]h die [X.]1 nahegelegt, weil es jedenfalls an einer [X.] des Merkmals 1.4[X.] fehlt und dieses Merkmal, ausgehend von der [X.]1, für den Fa[X.]hmann au[X.]h ni[X.]ht naheliegend war, wie bereits oben ausgeführt
wurde.
[X.]) Zudem ist weder dargetan no[X.]h ersi[X.]htli[X.]h, dass der Fa[X.]hmann aus-gehend von der [X.] dur[X.]h die [X.]1 veranlasst wurde, statt der Drehzylinder si[X.]h translatoris[X.]h bewegende Teil[X.]hen vorzusehen, oder, ausgehend von der [X.]1,
dur[X.]h die [X.] dazu angeregt wurde, Hohlräume in der [X.] mit einem Längenverhältnis der Breite zur
Höhe von mehr als 1,2 vorzusehen.

d) Die übrigen vorgelegten [X.] liegen weiter vom [X.] von Patentanspru[X.]h 1 in der Fassung des [X.] weg als die [X.] oder die [X.]1 und konnten diesen dem Fa[X.]hmann daher erst Re[X.]ht ni[X.]ht nahelegen.
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25
-
4.
a) Patentanspru[X.]h 1 in der Fassung des
[X.] offenbart die Erfindung au[X.]h so deutli[X.]h und vollständig, dass ein Fa[X.]hmann sie ausführen kann.
Dabei kann dahingestellt bleiben, ob die Klägerin ihre Klage zulässiger-weise auf diesen Ni[X.]htigkeitsgrund stützen kann, na[X.]hdem sie ihn
erstmals
in der [X.] geltend gema[X.]ht hat. Denn selbst wenn angenom-men wird, dass es si[X.]h um eine wegen Sa[X.]hdienli[X.]hkeit na[X.]h § 116 Abs. 2 Nr.
1 [X.]
zulässige Klageerweiterung handelt, fehlt es do[X.]h jedenfalls an den Voraussetzungen einer unzurei[X.]henden [X.].
Die Klägerin trägt insoweit vor, dass in der Bes[X.]hreibung des Streitpa-tents als sehr geeignete Kapselungste[X.]hnik die Polymerisation zwis[X.]hen [X.] und Formaldehyd angegeben sei
(vgl. Streitpatent, Abs. 105 = [X.] Übersetzung, Abs. 127). Dies werde aber dur[X.]h die Erklärung von Herrn
R.

W.

widerlegt, aus der si[X.]h ergebe ([X.]2, Abs. 10), dass damit nur
kugelförmige Kapseln bereitgestellt werden könnten. Unabhängig davon, ob si[X.]h dieser Erklärungsinhalt
überhaupt aus der genannten Erklärung entneh-men
lässt, ist diese Argumentation s[X.]hon deshalb ni[X.]ht geeignet,
eine unzu-rei[X.]hende [X.] der Erfindung aus Patentanspru[X.]h 1 darzutun, weil die Polymerisation zwis[X.]hen Harnstoff und Formaldehyd zwar in der Bes[X.]hreibung als "sehr geeignete Kapselungste[X.]hnik"
genannt wird, insoweit aber au[X.]h [X.] Herstellungsverfahren, wie etwa das Koazervationsverfahren oder die Grenz-flä[X.]hen-Polymerisation offenbart werden (Streitpatent, Abs. 126 f. = [X.] Übersetzung, Abs. 107 f.)
und die Klägerin ni[X.]ht dargetan hat und es au[X.]h sonst ni[X.]ht ersi[X.]htli[X.]h ist, dass dem Fa[X.]hmann im Streitpatent ni[X.]ht hinrei[X.]hend offenbart ist, wie er unter Einsatz eines dieser [X.] eine ge-kapselte elektrophoretis[X.]he Anzeige na[X.]h Patentanspru[X.]h 1 herstellen kann.
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b) Die Erfindung na[X.]h Patentanspru[X.]h 9 ist
ebenfalls
so deutli[X.]h und vollständig offenbart, dass sie ausgeführt werden kann. Zur Begründung wird
auf den insoweit zutreffenden Hinweis des Patentgeri[X.]hts na[X.]h § 83 Abs. 1
[X.] verwiesen, dem die Klägerin ni[X.]ht mehr entgegengetreten ist.
5. Der Gegenstand von Patentanspru[X.]h 1 geht s[X.]hließli[X.]h ni[X.]ht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprüngli[X.]h eingerei[X.]hten Fassung hinaus.
In der
ursprüngli[X.]hen Anmeldung [X.] (N2)
wird zunä[X.]hst aus-geführt,
dass es bei einer Ausführungsform bevorzugt sei, wenn die Kapseln der elektrophoretis[X.]hen Anzeige eine ni[X.]ht-kugelförmige Form aufwiesen, weil viele der optis[X.]hen Verluste, die infolge der Absorption oder der Streuung dur[X.]h die Kapselmaterialien und die Absorption oder die Streuung der Bindemittel bei gekapselten Anzeigen im Verglei[X.]h mit ni[X.]ht-gekapselten Anzeigen aufträten, si[X.]h aus den kugelförmigen Hohlräumen ergäben
(N2, [X.], Abs. 2).
Dem
darauffolgenden Absatz ist zu entnehmen, dass eine Anzeige mit ni[X.]ht-kugelförmigen Kapseln ein Bindemittel mit ölhaltigen Hohlräumen aufweisen könne, die eine ni[X.]ht-kugelförmige Form aufwiesen. Diese ölhaltigen [X.] könnten elastomeris[X.]he Kapseln sein. In einer bevorzugten Ausführungs-form sei das Längenverhältnis (d.h. das Verhältnis der Breite zur
Höhe) dieser Hohlräume vorzugsweise größer als 1,2 (N2, Abs. 3).

Entgegen der vorläufigen Ansi[X.]ht des Patentgeri[X.]hts in
seinem Hinweis na[X.]h § 83 Abs. 1
[X.]
bezieht si[X.]h die letztgenannte,
das Längenverhältnis betreffende
Angabe ni[X.]ht allein auf ölhaltige Hohlräume
mit ni[X.]ht-kugelförmiger Form, sondern allgemein auf Hohlräume
mit ni[X.]ht-kugelförmiger Form, da sie im Ans[X.]hluss an die Vorgabe einer ni[X.]ht-kugelförmigen Form deren
räumli[X.]he Ausgestaltung näher spezifiziert und es für den Fa[X.]hmann keinen Anhalt dafür gibt, dass das Längenverhältnis der Breite zur
Höhe von mehr als 1,2 allein bei ölhaltigen ni[X.]ht-kugelförmigen Hohlräumen, ni[X.]ht aber
bei anderen ni[X.]ht-kugel-förmigen Hohlräumen vorteilhaft sein soll. Der Fa[X.]hmann erkennt also, dass die 66
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auf die bevorzugten ni[X.]ht-kugelförmige Hohlräume bezogenen Merkmale der Ölhaltigkeit und eines Längenverhältnisses der Breite zur
Höhe von mehr als 1,2 ni[X.]ht in einem untrennbaren funktionalen Zusammenhang miteinander ste-hen, sondern au[X.]h jedes für si[X.]h betra[X.]htet dem erfindungsgemäßen Erfolg förderli[X.]h ist.
Dem steht au[X.]h ni[X.]ht entgegen, dass si[X.]h Anspru[X.]h 155 der Ursprungs-anmeldung mit dem eigenständigen Merkmal eines Längenverhältnis der Breite zur
Höhe von mehr als 1,2 als abhängiger Anspru[X.]h auf Anspru[X.]h 154 bezieht, der gekapselte elektrophoretis[X.]hen Anzeigen mit ni[X.]ht-kugelförmigen
und ölhal-tigen
Hohlräumen
betrifft. Denn bei der Prüfung des Ni[X.]htigkeitsgrundes der unzulässigen Erweiterung ist der gesamte Inhalt der [X.] in den Bli[X.]k zu nehmen und ni[X.]ht nur deren Ansprü[X.]he. Insoweit fällt aus Si[X.]ht des Fa[X.]hmanns ents[X.]heidend ins Gewi[X.]ht, dass die beiden in Rede stehenden Merkmale ni[X.]ht in einem
untrennbaren funktionalen Zusammenhang
stehen. Na[X.]h der Re[X.]htspre[X.]hung des Senats liegt damit eine Verallgemeinerung vor, die der [X.] unmittelbar und eindeutig als zu der angemelde-ten Erfindung gehörend entnommen werden konnte
(vgl.
[X.], Urteil vom 17.
Februar 2015 -
X [X.], [X.]Z 204, 199 = [X.], 573 Rn. 29
-
Wundbehandlungsvorri[X.]htung; Urteil vom 11. Februar 2014 -
X [X.], [X.]Z 200, 63 Rn. 23 = GRUR 2014, 542 Rn. 24 -
Kommunikationskanal).
70
-
28
-
VI. Die Kostenents[X.]heidung beruht auf § 121 Abs. 2 [X.], §§
92
Abs. 1, 97 Abs. 1
ZPO.

[X.]
Grabinski
[X.]

S[X.]huster
Dei[X.]hfuß
Vorinstanz:
Bundespatentgeri[X.]ht, Ents[X.]heidung vom 04.12.2014 -
2 Ni 15/13 (EP) -

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