Bundespatentgericht, Urteil vom 20.03.2019, Az. 5 Ni 14/17 (EP) verb.m., 5 Ni 27/17 (EP)

[X.]ie Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der [X.] erteilten [X.] Patents 2 422 950 (Streitpatent), das am 23. Juni 2004 unter Inanspruchnahme einer [X.] Priorität vom 24. Juni 2003 ([X.] 482359 P) angemeldet worden ist. Beim [X.] wird das Streitpatent unter dem Aktenzeichen [X.] 2004 045 930.5 geführt. Es trägt die Bezeichnung: „[X.] TO PRO[X.]UCE GEL [X.]“ („Verfahren zur Herstellung von Gelfolien“) und umfasst 17 Patentansprüche. [X.]ie [X.]lägerin zu 1 greift das Streitpatent im Umfang der Patentansprüche 11 bis 14, die [X.]lägerin zu 2 lediglich im Umfang von Patentanspruch 11 an.

Patentanspruch 11 lautet nach der [X.] in der [X.] Verfahrenssprache wie folgt:

In [X.] Übersetzung nach der Streitpatentschrift lauten Patentanspruch 11:

Wegen des Wortlauts der auf Patentanspruch 11 direkt oder indirekt rückbezogenen [X.] 12 bis 14 wird auf die Streitpatentschrift Bezug genommen.

Mit ihrer [X.]lage vom 17. Mai 2017 macht die [X.]lägerin zu 1 zunächst lediglich fehlende Patentfähigkeit von Anspruch 11 geltend; mit [X.] vom 19. [X.]ezember 2018 erweitert sie ihre [X.]lage auf die [X.] 12 bis 14, deren Gegenstände ebenfalls nicht patentfähig seien. [X.]arüber hinaus führt sie den weiteren [X.] der mangelnden Ausführbarkeit ein.

Zur behaupteten fehlenden Patentfähigkeit stützt sich die [X.]lägerin zu 1 auf folgende [X.]okumente, wobei aufgrund der jeweils mit „[X.]“ bezeichneten [X.]ruckschriften beider [X.]lägerinnen die [X.]okumente der [X.]lägerin zu 1 mit „[X.]“ sowie gleicher numerischer Bezeichnung aufgeführt sind:

[X.]5 [X.]E 1 671 803 A1

[X.]6 [X.]E 44 30 642 A1

[X.]7 [X.], 2nd Edition, [X.], [X.], [X.], pp. 525-541; [X.], [X.], veröffentlicht 1995.

[X.]8 [X.] 6 187 250 B1

[X.]9 ,,[X.]unststoff-Folien", [X.], Abschnitt 2.5, [X.], [X.], veröffentlicht 1994.

[X.]10 „Ullmanns Encyklopädie der technischen [X.]ie", Band 7, [X.] 642-648, veröffentlicht 1956.

[X.]11 [X.] 5 306 555 A

[X.]12 [X.] 08-34678 A mit [X.]12a Maschinenübersetzung der [X.]12

[X.]13 [X.] 5 973 015 A

[X.]14 [X.] 6 068 882 A

[X.]15 [X.] 97/13803 A1

[X.]16 „[X.] – Appendix II“

[X.]17 “The [X.] and Vapors”, [X.], Physical Adsorption. [X.] Press

[X.]18 M. [X.]ubinin, [X.]. [X.]. [X.]. 1955, 9, 101-114

[X.]19 M. [X.]ubinin, [X.]. 1967, 23 (4), 487

[X.]20 Schaubild 1

[X.]21 Schaubild 2

[X.]22 [X.] 99/15262 A1

[X.]23 „[X.]: A Review” von [X.], 2003, [X.] der Zeitschrift “American Ceramic [X.]iety Bulletin"

[X.]24 Prof. [X.]r. R…, Auszug aus einem Gutachten aus dem vor dem

[X.] anhängigen parallelen Verletzungsverfahren (7 O 72/16) vom 08.11.2017, Seiten 1 bis 12, Mitte, und 30 bis 31

[X.]25 Prof. [X.]r. R…, Auszug aus einem Ergänzungsgutachten aus dem

vor dem [X.] anhängigen parallelen Verletzungsverfahren (7 O 72/16) vom 15.03.2018, Seiten 1 bis 12, Mitte

[X.]26 Auszug aus „[X.] [X.], 3

[X.]27 Auszug aus “[X.] Science”, [X.] und [X.], [X.], 1990, [X.] 501-505

[X.]28 Auszug aus “[X.] Science”, [X.] und [X.], [X.], 1990, [X.] 853-856

[X.]29 [X.] 035107 A

[X.]30 GB 1 267 685 A

[X.]31 [X.]: „Submicron Porous Materials“, [X.] 2017, [X.]ap. 2, [X.] 25-52

[X.]32 [X.], [X.], [X.]. [X.] (1989) 24, pp. 3221-3227

[X.]ie [X.]lägerin zu 2 macht mit ihrer [X.]lage vom 30. Oktober 2017 geltend, das Streitpatent sei im Umfang des Anspruchs 11 wegen fehlender Patentfähigkeit (mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tätigkeit) und mangelnder Ausführbarkeit für nichtig zu erklären. Zudem sei die Priorität des Gegenstandes des Anspruchs 11 nicht wirksam beansprucht.

Wegen des [X.]s der fehlenden Patentfähigkeit stützt sich die [X.]lägerin zu 2 auf folgende [X.]ruckschriften, wobei aufgrund der jeweils mit „[X.]“ bezeichneten [X.]ruckschriften beider [X.]lägerinnen die [X.]okumente der [X.]lägerin zu 2 mit „E“ sowie gleicher numerischer Bezeichnung aufgeführt sind:

E1 [X.]E 1 671 803 A1

E2 [X.] 3 622 393 A

E3 FR 2 441 789 A2

E4 [X.] 2 448 280 A

E5 [X.] 6 241 928 B1

E6 [X.] 6 187 250 B1

E7 [X.] 2003/0124162

E8 [X.] 5 306 555 A

E9 [X.] 6 123 882 A

E10 [X.] 3 042 573 A

E11 GB 1 014 791 A

E12 [X.] 4 950 148 A

[X.] Auszug aus "Ullmanns Encyklopädie der technischen [X.]ie", 3. Auflage, [X.], 1956, 642-648

[X.] Auszug aus „[X.]unststoff-Folien“, [X.], 1994, 2, 3

E15 [X.] 4 452 892 A

[X.] [X.] 5 665 442

[X.] [X.] 5 584 897 A

[X.] [X.] 5 004 761 A

E19 Hotza et al., Materials Science and Engineering A202, 1995, 206-217

E20 Auszug aus J. [X.] [X.], "[X.]", 2nd Edition, [X.], [X.] 1995, [X.]ap. 26, 525-541

[X.] Gutachten Prof. S…

[X.] [X.] 4 176 117 A

[X.] Wikipedia-Artikel „Polyurethan“

[X.] Vergleich Beispiele E8 mit Beisp. 2 und 4 Streitpat.

E26 [X.] 99/15262 A1

[X.] Auszug aus ,,[X.] Science", [X.] und [X.], [X.] [X.], 1990, [X.], [X.]i, Figur 1, 1-6

E28 Process news, Systeme und Lösungen für die Prozessindustrie, 2/2003

[X.] [X.] 2 868 280 A (13. Januar 1959)

[X.] [X.]: "Trends in sol-gel processing: [X.] 2004." [X.] Solids, 1985, 73.1-3, 693-699

[X.] [X.] et al.: "[X.]." [X.] Solids, 1995, 186: 104-112

[X.], [X.] "Polymer chemistry", 5th Edition, [X.], [X.], 2000, 406-409

[X.] Auszug aus [X.], "[X.]ie und Physik der synthetischen Polymere“, [X.]; 1997, 28

E34 [X.] et al. "Carbon aerogels as broadband non-reflective materials", [X.] Solids, Juni 2001, 285, 210-215

[X.] Prof. [X.]r. R…, Auszug aus einem Gutachten aus dem vor dem

[X.] anhängigen parallelen Verletzungsverfahren (7 O 72/16) vom 08.11.2017, Seiten 1 bis 12, Mitte, und 30 bis 31

E36 Prof. [X.]r. R…, Auszug aus einem Ergänzungsgutachten aus dem

vor dem [X.] anhängigen parallelen Verletzungsverfahren (7 O 72/16) vom 15.03.2018, Seiten 1 bis 12, Mitte

[X.] Protokoll d. Sitzung v. 11. Mai 2018 d. LG Mannheim 7 O 77/17

E38 [X.] 035107 A mit Maschinenübersetzung als Anlage E38a

[X.] GB 1 267 685 A

[X.]ie [X.]lägerin zu 1 beantragt,

das [X.] Patent 2 422 950 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der [X.] im Umfang der Patentansprüche 11 bis 14 für nichtig zu erklären.

[X.]ie [X.]lägerin zu 2 beantragt,

das [X.] Patent 2 422 950 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der [X.] im Umfang des Patentanspruchs 11 für nichtig zu erklären,

[X.]ie Beklagte beantragt,

die Nichtigkeitsklage kostenpflichtig abzuweisen,

hilfsweise nach Maßgabe der Hilfsanträge 1 bis 5, in dieser Reihenfolge, eingereicht mit [X.] vom 22.02.2019,

weiter hilfsweise, die Verteidigung des Anspruchs 12 als eigenen Anspruch sowie die Rückkehr in das schriftliche Verfahren, sofern sich der erstmals mit [X.] vom 19.12.2018 geltend gemachte [X.] der mangelnden Offenbarung hinsichtlich der Nichtrollbarkeit der nicht faserverstärkten Folien als entscheidungserheblich erweisen würde.

[X.]ie [X.]lägerinnen treten auch den hilfsweise verteidigten Fassungen des Streitpatents entgegen.

[X.]ie Fassung des Patentanspruchs 11 nach dem Hilfsantrag 1 ergibt sich aus dem Tenor der vorliegenden Entscheidung. Wegen des Wortlauts der weiteren Hilfsanträge wird auf den [X.] vom 19.12.2018 samt Anlagen Bezug genommen.

[X.]ie Beklagte tritt dem Vorbringen der [X.]lägerinnen in allen Punkten entgegen. [X.]er Gegenstand des Streitpatents im angegriffenen Umfang sei ausreichend offenbart, und nehme die Priorität wirksam in Anspruch. [X.]as Streitpatent habe jedenfalls im Umfang eines der Hilfsanträge auch Bestand, denn es sei neu und beruhe gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik auf einer erfinderischen Tätigkeit, da seine Lehre dem Fachmann am [X.] nicht nahegelegen habe.

[X.]er Senat hat die Parteien mit einem Hinweis nach § 83 Abs. 1 [X.] vom 15. Oktober 2018 auf die Gesichtspunkte hingewiesen, die für die Entscheidung voraussichtlich von besonderer Bedeutung sind.

[X.]ie Klagen sind zulässig; dies gilt auch für die mit Schriftsatz der Klägerin zu 1 vom 19. [X.]ezember 2018 vorgenommene Klageänderung in Form der Erweiterung auf die [X.] 12 bis 14 sowie den Klagegrund der mangelnden Ausführbarkeit, da diese jedenfalls als sachdienlich anzusehen sind.

[X.]ie Klagen haben Erfolg, soweit sie die erteilte Fassung der Patentansprüche 11 bis 14 betreffen, die mangels Patentfähigkeit für nichtig zu erklären sind. Im Übrigen waren die Klagen abzuweisen, da Patentanspruch 11 und die darauf rückbezogenen Ansprüche 12 bis 14 in der Fassung nach Hilfsantrag 1 Bestand haben, nachdem keiner der geltend gemachten Nichtigkeitsgründe insoweit durchgreift.

1. [X.] betrifft die Herstellung von [X.] in einem kontinuierlichen Prozess mittels des [X.]-Gel-Verfahrens.

[X.]er [X.]-Gel-Prozess stellt prinzipiell ein nasschemisches Verfahren dar, bei dem ein niedrig viskoses [X.] das Ausgangsprodukt darstellt. [X.]ieses [X.] besteht üblicherweise aus einem kolloidal-dispersen System mit festen Partikeln fein verteilt in einer Lösung bzw. [X.]ispersion (Nanopartikel), wobei sich durch [X.] und [X.] aus dem [X.] ein Netzwerk aus diesen Feinstpartikeln bildet. [X.]urch diesen als „Gelierung“ bezeichneten Prozess entsteht ein viskoelastischer Festkörper, das Gel. Mit diesem Verfahren werden im Allgemeinen nichtmetallisch-anorganische Materialien oder anorganisch-polymere Hybridmaterialien hergestellt, vorliegend sind jedoch ausdrücklich auch (rein) organische Materialien mit umfasst (u. a. Absätze [0002] und [0008]).

Bei der anschließend in der Regel notwendigen Trocknung des Gels erfolgt – bei der [X.]urchführung unter normalen Bedingungen – meist eine weitgehende Zerstörung der filigranen Netzstruktur, so dass sogenannte [X.] entstehen. Um die ursprünglichen Feinststrukturen hingegen im Wesentlichen erhalten zu können, müssen die [X.] in der Regel überkritisch – d. h. Trocknen oberhalb des kritischen Punktes des Lösungsmittels – durchgeführt werden, wodurch [X.] entstehen, die höchste Porositätswerte bei extrem feiner Porenverteilung aufweisen können. [X.]iese Materialien werden u. a. als Pulver, Beschichtungen, Feststoffkörper und Verbundwerkstoffe hergestellt bzw. verwendet und weisen ein breites Anwendungsspektrum auf.

[X.]er letztendlich herzustellende Gegenstand des Streitpatents ist gemäß der Beschreibungseinleitung (Absätze [0001] bis [0003] der EP 2 422 950 [X.]) zwar auf die Herstellung von [X.]n gerichtet, an mehreren anderen Stellen der Beschreibung (Absätze [0009], [0013] und [0024]) ist jedoch mit Bezug auf die Trocknung der Gelfolie gemäß Streitpatent sowohl von [X.]n als auch von [X.] die Rede. [X.]er eigentliche Gegenstand der Erfindung gemäß Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Herstellung von mit Lösungsmittel gefüllten [X.] oder -bahnen in einem kontinuierlichen Herstellungsverfahren (Absatz [0001]).

Im Streitpatent ist eine Aufgabe explizit nicht genannt. Nach objektiven Gesichtspunkten kann als Aufgabe der Erfindung gesehen werden, [X.]-Gel-Folienmaterial kostengünstiger und mit höherer Fertigungskapazität herzustellen (im Streitpatent unter „Zusammenfassung der Erfindung“ am Ende von Absatz [0013]). [X.]abei geht das Streitpatent offensichtlich von einer dort formulierten diskontinuierlichen, im „batch-Betrieb“ ausgeführten Verfahrensweise aus.

2. Als zuständiger Fachmann ist vorliegend ein Chemiker oder ein Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau bzw. Werkstoffwissenschaften mit Universitäts- bzw. Hochschul-Abschluss oder entsprechend anzusehen, der mehrere Jahre Berufserfahrung aufweist und bereits umfangreiche Erfahrungen im Bereich der Herstellung von [X.]-Gel-Werkstoffen besitzt. Er kennt sich zudem mit der kontinuierlichen Verfahrenstechnik von Kunststofffolien gut aus oder zieht einen entsprechend beschlagenen Maschinenbau- oder Verfahrensingenieur hinzu.

I[X.] Zur erteilten Fassung (Hauptantrag)

1. Ein Verfahren zur Lösung der Aufgabe lautet nach Anspruch 11 in einer gegliederten und übersetzten Fassung wie folgt, wobei die [X.] Übersetzung von derjenigen in der Streitpatentschrift abweicht:

11. Verfahren zur Herstellung von [X.], umfassend die Schritte:

11.1 Abgeben eines katalysierten [X.]s (74) auf ein Bewegungselement als eine kontinuierliche Bahn (75);

11.2 Rollen der abgegebenen Folie zu einer Vielzahl von Schichten.

[X.]as Rollen der abgegebenen Folie ist zweifellos als ein “Aufrollen“ bzw. „Aufwickeln“ der Folie aufzufassen, die Begriffe „kontinuierliche Bahn“ in Bezug zu „Endlosfolie“ sind im Wesentlichen gleichwertig anzusehen.

2. [X.]er Senat legt folgendes fachliche Verständnis zugrunde, das von einer am Gesamtzusammenhang der Streitpatentschrift und des Fachbereichs orientierten Betrachtung ausgeht:

[X.]as in Patentanspruch 11 beschriebene Verfahren zur Herstellung von [X.] aus einem katalysierten [X.] betrifft gemäß der Gesamtoffenbarung der Streitpatentschrift nicht nur die „üblichen“ bzw. „konventionellen“ nichtmetallisch-anorganischen Materialien sowie anorganisch-polymere Hybridmaterialien, sondern umfasst zudem explizit auch (rein) organische Materialien („The sol includes an [X.], organic or a combination of [X.]/organic hybrid materials“, [0008]). [X.]amit geht das Streitpatent über den „klassischen“ [X.] hinaus und definiert somit diesen „zusätzlichen“ Bereich explizit als zur Erfindung zugehörig. [X.]a das Streitpatent zum [X.]-Gel-Verfahren von organischen Materialien keine expliziten Ausführungen macht, unterliegen diese Materialien allerdings ebenfalls den aus fachlicher Sicht prinzipiell gültigen Mechanismen der [X.]-Gel-Herstellung, wonach „kolloidale Partikel“ in einem [X.] aufgrund von [X.]estabilisierung bzw. Aktivierung im Wesentlichen unter Hydrolyse und Kondensation gelieren. Jedenfalls ist eine reine, durch Monomere ablaufende Polymerisations- (Kettenpolymerisations-) oder [X.] nicht von einem hier betrachteten [X.]-Gel-Verfahren mit umfasst und liegt somit außerhalb dieses Herstellungsverfahrens.

[X.]as Verfahren nach Anspruch 11 umfasst lediglich zwei Verfahrensschritte und „überlässt“ dem Fachmann somit weitestgehend die „Verfahrensweise“, um von einem katalysierten [X.] zu einer aufgerollten Gelfolie zu gelangen. Eine „Gelierung“ des [X.]s ist als Verfahrensschritt bereits nicht formuliert und wird lediglich durch den eingangs in Merkmal 11 verwendeten Begriff „Gelfolie“ impliziert. [X.]abei kann dahingestellt bleiben, ob die vorliegende Anspruchsfassung den für einen unabhängigen, nebengeordneten Patentanspruch geltenden Anforderungen für eine Patenterteilung gemäß der Regel 43 EPÜ genügt oder nicht – diese Frage ist vorliegend irrelevant – das Verfahren bedarf jedenfalls der fachmännischen Auslegung.

[X.]er erste Verfahrensschritt des Patentanspruchs 11 umfasst die Abgabe eines katalysierten [X.]s auf ein Bewegungselement (11.1), um eine kontinuierliche (Folien-) Bahn zu erzeugen. [X.]as auf das Bewegungselement aufgegebene „katalysierte [X.]“ stellt das in beliebiger Form hergestellte Ausgangsprodukt für den [X.]-Gel-Prozess dar, das als niedrig viskoses, kolloidal-disperses System bereits mit einem beliebigen „Katalysator“ versehen ist, so dass Agglomeration bzw. Hydrolyse und [X.] einsetzen können. Ob die Gelierung lediglich durch Instabilität oder gegebenenfalls (auch) durch Zusatz von Energie in beliebiger Form initiiert oder beschleunigt wird, bleibt offen.

[X.]as „Abgeben“ des aktivierten [X.]s zur Herstellung einer kontinuierlichen Gelfolie erfolgt zweifellos als kontinuierliches „[X.]“ auf ein entsprechendes Bewegungselement. Gemäß Absatz [0021] wird das „monolithische“ oder „[X.]“ nach einem

[X.]as katalysierte [X.] wird gemäß der [X.] auf ein

Figur 3 des Streitpatents: Herstellung einer Gelfolie ohne Faser- oder Vliesmatte („monolithische“ Gelfolie)

Allerdings sollen diese beiden Ausführungsvarianten gemäß den Figuren 3 und 4 mit dem

[X.] offenbart durchgehend – im allgemeinen Teil der Beschreibung wie auch in Ausführungsbeispielen – sowohl [X.] als auch monolithische Gelbahnen („…the methods describe the formation of monolithic [X.] or [X.] composite having two parts, namely [X.]“, [0009]). Sofern faserverstärkte Gelbahnen gemeint sind, wird von [X.] („fiber-reinforced composite sheets“, „[X.]“, „gel matrix is reinforced“ oder „fiber reinforcements“, [0009] bis [0017]) gesprochen, sofern verfahrenstechnisch Faser- oder Vliesmatten bzw. faserförmiges Wattematerial auf das Förderband hinzugefügt werden, ist dies in der Streitpatentschrift ebenso explizit genannt („[X.] the moving element for combination with the catalyzed sol prior to gelation“, Absatz [0008] letzter Satz). In Bezug auf die Ausführungsvarianten in den Figuren 1, 2 und 7 ist entsprechend formuliert, dass „[X.] [X.]“ bzw. „gel composite sheets“ hergestellt werden, wobei mit Verweis auf die Zeichnungen „fibrous batting material“ eingesetzt wird (Absätze [0035], [0036] und [0041]).

Figur 1 des Streitpatents: Herstellung einer Komposit-Gelfolie mit Wattematerial (Faser- oder Vliesmatten)

[X.]emgegenüber ist in den Ausführungsvarianten gemäß den Figuren 3 und 4, die entsprechend den [X.]arstellungen keine Faser- bzw. Vliesmatte verwenden, lediglich von „[X.]“ die Rede ([0037] und [0038]). Insofern verbindet der Fachmann den Begriff der

[X.]abei umfasst das Ausgangsmaterial für eine „monolithische Gelfolie“ auch alle potentiell beigefügten Komponenten gemäß der „[X.]efinition“ in Absatz [0021] („[X.] (solid precursor, [X.], additives) into a low-viscosity sol…“) bzw. gemäß den Ausführungen in Absatz [0026] („[X.] ([X.], [X.], [X.])“…), die bei einem hier betrachteten, niedrig viskosen [X.] integral „dazugehören“ können. Eine Gelfolie in Form einer kontinuierlichen Bahn – als sogenannte monolithische Gelfolie – entsteht somit durch das [X.] eines katalysierten [X.]s mit seinen entsprechenden Zuschlagstoffen (direkt) auf das Bewegungselement, ohne die Zugabe einer Faser- oder Vliesmatte.

Eine derartige Auslegung ist jedoch nicht durchgängig und eindeutig durch die Beschreibung gestützt – wie demgegenüber im Übrigen auch die Klägerinnen und die Beklagte formuliert haben und den Anspruch 11 diesbezüglich „breiter“ ausgelegt sehen. Hierbei ist zum einen die Beschreibung des Ausführungsbeispiels zur Figur 8 heranzuziehen ([0042]), die nicht ganz in Einklang mit der dazugehörigen Figur zu bringen ist. [X.]ie Beschreibung macht an dieser Stelle keine Angaben hinsichtlich einer [X.] sowie insbesondere nicht im Hinblick auf die Zuführung eines [X.] oder Vliesmaterials in Form einer Matte und beschreibt demzufolge offensichtlich ein Verfahren zur Herstellung einer „monolithischen Gelfolie“. In der Figur 8 ist demgegenüber jedoch der Einzug einer Fasermatte auf das [X.] dargestellt, so dass die Figur in dieser Hinsicht nicht mit der dazugehörigen Beschreibung kongruent ist. [X.]ies ist im Gegensatz dazu in den Beschreibungen zu den Figuren 2 und 7, von denen sich das Ausführungsbeispiel der Figur 8 nur geringfügig – durch die „[X.] (20) bzw. die Vorrichtung (76) zur Energieeinspeisung bei ansonsten gleichen Bezugszeichen entsprechend Figur 2 – unterscheidet, demgegenüber anders und für den Fachmann so auch plausibel beschrieben. [X.]ort ist jeweils explizit von „gel composite sheets“ bzw. „[X.] [X.]“ die Rede und ein Hinweis auf das „batting material“ (25 bzw. 75) ist jeweils ebenfalls vorhanden. Insofern lässt der Fachmann die scheinbare [X.]iskrepanz der Beschreibung in Bezug auf die Figur 8 außer Betracht.

In diesem Zusammenhang ist zum anderen auch der Beschreibungsteil in Absatz [0021] zu sehen, wonach dort die dritte Phase des in drei separate Phasen unterteilten (allgemeinen) Herstellungsprozesses besagt, dass eine monolithische Gelfolie geschnitten wird, während eine entsprechende faserverstärkte Gelfolie aufgerollt wird („The third phase of the invention process involves gel cutting and conveyance of monolithic [X.] to a post-processing area or co-rolling a flexible, [X.] composite with a flexible, porous flow layer…“, [0021], Zeilen 47 – 51). Wollte man jedoch diesem Beschreibungsteil in Bezug auf die Auslegung des Anspruchs 11 folgen, so käme eine monolithische Gelfolie für das Aufrollen

[X.]as Rollen bzw. Aufrollen der gegebenenfalls am Ende des [X.] oder auch zu einem späteren Zeitpunkt „abgegebenen“ Folie (Merkmal 11.2) erfolgt zweifellos im „Gel-Zustand“ der Folie, da die beiden Verfahrensschritte 11.1 und 11.2 jeweils unter dem Verfahren nach Merkmal 11 subsumiert sind. Wie und unter welchen Randbedingungen das Aufwickeln erfolgt, bleibt jedoch ebenfalls offen, beispielsweise kann auch die Trocknung des Gels noch nicht erfolgt sein. Während in der Beschreibung diesbezüglich formuliert ist, wonach das Aufrollen unter dem Aspekt erfolge, dass das Trocknungsverfahren so besonders effektiv durchgeführt werden könne („…[X.] are produced by any one of the above mentioned methods and are rolled into a plurality of layers. This is a novel and effective way of producing [X.] for efficient drying operations“, [0012]), ist in Merkmal 11.2 jedoch lediglich allgemein gesagt, dass das entsprechende (Auf-) Rollen „der abgegebenen Folie“ erfolge. Wo und wann die bzw. eine Abgabe erfolgt, ob die Gelfolie noch mit Lösungsmittel „gefüllt“ ist oder ob die Trocknung bereits durchgeführt wurde, ist nicht gesagt. Ein spezifisches Ausführungsbeispiel des vorliegenden Verfahrens ist im Übrigen in der Beschreibung nicht vorhanden, etwaige in den Figuren dargestellte Ausführungsvarianten, die dem Verfahren ähnlich erscheinen, schränken das Verfahren nach Anspruch 11 jedoch nicht dahingehend ein. [X.]er entsprechende Beschreibungsteil beschränkt den Verfahrensschritt 11.2 darüber hinaus ebenfalls nicht. Somit kann prinzipiell auch eine vom „Lösungsmittel“ befreite [X.] aufgewickelt werden.

[X.]ieses Aufrollen zu einer „Vielzahl von Schichten“ bildet somit in radialer Richtung nebeneinander bzw. übereinander liegende Schichten.

[X.]er Senat hält – trotz der seitens der Parteien vorgezogenen spezifisch breiteren Auslegung des Patentanspruchs 11 – an der der vorstehenden „engeren“ Auslegung des Verfahrens fest, wonach das Verfahren nach Anspruch 11 sich nicht auf Faser- oder Vliesmatten-verstärkte [X.] erstreckt. Eine Beschränkung des Gegenstands eines Anspruchs auf eine Variante eines potentiellen Ausführungsbeispiels ist regelmäßig nicht erlaubt ([X.], 1023

[X.]ie seitens der Klägerin zu 1 insbesondere für ihre Sichtweise der Auslegung herangezogene Stelle der Beschreibung, wonach gemäß Absatz [0021] formuliert sei, dass die monolithische Gelfolie geschnitten und weiterbefördert wird (Spalte 9, Zeilen 47 ff.), zieht der Fachmann nicht in Betracht, da gemäß den vorstehenden Ausführungen (s. o. Absatz unterhalb Figur 3) mit Bezug auf Absatz [0016] des Streitpatents die „geschnittenen“ monolithischen Varianten der Ausführungsbeispiele nach den Figuren 3 und 4 vorliegend nicht betrachtet werden sollen.

3. Entgegen der Ansicht der Beklagten ist die Neuheit des Gegenstands des Patentanspruchs 11 nicht gegeben, da das Verfahren zum Herstellen von [X.] nach Anspruch 11 im Stand der Technik gemäß der [X.] bzw. [X.] bereits vorbekannt war. [X.]er [X.] der fehlenden Patentfähigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG [X.] m. Art. 138 Abs. 1 a) liegt daher vor.

[X.] bzw. [X.] ([X.] 1 671 803 A) offenbart ein kontinuierliches Verfahren zur Herstellung von mikroporösen [X.] (Bezeichnung der [X.]/[X.]). Hierzu offenbart das [X.]okument nach Patentanspruch 1 ein Verfahren, bei dem alternativ in kontinuierlicher Arbeitsweise eine Lösung eines wärmehärtenden [X.] in einem flüchtigen Medium hergestellt wird und diese Lösung mit einem für das Härten des eingesetzten wärmehärtenden [X.] geeigneten Härter versetzt wird (1.a und 1.b des Patentanspruchs 1). [X.]amit wird ausdrücklich eine „katalysierte Harzmischung“ hergestellt (Seite 4, Absatz 4). [X.]ie [X.]/[X.] geht dabei von einem Stand der Technik aus, den sie weiterentwickeln will und deren Batteriescheider „die gewünschten Eigenschaften besitzen“ (Seite 1, unterster Absatz), die „dadurch hergestellt werden können, dass man einer Phenol/Formaldehyd-Lösung bzw. –Harzdispersion ein Polyhydroxybenzol [[X.]] mit aktivierten ortho- und/oder para-Stellungen zusammen mit Formaldehyd zusetzt…“ (Seite 2, oben). Insofern ist ein aktiviertes bzw. explizit als

₁ des unteren Bandes L verteilt (dto.) und somit „abgegeben“ bzw. gegossen, so dass eine kontinuierliche Gel-[X.] gebildet wird (Merkmal 11.1). [X.]ieses Verfahren kann

Nach Anspruch 1, Verfahrensschritt d) der [X.]/[X.] verfestigt sich die Mischung, während sie „zwischen den sich bewegenden Bändern eingeschlossen ist“. [X.]abei sind „die flüchtigen Bestandteile feinverteilt enthalten“ und „zwischen den sich bewegenden Bändern eingeschlossen…“, „um ein Verdampfen der flüchtigen, in der Harzmischung enthaltenen Anteile während des [X.] des [X.] zu verhindern“. Mit der Zielsetzung der Verfestigung bewegen sich die Bänder auch mit einer vorbestimmten Geschwindigkeit, die ermöglicht, dass die Gelbildung zwischen diesen Bändern wirksam erfolgt. „[X.]ie Länge der einander gegenüberliegenden [X.] sowie die Laufgeschwindigkeit der Bänder muss an die Gelierungsgeschwindigkeit der Harzmischung angepasst werden, da die Mischung zu einem dimensionsstabilen Produkt verfestigt ist, wenn sie am [X.] die beiden Bänder verlässt.“ (Seite 12, Absatz 2). [X.]amit liegt am [X.] des [X.] L eine Gel-[X.] vor (Merkmal 11).

[X.]as Verdampfen der flüchtigen Anteile erfolgt gemäß dem Ausführungsbeispiel erst nach dem Gelieren außerhalb der durch die Bänder gebildeten [X.], so dass man anschließend – nach dem Verdampfen der flüchtigen Anteile – [X.]e Bahnen erhält (Seite 6, Absatz 1). Beispielhafte Polymere für das Verfahren auch der [X.]/[X.] sind u. a. Polyolefine und [X.], die u. a. auch beim Streitpatent Anwendung finden.

Beim Verfahren der [X.]/[X.] gemäß Ausführungsbeispiel (Seite 18, 3. Absatz bis Seite 19, 1. Absatz und Figur) wird die Gelfolie anschließend durch eine Waschstraße geführt, anschließend in der [X.] ([X.]) getrocknet (Verdampfen der flüchtigen Anteile, Verfahrensschritt e) nach Anspruch 1) und einer Längsschneidevorrichtung (SL) zugeführt, „…worauf sie anschließend zu Rollen der porösen Bahnen aufgewickelt werden…“ kann. Gegebenenfalls anschließend kann noch eine weitere Aushärtung in einem Härteofen ([X.]) erfolgen. [X.]amit wird auch gemäß der [X.]/[X.] eine als [X.] bezeichnete [X.], die als [X.] im Sinne des Streitpatents aufzufassen ist, als abgegebene Folie aufgerollt, die dann eine Vielzahl von Schichten bildet. [X.]as Merkmal 11.2 ist somit ebenfalls aus der [X.]/[X.] bekannt, so dass somit das Verfahren nach Anspruch 11 insgesamt aus der [X.]/[X.] bekannt ist.

[X.]ie Beklagte hat nach Ansicht des [X.] nicht Recht, wenn sie sagt, dass in der [X.]/[X.] keine [X.]-Gel-Chemie beschrieben sei und insofern der Auslegung des [X.] nicht zustimmt. [X.]/[X.] würde lediglich „Harze“ beinhalten, wohingegen ein [X.] ein Kolloid sei und dies für Harze nicht zuträfe. Jedenfalls gäbe es Zweifel an einer diesbezüglich eindeutigen Offenbarung der [X.]/[X.], die im Übrigen durch die [X.]ruckschriften [X.]31 und [X.]32 bestärkt würden. [X.]es Weiteren beträfe die [X.]ruckschrift [X.]/[X.] keine Herstellung von [X.]n.

Es handelt sich beim Verfahren der [X.]/[X.]– wie bereits vorstehend hervorgehoben – um ein gemäß Streitpatent explizit auch auf organische Materialien „erweitertes [X.]-Gel-Verfahren“, so dass dieser Fachbegriff gemäß seiner eigenen [X.]efinition auch diese sehr „breite Materialgruppe“ prinzipiell mit umfasst. [X.]arüber hinaus sind im Streitpatent mehrfach ausdrücklich die Ausgangsstoffe [X.]/Formaldehyd genannt, die zudem über eine [X.] zu einem [X.]uromer (Phenoplast) überführt werden.

In der [X.]/[X.] liegt nun – wie ebenfalls bereits erläutert – eine „Lösung“ der Monomer- bzw. Oligomerkomponenten vor, was dementsprechend einer kolloidalen Lösung entspricht. [X.]ie Begriffe „kolloidale Lösung“ sowie „kolloidale [X.]ispersion“ sind, in Anbetracht der Partikelgrößen, synonym zu betrachten, so dass im Rahmen der im Streitpatent formulierten [X.]efinition des Begriffs [X.]-Gel – beim Beispiel von Wasser als Lösungsmittel sowie der hohen Löslichkeit von [X.] in Wasser – von einem [X.] gesprochen werden kann. Ein Gel liegt im vernetzten bzw. ausgehärteten Zustand ebenfalls vor, da das auch in der [X.]/[X.] so genannte Gel in „dimensionsstabilen Bahnen verfestigt werden kann, die das flüchtige Lösungsmittel in feiner Verteilung enthalten“ (Seite 6, oben). [X.]iese Bahnen stellen somit ein „[X.]“ dar und sind zudem [X.] („[X.]e Bahnen“, dto.) und werden anschließend zu einem Festkörpergel (Xerogel oder Aerogel) getrocknet.

[X.]er von der Beklagten gemachte Bezug zum [X.]okument [X.]32 (Pekala) – sowohl direkt als auch indirekt über die [X.]31 mit der dort aufgeführten Verweisung auf die [X.]32 – zur Unterscheidung gegenüber der [X.]/[X.] und eines das [X.]/Formaldehyd-System betreffenden „wahren“ [X.]-Gel-Verfahrens, ist wenig hilfreich, da das dort offenbarte [X.]-Gel-Verfahren zur Herstellung von [X.]n aus [X.]/Formaldehyd grundsätzlich den Beweis nicht erbringen kann, dass das Verfahren gemäß der [X.]/[X.]

Ferner ist weder der [X.] noch die Beschreibung des Streitpatents grundsätzlich auf ein Verfahren zur Herstellung eines Aerogels beschränkt, wie demgegenüber die Beklagte ausführt. Wie ebenfalls bereits vorstehend erläutert, umfasst die Beschreibung des Streitpatents explizit sowohl [X.] wie auch [X.], darüber hinaus ist weder die Herstellung eines Aerogels mit dem Verfahren beansprucht, noch ist die Trocknung der Gelfolie überhaupt vom [X.] umfasst. [X.]amit ist die weitere Herstellung zu einem „trockenen“ [X.] vorliegend irrelevant.

Nachdem alle Merkmale aus der [X.]/[X.] bekannt sind, ist das Verfahren nach Anspruch 11 nicht neu.

4. Nachdem das Verfahren nach Anspruch 11 gemäß Hauptantrag nicht patentfähig ist, fallen mangels Geltendmachung eines jeweils eigenständigen erfinderischen Gehalts auch die angegriffenen [X.] 12 bis 14; ein solcher eigener erfinderischer Gehalt ist für den Senat auch nicht ersichtlich.

II[X.] Zur Fassung nach dem Hilfsantrag 1

1. [X.]as Verfahren nach Anspruch 11 gemäß Hilfsantrag 1 sieht eine Beschränkung des Verfahrens nach Anspruch 11 gemäß Hauptantrag auf Silica-[X.] vor und lässt sich entsprechend gliedern:

Silica-[X.], umfassend die Schritte:

Silica-[X.]s (74) auf ein Bewegungselement als eine kontinuierliche Bahn (75);

11.2 Rollen der abgegebenen Folie zu einer Vielzahl von Schichten.

₂-Grundgerüst geliert. [X.]ieser typische Vertreter der [X.]-Gel-Chemie ist auch das Material in den fünf Referenz-Beispielen (Reference Example 1 – 5, [0044] – [0048]), die in der Streitpatentschrift exemplarisch ausgeführt sind.

2. [X.]as Verfahren nach Anspruch 11 gemäß Hilfsantrag 1 ist neu, keine der im Stand der Technik befindlichen [X.]ruckschriften weisen alle Merkmale dieses Verfahrens auf.

[X.]22/[X.] ([X.] [X.]) offenbart einen stoffdurchlässigen Verbundwerkstoff sowie ein Verfahren zu dessen Herstellung. Ausgehend von einem „durchbrochenen und stoffdurchlässigen Träger“, auf den eine „Suspension“ aufgebracht wird, die „zumindest eine anorganische Komponente (…) und ein [X.] aufweist“ und wobei diese „Suspension … auf oder im oder aber auf und im Träger[material] verfestigt wird“, allgemeine Beschreibung Seite 3, Zeilen 11 – 23; Patentanspruch 31. [X.]ie Suspension besteht dabei offensichtlich aus einer, aus einem sehr breiten chemischen Spektrum auswählbaren, beliebigen anorganischen Komponente (Seite 7, Zeilen 10 ff.) und einem beliebigen [X.], das ebenfalls aus einer Vielzahl von Verbindungen aufgebaut sein kann (Seite 9, Zeile 25 bis Seite 6, Zeile 19). Insbesondere ist dabei auch das „[X.]“ als „handelsübliches [X.]“ genannt (Seite 10, Zeile 19). [X.]amit wird ein [X.] eingesetzt und mit einer anorganischen bzw. keramischen (Nano-) Partikelkomponente vermischt und anschließend – als „Suspension“ bezeichnet – auf den Träger aufgebracht.

[X.]as Abgeben bzw. Aufbringen der Suspension auf den Träger kann dabei auch als „Aufgießen“ erfolgen (Seite 9, Zeile 9), so dass auf diese Weise die Herstellung in einem kontinuierlichen „[X.]urchlaufverfahren“ zu einem Verbundwerkstoff möglich ist (Seite 12, Zeilen 14 – 21). Nach einer Erwärmung des mit der Suspension beschichteten Trägers kann der hergestellte Verbundwerkstoff „auf einer…Rolle aufgerollt“ werden (dto.; Merkmal 11.2). Wie allerdings das „Aufgießen“ erfolgt – ob das [X.] mit einem Silica-[X.] realisiert wird, ob dieses [X.] katalysiert vorliegt und ob diese Variante dann anschließend gerollt wird, ist in der [X.]22/[X.] nicht im Zusammenhang beschrieben.

Eine Gelierung zu einer

Es kann dahingestellt bleiben, ob die Trocknung der Suspension der [X.]22/[X.] als Gelierung bezeichnet werden kann – Anteile des [X.]s können dabei nach der Trocknung bzw. Verfestigung durchaus als

[X.]as Aufbringen der Suspension auf den Träger hat bei der [X.]22/[X.] den Charakter einer „Beschichtung“ und stellt aus diesem Grund keine dementsprechende (Silica-) Gelfolie dar. Im allgemeinen Teil der Beschreibung der [X.]22/[X.] ist dies an zwei Stellen ausdrücklich formuliert („[X.]er erfindungsgemäße Verbundwerkstoff hat den Vorteil, dass…anorganische Komponenten verfestigt werden können…, ohne dass die Beschichtung bei der Herstellung Schaden nimmt“, Seite 4, Zeilen 10 – 14; „…der durch Beschichten mit einer Keramik entstandene Verbundwerkstoff“ kann „auf einer Rolle auf- oder abgewickelt werden“, Seite 4, Zeilen 15 – 19). [X.]ieses Aufrollen des erfindungsgemäßen Verbundwerkstoffs kann zudem „auf einen Radius von bis zu 1 mm“ erfolgen (dto.) und stellt sich somit – mit dem in der Beschreibung häufig verbundenen Anwendungsbeispiel einer Membran – als eine extrem dünne Folie dar, deren maßgebliche Flexibilität durch den elastischen Träger bedingt ist. Eine

[X.]urch den Einsatz eines unterbrochenen, stoffdurchlässigen Trägers offenbart die [X.]22/[X.] darüber hinaus bereits grundsätzlich keine

Gegenüber den weiteren im Verfahren befindlichen [X.]ruckschriften ist eine fehlende Neuheit des Verfahrens nach Anspruch 11 gemäß Hilfsantrag 1 nicht geltend gemacht worden.

3. [X.]as Verfahren nach Anspruch 11 gemäß Hilfsantrag 1 beruht darüber hinaus auch auf einer erfinderischen Tätigkeit, denn es ist durch den im Verfahren befindlichen Stand der Technik nicht nahegelegt.

[X.]22/[X.] führt den Fachmann nicht in naheliegender Weise zum Verfahren nach Anspruch 11 gemäß Hilfsantrag 1. Ein Abgeben eines Silica-[X.]s auf ein Bewegungselement zur Herstellung einer monolithischen Gelbahn kann bereits deshalb nicht nahegelegt werden, da die Verwendung des durchbrochenen Trägers in der [X.]22/[X.] für die Aufbringung der Suspension in Form einer Beschichtung elementar notwendig ist, um auf diesem mittels Trocknung verfestigt zu werden. [X.]ieser Träger ist prinzipiell vorgesehen, so dass ein Weglassen eines derartigen Trägers für den Fachmann nicht in Betracht kommt und insofern durch andere [X.]ruckschriften auch nicht nahegelegt werden kann. [X.]amit kann auch dahingestellt bleiben, ob das Katalysieren des [X.]s, das Gießen des [X.]s auf ein Bewegungselement in Form eines Formungsbandes sowie die Gelierung einer als Matrix vorliegenden Gelbahn, ausgehend von einem katalysierten Silica-[X.], durch den weiteren Stand der Technik nahegelegt werden können.

[X.]/[X.] offenbart mikroporöse Batteriescheider aus wärmehärtenden Harzen (vgl. unter I[X.] 3.). Anorganische [X.]e bzw. Gele werden dort nicht in Erwägung gezogen oder genannt, so dass die Merkmale 11.‘ und 11.1‘ nicht aus der [X.]/[X.] bekannt sind.

[X.]ie in der [X.]/[X.] verwendeten Materialien sind allesamt Harze, die im eingesetzten getrockneten und [X.]en Gel-Zustand „gehärtete Harze“ und somit [X.]uromer-Kunststoffe darstellen. Sie sind damit insbesondere in Bezug auf die Materialeigenschaften nicht vergleichbar mit anorganischen, Glas- bzw. keramischen Gelmaterialien. Im besonderen Maße gilt dies im Hinblick auf die Elastizitäts- bzw. Verformungseigenschaften der beiden extrem unterschiedlichen Materialien, was gerade auch in Bezug auf den Verfahrensschritt des [X.] (Merkmal 11.2) von besonderer Relevanz ist. Ein Fachmann würde insofern, ausgehend von der [X.]/[X.], ein entsprechendes kontinuierliches Verfahren bei einem anorganischen [X.]-Gel-Prozess nicht in Erwägung ziehen.

Insofern stimmt der Senat den Ausführungen der beiden Klägerinnen nicht zu, wonach es sich dabei lediglich um einen naheliegenden „Austausch des Materials“ handeln würde. [X.]er Fachmann sucht – ausgehend von der [X.]/[X.] – auch nicht ohne Weiteres nach einem neuen Material, das zudem in einer völlig anderen Werkstoffgruppe mit anderem Chemismus und anderen Materialeigenschaften liegt, bei der zudem nicht zu erwarten ist, dass ein derartiges Material die elastischen Eigenschaften für ein Aufrollen überhaupt erfüllen kann. Insofern zieht der Fachmann, der sich mit der [X.]/[X.] auseinandersetzt, für gegebenenfalls dort zu lösenden Probleme oder eine diesbezügliche Weiterentwicklung von [X.] andere [X.]ruckschriften aus dem [X.]-Gel-Bereich mit [X.] nicht in Betracht. [X.]iese erscheinen ihm insbesondere mechanisch viel zu anfällig zu sein. Somit kann die [X.]ruckschrift [X.]/[X.] auch in Zusammenhang mit dem weiteren Stand der Technik das Verfahren nach Anspruch 11 gemäß Hilfsantrag ebenfalls nicht nahelegen.

[X.]11/[X.] ([X.] 5 306 555 A) gelangt der Fachmann nicht zum beanspruchten Verfahren. [X.]iese [X.]ruckschrift offenbart ausschließlich faserverstärkte [X.]-Gel-Materialien, die zudem jeweils diskontinuierlich hergestellt werden, so dass die Merkmale 11.1‘ und 11.2‘ nicht offenbart sind.

Als [X.] können zwar typische [X.] eingesetzt werden ([X.], [X.]), diese werden allerdings jeweils mit Fasern bzw. Fasermatten in kleinen Formgrößen (Probengrößen Scheiben bis ca. 18 cm [X.]urchmesser sowie Platten bis maximal 30,5 x 30,5 cm; Spalte 7, Zeilen 26 – 58 bzw. Spalte 12, Zeilen 36 – 39) eingesetzt. [X.]erartige, im „[X.]“ hergestellte „[X.]“ sind bereits grundsätzlich nicht ohne gravierende verfahrenstechnische Änderungen in ein kontinuierliches Gießverfahren zu überführen. Allein dieser Aspekt der kontinuierlichen Herstellung von Silica-[X.] ist aus der [X.]11/[X.] nicht nahegelegt, da es hierzu in diesem [X.]okument keine Anregungen gibt. [X.]ie seitens der Klägerin zu 1 zitierten Stellen der [X.]11/[X.] zur Beschleunigung der dort beschriebenen Verfahren oder der Produktionsvergrößerung (u. a. Spalte 1, Zeilen 14 – 17, Spalte 2, Zeilen 11 – 14 und Spalte 12, Zeilen 62 – 65) führen höchstens zu einer Beschleunigung der Verfahren sowie Vergrößerung der Bauteile, allerdings lediglich im Rahmen der diskontinuierlicher Betriebsweise. Zu einem kontinuierlichen Herstellungsverfahren gelangt der Fachmann auch nicht unter Hinzuziehung seiner Fachkenntnisse, da er hierzu „technisches Neuland“ betreten hätte. [X.]enn ein kontinuierliches Abgeben bzw. [X.] eines Silica-[X.]s zur Herstellung einer kontinuierlichen Gelfolie beinhaltet weitere verfahrenstechnische Veränderungen und Prozessschritte, deren Erfassung und Umsetzung für einen Fachmann nicht im Rahmen seiner Kenntnisse am [X.] lagen und zu deren Realisierung er auch mit besonderen Schwierigkeiten rechnen musste.

Es ist gerade nicht so, wie die Klägerinnen mit Bezug auf das seitens der Klägerin zu 1 in der mündlichen Verhandlung eingereichte Schaubild 2 dargelegt haben, dass es lediglich zweier Schritte bedurfte, um zum beanspruchten Verfahren zu gelangen. [X.]ie unter „gedanklicher Schritt Nr. 1“ aufgeführte „Voraussetzung“, wonach „um kontinuierlich zu [X.]…“ lediglich noch einfache technische Maßnahmen erfolgen müssten, ist demgegenüber jedoch bereits wesentlicher Teil der Lösung, zu deren Umsetzung der Fachmann eine Vielzahl von Problemen lösen musste. Ein kontinuierliches [X.] auf ein Bewegungselement bzw. Förder- oder Formungsband bedingt gleichermaßen entweder eine kontinuierliche Herstellung des [X.]s oder erfordert zumindest eine (wesentlich) größere Charge („batch“) des [X.]s. Eine Übertragung der Aufbereitung eines [X.]s auf andere Chargengrößen ist aufgrund der in der Regel instabilen Nano-[X.]ispersion nicht ohne Weiteres, zumindest nicht ohne eine Anpassung der Verfahrensparameter, möglich. [X.]arüber hinaus erfordert das kontinuierliche [X.] aufgrund der diesbezüglich bedingten relativ kurzen Gelierungszeit auf dem [X.] gegebenenfalls völlig andere Gelierungsbedingungen oder sonstige Einschränkungen in der Materialzusammensetzung, die unter Umständen einer umfangreichen Optimierung bedürfen. Nicht zuletzt verlangt auch die Weiterverarbeitung der kontinuierlich entstehenden Gelfolie am Ende des Förderbandes spezifische Folgeprozesse, die bei einem diskontinuierlichen Verfahren nicht thematisiert sind, so dass das kontinuierliche [X.] weitere, zum Teil ganz neue Prozessschritte nach sich zieht. [X.]as Verfahren nach Anspruch 11 gemäß Hilfsantrag 1 ist somit für einen Fachmann aus der [X.]11/[X.] allein aus dem Aspekt der dort nicht offenbarten kontinuierlichen Verfahrensweise nicht nahegelegt.

[X.]ass die [X.]11/[X.] zudem lediglich faserverstärkte Gelmaterialien zum Inhalt hat und somit keine monolithischen Silica-[X.] betrifft, ist lediglich ein weiterer, aus der [X.]11/[X.] darüber hinaus nicht nahegelegter Aspekt. [X.]eshalb kann auch dahingestellt bleiben, ob das in der [X.]11/[X.] offenbarte „Aufrollen“ der diskontinuierlich hergestellten faserverstärkten Silica-Gelfolie „zu einem Zylinder“ gemäß dem Beispiel 2 („…rolled up in a cylindrical shape…“, Spalte 12, Zeilen 21 ff.) lediglich zu einem „geschlossenen“ Zylinder oder zu einem Körper zylindrischer Gestalt mit einer „Vielzahl von Schichten“ erfolgt. [X.]as Verfahren nach Anspruch 11 gemäß Hilfsantrag 1 ist aus der [X.]11/[X.] in Verbindung mit dem Fachwissen nicht nahegelegt.

Auch die Hinzuziehung der [X.]ruckschrift [X.]/[X.] zum Ausgangspunkt der [X.]11/[X.] kann das Verfahren nach Anspruch 11 gemäß Hilfsantrag 1 nicht nahelegen. [X.]er Fachmann, der sich mit der Herstellung von Silica-[X.] befasst, die gemäß dem [X.]-Gel-Verfahren hergestellt sind, zieht für die Weiterentwicklung des Verfahrens ein [X.]okument mit einem Verfahren zur Herstellung von Kunststoff-Gelbahnen nicht in Betracht. [X.]ie mechanischen Eigenschaften des Folienkörpers unterscheiden sich bereits gravierend, zudem ist der Chemismus der Herstellung ein anderer, so dass der Fachmann die [X.]/[X.] nicht näher heranzieht.

Gleiches gilt prinzipiell für die Heranziehung der [X.]22/[X.] zur [X.]11/[X.]. [X.]ie [X.]22/[X.] offenbart einen Verbundwerkstoff, der grundsätzlich einen „durchbrochenen Träger“ in einer Vielzahl von Ausführungsvarianten aufweist und beschreibt somit keine monolithische Gelfolie, so dass eine derartige auch nicht nahegelegt werden kann. Im Übrigen – hierzu sei auf die obigen Ausführungen unter II[X.] 2. verwiesen – offenbart die [X.]22/[X.] bereits keine Silica-Gelfolie mit durchgehender Matrix gemäß dem Verständnis des Streitpatents. Somit beruht das Verfahren nach Anspruch 11 gemäß Hilfsantrag 1 auch auf einer erfinderischen Tätigkeit gegenüber einer Zusammenschau der [X.]11/[X.] mit der [X.]22/[X.].

[X.]30 (von [X.], 1985) beschreibt Trends in der [X.]-Gel-Verfahrenstechnik und bezieht sich auch auf monolithische Silica-Gels (u. a. Seite 695, 3. (b) und (e), [X.] m. Seite 696, 4.1). [X.]er in der [X.]30 grundsätzlich unterstellte „[X.]“ bei dem [X.]-Gel-Verfahren wird dabei – in der [X.] – erst in 20 Jahren kontinuierlich zu realisieren sein („Batch processing: in [X.] processing will be continuous when economic considerations warrant“, Seite 697, 4.1 (e)). [X.]amit wird gerade die Schwierigkeit eines kontinuierlichen Herstellverfahrens dokumentiert, die offensichtlich auf lange Sicht nicht zu realisieren sei. [X.]amit kann auch die [X.]30 das Verfahren nach Anspruch 11 gemäß Hilfsantrag 1 nicht nahelegen.

Weitere [X.]okumente sind von den Klägerinnen zur Patentfähigkeit des Anspruchs 11 gemäß Hilfsantrag 1 nicht herangezogen worden. [X.]as Verfahren nach Anspruch 11 nach Hilfsantrag beruht somit auf einer erfinderischen Tätigkeit.

4. Mit Patentanspruch 11 gemäß Hilfsantrag 1 haben auch die auf diesen rückbezogenen [X.] 12 bis 14 gemäß Hilfsantrag 1 Bestand.

5. [X.]er von den Klägerinnen weiter geltend gemachte [X.] der [X.] aufgrund mangelnder Offenbarung nach Art. II § 6 (1) Nr. 2 IntPatÜG ist im Übrigen nicht gegeben, da das Verfahren des Streitpatents nach Anspruch 11 gemäß Hilfsantrag 1 so deutlich und vollständig offenbart ist, dass ein Fachmann dieses ausführen kann.

[X.]ie Klägerin zu 2 bemängelt in ihrem schriftlichen Vorbringen zur mangelnden Offenbarung, dass im Verfahren nach Anspruch 11 – sowohl gemäß Haupt- wie auch nach Hilfsantrag 1 – kein Verfahrensschritt der Gelierung formuliert sei, und insofern nach dem Abgeben des [X.]s auch keine Gelierung vor dem Rollen stattfinden würde und somit die Herstellung der Gelfolie, wie beansprucht, nicht möglich sei. [X.]em ist allerdings zu entgegnen, dass – wie vorstehend zur Auslegung des Verfahrens nach Anspruch 11 gemäß Hauptantrag formuliert – dem Fachmann der Schritt des [X.] implizit offenbart wird, da in Merkmal 11. bzw. 11.‘ die Herstellung einer

[X.]ie Klägerin zu 1 sieht – ebenfalls gemäß ihrem schriftlichen Vortrag – die Ausführbarkeit des Verfahrens nach Anspruch 11 gemäß Hilfsantrag 1 im Lichte der Auslegung in Bezug auf monolithische [X.] als nicht gegeben an und bezieht sich hierbei u.a. auf Ausführungen des Sachverständigen Prof. R… gemäß der

[X.]24/[X.] sowie [X.]25/[X.] Ferner sei im Streitpatent „kein gangbarer Weg zur Ausführung“ der angeblichen Erfindung aufgezeigt, wonach eine monolithische Silica-Gelfolie aufgerollt würde, dementsprechende Beispiele würden jeweils ein Schneiden der Folie sowie eine dementsprechende Weiterverarbeitung beschreiben bzw. zeigen.

[X.]ie Ausführungen des Sachverständigen Prof. R… im parallelen [X.] (7 O 72/16 vor dem [X.], [X.]24/[X.] sowie [X.]25/E36) sind nicht geeignet, eine fehlende Ausführbarkeit des Verfahrens nach Anspruch 11 gemäß Hilfsantrag 1 zu begründen. Zu einen war die Frage der Ausführbarkeit der Lehre des Streitpatents nicht Gegenstand des Gutachtens, darüber hinaus ist eine Rollbarkeit auch der monolithischen Gelfolie nicht explizit ausgeschlossen worden. In dem ergänzenden Gutachten ([X.]25/E36) ist unter Punkt 6. auf die Frage: „Sind die Ausführungen zum Aufrollen auf einen reinen [X.] beschränkt oder auf einen faserverstärkten?“ unter Bezug auf die monolithische („reine“) Gelfolie formuliert: „Ein Aufrollen eines

Eine fehlende Aussicht auf eine erfolgversprechende kontinuierliche Herstellung von monolithischen [X.], die sich auch in der vorstehenden Einschätzung des Gutachters Prof. R… äußert, stellt kein Indiz oder Anzeichen dar, dass die Erfin-

dung von einem Fachmann nicht ausführbar ist. [X.]arüber hinaus war der Gutachter bereits nicht mit der Beantwortung der konkreten Frage betraut, ob das Verfahren nach Anspruch 11 nach Hilfsantrag 1 für einen Fachmann im patentrechtlichen Sinne ausführbar sei. Ferner ist es darüber hinaus für eine Erfindung nicht erforderlich, ein ausgereiftes Produkt herzustellen, das gegebenenfalls bereits ökonomischen Anforderungen („[X.]“) entspricht. Es ist lediglich erforderlich, dass ein Fachmann die Erfindung gemäß den Angaben im Streitpatent nacharbeiten und eine entsprechende Gelfolie herstellen kann, wobei das [X.] sich lediglich im Rahmen des Verfahrensanspruchs bewegen muss. Insofern muss letztendlich lediglich die noch mit Lösungsmittel gefüllte monolithische Gelfolie aufrollbar sein, was zudem mit oder ohne Aufrollhilfe sowie mit einem beliebigen Aufrollradius erfolgen kann.

Im Streitpatent sind neben den verschiedenen Ausführungsvarianten gemäß den Figuren 1 bis 8 noch fünf konkrete Ausführungsbeispiele (Reference Example 1 bis 5) beschrieben, die alle von einem Silica-[X.] ausgehen und in ihrer Beschreibung die wesentlichen Verfahrensschritte sowie dazugehörige Parameter genügend ausführlich beschreiben. [X.]ie Ausführungsbeispiele 1 und 4 ([0044] und [0047]) sind dabei die beiden Verfahren, mit denen eine monolithische Gelfolie hergestellt wird. [X.]ort wird allerdings, wie auch die Klägerin zu 1 ausführt, die Folie geschnitten und somit nicht aufgerollt.

Eine in zwei Ausführungsbeispielen beschriebene,

[X.]as Verfahren nach Anspruch 11 gemäß Hilfsantrag 1 ist demzufolge für einen Fachmann so klar und deutlich offenbart, dass er es ausführen kann.

6. Soweit die Klägerin zu 2 schriftsätzlich die wirksame Beanspruchung der Priorität durch die Beklagte bestritten hat, war dies nicht mehr Gegenstand der mündlichen Verhandlung. [X.]er Senat hatte schon im Hinweis vom 15. Oktober 2018 ausführlich begründet, dass er die Inanspruchnahme für wirksam hält; hierauf wird daher zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen. Im Übrigen ist diese Frage in Bezug auf den herangezogenen Stand der Technik unerheblich.

[X.]ie Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 [X.] [X.] m. § 92 Abs. 1 ZPO, da der Senat von einem in etwa hälftigen Obsiegen bzw. Unterliegen der Parteien ausgeht. [X.]ie Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 99 Abs. 1 [X.] [X.] m. § 709 ZPO.