Bundespatentgericht, Urteil vom 12.04.2018, Az. 4 Ni 7/17 (EP)

Die Beklagte ist Inhaberin des auch mit Wirkung für die [X.] erteilten [X.] Patents 1 896 250, [X.] Aktenzeichen [X.] 60 2006 003 342 ([X.]), das am 23. März 2006 unter Beanspruchung der [X.] Priorität [X.] 664455 P vom 23. März 2005 angemeldet worden ist. Das in der [X.] erteilte [X.] mit der Bezeichnung „[X.] TEARABLE STOCK MATERIAL FOR A [X.] [X.] MACHINE AND METHOD“ betrifft gemäß Abs. [0001] selektiv abreißbares Ausgangsmaterial zur Verwendung mit einer Polsterumformmaschine sowie eine Kombination eines solchen Ausgangsmaterials mit einer Umformungsanlage zur Herstellung eines [X.]s und ein Verfahren zur Herstellung eines Ausgangsmaterials. Das [X.] umfasst 10 Patentansprüche, die sämtlich angegriffen sind.

Patentanspruch 1 lautet in der [X.]:

1. A stock material (16) for a dunnage conversion machine (14) comprises at least one ply of sheet material having a plurality of transversely-extending, [X.] (22) of weakened areas (24), [X.] (24) have a reduced strength relative to adjacent portions of the sheet material, and each row (22) of weakened areas (24) has at least one parameter that varies along the row (22), whereby the strength of the stock material (16) at the row (22), in [X.] (22), varies across the stock material (16), wherein each ply has lateral edge portions (85, 89) [X.] (24), and at least one ply includes paper.

Der nebengeordnete Patentanspruch 8 lautet in der [X.]:

8. In combination, a stock material as set forth in Claim 1, and a dunnage conversion machine (40) for converting the stock material (16) into a relatively less dense strip of dunnage (18) having tear lines along each row that facilitate separation of a dunnage product (20) therefrom.

Der nebengeordnete [X.] 9 lautet in der [X.]:

 9. A method of making a dunnage product, [X.] of:

providing a stock material (16) as set forth in claim 1;

converting the stock material (16) into a strip of dunnage (18), and

separating a discrete dunnage product (20) from the strip along a row

of weakened areas.

Der nebengeordnete [X.] 10 lautet in der [X.]:

10. A method of making a stock material (16) for a dunnage conversion machine (40), [X.] of weakening a sheet stock material

having at least one ply of paper to form a plurality of transversely-extending,

[X.] (22) of weakened areas (24), [X.] (24) have a reduced strength relative to adjacent portions of the sheet material, and each row of weakened areas has at least one

parameter that varies along the row, whereby the strength of the stock

material at a row varies across the stock material when a force is applied in

a direction transverse the row, and each ply has lateral edge portions (85, 89) [X.] (24).

Wegen des Wortlauts der Patentansprüche 2 bis 7 wird auf die [X.]schrift in der B1-Fassung verwiesen.

Die Klägerin hat geltend gemacht, der in den Patentansprüchen enthaltene jeweilige Gegenstand sei gemäß Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 [X.], Art. 138 Abs. 1 lit c) EPÜ unzulässig erweitert, gemäß Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 2 [X.], Art. 138 Abs. 1 lit b) EPÜ nicht ausführbar offenbart, sowie gemäß Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 [X.], Art. 138 Abs. 1 lit a) EPÜ, Art. 52 bis Art. 57 EPÜ nicht patentfähig, d. h. nicht neu und nicht erfinderisch und damit in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Zur Stützung ihres Klageantrags hat die Klägerin u.a. folgende Unterlagen vorgelegt:

A1 [X.]schrift EP 1 896 250 B1

[X.] Offenlegungsschrift WO 2006/102464 A1

[X.].1 Änderung zu ursprünglichem Anspruchssatz 1

A3 Anmeldeunterlagen [X.] 60/664,455

A4 Eingabe der Patentinhaberin vom 29.12.2006 samt Anlagen

A5 Eingabe der Patentinhaberin vom 17.10.2007 samt Anlagen

[X.] Urteil des [X.] vom 27. Oktober 2016

A14 Anlagenkonglomerat zu möglichen fachlichen Ausgestaltungen von Polstermaterialstreifen

[X.] [X.] 6,277,459 B1

[X.]de [X.] Übersetzung der [X.]

[X.] [X.] 2004/052988 A1

D2 WO 95/35246 A

[X.] WO 2005/007394 [X.]

D4 [X.] 2004/266598 A1

[X.] [X.] 6,447,864 B2

[X.].1 1. Variation zu [X.]. 2 von [X.]

[X.].2 2. Variation zu [X.]. 2 von [X.]

[X.] [X.]. [X.]: “Wörterbuch der

industriellen Technik”, S. 1414

[X.].4 www.medewo.com/de/S/polstern_schuetzen/packpapier

[X.].5 Auszug aus [X.] “Packpapier”

D6 [X.] 3,578,155

[X.] EP 0 744 367 [X.]

[X.] [X.] 41 33 348 A1

[X.] Fachpublikation: „Endlos-Drucksysteme“ Papierspezifikation (März 1997) der Firma [X.] (Auszug)

[X.] Seiten 5 bis 13 der [X.]

[X.]0 [X.] 5,387,173 A

[X.]1 [X.] 5,211,620 A

[X.]1de [X.] Übersetzung der [X.]1

[X.]2 [X.] 196 51 305 A1

[X.] [X.] 125473 U

[X.]de [X.] Übersetzung der [X.]

[X.]4 JP S 50 130524 A

[X.]4de [X.] Übersetzung der [X.]4

[X.]5 [X.] 19370 U

[X.]6 [X.] 94 16 075 U1

[X.]7 Bestellung der [X.] [X.] GmbH vom 21.02.1978

[X.]8 Besuchsbericht von [X.] vom 23.10.1995.

[X.]9 [X.] – Papierspezifikation

D20 Kopie des auf der [X.] 1983 erzeugten und übergebenen Werbedrucks „Off-Line-Laser-Drucksystem 2400“

D20.1 Schwarz-weiß Kopie entlang des Werbedrucks

D21 „Technische Spezifikation für Formblätter zur Verarbeitung in [X.] mit anschließender [X.]“ [X.] vom März 1998

B1 Schreiben der Klägerin vom 20.02.2018

B2 Schreiben der Klägerin vom 23.03.2018

B3 Antwortschreiben der Beklagten vom 21.03.2018

B4 Urteil des OLG des O[X.] vom 16.01.2018.

Die Klägerin vertritt die Auffassung, das durch das [X.] zu lösende Problem werde in Abs. [0006] des [X.]s angegeben, wonach Ausgangsmaterial, das quer zur [X.] einheitlich und durchgehend perforiert sei, bei einigen bekannten [X.]n eine Neigung aufweise, frühzeitig einzureißen, was zu unansehnlichem Verpackungsmaterial oder einem Materialstau in der [X.] führen könne. Der von dem [X.] angesprochene Fachmann sei ein Diplom-Ingenieur oder Master der Fachrichtung Maschinenbau mit Vertiefungsrichtung Verpackungstechnik und mehrjähriger Erfahrung im Bereich der Auslegung und Entwicklung von Packmaterial aus Pappe und dafür vorgesehenen Fertigungsvorrichtungen.

Die Klägerin macht eine unzulässige Erweiterung des [X.]s dahingehend geltend, dass die Beklagte zur vermeintlichen Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik im Verlauf des Anmeldeverfahrens die nicht ursprungsoffenbarten Merkmale „comprises at least one ply of sheet material“ („enthält mindestens eine Lage eines bahnförmigen Materials“) und „at least one ply includes paper“ („zumindest eine Lage weist Papier auf“) sowie auch das Merkmal „wherein each ply has lateral edge portions (85, 89) [X.] (24)“ („wobei jede Lage seitliche Kantenbereiche (85, 69) aufweist, die im Wesentlichen von geschwächten Bereichen (24) frei sind“) in unzulässiger Weise in den Anspruch 1 aufgenommen habe. Insbesondere schütze der erteilte Anspruch 1 nicht bloß die notwendigen Mehrlagenkonstruktionen sondern darüber hinaus auch eine Einzellagen-Konstruktion, die nicht [X.] sei. Dass alle Randbereiche im Wesentlichen frei von geschwächten Bereichen sein sollten, sei ein Merkmal, das nur ausgehend von der ursprünglichen Anmeldung allenfalls dann offenbart gewesen sei, wenn eine multiple-ply-Struktur betrachtet werde und jede Lage (each ply) schwächungsfrei sei. Eine einschlägige Ausgestaltung mit anderem Reißverhalten, anderer Festigkeit etc., wie sie der erteilte Anspruch 1 mitumfasse, gehe deutlich über den ursprünglichen [X.] hinaus und sei daher unzulässig.

Auch der Gegenstand des Anspruchs 3 sei nicht von den ursprünglichen Anmeldeunterlagen gedeckt und stelle somit eine unzulässige Schutzbereichserweiterung dar. Für die in dem erteilten Anspruchssatz von der Patentinhaberin gewählte Untergrenze von 0,6 cm finde sich in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen keine Grundlage. Auch die Obergrenze von 3,8 cm sei ursprünglich nicht offenbart. Ersichtlich sei zudem die [X.]e Lehre nach Anspruch 8 aufgrund unzulässiger Erweiterung des Inhalts der Anmeldung nichtig. Gehe der Fachmann beim Studium der Beschreibung davon aus, dass eine Anpassung der Polsterumformungsmaschine erforderlich sei, sei eine Nutzung ohne Anpassung nicht offenbart. Gehe hingegen der Fachmann davon aus, dass jede [X.] geeignet sei, liege keine [X.] vor.

Weiterhin seien der Gegenstand des Produktanspruchs 1, des [X.] 8 und der Gegenstand des Herstellungsanspruchs 10 nicht ausführbar. Nach dem Wortlaut des Patentanspruchs 1 sei die Stärke eine Eigenschaft des Ausgangsmaterials (Merkmale 1.1.2. und 1.1.4.). Das [X.] lehre aber an keiner Stelle, wie eine solche Kraftvariable zu realisieren sei. Die im [X.] erwähnten Materialien, beispielsweise Kraftpapier oder Kunststoff, wiesen keine mechanischen Materialeigenschaften auf, die sich kraftabhängig änderten. Auch das Merkmal des Anspruchs 1, wonach jede Reihe geschwächter Bereiche mindestens einen Parameter hat, der entlang der Reihe variiert, sei nicht in ausführbarer Weise von dem [X.] gelehrt. Zum Beispiel im Hinblick auf die bevorzugte Ausführung gemäß [X.]. 11 lasse das [X.] völlig offen, welcher Art wenigstens ein entlang der Reihe geschwächter Bereiche variierender Parameter sein solle. Im Gegenteil beschreibe das [X.] hier ausdrücklich nicht variierte Parameter.

Die von der Beklagten geltend gemachten Anspruchsfassungen gemäß den [X.] 1 bis 5 enthielten ebenfalls unzulässige Anspruchsformulierungen und seien nicht ausführbar. Hilfsantrag 1 sei bereits unzulässig im Hinblick auf die Größenangaben. Die nunmehr beanspruchten Angaben in cm seien nicht [X.]sgehalt der [X.]. Ferner sei nicht ursprünglich offenbart, dass, wie nunmehr beansprucht, auch nur ein Rand des „stock materials“ frei von geschwächten Bahnen sei. Die [X.] in Anspruch 4 sei auch nicht ausreichend.

Im Hinblick auf die fehlende Patentfähigkeit bestehe mangelnde Neuheit von Anspruch 1 in der erteilten Fassung gegenüber [X.], [X.] sowie [X.] bis [X.] und [X.]1. Außerdem bestehe eine mangelnde Neuheit gegenüber den offenkundigen Vorbenutzungen in [X.]7 und [X.]8. Dies gelte insbesondere auch für [X.] 3 des [X.]s, der nicht neu sei. Auch die Ansprüche 2 bis 9 der erteilten Fassung seien vorbekannt. Insbesondere sei der Kombinationsanspruch 8 nicht neu gegenüber [X.] und [X.]. [X.] offenbare eindeutig eine Maschine, die ein Papierverpackungsmaterial dreidimensional umforme und zerknittere, wodurch eindeutig Polstereigenschaften geschaffen würden. Die Nennung von „wrapping paper“ in der [X.] belege die Verwendung von Packpapier, das auch Füllmaterial sei.

Hilfsweise macht die Klägerin fehlende erfinderische Tätigkeit geltend. Soweit die Patentinhaberin der Ansicht sei, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 sich gegenüber bekannten Ausgangsmaterialien dadurch unterscheide, dass das patentgemäße Ausgangsmaterial Reihen variierend geschwächter Bereiche und seitliche Kantenbereiche, die im Wesentlichen frei von geschwächten Bereichen seien, aufweise, sei diese Problematik, einen geeigneten Mittelweg zwischen ausreichender Integrität während der Umformung und der Vereinfachung des anschließenden Abtrennens zu finden, schon hinreichend im Stand der Technik bekannt und gelöst. Zu nennen seien diesbezüglich [X.], [X.]0, [X.]1 sowie [X.]2 bis [X.]5. Dies gelte insbesondere auch für [X.] 3 des [X.]s sowie für eine Kombination der Ansprüche 1, 3 und 8 des [X.]s, wobei auch Anspruch 3 gegenüber [X.] und [X.], [X.] bzw. [X.]4, [X.]6 nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe, insbesondere unter Berücksichtigung von allgemeinem Fachwissen. Der Kombinationsanspruch 8 (und der [X.] 9) beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit ausgehend von [X.]. Eine [X.] sei nach ständiger Rechtsprechung nicht erfinderisch, wenn sich bei der gemeinsamen Anwendung der bekannten Maßnahmen – Umwandlungsmaschine und Ausgangsmaterial – die erreichte Wirkung ohne Weiteres ergebe und als solche vorhersehbar sei oder kein kombinatorischer Effekt erzielt werde. Insbesondere seien dem Fachmann die Überschneidungsbereiche zwischen der [X.] und der Papierdruckmitteltechnik bekannt und er kenne folglich auch die Druckmittelpapiertechnik, insbesondere auf dem Gebiet der Herstellung des Ausgangsmaterials, i.e. die [X.]. Er sei daher veranlasst gewesen, wegen der explizit in [X.] beschriebenen Aufgabenlösung – Vorbeugung des Einreißens am Randbereich durch dortige Perforationsfreiheit – dieses Wissen aus ständiger Übung auf einen Einsatz in einer Polstermaschine zu übertragen. Weiterhin ergebe sich der Gegenstand nach Anspruch 8 naheliegend aus [X.] sowie aus [X.] in Kombination mit [X.] oder [X.]. Es sei insbesondere nicht anzunehmen, dass die Papierbahn entsprechend dimensioniert sein müsse, um in der Maschine kombinatorisch einsetzbar zu sein. Das [X.] gebe keine Dimensionierung des Ausgangsmaterials an, weshalb kein Hindernis bestehe, eine Papierbahn nach [X.] oder [X.] mit einer Verpackungsumwandlungsmaschine zu kombinieren.

Auch die Anspruchsfassungen der Hilfsanträge 1 bis 5 seien nicht neu, jedenfalls aber nicht erfinderisch. Der Gegenstand von Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 sei nicht neu, zumindest nicht erfinderisch gegenüber [X.]. Zudem seien Anspruch 1 und der Kombinationsanspruch 8 gemäß Hilfsantrag 1 nicht neu sowie ebenfalls nicht erfinderisch gegenüber [X.]. Der Gegenstand gemäß Hilfsantrag 2 sei ein unzulässiger Kategoriewechsel und unklar bezüglich der Begrifflichkeiten „strip of dunnage“ und „dunnage conversion machine“. Auch der Gegenstand des [X.] sei nicht neu bzw. nicht erfinderisch gegenüber [X.] und [X.]. Hilfsantrag 4 stelle eine Kombination der unzulässigen und nicht bestandskräftigen Hilfsanträge 2 und 3 dar. Hilfsantrag 5 sei zum einen im Merkmal „each ply separate from each row (22) of weakened ares (24)“ nicht offenbart und unklar. Zum anderen sei auch unklar, was mit [X.] paper“ oder „recycled paper“ gemeint sei. [X.] offenbare zudem einen weiten Rahmen von Papiereigenschaften wie im Übrigen auch [X.] und [X.]0 etc. bereits den Einsatz [X.]“ offenbarten.

Die Klägerin beantragt sinngemäß,

das [X.] Patent 1 896 250 in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt sinngemäß,

die Klage abzuweisen, hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit das [X.] mit den in der mündlichen Verhandlung am 6. Februar 2018 eingereichten [X.] 1 bis 5 verteidigt wird

Die Beklagte tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen und erachtet das [X.] für nicht unzulässig erweitert, ausführbar und patentfähig. Alle Ansprüche seien patentfähig, insbesondere neu und auch erfinderisch.

Aufgabe des [X.]s sei es, ein Ausgangsmaterial bereitzustellen, das an spezielle [X.] angepasst werden könne, um sicherzustellen, dass das Ausgangsmaterial zu einem Füllmaterial umgeformt werden könne, ohne zu einer Verstopfung der Polsterumformungsmaschine zu führen oder vorzeitig abzureißen, wobei weiterhin einfaches Abreißen und/oder ein einfaches Falten des Ausgangsmaterials an den Perforationslinien sichergestellt werden solle (vgl. Abs. [0009] und [0016]). Diese Aufgabe werde [X.] gelöst u. a. durch ein Ausgangsmaterial für Polsterumformungsmaschinen nach Anspruch 1, durch eine Kombination aus einem solchen Ausgangsmaterial und einer entsprechenden Maschine nach Anspruch 8, durch ein Verfahren nach Anspruch 9 sowie durch ein Verfahren nach Anspruch 10 des [X.]s.

Die Beklagte vertritt bezüglich der Aufgabe die Ansicht, dass in Übereinstimmung mit Abs. [0007] der Patentschrift Ausgangspunkt die Polsterumformungsmaschinen im Stand der Technik gewesen seien, die unansehnliche [X.]e erzeugten oder beim Betrieb verstopften. Entsprechend sei der Fachmann aus dem Bereich der Polsterumformung zu bestimmen und die Aufgabe zu lösen, ein vorzeitiges Abreißen des Ausgangsmaterials oder ein Verstopfen der Maschine zu verhindern. Diesbezüglich habe es im Stand der Technik unterschiedliche Lösungen gegeben, wie etwa das Papier langsamer laufen zu lassen oder wie in der [X.] die Maschine intern zu verbessern oder aber ein anderes besseres Ausgangsmaterial zu verwenden. Es habe aber kein Anlass bestanden, in Richtung der erfindungsgemäßen Lösung ein Einreißen des Papiers an der Kante zu verhindern.

Eine unzulässige Erweiterung des Anspruchs 1 liege nicht vor, da alle Merkmale ursprungsoffenbart seien. Eine mangelnde Ausführbarkeit des Gegenstands der Ansprüche 1, 8 und 9 sei ebenfalls nicht gegeben.

Der Gegenstand sämtlicher Ansprüche sei neu, da keine der Schriften sämtliche Merkmale der jeweiligen Ansprüche offenbare. Der Gegenstand des Anspruchs 1, gemäß Hauptantrag sei insbesondere neu gegenüber [X.], [X.], [X.] und [X.]. Hinsichtlich [X.] könne von Kantenbereichen, die im Wesentlichen frei von geschwächten Bereichen seien, keine Rede sein. Die [X.] zeige lediglich Druckerpapier für Endlosformulare und damit bereits kein Ausgangsmaterial für eine Polsterumformungsmaschine sowie keine Kombination aus einem solchen Ausgangsmaterial und einer Polsterumformungsmaschine. Auch in [X.] seien keine seitlichen Kantenbereiche, die im Wesentlichen frei von geschwächten Bahnen seien, offenbart. Der Gegenstand des Anspruchs 8 nach Hauptantrag sei ebenfalls neu gegenüber [X.], [X.] und [X.]. Der Stand der Technik nehme auch nicht implizit den Gegenstand des Anspruchs 10 des [X.] vorweg. Die von der Klägerin angeführten offenkundigen Vorbenutzungen ([X.]7 und [X.]8) seien nicht entscheidungserheblich.

Die Gegenstände der Ansprüche 1, 8 und 10 beruhten zudem auf erfinderischer Tätigkeit. Anspruch 1 sei nicht durch die [X.] nahegelegt, da der Fachmann keinen konkreten Hinweis finde, das Bahnmaterial der [X.] in Richtung des Gegenstands des Anspruchs 1 weiterzubilden. Soweit in Anspruch 8 eine Kombination des Ausgangsmaterials nach Anspruch 1 und einer Polsterumformungsmaschine beansprucht sei, müsse die Polsterumformungsmaschine dazu geeignet und eingerichtet sein, genau das („the“) im ersten Merkmal genannte Ausgangsmaterial zu verarbeiten. Die [X.] lege dem Fachmann nicht nahe, sich nach einem Ausgangsmaterial mit geringerer Reißneigung umzusehen. Weiterhin böten weder das Druckerpapier nach [X.] noch das Pack- bzw. Einwickelpapier nach [X.] eine Anregung, diese Materialien in Kombination mit einer Polsterumformungsmaschine zum Umformen des Ausgangsmaterials und zur Herstellung von [X.]en zu verwenden. Auch die Ansprüche 9 und 10 beruhten auf erfinderischer Tätigkeit in Ansehung des Standes der Technik, insbesondere [X.], [X.] und [X.].

Die Gegenstände der Ansprüche 1 bis 5 nach Hilfsantrag 1 seien nicht nur neu gegenüber dem Stand der Technik, sie beruhten auch auf einer erfinderischen Tätigkeit. Keines der Dokumente des Standes der Technik offenbare die in Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 hinzugefügten Merkmale, die einen Bereich frei von geschwächten Bereichen definierten, der mindestens 0,6 cm und maximal 3,8 cm entlang jeder Reihe sei. Diese weitere Konkretisierung der seitlichen Kantenbereiche, die im Wesentlichen frei von geschwächten Bereichen seien, führe in Kombination mit den anderen Merkmalen des Anspruchs 1 dazu, dass ein unbeabsichtigtes Einreißen des Ausgangsmaterials und eine weitere Rissausbreitung an den Reihen der geschwächten Bereiche wirksam verhindert werde, bevor der [X.] zu einem [X.] abgeschlossen ist. Auch die auf einen Polsterstreifen gerichteten Ansprüche gemäß den [X.] 2, 4 und 5 seien zulässig und weder neuheitsschädlich offenbart noch dem Fachmann nahegelegt.

Der Senat hat den Parteien mit einem Hinweis nach § 83 Abs. 1 [X.] vom 22. August 2017 die Gesichtspunkte mitgeteilt, die für die Entscheidung voraussichtlich von besonderer Bedeutung sind. Wegen des Vorbringens der Parteien im Übrigen wird auf die Sitzungsprotokolle vom 6. Februar 2018 und vom 12. April 2018 sowie auf die gewechselten Schriftsätze verwiesen.

Die zulässige Klage ist auch begründet, da der Gegenstand des Streitpatents im Umfang der gesamten Patentansprüche 1 bis 10 gemäß Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 [X.], Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPÜ nicht patentfähig ist. Soweit das Streitpatent von der Beklagten mit den [X.] 1 bis 5 verteidigt wird, können sie dem Streitpatent nicht zu einem Erhalt verhelfen. Die Hilfsanträge 1 und 3 erweisen sich in gleicher Weise wie der Hauptantrag als nicht patentfähig. Die [X.], 4 und 5 gehen über die ursprüngliche Offenbarung der ursprünglichen internationalen Anmeldung PCT/[X.]/010495 ([X.] 2006/102464 [X.]) hinaus und erweisen sich daher als unzulässig geändert. Das Streitpatent ist somit sowohl in der erteilten Fassung als auch in den hilfsweise verteidigten Fassungen für nichtig zu erklären.

1. Zum Gegenstand und Hintergrund der Erfindung ist in der Beschreibungseinleitung der Streitpatentschrift ([X.]), siehe insbesondere die Absätze [0001] und [0002], ausgeführt, dass [X.]e beim Verpacken von Gegenständen zum Ausfüllen von Lücken eingesetzt werden. Sie können hergestellt werden, indem ein bahnförmiges Ausgangsmaterial in einer Polsterumformungsmaschine zu einem [X.] umgeformt wird. Das Umformen kann in einem Zerknittern bzw. Zerknüllen (to crumple) bestehen, vergl. Abs. [0020] Zeilen 55 bis 57 [X.]. Durch Abtrennen eines Stücks von diesem [X.] entsteht das [X.]. Dieses weist typischerweise eine geringere Dichte auf als das Ausgangsmaterial.

Das bahnförmige Ausgangsmaterial kann eine oder mehrere Lagen aus Papier oder Kunststoff umfassen und als Rolle (roll) oder fächerförmig gefalteter Stapel (fan-folded stack) bereitgestellt werden, siehe Abs. [0005] [X.]. Um nach der Umformung des Ausgangsmaterials zum [X.] das Abtrennen des [X.]s zu ermöglichen, war es laut Abs. [0003] [X.] bekannt, quer über das bahnförmige Ausgangmaterial verlaufende Reißlinien in Form von Perforationen oder anderen geschwächten Bereichen vorzusehen.

[X.]. 1 der Streitpatentschrift zeigt in schematischer Darstellung ein erfindungsgemäßes Polsterumformungssystem mit einem Vorrat (12) an bereit gestelltem Ausgangsmaterial (16) für eine Polsterumformungsmaschine (14), die Polsterumformungsmaschine (14), den umgeformten [X.] (18) und das davon abgetrennte [X.] (20).

2. Eine Aufgabe ist in der Streitpatentschrift nicht ausdrücklich genannt. Dies ist unschädlich, weil das technische Problem ohnehin aus dem zu entwickeln ist, was die beanspruchte Erfindung tatsächlich gegenüber dem Stand der Technik leistet ([X.], 607, [X.]. 18 - Fettsäurezusammensetzung; [X.], 602, [X.]. 27 - Gelenkanordnung; [X.], 814 - Fugenglätter), wobei der Stand der Technik sowie Vorteile der Erfindung und Nachteile vorbekannter Lösungen Grundlage für die Formulierung sind (vgl. [X.] § 1 Rn. 63 und 65, Busse [X.] 8. Aufl. § 1 Rn. 82; Benkard [X.] 10. Aufl. § 1 Rn. 55a, 56; § 34 Rn. 18 bis 20; [X.], 693 –- Hochdruckreiniger sowie B[X.] GRUR 2004, 317 – Programmartmitteilungen).

Im Abs. [0006/0007] [X.] ist als Problem angegeben, dass bekanntes, über die gesamte Breite gleichmäßig perforiertes Ausgangsmaterial dazu neigte, an den [X.]n vorzeitig zu reißen, was zu unansehnlichen [X.]en oder einem Verstopfen der Polsterumformungsmaschine führen konnte. Daraus erschließt sich, dass patentgemäß das Vermeiden dieses vorzeitigen Reißens (des perforierten Ausgangsmaterials) als der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe zu erachten ist. Auch die Beklagte hat eingeräumt, dass sie eine andere Problemstellung im Streitpatent nicht erkennen kann. Soweit der im Streitpatent genannte Stand der Technik nicht im Kontext mit der zugrunde zu legenden Problemstellung steht, vermag dies keine andere Betrachtungsweise zu rechtfertigen.

3. Als Fachmann zur Lösung dieser Aufgabe berufen sieht der Senat in Übereinstimmung mit den Parteien einen Ingenieur des Maschinenbaus, Fachrichtung Verpackungstechnik, mit einem Abschluss als Dipl.-Ing. oder Master an einer Fachhochschule bzw. Hochschule für angewandte Wissenschaften.

Die jeweiligen unabhängigen Ansprüche nach Hauptantrag und [X.] 1 bis 5 lassen sich wie folgt gliedern:

1. Der erteilte und nach Hauptantrag geltende Anspruch 1 ist auf ein Ausgangsmaterial mit folgenden Merkmalen gerichtet (diesseitige [X.] Übersetzung zur Information):

Anspruch 8 nach Hauptantrag lautet gegliedert:

Anspruch 9 nach Hauptantrag lautet gegliedert:

Anspruch 10 nach Hauptantrag lautet gegliedert:

2. Beim Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 kommt zu den Merkmalen [X.] bis [X.].1.6 des Anspruchs 1 nach Hauptantrag nur ein Merkmal [X.] am Ende hinzu:

Anspruch 7 nach Hilfsantrag 1 stimmt dem Wortlaut nach überein mit Anspruch 8 nach Hauptantrag.

Anspruch 8 nach Hilfsantrag 1 stimmt dem Wortlaut nach überein mit Anspruch 9 nach Hauptantrag.

Anspruch 9 nach Hilfsantrag 1 kommt zu den Merkmalen [X.] bis [X.].5 des Anspruchs 10 nach Hauptantrag nur ein Merkmal HI9.6 am Ende hinzu:

3. Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 enthält gegenüber dem Anspruch 1 nach Hauptantrag Ergänzungen in den Merkmalen [X.] und [X.].1, nunmehr [X.] und [X.].1, die Merkmale [X.].1.1 bis [X.].1.6 des Anspruchs 1 nach Hauptantrag bleiben unverändert, Merkmal [X.] des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 ist nicht enthalten:

Anspruch 8 nach Hilfsantrag 2 enthält anstelle des Merkmals M8.1 des Anspruchs 8 nach Hauptantrag ein geändertes Merkmal HII8.1 und darauf folgend als Einschub zwischen dem Merkmal HII8.1 und den unveränderten Merkmalen [X.], [X.] und [X.].2 des Anspruchs 8 nach Hauptantrag die Merkmale [X.].1 und [X.].1.1 bis [X.].1.6 des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2:

Anspruch 9 nach Hilfsantrag 2 enthält anstelle des Merkmals [X.].1 des Anspruchs 9 nach Hauptantrag ein geändertes Merkmal [X.] und darauf folgend als Einschub zwischen dem Merkmal [X.] und den unveränderten Merkmalen [X.] und [X.] des Anspruchs 9 nach Hauptantrag die Merkmale [X.].1 und [X.].1.1 bis [X.].1.6 des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2:

Anspruch 10 nach Hauptantrag entfällt beim Hilfsantrag 2.

4. Beim Hilfsantrag 3 entfällt gegenüber dem Hilfsantrag 2 der Anspruch 1 samt darauf rückbezogenen Unteransprüchen.

Anspruch 1 nach Hilfsantrag 3 stimmt dem Wortlaut nach überein mit Anspruch 8 nach Hilfsantrag 2.

Anspruch 2 nach Hilfsantrag 3 stimmt dem Wortlaut nach überein mit Anspruch 9 nach Hilfsantrag 2.

5. Beim Anspruch 1 nach Hilfsantrag 4 kommt zu den Merkmalen [X.], [X.].1 und [X.].1.1 bis [X.].1.6 des auf den [X.] gerichteten Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 zwischen den Merkmalen [X.].1.5 und [X.].1.6 das Merkmal [X.] aus dem Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 hinzu:

Anspruch 7 nach Hilfsantrag 4 kommt das Merkmal [X.] zwischen den Merkmalen [X.].1.6 und [X.] gerichteten Anspruchs 8 nach Hilfsantrag 2 hinzu.

Anspruch 8 nach Hilfsantrag 4 kommt das Merkmal [X.] zwischen den Merkmalen [X.].1.6 und [X.] des auf das Herstellungsverfahrens gerichteten Anspruchs 9 nach Hilfsantrag 2 hinzu.

6. Anspruch 1 nach Hilfsantrag 5 enthält gegenüber dem Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 Änderungen in den Merkmalen [X.].1.5 und [X.].1.6, nunmehr HV1.1.5 und HV1.1.6:

Ansprüche 8 und 9 nach Hilfsantrag 5 enthalten gegenüber den Ansprüchen 8 und 9 nach Hilfsantrag 2 dieselben geänderten Merkmale HV1.1.5 und HV1.1.6.

Verständnis der unabhängigen Ansprüche nach Hauptantrag und Hilfsanträgen 1 bis 5 durch den maßgeblichen Fachmann ist folgendes auszuführen:

1. Der Anspruch 1 nach Hauptantrag ist gemäß Merkmal [X.] auf ein Ausgangsmaterial (stock material) für eine Polsterumformungsmaschine (dunnage conversion machine) gerichtet, d. h. auf ein Ausgangsmaterial, das dazu geeignet ist, von einer Polsterumformungsmaschine umgeformt zu werden. Da der Anspruch 1 keine Angaben zu der Polsterumformungsmaschine enthält, reicht dazu eine prinzipielle Eignung, durch eine beliebige – ggf. angepasst an das Ausgangsmaterial zu konstruierende – Maschine umgeformt (z. B.: zerknüllt) zu werden.

Die Begriffe „Ausgangsmaterial“ (stock material), „bahnförmiges Material“ (sheet material) und „bahnförmiges Ausgangsmaterial“ (sheet stock material) bezeichnen im Streitpatent jeweils den zu verarbeitenden Gegenstand. Ist dagegen im Streitpatent die Rede davon, aus welchem Material der Gegenstand bestehen soll, so wird der Begriff „Material“ (material) ohne Zusätze verwendet.

[X.].1 umfasst das Ausgangsmaterial mindestens eine Lage eines bahnförmigen Materials (sheet material). In der Beschreibung ist als Beispiel in Abs. [0018] Kraftpapier genannt, und dass das Ausgangsmaterial auch andere Papierarten sowie Kunststoff oder Kombinationen daraus enthalten kann. Im Anspruch 1 ist dazu lediglich im Merkmal [X.].1.6 angegeben, dass mindestens eine Lage des bahnförmigen Materials Papier enthält. Im Falle eines gemäß Merkmal [X.].1 mehrlagigen Ausgangsmaterials bestehen somit für alle weiteren Lagen keine Beschränkungen hinsichtlich des Materials.

[X.].1.1 weist das bahnförmige Material eine Vielzahl von Reihen geschwächter Bereiche auf. Die geschwächten Bereiche haben laut Merkmal [X.].1.2 eine verringerte Stärke relativ zu den angrenzenden Teilen des bahnförmigen Materials. Der Begriff „Stärke“ (strength) bezeichnet dabei nach dem Verständnis des Fachmanns aufgrund der patentgemäßen Aufgabe, ein vorzeitiges Reißen zu vermeiden, die Widerstandsfähigkeit des Materials gegen Zerreißen. Die Schwächungen können beliebiger Art sein, in den Ausführungsbeispielen werden jedoch ausschließlich Perforationen betrachtet, z. B. in Form von Schlitzen, siehe Abs. [0028] Zeilen 50 bis 53 [X.]. Jede einzelne Perforation ist dabei ein geschwächter Bereich.

Die Reihen sind nach Merkmal [X.].1.1 longitudinal räumlich getrennt, d. h. in Längsrichtung der Bahn voneinander beabstandet. Sie sind nach Merkmal [X.].1.1 weiterhin transversal ausgedehnt, d. h. sie erstrecken sich quer über die Breite W der Bahn, siehe Abs. [0026] Zeilen 5 bis 7 und [X.]. 7 [X.], wo allerdings die Reihen 22 erkennbar mit dem falschen Bezugszeichen „24“ bezeichnet sind. Die Reihen müssen dabei laut Abs. [0026] Zeilen 7 bis 10 [X.] nicht genau senkrecht zur Längsrichtung L der Bahn angeordnet sein.

Die Reihen geschwächter Bereiche umfassen somit dem Begriff nach nicht nur die geschwächten Bereiche, sondern auch die Zwischenräume zwischen den geschwächten Bereichen. Weiterhin beginnen und enden sie nicht an der jeweils ersten bzw. letzten Schwächung, sondern werden als über die gesamte Breite W der Bahn von der einen bis zur gegenüberliegenden [X.] verlaufend betrachtet, auch wenn gemäß Merkmal [X.].1.5 zwischen der jeweils äußersten Schwächung und der Bahnkante ein schwächungsfreier [X.] vorgesehen ist. Das ergibt sich für den Fachmann, der zur Auslegung des Patentanspruchs auch die Beschreibung und die Zeichnungen heranzieht, aus dem letzten Satz des Absatzes [0026] [X.], wonach die Länge der Reihe 22 generell der Breite W der Bahn entspricht. Eine Abweichung davon ergibt sich laut den letzten zwei Sätzen des Absatzes [0026] dann, wenn eine Reihe nicht im rechten Winkel zur Längsrichtung L der Bahn verläuft. In diesem Fall hat sie eine von der Breite W der Bahn abweichende Länge (other dimension transverse to the longitudinal direction L of the stock material).

Dass die Reihe geschwächter Bereiche patentgemäß als über die gesamte Breite W der Bahn verlaufend angesehen wird, bestätigt auch die Beschreibung der Ausführungsbeispiele: Gemäß [X.]. 8 und Abs. [0028] Zeilen 32 bis 38 erstreckt sich die dortige Reihe 82 über die Breite der [X.], und die Breite umfasst mit den fünf Regionen 85, 86, 87, 88, 89 nicht nur die perforierten Bereichen 86, 87, 88, sondern auch die zwei nicht perforierten Randbereiche 85 und 89.

Auch gemäß [X.]. 11 und Abs. [0034] Zeilen 13 bis 26 erstrecken sich die dortigen Reihen 202, 204 ausdrücklich über die gesamte Breite der Bahn und umfassen neben der mittleren perforierten Region 212 auch die nicht perforierten Randregionen 210 und 214.

[X.].1.3 hat jede Reihe geschwächter Bereiche mindestens einen Parameter, der entlang der Reihe variiert. Der Parameter kann entgegen der Auslegung der Klägerin kein völlig beliebiger Parameter sein, denn laut Merkmal [X.].1.4 muss die Variation dieses Parameters bewirken, siehe das erste Wort des Merkmals [X.].1.4: „wodurch“ (whereby) die Stärke des Ausgangsmaterials bei der Reihe in Antwort auf [X.], die quer über die Reihe angelegt wird, über das Ausgangsmaterial hinweg variiert.

Wie bereits zum Merkmal [X.].1.2 ausgeführt, wird dabei mit der „Stärke“ (strength) des Ausgangsmaterials seine Widerstandsfähigkeit gegen [X.] bezeichnet, im Merkmal [X.].1.4 geht es dabei um die Stärke in Antwort auf [X.], die quer über die Reihe angelegt wird, d. h. um die Widerstandsfähigkeit gegen [X.] infolge einer in Längsrichtung der Bahn angelegten Kraft.

Die Merkmale [X.].1.3 und [X.].1.4 verlangen also, dass die Reihe geschwächter Bereiche so ausgeführt wird, dass die Widerstandsfähigkeit der Bahn gegen Reißen im Bereich der Reihe quer über die Bahn hinweg nicht konstant ist, sondern variiert. Wie dies erreicht wird, bleibt dem Fachmann überlassen. Abs. [0027] nennt ab Zeile 19 beispielhaft als mögliche Parameter die Art und den Grad der Schwächung sowie Abstand, Größe, Form und Orientierung der geschwächten Bereiche.

Die von der Klägerin vertretene Auslegung des Merkmals [X.].1.4, wonach verlangt sei, dass eine mechanische Materialeigenschaft, nämlich die Widerstandsfähigkeit des [X.], sich kraftabhängig ändern müsse, geht am Wortlaut des Anspruchs vorbei, der gerade nicht verlangt, dass die Widerstandsfähigkeit des Ausgangsmaterials sich in Antwort auf eine quer über die Reihe angelegte Kraft ändert ([X.] nicht: [X.] in [X.]), sondern dass die Widerstandsfähigkeit des Ausgangsmaterials in Antwort auf eine quer über die Reihe angelegte Kraft sich über das Ausgangsmaterial hinweg ändert (Merkmal [X.].1.4: the strength of the stock material in [X.] varies across the stock material).

[X.].1.5 weist jede Lage des Ausgangsmaterials seitliche [X.]e auf, die im Wesentlichen von den geschwächten Bereichen frei sind.

Im Absatz [0010] [X.] ist dazu erläutert, dass beim Einziehen des Ausgangsmaterials in eine Polsterumformungsmaschine im Bereich der [X.]n besonders hohe Spannungen auftreten können. Das Fehlen von [X.] im Bereich der [X.]n soll somit dazu beitragen, ein unbeabsichtigtes Reißen der Bahn im [X.] zu vermeiden.

Die in [X.]. 9 dargestellte Bahn weist entgegen Merkmal [X.].1.5 Reihen mit [X.] 102, 116 auf, die bis an die [X.] der Bahn 100 reichen, wird aber im Absatz [0012] [X.] als erfindungsgemäß (in [X.]) bezeichnet.

Die Klägerin hat dazu vorgetragen, der Fachmann würde diesen augenscheinlichen Widerspruch dadurch auflösen, dass er dem Merkmal [X.].1.5 ein zur [X.]. 9 passendes Verständnis zugrunde legt. Er würde deshalb Merkmal [X.].1.5 so auslegen, dass die [X.]e der Bahn nur dort frei von geschwächten Bereichen sein müssten, wo keine Reihen geschwächter Bereiche angeordnet seien, d. h. zwischen den Reihen.

Der maßgebliche Fachmann jedoch, der die Patentschrift im Zusammenhang liest, stellt vielmehr fest, dass im Abs. [0008] [X.] der Gegenstand lediglich der Merkmale [X.] bis [X.].1.4 als patentgemäße Erfindung (present invention) bezeichnet wird. Das Merkmal [X.].1.5 dagegen ist erst im Abs. [0010] für ein Ausführungsbeispiel (an exemplary stock material) beschrieben. Er erkennt daran, dass die Angabe des Abs. [0012], wonach das Ausführungsbeispiel nach [X.]. 9 erfindungsgemäß sei, sich lediglich auf die die Übereinstimmung mit den Merkmalen [X.] bis [X.].1.4 bezieht, der erteilte Anspruch 1 dagegen durch die Merkmale [X.].1.5 und [X.].1.6 weiter beschränkt ist. Er ist daher durch die [X.]. 9 nicht daran gehindert, das Merkmal [X.].1.5 sinnvoll so zu verstehen, dass es einen Beitrag zur Lösung der patentgemäßen Aufgabe leisten kann, ein Reißen der Bahn in den besonders hoch belasteten seitlichen [X.]en zu vermeiden, indem diese frei von geschwächten Bereichen sind.

Diesem Verständnis, wonach das Ausführungsbeispiel nach [X.]. 9 ohne schwächungsfreie [X.]e nicht unter die geltenden Ansprüche fällt, steht auch nicht entgegen, dass grundsätzlich die in Patentansprüchen verwendeten Begriffe im Zweifel so zu verstehen sind, dass sämtliche Beispiele zu ihrer Ausfüllung herangezogen werden können und deshalb mit sämtlichen Merkmalen in Einklang stehen müssen. Denn es ist ebenso anerkannt, dass jedenfalls wenn und soweit sich die Lehre des Patentanspruchs mit der Beschreibung und den Zeichnungen nicht in Einklang bringen lässt, und ein unauflösbarer Widerspruch verbleibt, diejenigen Bestandteile der Beschreibung, die im Patentanspruch keinen Niederschlag gefunden haben, nicht zur Bestimmung des Gegenstands des Patents herangezogen werden müssen ([X.], 972 – Kreuzgestänge).

So entspricht es auch der Rechtsprechung des [X.], dass auch im [X.] in Fällen, in denen zweifelhaft bleibt, ob sich Patentanspruch und Beschreibung sinnvoll zueinander in Beziehung setzen lassen, die „Anspruchsgeschichte" zur weiteren Klärung der Frage herangezogen werden darf, ob mit dem Anspruch ein Gegenstand unter Schutz gestellt worden ist, der von dem in der Beschreibung offenbarten abweicht oder hinter diesem zurückbleibt ([X.], 875 – Rotorelemente, unter Hinweis auf [X.], 330, Rn. 25 - Okklusionsvorrichtung; [X.], 107, Rn. 28 - Polymerschaum I), und ein Vergleich mit der Veröffentlichung der Patentanmeldung zur Klärung des Umfangs einer bei der Erteilung des Patents oder im Einspruchsverfahren vorgenommenen Beschränkung des geschützten Gegenstands beitragen kann ([X.], 107, Rn. 28 - Polymerschaum I).

So ist es auch hier, da Anspruch 1 der ursprünglichen Anmeldung, wie die [X.] belegt, noch gerichtet war auf eine Lehre nach den Merkmalen [X.] bis [X.].1.4, nicht aber auf eine nach dem Merkmal [X.].1.5 – wie auch [X.].1.6 – beschränkte Lehre eines [X.]s, der im Wesentlichen frei von geschwächten Bereichen ist und mindestens eine Lage Papier enthält, was erst mit dem ursprünglichen Anspruch 8 beansprucht worden war.

Damit steht fest, dass das in Rede stehende Ausführungsbeispiel der [X.]. 9 gemäß den Anmeldeunterlagen auf den weit gefassten Patentanspruch 1 zugeschnitten war, der im Verlauf des Erteilungsverfahrens derart beschränkt worden ist, dass das hinzugekommene Merkmal [X.].1.5 in Widerspruch zu diesem Ausführungsbeispiel getreten ist, ohne dass eine insoweit erforderliche Anpassung der Beschreibung bei Erteilung des Patents erfolgt ist.

Wie sich aus Abs. [0010] Zeilen 37 bis 39, Abs. [0028] Zeilen 42 bis 44 und Abs. [0034] Zeilen 19 bis 21 [X.] am Beispiel von [X.] in Form von Perforationen ergibt, kann die Reihe geschwächter Bereiche zwischen den schwächungsfreien [X.]en gleichmäßig perforiert sein – der im Merkmal [X.].1.3 geforderte mindestens eine variierende Parameter ist also bereits durch den schwächungsfreien [X.] gegeben. Das findet nach dem Verständnis des Fachmanns seine Grenze dort, wo die schwächungsfreien [X.]e so schmal werden, dass sie nicht mehr breiter sind als die Stege zwischen den einzelnen Perforationen. Denn dann ist die Bahn – wie im Abs. [0006] [X.] als Nachteil des Standes der Technik beschrieben – über die gesamte Breite gleichmäßig perforiert (uniformly perforated), und ein variierender Parameter gemäß Merkmal [X.].1.3 ist nicht mehr gegeben.

Umgekehrt reicht es dagegen zur Abgrenzung von einer gleichmäßigen Perforierung aus, wenn der schwächungsfreie [X.] um ein beliebig kleines Maß breiter ist als die Stege zwischen den einzelnen Perforationen. Die Ausführungen der Beklagten, Merkmal [X.].1.5 verlange mehr, nämlich eine substanzielle Randbreite, gehen am Wortlaut des Anspruchs vorbei, der gerade nicht substanzielle seitliche [X.]e verlangt, die frei von den geschwächten Bereichen sind (also nicht: substantial lateral edge portions that are free of the weakened areas), sondern lediglich seitliche [X.]e, die im Wesentlichen frei von geschwächten Bereichen sind (Merkmal [X.].1.5: lateral edge portions [X.]). Eine Auslegung, wonach Merkmal [X.].1.5 eine substantielle Randbreite verlange, lässt sich entgegen den Ausführungen der Beklagten auch nicht daraus herleiten, dass sonst die Aufgabe, ein vorzeitiges Abreißen der Bahn zu verhindern, nicht gelöst würde. Denn patentgemäß wird von den schwächungsfreien [X.]en nicht verlangt, das vorzeitige Abreißen der Bahn zu verhindern, sondern lediglich, einen Beitrag dazu zu leisten, vorzeitiges Abreißen zu mindern (helps to minimize), siehe Abs. [0010] Zeilen 47 bis 51.

Wenn das Ausgangmaterial als fächerförmig gefalteter Stapel (fan-folded stack) bereitgestellt wird, können laut Abs. [0016] Zeilen 24 ff [X.] unter Hinweis auf [X.]. 3 die Reihen geschwächter Bereiche mit den Faltlinien zusammenfallen, sie können aber auch versetzt dazu und auch mit einem anderen Abstand in Längsrichtung der Bahn vorgesehen werden. Daraus ergibt sich, dass die Faltlinie an sich – auch wenn sie nach dem allgemeinen Verständnis des Fachmanns die Bahn in einem gewissen Maß schwächt – nach dem Verständnis des Streitpatents nicht als Reihe patentgemäß geschwächter Bereiche anzusehen ist. Die von [X.] zu [X.] durchgehenden Faltlinien eines fächerförmig gefalteten [X.] stehen daher nicht im Widerspruch zum Merkmal [X.].1.5 eines im Wesentlichen von geschwächten Bereichen freien [X.]s.

Anspruch 8 nach Hauptantrag ist gemäß Merkmalen M8.1 und [X.] auf eine Kombination aus einem Ausgangsmaterial gemäß Anspruch 1 und einer Polsterumformungsmaschine gerichtet.

Merkmal [X.] verlangt, dass die Polsterumformungsmaschine zum Umformen des Ausgangsmaterials in einen [X.] (mit vergleichsweise geringerer Dichte) geeignet ist.

Aus Merkmal [X.].2 ergibt sich weiter, dass die im Anspruch 1 definierten Reihen geschwächter Bereiche des Ausgangsmaterials so ausgeführt sein müssen, dass sie als Reißlinien entlang jeder Reihe das Abtrennen eines [X.]s von dem durch Umformen aus dem Ausgangsmaterial entstandenen [X.] erleichtern. Das Abtrennen kann gemäß Abs. [0036] Zeilen 45 bis 51 durch Abreißen von Hand erfolgen.

Anspruch 9 nach Hauptantrag ist gemäß Merkmal [X.] auf ein Verfahren zur Herstellung eines [X.]es gerichtet und umfasst die Schritte, ein Ausgangsmaterial gemäß [X.] bereitzustellen, es in einen [X.] umzuformen und davon entlang einer Reihe geschwächter Bereiche ein [X.] abzutrennen.

Anspruch 10 nach Hauptantrag ist auf ein [X.] zur Herstellung eines Ausgangsmaterials für eine Polsterumformungsmaschine gerichtet. Er sieht vor, an einem bahnförmigen Ausgangsmaterial geschwächte Bereiche so anzubringen, dass ein Ausgangsmaterial mit sämtlichen Merkmalen des Anspruchs 1 entsteht – mit einem Unterschied: Anders als im Anspruch 1, wo das bahnförmige Ausgangsmaterial mindestens eine Lage enthält, die Papier enthält (Merkmale [X.].1 und [X.].1.6), ist gemäß dem Anspruch 10 ein bahnförmiges Ausgangsmaterial vorgesehen, das mindestens eine Lage aus Papier enthält – diese Lage muss also aus Papier bestehen, sie darf nicht neben Papier noch etwas anderes enthalten (Merkmal [X.].1).

2. Beim Anspruch 1 und beim Anspruch 9 nach Hilfsantrag 1 kommt zum Anspruch 1 bzw. 9 nach Hauptantrag jeweils ein Merkmal [X.] bzw. HI9.6 am Ende hinzu, wonach mindestens eine [X.] des Ausgangsmaterials frei ist von geschwächten Bereichen für ungefähr 0,6 cm bis 3,8 cm (ungefähr 1/4 [X.] bis 1 1/2 [X.]) entlang jeder Reihe geschwächter Bereiche. Während also beim Hauptantrag nicht definiert war, wie breit die von Schwächungen freien [X.]e sein sollen, ist hier für mindestens eine [X.] angegeben, dass die Reihen für „ungefähr 0,6 cm bis 3,8 cm (ungefähr 1/4 [X.] bis 1 ½ [X.])“, von der Bahnkante ab entlang der Reihe gemessen, keine geschwächten Bereiche aufweisen dürfen.

An den in Klammern hinter den Maßen in Zentimetern angegebenen Maßen in „[X.]“ (1 Zoll = 2,54 cm) in Verbindung damit, dass die Anmeldung aus [X.] stammt, erkennt der Fachmann, dass es sich bei den [X.]-Angaben um die ursprüngliche erfindungsgemäße Lehre handelt, bei den [X.] dagegen nur um eine nachträglich vorgenommene Umrechnung. Er richtet sich daher nach den [X.]-Angaben und legt diese auch seinem Verständnis der Angabe „ungefähr“ (approximately) zugrunde. Er hält deshalb ausgehend von der Angabe „approximately 1/2 inch to 1 1/2 inches“ einen Bereich von mindestens 1/8 [X.] bis höchstens 2 [X.] (umgerechnet und auf eine Nachkommastelle gerundet: 0,3 cm bis 5,1 cm) für dem Anspruch 1 bzw. 9 nach Hilfsantrag 1 entsprechend.

Ansprüche 7 und 8 nach Hilfsantrag 1 stimmen dem Wortlaut nach überein mit den Ansprüchen 8 und 9 nach Hauptantrag. Sie enthalten jedoch aufgrund ihrer Rückbeziehung auf den Anspruch 1 ebenfalls das Merkmal [X.].

3. Bei den Hilfsanträgen 2, 4 und 5 ist der Anspruch 1 jeweils – anders als beim Anspruch 1 nach Hauptantrag und Hilfsanträgen 1, 3 – nicht auf ein Ausgangsmaterial für eine Polsterumformungsmaschine gerichtet, sondern auf einen [X.], der von einer Polsterumformungsmaschine aus einem solchen Ausgangsmaterial umgeformt ist.

4. Die beim Hilfsantrag 3 verbliebenen unabhängigen Ansprüche 1 und 2 entsprechen ihren Gegenständen nach den Ansprüchen 8 und 9 nach Hauptantrag, wobei jedoch anstelle der Rückbeziehung auf den Anspruch 1 nach Hauptantrag dessen Merkmale jeweils aufgenommen wurden.

Der Nichtigkeitsangriff der Klägerin gemäß Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 2 [X.], Art. 138 Abs. 1 lit b) EPÜ auf fehlende Ausführbarkeit der Gegenstände der geltenden Ansprüche 1, 8 und 10 bleibt ohne Erfolg.

Denn das Patent offenbart die Erfindung so deutlich und vollständig, dass ein Fachmann sie ausführen kann. Eine für die Ausführbarkeit hinreichende Offenbarung ist nach ständiger Rechtsprechung gegeben, wenn der Fachmann ohne erfinderisches Zutun und ohne unzumutbare Schwierigkeiten in der Lage ist, die Lehre des Patentanspruchs auf Grund der Gesamtoffenbarung der Patentschrift in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen am Anmelde- oder [X.] praktisch so zu verwirklichen, dass der angestrebte Erfolg erreicht wird ([X.], Urteil vom 4. Oktober 1979 – [X.], [X.], 166, 168 –Doppelachsaggregat; Urteil vom 11. Mai 2010 – [X.], [X.], 901 Rn. 31 – [X.] Zementmischung). Dies ist vorliegend der Fall.

1. Denn auch im Hinblick auf die Merkmale [X.].1.3 und [X.].1.4 wird im Patent die Erfindung ausführbar offenbart: Abs. [0027] [X.] nennt mögliche Parameter, mit denen erreicht werden kann, dass die Widerstandsfähigkeit der Bahn gegen Abreißen im Bereich der Reihe quer über die Bahn hinweg variiert, nämlich die Art und den Grad der Schwächung sowie Abstand, Größe, Form und Orientierung der geschwächten Bereiche. In den Ausführungsbeispielen ist dies am Beispiel von Perforationen als geschwächten Bereichen erläutert, siehe insbesondere die [X.]uren 8, 10 und 11 mit zugehöriger Beschreibung in den Absätzen [0028] und [0032] bis [0034].

Es kann dahinstehen, ob das Patent wie von der Klägerin behauptet, nicht lehrt, wie Materialien mit kraftabhängig sich ändernden mechanischen Eigenschaften zu realisieren wären, da dies auch nicht Gegenstand der beanspruchten Erfindung ist, wie bereits zur Auslegung des Merkmals [X.].1.4 ausgeführt.

Es kann auch dahinstehen, ob ein Ausgangsmaterial mit einem völlig beliebigen entlang der Reihen geschwächter Bereiche variierenden Parameter in unzulässiger Weise über den Beitrag der Erfindung zum Stand der Technik hinausginge, da dies nicht Gegenstand der beanspruchten Erfindung ist, wie bereits zur Auslegung des Merkmals [X.].1.3 ausgeführt.

2. Die Erfindung ist auch hinsichtlich der Merkmale [X.].1.5 und [X.] im Patent ausführbar offenbart: Die Lehre, in den [X.]en der [X.] keine geschwächten Bereiche vorzusehen, ist ohne weiteres umsetzbar.

Die patentgemäß vorgesehene Möglichkeit, das Ausgangsmaterial als fächerförmig gefalteten Stapel mit von [X.] zu [X.] des Ausgangsmaterials durchgehenden Faltlinien bereitzustellen, steht dem nicht entgegen. Sie führt entgegen der Auffassung der Klägerin nicht zu einem Widerspruch, der die erfindungsgemäße Lehre unausführbar machen würde. Denn bei diesen Faltlinien handelt es sich, wie bereits zur Auslegung des Merkmals [X.].1.5 ausgeführt, nicht um anspruchsgemäße Reihen geschwächter Bereiche.

Auch die – überdies geringfügigen – Abweichungen der in Zentimetern angegebenen ungefähren Breite des [X.] im Abs. [0010] [X.] einerseits und im erteilten Anspruch 3 bzw. im Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 andererseits – hier ungefähr 0,5 bis 3,75 cm, dort ungefähr 0,6 bis 3,8 cm – stehen der Ausführbarkeit nicht entgegen, da der Fachmann sich ohnehin, wie bereits zum Verständnis des Merkmals [X.] erläutert, nach den übereinstimmenden Breitenangaben in der Einheit [X.] richtet.

Der von der Klägerin geltend gemachte [X.] nach Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 [X.], Art. 138 Abs. 1 lit c) EPÜ der unzulässigen Erweiterung des Inhalts der Anmeldung hinsichtlich der Merkmale [X.].1, [X.].1.5 und [X.].1.6 der erteilten Ansprüche 1 und 3 erweist sich ebenfalls im Ergebnis als erfolglos, auch wenn das einschränkende Merkmal [X.].1.6 in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen nicht als zur Erfindung gehörend offenbart ist.

Nach Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 [X.] ist ein [X.] Patent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der [X.] für nichtig zu erklärten, wenn sein Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Der danach maßgebliche Inhalt der Anmeldung ist anhand der Gesamtheit der ursprünglich eingereichten Unterlagen zu ermitteln. Entscheidend ist, was der mit durchschnittlichen Kenntnissen und Fähigkeiten ausgestattete Fachmann des betreffenden Gebiets der Technik den ursprünglichen Unterlagen als zur Erfindung gehörend entnehmen kann ([X.], 573 – Wundbehandlungsvorrichtung; [X.], 107 Rn. 45 – Polymerschaum).

Hierbei zählt nach ständiger Rechtsprechung nur das als zur Erfindung gehörend offenbart, was den ursprünglich eingereichten Unterlagen in Gesamtheit ihrer Offenbarung unmittelbar und eindeutig als zu der zum Patent angemeldeten Erfindung gehörend zu entnehmen ist. Danach ist es erforderlich, aber auch ausreichend, dass der Fachmann die im Anspruch bezeichnete technische Lehre den Ursprungsunterlagen unmittelbar und eindeutig als Ausgestaltung der Erfindung entnehmen kann ([X.], 249 – [X.]; [X.]Z 200, 63 Rn. 19 ff. m. w. N. = GRUR 2014, 542– Kommunikationskanal) bzw. als mögliche Ausführungsform (zur Priorität [X.] GRUR 2016, 50, Rn. 29 – teilreflektierende Folie).

Eine unzulässige Erweiterung liegt erst vor, wenn der Gegenstand des Patents sich für den Fachmann erst aufgrund eigener, von seinem Fachwissen getragener Überlegungen ergibt, nachdem er die ursprünglichen Unterlagen zur Kenntnis genommen hat, so wenn die Hinzufügung einen technischen Aspekt betrifft, der den ursprünglich eingereichten Unterlagen in seiner konkreten Ausgestaltung oder wenigstens in abstrakter Form nicht als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist ([X.] GRUR 2013, 809 – Verschlüsselungsverfahren).

1. Das Merkmal [X.].1 des erteilten Anspruchs 1, wonach das Ausgangsmaterial mindestens eine Lage des bahnförmigen Materials enthält, ist in der Anmeldung wörtlich als Teil der erfinderischen Lehre in ihrer allgemeinsten Form offenbart, siehe die [X.] Seite 2 Zeile 7. Auf derselben Seite ist in Zeilen 18 bis 24 das Merkmal [X.].1.5 offenbart, dass ein beispielhaftes Ausgangsmaterial [X.]e aufweisen kann, die frei von geschwächten Bereichen sind, siehe insbesondere Zeilen 23 und 24. Einer Beanspruchung beider Merkmale steht auch nicht entgegen, dass im ursprünglichen Anspruch 8 die von geschwächten Bereichen freien [X.]e im Zusammenhang mit einem mehrlagigen Material beansprucht wurden. Denn nur ein Hinausgehen über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung, nicht schon ein Hinausgehen über den Inhalt der ursprünglichen Ansprüche, ist ein [X.].

2. Das Merkmal [X.].1.6 des erteilten Anspruchs 1, wonach mindestens eine Lage des Ausgangsmaterials Papier enthält, ist zwar in der ursprünglichen Anmeldung nicht unmittelbar und eindeutig als zur Erfindung gehörend offenbart. Dies führt jedoch entgegen der Auffassung der Klägerin nicht zur Nichtigkeit des Patents wegen des geltend gemachten [X.] nach Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit c) EPÜ. Denn es handelt sich vorliegend um eine sogenannte „uneigentliche Erweiterung“ des Inhalts der Anmeldung, weil das hinzugefügte Merkmal [X.].1.6 den Gegenstand des Anspruchs 1 beschränkt und eine Anweisung zum technischen Handeln konkretisiert, die in den ursprünglich eingereichten Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbart ist ([X.] GRUR 2011, 1003 – Integrationselement).

2.1 Insoweit ist nach der Rechtsprechung des [X.] entgegen der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentsamts zur sogenannten „unentrinnbaren Falle“ anerkannt, dass auch im Rahmen des Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 IntPatÜG für erteilte [X.] sowie auch der beschränkenden Verteidigung von [X.]n durch geänderte Patentansprüche ([X.], 573 – Wundbehandlungsvorrichtung) eine sog. uneigentliche Erweiterung nicht zur Rechtsfolge der Nichtigerklärung bzw. zur Unzulässigkeit der Anspruchsänderung führt, sondern sich nur in einer korrigierenden Prüfung einer zugleich angegriffenen Patentfähigkeit erschöpft, und zwar dergestalt, dass das unzulässig beschränkende Merkmal bzw. dessen Information im Rahmen der Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit nicht einschränkend mitgelesen werden darf, während für ein späteres Patentverletzungsverfahren das einschränkende Merkmal den Schutzbereich weiterhin einschränkt (zum nationalen Patent bereits [X.] GRUR 2011, 40 - Winkelmesseinrichtung; [X.], 140 – Zeittelegramm).

Ungeklärt geblieben ist insoweit, ob damit der [X.] bereits den Tatbestand nach Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 [X.] einschränkend auslegt und eine sog „uneigentliche Erweiterung“ insoweit bereits tatbestandsmäßig keinen [X.] bildet – auch wenn die „uneigentliche Erweiterung“ wegen Art. 138 Abs. 2 EPÜ zu missbilligen ist - ähnlich beim nationalen Patent wegen § 38 Satz 2 [X.] - oder ob insoweit eine Korrektur nur auf der Rechtsfolgenseite erfolgt und deshalb die vom [X.] in ständiger Rechtsprechung praktizierte sog. „Disclaimerlösung“ angezeigt wäre. Bekanntlich führt diese Lösung zu einem im Rechtsfolgenausspruch mit einem Zusatz – „Disclaimer“ – gekennzeichneten [X.] als Form einer Beschränkung des Patents und erfolgreichen Angriffs, dem danach auch nicht nur eine klarstellende Funktion zukäme.

Denn nach Ansicht des Senats ist nicht zu verkennen, dass die bisher insoweit ungeklärte Frage der systematischen Zuordnung der „uneigentlichen Erweiterung“ durchaus im Hinblick auf die Rechtsfolgen eines Nichtigkeitsangriffs oder im Einspruchsverfahren von Bedeutung sein kann; so wenn der Angriff auf das Patent ausschließlich auf Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 [X.] bzw. § 21 Abs. 1 Nr. 4 [X.] gestützt ist oder ein gleichzeitiger Angriff fehlender Patentfähigkeit keinen oder nur teilweisen Erfolg hat.

In diesen Fällen muss bei einer bereits auf der Tatbestandsebene vorzunehmenden Korrektur entweder der Angriff wegen unzulässiger Erweiterung des Inhalts der Anmeldung im Falle einer „uneigentlichen Erweiterung“ zu einer (teilweisen) Klageabweisung bzw. Zurückweisung des Einspruchs führen oder – im Falle einer anzunehmenden Korrektur nur auf Rechtsfolgenseite – erscheint eine rechtliche Klärung geboten, ob der (Teil-)erhalt des Patents nicht einer gestaltenden oder zumindest feststellenden Tenorierung bedürfte, welche das [X.] konsequenterweise im Wege der „Disclaimerlösung“ und Kennzeichnung des ursprünglich nicht offenbarten einschränkenden Merkmals als Ausdruck einer insoweit nur beschränkten Aufrechterhaltung des Patentanspruchs stets gefordert hat, der [X.] dagegen als nicht erforderlich, aber auch nicht grundsätzlich zu beanstanden gesehen hat, weil dem Zusatz („Disclaimer“) keine rechtsgestaltende und allenfalls eine klarstellende Funktion zukomme ([X.] GRUR 2011, 40 - Winkelmesseinrichtung).

Allerdings kann diese Frage nach Ansicht des Senats vorliegend letztlich dahinstehen, da der vorliegende gleichzeitige Nichtigkeitsangriff wegen fehlender Patentfähigkeit zum uneingeschränkten Erfolg der Klage und zur vollumfänglichen Nichtigerklärung des Streitpatents führt.

2.2 Im ursprünglichen Anspruch 7 ist offenbart, dass das Ausgangsmaterial ein Material enthält, ausgesucht aus einer Gruppe bestehend aus Kraftpapier, Kunststoff, bedrucktem Papier, gebleichtem Papier, Zeitungspapier, Recyclingpapier und Kombinationen daraus. Auf Seite 2 Zeile 7 und auch auf Seite 4 Zeilen 22 bis 24 [X.] ist außerdem offenbart, dass das Ausgangsmaterial einlagig (single-ply) oder mehrlagig (multi-ply) sein kann, wobei in der [X.] Seite 2 Zeilen 7 bis 13 und Anspruch 1 keinerlei Angaben zum Material enthalten sind.

Dabei kann dahinstehen, ob damit auch ursprünglich offenbart ist, dass im Falle eines mehrlagigen Ausgangsmaterials verschiedene Lagen des Ausgangsmaterials verschiedene Materialien enthalten können. Denn jedenfalls ergibt sich aus der ursprünglichen Anmeldung nicht als zur Erfindung gehörend, dass in diesem Fall mindestens eine Lage des Ausgangsmaterials Papier enthalten muss, wie es Merkmal [X.].1.6 fordert.

Diese Forderung nach Merkmal [X.].1.6 konkretisiert aber nur die ursprüngliche [X.] erfindungsgemäßen Lehre und führt damit zu einer Einschränkung und nicht zu einer anderen technischen Lehre, einem „[X.]“. Denn die Frage, ob es sich um eine Einschränkung oder um ein "[X.]" handelt, entscheidet sich danach, ob mit der Hinzufügung des Merkmals lediglich eine Anweisung zum technischen Handeln konkretisiert wird, die in den ursprünglich eingereichten Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbart ist, oder ob damit ein technischer Aspekt angesprochen wird, der aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen weder in seiner konkreten Ausgestaltung noch auch nur in abstrakter Form als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist ([X.] GRUR 2011, 40 Winkelmesseinrichtung). Mit Merkmal [X.].1.6 wird aber nicht mehr und nichts anderes geschützt als durch die ursprüngliche erfindungsgemäße Lehre in ihrer allgemeinsten Form, sondern nur in unzulässiger Weise jenseits der ursprünglichen Offenbarung konkretisiert.

3. Dagegen geht das Merkmal des erteilten Anspruchs 3, wonach mindestens eine [X.] des Ausgangsmaterials frei ist von geschwächten Bereichen für ungefähr 0,6 cm bis 3,8 cm (ungefähr 1/4 [X.] bis 1 1/2 [X.]) entlang jeder Reihe der geschwächten Bereiche, auch hinsichtlich der Maßangabe in Zentimetern nicht über den Inhalt der Anmeldung hinaus:

So ergibt sich hinsichtlich des Teilmerkmals „mindestens eine [X.]“ bereits unmittelbar aus Seite 2 Zeilen 20 bis 24, siehe insbesondere Zeile 23, dass es ausreicht, wenn nur mindestens eine [X.] frei ist von geschwächten Bereichen.

Bei der Maßangabe „0,6 cm bis 3,8 cm“ handelt es sich um eine korrekte Umrechnung der ursprünglich auf Seite 2 Zeilen 20 bis 24 [X.] und im Anspruch 4 offenbarten Angabe „1/4 [X.] bis 1 1/2 [X.]“. Der damit zu bejahenden ursprünglichen Offenbarung dieser nur umgerechneten Maßangabe „0,6 cm bis 3,8 cm“ steht auch nicht entgegen, dass auf Seite 2 Zeile 21 [X.] auf die dort offenbarte Maßangabe „1/4 [X.] bis 1 1/2 [X.]“ die in Klammern gesetzte, geringfügig ungenau umgerechnete Angabe „(ungefähr 0,5 cm bis ungefähr 3,75 cm)“ folgt. Denn der Fachmann erkennt hier unmittelbar und eindeutig, dass nicht die in Klammern angegebenen cm-Werte, sondern die auch im Patentanspruch verwendeten [X.]-Werte die ursprüngliche erfindungsgemäße Lehre darstellen, auf die es ankommt.

1. Die Anspruchsfassungen der Hilfsanträge 1 und 3 sind zulässig, insbesondere sind sie – abgesehen von der bereits in den erteilten Ansprüchen enthaltenen uneigentlichen Erweiterung – weder im Hinblick auf den ursprünglichen Inhalt der Anmeldung nach Art. 123 Abs. 2 EPÜ noch im Hinblick auf den Schutzbereich der geltenden Patentansprüche nach Art. 123 Abs. 3 EPÜ unzulässig erweitert.

1.1 Das zusätzliche Merkmal [X.] bzw. HI9.6 der Ansprüche 1 und 9 nach Hilfsantrag 1, wonach mindestens eine [X.] des Ausgangsmaterials frei ist von geschwächten Bereichen für ungefähr 0,6 cm bis 3,8 cm (ungefähr 1/4 [X.] bis 1 1/2 [X.]) entlang jeder Reihe geschwächter Bereiche, ergibt sich aus dem ursprünglichen Anspruch 4 und dem erteilten Anspruch 3. Aus der korrekten Umrechnung der ursprünglich in der Einheit [X.] angegebenen Maße in cm ergibt sich, wie bereits ausgeführt keine unzulässige Erweiterung.

Entgegen der Auffassung der Klägerin ist auch die Rückbeziehung des aus dem erteilten Anspruch 8 hervorgegangenen Anspruchs 7 nach Hilfsantrag 1 auf den Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 nicht deshalb unzulässig, weil der Anspruch 1 nun das Merkmal [X.] enthält, das aus dem erteilten Anspruch 3 stammt, auf den der erteilte Anspruch 8 nicht rückbezogen war. Denn der erteilte Anspruch 3 war wie auch der ursprüngliche Anspruch 4 aufgrund seiner Rückbeziehung auf den Anspruch 1 auf ein Ausgangsmaterial für eine Polsterumformungsmaschine gerichtet, wodurch die Kombination auch dieses Ausgangsmaterials mit einer Polsterumformungsmaschine unmittelbar und eindeutig offenbart ist. Darüber hinaus ist der Gegenstand des Anspruchs 7 nach Hilfsantrag 1 gegenüber dem erteilten Anspruch 8 durch die Rückbeziehung auf den Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 beschränkt. Somit liegt insoweit weder ein Hinausgehen über den Inhalt der Anmeldung oder des Patents noch eine Erweiterung des Schutzbereichs des Patents vor.

Die Ansprüche 2 bis 6 nach Hilfsantrag 1 entsprechen den erteilten Ansprüchen 2 und 4 bis 7.

1.2 Die Gegenstände der Ansprüche 1 und 2 nach Hilfsantrag 3 entsprechen denen der erteilten Ansprüche 8 und 9. Es wurden lediglich anstelle der Rückbeziehung auf den entfallenen erteilten Anspruch 1 dessen Merkmale in den jeweiligen Anspruch 1 und 2 nach Hilfsantrag 3 aufgenommen, mit entsprechenden sprachlichen Anpassungen in den Merkmalen M8.1 bzw. [X.].1 und [X.].1, die nunmehr mit den Merkmalen HII8.1 bzw. [X.] und [X.].1 übereinstimmen.

2. Die Anspruchsfassungen der Hilfsanträge 2, 4 und 5 dagegen sind unzulässig, weil mit ihnen ein technischer Aspekt angesprochen wird, der aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen weder in seiner konkreten Ausgestaltung noch auch nur in abstrakter Form als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist, mithin ein „[X.]“ beansprucht wird wie auch der Schutzbereich des Patents nach Art. 123 Abs. 3 EPÜ erweitert wird.

2.1 Anspruch 1 in den Fassungen nach Hilfsantrag 2, 4 und 5 erweist sich als unzulässig, weil er den Schutzbereich des Patents nach Art. 123 Abs. 3 EPÜ erweitert und zudem auf eine andere technische Lehre, ein [X.], gerichtet ist. Änderungen der Patentansprüche dürfen aber weder zu einer Erweiterung des Gegenstands der Anmeldung noch dazu führen, dass an die Stelle der angemeldeten oder geschützten Erfindung eine andere gesetzt wird ([X.]Z 66, 17 [29] = GRUR 1976, 299 – [X.]; [X.]Z 110, 123 [125] = GRUR 1990, 432 – Spleißkammer). So ist es aber vorliegend.

Denn der Gegenstand von Anspruch 1 in den Fassungen nach Hilfsantrag 2, 4 und 5 ist nicht wie erteilt auf ein Ausgangsmaterial für eine Polsterumformungsmaschine gerichtet, sondern auf einen [X.], der von einer Polsterumformungsmaschine aus einem solchen Ausgangsmaterial umgeformt ist, damit nicht auf ein Ausgangsprodukt, sondern ein bearbeitetes Zwischen- bzw. Endprodukt, und steht damit zum patentierten Gegenstand in einem Ausschließlichkeitsverhältnis (exklusives [X.]). Dieses Endprodukt besitzt zudem auch nach erfolgter Umformung des Ausgangsmaterials zum [X.] nicht mehr die im Merkmal [X.] des erteilten Anspruchs 1 geforderte Eignung, von einer Polsterumformungsmaschine umgeformt zu werden.

Auch aus dem auf ein Verfahren zur Herstellung eines [X.]s gerichteten erteilten Anspruch 9 lässt sich der Gegenstand des Anspruchs 1 nach [X.] 2, 4 und 5 als zulässige beschränkende Änderung nicht herleiten, selbst wenn man die Frage vernachlässigt, ob ein Kategoriewechsel von einem Herstellungsverfahren zu einem hergestellten Erzeugnis im Hinblick auf § 9 Satz 2 Nr. 3 [X.] und die Frage einer Erweiterung des Schutzbereichs zulässig ist und unterstellen würde, dass das Erzeugnis durch das Herstellungsverfahren als product by process im engeren Sinne gekennzeichnet wäre (hierzu B[X.] Urt. v. 21. September 2010, [X.]. 3 Ni 12/09 ([X.]); bejahend [X.]/[X.], 10. Aufl., § 1 Rn. 180). Denn gegenüber dem erteilten [X.] 9, der auf die Herstellung eines abgetrennten [X.]s gerichtet ist, der also auch das Merkmal [X.] des Abtrennens eines [X.]s von dem [X.] umfasst, ist der jeweilige Anspruch 1 nach [X.] 2, 4 und 5 auf das Zwischenprodukt eines [X.]s (18) gerichtet und nicht auf das erst daraus durch Abtrennung nach [X.] hergestellte [X.]. Somit liegt auch gegenüber dem erteilten Anspruch 9 ein [X.] vor.

2.2 Auch der Anspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 5 erweist sich als unzulässig, weil sein Gegenstand durch die Änderung des Merkmals [X.].1.5 zum Merkmal HV1.1.5, wonach die im Wesentlichen von geschwächten Bereichen freien [X.]e nunmehr getrennt von jeder Reihe geschwächter Bereiche vorgesehen sind, zu einer anderen technischen Lehre, einem [X.], führt, und zudem den Schutzbereich des Patents nach Art. 123 Abs. 3 EPÜ gegenüber den erteilten Ansprüchen erweitert.

Da die Reihen geschwächter Bereiche, wie bereits zur Auslegung des Merkmals [X.].1.1 ausgeführt, über die gesamte Breite W der Bahn von der einen bis zur gegenüberliegenden [X.] verlaufen, bleiben somit als Orte, die gemäß Merkmal HV1.1.5 von den Reihen geschwächter Bereiche getrennt sind, nur noch die Abschnitte zwischen den in Längsrichtung voneinander beabstandeten Reihen übrig. Nur auf diese bezieht sich somit noch die Forderung des Merkmal HV1.1.5 nach im Wesentlichen von geschwächten Bereichen freien [X.]en. Anders als im Merkmal [X.].1.5, das durchgehend von geschwächten Bereichen freie [X.]e verlangte, lässt das Merkmal HV1.1.5 damit zu, dass die Reihen geschwächter Bereiche auch geschwächte Bereiche bis hin zu den [X.] umfassen. Somit liegt auch hierdurch ein [X.] gegenüber dem erteilten Anspruch 1 und eine Erweiterung des Schutzbereichs gegenüber den erteilten Ansprüchen vor.

nicht patentfähig.

1. Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag ist nicht neu gegenüber der Entgegenhaltung [X.]:

[X.] betrifft gemäß dem Titel, den Überschriften der Inhaltsangabe und dem dritten Satz des Abschnitts 4.4.1 Endlosformulare aus bahnförmigem Papier. Solche mindestens eine Lage Papier enthaltende Endlosformulare sind prinzipiell dazu geeignet, von einer Polsterumformungsmaschine umgeformt (z. B.: zerknüllt) zu werden. Das entspricht den Merkmalen [X.], [X.].1 und [X.].1.6.

[X.] offenbart im ersten Aufzählungspunkt des Abschnitts 4.4.1 weiterhin Querperforationen zum Trennen der Papierbahn in einzelne Formulare und zum Ablegen in einem Zick-Zack-gefalteten Stapel. Das entspricht den Merkmalen [X.].1.1 und [X.].1.2.

Gemäß dem Abschnitt 4.4.2, siehe den dritten Aufzählungspunkt auf Seite 15, sollen die Perforationen so angebracht werden, dass an beiden Außenkanten stets mit mindestens einer vollen Stegbreite begonnen wird, um einem unbeabsichtigten Einreißen des Blattes während der Verarbeitung vorzubeugen. Dabei ist mit der Forderung nach „mindestens“ einer vollen Stegbreite unmittelbar offenbart, an beiden Außenkanten mehr als eine volle Stegbreite vorzusehen. Das entspricht den noch verbleibenden Merkmalen des Anspruchs 1 nach Hauptantrag, [X.].1.3, [X.].1.4 und [X.].1.5.

2. Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 ist zwar durch die [X.] weder vorweggenommen noch nahegelegt, er ergibt sich aber naheliegend ausgehend von der Lehre der Entgegenhaltung [X.].

2.1. Wie ausgeführt, steht die Entgegenhaltung [X.] dem Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 nicht entgegen:

Für die Frage der Bewertung der erfinderischen Tätigkeit ist entscheidend, um welche Leistung der Stand der Technik bereichert wird, was die Erfindung also gegenüber diesem tatsächlich leistet ([X.] GRUR 2009, 382 – [X.]; [X.] GRUR 2009, 1039 – [X.]; [X.], 693 – Hochdruckreini-ger), wobei verschiedene Ausgangspunkte in Betracht zu ziehen sein können und zu fragen ist, ob der Fachmann Veranlassung hatte, diesen Stand der Technik zu ändern.

Hierbei ist insbesondere auch zu berücksichtigen, dass erfahrungsgemäß die technische Entwicklung nicht notwendigerweise diejenigen Wege geht, die sich bei nachträglicher Analyse der Ausgangsposition als sachlich plausibel oder gar mehr oder weniger zwangsläufig darstellen und es – abgesehen von denjenigen Fällen, in denen für den Fachmann auf der Hand liegt, was zu tun ist – in der Regel zusätzlicher, über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichender Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstiger Anlässe dafür bedarf, die Lösung des technischen Problems auf dem Weg der Erfindung zu suchen ([X.] GRUR 2009, 746 – Betrieb einer Sicherheitseinrichtung).

Insoweit ist für die Beurteilung der Lehre des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 zunächst festzustellen, dass die Lehre der [X.], die Perforationen so anzubringen, dass an beiden Außenkanten stets mit mindestens einer vollen Stegbreite begonnen wird, zwar mehr als eine volle Stegbreite offenbart, nicht aber ein Vielfaches einer Stegbreite, die gemäß dem Abschnitt 4.4.2 der [X.], dort als [X.] bezeichnet, im Bereich von 0,8 bis 1,2 mm liegen soll.

Die mit dem Merkmal [X.] konkretisierte Lehre, den Steg an der Papierkante wesentlich breiter als eine normale Perforationsstegbreite auszuführen, ergab sich für den nach einer Problemlösung suchenden Fachmann ausgehend von der ein Druckerpapier betreffenden [X.] auch nicht in naheliegender Weise. Vielmehr zog der Fachmann – hier ein für die Perforation von Druckerpapier in Form von in [X.] abzulegenden [X.] zuständiger Fachmann – breitere Stege an der Papierkante nicht in Betracht, weil wesentlich breitere [X.] zu unsauberen Faltungen und damit zu Ablageschwierigkeiten im Stapel führen. Die ebenfalls Druckerpapier betreffende Entgegenhaltung [X.] nennt beispielsweise in Spalte 2 Zeilen 6 bis 12 eine Obergrenze von 1,4 mm für saubere Faltungen. So heißt es dort: „Ist hingegen der Papiersteg oder Schnitt am Anfang/Ende der [X.] breiter als ca. 1,4 mm, oder ist die Perforation durch die Messerleiste nicht sauber erzeugt worden, kann das Endlospapier seine für die [X.] erforderliche ideale Faltlinie nicht finden. Der Falz kann so außerhalb der theoretischen Faltlinie entstehen. Spannungen im Papierstapel sind die Folge, welche zu Schrägstapeln führen.“

Dabei kommt es nicht darauf an, ob dies zum Wissen des Fachmanns zählt, oder er die [X.] hinzuzieht. Denn auch wenn unterstellt wird, ein Fachmann, dem dieser Zusammenhang nicht bekannt sei, würde breitere Stege an den [X.] erproben, so würde dies zu den genannten unsauberen Faltungen und Ablageschwierigkeiten im Stapel führen und ihn somit von breiteren Stegen abhalten.

Der Fachmann gelangte deshalb ausgehend von [X.] nicht naheliegend zu einem von [X.] freien [X.] mit einer Breite von mindestens ungefähr 0,6 cm bzw. mindestens ungefähr 1/4 [X.], wie von Merkmal [X.] gefordert.

2.2. Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 ergibt sich in naheliegender Weise aus der Lehre der [X.]:

Die [X.] betrifft gemäß dem Titel und Spalte 1 Zeilen 24 bis 26 ein bahnförmiges, mindestens eine Lage Papier enthaltendes Material, das beispielsweise Einwickelpapier/Packpapier (wrapping paper) sein kann. Solches Einwickelpapier ist prinzipiell dazu geeignet, von einer Polsterumformungsmaschine umgeformt (z. B.: zerknüllt) zu werden. Das entspricht den Merkmalen [X.], [X.].1 und [X.].1.6.

Gemäß [X.] Spalte 1 Zeilen 13, 14 sowie [X.]. 1 mit Beschreibung in Spalte 5 Zeilen 3 bis 11 und 21 bis 28 sind quer zur Bahn verlaufende [X.]n, d. h. Reihen geschwächter Bereiche, zum Abtrennen einzelner Blätter von der Bahn vorgesehen. Das entspricht den Merkmalen [X.].1.1 und [X.].1.2.

Die [X.] lehrt weiter, siehe Spalte 3 Zeilen 23 bis 29, die [X.] in verschiedene Bereiche zu unterteilen. Diese unterscheiden sich durch die Längen der [X.] und der zwischen den [X.]n verbleibenden [X.], in [X.] „zerbrechliche Bereiche“ (frangible portions) genannt. Ein Bereich, in dem das Trennen beginnen soll (separation initiation region), kann dabei schmalere Stege aufweisen. Das entspricht den Merkmalen [X.].1.3 und [X.].1.4.

[X.]ur 8 der [X.] zeigt beispielhaft eine [X.], die in fünf Bereiche J bis N unterteilt ist. Diese können gemäß Spalte 7 Zeilen 38 bis 40 symmetrisch oder asymmetrisch zur Breite der Papierbahn angeordnet sein. In diesem Ausführungsbeispiel verläuft die [X.] über die gesamte Breite der Papierbahn, siehe auch Spalte 7 Zeilen 34 bis 36. An anderer Stelle wird jedoch auch die Möglichkeit genannt, verkürzte [X.]n vorzusehen, siehe Spalte 5 Zeilen 27 bis 36. Der Fachmann gelangt somit durch eine Auswahl aus diesen ausdrücklich genannten Alternativen ohne erfinderisches Zutun, nämlich indem er eine verkürzte [X.] vorsieht und diese symmetrisch anordnet, auch zu einer Papierbahn mit von geschwächten Bereichen freien seitlichen [X.]en entsprechend dem Merkmal [X.].1.5 und somit bereits zu sämtlichen Merkmalen des Anspruchs 1 nach Hauptantrag.

Wie in Spalte 7 Zeilen 12 bis 23 angegeben, kann die Breite (width T) der [X.] (frangible portions) im Bereich von 0,3 bis 1,8 mm liegen, wobei die [X.] einen Anteil von 10 bis 30 % der [X.] ausmachen. Daraus ergibt sich eine Gesamtlänge für einen Perforationssteg und einen Perforationsschnitt von 0,1 bis 1,8 cm. Der Fachmann gelangt so durch eine bloße Auswahl aus den gegebenen Bereichen zu einer Gesamtlänge von beispielsweise mehr als 0,3 cm.

Zum Kürzen der [X.] ergibt es sich zwanglos, im [X.] jeweils einen oder mehrere [X.] wegzulassen. Schon durch Weglassen eines Schnittes entsteht somit ein seitlicher [X.], der für ungefähr die Gesamtlänge eines [X.]s und eines [X.]s – beispielsweise für mehr als 0,3 cm – frei ist von geschwächten Bereichen. Der Fachmann gelangt somit ohne erfinderisches Zutun auch zum Merkmal [X.] des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1.

3. Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 ergibt sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus einer Zusammenschau der Entgegenhaltungen [X.] und [X.].

3.1 Sowohl die Entgegenhaltung [X.] als auch die [X.] stehen allerdings den Ansprüchen 1 und 2 nach Hilfsantrag 3 nicht entgegen:

[X.] betrifft Druckerpapier, d.h. zum Bedrucken vorgesehenes Papier, in Form perforierter bahnförmiger Endlosformulare. [X.] enthält keinen Hinweis darauf, dieses Druckerpapier mit einer Polsterumformungsmaschine zu einem [X.] umzuformen.

Der Hinweis der Klägerin, auch die Streitpatentschrift nenne im Abs. [0018] unter anderem [X.] (news print) als Material, das in einer streitpatentgemäßen [X.] enthalten sein könne, ändert daran nichts.

Das in [X.] offenbarte bahnförmige Material ist dazu vorgesehen, von einem Spender (dispensing system) ausgegeben zu werden. Auch der Spender selbst ist Gegenstand der Lehre der [X.], siehe Spalte 1 Zeilen 13, 14. Als Aufgabe ist dabei in Spalte 2 Zeilen 24 bis 27 angegeben, die Zuverlässigkeit zu verbessern, so dass der Benutzer stets ein einzelnes, völlig intaktes Blatt erhält, das entlang der [X.] sauber und vollständig von der verbleibenden Bahn abgetrennt ist.

[X.] enthält keinen Hinweis darauf, das offenbarte bahnförmige Material mit einer Polsterumformungsmaschine zu einem [X.] umzuformen.

Die Klägerin hat die Auffassung vertreten, die Entgegenhaltung [X.] stehe auch den Ansprüchen 1 und 2 nach Hilfsantrag 3 entgegen, denn der in [X.] beschriebene Spender sei eine Polsterumformungsmaschine im Sinne des Streitpatents. Das ergebe sich daraus, dass gemäß der [X.], siehe [X.]. 7 und Spalte 15 Zeilen 25 bis 27, vorgesehen sei, den Spender mit einem verengten Auslass mit einer Breite S von nur 20 % bis 90 % der [X.] vorzusehen. Bei einer Auslassbreite von nur 20 % der Papierbahnbreite werde das Papier jedoch unweigerlich dreidimensional umgeformt und zerknittert.

Diese Argumentation übersieht jedoch, dass die Lehre der [X.] gemäß Spalte 2 Zeilen 24, 25, die Aufgabe lösen soll, das auszugebende Material und den Spender so zu verbessern, dass der Benutzer stets ein völlig intaktes Blatt (fully intact sheet) erhält. Dementsprechend entnimmt der Fachmann der von der Klägerin angegebenen Textstelle gerade nicht, den Auslass mit einer Breite S von 20 % der [X.] vorzusehen, sondern vielmehr die Breite des [X.] im angegebenen Bereich von 20 % bis 90 % der [X.] so zu wählen, dass der Benutzer stets ein völlig intaktes Blatt – und nicht etwa ein zerknittertes Blatt – erhält, wie in [X.]. 6 dargestellt.

Im Übrigen wird auch, wenn, wie von der Klägerin weiterhin ausgeführt, vor dem Anmeldetag des Streitpatents bekannt war, Packpapier zu zerknüllen um damit beim Verpacken von Gegenständen Hohlräume [X.], dadurch ebenfalls keine Beziehung zwischen dem in [X.] offenbarten bahnförmigen Material mit quer zur Bahn verlaufende [X.]n und einer Polsterumformungsmaschine hergestellt.

3.2 Die Gegenstände der Ansprüche 1 und 2 nach Hilfsantrag 3 ergeben sich jedoch für den Fachmann in naheliegender Weise aus den Entgegenhaltungen [X.] als weiterzubildender Stand der Technik und [X.].

3.2.1 Die Entgegenhaltung [X.] betrifft gemäß Spalte 1 Zeilen 6 bis 9 die Herstellung eines [X.]s aus einem Ausgangsmaterial für eine Polsterumformungsmaschine mittels einer Polsterumformungsmaschine.

Als Ausgangsmaterial ist, siehe Spalte 1 Zeilen 40 bis 42 und 59 bis 67, ein- oder mehrlagiges bahnförmiges Papier vorgesehen. Dieses wird von der Polsterumformungsmaschine in einen [X.] vergleichsweise geringerer Dichte umgeformt, siehe Spalte 3 Zeilen 6 bis 11. Von diesem [X.] werden jeweils entlang von Reihen geschwächter Bereiche in Form von [X.]n einzelne [X.]e abgetrennt, siehe Spalte 2 Zeilen 47 bis 52. Das entspricht den Merkmalen HII8.1, [X.].1, [X.].1.6, [X.], [X.] und [X.].2 des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 und den Merkmalen [X.], [X.], [X.].1, [X.].1.6, [X.] und [X.] des Anspruchs 2 nach Hilfsantrag 3.

Ausgangsmaterials zum [X.] anzubringen, siehe Spalte 3 Zeilen 11 bis 14 und die entsprechende Vorrichtung 25 in [X.]. 1, 2, beschrieben in Spalte 4 Zeilen 25 bis 32, oder alternativ dazu ein vorperforiertes bahnförmiges Ausgangsmaterial (pre-perforated sheet stock material) mit quer zur Bahnrichtung verlaufenden [X.]n zu verwenden, wie in [X.]. 6A dargestellt und in Spalte 6 Zeilen 5 bis 14 beschrieben. Die letztere Alternative entspricht auch den Merkmalen [X.].1.1 und [X.].1.2 der Ansprüche 1 und 2 nach Hilfsantrag 3.

Auf die Ausführung der [X.]n wird in der Beschreibung der [X.] nicht weiter eingegangen. Die [X.]. 6A zeigt von einer Bahnkante bis zur anderen durchgehende [X.]n. Die Merkmale [X.].1.3, [X.].1.4 und [X.].1.5 der Ansprüche 1 und 2 nach Hilfsantrag 3 sind daher in [X.] nicht offenbart. Sie ergeben sich jedoch ohne erfinderisches Zutun bei der praktischen Umsetzung der Lehre der [X.]:

Die [X.] geht von einer Polsterumformungsmaschine 10 aus, bei der das bahnförmige Ausgangsmaterial von einer [X.] 15 der Umformungseinheit 20 zugeführt wird, wie in der [X.]. 1 der [X.] wiedergegeben und Spalte 4 Zeilen 22 bis 28 ausgeführt wird.

3.2.2 Der Fachmann, der von dem Stand der Technik auf dem Gebiet dieses speziellen Typs von Polsterumformungsmaschinen der [X.] ausging, und ein nach der Lehre der [X.] vorperforiertes Ausgangsmaterial in der Polsterumformungsmaschine verarbeiten wollte, sah sich vor das Problem gestellt, dass eine [X.]nspannung in einer Höhe, die selbst bei nicht vorperforiertem Ausgangsmaterial zu Rissen führen kann, bei einem bereits mit quer über die Bahn verlaufenden [X.]n versehenen und dadurch geschwächten Ausgangsmaterial zu einem vorzeitigen Abreißen der Bahn und einem Verstopfen der Polsterumformungsmaschine führen kann.

Aus der [X.], die den gleichen speziellen Typ von Polsterumformungsmaschinen betrifft, war dem Fachmann bekannt, dass die [X.]e des bahnförmigen Ausgangsmaterials bei der Zufuhr einen weiteren Weg zurücklegen als dessen mittlerer Bereich, siehe in [X.] Spalte 2 Zeilen 9 bis 18 und Spalte 6 Zeilen 27 bis 35 in Verbindung mit [X.]. 2 der [X.], in der die [X.]e 99 und der mittlere Bereich 98 eingezeichnet sind. Dadurch entsteht im [X.] Spannung („edge tension“), die selbst bei nicht vorperforiertem Ausgangsmaterial, wie in [X.] vorgesehen, zu kontinuierlichen Rissen führen kann, die wiederum die Umformung in ein akzeptables [X.] verhindern, siehe in [X.] Spalte 2 Zeilen 18 bis 24.

Wie in [X.] weiter ausgeführt wird, konnte diese [X.]nspannung zwar durch Änderungen an der Polsterumformungsmaschine eliminiert werden, dies führte jedoch zu nicht zufriedenstellenden [X.]en, siehe [X.], Spalte 2 Zeilen 24 bis 38. Daraus wird in [X.] der Schluss gezogen, dass eine gewisse [X.]nspannung erforderlich sei, siehe Spalte 2 Zeilen 38 bis 43.

In [X.] wird vorgeschlagen, eben nicht die [X.]nspannung soweit zu reduzieren, dass keine Risse im [X.] mehr auftreten, sondern als [X.]nspannungs-Steuervorrichtung 31 eine Umlenkrolle 100, über die das Ausgangsmaterial geführt wird, mit im Durchmesser verringerten Bereichen („sagging gaps“) 106 dicht neben den Außenkanten der Rolle zu versehen, in die nach einer etwaigen Rissbildung der [X.] der [X.] hineinsackt, so dass die [X.]nspannung vorübergehend verringert wird und dadurch die Rissbildung gestoppt werden kann, siehe Spalte 6 Zeile 56 bis Spalte 7 Zeile 49.

Dieser Vorschlag der [X.], die [X.] mit so hoher [X.]nspannung zuzuführen, dass selbst bei nicht vorperforiertem Ausgangsmaterial Risse im [X.]rbereich auftreten, war – für den Fachmann offensichtlich – auf Ausgangsmaterial mit quer durchgehenden [X.]n gemäß [X.] nicht anwendbar, da bei diesem durch die [X.]n geschwächten Ausgangsmaterial ein vorzeitiges Abreißen entlang der [X.]n ausgehend von den spannungsbelasteten [X.]en zu erwarten war.

Da, wie dem Fachmann aus [X.] bekannt war, eine Verringerung der [X.]nspannung nicht in Frage kommt, weil sie zu nicht zufriedenstellenden [X.]en führt, kamen entsprechende Änderungen an der Polsterumformungsmaschine zur Lösung des Problems eines Abreißens der [X.] nicht als erfolgversprechend in Frage.

Weil andererseits die Perforationen gemäß der Lehre der [X.] ausdrücklich dazu vorgesehen sind, ein Abreißen der Bahn zu ermöglichen und auch die weiterzubildende Lehre ein solches Abreißen weiterhin ermöglichen sollte, lag es für den Fachmann auf der Hand, der Lehre der [X.] folgend, dass lediglich die [X.]e der Bahn spannungsbelastet und somit rissgefährdet sind, diese Anregung zur Problemlösung aufzunehmen und nur in den [X.]en keine Perforation vorzusehen. Diese Erkenntnis und damit die erfindungsgemäße Problemlösung ergab sich für den Fachmann deshalb nach Überzeugung des Senats ohne erfinderisches Zutun, sie musste sich ihm geradezu aufdrängen.

Auch die Beklagte hat nicht in Abrede gestellt, sondern bestätigt, dass der im Streitpatent genannte Ausgangspunkt eines weiterzubildenden Standes der Technik von Polsterumformungsmaschinen, welche die beschriebenen Probleme hatten, und wie in Absätzen [0006] und [0007] des Streitpatents beschrieben, unansehnliche [X.]e erzeugten oder beim Betrieb verstopften. Sie hat weiterhin die Auffassung geteilt, dass dementsprechend auch der Fachmann aus dem Bereich der Polsterumformung zu bestimmen und die Aufgabe zu lösen sei, ein vorzeitiges Abreißen des Ausgangsmaterials oder ein Verstopfen der Maschine zu verhindern, auch wenn der im Streitpatent genannte Stand der Technik nicht im Kontext mit dieser Problemstellung stehe; es habe aber unterschiedliche Lösungen gegeben; so könne man das Papier langsamer laufen lassen, wie in der [X.] könne die Maschine intern verbessert oder anderes, besseres Ausgangsmaterial verwendet werden.

Diese Argumentation steht der Annahme nicht entgegen, dass die erfindungsgemäße Lösung dem Fachmann aus den dargelegten Gründen nahegelegt war, zumal die Beklagte für die von ihr alternativ beschriebenen Lösungen keine sich anbietenden nahegelegten und erfolgversprechenden konkreten Lösungsmittel genannt hat; hierauf kommt es aber bereits deshalb nicht an, weil eine oder mehrere sich anbietende Alternativlösungen als solche der Annahme nicht entgegenstehen, dass die Suche der Lösung des technischen Problems auf dem Weg der Erfindung sich aus den angegebenen Gründen als eine naheliegende Lösung erwies. So ist es in der Rechtsprechung anerkannt, dass selbst bei einer Anzahl überschaubarer alternativer Lösungsansätze, von denen jede spezifische Vor- und Nachteile hat, und die sich als gleichwertige, ebenso vorzugswürdige Alternativen darstellen, in der Regel für den Fachmann Anlass besteht, jeden dieser Lösungsansätze in Betracht zu ziehen ([X.] GRUR 2012, 261 – E-Mail via [X.]), und dass das Beschreiten eines jeden von mehreren unterschiedlichen Wegen zur Problemlösung naheliegen kann ([X.], 356 – [X.]). Dies gilt vorliegend insbesondere auch deshalb, weil der Fachmann aus den genannten Gründen gerade in der Weiterbildung der Perforierung des Papiers eine Lösung erkannte, die mit hoher Erfolgserwartung eine funktionierende und auch kostengünstige Lösung seines Problems darstellte ([X.] GRUR 2012, 803 – Calcipotriol-Monohydrat).

Im Übrigen war es, nachdem der angesprochene Fachmann aufgrund seiner eigenen Sachkunde erkannte, dass das Abreißen der perforierten Papierbahn durch Maßnahmen an der Papierbahn und nicht durch eine Weiterbildung der Polsterumformungsmaschine verhindert werden musste, auch für den angesprochenen [X.] naheliegend, sich näher mit dem Ausgangsmaterial und der Art und Bedeutung von [X.] im Allgemeinen zu befassen und zu informieren oder einen Spezialisten hinzuziehen ([X.], 41 – Diodenbeleuchtung). Das schloss auch die Information mit ein, wie [X.]n an Papierbahnen für andere Anwendungen ausgeführt werden. Er stieß so auf die [X.], auch wenn sich diese mit [X.] beschäftigt, und gelangte auch auf diesem Weg ohne erfinderisches Zutun zu den Merkmalen [X.].1.3, [X.].1.4 und [X.].1.5, wie zum Anspruch 1 nach Hauptantrag ausgeführt, und damit zur Lehre der Ansprüche 1 und 2 nach Hilfsantrag 3.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 [X.] i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 [X.] i. V. m. § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.