Bundespatentgericht, Beschluss vom 09.11.2016, Az. 29 W (pat) 14/15

Die Wortmarke

[X.][X.]

ist am 20. August 2012 angemeldet und am 9. April 2013 in das beim [X.] ([X.]) geführte Register eingetragen worden für die na[X.]hfolgenden Waren und Dienstleistungen der

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien soweit sie in Klasse 16 enthalten; Dru[X.]kereierzeugnisse; Bu[X.]hbinderartikel; Fotografien; S[X.]hreibwaren; Lehr- und Unterri[X.]htsmittel (ausgenommen Apparate);

Klasse 35: Werbung; Ges[X.]häftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Eingabe von Daten in eine Datenbank; Dur[X.]hführen von Workshops und Seminaren im Berei[X.]h der wirts[X.]haftli[X.]hen und/oder organisatoris[X.]hen Beratung; Marketing; Erstellen von Werbe- und Marketingkonzepten; Unternehmensberatung; betriebswirts[X.]haftli[X.]he Beratung; Personalverwaltung; Sekretariatsdienstleistungen und Textverarbeitung (S[X.]hreibdienste); gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung; Herausgabe von Pressetexten für Werbezwe[X.]ke; Herausgabe von Werbetexten; Marktfors[X.]hung; Marktanalyse; Herausgabe von [X.] für Werbezwe[X.]ke; Beratung von Angehörigen der re[X.]htsberatenden Berufe auf organisatoris[X.]hem, betriebswirts[X.]haftli[X.]hem sowie personellem Gebiet;

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; kulturelle Aktivitäten; Organisation und Dur[X.]hführung von Seminaren und/oder Workshops; Anfertigung von Übersetzungen; Konzeption, Organisation und Dur[X.]hführung von Fortbildungsveranstaltungen; Herausgabe von Pressetexten, ausgenommen für Werbezwe[X.]ke; Herausgabe von [X.], ausgenommen für Werbezwe[X.]ke;

Klasse 45: re[X.]htli[X.]he Beratung; Re[X.]htsberatung und -vertretung; Dienstleistungen eines Anwaltsbüros; Dur[X.]hführung von S[X.]hutzre[X.]hts- und Benutzungsre[X.]her[X.]hen; Vermittlung von Re[X.]htsanwälten.

Gegen die Eintragung der Marke, die am 10. Mai 2013 veröffentli[X.]ht wurde, hat die Inhaberin der am 15. Juli 2011 beim [X.] ([X.]) angemeldeten und am 21. März 2013 in das dortige Register eingetragenen Unionswortmarke 010126969

[X.]

die für die Dienstleistungen der

Klasse 35: Zusammenstellung und Systematisieren von Daten in Datenbanken, Aktualisierung und Pflege von Daten in Computerdatenbanken; Erteilung von Auskünften (Informationen) in Handels- und Ges[X.]häftsangelegenheiten; Vermittlung von Handels- und Wirts[X.]haftskontakten, au[X.]h über das [X.], insbesondere im Berei[X.]h des Forderungsmanagements;

Klasse 36: Versi[X.]herungswesen; Vermittlung von Versi[X.]herungen; Finanzwesen; Ausgabe von Kreditkarten;

Klasse 38: Sammeln und Liefern von Na[X.]hri[X.]hten;

Klasse 45: Re[X.]htli[X.]he Beratung; Na[X.]hfors[X.]hungen in Re[X.]htsangelegenheiten; juristis[X.]he Dienstleistungen;

ges[X.]hützt ist, zunä[X.]hst bes[X.]hränkt gegen alle Dienstleistungen der Klassen 35 und 45 der angegriffenen Marke Widerspru[X.]h eingelegt. Mit S[X.]hreiben vom 30. Januar 2014 hat die Widerspre[X.]hende ihren Widerspru[X.]h weiter einges[X.]hränkt; ihr Widerspru[X.]h ri[X.]htet si[X.]h dana[X.]h nur no[X.]h gegen folgende Dienstleistungen der angegriffenen Marke:

Klasse 35: Eingabe von Daten in eine Datenbank; Unternehmensberatung; betriebswirts[X.]haftli[X.]he Beratung; Beratung von Angehörigen der re[X.]htsberatenden Berufe auf organisatoris[X.]hem, betriebswirts[X.]haftli[X.]hem sowie personellem Gebiet;

Klasse 45: re[X.]htli[X.]he Beratung; Re[X.]htsberatung und -vertretung; Dienstleistungen eines Anwaltsbüros; Dur[X.]hführung von S[X.]hutzre[X.]hts- und Benutzungsre[X.]her[X.]hen; Vermittlung von Re[X.]htsanwälten.

Die Markenstelle für Klasse 35 des [X.] hat in ihrem Bes[X.]hluss vom 19. Februar 2015 diese Bes[X.]hränkung ni[X.]ht berü[X.]ksi[X.]htigt und auf den Widerspru[X.]h aus der Unionsmarke die angegriffene Marke teilweise, nämli[X.]h im Umfang der Dienstleistungen der

Klasse 35: Werbung; Ges[X.]häftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Eingabe von Daten in eine Datenbank; Dur[X.]hführen von Workshops und Seminaren im Berei[X.]h der wirts[X.]haftli[X.]hen und/oder organisatoris[X.]hen Beratung; Marketing; Erstellen von Werbe- und Marketing-konzepten; Unternehmensberatung; betriebswirts[X.]haftli[X.]he Beratung; Herausgabe von Pressetexten für Werbe-zwe[X.]ke; Herausgabe von Werbetexten; Marktfors[X.]hung; Marktanalyse; Herausgabe von [X.] für Werbezwe[X.]ke; Beratung von Angehörigen der re[X.]htsberatenden Berufe auf organisatoris[X.]hem, betriebswirts[X.]haftli[X.]hem sowie personellem Gebiet;

Klasse 45: re[X.]htli[X.]he Beratung; Re[X.]htsberatung und -vertretung; Dienstleistungen eines Anwaltsbüros; Dur[X.]hführung von S[X.]hutzre[X.]hts- und Benutzungsre[X.]her[X.]hen; Vermittlung von Re[X.]htsanwälten;

gelös[X.]ht und im Übrigen den Widerspru[X.]h zurü[X.]kgewiesen. Ferner hat sie den Kostenantrag des Inhabers der angegriffenen Marke zurü[X.]kgewiesen.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, dass die si[X.]h gegenüberstehenden Dienstleistungen im Umfang der Lös[X.]hungsanordnung identis[X.]h bzw. eng ähnli[X.]h seien. Mangels entgegenstehender Anhaltspunkte verfüge die Widerspru[X.]hsmarke über eine dur[X.]hs[X.]hnittli[X.]he Kennzei[X.]hnungskraft. Zwar lasse der Adressatenkreis der aufgeführten Dienstleistungen ob der erhebli[X.]hen finanziellen Konsequenzen eine gewisse Sorgfalt bei deren gezielten Inanspru[X.]hnahme walten, der erforderli[X.]he deutli[X.]he Abstand werde allerdings au[X.]h bei Berü[X.]ksi[X.]htigung dieser verwe[X.]hslungsmindernden Aspekte ni[X.]ht mehr eingehalten. Denn der Bestandteil „[X.]“ der angegriffenen Marke „[X.][X.]“ weise ledigli[X.]h auf ein Tätigkeitsgebiet in [X.] hin und werde eher weggelassen, da der Verkehr bei längeren Marken erfahrungsgemäß zu Verkürzungen neige. Zudem handle es si[X.]h bei „[X.]“ um keine offizielle Abkürzung für „[X.]kat“, so dass dieser im Hinbli[X.]k auf den weiteren als geografis[X.]hen Hinweis fungierenden und damit kennzei[X.]hnungss[X.]hwa[X.]hen Bestandteil als für die Gesamtmarke prägend angesehen werde. Damit stünden si[X.]h die identis[X.]hen Markenworte „[X.]“ gegenüber, weshalb in klangli[X.]her Hinsi[X.]ht eine Verwe[X.]hslungsgefahr zu erwarten sei. Hinsi[X.]htli[X.]h der übrigen Dienstleistungen sei keine Ähnli[X.]hkeit zu den [X.] gegeben, da diese von anderen Anbietern angeboten oder erbra[X.]ht würden, andere [X.] hätten und anderen Zwe[X.]ken dienten.

Gegen diesen Teillös[X.]hungsbes[X.]hluss ri[X.]htet si[X.]h die Bes[X.]hwerde des Inhabers der angegriffenen Marke.

Er ist der Auffassung, dass der Verkehr das mit zehn Bu[X.]hstaben gegenüber dem Widerspru[X.]hszei[X.]hen „[X.]“ deutli[X.]h längere Wortzei[X.]hen „[X.][X.]“ in seiner Gesamtheit wahrnehme. Für den Verkehr bestehe keine Veranlassung für eine zergliedernde Betra[X.]htungsweise. „[X.]“ und „[X.][X.]“ zeigten damit in s[X.]hriftbildli[X.]her und au[X.]h klangli[X.]her Hinsi[X.]ht deutli[X.]he Unters[X.]hiede. Zudem s[X.]heide au[X.]h eine gedankli[X.]he Verwe[X.]hslungsgefahr unter anderem deshalb aus, weil die Bezei[X.]hnung „[X.]“ entgegen der Ansi[X.]ht der Markenstelle als überaus häufig am Markt benutztes Zei[X.]hen kennzei[X.]hnungss[X.]hwa[X.]h und verbrau[X.]ht sei, was an der Vielzahl der den Bestandteil „[X.]“ aufweisenden, beim [X.] oder beim [X.] gelisteten Marken gesehen werden könne. Weiter stelle, entgegen der Ansi[X.]ht der Markenstelle, „[X.]“ die Abkürzung für „[X.]“ dar, was dem [X.]verzei[X.]hnis „abkuerzungen.de“ entnommen werden könne. Die Widerspru[X.]hsmarke sei daher bes[X.]hreibend für die anwaltli[X.]hen Dienstleistungen der Klasse 45. Zudem ri[X.]hteten si[X.]h die Bezei[X.]hnungen an den Fa[X.]hverkehr bzw. Verbrau[X.]her, der ho[X.]hpreisige Dienstleistungen wüns[X.]he und dessen Aufmerksamkeit hinsi[X.]htli[X.]h der [X.] daher erhöht sei.

Der Inhaber der angegriffenen Marke und Bes[X.]hwerdeführer hatte mit [X.] vom 30. März 2015 beim [X.] Antrag auf Erklärung der Ni[X.]htigkeit der Widerspru[X.]hsmarke wegen absoluter S[X.]hutzhindernisse gemäß Art. 7 Abs. 1 b) und [X.]) [X.] für die Dienstleistungen aus den Klassen 35, 36, 38 und 45 gestellt. Mit Bes[X.]hluss vom 10. März 2016 hat die Lös[X.]hungsabteilung des [X.] den Lös[X.]hungsantrag der hiesigen Bes[X.]hwerdeführerin gegen die Widerspru[X.]hsmarke bestandskräftig zurü[X.]kgewiesen.

Der Bes[X.]hwerdeführer beantragt sinngemäß,

den Bes[X.]hluss der Markenstelle für Klasse 35 vom 19. Februar 2015 aufzuheben und den Widerspru[X.]h aus der Unionsmarke 010126969 vollumfängli[X.]h zurü[X.]kzuweisen.

Die Widerspre[X.]hende und Bes[X.]hwerdegegnerin beantragt sinngemäß,

die Bes[X.]hwerde zurü[X.]kzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass eine Verwe[X.]hslungsgefahr bestehe und das [X.] zu Re[X.]ht die Teillös[X.]hung der angegriffenen Marke angeordnet habe. Die von dem Bes[X.]hwerdeführer als Beleg, dass es si[X.]h bei „[X.]“ um eine Abkürzung für [X.]kat handle, angeführte Website „abkuerzungen.de“ sei ohne jede Aussagekraft, da diese keine verlässli[X.]he Quelle sei, sondern eine derartige „Mas[X.]hine für Abkürzungen“ rein zufällige Ergebnisse liefere. Zudem habe sowohl die deuts[X.]he als au[X.]h die europäis[X.]he Re[X.]htspre[X.]hung wiederholt bestätigt, dass der Bestandteil „[X.]“ unters[X.]heidungskräftig und ni[X.]ht freihaltebedürftig sei. Verwiesen werde diesbezügli[X.]h auf ihre erfolgrei[X.]hen Widersprü[X.]he gegen die Markenanmeldungen „[X.] Finan[X.]e“ ([X.], [X.]/2004-4), „advoplus“ (Nr. 307 74 416), „advo[X.]ompany“ (Nr. 307 08 897) und zudem auf die Ents[X.]heidung der 1. Bes[X.]hwerdekammer des [X.] vom 30. Juni 2016, mit der im parallelen Widerspru[X.]hsverfahren vor dem [X.] die Bes[X.]hwerde der Unionsmarkenanmelderin und hiesigen Bes[X.]hwerdeführerin gegen die (Teil-) Zurü[X.]kweisung ihrer Anmeldung zurü[X.]kgewiesen worden war.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die gemäß § 66 [X.] zulässige Bes[X.]hwerde hat in der Sa[X.]he teilweise Erfolg.

A) Der Widerspru[X.]h ri[X.]htete si[X.]h na[X.]h ausdrü[X.]kli[X.]her Erklärung der Widerspre[X.]henden in ihrem [X.] vom 30. Januar 2014 nur no[X.]h gegen einen Teil der Dienstleistungen aus den Klassen 35 und 45, nämli[X.]h

Klasse 35: Eingabe von Daten in eine Datenbank; Unternehmensberatung; betriebswirts[X.]haftli[X.]he Beratung; Beratung von Angehörigen der re[X.]htsberatenden Berufe auf organisatoris[X.]hem, betriebswirts[X.]haftli[X.]hem sowie personellem Gebiet;

Klasse 45: re[X.]htli[X.]he Beratung; Re[X.]htsberatung und -vertretung; Dienstleistungen eines Anwaltsbüros; Dur[X.]hführung von S[X.]hutzre[X.]hts- und Benutzungsre[X.]her[X.]hen; Vermittlung von Re[X.]htsanwälten.

Diese Bes[X.]hränkung des Widerspru[X.]hs, in der die Rü[X.]knahme des Widerspru[X.]hs für die darüber hinausgehenden Dienstleistungen zu sehen ist, geht eindeutig aus dem [X.] der Widerspre[X.]henden hervor (vgl. [X.] 92 d. VA., Seite 3 des [X.]es: „Ferner ri[X.]htet si[X.]h der Widerspru[X.]h nur no[X.]h gegen die Dienstleistungen […].). Offensi[X.]htli[X.]h hat die Markenstelle diese Bes[X.]hränkung übersehen. Gem. § 82 Abs. 1 S. 1 [X.] i. V. m. § 308 Abs. 1 ZPO war die Markenstelle aber ni[X.]ht befugt, über Waren und Dienstleistungen zu ents[X.]heiden, die ni[X.]ht mit dem Widerspru[X.]h angegriffen worden sind. Die Lös[X.]hungsanordnung für diejenigen – im Tenor genannten – Dienstleistungen, die gar ni[X.]ht mehr angegriffen waren, ist allein s[X.]hon deshalb aufzuheben (vgl. hierzu [X.], Bes[X.]hluss vom 28.05.2008, 29 W (pat) 52/07).

B) Für die übrigen - zuletzt no[X.]h angegriffenen - Dienstleistungen der jüngeren Marke ist dagegen eine Gefahr von Verwe[X.]hslungen gemäß §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] gegeben. Diesbezügli[X.]h verbleibt es bei der Ents[X.]heidung der Markenstelle, mit der Folge, dass die Bes[X.]hwerde insoweit zurü[X.]kzuweisen ist.

Ob Verwe[X.]hslungsgefahr vorliegt, ist na[X.]h ständiger Re[X.]htspre[X.]hung sowohl des Europäis[X.]hen Geri[X.]htshofes als au[X.]h des Bundesgeri[X.]htshofes unter Berü[X.]ksi[X.]htigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. z. B. EuGH [X.], 933 - [X.]; [X.], 1098 - [X.]/[X.]; [X.], 64 - Maalox/[X.]; [X.], 833 - Culinaria/[X.]; GRUR 2016, 382 - [X.]/[X.] DEUTSCHE [X.]). Von maßgebli[X.]her Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnli[X.]hkeit der Waren, die Identität oder Ähnli[X.]hkeit der Marken sowie die Kennzei[X.]hnungskraft und der daraus folgende S[X.]hutzumfang der Widerspru[X.]hsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für si[X.]h gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer We[X.]hselwirkung den Re[X.]htsbegriff der Verwe[X.]hslungsgefahr.

Die Dienstleistungen der Klasse 45 der angegriffenen Marke sind identis[X.]h zu den [X.] aus dieser Klasse. Im Falle der Dienstleistung „

Au[X.]h im Umfang der angegriffenen Dienstleistung „

S[X.]hließli[X.]h liegen die Dienstleistungen „

Der Widerspru[X.]hsmarke „[X.]“ kann ni[X.]ht dur[X.]hgehend eine dur[X.]hs[X.]hnittli[X.]he Kennzei[X.]hnungskraft zugebilligt werden. In Bezug auf die Dienstleistungen, die von einem Anwalt erbra[X.]ht werden können, ist die Kennzei[X.]hnungskraft ges[X.]hwä[X.]ht (vgl. hierzu s[X.]hon [X.], Bes[X.]hluss vom 21.05.2014, 29 W (pat) 59/12 – [X.]tipp/[X.]). Zwar ist „[X.]“ keine lexikalis[X.]h erfasste Abkürzung für den Begriff „[X.]kat“, der Begriffsanklang an „[X.]kat“ ist jedo[X.]h deutli[X.]h erkennbar. „[X.]kat“ bezei[X.]hnet bildungsspra[X.]hli[X.]h einen (Re[X.]hts)Anwalt (vgl. [X.] unter www.duden.de). Der Begriff „[X.]kat“ wird mittlerweile wieder vielfa[X.]h als Synonym für „Anwalt/Re[X.]htsanwalt“ allgemein verwendet (anders no[X.]h [X.], Bes[X.]hluss vom 08.03.2006, 29 W (pat) 25/04 -adv§katphone./.[X.]phone). Es handelt si[X.]h damit bei „[X.]kat“ um einen bes[X.]hreibenden Hinweis auf den Dienstleistungserbringer. Bei der Verkürzung des Sa[X.]hbegriffs [X.]kat auf „[X.]“ bleibt der Bedeutungsgehalt ohne weiteres erkennbar, im Übrigen deutli[X.]h klarer als in Bezug auf die lexikalis[X.]h erfasste, mehrdeutige Abkürzung „[X.]“. Das Markenwort „[X.]“ besitzt daher bes[X.]hreibende Anklänge für re[X.]htsberatende Dienstleistungen im weitesten Sinne (so s[X.]hon [X.], Bes[X.]hluss vom 30.05.2006, 24 W (pat) 239/04 - advoConta[X.]t./.ADVO[X.]ontra[X.]t; Bes[X.]hluss vom 28.07.2004, 32 W (pat) 356/02 - ADVOBOX./.[X.]fax). Bei einer für die angespro[X.]henen Verkehrskreise erkennbar engen Anlehnung eines Markenworts an einen bes[X.]hreibenden Begriff verfügt das Zei[X.]hen aber regelmäßig nur über unterdur[X.]hs[X.]hnittli[X.]he Kennzei[X.]hnungskraft (vgl. [X.], 905, 907 Rn. 16 - Pantohexal).

Hinsi[X.]htli[X.]h der hier relevanten Dienstleistungen der Klassen 35 und 45 sind angespro[X.]hene Verkehrskreise die Allgemeinheit der Verbrau[X.]her wie au[X.]h Fa[X.]hverkehrskreise. Insoweit ist von einer zumindest normalen Aufmerksamkeit des Publikums, wenn ni[X.]ht sogar im Hinbli[X.]k auf die Art und die Bedeutung der Dienstleistungen von einer erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen. Die im Ähnli[X.]hkeitsberei[X.]h liegenden Dienstleistungen der Klasse 35 ri[X.]hten si[X.]h an ein unternehmeris[X.]h tätiges Fa[X.]hpublikum, so dass insoweit ohnehin ein erhöhter Aufmerksamkeitsgrad anzusetzen ist (vgl. [X.], Bes[X.]hluss vom 21.05.2014, 29 W (pat) 59/12).

Bei dieser Ausgangslage hat die angegriffene Marke zum si[X.]heren Auss[X.]hluss einer markenre[X.]htli[X.]h relevanten Verwe[X.]hslungsgefahr einen re[X.]ht deutli[X.]hen Abstand zur Widerspru[X.]hsmarke einzuhalten.

Die Marken „[X.][X.]“ und „[X.]“ in ihrer Gesamtheit unters[X.]heiden si[X.]h wegen des zusätzli[X.]hen [X.] „[X.]“ in der angegriffenen Marke in s[X.]hriftbildli[X.]her, klangli[X.]her und begriffli[X.]her Hinsi[X.]ht ausrei[X.]hend deutli[X.]h voneinander.

Denno[X.]h ist eine unmittelbare Verwe[X.]hslungsgefahr gegeben, weil die angegriffene Marke jedenfalls in klangli[X.]her Hinsi[X.]ht von ihrem Wortbestandteil „[X.]“ geprägt wird, der identis[X.]h mit der Widerspru[X.]hsmarke ist.

Bei dem übereinstimmenden Bestandteil „[X.]“ handelt es si[X.]h – wie bei der Kennzei[X.]hnungskraft der Widerspru[X.]hsmarke ausgeführt – um eine für Re[X.]hts-Dienstleistungen unterdur[X.]hs[X.]hnittli[X.]h kennzei[X.]hnungskräftige Angabe, die glei[X.]hwohl aber s[X.]hutzfähig ist. Der weitere in der angegriffenen Marke enthaltene Bestandteil „[X.]“ ist dagegen eine s[X.]hutzunfähige Angabe, weil sie nur einen geografis[X.]hen Herkunftshinweis bezügli[X.]h der angebotenen Dienstleistungen benennt (vgl. [X.], Bes[X.]hluss vom 6. Juli 2016, 29 W (pat) 11/15, [X.] Deuts[X.]hland/[X.]). Der angespro[X.]hene Verkehr wird - selbst mit erhöhter Aufmerksamkeit - in „[X.]“ nur einen sol[X.]hen bes[X.]hreibenden Hinweis auf eine europaweite Tätigkeit und nur in „[X.]“ den eigentli[X.]h herkunftshinweisenden Bestandteil sehen und die Marke au[X.]h nur so benennen. Anders als in dem vom erkennenden Senat ents[X.]hiedenen Fall 29 W (pat) 59/12 - [X.]tipp/[X.], liegt nämli[X.]h auf Seiten der angegriffenen Marke keine gesamtbegriffli[X.]he Aussage vor.

Damit stehen si[X.]h mit „[X.]“ und „[X.]“ klangli[X.]h identis[X.]he Marken gegenüber, so dass eine unmittelbare Verwe[X.]hslungsgefahr zu bejahen ist.

C) Für eine Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 [X.] besteht kein Anlass.