Bundesgerichtshof, Urteil vom 31.01.2017, Az. X ZR 119/14

Die Beklagte ist Inhaberin des am 15. Dezember 2003 unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 18. Dezember 2002 angemeldeten und mit Wirkung für die [X.] erteilten [X.] Patents 1 571 938 (Streitpatents). Nach Durchführung eines Beschränkungsverfahrens nach Art. 105a EPÜ umfasst das Streitpatent 30 Patentansprüche, von denen die Ansprüche 1 bis 13 und 30 auf einen Fußbekleidungsartikel gerichtet sind und die nebengeordneten Ansprüche 14 und 26, jeweils mit Unteransprüchen, Herstellungsverfahren betreffen. Patentanspruch 1 der beschränkten Fassung lautet in der Verfahrenssprache:

Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei auch in der beschränkten Fassung unzulässig erweitert; er sei nicht neu und beruhe nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Die Beklagte hat das Streitpatent in der geltenden Fassung und mit zahlreichen Hilfsanträgen verteidigt. Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt.

Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie das Streitpatent in einer weiter beschränkten Fassung, die dem erstinstanzlichen Hilfsantrag I entspricht, und hilfsweise mit acht weiteren Anspruchsfassungen verteidigt. Die Patentansprüche 1, 14 und 26 lauten in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung wie folgt:

Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Die zulässige Berufung bleibt ohne Erfolg.

I. Das Streitpatent betrifft [X.] ("Fußbekleidungsartikel") mit einer Sohle und einem an der Sohle befestigten gestrickten Oberteil sowie Verfahren zur Herstellung des gestrickten Oberteils.

1. Nach der Patentbeschreibung sind die für das Oberteil ausgewählten Materialien je nach Art des Fußbekleidungsartikels unterschiedlich, umfassen (include) jedoch im Allgemeinen ein Textilmaterial. [X.]ortschuhe beispielsweise enthielten oft textiles Obermaterial, das mit einer duroplastischen Schaumstoffschicht vernäht oder verklebt sei (Abs. 2).

Das textile Material könne mit Hilfe verschiedener Techniken zum maschinellen Verarbeiten von Garn wie Weben (interweaving), Verflechten (inter-twining) und Verdrillen ([X.]) sowie Verschlingen (interlooping) hergestellt werden. Verflechten und Verdrillen umfassten Herstellungsverfahren wie Flechten und Knüpfen, Verschlingen beinhalte die Bildung einer Vielzahl von Reihen aus Maschen, wobei Stricken (knitting) das verbreitetste Verfahren zur Herstellung von Maschenware sei (Abs. 5 und 6).

Mit den bei [X.]oberteilen verwendeten Textilien werde im Allgemeinen eine leichtgewichtige, luftdurchlässige und flexible Struktur erzielt, die den Fuß komfortabel halte. Um [X.] Strapazierfähigkeit und Dehnfestigkeit zu verleihen, würden üblicherweise zusätzliche Materialien wie Leder, synthetisches Leder oder Gummi mit dem Textil kombiniert (Abs. 8). Dabei sei der Einsatz mehrerer Materialien zur Realisierung unterschiedlicher Eigenschaften aus der Fertigungsperspektive häufig ineffizient. Die Verwendung zusätzlicher Materialien neben Textilien könne zudem Temperatur und Feuchte im [X.] erhöhen und seine Atmungsfähigkeit verringern (Abs. 9 und 10).

2. Das Streitpatent betrifft danach das - in der Patentschrift nicht ausdrücklich angesprochene - technische Problem, mit effizienten Mitteln Strapazierfähigkeit und Festigkeit von textilem [X.]werk bei Erhaltung des Tragekomforts zu erhöhen.

3. Als Lösung schlägt das Streitpatent in Patentanspruch 1 in der in zweiter Instanz verteidigten Fassung [X.] mit folgenden Merkmalen vor (Merkmale des Patentgerichts in eckigen Klammern):

Hierdurch soll, wie es am Ende des Patentanspruchs 1 ausdrücklich heißt, erreicht werden, dass dem Oberteil durch die verklebten Bereiche Stabilität verliehen wird, ohne dass zusätzliche Materialkomponenten eingearbeitet werden müssen.

4. Zum Verständnis der durch diese Merkmale beschriebenen technischen Lehre, die durch das in der nachfolgend eingefügten Figur 1 des Streitpatents dargestellte Ausführungsbeispiel veranschaulicht wird, ist zu erläutern:

b) Das patentgemäße textile Oberteil besteht aus maschinell verarbeiteten Garnen, die erste und zweite Fasern (fibers) oder Filamente enthalten (Merkmal 3), die mit dem Oberbegriff strands (nachfolgend zur Vereinfachung als Fasern) bezeichnet werden (Abs. 28) und in einem verklebten Bereich (fused area) durch Ausnutzung der thermoplastischen Eigenschaften der für die erste Faser verwendeten Polymere (Merkmal 4) miteinander verklebt werden (Merkmal 5.1). Die ersten Fasern weisen dabei zwei unterschiedliche thermoplastische Materialien auf, die unterschiedliche Schmelztemperaturen haben (Merkmale 4.1 und 4.2); sie können als Faserkern und -hülle ausgebildet sein. Je nach gewünschter Ausgestaltung des textilen Oberteils kann dabei das Schmelzen nur des äußeren Materials oder, wenn ein höherer Verklebungsgrad erforderlich ist, auch beider Polymermaterialien angezeigt sein. Demnach können im Rahmen der Erfindung Fasern mit verschiedenen Kombinationen von thermoplastischen Polymermaterialien genutzt werden (Abs. 45). Im Vergleich zu nicht verklebten Bereichen weisen verklebte Bereiche größere Steifheit, Dehnfestigkeit, Abriebfestigkeit und Strapazierfähigkeit auf und können deshalb für verbesserten Halt und bessere Stabilität des [X.]s sorgen (Abs. 35, 42).

II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung, soweit für das Berufungsverfahren von Interesse, im Wesentlichen wie folgt begründet.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sei durch die [X.] [X.] ([X.]) nahegelegt. Der Fachmann, ein Fachhochschulingenieur der Fachrichtung Lederverarbeitung und [X.]technik mit mehrjähriger Erfahrung in der Herstellung und Entwicklung von [X.]en, der gegebenenfalls einen Fachhochschulingenieur der Fachrichtung Textiltechnik zu Rate ziehe, werde die [X.] trotz des Alters der Druckschrift heranziehen. Auch wenn bei der Herstellung von [X.]en kurze Entwicklungszeiten die Regel seien, habe die Entwicklung in diesem Bereich nicht lange [X.] stagniert. Das Bedürfnis, andere Materialien als Leder für das Obermaterial einzusetzen, sei nicht nur auf eine auf Mangel an Leder in der Nachkriegszeit beschränkte Entwicklung zurückzuführen. Vielmehr sei gerade bei [X.]ortschuhen in den letzten Jahrzehnten ein Trend zu textilen Obermaterialien zu erkennen; beispielsweise bei [X.] sei eine Nachfrage nach stabilen und trotzdem leichten [X.]en vorhanden. Für den Fachmann habe deshalb hinreichend Anlass bestanden, sich im älteren Stand der Technik umzusehen. Ihm seien zum Prioritätszeitpunkt die verschiedenen, zur Fertigung von [X.]oberteilen verwendbaren Textilien und deren Eigenschaften bekannt gewesen. Bei der Entscheidung, ein geeignetes, beispielsweise gestricktes textiles Material zu verwenden, weil es besonders stabil oder besonders elastisch sei, handele es sich demnach um eine fachmännische Auswahl.

Das textile Oberteil der [X.] werde durch Weben oder Wirken aus maschinell verarbeiteten Garnen gebildet ([X.], [X.] 20). Dabei handele es sich um ein Mischgewebe aus Textil- und [X.]. Das [X.]oberteil weise einen verklebten Bereich auf; an Teilen, die etwa für die Fersen- oder Zehenkappe verwendet würden, werde es an örtlich begrenzten Stellen einer [X.] unterzogen, womit eine entsprechende Härtung erreicht werde ([X.], [X.] 11-17). Danach verschmölzen Schuss- und Kettfäden thermoplastisch miteinander, wobei es möglich sei, dass sowohl der Schuss- als auch der Kettfaden oder nur einer der beiden Fäden thermoplastisch sei und durch Verschmelzung und anschließende Härtung mit den anderen Fäden ein festes Gewebe entstehe. Dies entspreche den Merkmalen des Streitpatents, wonach der verklebte Bereich zumindest teilweise aus ersten und zweiten miteinander verklebten Fasern gebildet sei. Da nur bestimmte Teile oder Bereiche verklebt würden, werde zwangsläufig auch ein nicht verklebter Bereich erzeugt. Der in der Schrift ([X.], [X.] 18-24) aufgezeigte Nachteil des Standes der Technik, dass die klebenden Fäden aufwändig an bestimmten Stellen im Textil eingebracht werden müssten, lege es nahe, die beschriebenen Fäden auch an nicht zu verstärkenden Stellen einzusetzen und die Fasern nur an den zu verstärkenden Stellen zu verkleben. Aus der Entgegenhaltung ergebe sich schließlich der Hinweis ([X.], [X.] 49-55), das textile Material zuerst zuzuschneiden und sodann festzulegen, welche Bereiche verfestigt werden müssten, weil sie beispielsweise als Fersen- oder Zehenteil dienen sollten.

Der erfindungsgemäße [X.] unterscheide sich nach alledem von dem Gegenstand der [X.] nur durch die Verwendung eines zweiten thermoplastischen Materials mit einer zweiten Schmelztemperatur. Da die [X.] indessen offenbare, das [X.]oberteil aus [X.] mit [X.] und textilen Fasern herzustellen, und der Fachmann die verschiedenen Textilfasern und deren Vor- und Nachteile kenne, könne es nicht als erfinderisch angesehen werden, hieraus geeignete thermoplastische Fasern auszuwählen. Da die [X.] als Schmelzklebefasern wirken und die restlichen Fasern üblicherweise ihre vorhandene Struktur erhalten sollten, liege es nahe, das zweite thermoplastische Material mit einer zweiten, höheren Schmelztemperatur auszuwählen. Auch dessen Verwendung für die ersten Fasern führe angesichts der bekannten [X.] nicht zu einem patentfähigen Gegenstand.

Der Gegenstand der Patentansprüche 14 und 26 sei ebenfalls durch [X.] in Verbindung mit dem [X.] Patent 2 314 098 ([X.]) nahegelegt. Der Fachmann erkenne, dass zur Verklebung bestimmter festgelegter Bereiche nur drei Möglichkeiten zur Verfügung stünden, nämlich das gesamte Oberteil mit schmelzbaren Fasern zu versehen und dann die festgelegten Bereiche einer Wärmebehandlung zu unterziehen oder nur die festgelegten Bereiche mit schmelzbaren Fasern zu versehen und sodann das gesamte Oberteil oder nur die festgelegten Bereiche einer Wärmebehandlung zu unterziehen. Die ersten beiden Methoden beschreibe [X.], die dritte Methode sei in [X.] offenbart ([X.], [X.]. [X.]., [X.] 40-49 i.V.m. [X.]. [X.]., [X.] 10-17). Der Entgegenhaltung sei zu entnehmen, dass nur bestimmte Bereiche des Oberteils erwärmt würden, um zu vermeiden, dass die Flexibilität und Weichheit der übrigen Teile verloren gehe. Dies sei darauf zurückzuführen, dass das Oberteil zum Teil aus elastischen Fasern bestehe, deren Elastizität durch die Wärmebehandlung litte. Der Fachmann erkenne ohne weiteres, dass eine Wärmebehandlung des gesamten Oberteils möglich sei, wenn es aus Fasermaterial gefertigt sei, welches bei einer Wärmebehandlung nicht geschädigt werde. Die Wärmebehandlung des gesamten Oberteils zum Verkleben bestimmter Bereiche sei zudem weniger aufwändig, da für die gezielte Erwärmung von bestimmten Bereichen ein an diese Bereiche angepasstes Werkzeug benötigt werde. Aus den drei genannten Möglichkeiten auszuwählen, sei rein fachmännisches Handeln.

Die mit den [X.] verteidigten Fassungen des Streitpatents beruhten ebenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

III. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren stand.

1. Der mit dem Hauptantrag verteidigte Gegenstand des Streitpatents ist dem Fachmann durch die Entgegenhaltung [X.] und das [X.] Patent 2 440 393 ([X.]) nahegelegt (Art. 56 EPÜ).

a) Ohne Erfolg rügt die Berufung die Definition des Fachmanns durch das Patentgericht als fehlerhaft.

Das Patentgericht hat den Fachmann als Fachhochschulingenieur der Fachrichtung Lederverarbeitung und [X.]technik mit mehrjähriger Erfahrung in der Herstellung und Entwicklung von [X.]en definiert. Dagegen wendet sich die Berufung zu Recht nicht.

Soweit das Patentgericht angenommen hat, dieser Fachmann ziehe gegebenenfalls einen Fachhochschulingenieur der Fachrichtung Textiltechnik zu Rate, ist dies ebenso wenig zu beanstanden. Denn das Patentgericht hat damit nicht in Zweifel gezogen, dass die Hinzuziehung dieses zweiten Fachmanns nicht ohne weiteres angenommen werden kann, sondern im Einzelfall der Rechtfertigung bedarf. Da - wie auch die Berufung nicht in Zweifel zieht - im Prioritätszeitpunkt für [X.]obermaterialien Textilien vielfach verwendet wurden, kann indessen eine solche Rechtfertigung nicht von vornherein ausgeschlossen werden.

b) Zu Recht hat das Patentgericht [X.] als Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit herangezogen. Entgegen der Auffassung der [X.] hatte der Fachmann Anlass, diese Entgegenhaltung zu berücksichtigen. Der zum Prioritätszeitpunkt fast fünfzig Jahre zurückliegende Anmeldetag der Entgegenhaltung steht dem nicht entgegen.

aa) Ob sich dem Fachmann ein bestimmter Stand der Technik als möglicher Ausgangspunkt seiner Bemühungen anbot, hängt nach ständiger Rechtsprechung des [X.] nicht davon ab, ob es sich hierbei um den nächstliegenden Stand der Technik handelt. Die Einordnung eines bestimmten Ausgangspunkts als - aus Ex-post-Sicht - nächstkommender Stand der Technik ist weder ausreichend ([X.], Urteil vom 16. Dezember 2008 - [X.], [X.]Z 179, 168 = [X.], 382 Rn. 51 - Olanzapin) noch erforderlich ([X.], Urteil vom 18. Juni 2009 - [X.], [X.], 1039 Rn. 20 - [X.]). Die Wahl des Ausgangspunkts bedarf daher der Rechtfertigung, die in der Regel in dem Bemühen des Fachmanns liegt, für einen bestimmten Zweck eine bessere oder andere Lösung zu finden, als sie der Stand der Technik zur Verfügung stellt ([X.]Z 179, 168 - Olanzapin; [X.], Urteil vom 5. Oktober 2016 - [X.], [X.], 148 Rn. 42 f. - Opto-Bauelement).

bb) Dabei bildet das Alter einer bestimmten Entgegenhaltung nur eines von mehreren als relevant in Frage kommenden Kriterien. Nach der Rechtsprechung des [X.] ist es eine Frage des Einzelfalls, dessen Umstände umfassend zu würdigen sind, ob ein Stagnieren des Stands der Technik über lange [X.] darauf hindeutet, dass die neue Erfindung dem Fachmann durch den Stand der Technik nicht nahegelegt war ([X.], Urteil vom 29. Juni 2010 - [X.], [X.], 992 Rn. 28 - [X.]). Ebenso ist es eine Frage des Einzelfalls, ob außer aktuellen technischen Lösungen, die der Fachmann in der Regel ohne weiteres auf ihre Eignung als Ausgangspunkt für eine Weiterentwicklung prüfen wird, hierfür auch ältere Lösungen in Betracht zu ziehen sind. Zu den zu [X.] können die Entwicklungszyklen auf dem in Rede stehenden Gebiet ebenso gehören wie die Abhängigkeit der Produktentwicklung von außertechnischen Faktoren wie etwa in der Bekleidungs- und [X.]industrie zu berücksichtigenden jeweils aktuellen modischen Trends. Es kann aber auch nicht unberücksichtigt bleiben, dass die zur Rechtfertigung des vom Fachmann gewählten Ausgangspunkts anzustellenden Überlegungen nur ein Hilfskriterium bei der Beurteilung der Frage betreffen, ob die technische Lehre der Erfindung auf erfinderischer Tätigkeit beruht. [X.] eine seit vielen Jahren bekannte technische Lösung, die die wesentlichen Elemente der Erfindung bereits enthält, mit der Begründung unbeachtet, der Fachmann hätte den Lösungsansatz wegen des zeitlichen Abstands nicht in Betracht gezogen, würde nicht ein neuer und erfinderischer Beitrag zum Stand der Technik mit einem Schutzrecht gewürdigt, sondern die bloße "Wiederentdeckung" eines bekannten technischen Konzepts prämiert. Es bedarf daher in derartigen Fällen einer besonders sorgfältigen Prüfung, ob die ältere Lösung tatsächlich außerhalb desjenigen Bereichs liegt, in dem sich am [X.] aus fachmännischer Sicht mögliche Ansatzpunkte für die Lösung des technischen Problems finden ließen.

cc) Im Streitfall bildete die [X.] einen solchen möglichen Ansatzpunkt.

(1) Beide auf dem Gebiet der [X.]ortartikelherstellung tätigen Parteien gehen übereinstimmend davon aus, dass die Entwicklungszyklen bei [X.]en, insbesondere [X.]ortschuhen, relativ kurz sind und es sich bei der [X.]entwicklung und -herstellung um einen schnelllebigen Wirtschaftssektor handelt. Entgegen der Auffassung der [X.] bedeutet dies aber nicht, dass die Weiterentwicklung stetig, schnell und in nur eine technische Richtung erfolgt und für den Fachmann ein Rückgriff auf eine ältere oder längere [X.] nicht mehr angewandte Technik grundsätzlich nicht in Betracht kommt. Dagegen spricht zunächst die nicht substantiiert angegriffene und im Grundsatz mit der Beschreibung des Streitpatents übereinstimmende Feststellung des Patentgerichts, dass gerade bei [X.]ortschuhen in den letzten Jahrzehnten ein Trend zu stabilen und trotzdem leichten [X.]en mit textilen Obermaterialien zu erkennen ist. Darüber hinaus unterliegen, wie die Klägerin zutreffend ausführt, [X.]e und [X.]ortartikel modischen Trends, weswegen Neuerungen nur zum Teil allein technischen Entwicklungen geschuldet sind. So stellt die Beklagte nicht in Abrede, dass [X.]ortartikelhersteller, um einen "Retrolook" zu schaffen, gegebenenfalls auf optische Stilmittel aus der Vergangenheit zurückgreifen. Dementsprechend hat der Fachmann Anlass, bei der "Wiederkehr" einer bestimmten Gestaltung oder eines bestimmten Materials auch ältere Lösungen zu deren technischer Realisierung in Betracht zu ziehen.

(2) Wie auch die Streitpatentschrift angibt, stellte sich dem Fachmann die im Prioritätszeitpunkt verbreitete Anbringung von Verstärkungs- und Versteifungselementen aus anderem Material als dem für das [X.]oberteil verwendeten Textil als herstellungstechnisch aufwändig und demgemäß nachteilig dar. Es mag sein, dass der Fachmann in erster Linie bestrebt war, innerhalb dieser Entwicklungslinie nach weniger aufwändigen Lösungen zu suchen. Der Fachmann hatte aber auch Anlass zu der Prüfung, ob sich im Stand der [X.]herstellungstechnik andere Ansätze zu einer Verringerung dieses Aufwands fanden. Einen solchen Ansatz fand der Fachmann in der [X.], die die Verstärkung und Versteifung eines textilen [X.]oberteils durch Versteifung des Textils selbst lehrt.

(3) Auf den von der Berufung betonten Gesichtspunkt, es habe im Prioritätszeitpunkt nicht nahegelegen, ein gestricktes Oberteil für hinreichend fest ausführbar und damit für die [X.]- und insbesondere [X.]ortschuhherstellung geeignet zu halten, kommt es in diesem Zusammenhang nicht an. Um die Entgegenhaltung [X.] in Betracht zu ziehen, musste der Fachmann nicht von einem gestrickten Oberteil ausgehen, sondern konnte ein Textilgewebe zugrundelegen, wie es im Prioritätszeitpunkt verbreitet verwendet wurde.

c) Der Gegenstand des Patentanspruchs 1, dessen Merkmale mit Ausnahme des Merkmals 4.2 [1.8] in [X.] offenbart sind, ist durch die Entgegenhaltung nahegelegt.

aa) [X.] bezieht sich auf ein [X.]oberteil, das aus einem Mischgewebe oder Mischgewirk mit Fäden aus Textil- und [X.] hergestellt und an wählbaren Stellen durch [X.] versteift ist. Die Schrift erläutert, dass und auf welche Weise thermoplastische Fäden zu einer Härtung des Gewebes oder Gewirks beitragen, nämlich durch Verschmelzung von Schuss- und Kettfaden und anschließende Härtung ([X.], [X.] 11-17). Den Nachteil dieser schon damals bekannten Technik sieht die Schrift darin, dass der Anteil der [X.] an den zu härtenden Stellen berücksichtigt werden müsse. Es wird deshalb vorgeschlagen, nicht unterschiedlich zusammengesetzte Fäden zu verwenden, sondern die Mischung im Faden selbst vorzunehmen und erst nach dem Zuschnitt des Gewebes den [X.] zur [X.] an den gewünschten Stellen auszunutzen ([X.], [X.] 32-54).

bb) Damit ist ein Verkleben im Sinne des Streitpatents offenbart, denn durch das Verschmelzen wird, wie das Patentgericht zutreffend angenommen hat, eine Verbindung zwischen den Fasern hergestellt, die zu einer Härtung und Verfestigung der so behandelten Bereiche des textilen Materials führt. Die Härtung wird dadurch erreicht, dass "an örtlich begrenzten Stellen eine an sich bekannte [X.] durchgeführt wird" ([X.], [X.] 51-54). Auch bei der Darstellung einer Ausführungsform, bei der ein Baumwollgewebe an der Innenseite des Fersenteils angeordnet wird, werden "[X.]" und "thermoplastische Befestigung" gleichgesetzt ([X.]. 2, [X.] 18-25). Damit unterscheidet die Schrift entgegen der Meinung der Berufung nicht zwischen einer Erwärmung auf eine Temperatur unterhalb des [X.] (= [X.]) und einem Verschmelzen im engeren Sinne. Sie offenbart gleichzeitig eine Verklebung nur bestimmter Teile oder Bereiche des textilen Oberteils. Dies hat zur Folge, dass auch nicht verklebte Bereiche, in denen die Fasern nicht (teilweise) aufgeschmolzen und folglich nicht miteinander verklebt sind, vorhanden sind. Die durch die [X.] herbeigeführte Härtung wird insbesondere zur Verfestigung des Zehen- und Fersenbereichs des [X.]s eingesetzt und soll [X.]oberteil Stabilität verleihen, ohne dass möglicherweise zusätzliche Verstärkungskomponenten eingearbeitet werden müssen ([X.], [X.] 49-54). Die Annahme der Berufung, die [X.] beziehe sich stets auf das gesamte [X.]oberteil, findet in der Entgegenhaltung keine Grundlage.

cc) Nach dem in der Entgegenhaltung nicht offenbarten Merkmal 4.2 [1.8] sind die ersten Fasern nicht nur aus einem, sondern aus einem ersten und einem zweiten thermoplastischen Material mit jeweils unterschiedlichen Schmelztemperaturen gebildet. Nach der Entgegenhaltung [X.] waren allerdings bereits [X.], bestehend aus Textilfäden und [X.] bekannt. In der Schrift ist hierzu ausgeführt, dass die Mischung mit dem thermoplastischen Werkstoff erfindungsgemäß nicht im Gewebe oder Gewirk, sondern im Faden selbst stattfinde ([X.], [X.] 38-42). Damit lehrt [X.] grundsätzlich das Mischen "in der Faser" (so ausdrücklich [X.], [X.] 42). Wie das Patentgericht unangegriffen festgestellt hat, waren dem Fachmann die Eigenschaften von Textilfasern und thermoplastischen Fasern grundsätzlich geläufig. Er hatte zudem Anlass, einen besser qualifizierten Fachmann für die Verarbeitung von Kunstfasern hinzuzuziehen, wenn er die Möglichkeiten der Ausgestaltung thermoplastischer Fasern nicht hinreichend überblickte. Da die [X.] ihn lehrt, den Faden so zusammenzusetzen, dass ihm an unterschiedlichen Stellen durch die [X.] unterschiedliche Eigenschaften verliehen werden, war ihm damit grundsätzlich der Weg dazu gewiesen, die Möglichkeit der Differenzierung durch die Verwendung zweier unterschiedlicher Thermoplaste für einen Faden noch zu erhöhen, wenn ihm dies zur Verbesserung der Eigenschaften des [X.]s oder im Hinblick auf ein zweckmäßiges Herstellungsverfahren sinnvoll erschien. Dieser Annahme steht das Argument der [X.], die [X.] strebe - vor allem für den Einsatz für medizinische Zwecke ([X.]. 3, [X.] 1-4) - eine erhöhte Elastizität an, nicht entgegen. Denn da die [X.] ohnehin an wählbaren ([X.], [X.] 35) und örtlich begrenzten Stellen ([X.], [X.] 51, 52) durchgeführt wird, so dass auch nicht thermoplastisch verschmolzene oder nicht versteifte Bereiche an [X.]oberteil vorhanden sind, die die notwendige Elastizität gewährleisten, verbessert sich im Gegenteil durch zwei Thermoplaste erkennbar die Möglichkeit, bei der Versteifung nicht weiter zu gehen als notwendig. Dabei ist die vom Patentgericht erörterte Frage, ob es für den Fachmann nahegelegen hat, das Mischgewebe der [X.] durch zwei thermoplastische Materialien zu ersetzen, ohne Belang, da der Patentanspruch keine Aussage zum Material der zweiten Fasern enthält.

dd) Für den Einsatz von versteiftem Gewebe mit zwei unterschiedlichen thermoplastischen Fasern, das auch zur Herstellung von [X.]en verwendet wird, ergibt sich darüber hinaus ein Vorbild aus der [X.]n [X.] 2 018 762 ([X.]). Dort ist ein Gewebe beschrieben, bei dem die oder eine beträchtliche Anzahl der Fäden des Gewebes aus einem ersten filmbildenden Polymer und einem darin eingearbeiteten zweiten Polymer bestehen und bei dem das erste Polymer einen niedrigeren Schmelzpunkt als das zweite hat ([X.], [X.], 2. Abs.; [X.], 3. Abs. und [X.], 1. Abs. zur Anwendung bei [X.]en).

d) Der verteidigte Patentanspruch 14 betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines Fußbekleidungsartikels nach dem [X.] 1. Für die Patentfähigkeit gilt insoweit nichts anderes.

e) Das Verfahren nach Patentanspruch 26 ist aus den vom Patentgericht angegebenen Gründen, aber auch durch die Entgegenhaltungen [X.] und [X.] nahegelegt.

aa) Der Gegenstand von Patentanspruch 26 unterscheidet sich, wie das Patentgericht zutreffend und von den Parteien unbeanstandet angenommen hat, von dem Gegenstand der [X.] durch die Lehre, eine schmelzbare Faser lediglich in ausgewählten Bereichen des gestrickten Oberteils anzuordnen und das gesamte Oberteil zu erwärmen, um die schmelzbare Faser in den ausgewählten Bereichen mit einer angrenzenden Faser zu verkleben.

bb) Wie die Entgegenhaltung [X.] erwähnt, war es bereits bekannt, thermoplastische Fäden in ein Gewebe oder Gewirk für ein [X.]oberteil einzuarbeiten ([X.], [X.] 11-17), wobei die Einarbeitung an genau bestimmten Stellen, die anschließend gehärtet werden ([X.], [X.] 21, 22), erfolgt. Es ist dann lediglich eine Frage der Zweckmäßigkeit, ob nur diese Stellen erwärmt werden oder aus praktischen Gründen das gesamte Oberteil, bei dem diese Erwärmung in den Bereichen ohne thermoplastisches Material keine unerwünschten Folgen hat. Die Berufung weist zwar zutreffend darauf hin, dass die [X.] die Einarbeitung thermoplastischen Materials nur an bestimmten Stellen des [X.]oberteils als nachteilig ansieht. Des ungeachtet führt sie dem Fachmann jedoch diese Alternative vor Augen.

cc) Ein solches Verfahren ist im Übrigen auch durch [X.] nahegelegt. Die Entgegenhaltung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines leistenangepassten [X.]oberteils aus einem textilen Material, das belastbar ist und die Kontur des [X.] während des Tragens erhält oder beibehält ([X.], [X.] 1-7). In das [X.]oberteil wird ein Garn mit einem thermoplastischen Material aufgenommen ([X.]. 2, [X.] 18-21). In [X.]oberteil gibt es auch nicht verstärkte Abschnitte, die keine thermoplastische Faser enthalten ([X.]. 4, [X.] 43-48). Das gesamte Oberteil wird einer Hitzebehandlung unterzogen, z. B. in ein Dampfbad gegeben, um die thermoplastischen Elemente zu erweichen und sich dann zusammenziehen zu lassen ([X.]. 4, [X.] 4-11). Die transversalen Fasern schmelzen oder haften an den longitudinalen [X.] an und verankern diese in dem Stoff ([X.]. 2, [X.] 26-29). Das gegen die Heranziehung der [X.] gerichtete Argument der Berufung, der [X.] gehe es allein um die Formerhaltung des [X.]s, verfängt nicht. Die Erhaltung der Form eines [X.]s bedeutet nichts anderes als die Erhaltung dessen Stabilität. Die Bewahrung und Erhöhung der Stabilität wird zusammen mit dem Erreichen eines erhöhten Halts als Vorteil der Erfindung nach dem Streitpatent bezeichnet (Abs. 11).

2. Der mit den [X.] I bis [X.] jeweils verteidigte Gegenstand des Streitpatents ist durch den Stand der Technik ebenfalls nahegelegt.

a) Dies gilt zunächst für Hilfsantrag I.

aa) Die Patentansprüche 1, 2 und 3 des [X.] sind an die Ansprüche 1, 14 und 26 der beschränkten Fassung angelehnt. Patentanspruch 1 soll in dieser Fassung wie folgt lauten (zusätzlich eingefügte Merkmale sind unterstrichen):

bb) Die in die Ansprüche nach Hilfsantrag I aufgenommenen Merkmale begründen keine erfinderische Tätigkeit.

(1) Dies gilt zunächst, soweit sie den Gegenstand der Erfindung auf einen [X.]ortschuh beschränken. Das Streitpatent geht davon aus, dass die Verwendung textiler Materialien insbesondere auch bei [X.]ortschuhen üblich war. Soweit die Berufung geltend macht, die Erfindung ermögliche es erstmalig, gestrickte Oberteile sogar im [X.] einzusetzen, kommt dies weder in dem verteidigten Patentanspruch 1 zum Ausdruck, noch ist erkennbar, wie eine solche Abgrenzung formuliert werden könnte. Die Anwendung des nahegelegten textilen Oberteils und des Verfahrens zu seiner Herstellung bei einem [X.]ortschuh kann eine erfinderische Tätigkeit mithin nicht begründen.

(2) Zum anderen geben die zusätzlichen Merkmale vor, an welchen Stellen und auf welche Art bestimmte verklebte textile Bereiche an dem ([X.]ort-)[X.]oberteil angeordnet oder anzuordnen sind, z. B. um die Ferse und den Zehenbereich herum, als Horizontal- und Longitudinalstreifen an der Seite des Oberteils oder auf dem [X.]annabschnitt des Oberteils. Dabei handelt es sich um verschiedene Bereiche eines [X.]oberteils, die üblicherweise verstärkt werden und auch in demjenigen Stand der Technik, von dem das Streitpatent ausgeht, - durch andere Materialien - verstärkt worden sind. Wie das Patentgericht zutreffend angenommen hat, entspricht es ausgehend von [X.] fachmännischem Handeln, das [X.]oberteil an denjenigen Bereichen zu verstärken, in denen eine besondere Festigkeit des Materials und eine damit einhergehende höhere Stabilität des [X.]s erforderlich oder gewünscht ist. Darüber hinaus ist, wie die Klägerin richtig ausführt, die Anordnung verklebter Bereiche im Zehen- und Fersenbereich eines [X.]oberteils aus [X.] bekannt ([X.], [X.] 49-54 und Anspruch 3), ebenso die Versteifung von Rändern und die Ausbildung von Ösen, die nach üblichem Verständnis zur Aufnahme eines Schnürsenkels geeignet sein sollen. Das Anbringen eines verklebten Bereichs auf einer Seite eines [X.]oberteils ist, wie die Klägerin vorbringt, in den [X.] Patentschriften [X.] ([X.]. 2, [X.] 12-18) und [X.] ([X.]. 4, [X.] 48-54) offenbart.

(3) Was das in Patentanspruch 3 nach Hilfsantrag I unter Schutz gestellte Verfahren zur Herstellung eines gestrickten Oberteils für einen [X.]ortschuh betrifft, sind die hinsichtlich der Anordnung von verklebten Bereichen hinzugefügten Merkmale aus den Entgegenhaltungen [X.] ([X.], [X.] 55 - [X.]. 2, [X.] 8 - Verstärkung des Fersenbereichs) und der [X.] Patentschrift 2 343 390 ([X.]), die die Herstellung von [X.]en und insbesondere Methoden zur Versteifung ausgewählter Teile von [X.]en betrifft ([X.], [X.] 1-3, Figur 4 - Verstärkung im Fersen- und Zehenbereich, Vorsehen eines Schnürsystems mit Ösen) bekannt.

(4) Soweit die Beklagte meint, die verklebten Bereiche an verschiedenen Stellen des [X.]ortschuhoberteils stünden in einem Wirkzusammenhang und bildeten eine in ihrer Kombination nicht angeregte technische Einheit, kann dem nicht beigetreten werden. Es mag zwar sein, dass, wie die Berufung ausführt, die Kombination der verklebten Stellen und insbesondere deren Anordnung an der Seite des [X.]s sowie im Bereich des [X.]anns für den Einsatz als [X.]ortschuh von besonderer Bedeutung sind, weil die seitlichen Verklebungen zusätzlichen Halt geben und die verklebten Bereiche am [X.]ann eine optimale Kraftverteilung des Schnürsystems ermöglichen, wobei die seitlichen Verklebungen wiederum die Verteilung der Zugkräfte begünstigen. Gleichwohl handelt es sich aber um fachmännische Ableitungen aus der Anforderung, [X.] mit einem textilen Oberteil an denjenigen Stellen zu versteifen, die für die Stabilität bei gleichzeitig möglichst hohem Tragekomfort von Bedeutung sind; Versteifungen an diesen Stellen waren dem Fachmann demgemäß als solche bekannt (siehe nur die entsprechenden [X.] in der Entgegenhaltung [X.]).

b) Auch aus den [X.] II bis [X.] ergibt sich kein patentfähiger Gegenstand.

Der Anspruch nach Hilfsantrag II ist identisch mit Patentanspruch 26 des Hauptantrags.

Der einzige (Verfahrens)Anspruch nach Hilfsantrag III schränkt den Anspruch nach Hilfsantrag II dahingehend ein, dass verklebte Bereiche an einem Fersenabschnitt auf einer Seite und an einem Zehenabschnitt des Oberteils angeordnet sind. Auch diese Gestaltung, die im Wesentlichen derjenigen nach Anspruch 3 des [X.] entspricht, beruht aus den dargelegten Gründen nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Der einzige Anspruch nach Hilfsantrag IV entspricht dem Verfahrensanspruch 26 nach dem Hauptantrag mit dem - wie ausgeführt nahegelegten - zusätzlichen Merkmal, dass eine erste schmelzbare Faser ein erstes thermoplastisches Polymer mit einer ersten Schmelztemperatur und ein zweites thermoplastisches Polymer mit einer zweiten Schmelztemperatur umfasst.

Der einzige Anspruch nach Hilfsantrag V entspricht dem Patentanspruch nach Hilfsantrag IV mit der bereits erörterten Einschränkung auf einen [X.]ortschuh.

Der Anspruch nach Hilfsantrag VI entspricht dem Patentanspruch nach Hilfsantrag III mit dem zusätzlichen Merkmal, dass unterschiedliche Temperaturen angewendet werden, um unterschiedliche Verklebungsgrade der verklebten Bereiche zu erhalten. Wie das Patentgericht zutreffend und von der [X.] unbeanstandet festgestellt hat, ist dem Fachmann bekannt, dass durch die Anwendung unterschiedlicher Temperaturen unterschiedliche Verklebungsgrade und damit verbunden unterschiedliche Festigkeiten erzielt werden, da die Festigkeit mit dem Anteil des geschmolzenen Materials und der damit verbundenen Zunahme der verklebten Fläche steigt. Sollen zwei Polymere mit unterschiedlichen Schmelzpunkten jedenfalls teilweise erweichen, ist ohnehin die Anwendung unterschiedlicher Temperaturen geboten.

Der Patentanspruch nach Hilfsantrag VII stimmt mit dem Anspruch nach Hilfsantrag III mit der Beschränkung auf einen [X.]ortschuh überein. Der Anspruch nach Hilfsantrag [X.] ist identisch mit Patentanspruch 3 nach Hilfsantrag I.

IV. [X.] beruht auf § 121 Abs. 2 [X.] und § 97 Abs. 1 ZPO.