Bundespatentgericht, Urteil vom 07.03.2018, Az. 6 Ni 69/16 (EP)

Die Beklagte ist seit 21. Februar 2011 eingetragene Inhaberin des aufgrund der internationalen Anmeldung PCT/[X.]/19270 vom 16. September 1998, veröffentlicht als WO 00/16480 [X.] am 23. März 2000, mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der [X.] in der [X.] erteilten [X.]n Patents 1 133 827 ([X.]).

Das beim [X.] unter dem Aktenzeichen 698 36 767.7 geführte [X.] trägt die Bezeichnung

„[X.] REPORTING SATELLITE PAGING SYSTEM

WITH OPTIONAL BLOCKING OF [X.] REPORTING“

(in [X.] laut [X.]schrift:

„[X.] PERSONENRUFSYSTEM MIT STANDORTÜBERMITTLUNG, WOBEI DIE STANDORTÜBERMITTLUNG

[X.] IST“)

und umfasst in der erteilten Fassung 6 Patentansprüche, die mit der am 5. Januar 2012 eingereichten, ursprünglich unter dem Aktenzeichen 1 Ni 10/13 (EP) geführten Nichtigkeitsklage in vollem Umfang angegriffen werden.

Die angegriffenen unabhängigen Patentansprüche 1 und 5 lauten wie folgt:

1. A communication system for selectively limiting access to the location information of a pager or call receiver (8), comprising:

(i) a pager or call receiver (8) that is able to periodically communicate with satellite and[X.];

(ii) callers accessing the system to receive the location of [X.]/call receiver within the system during said time;

(iii) means to provide the location of [X.]/call receiver to individual callers that have been authorized to receive the location information of [X.]/call receiver during said time;

(iv) means for activating or deactivating a location disclosure feature for a pager/call receiver, such a feature used to allow/deny access to the location information of [X.]/call receiver to said individual authorized callers during said time;

(v) the system able to use said location disclosure feature of [X.]/call receiver to allow access to the location information of [X.]/call receiver to one of said individual authorized callers while also being able to use said location disclosure feature to deny access to another of said individual_authorized callers [X.]/call receiver is periodically established within the system.

5. A method for selectively limiting access to the location information of a pager or call receiver (8) in a communication system, comprising:

(i) [X.] (8) within the system for a time;

(ii) giving callers access to the system to be able to receive the location of [X.]/call receiver within the system during said time;

(iii) providing the location of [X.] or call receiver to individual callers that have been authorized to receive the location of [X.]/call receiver during said time;

(iv) specifying location disclosure feature for [X.] to the system, such a feature used to allow/deny access to the location information of [X.]/call receiver to said individual authorized_callers during said time;

(v) using said location disclosure feature of [X.] or call receiver (8) to allow access to the location information of [X.] or call receiver (8) to one of said individual authorized callers while also being able to use said location disclosure feature to deny access to another of said individual_authorized callers [X.] or call receiver (8) is periodically established within the system.

In der korrigierten [X.] Übersetzung (als [X.] 698 36 767 [X.] am 5. Juli 2012 vom [X.] veröffentlicht) lauten die unabhängigen Ansprüche wie folgt:

1. Kommunikationssystem zum selektiven Beschränken von Zugang zu den Standortinformationen eines Funkrufempfängers oder Rufempfängers (8), umfassend:

(i) einen Funkrufempfänger oder Rufempfänger (8), der fähig ist, periodisch mit satelliten- und/oder erdbasierten Kommunikationsmitteln zu kommunizieren, um seinen Standort innerhalb des [X.] für eine [X.] zu ermitteln;

(ii) Rufer, die auf das System zugreifen, um den Standort des [X.]/[X.] innerhalb des [X.] während der [X.] zu empfangen;

(iii) Mittel zum Bereitstellen des Standorts des [X.]/[X.] an individuelle Rufer, die autorisiert worden sind, die Standortinformationen des [X.]/[X.] während der [X.] zu empfangen;(iv) Mittel zum Aktivieren oder Deaktivieren eines [X.]s für einen Funkrufempfänger/Rufempfänger, wobei ein derartiges Merkmal verwendet wird, Zugang zu den Standortinformationen des [X.]/[X.] den individuellen autorisierten Rufern während der [X.] zu gewähren/verweigern;

(v) wobei das System fähig ist, das [X.] des [X.]/[X.] zu verwenden, um während der [X.], in der der Standort des [X.]/[X.] periodisch innerhalb des [X.] ermittelt wird, einem der individuellen autorisierten Rufer Zugang zu den Standortinformationen des [X.]/[X.] zu gewähren, wobei es auch fähig ist, das [X.] zu verwenden, um einem weiteren der individuellen autorisierten Rufer den Zugang zu verweigern.

5. Verfahren zum selektiven Beschränken von Zugang zu den Standortinformationen eines Funkrufempfängers oder Rufempfängers (8) in einem Kommunikationssystem, umfassend:

(i) periodisches Kommunizieren mit satelliten- und/oder erdbasierten Kommunikationsmitteln, um den Standort eines [X.] oder [X.] (8) innerhalb des [X.] für eine [X.] zu ermitteln;

(ii) Rufern Zugang zu dem System geben, um in der Lage zu sein, den Standort des [X.]/[X.] (8) innerhalb des [X.] während der [X.] zu empfangen;

(iii) Bereitstellen des Standorts des [X.] oder [X.] an individuelle Rufer, die autorisiert worden sind, den Standort des [X.]/[X.] während der [X.] zu empfangen;

(iv) Spezifizieren eines [X.]s für den Funkrufempfänger an dem System, wobei dieses Merkmal verwendet wird, Zugang zu den Standortinformationen des [X.]/[X.] den individuellen autorisierten Rufern während der [X.] zu gewähren/verweigern;

(v) Verwenden des [X.]s des [X.] oder [X.] (8), um während der [X.], in der der Standort des [X.] oder [X.] (8) periodisch innerhalb des [X.] ermittelt wird, einem der individuellen autorisierten Rufer Zugang zu den Standortinformationen des [X.] oder [X.] (8) zu gewähren, wobei es auch möglich ist, das [X.] zu verwenden, um einem weiteren der individuellen autorisierten Rufer den Zugang zu verweigern.

Bei den ebenfalls angegriffenen Patentansprüchen 2 bis 4 handelt es sich um auf Patentanspruch 1, bei dem weiter angegriffenen Patentanspruch 6 um auf Patentanspruch 5 rückbezogene Unteransprüche.

Die Klägerin ist der Ansicht, das [X.] sei wegen unzulässiger Erweiterung, unzureichender Offenbarung und fehlender Patentfähigkeit für nichtig zu erklären. Dies stützt sie auf die Druckschriften (Nummerierung und Kurzzeichen nach den Schriftsätzen der Klägerin):

D1 WO 98/52379 [X.]

D1‘ [X.] 698 30 709 T2 (Übersetzung der D1)

D2 WO 95/23478 [X.]

D2‘ [X.] 695 09 755 T2 (Übersetzung der D2)

D3 [X.] 5 731 785 A

D4 Spreitzer, M., [X.], M.: “Providing Location Information in a Ubiquitous Computing Environment”,

SIGOPS '93/12/93/N.C., [X.]A, Seiten 270 – 283

D6 EP 0 782 352 A2

D7 [X.] 5 661 652 A

D8 GB 2 317 305 A

[X.] [X.]schrift EP 1 133 827 B1

[X.] [X.] 698 36 767 T2 (Übersetzung der [X.]schrift)

NK6 Offenlegungsschrift WO 00/16480 [X.] der internationalen Anmeldung zum [X.]

Der 1. Senat des [X.] hat in seinem gerichtlichen Hinweis vom 19. Juli 2013 zu der Thematik der [X.] mit bidirektionalen Pagern und Standortoffenlegung u. a. die Druckschriften

WO 91/08621 [X.] und

[X.] 5 506 886 A

in das Nichtigkeitsverfahren eingeführt.

Die Klägerin hat im Verfahren vor dem 1. Nichtigkeitssenat beantragt,

das [X.] Patent 1 113 827 in vollem Umfang mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der [X.] für nichtig zu erklären.

Die Beklagte hat sinngemäß beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit sie sich auch gegen eine der Fassungen des [X.] nach den [X.] oder 2 vom 2. Oktober 2013, nach den [X.] [alt] oder 2 [alt] vom 22. Juli 2013 oder nach den [X.] 3 bis 9 vom 22. Juli 2013 – in dieser Reihenfolge – richtet.

Mit Urteil vom 2. Oktober 2013 hat der 1. Senat des [X.] das [X.] für nichtig erklärt, da der Gegenstand des [X.]s sowohl in der erteilten Fassung als auch in jeder hilfsweise verteidigten Fassung über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinausgehe.

Auf die Berufung der Beklagten hat der [X.] mit Urteil vom 19. Juli 2016 das Urteil des 1. Senats ([X.]) des [X.] vom 2. Oktober 2013 aufgehoben und das [X.] mit Wirkung für die [X.] für nichtig erklärt, soweit sein Gegenstand über folgende Fassung seiner Patentansprüche hinausgeht:

1. A paging communication system for selectively limiting access to the location information of a pager or call receiver (8), comprising:

(i) a pager or call receiver (8) that is able to periodically communicate with satellite and[X.];

(ii) callers accessing the system to receive the location of [X.]/call receiver within the system during said time;

(iii) means to provide the location of [X.]/call receiver to individual callers that have been authorized to receive the location information of [X.]/call receiver during said time;

(iv) means for activating or deactivating a location disclosure feature for a pager/call receiver, such a feature used to allow/deny access to the location information of [X.]/call receiver to said individual authorized callers during said time;

(v) the system able to use said location disclosure feature of [X.]/call receiver to allow access to the location in- formation of [X.]/call receiver to one of said indivi-dual authorized callers while also being able to use said location disclosure feature to deny access to another of said individual authorized callers [X.]/call receiver is periodically established within the system.

2. The system of claim 1, wherein the location of the call receiver or pager (8) always is disclosed in emergency circumstances and when required for operational use by the system.

3. The system of claim 1 the call receiver/pager (8) being able to communicate with satellite and terrestrial transmitters, [X.]/call receiver (8) further comprising:

 connecting means (102) to connect satellite signals to satellite receiving means (103) and terrestrial signals to a terrestrial receiving means (104); and

 storage means (107) to hold cither data from the satellite or terrestrial receiving means for later retrieval.

4. The system of claim 1 also comprising means to authorize a caller to be able to access the location information of [X.] or call receiver within the system.

5. A method for selectively limiting access to the location information of a pager or call receiver (8) in a paging communication system, comprising:

(i) [X.] (8) within the system for a time;

(ii) giving callers access to the system to be able to receive the location of [X.]/call receiver within the system during said time;

(iii) providing the location of [X.] or call receiver to individual callers that have been authorized to receive the location of [X.]/call receiver during said time;

(iv) specifying location disclosure feature for [X.]/call receiver to the system, such a feature used to allow/deny access to the location information of [X.]/call receiver to said individual authorized callers during said time;

(v) using said location disclosure feature of [X.] or call receiver (8) to allow access to the location information of [X.] or call receiver (8) to one of said individual authorized callers while also being able to use said location disclosure feature to deny access to another of said individual authorized callers [X.] or call receiver (8) is periodically established within the system.

6. The method of claim 5 further comprising disclosing the location of the call receiver or pager (8) in emergency circumstances and when required for operational use by the system.

Nach dem Urteilstenor des [X.]s können dabei aus Merkmal (v) in den Ansprüchen 1 und 5 keine Rechte hergeleitet werden. Im Übrigen hat der [X.] die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Berufungsverfahrens, an das Patentgericht zurückverwiesen.

Die Klägerin ist unverändert der Auffassung, das [X.] sei sowohl in der vom [X.] erkannten Fassung als auch in den Fassungen nach den [X.] der Beklagten mangels Patentfähigkeit für nichtig zu erklären.

Die Klägerin beantragt weiterhin,

das [X.] Patent 1 133 827 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der [X.] für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit sie sich auch gegen eine der Fassungen nach den [X.] vom 7. März 2018, 2 bis 9 vom 18. Januar 2018 sowie 10 bis 12 vom 7. März 2018, in dieser Reihenfolge, richtet.

Die jeweiligen Ansprüche 1 nach den [X.] haben den folgenden Wortlaut (Änderungen gegenüber der im Urteil des [X.]s erkannten Fassung jeweils durch Unter- und/oder Durchstreichungen gekennzeichnet):

Hilfsantrag 1:

 A paging communication system for selectively limiting access to the location information of a pager or call receiver (8), comprising:

/or earth based communication means to establish its location within the system for a time, [X.]/call receiver comprising means to resolve a global position from signals transmitted from the satellites and earth based communication means;

(ii) callers accessing the system to receive the location of [X.]/call receiver within the system during said time;

(iii) means to provide the location of [X.]/call receiver to individual callers that have been authorized to receive the location information of [X.]/call receiver during said time;

(iv) means for activating or deactivating a location disclosure feature for a pager/call receiver,

such a feature used to allow/deny access to the location information of [X.]/call receiver to said individual authorized callers during said time;

(v) the system able to use said location disclosure feature of [X.]/call receiver to allow access to the location information of [X.]/call receiver to one of said individual authorized callers while also being able to use said location disclosure feature to deny access to another of said individual authorized callers [X.]/call receiver is periodically established within the system.

Hilfsantrag 2:

A paging communication system for selectively limiting access to the location information of a pager or call receiver (8), comprising:

(i) a pager or call receiver (8) that is able to periodically communicate with satellite and[X.];

(ii) callers accessing the system to receive the location of [X.]/call receiver within the system during said time;

(iii) means to provide the location of [X.]/call receiver to individual callers that have been authorized to receive the location information of [X.]/call receiver during said time;

wherein the location information of [X.]/call receiver that is provided to individual authorized callers is resolved and transmitted within the system, also [X.] and the access to the location information of [X.]/call receiver to said individual authorized callers is denied;

(v) the system able to use said location disclosure feature of [X.]/call receiver to allow access to the location information of [X.]/call receiver to one of said individual authorized callers while also being able to use said location disclosure feature to deny access to another of said individual authorized callers [X.]/call receiver is periodically established within the system.

Hilfsantrag 3:

A paging communication system for selectively limiting access to the location information of a pager or call receiver (8), comprising:

(i) a pager or call receiver (8) that is able to periodically communicate with satellite and[X.];

(ii) callers accessing the system to receive the location of [X.]/call receiver within the system during said time;

([X.]) means to identify a request from a caller to access the location information of [X.]/call receiver, wherein the caller is notified that the request is not authorized when a code required to access the location information of [X.]/call receiver is not detected;

(iii) means to provide the location of [X.]/call receiver to individual callers that have been authorized to receive the location information of [X.]/call receiver during said time;

after detecting the code during said time;

(v) the system able to use said location disclosure feature of [X.]/call receiver to allow access to the location information of [X.]/call receiver to one of said individual authorized callers while also being able to use said location disclosure feature to deny access to another of said individual authorized callers [X.]/call receiver is periodically established within the system.

Hilfsantrag 4:

A paging communication system for selectively limiting access to the location information of a pager or call receiver (8), comprising:

wherein [X.]/call receiver determines its location to be provided to callers and transmits that information within the system;

(ii) callers accessing the system to receive the location of [X.]/call receiver within the system during said time;

(iii) means to provide the location of [X.]/call receiver to individual callers that have been authorized to receive the location information of [X.]/call receiver during said time;

wherein the location information of [X.]/call receiver that is provided to individual authorized callers is resolved and transmitted within the system, also [X.] and the access to the location information of [X.]/call receiver to said individual authorized callers is denied;

(v) the system able to use said location disclosure feature of [X.]/call receiver to allow access to the location information of [X.]/call receiver to one of said individual authorized callers while also being able to use said location disclosure feature to deny access to another of said individual authorized callers [X.]/call receiver is periodically established within the system.

Hilfsantrag 5:

A paging communication system for selectively limiting access to the location information of a pager or call receiver (8), comprising:

wherein [X.]/call receiver determines its location to be provided to callers and transmits that information within the system;

(ii) callers accessing the system to receive the location of [X.]/call receiver within the system during said time;

([X.]) means to identify a request from a caller to access the location information of [X.]/call receiver, wherein the caller is notified that the request is not authorized when a code required to access the location information of [X.]/call receiver is not detected;

(iii) means to provide the location of [X.]/call receiver to individual callers that have been authorized to receive the location information of [X.]/call receiver during said time;

after detecting the code during said time, wherein the location information of [X.]/call receiver that is provided to individual authorized callers is resolved and transmitted within the system, also [X.] and the access to the location information of [X.]/call receiver to said individual authorized callers is denied;

(v) the system able to use said location disclosure feature of [X.]/call receiver to allow access to the location information of [X.]/call receiver to one of said individual authorized callers while also being able to use said location disclosure feature to deny access to another of said individual authorized callers [X.]/call receiver is periodically established within the system.

Hilfsantrag 6:

A paging communication system for selectively limiting access to the location information of a pager or call receiver (8), comprising:

[X.]/call receiver comprising means to resolve a global position from signals transmitted from the satellites and/or earth based communication means, wherein [X.]/call receiver determines its location to be provided to callers and transmits that information within the system;

(ii) callers accessing the system to receive the location of [X.]/call receiver within the system during said time;

([X.]) means to identify a request from a caller to access the location information of [X.]/call receiver, wherein the caller is notified that the request is not authorized when a code required to access the location information of [X.]/call receiver is not detected;

(iii) means to provide the location of [X.]/call receiver to individual callers that have been authorized to receive the location information of [X.]/call receiver during said time;

after detecting the code during said time, wherein the location information of [X.]/call receiver that is provided to individual authorized callers is resolved and [transmitted] within the system, also [X.] and the access to the location information of [X.]/call receiver to said individual authorized callers is denied;

(v) the system able to use said location disclosure feature of [X.]/call receiver to allow access to the location information of [X.]/call receiver to one of said individual authorized callers while also being able to use said location disclosure feature to deny access to another of said individual authorized callers [X.]/call receiver is periodically established within the system.

Hilfsantrag 7:

A paging communication system for selectively limiting access to the location information of a pager or call receiver (8), comprising:

[X.]/call receiver comprising means to resolve a global position from signals transmitted from the satellites and/or earth based communication means,

(ii) callers accessing the system to receive the location of [X.]/call receiver within the system during said time;

([X.]) means to identify a request from a caller to access the location information of [X.]/call receiver, wherein the caller is notified that the request is not authorized when a code required to access the location information of [X.]/call receiver is not detected;

(iii) means to provide the location of [X.]/call receiver to individual callers that have been authorized to receive the location information of [X.]/call receiver during said time;

after detecting the code during said time;

(v) the system able to use said location disclosure feature of [X.]/call receiver to allow access to the location information of [X.]/call receiver to one of said individual authorized callers while also being able to use said location disclosure feature to deny access to another of said individual authorized callers [X.]/call receiver is periodically established within the system.

Hilfsantrag 8:

A paging communication system for selectively limiting access to the location information of a pager or call receiver (8), comprising:

(i) a pager or call receiver (8) that is able to periodically communicate with satellite and[X.];

(ii) callers accessing the system to receive the location of [X.]/call receiver within the system during said time;

(iii) means to provide the location of [X.]/call receiver to individual callers that have been authorized to receive the location information of [X.]/call receiver during said time;

wherein the location information of [X.]/call receiver that is provided to individual authorized callers is resolved and disclosed within the system, also [X.];

(v) the system able to use said location disclosure feature of [X.]/call receiver to allow access to the location information of [X.]/call receiver to one of said individual authorized callers while also being able to use said location disclosure feature to deny access to another of said individual authorized callers [X.]/call receiver is periodically established within the system.

Hilfsantrag 9:

A paging communication system for selectively limiting access to the location information of a pager or call receiver (8), comprising:

[X.]/call receiver comprising means to resolve a global position from signals transmitted from the satellites and/or earth based communication means;

(ii) callers accessing the system to receive the location of [X.]/call receiver within the system during said time;

(iii) means to provide the location of [X.]/call receiver to individual callers that have been authorized to receive the location information of [X.]/call receiver during said time;

wherein the location information of [X.]/call receiver that is provided to individual authorized callers is resolved and disclosed within the system, also [X.];

(v) the system able to use said location disclosure feature of [X.]/call receiver to allow access to the location information of [X.]/call receiver to one of said individual authorized callers while also being able to use said location disclosure feature to deny access to another of said individual authorized callers [X.]/call receiver is periodically established within the system.

Hilfsantrag 10:

A paging communication system for selectively limiting access to the location information of a pager or call receiver (8), comprising:

/or earth based communication means to establish its location within the system for a time, [X.]/call receiver comprising means to resolve a global position from signals transmitted from the satellites and earth based communication means, [X.]/call receiver (8) further comprising connecting means (102) to connect satellite signals to satellite receiving means (103) and terrestrial signals to a terrestrial receiving means (104); and storage means (107) to hold either data from the satellite or terrestrial receiving means for later retrieval;

(ii) callers accessing the system to receive the location of [X.]/call receiver within the system during said time;

(iii) means to provide the location of [X.]/call receiver to individual callers that have been authorized to receive the location information of [X.]/call receiver during said time;

(iv) means for activating or deactivating a location disclosure feature for a pager/call receiver, such a feature used to allow/deny access to the location information of [X.]/call receiver to said individual authorized callers during said time;

(v) the system able to use said location disclosure feature of [X.]/call receiver to allow access to the location information of [X.]/call receiver to one of said individual authorized callers while also being able to use said location disclosure feature to deny access to another of said individual authorized callers [X.]/call receiver is periodically established within the system.

Hilfsantrag 11:

A paging communication system for selectively limiting access to the location information of a pager or call receiver (8), comprising:

/or earth based communication means to establish its location within the system for a time, [X.]/call receiver comprising means to resolve a global position from signals transmitted from the satellites and earth based communication means;

(ii) callers accessing the system to receive the location of [X.]/call receiver within the system during said time;

([X.]) means to authorize a caller by detecting a location disclosure code when a request is submitted by the caller;

(iii) means to provide the location of [X.]/call receiver to individual callers that have been authorized to receive the location information of [X.]/call receiver during said time ;

(iv) means for activating or deactivating a location disclosure feature for a pager/call receiver,

by establishing whether the location disclosure feature is activated or deactivated for the request received from the caller, [X.] in [X.] an appropriate message in the case that the location disclosure feature is deactivated for the request received from the caller;

(v) the system able to use said location disclosure feature of [X.]/call receiver to allow access to the location information of [X.]/call receiver to one of said individual authorized callers while also being able to use said location disclosure feature to deny access to another of said individual authorized callers [X.]/call receiver is periodically established within the system.

Hilfsantrag 12:

A paging communication system for selectively limiting access to the location information of a pager or call receiver (8), comprising:

/or earth based communication means to establish its location within the system for a time, [X.]/call receiver comprising means to resolve a global position from signals transmitted from the satellites and earth based communication means, [X.]/call receiver (8) further comprising connecting means (102) to connect satellite signals to satellite receiving means (103) and terrestrial signals to a terrestrial receiving means (104); and storage means (107) to hold either data from the satellite or terrestrial receiving means for later retrieval;

(ii) callers accessing the system to receive the location of [X.]/call receiver within the system during said time;

([X.]) means to authorize a caller by detecting a location disclosure code when a request is submitted by the caller;

(iii) means to provide the location of [X.]/call receiver to individual callers that have been authorized to receive the location information of [X.]/call receiver during said time;

by establishing whether the location disclosure feature is activated or deactivated for the request received from the caller, [X.] in [X.] an appropriate message in the case that the location disclosure feature is deactivated for the request received from the caller;

(v) the system able to use said location disclosure feature of [X.]/call receiver to allow access to the location information of [X.]/call receiver to one of said individual authorized callers while also being able to use said location disclosure feature to deny access to another of said individual authorized callers [X.]/call receiver is periodically established within the system.

Die Beklagte tritt der Argumentation der Klägerin entgegen und erachtet den Gegenstand des [X.]s in der vom [X.] erkannten Fassung, zumindest aber in einer der von ihr mit den [X.] beschränkt verteidigten Fassungen für schutzfähig.

Der Senat hat den Parteien einen qualifizierten Hinweis vom 1. Dezember 2017 mit [X.] bis zum 12. Januar 2018 auf den Hinweis und zunächst bis zum 16. Februar 2018 auf das Vorbringen der jeweiligen Gegenseite zukommen lassen. Der Hinweis ist den Vertretern beider Parteien jeweils am 7. Dezember 2017 zugestellt worden. Die Frist zur Stellungnahme auf das Vorbringen der jeweiligen Gegenseite ist in der Ladung zum Verhandlungstermin bis zum 23. Februar 2018 verlängert worden. Dem Hinweis war eine Belehrung der Parteien über die Folgen einer Fristversäumung beigefügt.

Zum Wortlaut der weiteren Ansprüche nach den [X.] der Beklagten, zum Wortlaut des qualifizierten Hinweises sowie zu weiteren Unterlagen und den Einzelheiten des Vorbringens der Parteien wird auf die Akte verwiesen.

Auf die zulässige Klage ist das Streitpatent insgesamt für nichtig zu erklären, weil gegenüber der mit Urteil des [X.] vom 19. Juli 2016 nicht für nichtig erklärten Fassung des Streitpatents der [X.] mangelnder Patentfähigkeit nach Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 1 [X.], Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPÜ [X.]. 52, 56 EPÜ besteht und die [X.] das Streitpatent auch nicht erfolgreich in einer der Fassungen nach den zuletzt gestellten [X.] verteidigen kann, da die Hilfsanträge 2, 4, 8 und 9 mangels Einschränkung unzulässig sind, den [X.] 1, 3, 5 bis 7 und 10 ebenfalls der [X.] mangelnder Patentfähigkeit entgegensteht und die erst in der mündlichen Verhandlung gestellten Hilfsanträge 11 und 12 wegen Verspätung zurückzuweisen sind.

I. Zum Gegenstand des Streitpatents

1. Das Streitpatent bezieht sich auf Funkruf-Telekommunikationsdienste und -systeme (

Der Beschreibung zufolge verteuert es die Übertragungskosten für Funkrufnachrichten unangemessen, wenn Teilnehmer (

Das Streitpatent führt – ausgehend vom Anmeldetag – aus, [X.] (

2. Vor diesem Hintergrund schlägt das Streitpatent mit Patentanspruch 1 in der mit Urteil des [X.] vom 19. Juli 2016 nicht für nichtig erklärten Fassung ein Funkruf-Kommunikationssystem (

a) Anspruch 1 in der vom [X.] mit Urteil vom 19. Juli 2016 ([X.]) erkannten Fassung kann dabei entsprechend dem vorgenannten Urteil wie folgt gegliedert werden:

(0) A paging communication system for selectively limiting access to the location information of a pager or call receiver (8), comprising:

(1) (i) a pager or call receiver (8) that is able to periodically communicate with satellite and/or earth based communication means to establish its location within the system for a time;

(2) (ii) callers accessing the system to receive the location of the pager/call receiver within the system during said time;

(3) (iii) means to provide the location of the pager/call receiver to individual callers that have been authorized to receive the location information of the pager/call receiver during said time;

(4) (iv) means for activating or deactivating a location disclosure feature for a pager/call receiver,

₁) such a feature used to allow/deny access to the location information of said pager/call receiver to said individual authorized callers during said time;

(5) (v) the system able to use said location disclosure feature of the pager/call receiver to allow access to the location information of said pager/call receiver to one of said individual authorized callers while also being able to use said location disclosure feature to deny access to another of said individual authorized callers during said time that the location of the pager/call receiver is periodically established within the system.

In seinem Urteil hat der [X.] festgestellt, dass aus dem Merkmal (v) in den Ansprüchen 1 und 5 in der Fassung nach Hauptantrag keine Rechte hergeleitet und es nicht zur Stützung der Patentfähigkeit herangezogen werden kann. Das Merkmal (v) darf somit bei der Prüfung auf Patentfähigkeit nicht berücksichtigt werden.

3. Wegen der Auslegung der Ansprüche des Streitpatents in der Fassung nach Hauptantrag wird auf das Urteil des [X.]es vom 19. Juli 2016 – [X.] - verwiesen. Der Senat legt seiner Entscheidung diese rechtliche Beurteilung zugrunde (§ 119 Abs. 4 [X.]).

Zu ergänzen ist, wie der Fachmann - ein Ingenieur der Nachrichtentechnik mit Kenntnissen auf dem Gebiet mobiler Kommunikationssysteme und einigen Jahren Berufserfahrung auf dem Gebiet der Übertragung von Daten und deren nutzerspezifischer Verwaltung bei [X.] - das Merkmal (0) versteht, da sich der [X.] in seiner Urteilsbegründung hierzu nicht geäußert hat.

a

Auch das Streitpatent unterscheidet zwischen Pagern und anderen mobilen Telekommunikationseinrichtungen, wie Mobiltelefonen (vgl. [X.], Absatz 0003). Nach Überzeugung des Senats erkennt der Fachmann aufgrund dieser Aussage, dass das Streitpatent ausschließlich solche auch im [X.] als „Pager“ bezeichnete [X.] betrifft, mit denen Personen „angepiepst“ und/oder ihnen kurze Textnachrichten übermittelt werden können. Im [X.] werden für diese Geräte die Begriffe „pager“ und „call receiver“ synonym verwendet, sie waren am Anmeldetag (16. September 1998) weltweit verbreitet.

Der Senat sieht somit den Begriff „

II. Zur aufgrund des Urteils des [X.] s geltenden Fassung (Hauptantrag)

1. Zulässigkeit der Änderungen

Aufgrund des Urteils des [X.] vom 19. Juli 2016 steht mit (Teil-) Rechtskraft fest, dass der mit der Klage ursprünglich geltend gemachte [X.] der unzulässigen Erweiterung (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 2 [X.] [X.]. 138 Abs. 1 Buchst. c) EPÜ) nicht besteht.

2. Offenbarung der Erfindung

₁) genannten [X.] und ihrer Aktivierung oder Deaktivierung Schwierigkeiten haben sollte. Auch dem Urteil des [X.] vom 19. Juli 2016 – X ZR 36/14 - ist nicht zu entnehmen, dass das Streitpatent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann.

3. Patentfähigkeit

Gegenüber Anspruch 1 nach Hauptantrag ist der [X.] nach Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 [X.] [X.]. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPÜ gegeben, weil der hiermit unter Schutz gestellte Gegenstand gegenüber dem Stand der Technik nach Druckschrift EP 0 785 352 [X.] ([X.]) unter Berücksichtigung des allgemeinen Fachwissens des Fachmanns nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit i. S. d. Art. 52, 56 EPÜ beruht.

Die von einem Zwei-Wege-Paging-Kommunikationssystem ausgehende Druckschrift [X.] möchte die Standortinformationen der einen [X.] tragenden Teilnehmer auch Anrufern ohne [X.] zur Verfügung stellen (vgl. [X.]. 1, [X.] 11 – 26). Die Druckschrift [X.] lehrt, dass nur autorisierte Anrufer den in einer Datenbank des Paging-Kommunikationssystems gespeicherten Standort eines [X.]s erfahren dürfen (vgl. [X.]. 1, [X.] 21 – 23: “

Die Druckschrift [X.] nennt als alternative Varianten der Standortanfrageberechtigung die Namensüberprüfung des Anrufers (vgl. Anspruch 4: “

Danach ist in den Worten des Anspruchs 1 aus der Druckschrift [X.] bekannt

(0) A paging communication system (“

(vgl. [X.]. 2, [X.] 20 - 23: “

(1) (i) a pager or call receiver (“

(wie der [X.] seinen Standort bestimmt, wird in der Druckschrift [X.] nicht weiter ausgeführt, jedoch liest der Fachmann bei dem in der Druckschrift [X.] beschriebenen Zwei-Wege-Paging-Kommunikationssystem mit, dass der Pager zumindest durch Kommunikation mit dem nächstgelegenen terrestrischen [X.] 74 seinen Standort (periodisch) bestimmt, da als eine Ausgestaltung der Standortinformation eine den Standort zumindest implizit offenbarende Zellnummer genannt ist, vgl. auch [X.]. 2 und [X.]. 5, [X.] 17: “

(2) (ii) callers (“

(vgl. [X.]. 2, [X.] 20 - 23: “

(3) (iii) means (68, 67, 66, 78, 44, 43) to provide the location of the pager/call receiver (77), to individual callers (40) that have been authorized to receive the location information (“

(vgl. [X.]. 4, [X.] 13 – 20: “

₁) dazu genutzt wird, den an sich autorisierten Anrufern den Zugang zu der Standortinformation des jeweiligen Funkruf-Empfängers zu erlauben bzw. zu verweigern.

Die Druckschrift [X.] nennt als mögliche Paarungen von Anrufern bzw. den Standort anfragenden Personen und Angerufenen bzw. den Standort preisgebenden Personen u. a. die Kombinationen „[X.]“, „[X.]“ und „[X.] Bewährung [X.]“ (vgl. [X.]. 1, [X.] 21 – 23). Jedenfalls die beiden erstgenannten Varianten geben dem Fachmann eine Veranlassung, eine Möglichkeit zur zeitweiligen Abschaltung der Standortbekanntgabe an dem [X.] vorzusehen. Denn beispielsweise möchte ein Mitarbeiter eines Unternehmens nicht permanent, insbesondere nicht nach Dienstschluss, von seinem Arbeitgeber ortbar sein.

Zwar könnte der Nutzer des [X.]s durch eine zeitweilige Änderung oder Löschung der in der [X.] hinterlegten [X.]-Nummer bzw. der dort abgespeicherten Namen verhindern, dass die an sich autorisierten Nutzer, wie seine Ehefrau oder sein Arbeitgeber, seinen Standort in Erfahrung bringen können. Jedoch erkennt der Fachmann, dass ein solches Vorgehen, insbesondere die Wieder-Eingabe der [X.] bzw. der Namensliste, für den Nutzer des [X.]s umständlich, zeitaufwändig und fehlerträchtig ist.

Auch ein einfaches Ausschalten des [X.]s kommt nicht in Betracht, denn auch wenn der Ehemann bzw. der Mitarbeiter zeitweise nicht von seiner Ehefrau bzw. von seinem Arbeitgeber geortet werden möchte, soll dennoch die Übertragung von, insbesondere Notfälle betreffenden, [X.] möglich sein.

₁)).

Danach ergibt sich der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag für den Fachmann in naheliegender Weise aus der Druckschrift [X.] aufgrund seines Fachwissens.

III. Zu den Hilfsanträgen

Die [X.] kann das Streitpatent auch nicht erfolgreich mit den gestellten [X.] verteidigen, da die Hilfsanträge 2, 4, 8 und 9 mangels Einschränkung unzulässig sind, den [X.] 1, 3, 5 bis 7 und 10 ebenfalls der [X.] mangelnder Patentfähigkeit entgegensteht und die erst in der mündlichen Verhandlung gestellten Hilfsanträge 11 und 12 wegen Verspätung zurückzuweisen sind.

1. Änderungen gegenüber dem Hauptantrag

a) Soweit über die Hilfsanträge zu entscheiden ist, ist zu berücksichtigen, dass dem jeweils geänderten Anspruch 1 einzelne Merkmale zugrundeliegen, die sich teilweise in unterschiedlichen Kombinationen mit anderen Merkmalen beim jeweils geänderten Anspruch 1 anderer [X.] wiederholen, wie folgende Tabelle verdeutlicht:

Daher können die jeweiligen geänderten Merkmale und die mit ihnen verbundenen Auslegungsfragen vor der jeweiligen Erörterung möglicher Nichtigkeitsgründe vorab erörtert werden.

b) Der Anspruch 1 nach dem Hilfsantrag 1 vom 7. März 2018 unterscheidet sich vom Anspruch 1 nach Hauptantrag durch das gegenüber Merkmal (1) geänderte Merkmal (1*) und durch das zwischen die Merkmale (1) und (2) eingefügte Merkmal (6*):

/or earth based communication means to establish its location within the system for a time,

the pager/call receiver comprising means to resolve a global position from signals transmitted from the satellites and/or earth based communication means;

₁) und (5) eingefügte Merkmal (7):

wherein the location information of the pager/call receiver that is provided to individual authorized callers is resolved and transmitted within the system, also [X.]/call receiver to said individual authorized callers is denied;

₁) eingebettete Merkmal (9):

([X.]) means to identify a request from a caller to access the location information of the pager/call receiver, wherein the caller is notified that the request is not authorized when a code required to access the location information of the pager/call receiver is not detected;

…

₁) such a feature used to allow/deny access to the location information of said pager/call receiver to said individual authorized callers

after detecting the code

₁) during said time;

₁) und (5) eingefügte Merkmal (7) (wie Hilfsantrag 2) und durch das zwischen die Merkmale (1) und (2) eingefügte Merkmal (10):

wherein the pager/call receiver determines its location to be provided to callers and transmits that information within the system;

f) Der Anspruch 1 nach dem Hilfsantrag 5 vom 18. Januar 2018 kombiniert die Hilfsanträge 3 und 4, d. h. er unterscheidet sich vom Anspruch 1 nach Hauptantrag durch die zusätzlichen Merkmale (7) und (10) (wie Hilfsantrag 4) sowie (8) und (9) (wie Hilfsantrag 3).

g) Der Anspruch 1 nach dem Hilfsantrag 6 vom 18. Januar 2018 unterscheidet sich vom Anspruch 1 nach Hauptantrag durch das zusätzliche Merkmal (6) (ähnlich zum Merkmal (6*) nach Hilfsantrag 1) sowie die zusätzlichen Merkmale (7), (10), (8) und (9) (wie Hilfsantrag 5):

the pager/call receiver comprising means to resolve a global position from signals transmitted from the satellites and/or earth based communication means,

h) Der Anspruch 1 nach dem Hilfsantrag 7 vom 18. Januar 2018 unterscheidet sich vom Anspruch 1 nach Hauptantrag durch das zwischen die Merkmale (1) und (2) eingefügte Merkmal (6) (vgl. Hilfsantrag 6) sowie die zusätzlichen Merkmale (8) und (9) (wie Hilfsantrag 3).

₁) und (5) eingefügte zusätzliche Merkmal (11):

wherein the location information of the pager/ call receiver that is provided to individual authorized callers is resolved and disclosed within the system, also [X.];

j) Der Anspruch 1 nach dem Hilfsantrag 9 vom 18. Januar 2018 unterscheidet sich vom Anspruch 1 nach Hauptantrag durch das zwischen die Merkmale (1) und (2) eingefügte Merkmal (6) (vgl. Hilfsantrag 6) sowie das zusätzliche Merkmal (11) (wie Hilfsantrag 8).

k) Der Anspruch 1 nach dem Hilfsantrag 10 vom 7. März 2018 unterscheidet sich vom Anspruch 1 nach Hauptantrag durch das geänderte Merkmal (1*) (wie Hilfsantrag 1), das zwischen die Merkmale (1) und (2) eingefügte Merkmal (6*) (ebenfalls wie Hilfsantrag 1) und das zwischen die Merkmale (6*) und (2) eingefügte Merkmal (12), das auf dem Unteranspruch 3 der vom [X.] erkannten Fassung basiert:

said pager/call receiver (8) further comprising connecting means (102) to connect satellite signals to satellite receiving means (103) and terrestrial signals to a terrestrial receiving means (104); and storage means (107) to hold either data from the satellite or terrestrial receiving means for later retrieval;

2. Auslegung der geänderten Merkmale

Die Ansprüche des Streitpatents in der Fassung der Hilfsanträge versteht der Fachmann wie folgt:

und erdgestützten Kommunikationsmitteln zu bestimmen. Nach den Angaben in der Beschreibung des Streitpatents (vgl. [X.], Absatz 0020) kann der Funkruf-Empfänger durch Empfang von [X.] seinen Standort mit einer Genauigkeit von ca. 100 Metern bestimmen, welche durch den zusätzlichen Empfang von terrestrisch ausgestrahlten referenzierten [X.] auf ca. 5 Meter verbessert werden könne. Der Fachmann kann dem Merkmal (1*) keine zeitliche Reihenfolge des Empfangs der unterschiedlichen Positionssignale entnehmen. Die nach Merkmal (1) auch mögliche Standortbestimmung durch ausschließliche Kommunikation mit satelliten- oder mit erdgestützten Kommunikationsmitteln ist somit durch Merkmal (1*) ausgeschlossen. Das Merkmal (1*) schränkt daher den Gegenstand des Anspruchs 1 in der vom [X.] erkannten Fassung ein.

b) Nach Ansicht des [X.]es bezieht sich das Merkmal (1) in der von ihm erkannten Fassung bereits (Unterstreichungen vom Senat hinzugefügt)

„

Empfang solcher Positionssignale. Insofern schränkt das Merkmal (6), das nur den Empfang der von den Satelliten und/oder terrestrischen Kommunikationsmitteln ausgesendeten Signale anspricht, den Gegenstand des Anspruchs 1 nicht ein. Dabei ist weiter zu berücksichtigen, dass der Fachmann unter der im Merkmal 1 genannten „location“ des Funkruf-Empfängers nichts anderes als dessen „global position“ nach Merkmal (6) versteht.

c) Auch dem Merkmal (6*) entnimmt der Fachmann nichts anderes als aus dem Merkmal (1*), nämlich die Fähigkeit des [X.]s zum Empfang von satelliten- und erdgestützten [X.] zur Bestimmung seines Standorts. Der Fachmann entnimmt bereits dem Merkmal (1*), dass der [X.] mit entsprechenden Empfangsmitteln ausgestattet ist.

d) Nach den Angaben im Merkmal (7) soll die Standortinformation des [X.], die grundsätzlich den individuell autorisierten Anrufern (auf deren Anfrage hin) zur Verfügung gestellt wird, auch dann vom [X.] bestimmt und innerhalb des Systems (von dem [X.] an die [X.]) gesendet werden, wenn die [X.] nach Merkmal (4) deaktiviert und dadurch der Zugang der individuell autorisierten Anrufer zu der Standortinformation verweigert wird/gesperrt ist.

₁) die kontinuierliche Übermittlung der vom Pager selber ermittelten [X.] an die [X.] unterbricht, schränkt Merkmal (7) den Anspruch 1 nicht ein.

e) Nach den Angaben im Merkmal (8) verfügt das [X.] über Mittel zur Identifikation einer Anfrage eines Anrufers zum Zugriff auf die Standortinformation des [X.]s, wobei im Falle der [X.] des erforderlichen Codes in der Anfrage der Anrufer benachrichtigt wird, dass seine Anfrage nicht autorisiert ist. Der Fachmann entnimmt dem Anspruch 1 vor dem Hintergrund der technischen Lehre des Streitpatents, dass die Mittel zur Identifikation der Standortanfrage und zur Überprüfung der Anfrageberechtigung in der [X.] des im Merkmal (0) genannten Funkruf-Kommunikationssystems angeordnet sind.

Merkmal (9) definiert eine zeitliche Reihenfolge bei der Überprüfung der Voraussetzungen für die Übermittlung der Standortinformationsdaten des [X.]s an den Anrufer. Zunächst wird anhand der Detektion bzw. [X.] des erforderlichen Codes festgestellt, ob der Anrufer zur Standortanfrage autorisiert ist. Im Falle einer Detektion des Codes, d. h. einer autorisierte Anfrage, wird anschließend überprüft, ob der angerufene bzw. angefragte [X.] seine Standortfreigabefunktion aktiviert oder blockiert hat.

f) Wie zum Merkmal (6) ausgeführt entnimmt der Fachmann nach der Auslegung des [X.]es dem Anspruch 1 in der Fassung nach Hauptantrag, dass der [X.] über Mittel zur Bestimmung seines Standorts verfügt und die entsprechenden Standortinformationsdaten dem System und damit grundsätzlich den autorisierten Anrufern zur Verfügung stehen. Damit entnimmt der Fachmann bereits dem Anspruch 1 in der Fassung nach Hauptantrag, dass der [X.] seine selbst ermittelten Standortinformationsdaten regelmäßig an das Funkruf-Kommunikationssystem sendet. Damit schränkt das Merkmal (10) den Anspruch 1 in der Fassung nach Hauptantrag nicht ein.

₁), an die [X.] des [X.]s übermittelt und dort abgespeichert wird. Damit stehen die Standortinformationen dem System uneingeschränkt zur Verfügung, z. B. um Nachrichten aufwandsarm und damit kostengünstig an die Funkruf-Empfänger des Paging-Kommunikationssystems zustellen zu können (vgl. [X.], Absätze 0010, 0014 und 0017, insbesondere [X.]alte 5, Zeilen 3 und 4).

h) Dem Fachmann ist bekannt, dass Satellitensignale oftmals höhere Frequenzen (z. B. ca. 1,6 GHz im GPS L-Band) aufweisen als terrestrisch ausgestrahlten Signale zur Übertragung von Nachrichten oder [X.] an [X.] (z. B. im UHF-Bereich zwischen 450 und 500 MHz). Geräte zum Empfang von Signalen mehrerer Funkstandards weisen daher regelmäßig mehrere unterschiedliche Empfänger bzw. Empfängerzweige auf, die entweder jeweils über eine eigene Antenne verfügen, um optimalen Empfang zu garantieren oder sich aus Platz- und/oder Kostengründen eine gemeinsame, ggfs. abstimmbare, Antenne teilen, wobei in diesem Fall z. B. Frequenzweichen zur Signaltrennung verwendet werden. Da der [X.] gemäß den Angaben in den Merkmalen (1*), (6*) und (12) Positionssignale sowohl von satelliten- als auch von erdbasierten Kommunikationsmitteln empfangen können soll, versteht der Fachmann unter den in Merkmal (12) genannten [X.] (

Weiter ist dem Fachmann bekannt, dass Geräte mit zwei Empfängern bzw. Empfangszweigen oftmals nicht in der Lage sind, Signale verschiedener Standards gleichzeitig zu empfangen. Daher dient das in Merkmal (12) genannte [X.]eichermittel der Zwischenspeicherung der von einem der beiden Empfängern (z. B. dem Satellitenempfänger) in einer ersten Zeitspanne empfangenen Daten, um diese anschließend in einer zweiten Zeitspanne, in der der andere Empfänger (z. B. der [X.]) aktiv ist, aus dem [X.]eichermittel auszulesen und einer zentralen Auswerteeinheit, wie einem Microcontroller, zuzuführen.

3. Zu den Hilfsanträgen 1 bis 10

a) Zu Hilfsantrag 1

Mit der Änderung nach dem Hilfsantrag 1 vom 7. März 2018 kann die [X.] ihr Patent nicht erfolgreich verteidigen, weil dieser auf einer zulässigen Änderung beruhenden Fassung der [X.] fehlender Patentfähigkeit entgegensteht.

aa) Die Änderungen des Anspruchs 1 nach dem Hilfsantrag 1, d. h. die Änderung des Merkmals (1) zu dem Merkmal (1*) und die Aufnahme des Merkmals (6*) sind zulässig, da sich die [X.] auf eine der im Anspruch 1 nach Hauptantrag in einem Anspruch zusammengefassten drei Alternativen (Kommunikation über Satellit, über [X.] sowie über Satellit und [X.]), die als drei nebengeordnete Ansprüche anzusehen sind (vgl. [X.], 363 - Polymerzusammensetzung), einschränkt.

bb) In der Fassung nach dem Hilfsantrag 1 ist das Streitpatent aber nicht patentfähig, weil der Gegenstand des Anspruchs 1 nach dem Hilfsantrag 1 gegenüber dem Stand der Technik nach Druckschrift [X.] bei Berücksichtigung des Fachwissens des Fachmanns, wie es beispielsweise durch die Druckschriften [X.] 5 661 652 A ([X.]), [X.] [X.] und [X.] 5 506 886 A belegt ist, nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit i. S. d. Art. 52, 56 EPÜ beruht.

Der Fachmann entnimmt der Druckschrift [X.] (vgl. [X.]. 2; [X.]. 2, [X.] 45 – 50) – wie zum Hauptantrag ausgeführt – eine Standortermittlung des [X.]s durch regelmäßige Kommunikation mit einem terrestrischen Sende-Empfänger, eine automatische Übertragung der Standortinformationsdaten (

Der Fachmann liest hier mit, dass nicht nur die Übertragung der Standortinformationsdaten, sondern auch die originäre Nachrichtenübermittlung in Abhängigkeit von der Entfernung zwischen Zentrale und [X.] einen oder mehrere Satelliten einbezieht. Eine unmittelbare Kommunikation zwischen [X.] und Satellit ist in der Druckschrift [X.] zwar nicht angesprochen, jedoch war die Nachrichtenübertragung von der Zentrale an den [X.] sowohl über unmittelbare Kommunikation mit terrestrischen Kommunikationsmitteln als auch über unmittelbare Kommunikation mit Satelliten am Anmeldetag des Streitpatents bekannt (vgl. z. B. die vom 1. Senat des [X.] im Hinweisbescheid vom 18. Juni 2013 genannte [X.] [X.], Anspruch 1: „

Der Druckschrift [X.] kann der Fachmann keine näheren Angaben zu der Standortbestimmung des [X.]s entnehmen. Daher stellt sich ihm bei der Realisierung des aus der Druckschrift [X.] bekannten, erd- und satellitenbasierte Kommunikationsmittel umfassenden, [X.] die Aufgabe, den [X.] mit einer geeigneten Standortermittlungsfunktionalität auszustatten.

Dabei wird der Fachmann nicht nur die bereits bekannte Integration eines [X.] in den [X.] der Druckschrift [X.] in Betracht ziehen (vgl. [X.] 5 661 652 A ([X.]), [X.]. 2, [X.] 57 – 59, [X.]. 3, [X.] 45 – 51). Denn dies ermöglicht zwar eine weltweite und relativ (am Anmeldetag des Streitpatents auf ca. 100 Meter) genaue Standortbestimmung, jedoch weist ein GPS-Empfänger in – insbesondere für mobile Geräte – nachteiliger Weise einen hohen Energieverbrauch auf und funktioniert zudem in Gebäuden und Fahrzeugen nicht oder nur stark eingeschränkt.

Um situationsabhängig (Ladezustand der Batterie, Aufenthalt im Gebäude oder im [X.]) die jeweiligen Vorteile nutzen und die Nachteile vermeiden zu können, stattet der Fachmann daher den aus der Druckschrift [X.] bekannten [X.] sowohl mit einer Vorrichtung zum Empfang von terrestrischen als auch mit einer Vorrichtung zum Empfang von über Satelliten ausgestrahlten [X.] aus.

from near the earth ”, [X.]. 5, [X.] 41 – 46: „ GPS In a[X.]ition

cc) Danach ergibt sich der Gegenstand des Anspruchs 1 nach dem Hilfsantrag 1 vom 7. März 2018 für den Fachmann in naheliegender Weise aus der Druckschrift [X.] aufgrund seines Fachwissens, wie es beispielsweise durch die Druckschriften [X.] 5 661 652 A ([X.]), [X.] [X.] oder [X.] 5 506 886 A belegt ist.

b) Zu Hilfsantrag 2

Mit der Änderung nach dem Hilfsantrag 2 vom 18. Januar 2018 kann die [X.] ihr Patent nicht erfolgreich verteidigen, weil diese Änderung mangels erforderlicher Beschränkung des [X.] unzulässig ist. Das zusätzliche Merkmal (7) schränkt den Gegenstand des Anspruchs 1 in der Fassung nach Hauptantrag – wie zur Auslegung dargelegt – nicht ein.

aa) Der Anspruch 1 nach dem Hilfsantrag 2 unterscheidet sich vom Anspruch 1 nach Hauptantrag durch das zusätzliche Merkmal (7), wonach die Standortinformation des [X.]s auch dann innerhalb des Paging-Kommunikationssystems ermittelt und gesendet wird, wenn die [X.] blockiert ist und dadurch dem an sich autorisierten Anrufer der Zugriff auf die Standortinformation verweigert wird.

₁) die kontinuierliche Übermittlung der vom Pager selber ermittelten [X.] an die [X.] unterbricht, schränkt Merkmal (7) den Anspruch 1 nicht ein.

c) Zu Hilfsantrag 3

Auch mit der Änderung nach dem Hilfsantrag 3 vom 18. Januar 2018 kann die [X.] ihr Patent nicht erfolgreich verteidigen, weil dieser auf einer – jedenfalls hinsichtlich der erforderlichen Beschränkung des [X.] – zulässigen Änderung beruhenden Fassung der [X.] fehlender Patentfähigkeit entgegensteht.

aa) Der Anspruch 1 nach dem Hilfsantrag 3 unterscheidet sich vom Anspruch 1 nach Hauptantrag zum einen durch das zusätzliche Merkmal (8), wonach das [X.] zum Identifizieren einer Standortanfrage eines Anrufers umfasst und der Anrufer darüber benachrichtigt wird, dass seine Standortanfrage nicht autorisiert war, wenn ein zum Zugriff auf die Standortinformation des [X.]s benötigter Code in der Anfrage nicht detektiert wurde. Zudem wird nach Merkmal (9) die von der Aktivierung bzw. Deaktivierung der [X.] abhängige Zugriffsgewährung oder –verweigerung auf die Standortinformation des [X.]s erst nach Detektion des Autorisierungs-Codes durchgeführt.

bb) Auch das Paging-Kommunikationssystem nach der Druckschrift [X.] umfasst Mittel zum Identifizieren einer Standortanfrage eines Anrufers (vgl. Anspruch 7, Unterstreichung hinzugefügt: „

₁) ergibt sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus der [X.] aufgrund seines Fachwissens. Da zwei Bedingungen erfüllt sein müssen („Code detektiert?“ und „[X.] aktiviert?“), bevor ein den Standort eines Funkruf-Empfängers anfragender Anrufer diesen erfährt, muss der Fachmann die Reihenfolge dieser beiden Überprüfungen festlegen.

Eine Überprüfung der [X.] vor Überprüfung der Anruferautorisierung würde einem nicht-autorisierten Anrufer bei deaktivierter [X.] aufgrund der ausbleibenden Bekanntgabe des Standorts und der ausbleibenden Nachricht über seine Nicht-Autorisierung die Information liefern, dass der Nutzer des [X.]s seine [X.] deaktiviert hat. Der Fachmann schließt diese Überprüfungsreihenfolge somit bereits aus Überlegungen zum Datenschutz aus und sieht statt dessen die Überprüfung der [X.] erst nach der – erfolgreichen – Autorisierungsprüfung des Anrufers gemäß Merkmal (9) vor.

[X.]) Danach ergibt sich auch der Gegenstand des Anspruchs 1 nach dem Hilfsantrag 3 vom 18. Januar 2018 für den Fachmann in naheliegender Weise aus der Druckschrift [X.] aufgrund seines Fachwissens.

d) Zu Hilfsantrag 4

Mit der Änderung nach dem Hilfsantrag 4 vom 18. Januar 2018 kann die [X.] ihr Patent nicht erfolgreich verteidigen, weil diese Änderung mangels erforderlicher Beschränkung des [X.] unzulässig ist. Die Merkmale (7) und (10) schränken den Gegenstand des Anspruchs 1 in der Fassung nach Hauptantrag – wie zur Auslegung dargelegt (vgl. 4.d) und 4.f)) – nicht ein.

e) Zu Hilfsantrag 5

Auch mit der Änderung nach dem Hilfsantrag 5 vom 18. Januar 2018 (Aufnahme der Merkmale (7) bis (10)) kann die [X.] ihr Patent nicht erfolgreich verteidigen, weil dieser auf einer – jedenfalls hinsichtlich der erforderlichen Beschränkung des [X.] – zulässigen Änderung beruhenden Fassung (Merkmale (8) und (9) schränken im Gegensatz zu den Merkmalen (7) und (10) den Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag ein) aus den bereits zum Hilfsantrag 3 dargelegten Gründen der [X.] fehlender Patentfähigkeit entgegensteht.

f) Zu Hilfsantrag 6

Auch mit der Änderung nach dem Hilfsantrag 6 vom 18. Januar 2018 (Aufnahme der Merkmale (6) bis (10)) kann die [X.] ihr Patent nicht erfolgreich verteidigen, weil dieser auf einer – jedenfalls hinsichtlich der erforderlichen Beschränkung des [X.] – zulässigen Änderung beruhenden Fassung (Merkmale (8) und (9) schränken im Gegensatz zu den Merkmalen (6), (7) und (10) den Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag ein) aus den bereits zum Hilfsantrag 3 dargelegten Gründen der [X.] fehlender Patentfähigkeit entgegensteht.

g) Zu Hilfsantrag 7

Auch mit der Änderung nach dem Hilfsantrag 7 vom 18. Januar 2018 (Aufnahme der Merkmale (6), (8) und (9)) kann die [X.] ihr Patent nicht erfolgreich verteidigen, weil dieser auf einer – jedenfalls hinsichtlich der erforderlichen Beschränkung des [X.] – zulässigen Änderung beruhenden Fassung (Merkmale (8) und (9) schränken im Gegensatz zu Merkmal (6) den Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag ein) aus den bereits zum Hilfsantrag 3 dargelegten Gründen der [X.] fehlender Patentfähigkeit entgegensteht.

h) Zu Hilfsantrag 8

Mit der Änderung nach dem Hilfsantrag 8 vom 18. Januar 2018 kann die [X.] ihr Patent nicht erfolgreich verteidigen, weil das zusätzliche Merkmal (11) – wie zur Auslegung dargelegt (vgl. unter 4g)) – den Gegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung nicht beschränkt, so dass die Änderung nach dem Hilfsantrag 8 mangels erforderlicher Beschränkung des [X.] unzulässig ist.

i) Zu Hilfsantrag 9

Auch mit der Änderung nach dem Hilfsantrag 9 kann die [X.] ihr Patent nicht erfolgreich verteidigen, weil die Merkmale (6) und (11) den Gegenstand des Anspruchs 1 nicht beschränken und somit der Hilfsantrag 9 mangels erforderlicher Beschränkung des [X.] unzulässig ist.

j) Zu Hilfsantrag 10

Mit der Änderung nach dem Hilfsantrag 10 vom 7. März 2018 kann die [X.] ihr Patent nicht erfolgreich verteidigen, weil dieser auf einer – jedenfalls hinsichtlich der erforderlichen Beschränkung des [X.] – zulässigen Änderung beruhenden Fassung der [X.] fehlender Patentfähigkeit entgegensteht.

Der Anspruch 1 nach dem Hilfsantrag 10 unterscheidet sich vom Anspruch 1 nach Hauptantrag durch das im Vergleich zu Merkmal (1) geänderte Merkmal (1*) und das zusätzliche Merkmal (6*) (beides wie Hilfsantrag 1 vom 7. März 2018) und das zusätzliche Merkmal (12), das [X.] nennt, die zum Empfang von terrestrischen Signalen und Satellitensignalen dienen.

₁) und (6*) wird auf die Ausführungen zum Hilfsantrag 1 vom 7. März 2018 verwiesen, wonach sich ein Paging-Kommunikationssystem mit diesen Merkmalen für den Fachmann in naheliegender Weise aus der Druckschrift [X.] aufgrund seines Fachwissens, wie es beispielsweise durch die Druckschriften [X.] 5 661 652 A ([X.]), WO 91/08621 [X.] oder [X.] 5 506 886 A belegt ist, ergibt.

bb) Da der [X.] nach den Merkmalen (1*) und (6*) dazu eingerichtet ist, seinen Standort durch Empfang von terrestrischen Signalen und Satellitensignalen zu bestimmen, muss er über geeignete Mittel zum Empfang und zur Auswertung dieser Signale verfügen.

Darunter versteht der Fachmann zumindest eine (oder mehrere) Antenne(n), die das [X.] empfangen und an Verbindungsmittel (

Als Beleg dafür, dass die im Merkmal (12) genannten Schaltungen bei einem [X.], der sowohl von Satelliten als auch von terrestrischen Sendern ausgestrahlte Signale empfangen kann, fachüblich sind, sei auf die im Hinweisbescheid vom 19. Juni 2013 genannten Druckschriften [X.] [X.] (vgl. [X.]. 11 und S. 20, [X.] 5 – S. 21, [X.] 4) und [X.] 5 506 886 A ([X.]. 3) verwiesen.

Der nur abwechselnd mögliche Betrieb der beiden [X.] ist ebenfalls fachüblich, denn ein gleichzeitiger Empfang würde nicht nur einen sehr hohen Energieverbrauch zur Folge haben, sondern insbesondere den die Positionssignale auswertenden Mikrokontroller des [X.]s überlasten.

cc) Danach ergibt sich auch der Gegenstand des Anspruchs 1 nach dem Hilfsantrag 10 vom 7. März 2018 für den Fachmann in naheliegender Weise aus der Druckschrift [X.] aufgrund seines Fachwissens.

k) Zu den Hilfsanträgen 11 und 12

Einer Prüfung der Zulässigkeit dieser Hilfsanträge bedarf es nicht, weil diese beiden in der mündlichen Verhandlung gestellten Anträge – wie auch die Klägerin geltend gemacht hat – nach § 83 Abs. 4 [X.] als verspätet zurückzuweisen sind.

Die [X.] hat diese Hilfsanträge erst nach Ablauf der im Hinweis gesetzten und mit der Ladung bis zum 23. Februar 2018 verlängerten (letzten) Stellungnahmefrist vorgelegt. Soweit die [X.] mit Schriftsatz vom 18. Januar 2018 die Dauer der [X.] als Verletzung des rechtlichen Gehörs beanstandet hat, ändert dies nichts an der Fristversäumnis. Entgegen dem Vorbringen der [X.]n sind die gesetzten [X.] von jeweils etwas mehr als einem Monat nicht unbillig kurz gewählt und verletzen nicht das rechtliche Gehör der [X.]n. Denn soweit das Verfahrensrecht überhaupt Mindestfristen für Stellungnahmen vorsieht (vgl. etwa § 82 Abs. 3 [X.]; §§ 132, 217, 274 Abs. 3 ZPO), belaufen sich diese in der Regel auf ein bis zwei Wochen und höchstens auf einen Monat. Da bereits die im Hinweis zunächst gesetzten Fristen und erst recht infolge der Fristverlängerung die abschließende Frist diese gesetzlichen Mindestfristen deutlich übersteigen, bestehen gegen die vorliegenden Fristsetzungen keine Bedenken. Der qualifizierte Hinweis beschränkte sich auf eine bloße Bewertung der im Verfahren befindlichen Unterlagen.

Die [X.] hat die verspätete Vorlegung dieser Hilfsanträge auch nicht hinreichend entschuldigt (§ 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 [X.]) und glaubhaft gemacht (§ 83 Abs. 4 Satz 2 [X.]). Ihr mündlicher Vortrag dazu, die Vorlage erfolge als Reaktion auf die pauschale Mitteilung des Senats zu Beginn der mündlichen Verhandlung, wonach dieser, anders als noch im qualifizierten Hinweis geäußert, die Druckschrift [X.] nunmehr doch für die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit als relevant erachte, reicht hierfür nicht aus. Grundsätzlich sind die Parteien gehalten, sich vollständig zu allen verfahrensrelevanten Tatsachen zu erklären (§ 99 Abs. 1 [X.] i. V. m. § 138 Abs. 1 und 2 ZPO). Dazu gehört auf Seiten der Patentinhaberin und [X.]n auch die Vorlage möglicher Hilfsanträge, mit denen sie auf den zuvor klägerseits genannten Stand der Technik reagieren möchte. Die Druckschrift [X.] war seitens der Klägerin bereits mit Schriftsatz vom 21. Juli 2017 eingeführt worden. Ab diesem Zeitpunkt bestand daher die Verpflichtung der [X.]n, u. a. mitzuteilen, wie sie auf diese Druckschrift für den Fall reagiert, falls der Senat dem Klägervortrag folgen sollte. Dass der Senat in seinem qualifizierten Hinweis geäußert hat, dass nach „der vorläufigen Auffassung des Senats … aus der Druckschrift [X.] zumindest das Merkmal (4) nicht bekannt [sei], und es … sich für den Fachmann auch nicht in naheliegender Weise aus ihr [ergebe]“, hat die [X.] hiervon nicht entbunden. Beim qualifizierten Hinweis handelt es sich – wie das vorgenannte Zitat nochmals deutlich zum Ausdruck bringt – nur um eine vorläufige Auffassung des Senats, deren Mitteilung dazu dient, gerade diese Auffassung in der mündlichen Verhandlung – denn ansonsten wäre deren Durchführung überflüssig - zur Diskussion zu stellen. Aus der Bewertung einer Druckschrift im qualifizierten Hinweis kann daher ein Patentinhaber nicht schließen, dass diese Druckschrift für die Entscheidung des Gerichts keine Rolle mehr spielt und er sich daher auf eine Verteidigung seines Patents gegenüber dieser nicht mehr einzustellen brauche. Insofern musste die [X.] bereits vor der mündlichen Verhandlung damit rechnen, dass die Druckschrift [X.] in der mündlichen Verhandlung doch als patenthindernd zur [X.]rache gebracht wird, wenn nicht seitens des Senats, so doch möglicherweise seitens der Klägerin. Sie musste damit rechnen, dass die Klägerin ihren Standpunkt aus dem Schriftsatz vom 21. Juli 2017, der sich allein mit der Druckschrift [X.] befasst, vertiefen würde, was diese ja mit ihrem Schriftsatz vom 18. Januar 2018 auf den Hinweis hin auch getan hat, und dass diese damit der vorläufigen Auffassung des Senats entgegentritt. [X.]ätestens daraufhin bestand für die [X.] bereits die Notwendigkeit, entsprechende Hilfsanträge zu formulieren; hierfür war die weitere Frist im Hinweis nach § 83 [X.] – mit der Ladung zum Termin auf den 23. Februar 2018 verlängert – gesetzt. Die bloß pauschale Ankündigung des Senats, die von der Klägerin bereits lange vor der mündlichen Verhandlung vorgelegte Druckschrift [X.] in die Erörterung der Sach- und Rechtslage einzubeziehen, vermag daher nicht hinreichend zu entschuldigen, dass die weiteren Hilfsanträge erst in der mündlichen Verhandlung und nicht schon (spätestens) innerhalb der [X.] zum qualifizierten Hinweis vorgelegt wurden.

Die Berücksichtigung einer beschränkten Verteidigung mit den [X.] 11 und 12 hätte zudem eine Vertagung erforderlich gemacht, da andernfalls das rechtliche Gehör der Klägerin verletzt worden wäre. Mit diesen [X.] soll das Streitpatent jeweils mit [X.] beschränkt verteidigt werden, die – quasi „bausatzartig“ – verschiedenen Stellen der Beschreibung entnommen sind und – wie die [X.] in der mündlichen Verhandlung selbst bestätigt hat – in den konkreten Kombinationen der beiden Hilfsanträge weder in einem der erteilten oder zuletzt geltenden [X.] oder einem der früheren vor dem 1. [X.] oder dem [X.] gestellten Hilfsanträge enthalten waren. Auf solche, allein verschiedenen Textstellen der Beschreibung entnommene neue [X.] brauchten sich weder die Klägerin noch der Senat aufgrund des bisherigen [X.] einzustellen. Insbesondere müsste dem Einwand der Klägerin, dass die jeweilige Merkmalskombination sowohl eine detaillierte Überprüfung anhand des bereits im Verfahren befindlichen Standes der Technik als auch eine neue Recherche nach einem sie möglicherweise erfassenden oder zumindestens nahelegenden Stand der Technik erfordere, Rechnung getragen werden, was angesichts des Umfangs der vorgenommenen Änderungen nicht mehr in der laufenden mündlichen Verhandlung möglich war. Mit einer bloßen Schriftsatzfrist (§ 283 ZPO) hätte dem nicht Rechnung getragen werden können, denn bei einem (zu unterstellenden) neuen Vorbringen der Klägerin hätte der [X.]n wiederum eine Stellungnahmefrist zur Wahrung des rechtlichen Gehörs eingeräumt werden müssen. Damit wäre bei einer Zulassung der erst in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Hilfsanträge eine Vertagung und eine neu anzusetzende mündliche Verhandlung unumgänglich geworden. Gerade die Erforderlichkeit einer neuen mündlichen Verhandlung infolge einer neuen Verteidigung des [X.]n mit einer geänderten Fassung des Patents will aber § 83 Abs. 4 [X.] im Interesse der Verfahrensbeschleunigung dadurch vermeiden, dass die Vorlage der neuen Hilfsanträge als verspätet zurückgewiesen werden kann.

Da die Voraussetzungen des § 83 Abs. 4 [X.] somit vorlagen, waren die Hilfsanträge 11 und 12 als verspätet zurückzuweisen mit der Folge, dass die [X.] das Streitpatent mit ihnen nicht beschränkt verteidigen kann.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 [X.] i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 [X.] i. V. m. § 709 ZPO.