Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 19.07.2016, Az. X ZR 36/14

[X.]:[X.]:[X.]:2016:190716UXZR36.14.0

BUN[X.]SGERICHTSHOF
IM NAMEN [X.]S VOLKES
URTEIL
X ZR
36/14
Verkündet am:
19. Juli 2016
Anderer
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in der
Patentnichtigkeitssache

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2
-
Der X.
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhandlung vom 10. Mai 2016 durch [X.], die Richter [X.] und Dr.
Grabinski sowie
die Richterinnen [X.] und Dr.
Kober-Dehm

für
Recht erkannt:
Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des 1. Senats (Nich-tigkeitssenats) des [X.] vom 2. Oktober 2013 auf-gehoben.
Das [X.] Patent 1
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827 wird mit Wirkung für die [X.] für nichtig erklärt, soweit sein Gegenstand über folgende Fassung seiner Patentansprüche
hinausgeht, in der aus Merkmal
(v) in den Ansprüchen
1 und
5 keine Rechte hergeleitet werden können:
1.
A [X.] for selectively limiting access to the location information of a pager or call receiver (8), com-prising:
(i)
a pager or call receiver (8) that is able to periodically communicate with satellite and/or earth based communi-cation means to establish its location within the system for a time;
(ii)
[X.]/call receiver within the system during said time;
(iii)
means to provide the location of the pager/call receiver to individual callers that have been [X.] to receive the location information of the pager/call receiver during said time;
(iv)
means for activating or deactivating a location disclosure feature for a pager/call receiver, such a feature used to al-low/deny access to the location information of [X.]/call receiver to said individual [X.] callers during said time;
(v)
the system able to use said location disclosure
feature of the pager/call receiver to allow access to the location in-
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formation of [X.]/call receiver to one of said indivi-dual [X.] callers while also being able to use said location disclosure feature to deny access to another of said individual [X.] callers during said time that the location of the pager/call receiver is periodically estab-lished within the system.
2.
The system of claim
1, [X.] (8) always is disclosed in emergency circumstances and when required for operational use by the system.
3.
The system of claim
1 the call receiver/pager (8) being able to communicate with satellite and terrestrial transmitters, [X.]/call receiver (8) further comprising:
connecting means (102) to
connect satellite signals to satellite receiving means (103) and terrestrial signals to a terrestrial re-ceiving means (104); and
storage means (107) to hold cither data from the satellite or terrestrial receiving means for later retrieval.
4.
The system of claim
1 also comprising means to authorize a caller to be able to access the location information of [X.] or call receiver within the system.
5.
A method for selectively limiting access to the location infor-mation of a pager or call receiver (8) in
a paging communica-tion system, comprising:
(i)
[X.] (8) within the system for a time;
(ii)
[X.]/call receiver within the system during said time;
(iii)
providing the location of the pager or call receiver to indi-vidual callers [X.]/call receiver during said time;
(iv)
specifying location disclosure feature for [X.]/call receiver to the system, such a feature used to allow/deny access to the location information of [X.]/call re-
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ceiver to said individual [X.] callers during said time;
(v)
[X.] (8) to allow access to the location information of [X.] or call receiver (8) to one of said individual au-thorized callers [X.] (8) is periodically established within the system.
6.
The method of claim
5 further comprising disclosing the loca-tion of the call receiver or pager (8) in emergency circum-stances and when required for operational use by the system.
Im Übrigen wird die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Berufungsverfahrens, an das Patentgericht zu-rückverwiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 16. September 1998 [X.] angemeldeten ([X.]) und mit Wirkung für das [X.] erteilten [X.]n Patents 1 133 827 ([X.]), das sechs Patentansprüche umfasst. Die nebengeordneten [X.] und 5 lauten in der Verfahrenssprache:
"1.
A communication system for selectively limiting access to the location information of a pager or call receiver (8), comprising:
(i)
a pager or call receiver (8) that is able to periodically communicate with satellite and/or earth based communi-1

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5
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cation means to establish its location within the system for a time;
(ii)
[X.]/call receiver within the system during said time;
(iii)
means to provide the location of the pager/call receiver to individual callers that have been [X.] to receive the location information of the pager/call receiver during said time;
(iv)
means for activating or deactivating a location disclosure feature for a pager/call receiver, such a feature used to allow/deny access to the location information of [X.]/call receiver to said individual [X.] callers during said time;
(v)
the system able to use said location disclosure feature of the pager/call receiver to allow access to the location in-formation of [X.]/call receiver to one of said indi-vidual [X.] callers while also being able to use said location disclosure feature to deny access to anoth-er of said individual [X.]
callers during said time that the location of the pager/call receiver is periodically established within the system.

5.
A method for selectively limiting access to the location infor-mation of a pager or call receiver (8) in a communication sys-tem, comprising
(i)
[X.] (8) within the system for a time;
(ii)
[X.]/call receiver within the system during said time;
(iii)
providing the location of the pager or call receiver to indi-vidual callers [X.]/call receiver during said time;
(iv)
specifying location disclosure feature for [X.] to the system, such a feature used to allow/deny access to
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the location information of [X.]/call receiver to said individual [X.] callers during
said time;
(v)
[X.] (8) to allow access to the location information of [X.] or call receiver (8) to one of said individual [X.] callers while also being able to use said loca-tion disclosure feature to deny access to another of said individual [X.]
callers during said time that the lo-cation of the pager or call receiver (8) is periodically es-tablished within the system."
Die Klägerin hat das [X.] in vollem Umfang angegriffen und gel-tend gemacht, sein Gegenstand gehe über den Inhalt der Anmeldungsunterla-gen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung hinaus und sei auch
nicht pa-tentfähig. Die Beklagte hat Klageabweisung beantragt und das [X.] hilfsweise in beschränkten Fassungen verteidigt.
Das Patentgericht hat das [X.] für nichtig erklärt. Mit ihrer dage-gen eingelegten Berufung, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt,
vertei-digt die Beklagte das [X.] nur noch mit einem auf ein "paging communica-tion system
..."
beschränkten Gegenstand und hilfsweise in insgesamt 16 weiter eingeschränkten Fassungen.

Entscheidungsgründe:
I.
Das [X.] bezieht sich auf Funkruf-Telekommunikations-dienste und systeme
(paging telecommunication services and systems), insbeson-dere satellitengestützte
Dienste und Systeme dieser Art.
1.
Der Beschreibung zufolge verteuert es die Übertragungskosten für [X.] unangemessen, wenn Teilnehmer
(subscriber) von [X.] ([X.]) an sie adressierte Nachrichten vorbehaltslos 2
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weltweit übermittelt bekommen, weil jede Nachricht selbst dann in entspre-chender Reichweite gesendet wird, wenn Anrufer und Teilnehmer
sich am [X.] geografischen Standort oder nur in geringer Entfernung voneinander auf-halten. Zur Vermeidung eines so
hohen Sendeaufwands könnten die [X.] in manchen Funkrufsystemen
vorab ein (begrenztes) Gebiet zum Empfang von [X.] festlegen, das periodisch aktualisiert werde, wenn der Teilnehmer
seinen Standort (current global position, active area) verändere. [X.], wenn ein Funkruf-Netzwerk eine Nachricht für einen Teilnehmer
verarbei-te, werde der aktuelle Standort seines Empfängers mit den vorab bestimmten Gebieten abgeglichen ([X.]). Befinde sich der aktive Bereich in dem von diesem Teilnehmer vorab festgeleg-ten Gebiet, werde ihm die Nachricht übermittelt. Verlasse er im Zuge größerer
Ortsveränderungen
seinen vorab gewählten oder aktiven Bereich,
sei es ange-bracht, ihm dies anzuzeigen. Das setze voraus, dass der für den jeweiligen Standort des (Funk-)[X.] aktive Bereich dem betreffenden [X.] zugänglich gemacht werde, damit das Netzwerk bei Bedarf mit dieser [X.] aktualisiert werden kann. Dafür müsse der Empfänger mit entspre-chenden Mitteln zur Bestimmung seines eigenen Standorts auf dem [X.] ausgestattet sein.
2.
Vor diesem Hintergrund schlägt das [X.] mit Patentan-spruch
1 in der zuletzt verteidigten Fassung (im Folgenden nur: Patentan-spruch
1) ein Funkruf-Kommunikationssystem ([X.]) vor, dessen Merkmale sich in Anlehnung an die [X.] im [X.] Urteil wie folgt gliedern lassen:
(0)
Funkruf-Kommunikationssystem mit
selektiver
Beschränkung
des Zugangs zu den Informationen über den Standort eines (Funk-)[X.],

(A [X.] for selectively limiting access to the lo-cation information of a pager or call receiver, comprising)
(1)
mit einem (Funk-)Rufempfänger, der periodisch mit satelli-ten-
und/oder erdgestützten Kommunikationsmitteln kommu-6

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8
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nizieren kann, um seinen Standort innerhalb des [X.] zu einer (jeweiligen) [X.] zu bestimmen,

(a pager or call receiver that is able to periodically communicate with sat-ellite and/or earth based communication means to establish its location within the system for a time)
(2)
bei dem auf das System zugreifende Anrufer den Standort des (Funk-)[X.] innerhalb des [X.] zur jewei-ligen [X.] mitgeteilt bekommen können,

([X.]/call re-ceiver within the system during said time)
(3)
mit Mitteln, um bestimmten dazu berechtigten Anrufern [X.]en über den Standort des (Funk-)[X.]
zur jeweiligen [X.] mitteilen zu können,

(means to provide the location of the pager/call receiver to individual call-ers that have been [X.] to receive the location information of the pager/call receiver during said time)
(4)
und mit Mitteln zum Aktivieren oder Deaktivieren einer
[X.]
für einen ([X.],

(means for activating or deactivating a location disclosure feature for a pager/call receiver)
(41)
mit der
den individuell berechtigten Anrufern der Zugang zu den Standortdaten dieses Empfängers ermöglicht oder ver-weigert werden kann,

(such a feature used to allow/deny access to the location information of [X.]/call receiver to said individual [X.] callers during said time)
(5)
wobei das System in
der Lage ist, die
[X.]
des (Funk-)[X.] zu verwenden, um [X.] der jeweiligen [X.], zu welcher der Standort dieses Empfängers periodisch innerhalb des [X.] ermittelt wird,
einem bestimmten (berechtigten) Anrufer die Standort-informationen des Empfängers zugänglich zu machen und einem anderen (berechtigten) Anrufer diese Informationen vorzuenthalten.
(the system [being]
able to use said location disclosure feature of the pager/call receiver to allow access to the location information of [X.]/call receiver to one of said individual [X.] callers while also being able to use said location disclosure feature to deny access to an-other of said individual [X.] callers during said time that the loca-
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9
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tion of the
pager/call receiver is periodically established within the sys-tem).
3.
Das Patentanspruch
1 zugrunde
liegende
technische Problem be-trifft die Zugänglichkeit von Informationen über den Standort eines (Funk-)Ruf-empfängers für den jeweiligen Absender einer Funkrufnachricht im Zusammen-hang mit deren
Sendung an das betreffende Empfangsgerät.
a)
Merkmal
1 bezieht sich auf die nach der Beschreibung für die Wei-tergabe solcher Standortinformationen vorauszusetzende
Ausstattung des (Fun)[X.]
mit Mitteln zur Bestimmung seines eigenen jeweiligen geografischen Standorts. Dazu sieht das Merkmal die periodische Ortung des Geräts durch Kommunikation mit satelliten-
oder erdgestützten Kommunikati-onsmitteln vor. Zu
den dafür verfügbaren technischen Möglichkeiten heißt es in der Beschreibung, dass einige der [X.] übertragenden Satelli-ten und erdgestützten Übertragungseinrichtungen auch dazu eingesetzt werden
könnten, referenzierte Positionssignale an den (Funk-)Rufempfänger
zu über-tragen. Alternativ könne das bekannte Global Positioning System (GPS) vom Empfänger
dazu benutzt werden, seinen jeweiligen Standort zu bestimmen (Beschreibung Abs. 20).
b)
Die
kontinuierlich generierten Standort-Informationsdaten können
Anrufern Merkmal
2 zufolge innerhalb des geschützten [X.] prinzipiell zu-gänglich
gemacht werden. Das System umfasst zu diesem Zweck Mittel für die Übermittlung der entsprechenden Informationen über den Standort des [X.] zu einem jeweiligen [X.]punkt (Merkmal
3).
Merkmal
3
zufolge soll aber nur ein begrenzter Kreis von hierzu berech-tigten ([X.]) Anrufern selektiv auf diese
Informationen zugreifen können. Dieser Vorbehalt zugunsten "berechtigter"
Anrufer korrespondiert mit dem kon-kreten Gegenstand von Patentanspruch
1 als System mit selektiver Beschrän-7
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10
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kung des Zugangs zu den Informationen über den Standort eines (Funk-)Ruf-empfängers.
Was die Detektion der Zugehörigkeit eines Anrufers zu diesem Kreis der Berechtigten durch das System anbelangt, wird im [X.] (Beschreibung Abs. 15 Z. 32
ff.) die Möglichkeit angeführt, der Nachricht gewisse Schlüssel beizufügen ("The caller may a[X.] specific codes to a paging message to enable the paging network to disclose the call receiver's global position after the message is transmitted"). Aus fachmännischer Sicht wird dies dahin verstanden, dass es für den Anspruch funktional darauf ankommt, einen praktikablen Mechanismus vorzusehen, mit dem das System die Zugehörigkeit zum Kreise der Berechtig-ten zuverlässig
erkennen kann.
Wird in einer eingegangenen Nachricht zwar die geografische Position des Empfängers angefragt, aber der Code nicht mitgesendet, erhält der Anrufer die Mitteilung, dass der Teilnehmer keine Berechtigung erteilt habe ([X.] Abs. 18 Z. 15
ff.). [X.] ein Empfangsgerät dagegen den ihm speziell
zugeordneten Code, der in der [X.]chrift auch als Positionsbekannt-gabecode (positioning disclosure code) bezeichnet wird, in einer Nachricht, signa-lisiert dies der
in die Nachrichtenübertragung eingebundenen Netzwerk-Steuer-einrichtung
6 ([X.], terrestrial network center/control station), dass die jeweilige geografische Position des [X.] mitgeteilt werden darf. Die [X.]
kann dazu auf die den [X.] Standortinformationen in der ihr zugeordneten Datenbank zugreifen (Beschreibung Abs. 19 Z. 46
ff.).
c)
Nach [X.] 4 sind Mittel zum Aktivieren oder Deaktivie-ren eines
dem (Funk-)Rufempfänger in nicht näher beschriebener Weise zuge-ordneten Elements, der [X.]
(location disclosure fea-ture),
vorgesehen, mit denen den im Sinne von Merkmal
3 berechtigten Anru-11
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11
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fern der Zugriff auf die Standortdaten dieses Empfängers ermöglicht oder ver-weigert werden kann.
Aus Merkmal
5 geht hervor, dass das System die [X.] des Empfängers zu
einer weiter unterscheidenden Reglementierung des Zugangs zu dessen Standortdaten verwenden kann, und zwar in der [X.], dass einzelnen der im Sinne von Merkmal
3 an sich berechtigen Anrufern
die Standortinformationen des Empfängers zugänglich sind, anderen aber nicht.
[X.] wirken der [X.] auf der einen und die [X.] in Merkmal
5 auf der anderen Seite aus fachmännischer Sicht in der Weise zusammen, dass der Teilnehmer mit der Letzteren
die selektive Freigabe der Standortdaten seines ([X.]s
(nur) an
einzelne
der über den Code verfügenden und somit an sich zum Empfang dieser Daten berechtigten Anrufer
steuern kann.
4.
Die eigentliche Übertragung der [X.], die in [X.] kommenden Übertragungswege und die dafür eingesetzten [X.], sind nicht ausdrücklich in den Anspruch aufgenommen, erschließen sich dem fachlich geschulten Leser, nach den unangegriffenen Feststellungen des Patentgerichts ein Ingenieur der Nachrichtentechnik mit Kenntnissen auf dem Gebiet mobiler Kommunikationssysteme und einigen Jahren Berufserfahrung auf dem Gebiet der Übertragung von Daten und deren nutzerspezifischen Ver-waltung bei (Funk-)Rufempfängern,
aber ohne Weiteres aus Merkmal
1 in [X.] mit den Erläuterungen in der Beschreibung des [X.].
a)
Durch die erwähnte Erläuterung in der Beschreibung
(Abs. 20), dass für die kontinuierliche Ortung des (Funk-)[X.] durch Kommuni-kation mit satelliten-
oder erdgestützten Kommunikationsmitteln (Merkmal
1) solche satelliten-
und erdgebundenen Übertragungseinrichtungen benutzt wer-den können, die allgemein [X.] übertragen, erhält der [X.] zugleich einen Hinweis auf die generell für die Nachrichtenübermittlung 14
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im System in Betracht kommenden Übertragungseinrichtungen und wege, die sich ihm im Übrigen aber auch durch das in der Beschreibung erläuterte
Aus-führungsbeispiel gemäß der nachstehend eingefügten Figur
1 des [X.] erschließen.

Danach kann die Nachricht zunächst von der örtlichen Telefonvermittlungsstel-le
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(Public Telephone Switching Office) zu einer [X.]
(oben I
2
b) übertragen
werden, die der Steuerung der gesamten Aktivitäten des Funkruf-Netzwerks
dient. Nach dem Empfang einer Funkruf-Nachricht
ent-schlüsselt diese [X.]
relevante Informationen wie die Teilnehmerkennung und,
ob der Anrufer die Standortposition des Teilnehmers
-
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-
erhalten möchte. Andere relevante Informationen wie das Funkrufprotokoll des Empfängers, die für den Empfang von [X.] ausgewählten oder bevorzug-ten Gebiete
und der aktuell aktive Bereich
des (Funk-)[X.] werden von der der [X.] zugeordneten Datenbank bezogen.
b)
Nachdem die [X.] detektiert hat, wohin
eine Nachricht gesendet werden soll, ordnet sie ihr den günstigsten Übertra-gungsweg zu. Vor dem Hintergrund der geografischen
Verteilung aller weltweit verfügbaren Übertragungseinrichtungen kodiert die [X.]
die Nachricht mit der Kennung aller in die [X.],
erd-
oder satellitengestützten Übertragungsstationen in chronologi-scher Abfolge und übermittelt die Nachricht dann zur ersten Bodenstation. [X.] kann die Nachricht entweder an einen
Satelliten weiterleiten oder in ihrem Sendegebiet ausstrahlen (vgl. Beschreibung Abs. 17).

II.
Das Patentgericht hat angenommen,
der Gegenstand von Pa-tentanspruch
1 sei auf ein Aliud des Gegenstands gerichtet, den die Anmel-dungsunterlagen in der ursprünglich eingereichten Fassung als zur Erfindung gehörend offenbarten. Es hat die
[X.] in Merkmal
4 in Verbindung mit Merkmal
5
anruferspezifisch dahin verstanden, dass
die Standortinformationen bestimmten Anrufern individuell mitgeteilt oder vorenthal-ten würden. Den ursprünglichen [X.] lasse sich [X.] lediglich entnehmen, dass einem (Funk-)Rufempfänger genau ein Positi-onsbekanntgabemerkmal zugeordnet sei, welches nach
Art eines Hauptschal-ters
zwei Zustände herbeiführen könne. In dem einen dieser Zustände, bei [X.], erhalte niemand die [X.]; im zweiten, aktivierten Zustand erhalte diese Informationen jeder Anru-fer, bei dem der Code detektiert werde. Ein dritter Zustand könne durch das [X.] nicht geschaltet werden, insbesondere könne dieses nicht in der Weise genutzt werden, dass die Standortinformation einzel-nen Anrufern gegeben und anderen verweigert werde.
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14
-
Mit dieser individuell-ruferspezifischen [X.] sei Patentanspruch
1 auf einen anderen Gegenstand gerichtet, als auf den in den ursprünglichen [X.] offenbarten und das [X.] schon deshalb uneingeschränkt für nichtig zu erklären.
Patentanspruch 1 gehe außerdem aber auch insoweit über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus, als der ursprünglich offenbarte Gegenstand ein satellitenbasiertes Personenrufsystem (satellite [X.]) betreffe, welches zumindest einen Satelliten und ein [X.], während der erteilte Gegenstand auch andere
Kommunikationssysteme wie rein terrestrische Mobilfunknetze umfasse, die weder einen Satelliten noch ein Funkruf-Netzwerk mit [X.] benötigten und auch nicht auf [X.] beschränkt sei. Zudem gehörten zum ursprünglich offenbar-ten
Gegenstand [X.]en ([X.]) als Teil des [X.], um Informationen dieses [X.] zu verarbeiten und [X.] zu steuern, während der erteilte Gegenstand auch Netzwerke [X.], die keine [X.]en aufwiesen; ferner offenbare der ursprüng-liche Gegenstand autorisierte
Anfragen, während der erteilte Gegenstand [X.], autorisierte Anrufer betreffe.
Entsprechendes gelte für Patentanspruch
5.
Da die individuelle, anruferspezifische [X.] des erteilten Patents etwas anderes sei als der "Hauptschalter"
der [X.], führten auch die Hilfsanträge der Beklagten nicht zu einem zulässigen Anspruchsgegenstand.
III.
Soweit die Beklagte das [X.] nicht mehr
verteidigt, ver-bleibt es ohne weitere Sachprüfung bei der vom Patentgericht ausgesproche-nen Nichtigerklärung. Im Übrigen kann der rechtlichen Bewertung durch das Patentgericht nicht in allen Punkten beigetreten werden.
Im Umfang der [X.] des neuen [X.],
die in den Ansprüchen 1 und 5 Merkmal
(v) so 20
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wie in der erteilten Fassung enthält, ist das [X.]
nicht wegen unzulässi-ger Erweiterung für nichtig zu erklären (Art. II §
6 Abs. 1 Nr. 3 [X.], Art.
138 Abs. 1 Buchst.
c EPÜ), sondern diese Merkmale können mit der [X.] in den Ansprüchen verbleiben, dass daraus keine Rechte hergeleitet und sie nicht zur Stützung der Patentfähigkeit herangezogen werden
können.
1.
Das Patentgericht hat allerdings mit Recht angenommen, dass der Gegenstand von Patentanspruch
1 in der erteilten Fassung über den Inhalt der Patentanmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, so-weit die Verwendung der [X.] nach Maßgabe von Merkmal
5
beansprucht wird.
a)
Der Gegenstand
eines erteilten Patentanspruchs darf nicht über das hinausgehen, was den ursprünglichen [X.] als zur [X.] Erfindung gehörend zu entnehmen ist. Dieser prüfende Vergleich bezieht sich nicht nur auf die in der Anmeldung formulierten Patentansprüche; entscheidend ist
vielmehr, was der Fachmann des betreffenden Gebiets der Technik der Gesamtheit der ursprünglichen Unterlagen als zur Erfindung gehö-rend entnehmen kann (st.
Rspr., vgl. z.B. [X.], Urteil vom 17. Juli 2012

[X.], [X.]Z 194, 107 Rn. 45 mwN

Polymerschaum
I).
Für die Beurteilung, ob der erteilte Patentanspruch über die ursprüngli-chen [X.] hinausgeht, gelten nach der ständigen Rechtspre-chung des [X.] und der Beschwerdekammern des [X.] die
Grundsätze der Neuheitsprüfung. Danach ist erforderlich, dass der Fachmann die im Anspruch bezeichnete technische Lehre den Ur-sprungsunterlagen unmittelbar und eindeutig als mögliche Ausführungsform der Erfindung entnehmen kann (vgl. [X.], Urteil vom 16.
Dezember 2008

X ZR 89/07, [X.]Z 179, 168 Rn. 25
-
Olanzapin;
Urteil vom 8. Juli 2010
-
Xa [X.], [X.], 910

fälschungssicheres Dokument; Urteil vom 9.
Juni 2015

[X.], [X.], 976 Rn. 45

Einspritzventil; [X.] 25
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27

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16
-
(GrBK) Amtsbl. 2001, 413 = GRUR Int. 2002, 80; [X.] GRUR Int. 2008, 511
-
Traction sheave elevator/KONE).
b)
Der [X.] der internationalen Anmeldung des [X.], die die Gesamtheit der ursprünglichen [X.] repräsen-tiert
(im Folgenden nur: [X.]), ist nicht unmittelbar und eindeutig als zur Erfin-dung gehörend zu entnehmen, die [X.] des (Fun)[X.] in der Weise zu verwenden, dass dessen
jeweiliger Standort nur bestimmten (berechtigten) Anrufern
zugänglich gemacht und anderen (be-rechtigten) Anrufern
vorenthalten
wird (Merkmal
5).
[X.])
[X.]
offenbart ([X.] 2
f. i.V.m.
S. 5 Z. 28
ff.)
aus fachmännischer Sicht, dass ein der Funkrufnachricht beigefügter Code generell die Berechti-gung vermittelt, die jeweiligen Standortdaten des (Funk-)[X.] zu er-fahren, an den die Nachricht adressiert ist. Insoweit stimmt der erteilte Pa-tentanspruch
1 mit den ursprünglichen [X.] überein (oben I
2
b).
[X.])
Die [X.] (Merkmale 4 und 5) ist als sol-che in [X.] ebenfalls erwähnt (S. 5 Z. 26 bis 28; S. 6 Z. 4
ff.). Die sie [X.] Abläufe werden zunächst allgemein dahin erläutert
(S. 6 Z. 4 bis 7),
dass,
wenn diese
Funktion für jedweden Anruf deaktiviert ist, einem Anrufer mitgeteilt wird, dass der Teilnehmer seinen momentanen Standort nicht mitteilen möchte
("If the position disclosure feature is blocked for any call, a message is sent to the cal-ler indicating that the subscriber does not wish their [his]
global position disclosed."). Bei aktivierter [X.] greife die Netzwerk-Steuereinrich-tung
auf die in ihrer Datenbank vorgehaltenen Standortkoordinaten des (Funk-)[X.] zu und kodiere sie vor Übertragung an den Anrufer
("If the posi-tion disclosure feature is active, the control station retrieves the coordinates of the call receiver's position and encodes that information before transmission to the caller ...").
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Anschließend
([X.] S. 6 Z. 9
ff.) werden die diesbezüglichen Abläufe
de-tailliert anhand des Diagramms in Figur
3 der Anmeldung erläutert. Daraus geht hervor, dass die Detektion des Codes für sich genommen nicht automatisch die Übermittlung der Standortdaten an den Anrufer nach sich zieht, sondern [X.] nur dazu führt, dass die [X.]
die Standortdaten der an sie angeschlossenen Datenbank entnimmt
("If the call receiver's global position is requiered and the position disclosure code is detected, the call receiver's positioning information is retrieved from the data bank of the [X.] ").
Die Datenfreigabe an einen Anrufer hängt von einem weiteren Schritt ab, nämlich der Aktivierung oder Deaktivierung der [X.] durch den Teilnehmer. Er kann durch Deaktivierung dieser Funktion bewirken, dass an sich berechtigte

weil im Besitz des Codes befindliche

Anrufer
doch keine Standortinformationen erhalten. Erkennt die Netzwerk-Steuerein-richtung
6, dass diese Funktion deaktiviert (blocked) ist, erhält der Anrufer näm-lich nur eine dementsprechende Nachricht
("[X.] establishes that the position disclosure feature is blocked for that message the caller is immediately notified with the appropriate message.").
Nur wenn die [X.] aktiv ist, werden die Positionsdaten des ([X.] verarbeitet und an den Anrufer übermittelt
("If the call receiver's position-ing disclosure feature for the message in process is active, the positioning information of the call receiver is processed and transmitted to the caller

").
cc)
Demgegenüber ist die Ausgestaltung der [X.]
gemäß Merkmal
5 dahin, dass sie dazu verwendet werden kann, die Standortdaten individuell für einen oder einzelne Teilnehmer freizugeben und für andere zu sperren, in [X.] nicht unmittelbar und eindeutig offenbart. Aus den vorstehend wiedergegebenen Erläuterungen in [X.] ergibt sich nicht unmit-telbar und eindeutig die Möglichkeit zum Einsatz der Standortbekanntgabefunk-tion zur unterscheidenden Steuerung
des Zugangs zu den jeweiligen Standort-daten des (Funk-)[X.] innerhalb des [X.] der insgesamt durch Gewährung des [X.] berechtigten Anrufern, die Merkmal
5 vorsieht (oben I
2
c). Vielmehr ist diesen Passagen aus fachmännischer Sicht 31
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lediglich zu entnehmen, dass die Standortinformationen den berechtigten [X.] nur en bloc entweder zugänglich sind oder vorenthalten bleiben, was das Patentgericht durch den Vergleich mit einem "Hauptschalter"
zum Ausdruck gebracht hat.
[X.])
Merkmal
5 ist auch sonst nicht in [X.] offenbart.
(1)
Die Information "[X.] establishes that the position dis-closure feature is blocked for that message, the caller is immediately
notified

"
([X.] S. 6 Z. 17
f.) ist nicht deshalb ein Hinweis im Sinne
einer unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung des unterscheidenden Einsatzes
der Standortbe-kanntgabefunktion bei einzelnen über den [X.] verfü-genden Anrufern, weil nur von einer Nachricht im Singular ("that message") die
Rede ist.
Die Verwendung des Singulars an dieser Stelle erklärt sich vielmehr dadurch, dass dort der Ablauf des [X.] am Beispiel einer einzelnen Nach-richt erläutert wird.
(2)
Merkmal
5 wird auch nicht durch den in der internationalen An-meldung des [X.] formulierten Anspruch
11 offenbart. Dieser Anspruch lautet:
"The call receiver according to claim 8 with means to activate or deacti-vate the positioning disclosure feature from the paging network by transmitting specific information to the paging network that will enable the blocking of none, certain or all users [callers]
to the global location of the call receiver."
Der so formulierte Anspruch scheidet entgegen dem Verständnis des Pa-tentgerichts allerdings nicht deshalb für die Offenbarung
von Merkmal
5 aus, weil er sich seinem Wortlaut nach auf Teilnehmer (user) zu beziehen scheint, und nicht auf Anrufer (callers). Nach dem Gesamtzusammenhang der Offenba-rung in [X.] können hier nur Anrufer (callers) gemeint sein. Dementsprechend muss ein redaktionelles Versehen vorliegen, das bei der Lektüre richtigzustellen ist.
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19
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Dass
in dem Anspruch von der Möglichkeit gesprochen wird, die Standortdaten mithilfe der [X.] wahlweise für keine, einige oder alle Anrufer zu blockieren ("

the blocking of
none, certain or all users

"),
mag im Lichte des erteilten Anspruchs
1 als Hinweis darauf gedeutet
werden können, dass im Sinne von dessen Merkmal
5 einzelne der grundsätz-lich berechtigten Anrufer (certain callers) vom Zugang zu den Standortdaten des (Funk-)[X.] ausgenommen werden können. Der [X.] der ursprünglichen [X.] darf aber gerade nicht in Wechsel-wirkung mit dem erteilten Anspruch interpretiert werden. Vielmehr ist zunächst dessen Inhalt durch Auslegung zu ermitteln ([X.], Urteil vom 12.
Mai 2015
-
X [X.], [X.], 875

[X.]). Anschließend ist der Offenba-rungsgehalt der ursprünglichen [X.] autonom aus diesen Unterlagen heraus zu ermitteln und anschließend mit dem erteilten Anspruch auf Übereinstimmung hin zu überprüfen.

Der in [X.] formulierte Anspruch 11 offenbart, dass der (Funk-)Rufemp-fänger mit Mitteln zur Aktivierung oder Deaktivierung der [X.] aus dem Netzwerk durch Übertragung spezifischer Informationen an das Netzwerk ausgestattet sein und dass damit bewerkstelligt werden kann, dass alle Anrufer die Standortinformationen für den Empfänger erhalten, keiner von ihnen oder nur bestimmte. Da weder Anspruch
11 noch dem sonstigen In-halt von [X.] zu entnehmen ist, wie die Gruppe der "bestimmten Anrufer"
("certain callers") zu definieren ist, geht der [X.] insoweit nicht über den Befund hinaus, dass entweder gar kein Anrufer die Standortinformati-onen erhält oder jeder oder aber nur die im Besitz
des Codes
befindlichen. Die
unterscheidende Verwendung der [X.] dahin, dass bestimmten berechtigten Anrufern
die Standortdaten zugänglich gemacht wer-den können, anderen an sich gleichermaßen berechtigten Anrufern
aber nicht, wie Merkmal
5 dies vorsieht, wird dadurch jedenfalls nicht offenbart.

(3)
Merkmal
5 wird auch nicht durch die Passage der Zusammenfas-sung der Erfindung ([X.] S.
2 Z.
21
ff.) offenbart, in der ausgeführt ist: "This in-37
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39

-
20
-
vention will provide
a call receiver with means to allow a subscriber to prevent their (his) global position from being divulged to a caller or callers at certain instances, while allowing such information to be divulged at other instances."
Diese Erläuterung ent-spricht der Sache nach der technischen Lehre, die sich aus den Merkmalen
1 bis 4.1 ergibt, denn wenn den individuell berechtigten Anrufern der Zugang zu den Standortdaten dieses Empfängers ermöglicht oder verweigert werden kann, bedeutet das in zeitlicher Hinsicht, dass der Zugang zu bestimmten [X.]en (in-stances) gesperrt und zu anderen eröffnet ist. Die innerhalb der Gruppe der Be-rechtigten hinsichtlich des Zugangs Unterscheidungen ermöglichenden zusätz-lichen technischen Gesichtspunkte in Merkmal
5 sind dadurch nicht offenbart.
2.
Dem Patentgericht kann demgegenüber nicht in seiner Bewertung
beigetreten werden, die unzulässige Erweiterung von Patentanspruch
1 durch Einfügung von Merkmal
5 müsse die Nichtigerklärung des [X.] nach sich ziehen. Diese Rechtsfolge kann vielmehr vermieden werden, indem dieses Merkmal mit der Maßgabe im Anspruch belassen wird, dass daraus keine Rechte hergeleitet werden können und es namentlich bei der Prüfung auf [X.] nicht berücksichtigt wird.
a)
Nach der Rechtsprechung des [X.] führt es zwar zur Nichtigerklärung eines Patents, wenn der patentierte und der ursprünglich offenbarte
Gegenstand
in einem Ausschließlichkeitsverhältnis zueinander ste-hen (exklusives Aliud),
oder wenn die Veränderung einen technischen Aspekt betrifft, der den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht wenigstens in ab-strakter Form als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist (vgl. [X.], Urteil vom 21. Juni 2011 -
X [X.], [X.], 1003

Integrationselement; Be-schluss vom 21. Oktober 2010, [X.], [X.], 40 Rn. 22

Winkel-messeinrichtung).
Offenbaren die ursprünglichen [X.] aber
einen Gegenstand, der das konkrete
in den erteilten Patentanspruch eingefügte Merkmal zumindest in abstrakter Form als zur Erfindung gehörend umfasst, so dass die Einfügung nur zu einer Beschränkung des Schutzgegenstands geführt
hat, braucht das erteilte Patent

auch das [X.] -
nicht für nichtig erklärt 40
41

-
21
-
zu werden, sondern das nicht-ursprungsoffenbarte Merkmal verbleibt im [X.]
und wird lediglich insoweit bei der Prüfung der Patentfähigkeit außer Betracht gelassen, als es nicht zur Stützung der Patentfähigkeit herangezogen werden darf
([X.], Urteil vom 17. Februar 2015

[X.]/12,
[X.]Z 204, 199
-
Wundbehandlungsvorrichtung).
b)
Im Streitfall ist der Gegenstand von Patentanspruch
1 entgegen der Auffassung des Patentgerichts durch die Einfügung von Merkmal
5 nicht auf ein Aliud (eine disjunkte technische Lehre in der Diktion des angefochtenen Ur-teils)
des Ursprungsoffenbarten gerichtet, sondern durch diese Einfügung ledig-lich im vorstehend unter III
2
a zuletzt dargestellten Sinne beschränkt worden.
[X.])
Die Beschränkung von Patentanspruch
1 besteht darin, dass die geschützte technische Lehre zusätzlich
vorsieht, die Standortbekanntgabefunk-tion in der Weise zu verwenden, dass bestimmten berechtigten Anrufern die Standortinformationen des Empfängers auf ihren Anruf hin, nach Erkennung des [X.]s,
zugänglich sind, anderen aber nicht.
[X.])
Dieses zusätzliche Element der technischen
Lehre ist in abstrakter Form in den ursprünglichen [X.] durch die [X.], dass mithilfe der [X.] gesteuert werden kann, den Anrufern, die über den [X.] verfügen, die Positions-daten des betreffenden (Funk-)[X.] (doch) vorzuenthalten. Diese Steuerungsmöglichkeit ist in [X.] zwar nur im Sinne eines Entweder-oder für die Anrufe aller [X.] oder keines von ihnen beschrieben (III
1
b). Damit ist dem Teilnehmer aber bei abstrahierender Betrachtung ein Instrument an die Hand gegeben, um sich trotz zuvor gegebener Berechtigung durch Überlassung des Codes den Zugriff der Berechtigten auf die aktuellen Standortdaten seines (Funk-)[X.] vorzubehalten. Diese allgemeine Berechtigung wird durch Merkmal
5 lediglich durch eine ergänzende Unterscheidung dahin weiter konkretisiert, dass die Standortdaten nunmehr einzelnen dieser Berechtigten zugänglich sind oder bleiben, anderen aber nicht.
42
43
44

-
22
-
3.
Im Übrigen kann Patentanspruch
1 in zulässiger Weise nach Maßgabe des [X.] beschränkt verteidigt werden.
a)
Entgegen der Ansicht der Klägerin kann der Gegenstand von Pa-tentanspruch
1 zulässig auf ein "[X.]"
anstatt auf ein "satellite [X.]"
gerichtet werden.
[X.])
Dass der in [X.] formulierte Anspruch
1 auf ein "satellite [X.]"
gerichtet ist, ist insoweit unerheblich. Für die Frage der unzulässigen Erweiterung kommt es, wie ausgeführt (III
1
a), darauf an, was der Fachmann der Gesamtheit der ursprünglichen Unterlagen unmittelbar und ein-deutig als zur Erfindung gehörend entnehmen kann.
[X.])
Bei der Prüfung, ob der erteilte Anspruch in den [X.] unmittelbar und eindeutig offenbart ist, ist zu berücksichtigen, dass die Feststellung, ob in den ursprünglichen [X.] aus fachmänni-scher Sicht abschließend lediglich ein ganz konkretes Ausführungsbeispiel of-fenbart ist oder ob sich darin eine Erfindung
in abstrahierter Form zeigt, [X.] einer wertenden Betrachtung ist. Dabei ist auch zugrunde zu legen, dass der Anmelder
den [X.] seiner Anmeldung dabei unverkürzt [X.] sehen und er möglichst breiten Schutz erlangen und die Erfindung des-halb in möglichst allgemeiner Weise vorstellen und nicht auf aufgezeigte [X.] beschränken möchte ([X.], Urteil vom 11. Februar 2014
-
X [X.], [X.]Z 200, 63 Rn. 22

Kommunikationskanal; Urteil vom 9.
Juni 2015

[X.], [X.], 976 Rn. 45 mwN

Einspritzventil).

cc)
Nach diesen Maßstäben reicht es zur Vermeidung einer unzuläs-sigen Erweiterung durch Verallgemeinerung aus, Patentanspruch
1 auf ein "pa-ging communication system"
zu richten.
Der Erfinder hat zwar, was im Rahmen
seiner Dispositionsfreiheit liegt ([X.], Urteil vom 27.
Februar 2007 -
X
ZR
38/06, [X.]Z 171, 167 Rn.
21

Pipettensystem), den Patentanspruch so formuliert, dass die selektive Steue-45
46
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50

-
23
-
rung des Zugangs zu den Informationen über den jeweiligen Standort eines (Funk-)[X.] im Rahmen eines Funkruf-Kommunikationssystems ge-schützt ist. Es kommt ihm aber ersichtlich gerade nicht darauf an, Patentschutz nur für Funkrufsysteme
zu erhalten, zu denen ganz bestimmte Einrichtungen für die Nachrichtenübertragung, wie Weltraumsatelliten oder

worauf zurückzu-kommen sein wird

ganz bestimmte bodengebundene Einrichtungen gehören. Vielmehr ist es im Interesse des Erfinders, insoweit Funkrufsysteme in allge-meinster Form als Basis für die Erfindung zu erfassen. Die häufige gemeinsame Erwähnung von satellitengestützten und erdverbundenen Kommunikationsmit-teln in [X.] deutet der Fachmann als das Bestreben des Erfinders, alle gängi-gen Modalitäten der Nachrichtenübertragung und Übertragungswege zu [X.], nicht aber als Ausdruck eines Willens, sich auf Systeme zu beschränken, die solche Einrichtungen nur kumulativ aufweisen. In [X.] kommt die Beispiel-haftigkeit der angeführten verschiedenen
Übertragungsmittel schon im einlei-tenden Satz zum Ausdruck. Danach bezieht sich die Erfindung (allgemein) auf Funkruf-Telekommunikationsdienste und systeme (paging telecommunication services and systems), und (nur) "insbesondere"
auf satellitengestützte Dienste und Systeme dieser Art.
b)
Der verteidigte Patentanspruch
1 ist nicht deshalb unzulässig
er-weitert, weil die in [X.] mit dem Bezugszeichen
6 gekennzeichneten [X.]en
nicht ausdrücklich, als [X.]en ("[X.] station")
oder unter einer synonymen Bezeichnung
(oben I
2
b), in den [X.]
aufgenommen
sind.
Wie ausgeführt,
schützt Patentanspruch
1 nicht ein Funkrufsystem
("pa-ging communication system")
als solches in konstitutiv zu verstehender Ausstat-tung mit erdverbundenen und weltraumgestützten Übertragungseinrichtungen
und Komponenten, sondern nur,
soweit dabei als besonderer
technischer
As-pekt
die Standortdaten eines (Funk-)[X.] selektiv an sich berechtig-ten Anrufern (doch) vorenthalten
werden können. Ob in dem jeweiligen System für die Nachrichtenübertragung boden-
und weltraumbezogene Übertragungs-51
52

-
24
-
einrichtungen und Komponenten eingesetzt werden
oder nur die einen oder die anderen und auf welchen konkreten Übertragungswegen dies geschieht, spielt für den Gegenstand des Anspruchs demgemäß nur unter dem Aspekt funktio-neller Zweckmäßigkeit
eine Rolle und wird in erster Linie von der räumlichen Distanz zwischen der Position des Absenders von den Empfangsorten
abhän-gen. Deshalb ist der Anspruch im fachmännischen Verständnis in Bezug auf die eingesetzten Übertragungseinrichtungen allgemein auf ein Funkrufsystem be-zogen, zu dem auch erdverbundene
Übertragungseinrichtungen
10 gehören können. Diese schließen im Sinne eines Oberbegriffs die im [X.] mit dem Bezugszeichen
6 gekennzeichneten [X.]en
ein, die auch nach dem Vorbringen der Klägerin zu einem funktionierenden [X.] gehören, weshalb es ihrer ausdrücklichen Aufnahme in den [X.] nicht bedarf.
Dass die [X.]en
in den Anmel-dungsunterlagen auch als bodenverbunden beschrieben werden ("terrestrial network center/control station"), versteht der Fachmann vor diesem Hintergrund nicht als die Erfindung (mit-)charakterisierende Anweisung, die [X.]en
fest am Boden zu installieren, damit sie ihren Zweck im Rahmen des geschützten [X.] erfüllen können, sondern als bloßen Hinweis auf die am Anmeldetag übliche Konzeption von Funkrufsystemen.
4.
Weitere unzulässige Erweiterungen von Patentanspruch
1 vermag die Klägerin nicht aufzuzeigen. Dazu sind lediglich folgende Bemerkungen an-gezeigt:
Der Gegenstand eines Patents geht nicht schon dadurch über den Inhalt der Anmeldung hinaus, dass er mit Begriffen gekennzeichnet ist, die in den [X.] als solche nicht verwendet worden sind ([X.], Urteil vom 21. April 2009

[X.], [X.], 933 -
Druckmaschinen-Tempe-rierungssystem
II). Entscheidend ist, dass der im Anspruch verwendete Begriff im Lichte der Beschreibung keinen anderen als den von den ursprünglichen [X.] umfassten Gegenstand als zur Erfindung gehörend um-fasst. Die Verwendung des Begriffs "location
(within the system)"
gegenüber "glo-53
54

-
25
-
bal position"
ist jedenfalls deshalb unbedenklich, weil beide Wendungen aus fachmännischer Sicht im Lichte der mit [X.] übereinstimmenden Beschreibung des [X.] synonym verstanden
werden.
Im Übrigen reichen Abweichungen von den in den ursprünglichen [X.] formulierten Ansprüchen, auf die die Klägerin mehrfach verweist, nicht aus, weil der [X.] der unzulässigen Erweiterung voraussetzt, dass der Gegenstand des Anspruchs nicht in den ursprünglichen [X.] in ihrer Gesamtheit als zur Erfindung gehörend offen-bart (oben III
1
a). Dass etwa die zeitliche Beziehung der Standortbestimmung mit der
Standortweitergabe durch die Merkmalselemente "for a time"
und "during said time"
in den in [X.] formulierten Ansprüchen 1, 8, 11 und 12 nicht zu finden ist, wie die Klägerin geltend macht, ist schon deshalb unerheblich. Im Übrigen liegt es auf der Hand, dass Angaben über den Standort des ([X.]s sinnvoll nur gemacht werden können, wenn der räumlichen
Komponente eine zeitliche zugeordnet wird. Das wird mit den beanstandeten Begriffen zum Ausdruck gebracht und ist aus fachmännischer Sicht in [X.] enthalten.
5.
Für Patentanspruch
5 gelten die vorstehenden Ausführungen (III
1 bis
4) entsprechend.

6.
Die hilfsweise Verteidigung des [X.] führt nicht zu
dessen Bestand in einer weiterreichenden Fassung, als der aus dem Tenor ersichtli-chen. Dies
ist klarzustellen, weil der Hauptantrag vor dem Hintergrund der ge-samten eingeschränkten Verteidigung des [X.] dahin auszulegen ist, dass die Beklagte aus Merkmal
(v) in den Ansprüchen
1 und
5 Rechte herleiten möchte, das [X.] aber nur in einer Fassung Bestand hat, in der dies nicht der Fall (oben III
2) und zu berücksichtigen ist, dass die Beklagte entspre-chende Hinweise ([X.]) erst in die Anspruchssätze gemäß den Hilfsan-trägen
II, XV und XVI) aufgenommen hat.
55
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-
26
-
Die Verteidigung mit dem ersten Hilfsantrag (Anlage
1 zum Protokoll vom 10. Mai 2016) ist unzulässig, weil die unzulässige Erweiterung in Merkmal
5 darin nicht beseitigt ist.
Das Gleiche gilt im Ergebnis für die Fassung gemäß Hilfsantrag
I (Anla-ge
2 zum Protokoll vom 10. Mai 2016), in der Merkmal
(v) in den Ansprüchen
1 und
5 um den Zusatz ergänzt ist:
"

such that access to the location information of the individual [X.] callers is allowed in certain instances, while access to the location information is denied in other instances."
Diese Ergänzung bezieht sich auf die erwähnte Passage in der Zusammenfassung der Erfindung in [X.] S.
2 Z.
21
ff., die für sich genommen in der Sache der technischen Lehre
entspricht, die sich aus den Merkmalen
1 bis 4.1 ergibt. Die unzulässige Erweiterung von Merkmal
5 bleibt davon unberührt (oben III
1
b
[X.]
[3]).
In der Fassung von Hilfsantrag
II (Anlage
2 zum Protokoll vom 10. Mai 2016) kann das [X.] nicht zulässig verteidigt werden, weil die Ansprü-che
1 und 5 in Bezug auf Merkmal
(v) durch den dort formulierten [X.]
einen unklaren Gehalt bekommen, ein [X.]s Patent im Nichtigkeitsver-fahren aber nicht mit Patentansprüchen beschränkt verteidigt werden kann, die dem Erfordernis einer deutlichen (klaren) Anspruchsfassung nicht genügen ([X.], Urteil vom 18. März 2010

[X.], [X.], 709

Proxiserver-system). Die Beklagte hat diesen [X.]
dahin formuliert, dass das Streitpa-tent durch Merkmal
(v) in Anspruch 1 und 5 unzulässig erweitert ist und daraus in einer Auslegung (interpretation) keine Rechte hergeleitet werden können, in der die [X.] Zugang zur Standortinformation zur [X.] [X.] erlaubt und verweigert ("where the location disclosure feature allows and denies access to the location information at the same time"). Damit ist zum einen unklar, welche Kreise zur gleichen [X.] Zugang zu den Standortdaten haben und welche nicht. Zum anderen kann der [X.] damit seine Funktion nicht mehr erfüllen, eindeutig anzugeben, welche Merkmale bei der Prüfung der [X.] außer Betracht zu bleiben haben.
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27
-
Die übrigen Hilfsanträge (Hilfsantrag
I bis XI in Anlage MFG
4 zur [X.]) beseitigen, wie schon das Patentgericht zutreffend erkannt hat, die unzulässige Erweiterung nicht.
7.
Der Senat hat in den [X.] den Hinweis aufgenommen, dass aus Merkmal
(v) in den Ansprüchen
1 und
5 keine Rechte hergeleitet wer-den können. Der Aufnahme des Hinweises
in die Patentschrift, dass aus der Einfügung eines in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht als zur Er-findung gehörend offenbarten Merkmals, dessen Streichung oder Ersetzung durch ein von der ursprünglichen Offenbarung gedecktes Merkmal zu einer Er-weiterung des Schutzbereichs führen würde, keine Rechte hergeleitet werden können
("[X.]"), bedarf es nach der Rechtsprechung des Bundesge-richtshofs
zwar grundsätzlich nicht ([X.], Beschluss vom 21. Oktober 2010

[X.], [X.], 40 -
Winkelmesseinrichtung). Dem Patentinhaber ist es aber unbenommen,
dies zu tun. Da die Beklagte mehrere Hilfsanträge mit [X.]n formuliert hat, greift der Senat dies auf.
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28
-
IV.
Da das Patentgericht sich

von seinem Standpunkt aus folgerich-tig

mit der Patentfähigkeit des Gegenstands des [X.] nicht abschlie-ßend befasst hat, ist das angefochtene Urteil aufzuheben, soweit die Beklagte das [X.] beschränkt verteidigt hat, und die Sache insoweit zu neuer Verhandlung
an das Patentgericht zurückzuverweisen (§
119 Abs.
2 und 3 [X.]). Ein Grundgedanke des reformierten Patentnichtigkeitsverfahrens ist es, dass die Patentfähigkeit zunächst durch das mit technisch sachkundigen [X.] besetzte Patentgericht bewertet wird. Eine Endentscheidung durch den Bundesgerichtshof
(§ 119 Abs.
5 [X.]) ist daher regelmäßig nicht sachgerecht, wenn die Erstbewertung des Standes der Technik durch das Patentgericht un-ter dem Gesichtspunkt der Patentfähigkeit unterblieben ist ([X.], Urteil vom 7.
Juli 2015 -
X [X.], [X.], 1095 Rn. 39 -
Bitratenreduktion).
VRi[X.] Prof. Dr. Meier-Beck
kann seine Unterschrift urlaubs-
bedingt nicht beifügen.

[X.]
[X.]
Grabinski

[X.]
Kober-Dehm
Vorinstanz:
[X.], Entscheidung vom 02.10.2013 -
1 Ni 10/13 (EP) -

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