Bundespatentgericht, Urteil vom 07.06.2016, Az. 3 Ni 16/15 (EP)

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 20. Juli 2000 beim [X.] in [X.] angemeldeten und mit Wirkung für die [X.] erteilten Patents 1 198 293 (Streitpatent), das die Prioritäten der Anmeldungen [X.] 145381 P vom 23. Juli 1999 und [X.] 619116 vom 19. Juli 2000 in Anspruch nimmt und vom [X.] unter der Nummer 600 03 184 geführt wird. Das Streitpatent, das in der erteilten Fassung und mit vier [X.]n verteidigt wird, trägt die Bezeichnung „Two-part microplate comprising thin-well insert and related fabrication“ und umfasst in der erteilten Fassung 22 Patentansprüche, deren Patentanspruch 1 wie folgt lautet:

mäß [X.] 600 03 184 [X.] lautet der Patentanspruch 1:

Wegen des Wortlauts der mittelbar oder unmittelbar auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 12 und 15 bis 22 wird auf die Patentschrift [X.] 1 198 293 [X.] sowie auf die berichtigte Übersetzung [X.] 600 03 184 [X.] verwiesen.

Die Klägerin, die mit ihrer am 28. Mai 2015 eingereichten Nichtigkeitsklage das Streitpatent im Umfang der Patentansprüche 1 bis 3, 7, 8, 11, 12, 15 und 19 bis 22 angreift, macht den [X.] der mangelnden Patentfähigkeit geltend.

Gegen das Patent war bereits ein erstes [X.] anhängig (Aktenzeichen 3 Ni 45/10 ([X.])), mit dem das Streitpatent ebenfalls im o. g. Umfang sowie zusätzlich hinsichtlich der Patentansprüche 13 und 14 und ebenfalls mit dem [X.] der mangelnden Patentfähigkeit angegriffen worden ist. Kläger des damaligen Verfahrens waren die [X.] und deren Geschäftsführer [X.] und [X.]. Die [X.] ist alleinige Gesellschafterin der Klägerin des vorliegenden [X.]s ([X.]). [X.] und [X.] sind Geschäftsführer sowohl der [X.] als auch der [X.] und waren dies bereits zur [X.] der Einreichung der Nichtigkeitsklage im Verfahren 3 Ni 45/10 ([X.]). Der Senat hat das Streitpatent mit Urteil vom 24. April 2012 im Umfang der Patentansprüche 13 und 14 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der [X.] für nichtig erklärt und die Klage im Übrigen abgewiesen. Die hiergegen eingelegte Berufung ist zurückgenommen worden.

Die Klägerin stützt ihr Vorbringen auf folgende Dokumente:

[X.] Original des Katalogs „NUNC

[X.] [X.] 5 514 343 A

D3 Urteil des [X.] vom 29. Juli 2014 im Verletzungsverfahren [X.]

Die Klägerin ist der Ansicht, dass der Gegenstand der Patentanspruchs 1 des Streitpatents bereits von der Druckschrift [X.] neuheitsschädlich vorweggenommen sei.

Hierbei sei – im Gegensatz zum früheren Nichtigkeitsurteil des Senats im Verfahren 3 Ni 45/10 ([X.]) – von der weiten Auslegung des Patentanspruchs 1 auszugehen, wie sie der [X.] mit Urteil vom 29. Juli 2014 ([X.], D3) im parallelen Verletzungsverfahren vorgenommen habe. Darin habe er angenommen, dass der Patentanspruch 1 keine ausdrückliche Angabe dazu enthalte, auf welche Weise das Rand- und Rahmenteil und das [X.] und [X.] zu einer einheitlichen Platte verbunden würden („joined [X.]. to form a unitary plate“), was es für den Fachmann nahelege, dass auch eine formschlüssige Verbindung genügen könne (vgl. a. a. O. S. 8 Rn. 16).

Dem Streitpatent lasse sich nicht entnehmen, dass der integrale Aufbau des [X.] und [X.]s („well and deck portion“) zwingend ein körperlich zusammenhängendes Gebilde bedeute. Vielmehr könne jede Mulde mit einem Element des mit der oberen ebenen Oberfläche („top planar surface“) des Rand- und Rahmenteils verbundenen „[X.] und [X.]s“ einstückig sein, wonach das Merkmal „integral“ auch eine Mehrzahl nicht zusammenhängender Plattenelemente umfasse. Der Wortlaut des Patentanspruchs 1 verlange nur, dass die Mehrzahl der Probenäpfe („plurality of sample wells“) integral mit dem [X.] und [X.] („well and deck portion“) sei, ohne dass sich ein Hinweis finde, dass diese Mehrzahl der Probenäpfe untereinander selbst zusammenhängend ausgebildet sein müssten. Damit falle auch die Ausführungsform gemäß Figur 5 des Streitpatents unter den Patentanspruch 1.

Bei dieser Auslegung des Patentanspruchs 1 offenbare das im Katalog [X.] auf S. 32 dargestellte Mikrotitersystem mit Muldenstreifen sämtliche Merkmale des Patentanspruchs, so dass diese Druckschrift neuheitsschädlich sei. Auch die Gegenstände der [X.] seien nicht patentfähig, denn sie wiesen platt selbstverständliche Merkmale auf.

Schließlich könne auch gegenüber der Kombination der [X.] mit der [X.] keine erfinderische Tätigkeit gegeben sein, was die Klägerin im Einzelnen nicht weiter ausgeführt hat.

Die Klägerin beantragt,

das [X.] Patent 1 198 293 im Umfang der Patentansprüche 1 bis 3, 7, 8, 11, 12, 15 und 19 bis 22 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der [X.] für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass das Streitpatent die Fassung eines der in der mündlichen Verhandlung überreichten [X.] 1 bis 4 erhält.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 entspricht dem erteilten Patentanspruch 1, mit dem Unterschied, dass im ersten Halbsatz zwischen den Wörtern „[X.] arranged in a first array pattern extending through the top planar surface, [X.]“ und den Wörtern „[X.] and skirt walls (17 [X.]) [X.]“ folgendes Merkmal aufgenommen wird:

„[X.] and having a circular opening (20) integral with the top planar surface (15)[X.]”.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 entspricht Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1, mit dem Unterschied, dass am Ende des Patentanspruchs folgendes Merkmal angefügt wird:

„[X.], and wherein the number and pattern of sample wells correspond to the number and pattern of the array of holes (13), of the skirt and frame portion (11).”

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 entspricht dem erteilten Patentanspruch 1, mit dem Unterschied, dass er wie folgt eingeleitet wird:

„A thin-well microplate for thermal cycling procedures comprising: [X.]“

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 enthält sämtliche Merkmale der [X.] 1 bis 3, d. h. er entspricht Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2, wobei er zusätzlich die Einleitung des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 3 enthält.

Die Beklagte, die die Nichtigkeitsklage als unzulässig und unbegründet ansieht, tritt dem Vorbringen der Klägerin in allen Punkten entgegen. Sie verweist auf folgende Dokumente:

WRST01 Urteil des 3. Senats des [X.] vom 24. April 2012 in der Nichtigkeitsklage 3 Ni 45/10 ([X.])

[X.] [X.], [X.], [X.]: Abruf vom 29. Juni 2015, 3 S.

WRST03 [X.], [X.], HRB 23281: Abruf vom 29. Juni 2015, 2 S.

[X.] Notarbescheinigte Liste der Gesellschafter und der übernommenen Geschäftsanteile der Firma [X.], [X.]. 1679/2010 des Notars [X.], [X.], vom 5. Oktober 2010 und notarielle Beglaubigung vom 17. Dezember 2014, 2 S.

[X.], 1 S.

WRST06 Eidesstattliche Versicherung des Herrn [X.] vom 16. März 2016, 1 S.

Nach Auffassung der Beklagten ist die Nichtigkeitsklage wegen entgegenstehender Rechtskraft des [X.] vom 24. April 2012 im Verfahren 3 Ni 45/10 ([X.]) unzulässig. Die Kläger des damaligen und des jetzigen [X.]s seien wirtschaftlich identisch, wobei sie auf Handelsregisterauszüge und notarielle Urkunden zur [X.] und [X.] (Anlagen [X.] bis [X.]) verweist. Einzige Gesellschafterin der [X.] als der jetzigen Klägerin sei die damalige Klägerin [X.]. Die weiteren damaligen Kläger, die Herren [X.] und [X.], seien die (einzigen) Geschäftsführer der [X.]. Ein eigenes gewerbliches Interesse der Klägerin an der Nichtigkeitsklage sei (außer mit einem bloßen Hinweis auf das Handelsregister) nicht dargetan. Insbesondere trete die Klägerin nicht als Wettbewerberin in Erscheinung. Ermittlungen bzw. Suchanfragen nach ihr führten nur zur Webseite und zur Telefonnummer der [X.]. Dies spreche für eine bloße Strohmanneigenschaft der Klägerin. Angesichts dieser besonderen Umstände, die über die bloße Alleingesellschafterstellung der [X.] an der Klägerin hinausgingen, sei die Klägerin [X.], die Interessen der mit ihr wirtschaftlich identischen damaligen Kläger verfolge, als Strohmann nach Treu und Glauben an der Klageerhebung gehindert. Sie müsse sich daher die Rechtskraft des die damalige Klage weitgehend abweisenden früheren Urteils im Verfahren 3 Ni 45/10 ([X.]) entgegenhalten lassen.

Im Übrigen sei die Klage unbegründet. Die bereits im Verfahren 3 Ni 45/10 ([X.]) berücksichtigte [X.] sei nicht neuheitsschädlich. Dies gelte auch dann, wenn man die Auslegung des [X.] aus dem im Verletzungsverfahren erlassenen Revisionsurteil (vom 29. Juli 2014, [X.]) zugrunde lege. Denn ausweislich des Streitpatents offenbare die [X.] schon keine erfindungsgemäße Mikroplatte mit dünnwandigen Näpfen nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs, kein (integrales) [X.] und [X.] („well and deck portion“) und keine Verbindung des [X.] und [X.]s mit der oberen ebenen Oberfläche der Rahmenplatte mit der gemäß der Auslegung des [X.] erforderlichen Festigkeit unter Bildung einer einheitlichen Platte („unitary plate“).

und Rand- und Rahmenteil. In der [X.] oder der [X.] finde sich sichtlich keine Anregung für ein temperaturbeständiges Rand- und Rahmenteil.

1. Die auf die Nichtigkeitsgründe der mangelnden Patentfähigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 [X.] i. V. m. Art. 138 Abs. 1 a) EPÜ) gestützte Klage ist zulässig.

Insbesondere ist die Klägerin nicht an der Klage gehindert. Die Nichtigkeitsklage ist als Popularklage ausgestaltet, so dass sich die Frage der Klagebefugnis nicht stellt. Die Klägerin muss sich auch nicht nach § 325 Abs. 1 ZPO die Rechtskraft des [X.] vom 24. April 2012 im [X.] 45/10 (EP) entgegenhalten lassen, da sie nicht Klägerin des [X.] gewesen ist. Eine über § 325 Abs. 1 ZPO hinausgehende Rechtskraftwirkung bzw. -erstreckung kommt nur auf Grund gesetzlicher Regelung in Betracht. Vorschriften, wonach eine GmbH die Abweisung einer Nichtigkeitsklage ihres Alleingesellschafters gegen sich gelten lassen muss, gibt es indessen nicht (vgl. [X.] 2012, 540, Rn. 11, 12 – [X.]).

Die Klägerin muss sich auch nicht die in der Person der damaligen Kläger begründeten Einwendungen entgegenhalten lassen, weil sie – wie die [X.] meint – bei wirtschaftlicher Betrachtung mit diesen identisch sei und nur ein rechtliches Gewand darstelle, mit dem sich die früheren Kläger am Geschäftsleben beteiligten. Diese für den Einwand der Nichtangriffabrede aus [X.] und Glauben aufgestellten Grundsätze lassen sich auf das [X.] und der Rechtskrafterstreckung nicht übertragen ([X.] a. a. [X.], Rn. 14).

Die Klägerin ist auch nicht nach [X.] und Glauben am Angriff auf das Patent gehindert. Rechtsverhältnisse, aus denen sich Gründe für eine Klageerhebung entgegen [X.] und Glauben ergeben können, wie vertragliche Nichtangriffsverpflichtungen, Lizenzverträge, Nutzungsberechtigungen aus [X.] o. Ä. bestehen nicht.

Schließlich bestehen keine zureichenden Anhaltspunkte, dass die Klägerin nur als Strohmann für die damaligen Kläger auftritt und sich unter diesem Gesichtspunkt die rechtskräftige Teilabweisung der Nichtigkeitsklage entgegen halten muss. Dies würde voraussetzen, dass die Klägerin ausschließlich im Auftrag und Interesse der früheren Kläger sowie auf deren Weisung und Kosten ohne jedes eigene ins Gewicht fallende gewerbliche Interesse an der Vernichtung des Patents vorgeht (vgl. [X.] a. a. [X.] – [X.], Rn. 15; GRUR 1998, 904 re. [X.]. – [X.]; vgl. a. GRUR 2010, 992, Rn. 9 – [X.]). Bereits dann, wenn durch den Bestand des Schutzrechts eine derzeitige oder auch nur eine in der Zukunft mögliche gewerbliche Tätigkeit des [X.] in Frage gestellt wird, kann daraus nicht gefolgert werden, dass die Nichtigkeitsklage nur als Strohmann des früheren [X.] erhoben sei ([X.] a. a. [X.] Rn. 10 – [X.]; a. a. [X.] – Büstenstromabnehmer). Nur wenn das lediglich theoretische Risiko einer Inanspruchnahme aus dem Patent besteht, kann die Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage verneint werden.

Die Klägerin wolle sich, wie sie mit Schriftsatz vom 19. April 2016, S. 1, sinngemäß behauptet hat, den Marktzutritt für Mikro(titer)platten verschaffen, woran sie derzeit durch die Wirkung des Klagepatents gehindert werde. Die [X.], die für die [X.] die Beweislast trägt (vgl. [X.], Patentgesetz, 9. Aufl., § 81 Rz. 9; [X.], Patentnichtigkeitsverfahren, 6. Aufl., Rn. 150), hat diese Behauptung nicht zu entkräften vermocht. Zwar tritt die Klägerin – worauf die [X.] unbestritten hinweist – derzeit nicht auf dem Markt als Wettbewerberin in Erscheinung, wobei entsprechende Ermittlungen bzw. Nachfragen zur Adresse und Telefonnummer sowie zum Internetauftritt ihrer Gesellschafterin führen. Dies ist jedoch, ebenso wie die Gesellschafts- und Geschäftsleitungsverhältnisse kein zureichender Grund, der Klägerin jegliches ins Gewicht fallende eigene Interesse an der Nichtigerklärung des Patents abzusprechen. Solche Verhältnisse sind bei [X.] mit beherrschten Unternehmen nicht ungewöhnlich. Insbesondere erscheint es naheliegend, dass ein Unternehmen, dessen Gesellschaftsanteile einem anderen Unternehmen gehören und das auch von dessen Geschäftsführern geleitet wird, naturgemäß gleichgerichtete Interessen innerhalb des [X.] verfolgt. Ein zumindest zukünftiges eigenes Interesse an der Nichtigerklärung des [X.]s kann der Klägerin daher nicht abgesprochen werden.

2. Die Klage erweist sich auch als begründet, denn der Gegenstand des [X.]s gemäß Hauptantrag beruht jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

2.1. [X.] betrifft in der Fassung des angegriffenen Patentanspruchs 1 eine Mikro(titer)platte umfassend ein Rand- und Rahmenteil aus einem ersten Material und ein Napf- bzw. [X.] und [X.] aus einem zweiten Material, die zusammen eine einheitliche Platte bilden.

In der biologischen und klinischen Forschung und Diagnostik kommen in einer Platte angeordnete Näpfe oder Röhrchen zur Anwendung (a. a. [X.]: [0002]). Nehmen diese nur kleine Probevolumen auf, spricht man von Mikro(titer)platten (a. a. [X.]: [0002]: „microplates“). Solche Mikro(titer)platten werden in diesem Gebiet häufig bei der DNA-Sequenzierung und -Vervielfältigung ([X.]) zum Einsatz gebracht (a. a. [X.]: [0004]), wobei die Proben einer zyklischen thermischen Belastung (a. a. [X.]: [0004]: „thermal cycle“) mit [X.] und Abkühlvorgängen ausgesetzt sind. Eine speziell für diesen Zweck ausgebildete Mikro(titer)platte mit dünnwandigen und damit eine gute Wärmeübertragung gewährleistenden Näpfen kann als „thin-well microplate“ bezeichnet werden (a. a. [X.]: [0007]). Weil Mikro(titer)platten zunehmend automatisiert mit Hilfe von Robotern gehandhabt werden, ist aber auch ihre Dimensionsstabilität und Unversehrtheit im Zuge der Behandlung gefordert (a. a. [X.]: [0008], [0016]). Nach [X.] sind Lösungen aus dem Stand der Technik bekannt, die dem Widerspruch zwischen Dimensionsstabilität und Wärmeleitfähigkeit unter anderem durch Einsatz von Mikro(titer)platten aus unterschiedlichen Materialien begegnen (a. a. [X.]: [0016]). So werden dünnwandige Näpfe einzeln oder als streifenförmiger Verbund in einen Einsatz (tray) aus einem anderen Material lose eingesetzt. Dies erfordere aber ein unerwünschtes manuelles Vorgehen, und der lose Verbund stehe der hochpräzisen Verarbeitung mit Robotern entgegen (a. a. [X.]: [0016]).

2.2. Somit besteht das technische Problem bzw. die Aufgabe darin, eine mit dünnwandigen Näpfen gestaltete einheitliche Mikro(titer)platte bereitzustellen, die auch bei thermozyklischen Abläufen für eine Handhabung durch hochpräzise Roboter in automatisierten Abläufen geeignet ist (a. a. [X.]: [0018]).

2.3. Gelöst wird diese Aufgabe gemäß Patentanspruch 1 in der maßgeblichen [X.] Verfahrenssprache durch eine Mikro(titer)platte mit den folgenden Merkmalen:

1 A thin-well microplate comprising,

2 a skirt and frame portion,

2.1 constructed of a first material

2.2 having a top planar surface

2.3 and a bottom,

2.4 having a plurality of holes

2.4.1 arranged in a first array pattern

2.4.2 extending through the top planar surface,

2.5 and skirt walls,

2.5.1 of equal depth

2.5.2 extending from the top planar surface to the bottom;

3 a plurality of sample wells

3.1 arranged in the first array pattern

3.2 such that the plurality of sample wells extend downwardly through the plurality of holes in the top planar surface of the skirt and frame portion;

4 a well and deck portion

4.1 joined with the top planar surface of the skirt and frame portion

4.2 to form a unitary plate;

4.3 the well and deck portion is constructed of a second material;

5 the plurality of sample wells are integral with the well and deck portion.

2.4. Bei dem vorliegend zuständigen Fachmann handelt es sich um einen mit der Entwicklung von Mikro(titer)platten betrauten Diplomingenieur der Fachrichtung Verfahrenstechnik, der bei Bedarf auf das Fachwissen eines Chemikers (Fachrichtung makromolekulare Chemie) und eines (Molekular-)Biologen zurückgreifen kann.

2.5. Die erteilten Patentansprüche sind zulässig (vgl. WRST01, Urteil des 3. [X.]s des [X.] vom 24. April 2012 in der Nichtigkeitsklage 3 Ni 45/10 (EP), S. 11).

5 des Patentanspruchs 1 nach [X.], anders als dies die Klägerin sieht und anders als es die Druckschrift [X.] zeigt, eine integrale und damit einstückige Ausbildung des [X.] und [X.]s festlegt. Ebenso bedarf es keiner Klärung, inwieweit die fehlende Angabe der Napfwanddicke in der Druckschrift [X.] die Lehre der im [X.] gleichfalls nicht zahlenmäßig gefassten Wandstärke der „dünnwandigen“ Näpfe in der Mikro(titer)platte ([X.] 1: „thin-well“) vorwegzunehmen vermag. Schließlich soll die Wandstärke erst nach der bevorzugten Ausführungsform des Patentanspruchs 3 einen adäquaten Wärmeübergang ermöglichen.

2.7. Die Bereitstellung der [X.] nach dem erteilten Patentanspruch beruht jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Art. 56 EPÜ).

Vor die Aufgabe gestellt, eine mit dünnwandigen Näpfen gestaltete, einheitliche [X.] bereitzustellen, die auch bei thermozyklischen Abläufen für eine Handhabung durch hochpräzise Roboter in automatisierten Abläufen geeignet ist, wird sich der angesprochene Fachmann auf der einen Seite Gedanken darüber machen, wie er die Stabilität der [X.] für eine schadlose Handhabung durch Roboter gewährleistet. Für den Einsatz dieser [X.] in thermocylischen Verfahren wird er zwangsläufig auch auf die Thermostabilität der eingesetzten Materialien sowie auf einen guten Wärmeübergang in den Näpfen achten.

Damit findet neben der [X.] die Druckschrift [X.] seine unmittelbare Beachtung (vgl. [X.] 2009, 382, Rn. 51 – [X.], [X.] 2009, 1039, 2. [X.], Rn. 20 – [X.]), denn gerade die [X.] sucht in gleicher Weise wie das [X.] nach Lösungen, um den losen Sitz der Näpfe in einer Rahmenplatte mit Öffnungen für die Näpfe zu vermeiden, die – wie beim automatisierten Handling – bewegt oder auf den Kopf gestellt wird (vgl. [X.]: [X.]. 1 [X.] 30-34 „None of these known well receiving structures may ensure that a well is safely received…“; vgl. [X.] a. a. [X.] [X.]. 5 [X.] 7-8 „[X.]“ und 16-19 „… the geometry and loosely fitting nature of these products“).

1). Die Dicke der Napfwände ist in der [X.] nicht angegeben ([X.] 1 „thin-well“).

2 ([X.]: [X.]. 1 [X.] 41, [X.]. 4 [X.] 14-18 „[X.]“), das alle gestaltenden Merkmale nach Patentanspruch 1 aufweist.

2.1), während die Näpfe aus einem davon verschiedenen – zweiten – transparenten Plastikmaterial wie Polystyrol bestehen ([X.]: [X.]. 4 [X.] 48-49; Merkmal 4.3). Das Rand- und Rahmenteil nach [X.] weist eine obere ebene Oberfläche ([X.]: [X.]. 4 [X.] 20 i. V. m. [X.]. 1 „flat wall 12“; Merkmal 2.2) und einen Boden auf ([X.]: Boden in [X.]. 1, vgl. [X.] Boden 16 in [X.]. 1; Merkmal 2.3). Der im [X.] gewählte Ausdruck „top planar surface“ (2.2) betrifft dabei nicht allein die nach oben weisende, plane Oberfläche des [X.], sondern bezeichnet die ebene Oberfläche in ihrer gesamten Ausdehnung, da andernfalls die Löcher nicht durch die obere ebene Oberfläche hindurch verlaufen können („extending through the top planar surface“; vgl. Merkmal 2.4.2). Die obere ebene Oberfläche des Rand- und [X.] nach [X.] weist eine Vielzahl von Öffnungen auf, die sich in einem ersten (Anordnungs)Muster, beispielsweise passend für 12 Reihen Streifen mit jeweils 8 Näpfen, durch die obere ebene Oberfläche erstrecken ([X.]: [X.]. 1 und [X.]. 4 [X.] 20-22; Merkmale 2.4 bis 2.4.2). Die Rand- bzw. Mantelwände ([X.]: [X.]. 4 [X.] 20 „frame part 11“ i. V. m. [X.]. 1) erstrecken sich von der oberen planaren Oberfläche in gleicher Tiefe zum Boden ([X.]: [X.]. 1; Merkmale 2.5 bis 2.5.2). Dabei ist es für die Erfüllung des Merkmals 2.5.1 („equal depth“) ohne Belang, ob zwei Wände über die planare Oberfläche hinausragen, wie dies die [X.]. 1 der [X.] zeigt, denn das Merkmal 2.5.1 gewährleistet in seiner gebotenen funktionellen Auslegung lediglich die horizontale Lage des [X.] und [X.]s. Im Übrigen sieht der erteilte abhängige Patentanspruch 11 des [X.]s eine nicht näher ausgestaltete Ausnehmung („indentation“) in jeder Wand der [X.] vor, die sich folglich auch über die Länge der Wand erstrecken kann.

3), die in dem ersten Muster der ebenen Oberfläche des Rand- und [X.] angeordnet sind und sich durch die Vielzahl von Löchern nach unten erstrecken ([X.]: [X.]. 1 i. V. m. [X.]. 3 [X.] 18-19 und [X.]. 5 [X.] 25-26; Merkmale 3.1 und 3.2).

4, 4.1 und 4.2) zu einer einheitlichen Platte offenbart die [X.] das Einrasten jedes einzelnen Napfs mittels eines in eine Napfmulde einrastenden [X.] ([X.]: [X.]. 1 [X.] 39-60; „…snap into locking engagement with the depression or groove formed in [X.].“), was zu einer wechselseitig fixierten achsialen Position des [X.] führt ([X.]: [X.]. 5 [X.] 13-14). Zusätzlich zu dieser formschlüssigen Verbindung kann der Napf aber auch kraftschlüssig mit dem Rand- und Rahmenteil verbunden werden ([X.]: [X.]. 2 [X.] 1-3; „… means may still be stressed to a certain extent when they are in locking engagement …“). Vor dem Hintergrund der Auslegung des [X.] (D3) zur Eignung einer bereits formschlüssigen Verbindung von [X.] und [X.] und Rand- und Rahmenteil für das Handling mit Robotern offenbart die [X.] eine darüber hinaus gehende kraftschlüssige Verbindung, weshalb die Merkmale 4 bis 4.2 aus der [X.] hervorgehen.

4 und 5 die Vielzahl der Näpfe integral mit dem [X.] und [X.] beanspruchen, ist dies jedenfalls bei einem einstückigen [X.] und [X.] erfüllt.

unsepariert in den [X.] eingebracht werden ([X.]: [X.]. 1 [X.] 12-20). Sie beschreibt diese aus dem Stand der Technik bekannte Verbindung der Näpfe zu Reihen über brechbare („breakable“) [X.] als mögliche Ausgestaltung der Erfindung, darüber hinaus aber auch die Verbindung dieser Reihen über die brechbaren [X.] zu einer Platte oder Matrix von Näpfen, wobei eine derartige Platte beispielweise 8 x 12 Näpfe aufweist ([X.]: [X.]. 3 [X.] 18-27 und 48-53). Dies entspricht der Besetzung aller Löcher in der Lochplatte nach [X.]. 1 der [X.]. [X.] selbst sieht in dieser 8 x 12-Verteilung eine typische Größe (a. a. [X.]: [0003]). Nicht zuletzt legt die [X.] in diesem Zusammenhang das gleichzeitige („at the same time“) Einbringen von zwei oder mehr Reihen dar, was verbundene Reihen notwendig macht und damit auch das Einbringen der ungebrochenen Platte beinhaltet ([X.]: [X.]. 5 [X.] 25-26). Daher gehen die Merkmale 4 und 5 aus der [X.] hervor.

preferred embodiment of the system according to the invention the cross-sectional dimensions of the groove are such that the resilient aperture defining means is substantially unstressed when engaging with the groove“; Unterstreichungen hinzugefügt).

1) hervor. Damit brauchte der Fachmann lediglich der Lehre der [X.] zu folgen, um zu einer [X.] zu gelangen, die in hochpräzisen Laborrobotern zur Durchführung von vollautomatisierten Verfahren verwendet werden kann.

Somit erlaubt der in der [X.] beschriebene Aufbau der [X.] weder ein Verkippen und Wackeln der eingesetzten Näpfe, noch läuft er dem Konzept der einheitlichen Platte zuwider, wenn die die Näpfe verbindenden [X.] als brechbar („breakable“) geschildert sind.

Beim Einsatz von Mikro(titer)platten in thermozyklischen Abläufen ist es auch nach [X.] geläufiger Stand der Technik, dass die Näpfe dünnwandig ausgestaltet sind, um einen guten Wärmetransport zu gewährleisten (a. a. [X.]: [0007] [X.] 34-39). Daneben spielen die Materialeigenschaften der [X.]n eine Rolle (a. a. [X.]: [X.]. 3 [X.] 3-15), wobei sich die Eigenschaften von Polypropylen ([X.]) als wünschenswert (a. a. [X.]: [X.]. 4 [X.] 1 „desirable“) für die Herstellung der dünnwandigen Näpfe erwiesen haben (a. a. [X.]: [0013] li. [X.]. [X.] 58 – re. [X.]. [X.] 13). Nicht zuletzt stellt das [X.] Mikro(titer)platten mit unterschiedlichen Materialien für die Näpfe und das Rand- und Rahmenteil als aus dem Stand der Technik bekannt dar (a. a. [X.]: [0016] [X.]. 4 [X.] 57 – [X.]. 5 [X.] 8). Der Einsatz von temperaturstabilem Polypropylen ([X.]) für das Napfmaterial und dessen Ausbildung in dünnwandiger Form sind somit dem Fachwissen des Fachmanns zuzurechnen, weshalb er diese Ausgestaltungen vor dem Hintergrund der erfindungsgemäßen Aufgabe von vornherein berücksichtigt.

Nach Auffassung der Patentinhaberin ist in dem Katalog [X.] auf S. 33 das [X.] der [X.] nach [X.] abgebildet. Dies kann dahingestellt bleiben, denn der Katalog [X.] offenbart [X.]n, die einen mit der aus [X.] bekannten [X.] im Wesentlichen identischen Aufbau aufweisen und für die jeweiligen Einsatzzwecke aus verschiedenen Materialien gefertigt sind ([X.]: S. 32-33). Gerade vor der erfindungsgemäßen Aufgabe des Einsatzes für [X.] gerät die für diesen Einsatz ausgelegte [X.] auf S. 32 der [X.] in den Blick des Fachmanns.

Der Katalog [X.] liefert ihm die Angaben zu in diesem Bereich anwendbaren Plastikmaterialen ([X.]: S. 48, [X.]elle oben) und er bestätigt sein Fachwissen, dass Polypropylen ([X.]) als Napfmaterial für [X.] geeignet ist (stabil bis 140°C), während die dem Fachmann geläufige geringe thermische Belastbarkeit von Polystyrol (stabil bis 70/90°C; vgl. auch [X.]: [0012]) dieses Material als für [X.] ungeeignet ausweist. Soweit das Produkt „LockWell

Der Verbund von [X.] und Abdeckteil mit dem Rand- und Rahmenteil der [X.] nach [X.] ist lösbar ([X.]: [X.]. 2 [X.] 29-33), so dass dem Rand- und Rahmenteil die Funktion eines Halters zukommt. Dabei lehrt die [X.] den Fachmann, die Näpfe händisch oder mittels anderer Vorrichtungen zu entfernen ([X.]: [X.]. 2 [X.] 29-33), was die theoretische Möglichkeit eröffnet, auch ein durch Roboterhandling vom Rand- und Rahmenteil getrenntes [X.] und [X.] separat in den [X.] einzubringen.

einheitlichen Mikro(titer)platte (Merkmale 1 und 4.2) das Einbringen des [X.] aus Rand- und Rahmenteil mit [X.] und [X.] in den [X.]. Soweit das [X.] dabei aus dem Stand der Technik bekannte, aus unterschiedlichen Materialien gefertigte Mikro(titer)platten wegen der Notwendigkeit des Zusammensetzens aus verschiedenen, locker verbundenen Einzelteilen als für die [X.]-Anwendung ungeeignet wertet (a. a. [X.] [0016] [X.] 13-19), besteht die Mikro(titer)platte der [X.] aus zwei Teilen, die in einer Weise verbunden sind, dass das Handling mit dem Roboter ermöglicht wird.

Somit besteht das einzige in [X.] und [X.] nicht explizit genannte Merkmal in der Auswahl eines thermostabilen Materials für das Rand- und Rahmenteil. Bereits die [X.] gibt eine Reihe geeigneter temperaturstabiler Polymere vor ([X.]: S. 48, [X.]elle oben) und auch die [X.] beschränkt die Auswahl transparenter Plastikmaterialien hinsichtlich der Temperaturstabilität nicht, so dass eine solche Auswahl dem fachüblichen Können zuzurechnen ist und ohne erfinderisches Zutun getroffen wird.

Der Patentanspruch 1 hat danach keinen Bestand.

Die weiteren Patentansprüche 2, 3, 7, 8, 11, 12, 15 und 19-22 des [X.] bedürfen keiner isolierten Prüfung, da die [X.] in der mündlichen Verhandlung erklärt hat, dass sie den Hauptantrag als geschlossenen Anspruchssatz versteht und das [X.] in der Reihenfolge Hauptantrag und Hilfsanträge 1 bis 4 verteidigt (vgl. [X.] 2007, 862 – Informationsübermittlungsverfahren II; [X.] 1997, 120 – Elektrisches [X.]eicherheizgerät; [X.] 2009, 46 – Ionenaustauschverfahren).

Die von der [X.]n hilfsweise verteidigten Fassungen nach den [X.] 1 bis 3 erweisen sich gleichfalls als nicht bestandsfähig.

1. Nach Hilfsantrag 1 sind die Öffnungen in der ebenen Oberfläche des Rand- und [X.] als „circular opening” und damit kreisförmig ausgestaltet.

Dieses die Ausgestaltung des Rand- und [X.] beschränkende Merkmal ist im [X.] und auch ursprünglich offenbart ([X.]: [0040], [X.] 10-12; WO 01/07160 [X.]: S. 13 [X.] 12-13), weshalb der Patentanspruch zulässig ist.

Mithin sind kreisförmige Öffnungen im Rand- und Rahmenteil bei [X.]n aus dem Stand der Technik üblich. In diesem Zusammenhang hat der [X.] bereits zu Beginn der Verhandlung auf die EP 0 488 769 [X.] hingewiesen, welche, den Parteien bekannt, zur Teilnichtigkeit des [X.]s im ersten [X.] 45/10 (EP) geführt hat. Zudem ergreift die [X.] bereits die Maßnahme, die Öffnungen des Rand- und [X.] von [X.]n an beliebige Formen der Näpfe anzupassen ([X.]: [X.]. 2 [X.] 12-28) und führt Möglichkeiten der form- und kraftschlüssigen Befestigung auf. Im Befolgen dieser Lehre kann keine erfinderische Tätigkeit gesehen werden.

2. In Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 wird dem Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 das Merkmal „…, and wherein the number and pattern of sample wells correspond to the number and pattern of the array of holes (1) of the skirt and frame portion (11).” angefügt, das sowohl im [X.] und auch ursprünglich offenbart ist ([X.]: [0044], [X.] 31-37; WO 01/07160 [X.]: S. 14 [X.] 31 – S. 15 [X.] 2). Der Auffassung der Patentinhaberin, dass dies die vollständige Belegung der Öffnungen mit den Näpfen und damit eine weitere Beschränkung bedeute, kann nicht gefolgt werden.

5). Somit geht das Merkmal nicht über die Merkmale 2.4, 2.4.1, 2.4.2, 3, 3.1, 3.2 nach Hauptantrag hinaus und der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 ist nicht zulässig.

Selbst wenn mit diesem Merkmal eine Beschränkung verbunden sein sollte, wird dem Fachmann nach den obigen Ausführungen eine vollständige Belegung auch in der [X.] nahegelegt, die im Übrigen eine insoweit nahezu identische Formulierung wählt ([X.]: [X.]. 3 [X.] 18-20 „a number of wells corresponding to the number of apertures in each row“).

3. Die Zulässigkeit des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3, der die „thin-well microplate“ in funktioneller Hinsicht als „for thermal cycling procedures“ geeignet charakterisiert, steht gleichermaßen in Frage. Die Eignung der [X.] für die [X.]-Reaktion ist, durch den [X.] unbeanstandet (D3: S. 5 Rn. 10), bereits Teil der erfindungsgemäßen Aufgabe (vgl. WRST01: S. 7, [X.]). Die [X.] fügt dem Patentanspruch 1 somit kein technisches Merkmal hinzu, weshalb der der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 nicht zulässig ist.

Nach den obigen Darlegungen ergeben sich alle für die [X.]-Anwendung notwendigen Ausgestaltungen der [X.] ohnehin dem Fachmann aus der Kombination der [X.] und [X.] sowie aufgrund seines Fachwissens in nahe liegender Weise.

Schließlich erweist sich auch die Verteidigung im Hinblick auf die Gegenstände der Patentansprüche gemäß Hilfsantrag 4, wobei die abhängigen Ansprüche jeweils auch einzeln verteidigt werden, als nicht erfolgreich, da deren Gegenstände gleichfalls nicht patentfähig sind.

1. Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 4 führt sämtliche Merkmale der Hilfsanträge 1 bis 3 auf, d. h. er entspricht Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2, wobei er zusätzlich die Einleitung des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 3 enthält. Aus den für den jeweiligen Patentanspruch 1 nach den [X.] 1 bis 3 genannten Gründen kann auch dieser Patentanspruch keinen Bestand haben.

Für die Gegenstände der [X.] ergibt sich keine andere Bewertung.

1.1. Patentanspruch 2: Die beanspruchte Steifigkeit („rigity“) des Rand - und [X.] ist nicht in Zahlen gefasst. Alle in [X.] oder [X.] gezeigten Rahmen weisen integrale Verschlusseinrichtungen auf ([X.]: S. 32 [X.]. oben, S. 33 li. [X.]. Abs. 2 „spring lock“; [X.]: [X.]. 1 [X.] 58-60 „snap into locking engagement“), so dass eine ausreichende Steifigkeit gegeben ist, denn andernfalls wäre das Einrasten nicht möglich. Dieses Merkmal kann damit nicht zur Begründung der erfinderischen Tätigkeit beitragen.

1.2. Patentanspruch 3: Die Fähigkeit der Probenäpfe, in angemessener Weise Wärme zu übertragen, stellt bereits einen Gegenstand der erfindungsgemäßen Aufgabe dar und wurde oben diskutiert.

1.3. Patentanspruch 7: Das Rand- und Rahmenteil nach den Abbildungen der [X.] (a. a. [X.]: S. 32-33) und der [X.] ([X.]. 1) zeigt vier Seitenwände und einen wie im [X.] (vgl. [X.]. 4) als Aufstellkante am unteren Ende der Umfassungswände des [X.] der "oberen ebenen Oberfläche" gegenüber liegenden Boden, so dass dieses Merkmal in [X.] und [X.] beschrieben ist.

1.4. Patentanspruch 8: Das Rand- und Rahmenteil nach [X.] weist bereits einen über die Randwandung hinausgehenden Boden auf ([X.]: Boden in [X.]. 1, vgl. [X.] Boden 16 in [X.]. 1).

1.5. Patentanspruch 11: Die beanspruchten und nach [X.] (a. a. [X.]: Abs. [0040], [X.] 25-31) beliebig geformten Vertiefungen in jeder Wand des Rand- und [X.] zum Eingriff durch eine automatisierte Einrichtung sind in den Abbildungen der [X.] (S. 32-33) und [X.] ([X.]. 1) wahlweise als abgeschrägte Ecken, als Einkerbungen in der Vorder- und Hinterwand, als weniger über die ebene Oberfläche hinausragende Wand etc. ausgebildet. Sie beruhen nicht auf erfinderischen Überlegungen, weil es eines der Robotergestaltung korrespondierenden Eingriffs bedarf, um die [X.] sicher bewegen zu können.

1.6. Patentanspruch 12: [X.], die jeweils mindestens zwei der Vielzahl an Näpfen verbinden, sind sowohl bei den [X.] der [X.] als auch der [X.] verwirklicht ([X.]: S. 32, Abb. oben; [X.]: [X.]. 1). Auch diese Ausgestaltung kann nichts zur Patentfähigkeit beitragen.

1.7. Patentanspruch 15: Das erste, für das Rand und Rahmenteil zu verwendende Material soll ein [X.] bzw. Kunstharz sein. Nach [X.] sind [X.] als [X.] definiert (a. a. [X.]: [0012] [X.] 45-53). Damit erfüllen die in [X.] genannten Materialien dieses Merkmal ([X.]: [X.]. 4 [X.] 18). Für die Anwendung bei hohen Temperaturen gibt die [X.] zudem eine Auswahl geeigneter Polymere vor ([X.]: S. 46, [X.]elle oben).

1.8. Patentansprüche 19 bis 22: Auch bei dem zweiten, für das [X.] und [X.] zu verwendende Material soll es sich um ein [X.] handeln.

[X.] selbst wertet in diesem Zusammenhang Polypropylen ([X.]) nach dem Stand der Technik als Polymer der Wahl (a. a. [X.]: [0013]) für die Näpfe, womit sich die Merkmale der Patentansprüche 19 bis 22 dem Fachmann ohne erfinderisches Zutun erschließen.

heat-stable polymer" und gibt eine Auswahl hitzebeständiger Polymere vor ([X.]: S. 32, [X.]. [X.] 2 und S. 48, [X.]. oben mit Temperaturbereichen für [X.], Polycarbonat, Thermanox, [X.]). Das in [X.] beschriebene „transparent plastic material“ ([X.]: [X.]. 4 [X.] 49) erfüllt bei fachüblicher Auswahl gleichermaßen den Patentanspruch 19. Der Patentanspruch 20 betont, dass das [X.] „nicht gefüllt“ ist. Die Transparenz der Näpfe in der Abb. der [X.] ([X.]: S. 32) und die insoweit explizite Angabe in der [X.] veranlassen den Fachmann dazu, Füllstoffe als kontraproduktiv zu werten. Gerade für optische Messungen versteht er das zweite Material primär als nicht gefülltes Polymermaterial. Nach Patentanspruch 21 soll das ungefüllte zweite Material einer Temperatur von mindestens 100°C standhalten. Dies wird durch die NucleoLink

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 [X.] i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 [X.] i. V. m. § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.