Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 29.07.2014, Az. X ZR 5/13

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL
X ZR 5/13
Verkündet am:

29. Juli 2014

Wermes

Justizamtsinspektor

als Urkundsbeamter

der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit

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Der X. Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhandlung
vom 29. Juli 2014 durch [X.], die Richter [X.], [X.] und Dr.
Deichfuß und die Richterin Dr. [X.]
für Recht erkannt:
Die Revision gegen das Urteil des 3.
Zivilsenats des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg vom 20.
Dezember 2012 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:
Die Klägerin ist Inhaberin des am 20.
Juli 2000 angemeldeten, mit Wirkung für die [X.] erteilten [X.] Patents 1
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(Klagepa-tents). Es betrifft eine [X.] und umfasst 22
Ansprüche. Anspruch
14 ist auf den nebengeordneten Anspruch
13, alle weiteren Ansprüche sind unmittelbar oder mittelbar auf Anspruch
1 rückbezogen.
Patentanspruch
1 des Klagepatents lautet in der Verfahrenssprache:
"A thin-well microplate comprising:
a skirt and frame portion (11), [X.], having a top planar surface (15) and a bottom (16), having a plurality of holes (13) arranged in a first array pattern extending through the top planar surface, and skirt walls (17a-d) of equal depth extending from the top planar surface to the bottom;
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a well and deck portion (12), [X.], joined with the top planar surface (15) of the skirt and frame portion to form a unitary plate;
a plurality of sample wells (14) integral with the well and deck portion (12) [X.] pattern such that the plurality of sample wells extended downwardly through the plurality of holes (13) in the top planar surface of the skirt and frame portion."
Die Beklagte stellt her und vertreibt in der [X.] Mikro-titerplatten unter der Bezeichnung "

".
Die Klägerin sieht hierin eine Verletzung des Klagepatents und nimmt die [X.] auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung, Vernichtung, Entfernung aus den Vertriebswegen und Feststellung der Verpflichtung zum Schadensersatz in Anspruch. Sie hat ihre Klage
anfänglich auf Patentansprüche
1 und 13 gestützt. Noch während des ersten Rechtszugs hat sie die Klage zurückgenommen, soweit sie auf Patentanspruch
13 gestützt war.
Die Beklagte hat Nichtigkeitsklage gegen das Klagepatent erhoben. Soweit die Beklagte das Klagepatent im Umfang von Patentanspruch 1 und der auf ihn rückbe-zogenen Patentansprüche
2, 3, 7, 8, 11, 12, 15 und 19 bis 22 angegriffen hat, hat das Patentgericht die Klage abgewiesen. Die Beklagte hat gegen diese
Entschei-dung kein Rechtsmittel eingelegt.
Das [X.] hat der Klage stattgegeben. Die Berufung ist ohne Erfolg ge-blieben. Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die Beklagte den Antrag auf Klagabweisung weiter.
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Entscheidungsgründe:
Die zulässige Revision ist unbegründet.
I.
Das Klagepatent betrifft eine [X.] mit dünnwandigen Näpfen (a thin-well microplate).
Für biologische, chemische oder medizinische Forschungen, bei denen eine Vielzahl von meist wässrigen Proben verwendet wird, kommen Platten zum Einsatz, die eine Vielzahl von Näpfen (wells) aufweisen, die die Proben aufnehmen. Dienen die Näpfe, die verschieden geformt sein
können, der Aufnahme kleiner Volumina, spricht man von [X.]n (microplates, Abs.
2). Eine der Forschungstechni-ken, für die [X.]n zum Einsatz kommen, ist die Polymerase-Kettenreaktion (polymerase chain reaction
= [X.]). Dabei handelt es sich um eine Methode zur [X.] von DNA, bei der die Proben mehrfach bis auf nahezu
100°C erhitzt und abgekühlt werden
müssen. Dieses mehrfache Erhitzen und Abkühlen wird in der [X.] als thermozyklisch bzw. thermozyklische Prozedur (thermal cyc-ling procedure) bezeichnet (Abs.
4 und 18). Die Verwendung dünnwandiger Näpfe gewährleistet eine gute thermische Leitung. Eine [X.] mit dünnwandigen Näpfen wird in der [X.] als thin-well microplate
bezeichnet (Abs.
7,
Abs.
12). Die [X.] erläutert, dass im Hinblick auf die Automatisierung solcher Methoden durch den Einsatz von Robotern das Bedürfnis besteht, geeignete [X.]n bereitzustellen (Abs.
5). Soll sich eine [X.] für den [X.] und zugleich für die [X.] eignen, muss sie danach einerseits die Eigenschaften aufweisen, die den Einsatz eines Roboters erleichtern, insbesondere hinreichend fest und stabil sein, andererseits müssen die Näpfe so gestaltet sein, dass sie eine gute thermische Leitung, aber auch Stabilität hinsichtlich ihrer Form und
Größe bieten (Abs.
8 f.). Die
sich daraus ergebenden Anforderungen sind -
so die [X.] -
tendenziell widersprüchlich und werden von den bekannten [X.]n mit dünnwandigen Näpfen nicht sämtlich erfüllt (Abs.
9). Die [X.] beschreibt verschiedene, bereits bekannte Versuche, [X.]n 7
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bereitzustellen, die gute thermische Eigenschaften der Näpfe aufweisen und zugleich für den Einsatz von Robotern geeignet sind. Eine im Stand der Technik bekannte Möglichkeit bestehe darin, einen Einsatz (tray) aus einem ersten Material zu verwen-den, der eine Vielzahl von Öffnungen aufweise, in die
gesondert gefertigte Anord-nungen von dünnwandigen Näpfen aus einem zweiten Material lose eingesetzt wer-den (Abs.
16). Als nachteilig sieht die [X.] hierbei zum einen an, dass die Teile zusammengefügt werden müssen, was angesichts der Automatisierung der Arbeitsschritte und des hohen Durchsatzes unerwünscht sei. Zum anderen kritisiert sie, dass eine nur lose Verbindung der Komponenten den Einsatz hochpräziser Ro-boter und automatischer Dispenser erschwere
(Abs.
16).
Das technische Problem besteht darin, eine [X.] mit dünnwandigen Näpfen bereitzustellen, die auch bei thermozyklischen Abläufen für eine Handhabung durch hochpräzise Roboter in automatisierten Abläufen geeignet ist.
Erfindungsgemäß soll das durch eine [X.] mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1
erreicht werden, die sich wie
folgt gliedern lassen
(abweichende Gliederung des Berufungsgerichts in eckigen Klammern):
Eine [X.] mit dünnwandigen Näpfen, umfassend [1]
1.
einen Rand-
und [X.]
(11) aus einem ersten Material [2, 2a]
1.1
mit einer ebenen Oberseite
(15), [2b]
1.2
wobei [X.] Oberseite eine Vielzahl von Löchern (13) aufweist, [2d]
die
1.2.1
in einem ersten Muster angeordnet
sind und
[2e]
1.2.2
sich durch [X.] Oberseite
erstrecken;
[2f]
1.3
mit einem Boden (16);
[2c]
1.4
mit Wänden des Rands,
[2g teilweise]
die
1.4.1
eine gleiche Tiefe aufweisen
[2g teilweise]
und
1.4.2
sich von der ebenen Oberseite zum Boden erstrecken;
[2h]
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2.
einen
Mulden-
und [X.] (12) aus einem zweiten Material,
[3, 3a]
2.1
der
mit der ebenen Oberseite (15) des Rand-
und [X.]s verbunden ist, um eine einheitliche Platte zu bilden;
[3b, 3c]
3.
eine Vielzahl von Proben-Näpfen (14); [4]
3.1
die Näpfe sind einstückig mit dem Mulden-
und [X.] (12) verbunden;
[4a]
3.2
die Näpfe sind in dem ersten Muster angeordnet, [4b teilweise]
3.3
so dass sie sich nach unten durch die Vielzahl der Löcher in der ebenen Oberseite des Rand-
und [X.]s erstrecken. [4b teilweise].
II.
Die Auslegung des Patentanspruchs durch das Berufungsgericht hält der rechtlichen Nachprüfung stand.
1.
Das Berufungsgericht hat ausgeführt,
der [X.] ver-stehe den Terminus "verbunden"
(joined) in Merkmal 2.1 im geläufigen Sinne der Verbindungstechnik, also dahin, dass er die form-, stoff-
oder
kraftschlüssige Zu-sammensetzung von Gebilden umfasse. Aus der patentgemäßen Aufgabe, eine für den Einsatz in automatisierten thermozyklischen Prozessen geeignete Muldenplatte bereitzustellen, folge, dass deren Bestandteile zwar aus zwei unterschiedlichen [X.] bestünden, aber gleichwohl als einheitliche Platte (unitary plate) gestaltet seien. Das Klagepatent grenze sich damit von im Stand der Technik bekannten Aus-führungsformen ab, bei denen die [X.] lediglich lose eingelegt würden. Die Patentschrift befasse sich an keiner Stelle explizit mit der Frage, von welcher Art die in Patentanspruch
1 geforderte Verbindung zwischen Mulden-
und [X.] und der ebenen Oberfläche des Rand-
und [X.]s sein müsse.
Aus der Fassung von [X.], der davon spreche, dass Rand-
und [X.] und Mulden-
und [X.] dauerhaft zu einer einheitlichen Platte verbunden seien (permanently joined to form the unitary plate), und [X.]
6, wonach die Platte einstückig gebildet sei (is integrally formed), ergebe sich nicht, dass Patentanspruch 1 ein-schränkend dahin ausgelegt werden müsse, er erfasse nur eine dauerhafte Verbin-dung oder einstückige Beschaffenheit. Die von der Beklagten angeführten Passagen 12
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der Beschreibung, die sich mit der Schaffung einer permanenten oder einstückigen Verbindung befassten, ließen einen solchen Schluss gleichfalls nicht zu.
Merkmal
2 enthalte zudem
keine Aussage über den genauen Ort, an dem die Verbindungsmittel einzusetzen seien. Dem Anspruch könne auch unter Berücksichtigung der [X.] und der Figuren nicht entnommen werden, dass es sich um eine dauerhafte Verbindung des Mulden-
und [X.]s mit der ebenen
Oberfläche des Rand-
und [X.]s handeln müsse. Damit sei der gesamte,
mit Löchern durchbrochene ebene Deckenbereich gemeint. Zwar habe das [X.] ausgeführt, mit einer einheitlichen (unitary) [X.] sei eine Platte bezeichnet, bei der Rand-
und [X.] und Mulden-
und [X.] dauerhaft verbunden seien, worunter ein nachträgliches Zusammenfügen beispielsweise durch Ultraschall oder thermi-sches Verschweißen zu verstehen sei. Diesem Verständnis von Patentanspruch 1 durch das [X.] könne
jedoch
nicht beigetreten werden. Der vom [X.] hierfür herangezogene
Absatz
21 der Patentschrift diene der Beschreibung eines Ausführungsbeispiels. [X.] man dieser Passage eine Festlegung des Schutzumfangs auf eine permanente Verbindung, stellte dies eine unzulässige Einschränkung des Patentanspruchs 1 nach Maßgabe der Beschreibung dar, der eine solche Begrenzung nicht enthalte. Gegen die von der Beklagten vertre-tene Auslegung von Patentanspruch 1 sprächen auch systematische Gründe, denn danach wären Patentansprüche 5 und 6 überflüssig. Schließlich erkenne der [X.], dass es im Hinblick auf eine Verwendung der [X.] im Rahmen au-tomatisierter Verfahren unter Einschluss thermischer Durchlaufverfahren genüge, wenn die genannten Teile lösbar miteinander verbunden seien, solange diese [X.] hinreichend stabil sei.
2.
Die Revision meint demgegenüber, das Berufungsgericht habe die [X.] des Klagepatents und die Bedeutung der abhängigen Patentansprüche bei der Auslegung von Merkmal
2 nicht hinreichend berücksichtigt. Schon das natür-liche Verständnis des Begriffs "einheitliche Platte" lege nahe, dass die diese Platte bildenden Elemente untrennbar miteinander verbunden seien. Dieses Verständnis werde durch die Beschreibung bestätigt, da die dort genannten Beispiele
allesamt eine dauerhafte Verbindung der Bestandteile aufwiesen, bei der die beiden [X.]
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nenten entweder von vornherein einstückig ausgebildet oder aber zur Herstellung einer einheitlichen Platte untrennbar miteinander verbunden seien. Zudem würden
bei der
Darstellung des Standes der Technik Platten, bei denen die [X.] nur lose in den Rahmen eingesetzt werden,
als nachteilig beschrieben.
Wollte man der Auslegung des Berufungsgerichts
folgen, die mit derjenigen des Patentgerichts nicht in Einklang stehe, und eine lösbare Verbindung ebenfalls als patentgemäß ansehen, wäre der Gegenstand des Klagepatents durch die aus dem Katalog "o-ducts"
(Anlage B4) ersichtliche, im Stand der Technik bereits bekannte [X.] vorweggenommen. Das Berufungsgericht habe ferner nicht hin-reichend berücksichtigt, dass die Verbindung gerade über die obere plane Oberflä-che des Rand-
und [X.]s erfolgen müsse, es sich also um eine flächige [X.] handeln müsse. Eine stabile flächige Verbindung erfordere aber, dass diese untrennbar sei.
Die Beschränkung auf eine flächige und untrennbare Verbindung von Rand-
und [X.] und Mulden-
und [X.] sei danach bereits integraler Be-standteil von Patentanspruch
1;
in den Patentansprüchen
5 und 6 werde sie lediglich aufgegriffen.
3.
Damit kann die Revision nicht durchdringen.
Das Berufungsgericht hat zutreffend zugrunde gelegt, dass Patentanspruch
1 keine ausdrückliche Angabe dazu enthält, auf welche Weise Rand-
und [X.] und Mulden-
und [X.] zu einer einheitlichen Platte verbunden werden ("joined "). Dies legt es für den angesprochenen Fachmann, einen mit der Entwicklung von [X.]n betrauten Diplomingenieur der Fachrichtung Verfahrenstechnik, der bei Bedarf auf das Fachwissen eines Chemikers oder Biolo-gen zurückgreifen kann, nahe, dass auch eine formschlüssige Verbindung genügen kann. Aus der zur Auslegung heranzuziehenden Beschreibung und aus den Figuren ergeben sich keine Anhaltspunkte für ein engeres Verständnis.
Der technische Sinn der von Merkmal
2 geforderten Verbindung der genann-ten Teile zu einer einheitlichen Platte liegt aus fachlicher Sicht darin, eine sichere Handhabung auch dann zu gewährleisten, wenn eine solche Platte in automatischen Prozessen mit hochpräzisen Robotern verwendet werden soll. So kritisiert die Be-15
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schreibung bei der Darstellung des Standes der Technik Platten, bei denen in [X.] angeordnete [X.] nur lose in einen Träger eingesetzt werden, weil die lose Verbindung einem Einsatz von hochpräzisen Robotern und automatisch arbei-tenden Dispensern entgegenstehe (Abs.
16). Dies legt für den Fachmann ein Ver-ständnis der geforderten Verbindung nahe, wonach es genügt, wenn die [X.] nicht lose, sondern hinreichend fest, wenn auch
lösbar in den
Rand-
und Rahmen-teil eingesetzt sind, also in einer Weise, dass jede praktisch bedeutsame relative Bewegung der beiden Komponenten zueinander ausgeschlossen ist.
Für diese Auslegung spricht
auch der Zusammenhang von
Patentanspruch 1 als [X.] mit den [X.]n
5 und 6. Dabei ist zugrunde zu legen, dass der [X.] regelmäßig so gefasst ist, dass er die beanspruchte Erfin-dung in ihrer allgemeinsten Form erfasst, während die [X.] besondere
Ausführungsformen dieser allgemeinen Lehre beschreiben, die weitere Merkmale aufweisen. Dieses Verhältnis von [X.] und [X.] ist bei der Be-stimmung des Schutzbereichs zu berücksichtigen. Es ist grundsätzlich unzulässig, den [X.] im Wege der Auslegung um Merkmale zu ergänzen, die nur in einem [X.] enthalten sind, und ihn dadurch einzuschränken ([X.], Urteil vom 7.
Januar 1955

I
ZR
67/52, [X.], 244, 245

Repassiernadel
II). [X.] kann aus [X.]
5, der fordert, dass Rand-
und [X.] und Mul-den-
und [X.] dauerhaft zu einer einheitlichen Platte verbunden sind ("[X.] unitary plate") nicht der Schluss gezogen werden, auch Pa-tentanspruch
1 fordere eine dauerhafte, also nicht zerstörungsfrei lösbare Verbin-dung. Entsprechendes gilt für [X.]
6, wonach [X.] Oberfläche des Rand-
und [X.]s und der
Mulden-
und [X.] integral bzw. einstückig ausgebildet ("integrally formed") sind. Im Unterschied hierzu enthält Patentan-spruch
1 keine weiteren Angaben
dazu, wie die Komponenten der [X.] miteinander verbunden sind.
Eine andere Beurteilung ist auch nicht im Hinblick darauf geboten, dass der Mulden-
und [X.] nach Merkmal 2.1 mit der ebenen Oberseite
des Rand-
und [X.]s verbunden sein muss. Patentanspruch 1
lässt sich, anders als die Revi-sion meint, nicht entnehmen, dass mit den Worten "top planar surface"
allein
die 18
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nach oben weisende, plane Oberfläche des Rand-
und [X.]s bezeichnet
ist. Nach dem Zusammenhang der Patentschrift ist damit vielmehr [X.] Oberseite des Rand-
und [X.]s insgesamt, d.h. in ihrer gesamten Stärke gemeint. Dies ergibt sich insbesondere daraus, dass sich die Löcher, in denen die [X.] angeordnet sind, durch [X.] Oberseite des Rand-
und [X.]s erstrecken (extending through the top planar surface). Patentanspruch 1 besagt
mithin
nur, dass [X.] Oberseite
des Rand-
und [X.]s und der Mulden-
und [X.] miteinander verbunden sein müssen. Ihm lässt sich jedoch nicht entnehmen, dass dies durch eine nicht zerstörungsfrei lösbare
Verbindung der nach unten weisenden Oberfläche des Mulden-
und [X.]s und der nach oben weisenden Oberfläche des Rand-
und [X.]s geschehen müsse.
Auch der Umstand, dass die Ausführungsbeispiele, die im [X.] werden, jeweils eine dauerhafte Verbindung von Rand-
und [X.] und Mulden-
und [X.] vorsehen, rechtfertigt nach der Rechtsprechung des Se-nats eine sachliche Einengung
des durch den Wortlaut des Patentanspruchs
1 fest-gelegten Gegenstand nicht ([X.], Urteil vom 7.
September 2004 -
X
ZR 255/01, [X.]Z 160, 204, 209 -
bodenseitige Vereinzelungseinrichtung).
Dies hat das [X.] nicht hinreichend berücksichtigt. Dessen abweichende Auslegung von Patentanspruch 1 im [X.] ist für den Senat nicht bindend, weil die Nichtigkeitsklage, soweit der Gegenstand des Klagepatents im Umfang von [X.] und auf ihn [X.] Ansprüche angegriffen wurde, abgewie-sen worden ist (vgl. [X.], Urteil vom 5.
Mai 1998 -
X
ZR
57/96, [X.], 895,
896 -
Regenbecken).

Der Hinweis der Revision auf den Katalog ""
ist unerheblich, weil es sich dabei um Stand der Technik handelt, der in der Patentschrift nicht mitge-teilt ist und daher nicht zur Ermittlung der Bedeutung der im Patentanspruch ge-brauchten Begriffe herangezogen werden darf (Benkard/Scharen, [X.], 10.
Aufl., §
14 Rn.
61).
III.
Auf dieser Grundlage hat das Berufungsgericht die Benutzung des [X.] durch die angegriffene Ausführungsform, bei der der
Mulden-
und Abdeck-20
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teil mittels zehn Rastnasen, die in entsprechende Ausnehmungen des Rand-
und [X.]s einrasten,
und mittels zweier Zapfen im mittleren Bereich des Mulden-
und [X.]s, die in [X.]
Oberseite des Rand-
und [X.]s eingreifen,
mit diesem fest, aber zerstörungsfrei lösbar verbunden wird, rechtsfehlerfrei bejaht.
Den Feststellungen des Berufungsgerichts, das insoweit ergänzend auf die Feststel-lungen des [X.]s verweist, lässt sich entnehmen, dass die Verbindung der Komponenten bei der angegriffenen Ausführungsform gewährleistet, dass eine prak-tisch erhebliche relative Bewegung zueinander nicht stattfindet.
IV.
Die Kostenentscheidung beruht auf §
97 Abs.
1 ZPO.
Meier-Beck
Bacher
[X.]

Deichfuß
[X.]
Vorinstanzen:
[X.], Entscheidung vom 24.01.2011 -
327 O 306/10 -

O[X.], Entscheidung vom 20.12.2012 -
3 U 20/11 -

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