Bundespatentgericht, Urteil vom 18.12.2012, Az. 5 Ni 47/10 (EP)

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für die [X.] erteilten und am 4. August 2004 angemeldeten [X.] Patents 1 656 746 (Streitpatent), das in der [X.] die Bezeichnung „[X.] IN MOBILE [X.] TO ALLOW TRANSMISSION OF [X.]/N[X.] SIGNALS“ trägt. Das beim [X.] unter der Nummer [X.] 2004 019 788 geführte Streitpatent nimmt die Prioritäten der [X.] Patentanmeldungen [X.] vom 11. August 2003 und [X.] vom 14. Mai 2004 in Anspruch. Das Streitpatent umfasst 9 Patentansprüche, die alle mit der Nichtigkeitsklage angegriffen sind.

Patentanspruch 1 hat in der erteilten Fassung folgenden Wortlaut:

„1. A method of operating a communication station ([X.]) adapted to transmit a plurality of signals simultaneously at respective power levels, the method comprising:

_max);

characterised by, in [X.], [X.] ([X.], [X.]) and transmitting simultaneously with the one or more first signals ([X.], [X.]) an additional one of a second signal ([X.], N[X.]) at a respective second specified power level (P_A, P_N) and a third signal (N[X.], [X.]) at a respective third specified power level (P_N, P_A), wherein the second specified power level (P_A, P_N) exceeds the third specified power level (P_N, P_A); wherein the reduction in transmit power of the one or more first signals ([X.], [X.]) corresponds to the second specified power level (P_A, P_N) irrespective of whether the additional signal is the second signal ([X.], N[X.]) or the third signal (N[X.], [X.]), such that when the additional signal is the third signal (N[X.], [X.]) the combined transmit power level is less than the specified maximum combined transmit power level (P_max).“

Bezüglich der auf das Verfahren nach Patentanspruch 1 zurückbezogenen Ansprüche 2 bis 4, wegen des eine Kommunikationsstation ([X.]) betreffenden Vorrichtungsanspruchs 5 und der hiervon abhängigen Ansprüche 6 bis 8 sowie wegen des Kommunikationssystems nach Patentanspruch 9 wird auf die [X.] verwiesen.

K1C) hinaus. Wegen dieser unzulässigen Änderungen nehme das Streitpatent die Priorität der [X.] Patentanmeldung [X.] vom 11. August 2003 nicht wirksam in Anspruch, so dass die Druckschrift [X.] als Stand der Technik bei der Prüfung der Patentfähigkeit zu berücksichtigen sei und dem Streitpatent neuheitsschädlich entgegenstehe.

Die Klägerinnen stützen ihr Vorbringen auf folgende Unterlagen:

[X.] [X.] (Streitpatentschrift),

[X.] Merkmalsanalyse der Ansprüche 1 und 5,

K1C WO 2005/015768 A1(ursprüngliche Anmeldung)

[X.] Standard E[X.]I [X.] 125.214 Version 5.6.0 Release 5

K2B Email vom 11. August 2003. Absender: [X.] der [X.], betreffend: „[X.]: [X.] with HS-[X.]“

[X.] GB 0318735.8 vom 11. August 2003 (Prioritätsanmeldung)

K3 EP 0 887 947 A2.

Die Klägerinnen beantragen,

das [X.] Patent 1 655 746 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der [X.] für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klagen abzuweisen.

Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent mit den Fassungen der [X.] gemäß Anlage zum Schriftsatz vom 3. Dezember 2012. Im weiteren Verlauf der mündlichen Verhandlung hat die Beklagte einen neuen Hilfsantrag vom 18. Dezember 2012 überreicht, mit dem - in der Reihenfolge nach der Fassung des erteilten Patents und vor den weiteren bisher gestellten [X.] bis IV – das Streitpatent aufrechterhalten werden soll.

Die Klägerinnen, die das Streitpatent auch in den Fassungen gemäß Schriftsatz vom 3. Dezember 2012 für nicht rechtsbeständig halten, beantragen, den in der mündlichen Verhandlung vorgelegten neuen Hilfsantrag wegen Nichteinhaltung der gesetzten Fristen nach § 83 Abs. 4 [X.] nicht zuzulassen. Es habe während der gesamten Dauer des Verfahrens Gelegenheit zu einer dementsprechenden Änderung bestanden, so dass die verspätete Vorlage dieses [X.] nicht entschuldigt sei. Die Klägerinnen seien nicht in der Lage, im Termin alle Änderungen gegenüber der erteilter Fassung bzw. dem Hilfsantrag I vom 3. Dezember 2012 beurteilen zu können.

[X.] entgegen der Behauptung der Klägerinnen zurecht in Anspruch, so dass das Dokument [X.] nicht als Stand der Technik zu berücksichtigen sei, wobei die Beklagte bestreitet, dass dieses Dokument in der vorgelegten Fassung im September 2003 überhaupt existiert habe. Das von ihr mit Hilfe der Angabe der Klägerinnen aus dem [X.] heruntergeladene Dokument

B1 3GPP [X.] 25.214 Version 5.6.0 Release 5

[X.].

Wegen der Fassung der Hilfsanträge wird auf die Sitzungsniederschrift Bezug genommen. Zur Ergänzung des Tatbestands wird auf den Hinweis des Senats nach § 83 Abs. 1 [X.] vom 17. September 2012 sowie auf die gewechselten Schriftsätze der Parteien samt allen Anlagen verwiesen.

Die Klage, mit der die in Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 und 3 [X.] i. V. m. den Art. 52-57, Art. 138 Abs. 1 Buchstaben a und c EPÜ vorgesehenen Nichtigkeitsgründe der fehlenden Patentfähigkeit sowie der unzulässigen Erweiterung geltend gemacht werden, ist zulässig und hinsichtlich beider Nichtigkeitsgründe begründet. Somit war das [X.] für nichtig zu erklären. Die in der mündlichen Verhandlung erstmals vorgelegte Fassung, in der die Beklagte das [X.] zusätzlich verteidigt, hat der [X.] bei seiner Entscheidung nicht berücksichtigt, da diese Fassung wegen § 83 Abs. 4 [X.] zurückzuweisen war (vgl. unten Ziffer [X.]). Die Fassungen gemäß den [X.] bis [X.] gemäß Schriftsatz vom 3. Dezember 2012 stellen keine zulässige Verteidigung dar (vgl. unten Ziffer [X.] und 3).

1. Das in der [X.] abgefasste [X.] betrifft eine [X.] (communication station) und weiterhin ein Verfahren zum Betrieb einer derartigen [X.] (vgl. [X.], Abs. [0001]).

Wie der [X.]schrift zu entnehmen ist, gibt es für Endgeräte (Terminals) in mobilen Kommunikationssystemen eine Grenze für die [X.]imale Sendeleistung. Diese Grenze sei durch physikalische Beschränkungen oder eine Anweisung, die von einer Steuereinrichtung empfangen wird, vorgegeben (vgl. [X.], Abs. [0002]).

Im Betrieb könne der Fall auftreten, dass während des Sendens eines ersten Signals, gleichzeitig ein zusätzliches Signal übertragen werden müsse. Dies könne zu einer Überschreitung der [X.]imalen Sendeleistung führen. Für diese Fälle seien eine Reihe von Ansätzen unternommen worden, einschließlich dem, die Übertragungsleistung für das erste Signal zu reduzieren, um ein zusätzliches Signal mit genügend Leistung übertragen zu können, ohne dass die [X.]imale Sendeleistung überschritten würde (vgl. [X.], Abs. [0003]).

In einigen Systemen sei die Reduzierung der Übertragungsleistung für das erste Signal nur zu bestimmten Zeitpunkten möglich, z. B. nur am Beginn oder Ende eines Rahmens oder eines [X.]. Diese Zeitpunkte müssen nicht mit dem Zeitpunkt des Beginns der Übertragung der zusätzlichen Signale übereinstimmen. Eine Möglichkeit zur Lösung dieses Problems sei es, eine Reduzierung der Sendeleistung bereits im Vorfeld der Übertragung der zusätzlichen Signale durchzuführen (vgl. [X.], Abs. [0004]).

Es bestehe vor diesem Hintergrund konkret das Problem, dass zu Beginn eines Zeitabschnitts noch nicht bekannt sei, von welcher Art das zusätzliche Signal ist, ob also ein zweites Signal oder ein drittes Signal zusätzlich gesendet werden soll. Da sich die Sendeleistungen für diese zweiten und dritten Signale unterscheiden können, sei zu Beginn des jeweiligen Zeitabschnitts unbekannt, um wie viel der Sendeleistungspegel des ersten Signals reduziert werden muss, damit die [X.]imale Sendeleistung nicht überschritten wird (vgl. [X.], Abs. [0005]).

Die Aufgabe des Patents bestehe nun darin, innerhalb eines angemessenen Zeitraums ein zusätzliches Signal übertragen zu können, ohne eine vorgegebene [X.]imale Sendeleistung zu überschreiten (vgl. [X.], Abs. [0009]).

[X.], gegenüber dem Hinweis vom 17. September 2012 in den [X.] verändert):

1.a A method of operating a communication station ([X.]) adapted to transmit a plurality of signals simultaneously at respective power levels, the method comprising:

_[X.]); _[X.] characterised by, gekennzeichnet durch

1.c in response to a received signal, reducing the transmit power of the one or more first signals ([X.], [X.]) and

_A , P_N) and a third signal ([X.], [X.]) at a respective third specified power level (P_N , P_A), _{A N N A}

_A , P_N) exceeds the third specified power level ([X.] , [X.]); _{A N N A}

_A, P_N) irrespective of whether the additional signal is the second signal ([X.], [X.]) or the third signal ([X.], [X.]), _{A N}

_[X.]). _[X.]

2. Als Fachmann, auf dessen Kenntnisse vorliegend abzustellen ist, sieht der [X.] einen Diplomingenieur der Elektrotechnik mit Hochschulausbildung, der schwerpunktmäßig mit der Funkkommunikation befasst ist und über Kenntnisse der Entwicklung von (Mobil-)Funkgeräten und der bei ihnen zur Anwendung kommenden Leistungsregelungskonzepte verfügt. Bei diesem Fachmann sind Kenntnisse der zum Prioritätszeitpunkt etablierten Normen für Übertragungsverfahren der mobilen Kommunikation sowie der dafür zur Anwendung kommenden Standardgerätschaften als bekannt vorauszusetzen.

3. Ausgehend von dem Fach- und Erfahrungswissen dieses Fachmanns geht der [X.] von folgenden, den einzelnen Begriffen zugrunde zu legenden Bedeutungsinhalten aus:

Die Anspruchsformulierungen der einander nebengeordneten erteilten Patentansprüche 1 und 5 beziehen sich allgemein auf ein Verfahren zum Betreiben einer [X.] und auf die [X.] selbst, ohne die Kommunikationsschnittstelle zwischen den [X.]en als drahtlos oder drahtgebunden zu definieren. Diesem Umstand Rechnung tragend ist nach Überzeugung des [X.]s der Begriff [X.] (communication station) seiner allgemeinen Bedeutung nach als Einrichtung zu verstehen, die Nachrichten oder Informationen empfängt und/oder absendet. Die Nachrichtenübertragung zwischen den einzelnen [X.]en kann dabei drahtgebunden und/oder drahtlos über Luftschnittstellen erfolgen. Sämtliche vorgenannten Einrichtungen können zusammen mit weiterer Infrastruktur für die Übermittlung von Nachrichten oder Informationen unter dem Begriff Kommunikationssystem zusammengefasst werden.

_[X.]) (Merkmal 1.b1) versteht der Fachmann die Übertragung der Signale auf einem bestimmten kombinierten Übertragungsleistungspegel, wobei ein [X.]imaler Übertragungsleistungspegel nicht überschritten werden darf. (vgl. [X.] Sp. 1, Abs. [0003], _{[X.] [X.]} .”). Diese Vorgabe beinhaltet aber nicht, dass die Übertragung immer auf dem [X.]imalen Übertragungsleistungspegel stattfindet.

Eine gleichzeitige (simultaneously) Übertragung von Signalen bedeutet nach Überzeugung des [X.]s, dass die Signale innerhalb eines Übertragungszeitintervalls parallel übertragen werden. Dabei muss der Beginn der Übertragung für beide Signale nicht zum selben Zeitpunkt erfolgen. Es kann beispielsweise auch während der Übertragung eines ersten Signals mit der Übertragung eines zweiten Signals begonnen werden.

1. Der Gegenstand des Patents in der erteilten Fassung geht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus (Artikel 138 (1), c) EPÜ).

Zur Beurteilung, ob eine unzulässige Erweiterung vorliegt, ist der Gegenstand des erteilten Patents mit dem Inhalt der ursprünglichen Unterlagen zu vergleichen und zu prüfen, ob die erteilten Patentansprüche auf einen Gegenstand gerichtet sind, den die ursprüngliche [X.] aus Sicht des Fachmanns nicht als zur Erfindung gehörend erkennen ließ ([X.], [X.], Rdn. 25 – [X.]; [X.], 1023, 1024 – [X.]). Der hierfür maßgebliche Inhalt ist dabei nicht auf den Gegenstand der in der Anmeldung formulierten Patentansprüche beschränkt, vielmehr ist anhand der Gesamtheit aller ursprünglich eingereichten Unterlagen zu ermitteln, was als zur angemeldeten Erfindung gehörend anzusehen ist (vgl. [X.], 910, Rdn. 46 – [X.] Dokument, m. [X.]).

Zum [X.]sgehalt einer Patentanmeldung im Zusammenhang mit der Frage, ob eine unzulässige Erweiterung vorliegt, gehört aber nur das, was den ursprünglich eingereichten Unterlagen „unmittelbar und eindeutig“ zu entnehmen ist, nicht hingegen eine weitergehende Erkenntnis, zu der der Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens oder durch Abwandlung der offenbarten Lehre gelangen kann ([X.], Urteil vom 8. Juli 2010 – [X.], [X.], 910 - [X.] Dokument mit weiteren Nachweisen).

[X.]) nicht „unmittelbar und eindeutig“ zu entnehmen.

[X.], [X.], [X.] 16 bis 17, [X.], Patentansprüche 1, 12, 18, [X.], [X.] 13, 24, [X.], [X.] 2 bis 3). Zwar ist – wie von der Beklagten dargelegt - dem Ausführungsbeispiel in den ursprünglichen Unterlagen zu entnehmen, dass in einem UMTS-Mobilfunksystem eine [X.] eine positive oder negative Bestätigung ([X.]/[X.]) an die Basisstation schicken muss, falls die Basisstation ein Datenpaket über den „[X.]“ HSD[X.] an die [X.] schickt (vgl. [X.], [X.], [X.] 15 bis 21), jedoch muss die Übertragungsleistung nur dann reduziert werden, wenn die Übertragung des zusätzlichen Bestätigungssignals ([X.], [X.]) parallel zu den [X.] mehr als die erlaubte [X.]imale Übertragungsleistung erfordern würde (vgl. [X.], [X.], [X.] 29 bis 31).

[X.] gestützt, in der die einzelnen Schritte, die durch die [X.] (2. Station) bei dem beanspruchten Verfahren ausgeführt werden, zusammengefasst sind. Demnach erfolgt die Reduzierung der Leistung nicht unmittelbar in Reaktion auf ein (beliebiges) Eingangssignal (vgl. Block 52, HSD[X.] DATA P[X.]ET), sondern erst in Reaktion darauf, dass die [X.]imale Leistung P_[X.] beim Senden eines [X.], bestehend aus [X.], [X.] und dem Signal [X.] oder [X.], mit der höheren Leistung überschritten würde (vgl. [X.], [X.], [X.] 11 bis 28; [X.]. 5, Block 56, P_[X.] EXCEEDED). Als Eingangssignal ist für das Ausführungsbeispiel bei einer UMTS-Übertragung konkret ein HSD[X.]-Daten-Paket ausgewiesen. Eine mittelbare oder unmittelbare Reaktion auf ein beliebiges Empfangssignal lässt sich daraus zur Überzeugung des [X.]s nicht ableiten.

[X.], kann sich der [X.] dieser Auffassung nicht anschließen. Denn der Fachmann wird diese Stellen nicht für sich alleine, sondern im Kontext mit der zugehörigen weiteren Beschreibung betrachten, wohl wissend, dass üblicherweise in der Beschreibung nicht an allen Stellen immer alle erfindungswesentlichen Merkmale wiederholt werden. Aus diesem Gesamtzusammenhang erschließt sich ihm unmittelbar und eindeutig, dass die kombinierte Übertragungsleistung P_D und P_C der [X.] und [X.]-Kanäle so gesteuert wird, dass sie eine [X.]imal erlaubte Leistung P_[X.] nicht übersteigt (vgl. [X.], [X.], [X.] 12; _[X.] .“). Eine Aussage über die tatsächliche Sendeleistung oder dass immer mit der [X.]imalen Leistung gesendet wird, wird nicht getroffen. Demgemäß muss auch die Übertragungsleistung nicht grundsätzlich, sondern nur dann reduziert werden, wenn die parallele Übertragung eines [X.] oder [X.]-Signals mehr als die erlaubte [X.]imale Übertragungsleistung erfordern würde (vgl. einmal mehr [X.], [X.], [X.] 29 bis 31; [X.]. 5).

2. Auch wenn man der Beklagten folgen und von einer ausreichenden [X.] des Patentgegenstands in den ursprünglichen Unterlagen ausgehen würde, so stünde dem Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 der vorveröffentlichte Standard gemäß Anlage [X.] ([X.] 214 Version 5.6.0 Release 5) vom 1. Oktober 2003 neuheitsschädlich entgegen.

a) Das [X.] kann als Zeitrang die Priorität der [X.] Voranmeldung [X.] nicht wirksam beanspruchen.

Eine Priorität kann für einen Anspruch in einer [X.] Patentanmeldung gemäß Art. 88 EPÜ nur dann in Anspruch genommen werden, wenn der Fachmann den Gegenstand des Patentanspruchs unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig der früheren Anmeldung als Ganzes und zwar in der Weise entnehmen kann, dass sämtliche Merkmale als zur Erfindung gehörend in der Gesamtheit der [X.] offenbart sind (vgl. [X.], Urteil vom 14. August 2012 [X.], „UV-unempfindliche Druckplatte“). Es muss sich um dieselbe Erfindung handeln. Für die Beurteilung einer identischen [X.] gelten die Prinzipien der Neuheitsprüfung ([X.], Urteil vom 14. Oktober 2003 - [X.], „Elektronische Funktionseinheit“). Demnach ist in einem Dokument als offenbart anzusehen, was der Fachmann unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig den betrachteten Unterlagen entnehmen kann, nicht hingegen eine weitergehende Erkenntnis, zu der der Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens oder durch Abwandlung der offenbarten Lehre gelangen kann (vgl. einmal mehr [X.], 910 – [X.] Dokument).

K2C) nicht erfüllt.

K2C) betrifft Endgeräte (Terminals) in mobilen Kommunikationssystemen ([X.], [X.] 6 bis 8). Bei diesen mobilen Kommunikationssystemen sei es, während ein Endgerät ein erstes Signal sendet, manchmal erforderlich, ein zusätzliches Signal zu senden, was zu einer Überschreitung der [X.]imalen Sendeleistung führen würde ([X.], [X.] 9 bis 11; nicht zwangsläufig als Reaktion auf den Empfang eines Datenpakets -, wird die Übertragungsleistung auf den Aufwärtskanälen mit den kontinuierlichen Daten an den Grenzen des [X.] unmittelbar vor dem Start der Übertragung des [X.]/[X.]-Signals verringert ([X.], [X.] 14 bis 17).

K2C) nicht unmittelbar in Reaktion auf ein (beliebiges) Eingangssignal, sondern erst in Reaktion darauf, dass die [X.]imale Leistung überschritten würde. Als Eingangssignal ist zudem für den Fall einer UMTS-Übertragung konkret ein HSD[X.]-Daten-Paket ausgewiesen. Eine mittelbare oder unmittelbare Reaktion auf ein beliebiges Empfangssignal lässt sich zur Überzeugung des [X.]s nicht ableiten.

K2C) ausschließlich mit Endgeräten in mobilen Kommunikationssystemen auseinandersetzt, fallen zur Überzeugung des [X.]s unter den Schutzbereich des erteilten Patentanspruchs 1 auch Systeme, bei denen die Nachrichtenübertragung zwischen den einzelnen [X.]en drahtgebunden erfolgen kann (vgl. Abschnitt I, Punkt 3, Auslegung). Der Meinung der Beklagten, auf Grund der im erteilten Patentanspruch 1 im Merkmal 1.b beschriebenen Übertragung von mehreren Signalen auf einem gemeinsamen [X.]imalen Leistungspegel, schließe der Fachmann unmittelbar auf eine [X.] in einem Mobilfunksystem, kann sich der [X.] nicht anschließen, zumal auch aus der drahtgebundenen Telefonie bekannt ist, z. B. bei der Datenübertragung im Frequenzmultiplexverfahren, mehrere Signale gleichzeitig bei einem [X.]imalen Leistungspegel zu übertragen.

Der Anmeldetag der [X.] Voranmeldung [X.] kann folglich nicht als Zeitrang für das vorliegende Patent in Anspruch genommen werden.

b) Die von der Klägerin entgegengehaltene Druckschrift nach Anlage [X.] ist bei der Prüfung der erteilten Fassung des [X.]s auf Patentfähigkeit zu berücksichtigen, da sie vor dem maßgeblichen Anmeldetag der Öffentlichkeit zugänglich war.

[X.] ([X.] 214 Version 5.6.0 Release 5), bei der es sich um einen Standardisierungsbeitrag von [X.] (Europäisches Institut für Telekommunikationsnormen) handelt, auszugehen. Das Dokument [X.] entspricht inhaltlich dem von [X.], einer weltweiten Kooperation von [X.] für die Standardisierung im Mobilfunk, veröffentlichten Dokument gemäß der von der Beklagten eingeführten Anlage [X.] ([X.] TS 25.214 Version 5.6.0 Release 5). Die beiden Dokumente unterscheiden sich lediglich im Layout der Titelseite, in den Angaben zum Herausgeber auf den Seiten 1 und 2, in der Kopfzeile, sowie darin, dass die [X.]-Version keine Seite 64 mit einer Dokumentenhistorie enthält.

[X.] (über die [X.]seite „http://webapp.etsi.org/key/key.asp?GS[X.]pecPart1=25&GS[X.]pecPart2=214&Search=search“) als auch die Anlage [X.] (über die Adresse „http://3gpp.org/ftp/Specs/2003-09/Rel-5/25_series“) jederzeit über das [X.] abrufbar und herunterzuladen. Diese Beiträge stimmen vollständig mit den als Anlage [X.] bzw. [X.] vorgelegten Druckschriften überein. Das auf der [X.]seite von [X.] mit „last modified“ bezeichnete Datum 1. Oktober 2003 ist als der späteste Zeitpunkt anzusehen, ab dem der Beitrag - in mit der Anlage [X.] identischer Form - auf dem Server eingestellt wurde und seitdem unverändert und vorbehaltlos jedermann zur Verfügung steht. Das auf dem [X.]-Server bereitgestellte Dokument trägt als „last modified“ das Datum 29. September 2003. Folglich gehört der Standard zum im Hinblick auf das [X.] berücksichtigungsfähigen Stand der Technik. Soweit die Beklagte die Vorveröffentlichung der [X.] in der Klageerwiderung bestreitet, muss sie sich entgegenhalten lassen, dass sie keine konkreten Tatsachen vorgetragen hat, die abweichend von den Ausführungen der Klägerin, etwa im Schriftsatz vom 24. Januar 2012, mit deren Hilfe der [X.] den Beitrag auf dem [X.]-Server von [X.] ohne Weiteres finden und als identisch mit der am 12. Juli 2010 den Mitgliedern übersandten [X.] beurteilen konnte, Anlass sein könnten, noch Zweifel am Veröffentlichungstag der [X.] zu stützen.

c) Die Druckschrift [X.] nimmt alle Merkmale des Patentanspruchs 1 des [X.]s in der erteilten Fassung neuheitsschädlich vorweg (Art. 54 EPÜ).

[X.]. Die Beklagte hat dem und den Ausführungen der Klägerin zur Neuheit gegenüber der [X.] weder schriftsätzlich noch in der mündlichen Verhandlung widersprochen, auch für den [X.] ergeben sich insoweit keine Zweifel.

d) Mit dem Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung kann das Patent somit keinen Bestand haben.

Dass in den nebengeordneten Patentansprüchen 5 und 9 bzw. in den rückbezogenen [X.]n eigenständig erfinderische Gegenstände enthalten seien, hat die Beklagte weder geltend gemacht, noch ist dies für den [X.] ersichtlich. Vielmehr hat die Beklagte im Rahmen ihrer Hilfsanträge versucht, zur Patentfähigkeit der dort beanspruchten Gegenstände zu gelangen.

1. Den erstmals in der mündlichen Verhandlung vom 18. Dezember 2012 vorgelegten Hilfsantrag, mit dem die Beklagte das [X.] in erster Linie hilfsweise verteidigt, hat der [X.] gemäß § 83 Abs. 4 [X.] zurückgewiesen. Nach dieser Vorschrift kann das Patentgericht eine Verteidigung des Beklagten mit einer geänderten Fassung des Patents zurückweisen und bei seiner Entscheidung unberücksichtigt lassen, wenn dieses Vorbringen nach Ablauf der hierfür nach § 83 Abs. 2 [X.] gesetzten Frist erfolgt ist und die weiteren Voraussetzungen (Nr. 1 bis 3) von § 83 Abs. 4 Satz 1 [X.] erfüllt sind.

a) Das neue Vorbringen der Beklagten, das erstmals in der mündlichen Verhandlung erfolgt ist, ist damit nach Ablauf der im Hinweis des [X.]s nach § 83 Abs. 1 [X.] gesetzten Fristen eingereicht worden und hätte eine Vertagung der mündlichen Verhandlung erforderlich gemacht (§ 83 Abs. 4 Nr. 1 [X.]).

Die Beklagte hatte in ihrer fristgerechten Stellungnahme vom 26. November 2012 auf den Hinweis des [X.]s (vom 17. September 2012) zunächst insgesamt 8 Hilfsanträge eingereicht, die sie mit Schriftsatz vom 3. Dezember 2012 durch neue [X.] bis [X.] ohne nähere Begründung ersetzt hat. Die Klägerin hat in der ihr bis zum 3. Dezember 2012 gesetzten [X.] folglich bis dahin nur zu den zwischenzeitlich überholten Hilfsanträgen vom 26. November 2012 Stellung nehmen können. Erstmalig in der mündlichen Verhandlung, in der neben der erteilen Fassung ausführlich insbesondere Hilfsantrag I vom 3. Dezember 2012 diskutiert wurde, hatte die Klägerin Gelegenheit, sich hierzu zu äußern. Auch wenn der im Termin überreichte neue Hilfsantrag formal auf der noch innerhalb der mit dem gerichtlichen Hinweis gesetzten Fristen eingegangenen Fassung des Hilfsantrag I vom 3. Dezember 2012 basiert, enthält er nicht lediglich die Hinzufügung des Merkmals „in a mobile communication system“ jeweils im Oberbegriff der Patentansprüche 1 und 5. Vielmehr hat die Beklagte in diesen Ansprüchen inhaltliche Änderungen durch Streichung eines Merkmals vorgenommen sowie die auf Patentanspruch 1 rückbezogenen [X.] 2 bis 4 ebenso gestrichen wie die Ansprüche 6 bis 9 und schließlich Patentanspruch 5 aus Hilfsantrag I als neuen Anspruch 2 bezeichnet. Zwar könnte die Änderung gegenüber Hilfsantrag I durch Hinzufügung des einen Merkmals als missverständliches Schreibversehen bzw. als im gegebenen Kontext technische Selbstverständlichkeit angesehen werden und somit die Zurückweisung des Verteidigungsvorbringens für sich nicht rechtfertigen. Jedoch ist der Klägerin zuzustimmen, die zurecht darauf hinweist, dass die vorgenommenen Streichungen in keinerlei Zusammenhang mit der Einfügung dieses Merkmals stehen, sondern unabhängig davon und zu jeder Zeit vor der mündlichen Verhandlung hätten erfolgen können. Die Beklagte hat in diesem Zusammenhang auch keine Erklärung für den späten Zeitpunkt dieser Änderungen abgegeben. Insbesondere durch die Streichung eines von mehreren kennzeichnenden Merkmalen, das zusammen mit den weiteren zahlreichen Merkmalen des umfangreichen Verfahrensanspruchs 1 in einem komplexen Bedingungszusammenhang steht mit der Folge, dass die vorgenommene Änderung in ihrer Auswirkung auf die unter Schutz gestellte Lehre einer eingehenden Prüfung bedarf, hat sich die Klägerin - für den [X.] nachvollziehbar - nicht mehr in der Lage gesehen, im Termin zur neuen verteidigten Fassung ausreichend Stellung nehmen zu können.

Denn durch die neue Antragsstellung ist eine Grenze überschritten, jenseits derer sich die Klägerin im Termin nicht mehr ausreichend zur gegnerischen Verhandlungsführung einlassen konnte, so dass sich die Notwendigkeit einer Vertagung ergeben hätte. Anderenfalls wäre das rechtliche Gehör der Klägerin nicht in ausreichendem Maße gewahrt worden. Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung, die insbesondere vom [X.] im Rahmen der Anwendung des § 173 VwGO entwickelt worden ist und vom [X.] im patentrechtlichen Bereich fortentwickelt wurde, sind eine Vertagung der mündlichen Verhandlung rechtfertigende erhebliche Gründe im Sinne von § 227 Abs. 1 ZPO regelmäßig solche, die den Anspruch auf rechtliches Gehör einer oder mehrerer Parteien berühren und die auch gerade zur Gewährleistung des rechtlichen Gehörs eine Zurückstellung des Beschleunigungs- und Konzentrationsgebots erfordern (vgl. [X.], Urteil vom 13. Januar 2004 - [X.]/02 m. [X.], veröffentlicht unter dem Schlagwort "Vertagung" in [X.], 354, häufig auch zitiert unter „Crimpwerkzeug I“). Angesichts der verfassungsrechtlichen Garantie des Anspruchs auf rechtliches Gehör verbleibt dem Gericht dann auch kein Ermessensspielraum bei der Frage der Vertagung (vgl. hierzu [X.]sentscheidung vom 25. April 2012, Aktenzeichen 5 Ni 28/10 (EP) „Wiedergabeschutzverfahren“; vgl. auch [X.]sentscheidung vom 2. Oktober 2012, Aktenzeichen 5 Ni 40/10).

Eine Vertagung der mündlichen Verhandlung wäre danach vorliegend als erforderlich anzusehen gewesen. Mit der neuen Anspruchsfassung in ihrer Komplexität musste die Beklagte im Vorfeld der mündlichen Verhandlung unter Berücksichtigung des Hinweises nach § 83 Abs. 1 [X.] und der Reaktion der Beklagten hierauf nicht rechnen. Der neu beanspruchte Gegenstand betraf im Wesentlichen auch nicht etwa nur die Hinzufügung von Merkmalen, sondern enthält Änderungen, deren Relevanz an der erteilten Fassung ebenso zu messen sind wie am Hilfsantrag I, an dessen Gegenstand der neue Hilfsantrag anknüpft. Es kann der Klägerin auch nicht obliegen, zu einzelnen der geänderten Punkte vorab vorzutragen, ohne die neue Fassung in ihrem Gesamtzusammenhang beurteilen zu können, da einzelne Gesichtspunkte in ihrer Relevanz für die technische Lehre bei komplexen Anspruchsfassungen nicht ohne Berücksichtigung der Merkmale in ihrer Gesamtheit beurteilt werden können.

b) Die nach § 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 [X.] kumulativ erforderlichen weiteren Voraussetzungen liegen ebenfalls vor. Die Beklagte hat die Verspätung nicht (genügend) entschuldigt (§ 83 Abs. 4 Nr. 2 [X.]). Eine Begründung, warum sie die in erster Linie verteidigte Fassung des Anspruchs 1 erst in der mündlichen Verhandlung vorgelegt hat, hat sie nicht abgegeben. Die nach § 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 [X.] erforderliche Belehrung über die Folgen einer Fristversäumung (vgl. Ziffer V des Hinweises des [X.]s vom 17. September 2012 am Ende) war dem gerichtlichen Hinweis beigefügt.

c) Wie der [X.] in seinem Urteil vom 25. April 2012 (5 Ni 28/10 (EP) - B[X.]E 53, 40) näher begründet hat, ist die "Kann"-Vorschrift des § 83 Abs. 4 [X.] in normal gelagerten Fällen grundsätzlich anzuwenden, schon aus den Gründen der Prozessökonomie bei hoher Geschäftsbelastung und der Rechtssicherheit (a. a. [X.]). Ein Ausnahmefall wie in den dort genannten Sachverhalten (z. B. Missverständnis über einen Hinweis, Grenzfälle des Vorliegens der Voraussetzungen des § 83 Abs. 4 [X.]) oder eine damit vergleichbare Sachlage ist vorliegend für den [X.] nicht erkennbar.

2. Mit Hilfsantrag I gemäß Schriftsatz vom 3. Dezember 2012 kann die Beklagte das [X.] nicht in zulässiger Weise verteidigen.

a) Der hilfsweise verteidigte Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag I sieht ein Verfahren vor, das nach Merkmalen gegliedert wie folgt charakterisiert ist (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung unterstrichen):

_HI A method of operating a communication

_[X.]); characterised by,

_HI in response to a received signal _[X.]

_HI transmitting simultaneously with the one or more first signals ([X.], [X.]) an additional one of a second signal ([X.], [X.]) at a respective second specified power level ([X.] , [X.] ) and a third signal ([X.], [X.]) at a respective third specified power level ([X.] , [X.] ),

1.d1 wherein the second specified power level ([X.] , [X.]) exceeds the third specified power level ([X.] , [X.]);

1.e1 wherein the reduction in transmit power of the one or more first signals ([X.], [X.]) corresponds to the second specified power level ([X.], [X.] ) irrespective of whether the additional signal is the second signal ([X.], [X.]) or the third signal ([X.], [X.]),

_[X.]).

b) Das geänderte Merkmal 1.c_HI, ist in der ursprünglichen [X.] nicht als zur Erfindung gehörig offenbart und führt zu einem [X.] gegenüber der erteilten Fassung. Dies steht der nachträglichen Aufnahme in den erteilten Patentanspruch 1 entgegen.

b1) Eine wortgemäße [X.] des Merkmals 1.c_HI ist in den ursprünglichen Unterlagen nicht enthalten. Der zuständige Fachmann entnimmt den ursprünglichen Unterlagen nur, dass es sich bei dem _[X.])“ begrenzt ist (vgl. [X.], [X.], [X.] 9 bis 10). Für eine Gesamtübertragungsleistung („total transmit power“), bei der es sich für den Fachmann an Hand des Anspruchswortlauts ersichtlich nicht um den „_[X.] entnehmen kann (vgl. [X.], [X.], [X.] 2 „ _[X.] “). Auch die Beschreibung zu der [X.]ur 5, die eine Zusammenfassung der beanspruchten Verfahrensschritte zeigt, liefert dem Fachmann hierzu keine weiteren Erkenntnisse. Diese Beschreibungsteile offenbaren ganz speziell, dass für den Fall, dass ein Uplink-Signal bestehend aus [X.], [X.] und dem [X.] bzw. [X.]-Signal mit der höheren Leistung eine [X.]imal erlaubte Übertragungsleistung P_[X.] übersteigt, die mobile Station wenigstens den [X.]-Kanal skaliert, damit P_[X.] nicht überschritten wird (vgl. [X.], [X.], [X.] 15, 18 bis 23, [X.]. 5, [X.]. 56). Der allgemeine Begriff einer Gesamtübertragungsleistung („total transmit power“) lässt sich daraus zur Überzeugung des [X.]s nicht ableiten. Das Verfahren in der mit Hilfsantrag I verteidigten Fassung geht somit über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus und ist ein [X.].

b2) Selbst wenn man davon ausgehen würde, dass der Begriff Gesamtübertragungsleistung in den ursprünglichen Unterlagen offenbart wäre, so würde dies nicht zu einem Gegenstand führen, mit dem das Patent in zulässiger Weise verteidigt werden könnte.

_HI kumulativ erfüllt sein müssen, d. h. beide müssen eintreten. Dies hat zur Folge, dass bei dem beanspruchten Verfahren nur dann eine Reduzierung der Leistung durchgeführt und ein zusätzliches Signal übertragen wird, wenn ein Signal empfangen und zudem die Gesamtübertragungsleistung („total transmit power“) die spezifische [X.]imale kombinierte Übertragungsleistung P_[X.] übersteigt. Falls ein Signal empfangen wird und eine Gesamtübertragungsleistung die spezifische [X.]imale kombinierte Übertragungsleistung P_[X.] nicht übersteigt, würde kein zusätzliches Signal gesendet. Dies ist in den ursprünglichen Unterlagen so aber nicht offenbart.

Die erteilte Fassung des Patentanspruchs 1 fordert vielmehr, dass in Reaktion auf ein empfangenes Signal (immer) ein zusätzliches Signal gesendet wird. Mit dem Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag I verteidigt die Beklagte mithin eine Anspruchsfassung, die auf einer vollkommen andersartigen Bedingung für das Senden eines zweiten Signals basiert und zur Überzeugung des [X.]s zu einer anderen Lehre, einem [X.] führt.

Bei dieser Sachlage kann dahingestellt bleiben, ob die noch weiter im Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag I enthaltenen Änderungen gegenüber dem erteilten Patentanspruch 1 aus den ursprünglichen Unterlagen hervorgehen.

c) Mit dem Patentanspruch 1 in der mit dem Hilfsantrag I verteidigten Fassung kann das Patent somit keinen Bestand haben. Die Gegenstände der nebengeordneten Patentansprüche 5 und 9 in der Fassung des [X.] sind aus den zum Patentanspruch 1 ausgeführten Gründen ebenfalls nicht bestandsfähig.

3. Mit den Hilfsanträgen II bis [X.] gemäß Schriftsatz vom 3. Dezember 2012 kann die Beklagte das [X.] nicht in zulässiger Weise verteidigen.

a) Die hilfsweise verteidigten Fassungen des Patentanspruchs 1 gemäß den Hilfsanträgen II, [X.] und [X.] enthalten ebenso wie Hilfsantrag I das Merkmal,

_HI in response to a received signal

das zur Unzulässigkeit dieser Fassungen führt.

b) Auch die jeweiligen Patentansprüche 1 der Hilfsanträge II, [X.] und [X.] beanspruchen somit Lehren, die in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht unmittelbar und eindeutig als mögliche Ausgestaltung der Erfindung offenbart sind. Sie stellen sich gegenüber der erteilten Fassung zudem als [X.] dar. Es wird hierzu auf die Ausführungen zum Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag I verwiesen.

Bei dieser Sachlage kann dahingestellt bleiben, ob die zusätzlichen Merkmale der jeweiligen Fassungen des Patentanspruchs 1 gemäß der [X.]I, [X.] und [X.] gegenüber dem Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag I aus den ursprünglichen Unterlagen hervorgehen.

c) Mit dem Patentanspruch 1 in den mit den Hilfsanträgen II, [X.] und [X.] verteidigten Fassungen kann das Patent somit keinen Bestand haben. Der Gegenstand der nebengeordneten Patentansprüche 4 und 7 in der Fassung des [X.]I, der nebengeordneten Patentansprüche 3 und 5 in der Fassung des [X.]II, sowie der nebengeordneten Patentansprüche 2 und 3 in der Fassung des [X.]II sind aus den zum Patentanspruch 1 in der Fassung des [X.] ausgeführten Gründen nicht bestandsfähig.

Als Unterlegene hat die Beklagte die Kosten des Rechtsstreits gemäß § 84 Abs. 2 [X.] i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO zu tragen. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 [X.], § 709 ZPO.