Bundespatentgericht, Beschluss vom 22.07.2010, Az. 10 W (pat) 23/09

Die Beschwerde richtet sich gegen den Beschluss der Prüfungsstelle 15 des [X.] ([X.]) vom 1. April 2009 mit der Feststellung, dass durch den am 21. September 2007 eingegangenen Antrag auf Erteilung eines Patents keine rechtswirksame Patentanmeldung zustande gekommen sei. Dem liegt folgender Sachverhalt zu Grunde:

Am 21. September 2007 meldete die Anmelderin beim [X.] in [X.] eine Erfindung mit der Bezeichnung "[X.] per [X.]" (Maschinen für die Bearbeitung von Tafeln aus Holz oder dgl.) zum Patent an. Zu der Anmeldung gehören 15 Patentansprüche. Die Ansprüche 2 bis 15 sind unmittelbar oder mittelbar auf Anspruch 1 rückbezogen.

Am 12. November 2007 reichte die Anmelderin die [X.] Übersetzung der Anmeldung nach. In dieser Übersetzung waren die Patentansprüche 14 und 15 nicht enthalten. Deren Fehlen fiel erst nach Herausgabe der [X.] auf. Am 4. März 2009 reichte die Anmelderin eine Übersetzung ein, die auch die Ansprüche 14 und 15 umfasste. Auf den Hinweis der Prüfungsstelle im Februar 2009, dass im Hinblick auf § 35 [X.] die Anmeldung wegen der unvollständigen Übersetzung als nicht erfolgt gelten müsse, hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 4. März 2009 vorgetragen, dass eine vollständige Übersetzung eingereicht worden sei.

Das [X.] – Prüfungsstelle 15 - hat durch Beschluss vom 1. April 2009 festgestellt, dass innerhalb der Frist von drei Monaten nach der Einreichung der fremdsprachigen Anmeldung die Übersetzung nicht vollständig zur Akte gelangt sei. Auch eine nochmalige Überprüfung habe nichts anderes ergeben, als dass die Seite mit den Ansprüchen 14 und 15 beim Amt nicht vorhanden sei. Die Übersetzung sei somit unvollständig gewesen und deshalb sei nach § 35 Abs. 2 [X.] eine rechtswirksame Patentanmeldung nicht entstanden.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde und beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die [X.] rückzuerstatten.

Der angefochtene Beschluss sei fehlerhaft, weil die Rechtsfolgen des § 35 Abs. 2 Satz 2 [X.] nur eintreten könnten, wenn keine Übersetzung eingereicht worden wäre. Nach den Feststellungen der Prüfungsstelle hätte nur die Übersetzung der Ansprüche 14 und 15 nicht vorgelegen. Mängel bei der Übersetzung könnten außerdem jederzeit berichtigt werden. Im Übrigen sei die Eingabe vom 4. März 2009 hilfsweise als Antrag auf Wiedereinsetzung in die [X.] zur Einreichung einer Übersetzung anzusehen.

Die Präsidentin des [X.] hat - nachdem ihr der Senat dies durch Beschluss vom 3. Dezember 2009 anheim gegeben hatte - gemäß § 77 [X.] ihren Beitritt zum Verfahren erklärt. In ihrer Stellungnahme vertritt sie die Auffassung, dass die fehlende Übersetzung der Patentansprüche 14 und 15 die Rechtsfolge des § 35 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 [X.] ausgelöst habe. Da die Übersetzung dieser Ansprüche fehle, habe die Anmelderin keine Übersetzung der Anmeldung in der eingegangenen Fassung, sondern in einer anderen Fassung der Anmeldung eingereicht. [X.] Abgrenzungskriterium für die Frage der Erfüllung der [X.] könne auch nicht sein, ob der Gegenstand bzw. die Gegenstände der Anmeldung, durch die der angestrebte Schutzumfang bestimmt werde, der Übersetzung entnommen werden könne. Dies finde im Gesetz keine Stütze und würde zudem eine intensive inhaltliche Prüfung erfordern, die ebenfalls im Gesetz nicht vorgesehen sei.

Die Beschwerde ist begründet, denn das Patentamt hat zu Unrecht angenommen, dass die Anmeldung als nicht erfolgt gilt, weil die Anmelderin aufgrund der Unvollständigkeit der Übersetzung dem Übersetzungserfordernis nicht nachgekommen sei.

Nach § 35 Abs. 2 Satz 1 und 2 [X.] liegen die Voraussetzungen für die Zuerkennung eines Anmeldetages vor, wenn die in § 34 Abs. 3 Nr. 1, 2 und 4 [X.] genannten Unterlagen (Name des Anmelders, Erteilungsantrag, Beschreibung) beim Patentamt eingegangen sind. Sind die genannten Unterlagen nicht in [X.]r Sprache abgefasst, gilt dies allerdings nur, wenn die [X.] Übersetzung innerhalb einer Frist von drei Monaten nachgereicht wird; andernfalls gilt die Anmeldung als nicht erfolgt (§ 35 Abs. 2 Satz 2 [X.]). Die Vorschrift enthält zwar ihrem Wortlaut nach keine Bestimmung darüber, wie in Fällen fehlerhafter oder unvollständiger Übersetzungen (Auslassungen) zu verfahren ist. Nach ihrem Sinn und Zweck ist es aber nicht gerechtfertigt, die Fälle fehlerhafter oder unvollständiger [X.]r Übersetzungen ausnahmslos dem Fall einer gänzlich fehlenden Übersetzung gleichzustellen. Vielmehr genügt grundsätzlich auch eine fehlerhafte oder unvollständige Übersetzung dem Übersetzungserfordernis des § 35 Abs. 1 Satz 1 [X.].

1. § 35 Abs. 1 Satz 1 [X.] stellt eine Ausnahme von dem Grundsatz des § 126 [X.] dar, wonach die Amtssprache vor dem [X.] ist (vgl. [X.], [X.], 8. Aufl., § 35 Rn. 12). Durch die Nachreichung einer Übersetzung innerhalb der Dreimonatsfrist soll diesem Grundsatz wieder Genüge getan werden ([X.], a. a. [X.], § 35 Rn. 12; Busse/Keukenschrijver, [X.], 6. Aufl., § 35 Rn. 3 f.). Damit soll in angemessener Frist eine [X.] Arbeitsgrundlage für das weitere Verfahren nachgereicht werden, wobei insbesondere auch die Öffentlichkeit durch die erforderliche Herausgabe der [X.] in [X.]r Sprache unterrichtet werden soll. Dies wird auch durch eine [X.] Übersetzung, die Fehler oder Auslassungen aufweist, nicht ernsthaft in Frage gestellt.

a) So ist die [X.] Übersetzung für den ursprünglichen [X.]sgehalt der Patentanmeldung nicht entscheidend, maßgeblich ist vielmehr der zunächst eingereichte fremdsprachige Text (vgl. Busse/Keukenschrijver, a. a. [X.], § 35 Rn. 3). Diese Ansicht wird auch in der Begründung des [X.] zu § 35 [X.] vertreten. Dort heißt es, dass der Anmelder durch die Möglichkeit, die Anmeldung in ihrer Originalsprache einzureichen, den Vorteil habe, dass auf diese Weise keine Bestandteile der [X.] durch die Übersetzung verloren gingen, weil sich der [X.]sgehalt nach der Anmeldung in der Originalsprache und nicht nach der Übersetzung richte ([X.] 1998, 393, 403). Diese Auffassung ist auch zutreffend, weil anderenfalls der mit § 35 [X.] verfolgte Zweck, Anmeldungen in ausländischer Sprache bzw. Auslandsanmeldungen den für den Eingang der Anmeldung in dieser Sprache maßgeblichen [X.]punkt als Anmelde- bzw. Prioritätszeitpunkt zuzubilligen, nicht sicher erreicht werden könnte. Eine Auslegung der Vorschrift dahin, dass jeder Fehler oder jede Auslassung der Übersetzung automatisch zu einem Verlust des [X.] führen muss, ist angesichts der Maßgeblichkeit der Originalfassung für die [X.] nicht geboten.

Enthält nämlich die [X.] Übersetzung inhaltliche Fehler, die dazu führen, dass der [X.] Text über den [X.]sgehalt des fremdsprachigen Textes hinausgeht, setzt sich der Anmelder dem Risiko aus, dass seine Anmeldung wegen unzulässiger Erweiterung zurückgewiesen wird (§ 38 [X.]) oder - sofern hierauf ein Patent erteilt werden sollte, weil der Fehler im Erteilungsverfahren nicht zutage getreten ist - dass der Einspruchs- oder [X.] unzulässiger Erweiterung (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 [X.]) gegeben ist. Rechtliche Vorteile können dem Anmelder somit selbst aus solchen Übersetzungsfehlern nicht erwachsen, so dass es nicht gerechtfertigt ist, deswegen das Übersetzungserfordernis als nicht erfüllt anzusehen mit der Folge des Verlustes von Anmeldung und Priorität. Bei kleineren inhaltlichen Fehlern der Übersetzung wäre dies noch weniger gerechtfertigt, wobei sich ohnehin eine zuverlässige Abgrenzung geringfügiger zu doch schon nicht mehr unerheblichen Fehlern nur schwer treffen ließe. Den [X.]n Übersetzungstext wird der Anmelder zudem jederzeit nach Ablauf der Dreimonatsfrist - nicht anders wie bei weiteren Eingaben zu einer von vornherein in [X.] eingereichten Anmeldung - ändern und damit auch inhaltliche Fehler beseitigen können, sofern sich nur die Änderung im Rahmen der (fremdsprachigen) Ursprungsoffenbarung hält.

b) Eine andere Beurteilung ist auch nicht deshalb gerechtfertigt, weil auf Grundlage einer etwaigen fehlerhaften oder unvollständigen Übersetzung die [X.] herausgegeben wird, mit der die Öffentlichkeit über die Existenz der Anmeldung und das künftig mögliche Schutzrecht unterrichtet wird.

Durch eine fehlerhafte Übersetzung können Dritte, die auf die Richtigkeit der [X.] bzw. der Übersetzung vertraut haben, nicht geschädigt werden. Fehlerhafte Übersetzungen haben nur nachteilige Folgen für den Anmelder selbst. So hat die fehlerhafte Übersetzung Auswirkungen auf einen Entschädigungsanspruch des Anmelders gemäß § 33 [X.], weil ein Dritter, der den Gegenstand der Anmeldung nicht in der engeren Fassung des Offenlegungstextes, jedoch in der weiten Fassung des fremdsprachigen Ursprungstextes benutzt, regelmäßig nicht schuldhaft handeln wird. Sollte – umgekehrt – der fremdsprachige Ursprungstext enger als die [X.] Übersetzung sein und Dritte deshalb von einer Nutzung abhalten, so bestehen wegen der Behauptung gewerblicher Schutzrechte wettbewerbsrechtliche Abwehr- und gegebenenfalls auch Schadensersatzansprüche.

Für den hier vergleichbaren Fall, der fehlerhaften Übersetzung einer [X.] Patentschrift, hat der [X.] dahin entschieden, dass die Bedeutung der Übersetzung in die [X.] Sprache in ihrem informatorischen Charakter liegt (so [X.], Urteil vom 18. März 2010, [X.], Rn. 14 - [X.]). Dies wird wesentlich daraus gefolgert, dass der [X.] Gesetzgeber von der Möglichkeit, im Falle einer den Schutzbereich einengenden Fassung der Übersetzung diese engere Fassung für verbindlich zu erklären, keinen Gebrauch gemacht hat. Die Rechtsfolgen einer fehlerhaften Übersetzung ergeben sich daraus, dass der gute Glaube an den sich aus einer fehlerhaften Übersetzung ergebenden scheinbaren Schutzbereich durch ein Weiterbenutzungsrecht geschützt wird. Daraus wird zutreffend gefolgert, das der Übersetzung anhaftende Mängel keinen Einfluss auf den Schutzbereich des angegriffenen Patents haben können. Diese Erwägungen des [X.] sind hier heranzuziehen, weil auch im Falle einer fehlerhaften Übersetzung bei einer inländischen Anmeldung ein Weiterbenutzungsrecht des redlichen Erfindungsbesitzers besteht.

Art. II § 3 Abs. 5 [X.] a. [X.] erlaubt dem gutgläubigen Nutzer auch ein auf seinen Betrieb beschränktes Weiterbenutzungsrecht nach der Patenterteilung, während § 33 [X.] den gutgläubigen Nutzer nur für die [X.] bis zur Patenterteilung privilegiert. [X.] ist hier aber § 12 [X.]. Die Norm ist wegen des ihr zugrunde liegenden allgemeinen Rechtsgedankens analogiefähig. Eine analoge Anwendung der Norm wurde von der Rechtsprechung insbesondere dann angewandt, wenn der Besitzstand redlich erworben wurde und die Berufung auf die Rechte aus einem Patent oder einer Patentanmeldung dem der redlichen Nutzung nicht gewichtig entgegengesetzt werden können ([X.]Z 6, 172 - [X.]; weitere Nachweise bei Busse/Keukenschrijver, [X.], 6. Aufl., § 12 Rn. 54 mit [X.]. 207 ff.). So verhält es sich, wenn die der [X.] der Erfindung zugrunde liegende Übersetzung nicht dem Inhalt der Erfindung entspricht, wie sie in ausländischer Sprache angemeldet wurde. Auch in einem solchen Fall ist ein Weiterbenutzungsrecht bei redlich erworbenen Besitzstand ggfls. zu gewähren.

2. Dem Sinn und Zweck von § 35 Abs. 1 Satz 1 [X.] entspricht es nach den obigen Ausführungen, dass bei einer fehlerhaften Übersetzung die Rechtsfolge des § 35 Abs. 2 Satz 2 [X.] nicht ausgelöst wird, soweit nur eine Übersetzung beigefügt wird, die der Form nach eine ordnungsgemäße Offenlegung gestattet und formell alle Bestandteile der fremdsprachigen Anmeldungsunterlagen (Patentansprüche, Beschreibung, Zeichnungen) betrifft. Eine unvollständige Übersetzung, die bei Patentansprüchen, Beschreibung oder Zeichnungen Auslassungen enthält, ist dem Fall einer fehlerhaften Übersetzung gleichzusetzen.

Es besteht nämlich kein qualitativer Unterschied zwischen einer fehlerhaften und einer unvollständigen Übersetzung. In beiden Fällen kann der Informationswert der Übersetzung erheblich gemindert oder aber in keiner Weise beeinträchtigt sein (vgl. [X.], [X.]. 2009, 402, 403, Abschnitt III. 2, zum Übersetzungserfordernis nach Art. II § 3 Abs. 1 Satz 1 [X.] in der bis 30. April 2008 gültigen Fassung). Dies hat auch der [X.] in der Entscheidung "[X.]" für die Vorschrift des Art. II § 3 [X.] a. [X.] angenommen (Urteil vom 18. März 2010, [X.], Rn. 16). Ebenso wenig kommt es darauf an, ob die Fehler oder Auslassungen in der Übersetzung so schwerwiegend sind, dass sie die [X.] der Erfindung ernsthaft oder substantiell beeinträchtigen, wie der Senat noch in seinem Beschluss vom 3. Dezember 2009, mit dem der Präsidentin des [X.] zu vorliegendem Beschwerdeverfahren anheimgestellt worden ist, angenommen hat. Denn dies würde eine inhaltliche Prüfung der Übersetzung im Einzelfall voraussetzen, die - worauf die Präsidentin des Patentamts in ihrer Stellungnahme vom 16. April 2010 zu Recht hingewiesen hat - weder im Gesetz vorgesehen ist noch vom Patentamt in diesem Verfahrensstadium, bei dem es vornehmlich um die Erfüllung formeller Erfordernisse geht, geleistet werden kann.

Die Grenze, bei der die Annahme gerechtfertigt ist, dass keine Übersetzung im Sinne von § 35 Abs. 1 Satz 1 [X.] vorgelegt worden ist, kann dann erreicht sein, wenn etwa die Übersetzung erkennbar in keinerlei sachlichem Zusammenhang mit der fremdsprachigen Anmeldung steht, z. B. wenn die Übersetzung eine andere Anmeldung oder Erfindung betrifft, oder ganze Bestandteile der Anmeldungsunterlagen, z. B. die Übersetzung der Patentansprüche, insgesamt fehlen.

3. Die Anmelderin hat hier daher trotz des Umstands, dass sie innerhalb der Dreimonatsfrist keine Übersetzung der Patentansprüche 14 und 15 eingereicht hat, dem Übersetzungserfordernis des § 35 Abs. 1 Satz 1 [X.] genügt; die Rechtsfolge nach § 35 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 [X.] ist nicht eingetreten.

4. Der Antrag auf Rückzahlung der [X.] ist dagegen nicht begründet, wobei diese Entscheidung trotz [X.] im schriftlichen Verfahren ergehen konnte (vgl. [X.], a. a. [X.], § 78 Rn. 14 unter e). [X.], die eine Rückzahlung gemäß § 80 Abs. 3 [X.] rechtfertigen könnten, sind weder dargetan noch ersichtlich. Dass die Beschwerde Erfolg hatte, ist insoweit nicht ausreichend.

5. Die Rechtsbeschwerde ist angesichts der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtsfrage zuzulassen (§ 100 Abs. 2 Nr. 1 [X.]).