Bundespatentgericht, Urteil vom 01.02.2011, Az. 3 Ni 17/09 (EU)

[X.]ie auf die Nichtigkeitsgründe der unzulässigen [X.]rweiterung und mangelnder Patentfähigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 [X.] [X.] Art. 138 Abs. 1 lit c [X.]PÜ, Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 [X.] [X.] Art. 138 Abs. 1 lit a [X.]PÜ) gestützte Klage ist zulässig.

[X.]ie Klage ist jedoch nur teilweise begründet.

[X.]er von der Klägerin geltend gemachte [X.] der mangelnden Patentfähigkeit führt zur Nichtigkeit des Streitpatents in dem tenorierten Umfang, da sich die patentgegenständliche Lehre insoweit gegenüber dem Stand der Technik als nicht mehr neu oder jedenfalls als nicht erfinderisch erweist.

2. Bei der streitgegenständlichen [X.]rfindung stehen drei Hauptaufgaben im Vordergrund, nämlich die Bereitstellung von Mitteln für die Bestimmung von endogenem NO in [X.] Luft, die Bereitstellung von verbesserten Vorrichtungen für die Messung des NO und die Bereitstellung verbesserter und zuverlässigerer Methoden zur [X.]iagnose von Krankheiten, die mit anormalen [X.]en in [X.] Luft zusammenhängen ([X.]P 0 724 723 [X.] [X.]. 2 [X.] 23 bis 31).

3. [X.]iese Aufgaben werden durch eine Kombination der folgenden Merkmale gelöst:

erteiltem Patentanspruch 14 (Hauptantrag) durch

2) wobei die [X.]/der Patient durch den Mund einatmet,

3) die Konzentration/Menge des NO in [X.] [X.] Luft bestimmt wird,

4) diese Konzentration/Menge an NO wird verglichen mit für gesunde Personen typischen Werten,

4.1) wobei ein demgegenüber erhöhter Wert als ein Anzeichen für eine [X.]ntzündung der unteren Atemwege zu werten ist,

erteiltem Patentanspruch 1 (Hauptantrag) durch

A) ein System/eine Vorrichtung zur Messung von endogenem NO,

[X.]) getrennte Messung in [X.] oder in [X.] [X.] Luft, umfassend

B) eine [X.]esichtsmaske, umfassend

[X.]) ein Mundstück und/oder

[X.]) ein [X.]

[X.]) zur separaten Atmung,

[X.]) die [X.]esichtsmaske bedeckt den Mund und/oder die Nase der [X.],

[X.]) ein [X.]inlassteil für die eingeatmete Atemluft,

[X.]) ein [X.] für die ausgeatmete Atemluft,

[X.]) ein [X.], durch das die eingeatmete bzw. die ausgeatmete Luft strömt,

[X.]) ein Strömungs- bzw. [X.]urchflussregulator, durch den die ausgeatmete Luft strömt,

[X.]) eine Messeinheit zur Bestimmung des endogenen NO,

[X.].1) die an das [X.] angeschlossen ist.

In den gemäß [X.] 1 und 1a verteidigten [X.]assungen sind folgende Merkmale geändert bzw. kommen als weitere Merkmale hinzu,

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsanträgen 1 und 1a:

A’) Verwendung eines Systems (einer Vorrichtung) zur getrennten Messung von endogenem NO,

[X.]’a) in [X.] ein- und [X.] Luft, um [X.] zu erhalten, die [X.]ntzündungen der Nasenschleimhaut anzeigen,

 und

[X.]’b) in [X.] ein- und [X.] Luft, um [X.] zu erhalten, die [X.]ntzündungen der unteren Atemwege anzeigen,

[X.]’2’) ein Mundstück und ein [X.],

[X.]’) die [X.]esichtsmaske bedeckt den Mund und die Nase der [X.].

Patentanspruch 14 gemäß Hilfsantrag 1:

5) der [X.] wird in [X.] ein- und [X.] Luft gemessen, um [X.]ntzündungen der Nasenschleimhaut anzuzeigen,

Patentanspruch 14 gemäß Hilfsantrag 1a:

5’) der [X.] wird in [X.] ein- und [X.] Luft gemessen,

5’.1) ein gegenüber typischen Werten von gesunden Individuen erniedrigter [X.] ist ein Indikator für eine akute [X.]ntzündung der oberen Atemwege.

4. Als maßgeblich für die Beurteilung ist im vorliegenden [X.]all ein Team bestehend aus Biochemikern oder [X.]hemikern mit besonderen Kenntnissen der physiologischen [X.]hemie bzw. Biochemie, auf dem vorliegenden [X.]achgebiet forschenden Medizinern und Ingenieuren der [X.]achrichtungen Maschinenwesen und [X.]lektrotechnik anzusehen, die mit der physiologischen [X.]unktion von Stickstoffmonoxid und dessen Bestimmung befasst und vertraut sind.

[X.]as Streitpatent ist nicht schon wegen des [X.]. 53 lit. c [X.]PÜ oder wegen unzulässiger [X.]rweiterung teilweise für nichtig zu erklären.

1. [X.]as Verfahren nach Patentanspruch 14 ist nicht gemäß Art. 53 lit. c [X.]PÜ vom Patentschutz ausgeschlossen, dementsprechend auch nicht die Verwendung einer streitpatentgemäßen Vorrichtung zur Bestimmung von [X.]en zur [X.]iagnose von [X.]ntzündungszuständen in den hilfsweise verteidigten [X.]assungen des Patentanspruchs 1.

[X.]in am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommenes, Art. 53 lit. c [X.]PÜ unterfallendes [X.]iagnostizierverfahren liegt nach der [X.]ruchpraxis des [X.], der sich der [X.] angeschlossen hat, nur vor, wenn es als Verfahrensschritte die Untersuchungsphase mit der Sammlung von [X.]aten, den Vergleich dieser [X.]aten mit Normwerten, die [X.]eststellung einer signifikanten Abweichung und die Zuordnung der Abweichung zu einem bestimmten Krankheitsbild ([X.]iagnose) umfasst (vgl. [X.] [[X.]roße Beschwerdekammer], Stellungnahme v. 16. [X.]ezember 2005 - [X.], [X.]. 2006, 514 insb. [X.]liederungspunkte 5 und 6.2.2 der Begründung; [X.], 1081-1083 f. - Kein Patentierungsausschluss für Therapie unterstützendes Verfahren; vgl. auch [X.], [X.], 981 - Verfahren zur gesundheitlichen Orientierung).

Art. 53 lit. c [X.]PÜ ist als den Patentschutz einschränkende Ausnahmeregelung eng auszulegen. [X.]in Verfahren, das nur für die [X.]iagnose relevante Zwischenergebnisse liefert, stellt kein [X.]iagnostizierverfahren im Sinne dieser Vorschrift dar und ist daher vom Schutz nicht ausgeschlossen. [X.]erner greift der Ausschluss nur dann, wenn sämtliche Schritte des Verfahrens am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden, einschließlich des Verfahrensschritts, der sich auf die deduktive human- oder veterinärmedizinische [X.]ntscheidungsphase bezieht, d. h. auf die [X.]iagnose im strengen Sinne als rein geistige Tätigkeit. ([X.] [[X.]roße Beschwerdekammer], a. a. O.., [X.]liederungspunkte 6.2.3 und 6.4.4.).

[X.]iese Voraussetzungen sind im vorliegenden [X.]all - anders als in den von der Klägerin zitierten, in wesentlichen Merkmalen anders gelagerte Sachverhalte betreffenden [X.]inzelfallentscheidungen des [X.] und des [X.] ([X.] bzw. [X.] 21 W (pat) 45/05) - nicht erfüllt. [X.]enn der [X.]egenstand von Anspruch 14 des Streitpatents betrifft lediglich einen [X.][X.]V-gestützten [X.] zweier durch Messungen gewonnener [X.]atensätze, nämlich den [X.]en für Patienten und den [X.]atensätzen für gesunde Kontrollpersonen, bzw. von dem jeweiligen Patienten zu einem anderen Zeitpunkt, wobei ein erhöhter [X.] ein Anzeichen für eine akute [X.]ntzündung ist. [X.]as streitgegenständliche Verfahren liefert damit durch bloßen [X.] lediglich Hinweise auf eine (möglicherweise) durch eine [X.]ntzündung beeinträchtigte Lungenfunktion, nicht aber die konkrete [X.]iagnose einer Krankheit im Sinne der Rechtsprechung. Vor allem aber werden nicht sämtliche Verfahrensschritte am menschlichen Körper vorgenommen, weil zwar die [X.] unter Verwendung einer anspruchsgemäßen Vorrichtung am Körper des Patienten genommen werden, die Bestimmung der [X.]e in den [X.] und der [X.] jedoch nicht am menschlichen Körper erfolgt.

2. [X.]ntgegen der Ansicht der Klägerin ist der [X.]egenstand des Streitpatents in den Merkmalen 2 und 3 gegenüber den Anmeldeunterlagen nicht unzulässig erweitert.

Zwar sind die Patentansprüche des Streitpatents in der erteilten [X.]assung weiter gefasst als die im [X.]rteilungsverfahren ursprünglich eingereichten Ansprüche (vgl. [X.] die [X.]). [X.]ies bedeutet jedoch nicht, dass der [X.]egenstand des Streitpatents gegenüber den ursprünglichen Unterlagen in ihrer [X.]esamtheit erweitert wurde. [X.]enn die ursprüngliche Anspruchsfassung und die gegebenenfalls darin vor der Patenterteilung vorgenommenen Änderungen stellen lediglich [X.]ormulierungsvorschläge dar. Bis zum Zeitpunkt der Patenterteilung besteht für den Patentanmelder die Möglichkeit, aus dem [X.]esamtoffenbarungsgehalt der Anmeldeunterlagen in der ursprünglich eingereichten [X.]assung zu schöpfen.

Was den erteilten Patentanspruch 14 betreffend das streitpatentgemäße Verfahren anbelangt, so gehen die fraglichen Merkmale 2 und 3 zwar nicht expressis verbis aus den Ansprüchen 9 bis 11 der [X.] hervor, und sie lassen sich auch nicht aus den [X.]rzeugnisansprüchen 1 bis 8 der [X.] herleiten. Sie finden sich jedoch unmittelbar in der ursprünglichen Beschreibung in [X.]orm des Begriffes "[X.] breathing" sowie dem dazugehörenden [X.]esamtkontext (vgl. [X.] Abschnitt "methods" S. 8 [X.] 20 bis [X.] 18, insbes. [X.] 1 bis 2 sowie [X.] 9 bis 11, [X.] S. 9 "results" [X.] 21 bis 24, S. 10 [X.] 5 bis 8, [X.] 14 bis 19, [X.] 34 bis 36, S. 12 [X.] 9 bis 11, jeweils [X.] den Legenden zu [X.]uren 2, 3a S. 3 [X.] 35 bis [X.] [X.] 10).

Was den erteilten [X.] betreffend die streitpatentgemäße Vorrichtung anbelangt, so ergeben sich die fraglichen [X.], [X.] und [X.] zwanglos aus den Anforderungen für die getrennte Möglichkeit zur Oralatmung, dem [X.]in- und Ausatmen durch den Mund wie vorstehend für den Verfahrensanspruch 14 anhand der Beschreibung belegt, und in analoger Weise zur Nasalatmung, dem [X.]in- und Ausatmen durch die Nase, in Verbindung mit den Ansprüchen und der Beschreibung der [X.] (vgl. [X.] Anspr. 1 [X.] Anspr. 8 sowie [X.] [X.] 20 bis 26).

[X.]ntsprechendes gilt für den [X.]urchflussregler gemäß Merkmal [X.] im Hinblick auf die betreffenden Textstellen der [X.] (vgl. [X.] Anspr. 8 [X.] S. 5 [X.] 13 bis 37, insbes. [X.] 17 bis 25), da der dortige Verweis auf die [X.]urchflussregler kommerzieller [X.] selbstverständlich als Offenbarungsnachweis zu werten ist, zumal dieser Verweis gerade im Zusammenhang mit der Verwendung solcher kommerzieller [X.] erfolgt (vgl. [X.] S. 6 [X.] 23 bis 24 [X.] [X.] [X.] 18 bis 20).

Hauptantrag) haben mangels Neuheit und mangels erfinderischer Tätigkeit keinen Bestand, [X.]4 in der gemäß Hilfsantrag 1 verteidigten [X.]assung ist unzulässig.

1. [X.]er [X.]egenstand der Patentansprüche1, 2, 5, 7 und 14 ist bereits aus der Patentanmeldung [X.] ([X.]) vom 6. Juli1993 zu entnehmen, so dass das Streitpatent diesbezüglich zu Recht diese früheste Priorität in Anspruch nimmt und dem betreffenden [X.]egenstand zu Recht der Zeitrang vom 6. Juli1993 zukommt.

Im [X.]inzelnen gehen aus der Patentanmeldung [X.] folgende und damit sämtliche Merkmale des diagnostischen Verfahrens gemäß [X.]4 des Streitpatents hervor:

- Merkmale 1, 1.1, 1.2 (vgl. [X.] S. 12 Anspr. 3 [X.] Anspr. 1),

- Merkmal 2 (vgl. [X.] z. B. S. 3 Legende zu [X.]. 2 [X.] breathing or [X.] breathing),

- Merkmal 3 (vgl. [X.] S. 12 Anspr. 4, erste Alternative [X.]ly or [X.]ly exhaled),

- Merkmal 2 [X.] Merkmal3 (vgl. [X.] [X.] [X.] 20 bis 22 [X.] S. 8 [X.] 34 bis 37),

- Merkmale 4, 4.1 (vgl. [X.] [X.] 19 bis 22).

[X.]abei ist auch die [X.]rkenntnis unterschiedlicher [X.] für [X.]es und [X.]es Atmen bereits durch die früheste Priorität gedeckt (vgl. [X.] S. 8 [X.] 34 bis37).

Was das System bzw. die Vorrichtung gemäß Patentanspruch 1 anbelangt, so gehen aus [X.] folgende Merkmale hervor:

- Merkmale A, [X.] (vgl. [X.] [X.] [X.] 20 bis 22, S. 8 [X.] 34 bis 37 [X.] S. 12 Anspr. 6),

- Merkmale B, [X.], [X.], [X.], [X.], [X.], [X.], [X.].1 (vgl. [X.] S. 12/13 Anspr. 6 [X.] S. 14 Anspr. 13 sowie S. 5 [X.] 33 bis 36).

[X.]ie in [X.], im [X.]egensatz zur [X.] (vgl. [X.] [X.] [X.] 20 bis 23) expressis verbis nicht benannten [X.] in [X.]orm eines Mund- und/oder [X.]es (vgl. [X.] [X.] [X.] 37 bis S: 5 [X.] 5) entsprechend der Merkmale [X.] und [X.] sowie das [X.]unktionsmerkmal [X.] ergeben sich implement und zwangsläufig aufgrund der beiden vorgegebenen getrennten Möglichkeiten der Probennahme: das [X.]in- und Ausatmen durch den Mund ([X.] breathing) und das [X.]in- und Ausatmen durch die Nase ([X.] breathing) (vgl. [X.] z. B. S. 3 Legende zu [X.]. 2).

[X.]ie Merkmale der angegriffenen [X.], 5 und 7 sind ebenfalls bereits [X.]egenstand der frühesten Priorität [X.] (vgl. a. a. [X.]. 7, 10 und 12), so dass dem Streitpatent auch diesbezüglich der Zeitrang des 6. Juli1993 zukommt.

[X.]emzufolge sind lediglich [X.]ruckschriften mit einem [X.]sdatum vor dem 6. Juli1993 oder Patentanmeldungen mit der Benennung [X.]eutschland mit einem demgegenüber früheren Zeitrang bei der Beurteilung der Patentfähigkeit zu berücksichtigen, so dass die [X.]ruckschriften [X.]-10, [X.]-11, [X.]-12 sowie das seitens des Senats in der Zwischenverfügung herangezogene [X.] aus der [X.]achzeitschrift [X.]ndothelium demgegenüber nachveröffentlicht und deshalb für die Beurteilung der Patentfähigkeit nicht zu würdigen sind. [X.]ie am 14. Juni1993 in redigierter [X.]assung beim Verlag eingereichte Arbeit [X.]-12 ist dagegen nach der Lebenserfahrung nicht vor dem 6. Juli1993 zur [X.] gelangt und geht im Übrigen, soweit hier relevant, nicht über den Inhalt der demgegenüber vorveröffentlichten [X.]ruckschriften [X.], [X.] und [X.]-1 hinaus.

2 [X.]a der Begriff der Offenbarung für das gesamte Patentrecht grundsätzlich einheitlich ist, ist sowohl bei der Beurteilung des [X.]esamtoffenbarungsgehalts der patentgemäßen Lehre als auch des Standes der Technik der gleiche Maßstab anzulegen. Mithin ist bei der Bewertung des Inhalts der vorveröffentlichten [X.]ruckschriften, insbesondere der [X.], sowie des Inhalts der Prioritätsschrift [X.] und der [X.] des Streitpatents jeweils der [X.]esamtinhalt der Offenbarung der [X.]ruckschrift entscheidend (B[X.]H [X.]RUR95, 113 - [X.]tikettiermaschine; B[X.]H [X.]RUR2004, 407, 411; B[X.]H [X.]RUR2009, 382, 384 - Olanzapin).

a) [X.]in Verfahren zur [X.]iagnose von [X.]ntzündungszuständen der Luftwege beim Menschen mit sämtlichen [X.] bis 4.1 gemäß [X.]4 des Streitpatents ist bereits aus der [X.]ruckschrift [X.] bekannt (vgl. [X.] Anspr. 1, 3, 6, 8 [X.] S. 15 [X.] 6 bis 10 sowie S 16 [X.] 14 bis 20 und S. 17 [X.] 18 bis 26).

Im [X.]inzelnen gehen aus der [X.]ruckschrift [X.], die ein Verfahren zur [X.]eststellung des Zustands der Lunge und damit der unteren Luftwege durch Messung des endogenen NO und damit ein gattungsgemäßes Verfahren mit den Merkmalen 1, 1.1 und 1.2 sowie eine dementsprechende gattungsgemäße Vorrichtung betrifft, die Bestimmung des NO-[X.]ehalts/der [X.] der ausgeatmeten Luft von Patienten und ein Vergleich mit den Werten für Personen ohne Beeinträchtigung der Lungenfunktion hervor, wobei ein demgegenüber erhöhter positiver Wert einen behandlungsbedürftigen Zustand anzeigt (Merkmal 4.1 - vgl. z. B. [X.] Anspr. 1 und 3).

In der praktischen Ausführung soll die [X.] entweder durch den Mund oder durch die Nase jeweils ein- und ausatmen. [X.]iese Angaben zur praktischen [X.]urchführung lehren damit expressis verbis das [X.]in- und Ausatmen durch den Mund ([X.] und 3) als eine von zwei expressis verbis angeführten Alternativen (vgl. [X.] S. 15 Abs. 2). [X.]ie Auswahl des [X.]in- und des [X.] durch den Mund zur Untersuchung des Zustandes der unteren Luftwege aus den beiden durch die Lehre der [X.] vorgegebenen Alternativen vermag indessen die Neuheit des streitpatentgemäßen Verfahrens nicht zu begründen, zumal schon bei der gewöhnlichen ärztlichen Untersuchung des Zustands der unteren Luftwege bzw. der Lunge durch Auskultation in der Regel sowohl das [X.]in- als auch das Ausatmen durch den Mund erfolgt, d.h. bei der Untersuchung der Lunge die Wahl zwangsläufig und selbstverständlich auf die Alternative der Oralatmung fällt.

Nicht zu irritieren vermag den [X.]achmann die [X.]arstellung in der [X.]ur1 von [X.]; denn dazu wird in der Beschreibung explizit ausgeführt ([X.] S. 15 [X.] 6 bis 10), dass in [X.]ur1 die eingeatmete Luft von dem ausgeatmeten [X.]as nur aus [X.]ründen der Klarheit getrennt dargestellt ist, während in der praktischen Anwendung sowohl die eingeatmete Luft als auch das ausgeatmete [X.]as entweder den Mund oder die Nase passiert bzw. durchströmt.

[X.]er hier vorgenommenen Bewertung der Neuheit stehen weder die Rechtsprechung des [X.]s noch die [X.]ntscheidungspraxis der Beschwerdekammern des [X.]uropäischen Patentamts entgegen. [X.]enn die Neuheit einer Auswahl aus einem Kollektiv von zwei Alternativen setzt jedenfalls voraus, dass die ausgewählte Alternative in der betreffenden [X.]ruckschrift des Standes der Technik nicht ausdrücklich genannt ist und/oder dass dem [X.]achmann diese Alternative nicht ohne weiteres zugänglich ist (vgl. B[X.]H [X.]RUR2010, 123 - [X.]scitalopram; [X.]T0296/87 [X.]nantiomere/Hoechst [X.]., 90, 851; [X.]/92 Penem [X.]erivatives/P[X.]IZ[X.]R; vgl. dagegen aber [X.] T0012/81 [X.]iastereomere/[X.] Int. 82, 744). [X.]ies ist hier nicht der [X.]all. [X.]enn das [X.]in- und das Ausatmen durch den Mund zur Untersuchung des Zustandes der unteren Luftwege ist als eine von zwei durch die Lehre der [X.] vorgegebenen Alternativen, wie zuvor ausgeführt, konkret expressis verbis benannt und auch in praktischer Hinsicht ohne weiteres ausführbar.

[X.]in Unterschied ist auch nicht in der streitpatentgemäßen Verwendung des Terminus „[X.]ntzündung der unteren Luftwege“ gegenüber dem Terminus der "beeinträchtigten Lungenfunktion (impaired lung function) " in der [X.]ruckschrift [X.] (vgl. [X.] z. B. S. 12 [X.] 23/24, S. 11 [X.] 33 bis S. 12 [X.] 2) zu erkennen, da es dem [X.]achmann am Anmeldetag geläufig war, dass die [X.]rfassung von endogenem NO in [X.] Luft mit einem bakteriellen oder anderweitig hervorgerufenen [X.]ntzündungszustand korreliert (vgl. [X.] z. B. Anspr. 3).

Zum Verfahren der [X.] gehört damit auch das, was zwar nicht ausdrücklich erwähnt, aus der Sicht des [X.]achmanns jedoch nach seinem allgemeinen [X.]achwissen für die Ausführung der Lehre selbstverständlich oder nahezu unerlässlich ist (vgl. B[X.]H [X.]RUR 95, 330 - [X.]lektrische Steckverbindung; vgl. auch B[X.]H [X.]RUR 2004, 407, 411; B[X.]H [X.]RUR 2009, 382, 384 - Olanzapin).

Sofern die Beklagte darauf verweist, es habe am [X.] des Streitpatents keine Anhaltspunkte dafür gegeben, dass die [X.]e bei Atmung und Probennahme über die Nase gegenüber Atmung und Probennahme über den Mund deutlich unterschiedlich sind, dass insbesondere bei der Untersuchung der Lunge, also der unteren Atemwege, die Atmung und die Probenabnahme allein durch den bzw. am Mund - ohne Beteiligung der Nase - durchzuführen ist, und dass im Streitpatent möglicherweise erstmals niedrigere [X.]e für das [X.]in- und Ausatmen durch den Mund gegenüber [X.]en bei [X.]in- und Ausatmen durch die Nase mitgeteilt wurden (vgl. [X.]P 0 724 723 [X.] S. 5 [X.]. 7 [X.] 33 bis 36), vermag dies die Neuheit des Verfahrens gemäß Anspruch 14 nicht zu begründen. [X.]enn dieser Stand der Technik wird - wie oben näher ausgeführt - in der [X.] für den [X.]achmann unmittelbar und zwangsläufig offenbart (vgl. z. B. B[X.]H [X.]RUR 80, 283 - Terephthalsäure 2. Leitsatz, [X.] [X.] 0002/88 - reibungsvermindernder Zusatz/[X.]; [X.], 901, 903).

b) Aber selbst wenn man die Neuheit der Auswahl einer Alternative aus zwei ausführbar offenbarten Möglichkeiten anerkennen wollte, so ergeben sich die Merkmale 1 bis 4.1 für den [X.]achmann in naheliegender Weise aus der zuvor unter Punkt 2a ausgeführten Lehre der [X.], in Kombination mit seinem Wissen und Können, sodass Patentanspruch 14 jedenfalls mangels erfinderischer Tätigkeit keinen Bestand hat.

[X.]enn das Vorbringen der Beklagten, am [X.] des Streitpatents habe es keine Anhaltspunkte dafür bzw. keine Vorveröffentlichungen darüber gegeben, dass die [X.]e bei Atmung und Probennahme über die Nase gegenüber Atmung und Probennahme über den Mund deutlich unterschiedlich sind, und dass insbesondere bei der Untersuchung der Lunge, also der unteren Atemwege, deshalb die Atmung und die Probenabnahme allein durch den bzw. am Mund - ohne Beteiligung der Nase - durchzuführen ist, vermag die erfinderische Tätigkeit nicht zu begründen. Vielmehr gelangte der [X.]achmann bei planmäßigem Vorgehen gemäß [X.] unter Zuhilfenahme seines Wissens und Könnens unmittelbar zu dem Verfahren gemäß Anspruch 14, wobei die sich dann gegebenenfalls für Oralatmung und Nasalatmung unterschiedlichen Messwerte zwangsläufig einstellen.

Unabhängig davon wird die Kenntnis des [X.]achmanns über die [X.]urchführung einer Untersuchung der unteren Luftwege nach dem Modus der Oralatmung bereits vor dem Zeitrang der frühesten Priorität des Streitpatents durch den Inhalt der seitens der Beklagten eingeführten, vorveröffentlichten [X.]ruckschrift [X.] belegt, die im Streitpatent zitiert ist und auch dem [X.] [X.]rteilungsverfahren zugrundegelegt worden war (vgl. [X.]P 0 724 723 [X.] S. 2 [X.]. 1 [X.] 48 bis [X.]. 2 [X.] 4; Titelblatt Punkt (56)). [X.]enn aus [X.] (vgl. [X.]. 2 [X.] der Legende zu [X.]. 2 sowie [X.]. Abs [X.] 3 bis 4) ergeben sich bei spontan atmenden gesunden Menschen/[X.]en [X.] in der ausgeatmeten Luft von unter 10 ppb (etwa 5 ppb bzw. 8 ppb) und damit ein Wert entsprechend der [X.]en Atmung gesunder [X.]en gemäß Streitpatent (vgl. [X.]P 0 724 723 [X.] S. 5 [X.]. 7 [X.] 35 etwa 9 ppb). [X.]ies bedeutet aber, dass bereits im Jahr 1991 und damit geraume Zeit vor dem Zeitrang des Streitpatents der [X.]achmann bei der [X.]iagnostik entzündlicher [X.]rkrankungen der unteren Atemwege entsprechend der Vorgehensweise eines praktischen Arztes bei der Auskultation der Lunge im [X.] des [X.]in- und [X.] durch den Mund (Oralatmung, [X.] breathing) vorgegangen ist. In dem [X.]all, dass in [X.] die Versuche bei Nasalatmung vorgenommen worden wären, hätte ein deutlich höherer [X.], entsprechend dem Streitpatent ein Wert von etwa 23 ppb (vgl. [X.]P 0 724 723 [X.] S. 5 [X.]. 7 [X.] 34), gemessen werden müssen.

c) [X.]ie Ausgestaltung einer Vorrichtung bzw. eines Systems zur getrennten Messung von endogen erzeugtem NO in [X.] oder [X.] [X.] Luft mit sämtlichen Merkmalen A bis [X.].1 ausgehend von der Lehre der [X.] erfordert auch kein erfinderisches Zutun.

[X.]enn bei den Merkmalen [X.] (Mundstück), [X.] ([X.]), [X.] (weitere Ausgestaltung der [X.]esichtsmaske), [X.] und [X.] (zugehörige [X.]in- und [X.]e), [X.] ([X.] bzw. Richtungsventil), [X.] (Strömungs- bzw. [X.]urchflussregulator) sowie [X.] und [X.].1 (Messeinheit zur Bestimmung von NO) handelt es sich um [X.], die ein [X.]achmann zur zweck- und funktionsgemäßen Ausbildung des Systems bereits allein aufgrund seines Wissens und Könnens und damit auch ohne druckschriftliche Anleitung vorsehen wird. In Kenntnis der verfahrensgemäßen Vorgaben der [X.]ruckschrift [X.] (vgl. [X.] S. 15 Abs. 2 [X.] Anspr. 1 bis 3) wird er deshalb nicht umhin können, ein zweck- und funktionsgemäßes System zwangsläufig mit den [X.]n B bis [X.].1 auszugestalten.

Zudem weist die [X.]ruckschrift [X.] unter Bezugnahme auf [X.]ur 1 ausdrücklich darauf hin, dass diejenigen [X.] bzw. Merkmale, die nicht aus der [X.] hervorgehen, für den [X.]achmann aufgrund seines [X.]achwissens zur Konstruktion von Vorrichtungen für die Analyse von [X.] offenkundig sind und sich deren detaillierte Beschreibung deshalb erübrigt (vgl. [X.] S. 13 [X.] 24 bis 29). [X.]ies bedeutet nichts Anderes, als dass der [X.]achmann durch die [X.] veranlasst wird, sich gegebenenfalls in entsprechenden [X.]ruckschriften des Standes der Technik zu informieren und sich an den dort beschriebenen Vorrichtungen zur Analytik von [X.] zu orientieren (B[X.]H [X.]. 2009, 1041, 1043 - [X.]ischbissanzeiger), so auch an der [X.]ruckschrift [X.]-1, die ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Analytik von [X.] und damit ein gattungsgemäßes System betrifft (vgl. [X.]-1 S. 1 [X.] 3 bis 10). Aus der [X.]-1 ergeben sich für den [X.]achmann dann auch zwanglos die Merkmale [X.], [X.], [X.], [X.] (vgl. [X.]-1 z. B. [X.]. 1 und 2, Mundstücke 120 und 260), Merkmal [X.] (vgl. [X.]-1 z. B. [X.]. 1 [X.] S: 11 [X.] 27 bis 36 S. 12 [X.] 27 bis S. 13 [X.] 11 inlet and outlet check valves 180, 190, entsprechend [X.]. 2 Bzgz. 215, 217 [X.] S. 13 [X.] 25/26 u. [X.] 30/31), Merkmal B [X.] [X.] (vgl. [X.]-1 S. 19 [X.] 6 bis 10), Merkmal [X.] (vgl. [X.]-1 S. 19 [X.] 23 bis S. 20 [X.] 3 [X.] S. 23 [X.] 12 bis 14).

[X.]ine Vorrichtung gemäß Patentanspruch 1 ergibt sich somit in naheliegender Weise ausgehend von der Lehre der [X.] in Kombination mit und unter Berücksichtigung von gattungsgemäßen Vorrichtungen des Standes der Technik zur Analytik von [X.], wie sie beispielsweise in der [X.]-1 beschrieben sind, so dass dieser Patentanspruch mangels erfinderischer Tätigkeit keinen Bestand hat.

3. Patentanspruch 14 in der [X.]assung des [X.] ist nicht zulässig, da er den Schutzbereich des Streitpatents gegenüber der erteilten [X.]assung erweitert.

Patentanspruch 14 in der [X.]assung des [X.] betrifft ein Verfahren zur [X.]iagnose von [X.]ntzündungszuständen der Atemwege beim Menschen, wobei unter anderem der [X.] in durch die Nase ein- und [X.] Luft gemessen wird, um eine Anzeige von [X.]ntzündungszuständen der Nasenschleimhaut zu erhalten.

[X.]emäß den [X.] bis 19 des Streitpatents in der erteilten [X.]assung (vgl. [X.]P 0 724 723 [X.]) dient bei Nasenatmung entweder ein gegenüber [X.]esunden erhöhter [X.] zur Anzeige von Rhinitis (vgl. a. a. [X.]. 11) oder ein gegenüber [X.]esunden erniedrigter [X.] zur Anzeige einer akuten [X.]ntzündung der oberen Luftwege (vgl. a. a. [X.]. 12). [X.]in Verfahren zur Messung des [X.]s in durch die Nase ein- und [X.] Luft zur Anzeige von [X.]ntzündungszuständen der Nasenschleimhaut gemäß Hilfsantrag 1 geht sowohl über den Patentanspruch 11 als auch über den Patentanspruch 12 jeweils in der erteilten [X.]assung hinaus.

[X.]iesbezüglich liefern der [X.] gehaltene Verfahrensanspruch 10 oder der Verfahrensanspruch 16, auch über ihre Rückbezüge auf die [X.]rzeugnisansprüche 1 bis 9 bzw. auf die [X.] 11 bis 14, keine Basis für den auch demgegenüber erweiterten Patentanspruch 14 gemäß Hilfsantrag 1.

Hilfsantrag 1 kann daher keinen [X.]rfolg haben.

4. Patentanspruch 1 in der gemäß Hilfsantrag 1 verteidigten [X.]assung, der identisch ist mit Patentanspruch 1 in der bestandsfähigen [X.]assung des Streitpatents gemäß Hilfsantrag 1a, sowie die übrigen angegriffenen abhängigen Patentansprüche in den gemäß Hauptantrag und dem Hilfsantrag 1 verteidigten [X.]assungen bedürfen keiner weiteren, isolierten Prüfung, weil die Beklagte das Streitpatent hilfsweise mit dem gewährbaren, zulässig geänderten Anspruchssatz gemäß Hilfsantrag 1a verteidigt hat und sich der Senat mit einer hiervon abweichenden teilweisen Aufrechterhaltung einzelner, weiterer Patentansprüche gemäß Hauptantrag in Widerspruch zu dem maßgeblichen und in der mündlichen Verhandlung erklärten Willen der Patentinhaberin setzen würde (vgl. dazu auch B[X.]H [X.]RUR 2007, 862, 864 - Informationsübermittlungsverfahren II; [X.] [X.]RUR 2009, 46 - Ionenaustauschverfahren).

Hilfsantrag 1a verteidigte [X.]assung des Streitpatents mit den zulässig eingeschränkten Patentansprüchen 1 und 14 sowie den darauf rückbezogenen Patentansprüchen 2, 5 und 7 hat dagegen Bestand.

1. [X.]ie Offenbarung der in der [X.]assung gemäß Hilfsantrag 1a eingeschränkten [X.]egenstände der Patentansprüche 1 und 14 ergibt sich aus den ursprünglichen Unterlagen (vgl. [X.] Anspr. 1 [X.] Anspr. 8 und Anspr. 9 bis 11 sowie [X.] [X.] 20 bis 26, S. 5 [X.] 17 bis 25 und S. 7 [X.] 9 bis 23 für Patentanspruch 1, Anspr. 9 bis 11 [X.] S. 7 [X.] 16 bis 21 für Patentanspruch 14) und aus der erteilten [X.]assung des Streitpatents (vgl. [X.]P 0 724 723 [X.] Anspr. 1 [X.] Anspr. 10 für Patentanspruch 1, Anspr. 12 [X.] Anspr. 14 und 16 für Patentanspruch 14). [X.]ie übrigen Patentansprüche des [X.]a bleiben im Wortlaut bis auf die Umstellung auf die Verwendung (use) gegenüber der erteilten [X.]assung unverändert und sind deshalb ebenfalls zulässig.

2. Hinsichtlich der Klarheit und Ausführbarkeit der nunmehr gemäß Hilfsantrag 1a eingeschränkten streitpatentgemäßen Lehre bestehen keine Bedenken. Zum [X.]inen sind die Patentansprüche 1 und 14 ersichtlich gerichtet auf die Verwendung eines Systems bzw. eines Arbeitsverfahrens zur Bestimmung von NO im Zuge der [X.]iagnostik von [X.]ntzündungen sowohl der unteren Atemwege als auch der Nasenschleimhaut und umfassen nunmehr zusätzlich zur Messung des in den unteren [X.] produzierten NO auch die Messung des in den oberen [X.] produzierten NO als zwingenden Teil des [X.]. Zum Anderen ergeben sich die erforderlichen [X.] und Arbeitsschritte zur Verwendung eines System zur getrennten Messung von endogen gebildetem NO bei Nasalatmung und bei Oralatmung gemäß Patentanspruch 1 sowie eines (Arbeits)Verfahrens zur [X.]iagnose von [X.]ntzündungen der unteren [X.] und der Nasenschleimhaut beim Menschen gemäß Patentanspruch 14, jeweils nach Hilfsantrag 1a, aus den Patentansprüchen in Verbindung mit der Beschreibung derart, dass ein [X.]achmann die betreffende Lehre ohne weiteres ausführen kann.

3. [X.]er in der [X.]assung gemäß Hilfsantrag 1a verteidigte [X.]egenstand der Patentansprüche 1 und 14 ist neu und erfinderisch. [X.]enn die vorgebrachten [X.]ruckschriften - einzeln oder in Kombination betrachtet - lehren weder die Verwendung eines Systems bzw. einer Vorrichtung zur getrennten Messung von endogenem NO (Merkmal A’) gemäß Patentanspruch 1, mit dem bzw. mit der neben dem NO-[X.]ehalt von [X.] ein- und [X.] Luft zwecks Anzeige von [X.]ntzündungen der unteren Atemwege (Merkmal [X.]’b) auch der NO-[X.]ehalt von [X.] ein- und [X.] Luft zwecks Anzeige von [X.]ntzündungen der Nasenschleimhaut (Merkmal [X.]’a) gemessen wird, noch ein entsprechendes Arbeitsverfahren gemäß Patentanspruch 14 mit den gegenüber der erteilten [X.]assung hinzugenommenen Merkmalen 5’ und 5.’1

Weder aus der [X.] noch aus der [X.], die dem [X.]egenstand des Streitpatents in der gemäß Hilfsantrag 1a verteidigten [X.]assung am nächsten kommen, ist ein Hinweis auf die diagnostische Bedeutung einer zusätzlichen NO-Bestimmung im [X.], d. h. bei [X.] ein- und [X.] Luft zu entnehmen.

[X.]ie [X.], die ein Verfahren und eine Vorrichtung lediglich zur Bestimmung der Lungenfunktion oder des Zustands der Lunge über die Messung des NO-[X.]ehalts der ausgeatmeten Luft betrifft, lehrt zwar in der praktischen Testdurchführung, wie bereits vorstehend unter Punkt [X.] ausgeführt, entweder die Oralatmung oder die Nasalatmung (vgl. [X.] S 15 Abs 2), jedoch ohne einen Hinweis auf den diagnostischen Zweck bzw. die diagnostische Anwendung einer Messung und Bestimmung des NO-[X.]ehalts bei Nasalatmung zu geben. Insbesondere über die Verwendung einer getrennten [X.] bei Nasalatmung, zusätzlich zur getrennten Messung bei Oralatmung (Merkmal [X.]’b), zur Anzeige von entzündlichen Zuständen der Nasenschleimhaut (Merkmale A’ und [X.]’a) sowie über ein entsprechendes Verfahren zur Anzeige einer akuten [X.]ntzündung der oberen Atemwege (Merkmale 5’ und 5’.1) ist aus der [X.] nichts zu entnehmen. [X.]ntsprechendes gilt für den Inhalt der [X.]ruckschrift [X.].

[X.]ie zusätzliche Verwendung der Messung des [X.]s bei Nasalatmung gemäß Patentanspruch 1 sowie ein betreffendes Verfahren gemäß Patentanspruch 14 ergibt sich demnach auch nicht aus einer Zusammenschau der beiden, dem Streitgegenstand in der gemäß Hilfsantrag 1 a verteidigten [X.]assung nächstkommenden [X.]ruckschriften [X.] und [X.], auch nicht unter Berücksichtigung der übrigen vorgebrachten [X.]ruckschriften, soweit vorveröffentlicht, die dem Streitgegenstand ferner liegen, sowie des Wissens und Könnens des [X.]achmanns.

4. Mit den Patentansprüche 1 und 14 in der gemäß Hilfsantrag 1a verteidigten [X.]assung haben auch die darauf jeweils rückbezogenen Unteransprüche, soweit angegriffen, Bestand.

[X.]ie Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 Pat[X.] [X.] § 92 Abs. 1 ZPO, die [X.]ntscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 Pat[X.] [X.] § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

[X.]er für das vorliegende Patentnichtigkeitsverfahren gemäß § 2 Abs. 2 Satz 4 PatKost[X.] [X.] § 63 [X.]K[X.] festzusetzende Streitwert für die [X.]erichtsgebühren ist nach dem wirtschaftlichen Interesse der Allgemeinheit an der Vernichtung des angegriffenen Patents für die restliche Laufzeit zu bestimmen. [X.]r entspricht im Verfahren vor dem [X.] im allgemeinen dem gemeinen Wert des Patents bei [X.]rhebung der Klage, d. h. der aufgrund [X.]igennutzung und Lizenzen zu erwartenden [X.]rträge zuzüglich des Betrages der bis zur Klageerhebung eventuell entstandenen Schadensersatzansprüche (B[X.]H [X.]RUR 1957, 79; 1985, 511 - Stückgutverladeanlage; [X.] 1991, 190 - Unterteilungsfahne).

[X.]ieser Wert wird vorliegend im Hinblick auf die Restlaufzeit des Streitpatents zum Zeitpunkt der Klageerhebung und dessen wirtschaftlicher Bedeutung basierend auf dem realistischen Marktvolumen der Patentgegenstände von 3,5 Millionen [X.]uro pro Jahr und relativ geringer Umsatzerwartungen auf 2,5 Millionen [X.]uro festgesetzt, was auch der ungefähren [X.]inschätzung der Parteien entspricht.