Bundespatentgericht, Beschluss vom 31.01.2022, Az. 25 W (pat) 18/21

Das am 13. November 2019 angemeldete Zeichen

ist am 19. Dezember 2019 unter der Nummer 30 2019 236 562 als Wort-/Bildmarke in das beim [X.] ([X.]) geführte Markenregister eingetragen worden. Die Marke genießt Schutz für die nachfolgenden Dienstleistungen:

Klasse 35: Werbung; Digitales Marketing; Dienstleistungen von Werbeagenturen; Markenpositionierung [Marketing]; Werbedienste und Verkaufsförderung; Beratungs- und Assistenzdienste im Bereich Werbung, Marketing und Verkaufsförderung; Zusammenstellung von Werbung zur Verwendung auf Webseiten; Marketing; Dienstleistungen einer Marketingagentur; Beratung in Bezug auf die Werbung für Geschäfte; Außenwerbung; Beratungsdienste im Bereich [X.]; Vermietung von Plakatwänden; Beratungsdienste im Bereich Online-Marketing; [X.]; Plakatwerbung; Verteilung von Werbematerial; Werbematerialverteilung; Verteilung von Handzetteln, Broschüren, Drucksachen und Warenproben zu Werbezwecken; [X.] über ein computergestütztes Kommunikationsnetz; [X.]; Verbreitung von Werbung; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Bannerwerbung; Verbreitung von Werbematerial; Werbe- und Marketingdienstleistungen; Vermietung von Online-Werbeflächen; Über digitale Netze bereitgestellte Marketingdienstleistungen; Werbe- und Marketingberatung; Zur Verfügung stellen und Vermieten von Werbeflächen, Werbezeiten und Werbeträgern; Zur Verfügung stellen von Werbeflächen, Werbezeiten und Werbeträgern; Digitale Werbedienstleistungen; Marketing im Rahmen des [X.]; Akquisition in Geschäftsangelegenheiten; Werbung für Dienstleistungen; Über [X.] Medien bereitgestellte Werbe- und Marketingdienstleistungen; Beratung in Bezug auf Marketing; Marketing für Waren und Dienstleistungen von Dritten; Beratung bezüglich Marketing; Dienstleistungen im Bereich Kundenbindung für Geschäfts-, Verkaufsförderungs- und/oder Werbezwecke; [X.]werbung; Kundenwerbung; Werbung für Bücher; Über Kommunikationskanäle bereitgestellte Werbe- und Marketingdienstleistungen; Verkaufsfördernde Marketingdienstleistungen unter Einsatz audiovisueller Medien;

Klasse 41: Über das [X.] bereitgestellte elektronische Spiele und Wettbewerbe; Verlags- und Berichtswesen; Veröffentlichung von Büchern; Veröffentlichung von Broschüren; Veröffentlichung von Druckereierzeugnissen; Über das [X.] zur Verfügung gestellte Beratungsleistungen im Bereich Unterhaltung; Verlagsdienstleistungen;

Klasse 42: Aktualisierung von Homepages für Dritte; Aktualisierung von Smartphonesoftware.

Gegen die Eintragung der am 24. Januar 2020 veröffentlichten Marke hat der Widersprechende bereits am 8. Januar 2020 aus einer Benutzungsmarke im Sinne von § 4 Nr. 2 [X.] und aus einem Unternehmenskennzeichen im Sinne von § 5 Abs. 2 Satz 1 [X.] Widerspruch erhoben. Sowohl die Benutzungsmarke als auch das Unternehmenskennzeichen hat der Widersprechende in einer Anlage zum Widerspruch vom 8. Januar 2020 wie folgt wiedergegeben:

Im amtlichen Widerspruchsformblatt hat der Widersprechende unter Ziffer (2) als Gegenstand des Kennzeichenrechts (sowohl als Waren und/oder Dienstleistungen der Benutzungsmarke als auch als Geschäftsbereich des Unternehmenskennzeichens) Folgendes angegeben:

„[X.] - [X.] / B… Marketing (Leseprobennetzwerk für Verlage) / www.lectas.de / [X.] im [X.] und bei [X.]“.

In einem dem Widerspruch vom 8. Januar 2020 beigefügten Schreiben hat der Widersprechende zudem ausführt, dass ihm „die Domain“ gehöre, dass es eine „Leseprobenapp“ unter dem Namen „[X.]“ gebe und dass über 200 Verlage „[X.] - [X.]“ kennen würden. Der Widersprechende hat weiter ausgeführt, dass er mit dem Inhaber der angegriffenen Marke im [X.] des Jahres 2018 eine Vertriebskooperation vereinbart habe. Der Inhaber der angegriffenen Marke habe für den Widersprechenden unter dem Namen „[X.]“ Kunden aquiriert. Der Widersprechende habe zudem die Marke „[X.]“ auf Grundlage dieser Kooperation zunächst selbst zur Eintragung bringen wollen. Jedoch sei dann die Frist zur Zahlung der Anmeldegebühr verstrichen, weil der Inhaber der angegriffenen Marke - anders als vereinbart - seine Hälfte der Anmeldegebühr nicht bezahlt habe.

Der Widersprechende hat innerhalb der Widerspruchsfrist nur eine Widerspruchsgebühr in Höhe von 250 Euro beim [X.] einbezahlt. Nach einem schriftlichen Hinweis der Markenstelle, dass die Einzahlung von nur einer Widerspruchsgebühr unzureichend sei, hat der Widersprechende mit Schriftsatz vom 20. Mai 2020 gegenüber der Markenstelle mitgeteilt, dass die Gebühr für den Widerspruch aus dem Unternehmenskennzeichen verwendet werden solle.

Die Markenstelle für Klasse 35 hat den Widerspruch aus dem Unternehmenskennzeichen „[X.]“ mit Beschluss vom 25. November 2020 durch einen Beamten des höheren Dienstes zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass der im Hinblick auf die geschäftliche Bezeichnung zulässige Widerspruch in der Sache keinen Erfolg habe. Der Widersprechende habe nicht nachweisen können, dass ihm ein prioritätsälteres Recht aus einem Unternehmenskennzeichen zustehe. Die vom Widersprechenden vorgelegten Unterlagen umfassten eine Rechnung über die Erstellung der [X.]-Domain „lectas.de“ vom 14. September 2018, eine undatierte Visitenkarte, einen undatierten [X.] und einen undatierten Ausdruck eines elektronischen Programms. Die bloße Registrierung einer Domain reiche jedoch nicht aus, um die Aufnahme des Geschäftsbetriebes nachzuweisen. Die Anmeldung einer [X.]seite werde für sich genommen regelmäßig nur als Vorbereitungshandlung angesehen und nicht als eine nach außen in Erscheinung tretende Benutzungshandlung, die auf den Beginn einer dauerhaften wirtschaftlichen Betätigung schließen lasse. Die Visitenkarte, der [X.] und der Ausdruck eines elektronischen Programms ließen sich zeitlich nicht einordnen und seien deswegen im Hinblick auf den Zeitpunkt der Aufnahme des Geschäftsbetriebes ohne Aussagekraft.

Gegen diese Entscheidung der Markenstelle wendet sich der Widersprechende mit seiner Beschwerde. Zur Begründung führt er aus, dass er das [X.] „[X.]“ seit September 2018 für den Geschäftsbereich „Bereitstellung und Betrieb eines Leseprobennetzwerkes für Verlage“ benutze. Die Aufnahme des Geschäftsbetriebes könne mit verschiedenen, im Beschwerdeverfahren neu vorgelegten Belegen nachgewiesen werden (Ticket für die [X.] vom Oktober 2018, Rechnung vom 5. Oktober 2018 für den Druck von 250 Visitenkarten, Visitenkarte vom Oktober 2018, E-Mail vom 15. November 2018 an den [X.] mit dem Zeichen „[X.]“, Kartonboxen „[X.]“, bestellt bei der [X.] am 11. Januar 2019, Screenshot der ersten Leseproben-App, verfügbar am 20 Februar 2019, E-Mail eines Kunden vom 7. Mai 2019 wegen der Veröffentlichung des Buches „W…“ in der [X.]-App, E-Mails des Widersprechenden zum Zweck der Kundengewinnung im [X.] an die [X.] 2019, Rechnung für [X.], bestellt im Oktober 2019, Rechnung für ein Tagesticket der [X.] vom 11. Oktober 2019). Aus diesen Nachweisen ergebe sich eindeutig, dass der Widersprechende das Zeichen „[X.]“ seit September 2018 für sein Unternehmen benutzt habe.

Der Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des [X.]s vom 25. November 2020 aufzuheben und wegen des Widerspruchs aus dem Unternehmenskennzeichen

die Löschung der angegriffenen Marke 30 2019 236 562 anzuordnen.

Der Markeninhaber beantragt sinngemäß,

die Beschwerde des Widersprechenden zurückzuweisen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert und keinen Sachantrag gestellt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 35, die Schriftsätze der Beteiligten, den schriftlichen Hinweis des [X.]s vom 6. Oktober 2021 sowie auf den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 [X.] statthafte und auch ansonsten zulässige Beschwerde des Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg. Der beschwerdegegenständliche Widerspruch aus dem Unternehmenskennzeichen „[X.]“ ist unzulässig. Er entspricht nicht den [X.] nach § 65 Abs. 1 Nr. 4 [X.] i.V.m. § 30 Abs. 1 Satz 2 [X.].

Bei einem Widerspruch aus einem Unternehmenskennzeichen im Sinne von § 5 Abs. 2 Satz 1 [X.], bei dem es sich um ein nicht eingetragenes Zeichen handelt, ist es nach §§ 42, 65 Abs. 1 Nr. 4 [X.] i.V.m. § 30 Abs. 1 Satz 2 [X.] erforderlich, nicht nur das Widerspruchszeichen selbst, sondern auch den Zeitrang des Zeichens, den Gegenstand des Unternehmens bzw. den beanspruchten Geschäftsbereich sowie den Inhaber des geltend gemachten Kennzeichenrechts anzugeben. Die Angaben müssen innerhalb der Widerspruchsfrist vorliegen und können weder nachgeholt noch berichtigt werden ([X.]/Hacker/Thiering, [X.], 13. Aufl., § 42 Rn. 51 und 52). Der [X.], der sich nach der Eintragung seiner Marke einem Widerspruch aus einem nicht eingetragenen Kennzeichen ausgesetzt sieht, kann nur dann zutreffend beurteilen, ob seiner Marke ein besseres Recht entgegensteht, wenn im Widerspruch die Maßgaben des § 30 Abs. 1 [X.] erfüllt sind. Vorliegend ist dem Widerspruch vom 8. Januar 2020 jedoch nicht mit der erforderlichen Sicherheit zu entnehmen, welchen konkreten Geschäftsbereich der Widersprechende für seinen Geschäftsbetrieb beansprucht. Die Angaben „[X.] - [X.] / B… Marketing (Leseprobennetzwerk für Verlage) / www.lectas.de / [X.] im [X.] und bei [X.]“ bzw. der Vortrag, dass der Widersprechende der Inhaber „der Domain“ sei, dass es eine „Leseprobenapp“ unter dem Namen „[X.]“ gebe und dass über 200 Verlage „[X.] - [X.]“ kennen würden, reichen insoweit nicht aus. Sie lassen nicht eindeutig erkennen, was genau der Gegenstand des Geschäftsbetriebes sein soll. Es lässt sich nur vermuten, dass der Widersprechende eine App anbietet, mit der Leseproben öffentlich zugänglich gemacht werden, wobei es sich dabei möglicherweise um eine Werbemaßnahme für die betreffenden Bücher handelt. Damit ist der Widerspruch unzulässig. Die Beschwerde ist schon deswegen als unbegründet zurückzuweisen.

Hiervon ausgehend kann als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben, dass die vom Widersprechenden im Beschwerdeverfahren in zulässiger Weise vorgelegten Nachweise betreffend die Aufnahme des Geschäftsbetriebes ganz überwiegend keine Benutzung des Widerspruchszeichens „[X.]“ zur Kennzeichnung eines bestimmten Unternehmens zeigen. Es spricht vorliegend vieles dafür, dass der Widersprechende das Widerspruchszeichen markenmäßig und nicht als Name, Firma oder als besondere Bezeichnung seines Unternehmens benutzt hat, wobei der sehr geringe Umfang der Benutzung die Entstehung einer Benutzungsmarke im Sinne von § 4 Nr. 2 [X.] nicht nahelegt.

2. Zur Auferlegung der Kosten aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 [X.] bietet der Streitfall keinen Anlass.

3. Der [X.] konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden. Die Verfahrensbeteiligten haben keinen Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt (§ 69 Nr. 1 [X.]) und der [X.] hat eine solche auch nicht für sachdienlich erachtet (§ 69 Nr. 3 [X.]).