Bundespatentgericht, Beschluss vom 04.06.2014, Az. 26 W (pat) 88/13

Die Markeninhaber haben am 29. September 2010 beantragt, die Wortmarke „[X.]“ für Waren und Dienstleistungen der Klassen

- 32 (Biere, einschließlich alkoholfreiem und alkoholarmem Bier; Biermischgetränke; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; [X.] und Fruchtsäfte, Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken),

- 33 (alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)) und

- 43 (Verpflegung und Beherbergung von Gästen, Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen)

in das Register einzutragen.

Die Markenstelle für Klasse 32 des [X.] hat mit Verfügung vom 14. Januar 2011 die genannte Wortmarke für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen unter dem Aktenzeichen 30 2010 057 080 in das Register eingetragen.

Hiergegen hat die Widersprechende mit am 20. April 2011 beim [X.] eingegangenen Schreiben Widerspruch erhoben und diesen auf die geschäftliche Bezeichnung „Weinhaus am Stadtrand Dirk [X.] bzw. »[X.]«“ gestützt. Die Widersprechende hat vorgetragen, sie genieße für das Zeichen „[X.]“ Schutz als Unternehmenskennzeichen gemäß § 5 Abs.2 [X.]. Sie führe eines der im Jahre 1927 von Ernst [X.] in [X.] gegründeten Familienunternehmen „[X.]“ im Bereich Weinhandel, Spirituosen, Bier und Gastronomie fort. Die lange Unternehmensgeschichte der Familie [X.] mache die Bezeichnung „[X.]“ zu einer Institution für den Handel mit Weinen und anderen alkoholischen Getränken sowie die Bewirtung von Gästen. Ihre exklusiven Weine und Brände verkaufe sie flächendeckend im gesamten [X.] unter anderem über das [X.]. Insoweit verweise sie auf ihre [X.]seite „www.lehmitz.de“. Unter dieser Domain betreibe sie seit den 1990er Jahren ihren [X.]auftritt. Die Widersprechende hat in diesem Zusammenhang die „Anlage [X.]“ vorgelegt, die Auszüge ihrer genannten [X.]seite wiedergibt. Als „Anlage [X.]“ hat die Widersprechende einen Auszug aus dem Seitenarchiv „[X.]“ von 2001 vorgelegt. Das „Weinhaus am Stadtrand Dirk [X.] e.K.“ sei am 17. Mai 1956 gegründet worden und werde bis heute erfolgreich unter dem für alle Lokalitäten bekannten Schlagwort „[X.]“ geführt. Sie könne sich auf die Priorität des Zeichens „[X.]“ von 1927 berufen. Zwischen diesem Zeichen und der angegriffenen Marke bestehe hinsichtlich aller eingetragenen Waren und Dienstleistungen Verwechslungsgefahr, weshalb die Wortmarke 30 2010 057 080 voll umfänglich zu löschen sei. Die Eintragung der Marke „[X.]“ sei darüber hinaus rechtsmissbräuchlich.

Die Markeninhaber haben beantragt, den Widerspruch zurückzuweisen, weil zwischen der eingetragenen Marke „[X.]“ und der von der Widerspruchsführerin benutzten Geschäftsbezeichnung „Weinhaus am Stadtrand Dirk [X.] e.K.“ keine Verwechslungsgefahr bestehe. Mit am 17. Januar 2012 beim [X.] eingegangenen Schreiben haben die Markeninhaber nach § 48 [X.] beantragt, die Eintragung für die Waren und Dienstleistungen der [X.] zu löschen, woraufhin die Markenstelle für Klasse 32 des [X.] am 18. Januar 2012 eine entsprechende Löschung der Wortmarke 30 2010 057 080 verfügt hat.

Die Markenstelle für Klasse 32 des [X.] hat mit Beschluss vom 20. August 2013 den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, es könne nicht davon ausgegangen werden, dass das geltend gemachte Widerspruchskennzeichen „Weinhaus am Stadtrand Dirk [X.] bzw. »[X.]«“ wirksam entstanden sei. Aus dem Vortrag der Widersprechenden gehe klar hervor, dass Widerspruchskennzeichen hier nur der gesondert angeführte Bestandteil „[X.]“ der ebenfalls wiedergegebenen Gesamtfirma „Weinhaus am Stadtrand Dirk [X.] e.K.“ sein solle, und zwar als selbständig geschütztes Firmenschlagwort, dessen Schutz sich von der vollständigen Firmenbezeichnung herleite und das mit dieser auch den Zeitrang gemeinsam habe. Die in Anspruch genommene Priorität (25. Mai 1956) beziehe sich offenbar auf das Entstehen des kennzeichenrechtlichen Schutzes an dem ursprünglichen Namen „Heino [X.]“ mit Benutzungsaufnahme für den inzwischen vom Widersprechenden übernommenen Geschäftsbetrieb. Der vollständige Name „Heino [X.]“, der über die erforderliche Unterscheidungskraft verfüge, habe zum fraglichen Zeitpunkt Schutz als Unternehmenskennzeichen i. S. v. § 5 Abs. 2 [X.] erlangt. Weder für diese geschäftliche Bezeichnung, noch für die späteren Firmenbezeichnungen „Weinhaus am Stadtrand Heino [X.]“, „Heino [X.] & [X.]“ sowie „Weinhaus am Stadtrand Dirk [X.]“ könne aber angenommen werden, dass dem Bestandteil „[X.]“ jeweils ein von diesen abgeleiteter eigenständiger Schutz als Firmenschlagwort zugekommen sei. Das vorliegende Kennzeichen zeichne sich nicht durch eine besondere Länge aus. Zudem bestehe seine Besonderheit darin, dass es sich hierbei um den aus einem Vor- und Nachnamen bestehenden Namen einer natürlichen Person handele. Bei derartigen Namen trage der Vorname nicht nur zu ihrer Einprägsamkeit bei, sie erlangten durch diesen auch ihre eigentliche Individualisierungsfunktion und würden daher regelmäßig nicht vernachlässigt. Die Widersprechende habe nicht dargelegt, dass der Familienname „[X.]“ für sich als Hinweis auf das betreffende Unternehmen verwendet worden wäre. Der Verweis auf das Familienunternehmen „[X.]“ in [X.] helfe nicht weiter. Es handele sich hierbei nicht um ein Unternehmen, sondern um verschiedene, rechtlich selbständige Unternehmen verschiedener Mitglieder der betreffenden Familie mit unterschiedlichen Namen oder Firmen, wobei der Name „[X.]“ in Alleinstellung offenbar nur für eine Kneipe in [X.] benutzt worden sei, während er zur Individualisierung der weiteren Geschäftsbetriebe nicht ausreiche. Für eine Verkürzung des Namens „Heino [X.]“ auf „[X.]“ habe daher kein Anlass bestanden. Bezüglich der späteren Firmenbezeichnungen fehle dem Bestandteil „[X.]“ ebenso die Eignung, als schlagwortartiger Unternehmenshinweis zu dienen, weil diese Bezeichnungen ebenfalls Vornamen und weitere der Individualisierung dienende Angaben enthalten würden. Der Zusatz „Weinhaus am Stadtrand“ sei ausdrücklich zur Abgrenzung von der Kneipe „[X.]“ aufgenommen worden. Die vorgelegten Unterlagen würden nicht belegen, dass in den letzten 20 Jahren wieder stärker der Bestandteil „[X.]“ der Unternehmenskennzeichnung benutzt worden sei. Auf der Homepage der Widersprechenden sei stets die vollständige aktuelle Firmenbezeichnung „Weinhaus am Stadtrand Dirk [X.]“ verwendet worden, wobei der Bestandteil „Weinhaus am Stadtrand“ zumeist in wesentlich größeren Buchstaben wiedergegeben worden sei und daher optisch deutlich dominiere. Die Produktabbildungen, die den Namen „[X.]“ in Alleinstellung auf den Etiketten von Spirituosen- und Essigflaschen zeigen würden, würden nur eine Benutzung des Namens als Marke, nicht aber als Unternehmenskennzeichen belegen. Der Widerspruch habe als unbegründet zurückgewiesen werden müssen, weil sich die Widersprechende nicht auf ein Kennzeichenrecht i. S. v. § 5 Abs. 2 [X.] an dem Namen „[X.]“ habe berufen können.

Die Widersprechende hat mit Schriftsatz vom 25. September 2013 gegen den Beschluss der Markenstelle für Klasse 32 vom 20. August 2013 Beschwerde eingelegt und zur Begründung vorgetragen, der Bezeichnung „[X.]“ komme kennzeichenrechtlicher Schutz als Firmenschlagwort zu. Der aus dem Nachnamen der Beschwerdeführerin bestehende Bestandteil „[X.]“ in der Firmenbezeichnung weise Unterscheidungskraft auf und eigne sich im Verkehr als Herkunftshinweis. Anders als im Markenrecht sei die Rechtsprechung im Recht der Unternehmenskennzeichen nicht von dem Grundsatz abgekehrt, dass sich der Verkehr vorrangig am Familiennamen orientiere. Selbst wenn der Verkehr auch dem Vornamen des Beschwerdeführers kennzeichenrechtliche Bedeutung beimessen sollte, bestehe die Gefahr der Verwechslung mit der angegriffenen Marke 30 2010 057 080. Die Beschwerdeführerin benutze die Geschäftsbezeichnung „[X.]“ in Alleinstellung seit den 1990er Jahren auch als Domainnamen (lehmitz.de). Bei „[X.]“ handele es sich um einen Hinweis auf den Familiennamen bzw. den Geschäftsbetrieb des Betreibers und nicht bloß um eine gattungsmäßige Verwendung der Domain-Bezeichnung.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß, den Beschluss der Markenstelle für die Klasse 32 des [X.] von 20. August 2013 aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen. Die Markeninhaber haben sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt einschließlich der Akte des [X.]es Bezug genommen.

Die nach § 66 Abs. 1 S. 1 und 2, Abs. 2 [X.] zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Die Markenstelle für die Klasse 32 des [X.] hat den Widerspruch der Beschwerdeführerin zu Recht zurückgewiesen.

1. Zulässigkeit des Widerspruchs, §§ 42 Abs. 1, 64a [X.] i. V. m. § 6 PatKostG

Der auf das Widerspruchskennzeichen „[X.]“ gestützte Widerspruch gegen die Eintragung der angegriffenen Marke ist zulässig. Ein auf das Widerspruchskennzeichen „Weinhaus am Stadtrand Dirk [X.] e.K.“ gestützter Widerspruch gilt als nicht erhoben.

Mit Eingang des Widerspruchs beim [X.] wird eine [X.] nach § 64a [X.] i. V. m. Nr. 331 600 GebVerz zu § 2 Abs. 1 PatKostG fällig (§ 3 Abs. 1 PatKostG). Diese Gebühr ist nach § 64a [X.] i. V. m. § 6 Abs. 1 S. 1 PatKostG innerhalb der Widerspruchsfrist des § 42 Abs. 1 [X.] zu zahlen. Wird die [X.] nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig gezahlt, gilt nach § 64a [X.] i. V. m. § 6 Abs. 2 PatKostG der Widerspruch als nicht erhoben.

Weil nach § 29 Abs. 1 S. 1 [X.] für jede geschäftliche Bezeichnung, auf Grund der gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erhoben wird, ein gesonderter Widerspruch erforderlich ist, ist für jeden Widerspruch eine [X.] zu entrichten. Erhebt also ein Widersprechender aus mehreren geschäftlichen Bezeichnungen Widerspruch, fällt für jedes der Widerspruchskennzeichen eine [X.] an. Ist bei [X.] aus mehreren geschäftlichen Bezeichnungen nur eine Gebühr gezahlt worden, kann der Widersprechende auch nach Fristablauf noch klarstellen, für welchen der erhobenen Widersprüche die Gebührenzahlung bestimmt ist (

Die Widersprechende hat in ihrem Widerspruch vom 20. April 2011 das Widerspruchskennzeichen mit „Weinhaus am Stadtrand Dirk [X.] e.K. bzw. »[X.]«“ wiedergegeben, und Gebühren in Höhe von 120 € entrichtet. Insofern stellt sich die Frage, ob die Widersprechende Widerspruch aus dem Widerspruchskennzeichen „Weinhaus am Stadtrand Dirk [X.] e.K.“ oder Widerspruch aus dem Widerspruchskennzeichen „[X.]“ erhoben hat.

Die Widersprechende hat in ihrer Widerspruchsbegründung vom 18. April 2011 erklärt, „das Zeichen »[X.]«“ genieße Schutz als Unternehmenskennzeichen gemäß § 5 Abs. 2 [X.]. Ihr Unternehmen sei „unter dem Firmenschlagwort »[X.]« bekannt“. Das „Weinhaus am Stadtrand Dirk [X.] e.K.“ werde „unter dem für alle Lokalitäten bekannten Schlagwort »[X.]« geführt“. Sie könne sich auf die „Priorität des Zeichens »[X.]« von 1927 berufen, da sie einen Familienbetrieb »[X.]«“ betreibe „und unter diesem Namen oder mit diesem Namenszusatz bis heute durchgängig im Bereich Gastronomie und Weinhandel sowie Handel mit alkoholischen Getränken und Feinkost“ tätig sei. „Die geschäftliche Bezeichnung“ werde „aufgrund der Unternehmensgeschichte durch den Namensbestandteil »[X.]« geprägt, der somit auch isoliert Schutz“ genieße.

Die Widersprechende, die nur eine [X.] gezahlt hat, hat damit klargestellt, dass sie Widerspruch aufgrund des Widerspruchskennzeichens „[X.]“, nicht aber aus dem Widerspruchskennzeichen „Weinhaus am Stadtrand Dirk [X.] e.K.“ erhoben und die Gebühr hinsichtlich ihres Widerspruchs aus dem Widerspruchskennzeichen „[X.]“ bezahlt hat.

Insofern ist der auf das Widerspruchskennzeichen „[X.]“ gestützte Widerspruch gegen die Eintragung der angegriffenen Marke zulässig. Ein auf das Widerspruchskennzeichen „Weinhaus am Stadtrand Dirk [X.] e.K.“ gestützter Widerspruch gilt dagegen nach § 64a [X.] i. V. m. § 6 Abs. 2 PatKostG mangels Gebührenzahlung als nicht erhoben. Im Folgenden ist daher nur auf das Widerspruchskennzeichen „[X.]“ abzustellen.

Widerspruchsgrund der Benutzung einer geschäftlichen Bezeichnung nach § 5 i. V. m. § 12 [X.], § 42 Abs. 2 Nr. 4 [X.]

Die angegriffene Marke kann nicht nach § 42 Abs. 2 Nr. 4 [X.] i. V. m. § 5 und § 12 [X.] gelöscht werden.

Nach § 42 Abs. 2 Nr. 4 [X.] kann der Widerspruch darauf gestützt werden, dass die Marke wegen einer geschäftlichen Bezeichnung mit älterem Zeitrang nach § 5 i. V. m. § 12 [X.] gelöscht werden kann. Nach § 12 [X.] kann die Eintragung einer Marke gelöscht werden, wenn ein anderer vor dem für den Zeitrang der eingetragenen Marke maßgeblichen Tag Rechte an einer geschäftlichen Bezeichnung i. S. d. § 5 [X.] erworben hat und diese ihn berechtigen, die Benutzung der eingetragenen Marke im gesamten Gebiet der [X.] zu untersagen. Für die Bestimmung des Zeitrangs von eingetragenen Marken ist nach § 6 Abs. 2 [X.] der Anmeldetag maßgeblich. Der Anmeldetag einer Marke ist nach § 33 Abs. 1 Nr. 1 [X.] der Tag, an dem die Unterlagen mit den Angaben nach § 32 Abs. 2 [X.] beim Patentamt eingegangen sind. Anmeldetag der angegriffenen Marke 30 2010 057 089 ist der 29. September 2010.

Aus § 12 [X.] ergibt sich, dass ein Anspruch auf Löschung der Eintragung einer Marke nur dann besteht, wenn der Anspruch auf Unterlassung aus einer geschäftlichen Bezeichnung im Sinne des § 5 [X.] im gesamten Gebiet der [X.] greift. Ein Schutzhindernis im Sinne des § 12 [X.] besteht nach der Amtlichen Begründung zu § 12 [X.] (BT-Drucksache 12/6581 vom 14. Januar 1994, [X.]. [X.]) nur dann, „wenn der Inhaber des älteren Rechts die Benutzung der Marke »im gesamten Gebiet der [X.]« zu untersagen berechtigt ist. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die fraglichen Kennzeichenrechte auch in nur geographisch begrenztem Umfang bestehen können.“ Solche territorial beschränkten Rechte sollen – wenn die Voraussetzungen dafür gegeben sind – nur zu einem Benutzungsverbot innerhalb des jeweiligen geographischen Gebiets führen, nicht jedoch zur Löschung einer jüngeren eingetragenen Marke. Örtlich beschränkte Rechte rechtfertigen also nicht die bundesweit wirkende Löschung jüngerer Registermarken (

Das bedeutet vorliegend, dass die Widersprechende aus dem Zeichen „[X.]“ (wenn es sich dabei überhaupt um ein Unternehmenskennzeichen i. S. d. § 5 Abs. 2 [X.] handelt, was offen bleiben kann) vor dem Anmeldetag der angegriffenen Marke, also vor dem 29. September 2010 hätte berechtigt sein müssen, die Benutzung der angegriffenen Marke im gesamten Gebiet der [X.] zu untersagen.

Der räumliche Schutzbereich einer von Hause aus unterscheidungskräftigen Bezeichnung erfasst regelmäßig das gesamte [X.] (

Die Widersprechende vertreibt zwar unter der [X.]adresse „www.lehmitz.de“ namentlich Spirituosen, die online bestellt und in das gesamte Gebiet der [X.] versendet werden. Angesichts dessen besteht wohl ein „commercial effect“, der den räumlichen Schutzbereich des Zeichens „[X.]“ (wenn es sich dabei überhaupt um ein Unternehmenskennzeichen i. S. d. § 5 Abs. 2 [X.] handelt, was offen bleiben kann) auf das gesamte [X.] erstreckt. Die Widersprechende hat aber nicht dargelegt und bewiesen, dass sie vor dem Anmeldetag der angegriffenen Marke, also vor dem 29. September 2010 Waren unter ihrer [X.]adresse „www.lehmitz.de“ im gesamten Gebiet der [X.] versendet hat. Aus der von der Widersprechenden mit Schriftsatz vom 18. April 2011 vorgelegten „Anlage [X.]“ ergibt sich lediglich, dass die Widersprechende Waren über das [X.] anbietet, aber nicht, seit wann sie diese Angebote unter ihrer [X.]adresse bereithält. Dies ergibt sich ebenso wenig aus der mit Schriftsatz vom 28. Oktober 2011 eingereichten „Anlage [X.]“. Der Auszug aus dem [X.]archiv „[X.]“ belegt lediglich, dass die [X.]adresse „www.lehmitz.de“ in dem Zeitraum vom 25. Januar 2001 bis 27. August 2003 aufgerufen worden ist. Nicht bewiesen ist damit aber, dass die Widersprechende vor dem 29. September 2010 Waren unter dieser [X.]adresse im gesamten Gebiet der [X.] angeboten hat.

Zwar gilt im Verfahren vor dem [X.] nach § 73 Abs. 1 [X.] der Untersuchungsgrundsatz. Gleichwohl hat der Widersprechende im Fall eines Widerspruchs aus einer nicht registrierten geschäftlichen Bezeichnung nach § 42 Abs. 2 Nr. 4 i. V. m. § 5 und § 12 [X.] die Voraussetzungen für das Bestehen der geschäftlichen Bezeichnung und ihren älteren Zeitrang im Einzelnen und vollständig darzulegen und zwar innerhalb der dreimonatigen Widerspruchsfrist des § 42 Abs. 1 [X.]. Soweit die vorgetragenen Tatsachen nicht liquide sind, ist der Widersprechende hierfür beweispflichtig, da ihn unter Anwendung des im [X.] geltenden Untersuchungsgrundsatzes aufgrund der auch insoweit bestehenden Darlegungs- und Mitwirkungspflicht die Feststellungslast bzw. materielle Beweislast trifft. Dies gilt namentlich dann, wenn – wie hier – die Tatsachen und Kenntnisse über die Benutzung des jeweiligen Kennzeichens aus der Sphäre des Widersprechenden stammen und der Amtsermittlung nicht oder nur schwer zugänglich sind. Nicht bewiesene bzw. aufklärbare Tatsachen gehen dann zulasten des Widersprechenden ([X.], 211 – [X.] denn?; [X.], 88 Rn. 21 – [X.]; [X.], 950, 952 - [X.];

Weil die Widersprechende nicht bewiesen hat, dass sie über ein bundesweit tätiges Unternehmenskennzeichen mit älterem Zeitrang als die angegriffene Marke verfügt, kann ihr Widerspruch und damit ihre Beschwerde gegen den Zurückweisungsbeschluss der Markenstelle für die Klasse 32 des [X.] vom 20. August 2013 keinen Erfolg haben. Ihre Beschwerde ist daher zurückzuweisen.

3. Widerspruchsgründe gemäß § 42 Abs. 2 [X.] – Löschungsgründe gemäß § 50 Abs. 1 [X.]

Der Widerspruch kann nur auf die in § 42 Abs. 2 [X.] abschließend aufgeführten relativen Schutzhindernisse gestützt werden. Ist eine Marke entgegen des absoluten Schutzhindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 10 [X.] (Bösgläubigkeit bei der Markenanmeldung) eingetragen worden, kann die Marke auf Antrag in einem Löschungsverfahren nach §§ 54, 50 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 [X.] wegen Nichtigkeit gelöscht werden.

Insofern kann der Vortrag der Widersprechenden, die Anmeldung der angegriffenen Marke sei rechtsmissbräuchlich erfolgt, nur in einem entsprechenden Löschungsverfahren, nicht aber im Widerspruchsverfahren geprüft werden.

4. Kosten des Beschwerdeverfahrens, § 71 Abs. 1 [X.]

Für eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen besteht keine Veranlassung.