Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 26.02.2009, Az. I ZR 219/06

[X.]IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 219/06 Verkündet am: 26. Februar 2009 [X.] Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja [X.]: nein [X.]R: ja [X.] UWG §§ 3, 5 a) Die wettbewerbliche Relevanz ist ein dem [X.]führungstatbestand immanen-tes [X.], das eine zusätzliche Erheblichkeitsprüfung nach § 3 UWG ausschließt. b) Wer ein Zeichen mit dem Zusatz ® verwendet, ohne Inhaber dieser Marke oder einer Lizenz an dieser Marke zu sein, führt den Verkehr regelmäßig in wettbewerblich relevanter Weise irre. Etwas anderes kann gelten, wenn der Betreffende Inhaber einer ähnlichen Marke ist und die Verwendung des [X.] eine rechtserhaltende Benutzung dieser Marke darstellt. [X.], [X.]eil vom 26. Februar 2009 - [X.] [X.] - 2 - Der [X.] Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhand-lung vom 26. Februar 2009 durch [X.] [X.] und [X.] Schaffert, [X.], [X.] und Dr. [X.] für Recht erkannt: Auf die Revision der [X.] wird das [X.]eil des 6. Zivilsenats des [X.] vom 22. November 2006 unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als die Widerklage abgewiesen worden ist. Die Berufung der Klägerin gegen das [X.]eil der 2. Zivilkammer des [X.] vom 6. Dezember 2005 wird [X.]. Auf die Berufung der [X.] wird a) die Klägerin verurteilt, der [X.] Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang sie bis zum 16. Februar 2006 Produkte für den Bereich Sonnenschutz und/oder [X.] und/oder Verdunkelung mit dem Zeichen —[X.]®fi beworben hat; b) festgestellt, dass die Klägerin verpflichtet ist, der Beklag-ten den Schaden zu ersetzen, der ihr durch die vorste-hend unter a) bezeichneten Handlungen entstanden ist und künftig noch entstehen wird. Die Klägerin trägt 1/10 der Kosten des Berufungsverfahrens und 14/15 der Kosten des Revisionsverfahrens. Die übrigen Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte. Von Rechts wegen - 3 - [X.] Die Parteien, die Rollos vertreiben, haben über die Berechtigung gestrit-ten, mit dem Zeichen —[X.]®fi zu werben. 2 Die Geschäftsführerin der Klägerin ist seit 1987 Inhaberin der Wortmarke Nr. 1 108 095 —[X.], die eingetragen ist für Vorhänge aus Textil- und/oder Kunstfasergewebe und/oder aus Kunst-stofffolien und/oder [X.]; Fassadenelemente, nämlich Gitter-gewebe und Drahtgeflechte. Die Beklagte hat Vermögensgegenstände der insolventen [X.] erworben, unter anderem Werbematerial, das mit dem Zeichen —[X.]®fi versehen war. Beide Parteien führen in ihrer Firma den [X.]fi. 3 In der Berufungsinstanz hat die Klägerin geltend gemacht, mittlerweile aufgrund eines Lizenzvertrags berechtigt zu sein, die für ihre Geschäftsführerin am 16. Februar 2006 eingetragene Wort-/Bildmarke Nr. 30 575 631 —Thermo-roll®fi zu nutzen. Die Beklagte berief sich auf eine Nutzungslizenz der L.

GmbH für deren am 13. Februar 2006 ein- getragene Wortmarke —[X.]®fi. Die Parteien haben daraufhin ihre wech-selseitigen Unterlassungsansprüche übereinstimmend für erledigt erklärt. 4 5 Soweit für das Revisionsverfahren noch von Interesse, hat die Beklagte vor dem Berufungsgericht widerklagend beantragt, die Klägerin zu verurteilen, der [X.] Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang sie bis zum 16. Februar 2006 für den Bereich Son-- 4 - nenschutz und/oder [X.] und/oder Verdunkelung mit dem [X.][X.]®fi geworben hat, und die Verpflichtung der Klägerin festzustellen, der [X.] denjeni-gen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die vorstehend bezeichneten Handlungen entstanden ist und künftig noch entstehen wird. Das Berufungsgericht hat die Widerklage abgewiesen und der [X.] gemäß § 91a ZPO die Kosten des von ihr ursprünglich verfolgten Unterlas-sungsanspruchs auferlegt. Auch soweit die Beklagte sich gegen die [X.] zur Zahlung der Abmahnkosten der Klägerin für die vorprozessuale [X.] eines Patentanwalts gewandt hatte, blieb ihre Berufung ohne Erfolg. 6 7 Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision wendet sich die Beklagte gegen die Abweisung der Widerklage und die Verurteilung zur [X.] der [X.]. Entscheidungsgründe: [X.] Das Berufungsgericht hat Ansprüche der [X.] wegen Verwen-dung der Marke —[X.]®fi verneint. Einen Anspruch der Klägerin auf Er-stattung von [X.] hat es bejaht. Zur Begründung hat es ausge-führt: 8 In weiten Kreisen der Bevölkerung sei bekannt, dass der Zusatz ® auf die Registrierung einer Marke hinweise. Die Werbung der Klägerin sei [X.] gewesen, weil sie jedenfalls bis zum 16. Februar 2006 weder Inhaberin einer eingetragenen Marke —[X.]®fi noch zu deren Nutzung berechtigt gewesen sei. Dieser [X.]führung fehle jedoch die erforderliche wettbewerbs-rechtliche Relevanz. Die Klägerin habe die Marke —[X.] verwenden dürfen. 9 - 5 - Sie habe die angesprochenen Verkehrskreise daher lediglich darüber in die [X.] geführt, dass die in ihrer Werbung angegebene Marke —[X.]®fi von der tatsächlich bestehenden Marke abgewichen sei. Unter diesen Umständen sei nicht zu erwarten, dass die [X.]führung geeignet sei, sich mit den Produkten der Klägerin näher zu befassen oder sich für ein solches Produkt zu entscheiden. Der davon abweichenden Entscheidung des [X.] vom 14. Dezember 1989 ([X.], [X.], 364, 366 - Baelz) sei nicht zu [X.]. Zu den von der [X.] zu erstattenden Abmahnkosten gehörten auch die Kosten des Patentanwalts der Klägerin. Da die Parteien über die Berechti-gung zur Werbung unter Hinweis auf eine eingetragene Marke stritten, handele es sich um eine Kennzeichenstreitsache i.S. von § 140 Abs. 3 [X.]. Zur Klärung der Rechtslage sei eine markenrechtliche Recherche und damit die Mitwirkung eines Patentanwalts erforderlich gewesen. 10 I[X.] Die Revision der [X.] hat Erfolg, soweit sie sich gegen die [X.] wendet. Hinsichtlich der Verpflichtung zur Erstattung der [X.] ist sie hingegen unbegründet. 11 1. Für die Streitentscheidung maßgeblich ist allein das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb in der vom 8. Juli 2004 bis zum 30. Dezember 2008 geltenden Fassung (UWG 2004). Die Beklagte stützt ihre Auskunfts-, [X.] und Zahlungsansprüche auf keine vor dem 8. Juli 2004 begangenen [X.] und bestreitet nicht die Berechtigung der Klägerin, das [X.][X.]®fi nach dem 16. Februar 2006 zu nutzen. 12 - 6 - 2. Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerhaft Ansprüche der [X.] wegen irreführender Verwendung des Zusatzes ® durch die Klägerin bis zum 16. Februar 2006 verneint. 13 14 a) Nicht zu beanstanden ist die Annahme des Berufungsgerichts, dass die Verwendung des Zeichens —[X.]®fi irreführend war, solange die Klä-gerin nicht über eine entsprechende Lizenz verfügte. Die dagegen in der Revi-sionserwiderung erhobenen Gegenrügen greifen nicht durch. Die von der Klägerin angesprochenen Verkehrskreise entnehmen der Beifügung des ® zu dem Zeichen —[X.]fi, dass es eine Marke genau die-ses Inhalts gibt (vgl. [X.] [X.], 364, 366 - Baelz) und die Klägerin zu deren Benutzung in der konkreten Werbung berechtigt ist. Letzteres war aber bis zum 16. Februar 2006 nicht der Fall. Die Marke —[X.], die von der Klä-gerin aufgrund einer Lizenz genutzt werden durfte, weicht in zwei Buchstaben von der mit dem Zusatz ® verwendeten Marke —[X.]fi ab. 15 Wird einem Zeichen der Zusatz ® beigefügt, erwartet der Verkehr, dass dieses Zeichen für den Verwender als Marke eingetragen ist oder dass ihm der Markeninhaber eine Lizenz erteilt hat. Lediglich geringfügige Abweichungen, die - weil sie den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern (§ 26 Abs. 3 [X.]) - auch einer rechtserhaltenden Benutzung nicht entgegen stünden, sind insofern unschädlich. Das setzt indessen voraus, dass der [X.] in der benutzten Form noch die eingetragene Marke sieht (vgl. [X.], [X.]. v. 28.8.2003 - I ZR 293/00, [X.], 1047, 1048 = [X.], 1439 - Kellogg's/[X.]). Abweichungen durch das Hinzufügen oder Verdoppeln von Buchstaben sind nur dann für die Frage der rechtserhaltenden Benutzung un-erheblich, wenn sie weder phonetische noch begriffliche Bedeutung haben (vgl. [X.]/[X.], [X.], 2. Aufl., § 26 Rdn. 113; [X.] in [X.]/[X.], 16 - 7 - Markenrecht, 2. Aufl., § 26 [X.] Rdn. 109). Daran fehlt es im Streitfall. Zum einen führt die Verwendung eines Doppelkonsonanten am Wortende zu einer veränderten Aussprache: Das lange —ofi der letzten Silbe des Zeichens —Termo-rolfi wird ersetzt durch ein kurz gesprochenes —ofi in —[X.]®fi. Zum zweiten wird durch die Einfügung des —hfi hinter dem Anfangsbuchstaben —[X.] eine we-sentlich stärkere Assoziation zu dem Begriff —[X.] (für Wärme) geweckt. b) Zu Unrecht hat das Berufungsgericht der [X.]führung darüber, dass die in der Werbung angegebene Marke —[X.]®fi von der tatsächlich beste-henden Marke —[X.] abweicht, die wettbewerbsrechtliche Relevanz abge-sprochen. 17 aa) Zustimmung verdient allerdings der Ausgangspunkt des Berufungs-gerichts: Die wettbewerbliche Erheblichkeit ist ein dem [X.]führungstatbestand immanentes, spezifisches Relevanzerfordernis, das als eigenständige Bagatell-schwelle eine zusätzliche Erheblichkeitsprüfung nach § 3 UWG ausschließt (vgl. [X.] in Hefermehl/[X.]/[X.], UWG, 27. Aufl., § 5 Rdn. 2.169 i.V. mit Rdn. 2.20 f.). Eine Werbung ist nur dann irreführend, wenn sie geeignet ist, bei einem erheblichen Teil der umworbenen Verkehrskreise irrige Vorstellungen über das Angebot hervorzurufen und die zu treffende Marktentschließung in wettbewerblich relevanter Weise zu beeinflussen (Begründung des [X.] zu § 5 UWG 2004, BT-Drucks. 15/1487, S. 19; vgl. ferner zu § 3 UWG a.F. [X.], [X.]. v. 29.1.2004 - I ZR 132/01, GRUR 2004, 437, 438 = [X.], 606 - Fortfall einer Herstellerpreisempfehlung; [X.]. v. 10.11.1994 - I ZR 201/92, [X.], 125, 126 = [X.], 183 - Editorial I). 18 bb) Das Berufungsgericht hat die Eignung zur Beeinflussung wirtschaftli-cher Entscheidungen verneint. Es sei weder dargetan noch sonst ersichtlich, dass die angesprochenen Verkehrskreise gerade mit dem Zeichen —Thermo-19 - 8 - roll®fi besondere Qualitätsvorstellungen verbänden, die sie bezüglich des [X.] —[X.] nicht hätten, dass sie durch die Verwendung des eingetrage-nen Zeichens —[X.] ungünstig beeinflusst werden könnten oder dass eine sonstige, über die irrtümliche Annahme eines Rechts der Klägerin am Zeichen —[X.]fi hinausgehende Fehlvorstellung hervorgerufen werden könnte. Mit diesen Erwägungen hat das Berufungsgericht das [X.]führungspotential der Werbung der Klägerin nicht zutreffend erfasst. (1) Das Berufungsgericht hat bei seiner Annahme, die Verwendung des Zeichens —[X.]®fi durch die Klägerin habe zu keiner relevanten Fehlvor-stellung der Verbraucher geführt, den Sachverhalt nicht ausreichend gewürdigt. Der Rechtsstreit belegt mit Deutlichkeit, dass die Parteien selbst der Verwen-dung des Zeichens —[X.]®fi eine große Bedeutung beigemessen haben. Denn mit diesem Zeichen haben die Parteien an die unter der Marke —Thermo-rollfi vertriebenen Produkte der insolventen C.

[X.] GmbH angeknüpft. Die in der Verwendung des Zeichens —[X.]®fi liegende Behauptung, die Rechte an dieser Marke zu besitzen oder als Lizenznehmer des Markeninha-bers zur Nutzung dieser Marke berechtigt zu sein, spielte für beide Parteien - wie sich aus dem festgestellten Sachverhalt ergibt - gerade auch in der [X.] zum Wettbewerber eine maßgebliche Rolle. 20 (2) Das Berufungsgericht lässt im Übrigen außer Betracht, dass kein Grund ersichtlich ist, weswegen die Klägerin für ihre Produkte mit der fremden Marke —[X.]fi unter Hinzufügen des Zusatzes ® geworben und damit der Wahrheit zuwider den Eindruck erweckt hat, ihr stehe diese Marke oder eine Lizenz an ihr zu. Die Klägerin war sich dabei des Unterschieds zwischen ihrer Marke —[X.] und dem verwendeten Zeichen —[X.]®fi bewusst. Es liegt auf der Hand, dass sich ein Unternehmen, das in dieser Weise den fal-schen Eindruck erweckt, Rechte an einem bestimmten Zeichen zu besitzen, 21 - 9 - hiervon einen Vorteil gegenüber den Abnehmern verspricht, der im Streitfall im Hinblick auf die Vorgeschichte naheliegt. Es ist ureigenste Aufgabe des [X.]füh-rungsverbots, die Werbung mit der Unwahrheit im geschäftlichen Verkehr zu unterbinden (vgl. [X.], [X.]. v. 24.5.2000 - I ZR 222/97, [X.], 78, 79 = [X.], 1402 - [X.]; [X.]. v. 20.12.2001 - I ZR 215/98, [X.], 715, 716 = [X.], 977 - Scanner-Werbung). 3. Die Revision der [X.] ist dagegen unbegründet, soweit sie sich gegen die Verurteilung richtet, der Klägerin die Kosten des Patentanwalts als Abmahnkosten zu erstatten. 22 a) Das Berufungsgericht hat die Revision entgegen der Ansicht der Revi-sionserwiderung auch insoweit zugelassen. Im Tenor des Berufungsurteils ist die Zulassung der Revision ohne Beschränkung ausgesprochen worden. Die Eingrenzung der Rechtsmittelzulassung kann sich zwar auch aus den Ent-scheidungsgründen ergeben (siehe nur [X.] 48, 134, 136; 153, 358, 360 f.). Das kann aber nur angenommen werden, wenn daraus ausreichend deutlich hervorgeht, dass das Berufungsgericht die Möglichkeit einer Nachprüfung im Revisionsverfahren allein wegen eines Teils des Streitgegenstandes eröffnen wollte ([X.], [X.]. v. 12.7.2000 - [X.], NJW-RR 2001, 485, 486; [X.]. v. [X.] - [X.], NJW-RR 2005, 715, 716; [X.]. v. 8.11.2007 - [X.], [X.], 140 [X.]. 6 m.w.N.). Daran fehlt es im vorliegenden Fall. Das Berufungsgericht hat die Revision wegen einer Divergenz zur Recht-sprechung des Senats zugelassen und sich dabei auf die Senatsentscheidung in der Sache —[X.] ([X.], 364, 366) bezogen. Das lässt nicht hinrei-chend deutlich erkennen, ob das Berufungsgericht damit lediglich eine Begrün-dung für die Zulassung der Revision gegeben hat oder die Zulassung der Revi-sion auf den von der Divergenz betroffenen Teil des [X.] hat be-schränken wollen. 23 - 10 - b) Die Revision ist jedoch unbegründet, soweit sie sich dagegen wendet, dass der Klägerin die Kosten des Patentanwalts zugesprochen worden sind. Zu den von der [X.] zu erstattenden Abmahnkosten gehören auch die Kos-ten des Patentanwalts der Klägerin. Wie das Berufungsgericht zutreffend [X.] hat, handelt es sich um eine Kennzeichenstreitsache i.S. von § 140 Abs. 3 [X.], an der der Patentanwalt der Klägerin auch mitgewirkt hat. 24 4. [X.] beruht auf § 92 ZPO, wobei der Kostenaus-spruch des Berufungsgerichts hinsichtlich der Teilerledigung gemäß § 91a ZPO unverändert zu übernehmen ist. Das Berufungsgericht hat eine gemischte [X.] getroffen, die auch die Kosten des nach § 91a ZPO in zweiter Instanz erledigten Teils umfasst. Mit der Würdigung durch das Berufungsgericht nach § 91a ZPO hat es sein Bewenden. Insofern kann der Kostenausspruch25 - 11 - des Berufungsgerichts mit der Revision nicht überprüft werden (vgl. [X.], [X.]. v. 21.12.2006 - [X.], NJW 2007, 1591 [X.]. 21 ff.; Musielak/Wolst, ZPO, 6. Aufl., § 91a Rdn. 53). [X.] Schaffert Bergmann Kirchhoff [X.] Vorinstanzen: [X.], Entscheidung vom 06.12.2005 - 2 O 241/05 - [X.], Entscheidung vom 22.11.2006 - 6 U 1/06 -