Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 21.07.2005, Az. I ZR 312/02

[X.]IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 312/02 Verkündet am: 21. Juli 2005 [X.] als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja [X.] : nein [X.]R : ja

[X.]-Club

[X.] § 14 Abs. 2 Nr. 3, § 21 Abs. 2 und Abs. 4, § 26 Abs. 3, §§ 152, 153
a) Darauf, ob dem Markeninhaber auch nach den vor dem Inkrafttreten des [X.]es geltenden Bestimmungen Ansprüche wegen Markenverlet-zung gegen eine vor dem 1. Januar 1995 aufgenommene [X.] zustanden (§ 153 Abs. 1 [X.]), kommt es nur an, wenn das angegriffene Zeichen auch vor dem 1. Januar 1995 in identischer Form oder in einer Wei-se benutzt worden ist, die den kennzeichnenden Charakter des Zeichens nicht verändert hat. Ist die neue Verwendungsform der früheren lediglich ähnlich, kommt es nur auf die Rechtslage nach Inkrafttreten des [X.] an.
b) Der Lizenznehmer kann sich gegenüber dem Lizenzgeber nicht darauf beru-fen, er hätte ohne Abschluß des Lizenzvertrages ein Recht an einem ande-ren als dem lizenzierten Zeichen erwerben können.
c) Schließen die Parteien einen Gestattungsvertrag über eine [X.], ohne weitergehende wechselseitige Pflichten zu vereinbaren, läßt sich dem regelmäßig nicht entnehmen, der Lizenznehmer habe für den Fall der [X.] auf den Einwand verzichten wollen, die Voraussetzungen einer Schutzrechtsverletzung hätten bei Benutzungsauf-nahme nicht vorgelegen.
[X.], [X.]. v. 21. Juli 2005 - I ZR 312/02 - [X.] LG Stuttgart - 2 - Der [X.] Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhand-lung vom 21. Juli 2005 durch [X.] Dr. [X.] und [X.] v. Ungern-Sternberg, [X.], Dr. Schaffert und Dr. Bergmann für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin und die Anschlußrevision der [X.] wird das [X.]eil des 2. Zivilsenats des [X.] vom 21. November 2002 aufgehoben, soweit nicht der [X.] (Beseitigungsantrag bezogen auf den Hauptantrag) abgewiesen worden ist.

Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung im [X.] der Aufhebung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand:

Die Klägerin, die [X.], stellt [X.]- und Herrenbekleidung her. Sie ist Inhaberin der u.a. für "Bekleidungsstücke (einschließlich gewirkter und gestrickter) für [X.], Herren und Kinder" mit Priorität vom 7. Dezember 1979 eingetragenen Marken Nr. 100 82 83 "[X.]" und Nr. 100 74 60

Die [X.] zu 2, deren Geschäftsführer der [X.] zu 1 ist, betreibt seit 1986 in [X.]ein Tanzlokal mit der Bezeichnung "[X.]-Club". Vor der Aufnahme des Betriebs wandte sich der Bruder des [X.]n zu 1 in dessen und im eigenen Namen mit Schreiben vom 15. April 1985 an die Klägerin und bat um Mitteilung, ob sie den Namen "[X.]" mit Schriftzug für das Tanzlokal verwenden dürften. Daraufhin sandte die Klägerin dem Bruder des [X.]n zu 1 mit Schreiben vom 17. April 1985 eine reprofähige Vorlage des Schriftzugs mit der Bitte, diese nach Gebrauch zurückzusenden. Anfang März 1986 über-sandte der Bruder des [X.]n zu 1 der Klägerin ein Foto von der Eingangs-tür des Lokals und unterrichtete sie von der bevorstehenden Eröffnung. Die Klägerin ließ die Geschäftsleitung des Lokals daraufhin Ende März 1986 wegen der Verwendung der Bezeichnung "[X.]-Club" abmahnen. An die Abmahnung schlossen sich in der Folgezeit Verhandlungen über den Abschluß eines schrift-lichen Lizenzvertrags an, die von dem [X.]n zu 1 Ende des Jahres 1987 nicht mehr weiterverfolgt wurden.
Gegenüber einer am 18. September 1996 ausgesprochenen weiteren Abmahnung der Klägerin berief sich der [X.] zu 1 darauf, in der [X.] 2 3 - 4 [X.] der reprofähigen Vorlage des "[X.]"-Schriftzugs habe eine ausdrückli-che Gestattung der Verwendung der Bezeichnung für das Lokal gelegen. [X.] ließ die Klägerin mit Schreiben vom 23. Dezember 1996 die dem [X.] zu 1 "erteilte Lizenz zur Kennzeichnung seines [X.] mit der Bezeich-nung '[X.]' zum 30. Juni 1997 kündigen". Im Juni 2001 wandte sich die [X.] zu 2 an die Klägerin mit der Mitteilung, gegen Zahlung einer Entschädi-gung für die Werbungskosten in einer Größenordnung von 750.000 DM auf die Führung der Bezeichnung "[X.]-Club" zu verzichten. Die Klägerin nahm dies zum Anlaß, die [X.]n am 6. August 2001 abzumahnen, kündigte Ende [X.] 2001 die Gestattung zur Benutzung der Bezeichnung "[X.]" zur Kenn-zeichnung des [X.] in [X.]fristlos und erhob am 6. September 2001 die vorliegende Klage.
Die Klägerin sieht in der Verwendung der Bezeichnung "[X.]-Club" ei-nen Eingriff in ihre Markenrechte. Sie hat geltend gemacht, ihre Marken "[X.]" seien sehr bekannt. 1986 seien die Marken 64 % der Verkehrskreise bekannt gewesen. In den Jahren 1990 bis 1999 hätten die Marken einen [X.] zwischen 81,9 % und 92 % erreicht. Die [X.]n nutzten den herausra-genden Ruf der Marken der Klägerin zu einem Imagetransfer aus und [X.] die Wertschätzung dieser Marken aufgrund eines abträglichen Zustands des Lokals und durch die dort aufgeführten Programme.
Die Klägerin hat die [X.]n auf Unterlassung, Entfernung des [X.] "[X.]" von dem Gelände des [X.] und Auskunft in Anspruch ge-nommen. Sie hat ferner die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung der [X.]n beantragt. 4 5 - 5 - Das [X.] hat die Klage abgewiesen. In der Berufungsinstanz hat die Klägerin beantragt,
1. a) die [X.]n zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr das Zeichen [X.] zur Kennzeichnung von Tanzlokalen (Diskotheken) zu benutzen, auch mit Zusatz der Worte "Club" und/oder "Super" und/oder der Zahl "2000", insbesondere das Zeichen an solchen Lokalen, auf Hinweisschildern, Fahrzeugen, Aushängen, [X.]ungsanzeigen, [X.] oder anderen Werbemitteln anzubringen oder sonst im Geschäftsverkehr oder in der Werbung zu benutzen,

hilfsweise:

die [X.]n zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr das Zeichen [X.]

und/oder
[X.] CLUB

in den nachstehend eingeblendeten Gestaltungen

6 - 6 - [X.])

[X.])

[X.])

- 7 - [X.])

zur Kennzeichnung von Tanzlokalen (Diskotheken) zu benutzen, insbesondere das Zeichen an solchen Lokalen, auf Hinweisschil-dern, Fahrzeugen, Aushängen, [X.]ungsanzeigen, [X.] oder anderen Werbemitteln anzubringen oder sonst im Geschäfts-verkehr oder in der Werbung zu benutzen;

b) den [X.]n die gesetzlichen Ordnungsmittel anzudrohen;
2. die [X.]n zu verurteilen, das Zeichen "[X.]" und/oder "[X.] CLUB", auch in den in den Hilfsantrag Ziffer 1 a) eingeblendeten Gestaltungen, von dem Lokal in der [X.] in [X.] sowie von Hinweisschildern und/oder Fahrzeugen zu entfernen;
3. die [X.]n zu verurteilen, der Klägerin über den Umfang der im Klageantrag Ziffer 1 a) bezeichneten Handlungen seit dem 1. Juli 1997 Auskunft zu erteilen durch Vorlage eines Verzeichnisses, das enthält - die monatlichen wertmäßigen Umsätze mit Eintrittskarten für das Lokal in der [X.] in [X.]sowie die [X.] Umsätze mit Speisen und Getränken und sonstigen Waren und Dienstleistungen in diesem Lokal sowie - 8 - - eine Zusammenstellung der Werbung mit Angabe der Art der Werbung und der Werbeträger, aufgeschlüsselt nach [X.]; 4. festzustellen, daß die [X.]n verpflichtet sind, der Klägerin ge-samtschuldnerisch allen Schaden zu ersetzen, der der Klägerin seit dem 1. Juli 1997 durch die in dem Klageantrag Ziffer 1 a) bezeichne-ten Handlungen der [X.]n entstanden ist oder noch entstehen wird.
Die [X.]n sind der Klage entgegengetreten und haben sich auf eine Verwirkung von Ansprüchen der Klägerin berufen.
Das Berufungsgericht hat die [X.]n unter Androhung von [X.] auf den Hilfsantrag verurteilt, es zu unterlassen, die Zeichen "[X.]" und/oder "[X.] CLUB" in den Gestaltungen 1 a [X.]), 1 a [X.]) und 1 a [X.]) zur Kennzeichnung von Tanzlokalen (Diskotheken) zu benutzen. Bei der Gestaltung 1 a [X.]) hat das Berufungsgericht den obersten Schriftzug "[X.]" von dem Verbot ausgenommen. Das Berufungsgericht hat die [X.]n weiter-hin verurteilt, die Zeichen "[X.]" und "[X.] CLUB" in den im [X.] wiedergegebenen Gestaltungen von dem Lokal sowie Hinweisschildern und Fahrzeugen zu entfernen. Im übrigen hat das Berufungsgericht unter Zurück-weisung der weitergehenden Berufung die Klage abgewiesen ([X.], 8).
Mit ihrer (vom Senat zugelassenen) Revision, deren Zurückweisung die [X.]n beantragen, verfolgt die Klägerin den Hauptantrag zu 1 a, den Antrag zu 1 b sowie die Anträge 3 und 4 der Berufungsinstanz weiter, wobei Auskunft und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung ab 1. Januar 1998 geltend gemacht werden. 7 8 9 - 9 -
Die [X.]n haben Anschlußrevision eingelegt, mit der sie die voll-ständige Abweisung der Klage begehren. Die Klägerin beantragt, die [X.] zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

[X.] Das Berufungsgericht hat den auf Unterlassung gerichteten Klagean-trag zu 1 und den auf Beseitigung gerichteten Klageantrag zu 2 nur bezogen auf eine schriftzuggebundene Verwendung der Bezeichnung "[X.]" und "[X.] CLUB" nach § 1 UWG a.F. und § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 [X.] für begründet erachtet. Die weitergehenden Anträge zu 1 und 2 sowie die Anträge zu 3 und 4 hat es abgewiesen. Zur Begründung hat es ausgeführt:
Der Klägerin stünden keine marken- oder wettbewerbsrechtlichen [X.] gegen die [X.]n zu, soweit diese den Begriff "[X.]" nicht in der von der Klägerin speziell entwickelten und benutzten typographischen [X.] verwendeten. Beabsichtige ein Dritter die anlehnende Führung eines Be-griffs und gestatte der Kennzeicheninhaber die Benutzung eines mit seinem Zeichen identischen Zeichens, so sei der Dritte nach Kündigung der identischen [X.] zu einer Verwendung in der anlehnenden allgemeineren [X.] berechtigt, wenn er diese von Anfang an auch ohne Ermächtigung des Kennzeicheninhabers hätte führen können und auf diese Weise ein eigenes Geschäftszeichen erworben hätte. Davon sei für die mit dem typischen Schrift-zug, den die Klägerin verwende, nicht identischen Schreibweise von "[X.]" auszugehen. Unter der Geltung des [X.] hätte die Klägerin im Jahre 1985 den [X.]n die Benutzung des Zeichens "[X.]" in beliebiger 10 11 12 - 10 - Schreibweise zur Kennzeichnung eines [X.] nicht verbieten können. Auch wenn es sich bei der Klagemarke "[X.]" schon im Jahre 1985 um eine bekannte Marke gehandelt habe, habe der Begriff nicht über eine einzigartige Originalität verfügt, sondern sei in der Umgangssprache ein Synonym für das Wort "Chef" gewesen. Damit sei das Kennzeichen nicht derartig einmalig und einzigartig gewesen, daß es den Verkehr zwangsläufig an ein bestimmtes Un-ternehmen habe denken lassen. Zudem hätten schon 1985 weitere wortidenti-sche Marken existiert, welche das Klagezeichen weiter verwässert und in [X.] mit der Zugehörigkeit der Bezeichnung zum allgemeinen Wortschatz angesichts der großen [X.] eine verwerfliche Rufüberleitung ausge-schlossen hätten. Hätten die [X.]n im Jahre 1985 die Benutzung der Be-zeichnung "[X.]" in allgemeiner Schreibweise aufgenommen, hätten sie ein eigenes Kennzeichen erworben, das sie nach wie vor hätten nutzen können. Auch die Voraussetzungen einer Rufschädigung durch den Betrieb der [X.] seien nicht erfüllt.
Die [X.]n seien aber schon 1985 gemäß § 1 UWG a.F. und ab 1995 nach § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 [X.] nicht berechtigt gewesen, eine mit dem charakteristischen Schriftzug der Zeichen der Klägerin identische Schreibweise zu verwenden.
Der entsprechende Unterlassungsanspruch sei nicht verwirkt. Der für die Verwirkung maßgebliche [X.]raum habe erst nach Beendigung des [X.] der Parteien zu laufen begonnen und der bis zur Klageerhebung reichende [X.]raum habe nicht ausgereicht, eine Verwirkung zu begründen. Ein untätiges Zuwarten [X.] von § 21 Abs. 1 und Abs. 2 [X.] oder § 21 Abs. 4 [X.] i.V. mit § 242 BGB, das den markenrechtlichen oder den allgemeinen Verwirkungseinwand begründen könnte, sei nicht gegeben, solange die [X.] auf vertraglicher Grundlage erfolgt sei. Durch die Überlassung des 13 14 - 11 - reprofähigen Schriftzugs am 17. April 1985 sei ein unentgeltlicher Nutzungs-gestattungsvertrag zwischen den Parteien zustande gekommen. Die Parteien hätten mit Rechtsbindungswillen gehandelt. Für die Klägerin sei erkennbar ge-wesen, daß das [X.] für die [X.]nseite von großer wirtschaftli-cher Bedeutung gewesen sei. Neben dem [X.]n zu 1 sei der [X.] nach den Grundsätzen des unternehmensbezogenen Ge-schäfts auch mit der [X.]n zu 2 zustande gekommen. Der Wille der Betei-ligten eines Geschäfts gehe im Zweifel dahin, mit dem Unternehmensinhaber den Vertrag zu schließen. Diese Nutzungsvereinbarung habe über die schließ-lich gescheiterten Verhandlungen der Parteien über einen entgeltlichen Lizenz-vertrag hinaus fortbestanden und sei erst durch die Kündigung vom 23. Dezem-ber 1996 zum 31. Dezember 1997 beendet worden. Auch ohne ausdrückliche Vereinbarung habe die Klägerin den Gestattungsvertrag in entsprechender An-wendung der §§ 624, 723 BGB ordentlich kündigen können. Unter Berücksich-tigung der Dauer der Nutzung von mehr als zehn Jahren einerseits und der [X.] Einräumung des Nutzungsrechts andererseits sei eine [X.] von einem Jahr angemessen.
Der [X.]raum von fünf Jahren für die Verwirkung nach § 21 Abs. 1 und Abs. 2 [X.] sei bei [X.] am 30. August 2001 selbst dann nicht abgelaufen gewesen, wenn die Frist für die Verwirkung ab 1. Juli 1997 zu [X.] sei, weil die Klägerin die Kündigung zum 30. Juni 1997 ausgesprochen ha-be.
Auch eine Verwirkung nach allgemeinen Vorschriften sei nicht gegeben (§ 21 Abs. 4 [X.] i.V. mit § 242 BGB). Wie lange der [X.]raum für eine Verwirkung zu bemessen sei, ergebe sich aus den Umständen des Einzelfalls. Regelmäßig liege er oberhalb des in § 21 Abs. 1 [X.] vorgesehenen [X.] von fünf Jahren. Die Klägerin habe von dem von ihr selbst gesetzten 15 16 - 12 - Kündigungszeitpunkt am 30. Juni 1997 einen [X.]raum von etwas mehr als vier Jahren zugewartet. Daß die [X.]n innerhalb des [X.]raums vom 1. Juli 1997 bis zur Klageerhebung einen nennenswerten zusätzlichen Besitzstand erworben hätten, sei weder vorgetragen noch sonst ersichtlich. Zudem hätten die [X.]n nach der Kündigung sich nicht in Sicherheit wiegen dürfen.
Der Beseitigungsanspruch sei ebenfalls nur im Umfang der [X.] Kennzeichennutzung erfolgreich.
Eine Pflicht, Schadensersatz nach § 14 Abs. 6 [X.] zu leisten, be-stehe nicht. Die Klägerin könne den Ersatz eines Schadens nur wegen einer schriftzuggebundenen Kennzeichenbenutzung beanspruchen, nicht aber wegen der Verwendung der Bezeichnung "[X.]" mit beliebigem Schriftzug. Zu der Wahrscheinlichkeit eines solchen Schadenseintritts habe die Klägerin nichts vorgetragen. Mangels Schadensersatzanspruchs bestehe auch kein Auskunfts-anspruch.
I[X.] Die Revision der Klägerin und die Anschlußrevision der [X.]n ha-ben Erfolg. Sie führen zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückver-weisung der Sache an das Berufungsgericht, soweit nicht der [X.] (Beseitigungsantrag bezogen auf den Hauptantrag) abge-wiesen worden ist.
Revision der Klägerin

1. Das Berufungsgericht hat den mit dem Hauptantrag verfolgten [X.] gegen die Verwendung der Zeichen "[X.]" und "[X.] CLUB" nach § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 [X.], § 1 UWG a.F., § 153 Abs. 1 [X.] mit der Begründung verneint, nach Kündigung des [X.] könnten die [X.]n das Zeichen "[X.]" in seiner allge-meinen, nicht schriftzuggebundenen Form benutzen, weil sie zu dieser [X.] bei Aufnahme der Benutzung (1986) auch ohne Gestattung der Klä-gerin berechtigt gewesen wären und auf diese Weise ein Recht an einem eige-nen Geschäftszeichen erworben hätten. Dem kann nicht zugestimmt werden. Für den mit dem Hauptantrag zu 1 a geltend gemachten Unterlassungsan-spruch, der sich gegen die Verwendung von "[X.]" mit beliebigem Schriftzug richtet, und die hierauf bezogenen Auskunfts- und Schadensersatzansprüche kommt es, soweit dieser Antrag in seiner allgemeinen Form nicht auch die schriftzuggebundene Zeichenbenutzung umfaßt, nur darauf an, ob diese [X.] nach § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 und Abs. 6 [X.] begründet sind. Soweit der umfassende Hauptantrag auch die schriftzuggebundene Verwen-dung von "[X.]" beinhaltet, gelten dagegen die Ausführungen zu [X.] entspre-chend.
a) Nach dem Inkrafttreten des [X.]es mit Wirkung vom 1. Janu-ar 1995 können die in die Zukunft gerichteten Unterlassungsansprüche und der Antrag auf Feststellung der Schadensersatzverpflichtung aufgrund einer vor dem 1. Januar 1995 aufgenommenen Zeichenbenutzung nur dann bejaht wer-den, wenn sie der Klägerin nach §§ 14, 15 [X.] zustehen und wenn sie ihr außerdem nach den bis dahin geltenden Vorschriften zugestanden haben (§§ 152, 153 Abs. 1 [X.]). Danach, ob der Klägerin auch aufgrund der vor dem Inkrafttreten des [X.]es geltenden Bestimmungen die in Rede stehenden Ansprüche zustanden, ist nur zu fragen, wenn das angegriffene [X.] vor dem 1. Januar 1995 in identischer Form oder in einer Weise benutzt worden ist, die den kennzeichnenden Charakter des Zeichens nicht verändert, während eine Benutzung eines darüber hinaus nur ähnlichen Zeichens keine Weiterbenutzung [X.] von § 153 Abs. 1 [X.] darstellt (vgl. [X.]/[X.], [X.], 2. Aufl., § 153 Rdn. 12; [X.] in [X.]/[X.], [X.] - 14 - setz, 7. Aufl., § 153 Rdn. 14; v. Schultz/Zumbusch, Markenrecht, § 153 Rdn. 10).
Von einer Benutzung, die den kennzeichnenden Charakter des Zeichens nicht verändert, ist auszugehen, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt (vgl. zu § 26 Abs. 3 Satz 1 [X.]: [X.], [X.]. v. [X.] - I ZB 31/03, [X.], 515 = [X.], 620 - [X.], m.w.N.).
Davon kann im Streitfall nicht ausgegangen werden. Die [X.]n ha-ben das Zeichen "[X.]" in der besonderen graphischen Gestaltung des Schriftzugs, wie er von der Klägerin entwickelt worden ist, oder zumindest in einer sehr ähnlichen Weise benutzt, nicht aber in anderer nicht schriftzugge-bundener Form. Dies gilt auch für das im Hilfsantrag zu 1 a unter [X.]) angeführ-te oberste Zeichen "[X.]" und den unter [X.]) wiedergegebenen Zeichenbe-standteil "[X.]", die eine dem typischen Schriftzug der Klägerin sehr ähnliche graphische Gestaltung aufweisen. Die [X.]n haben danach das Zeichen "[X.]" vor dem 1. Januar 1995 nur mit dem typischen von der Klägerin ver-wandten Schriftzug oder in einer dem sehr ähnlichen Weise benutzt. Die ange-griffene nicht schriftzuggebundene Verwendung des Zeichens "[X.]" unter-liegt als neue Benutzungsform nicht der Übergangsvorschrift des § 153 Abs. 1 [X.], sondern allein der Beurteilung der neuen Rechtslage nach dem [X.].
Darauf, ob die Klägerin den [X.]n 1985/86 eine Verwendung von "[X.]" in nicht gebundenem Schriftzug nicht hätte verbieten und ob die [X.]n insoweit ein eigenes Kennzeichenrecht hätten erwerben können, kommt es nicht an. Denn § 153 Abs. 1 [X.] soll nur verhindern, daß aus [X.] 24 25 - 15 - ten über das [X.] gegen vor seinem Inkrafttreten rechtmäßige Benut-zungshandlungen vorgegangen wird (vgl. Begründung zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581, S. 128 = [X.] 1994, Sonderheft, [X.]). Der Sinn der Übergangsvorschrift besteht entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts aber nicht darin, eine bloße Möglichkeit zur [X.], die unter Geltung des [X.] bestand, für die [X.] nach Inkrafttreten des [X.] fortzuschreiben.
b) Die [X.]n können ein Recht zur Benutzung des Zeichens "[X.]" mit beliebigem Schriftzug auch nicht daraus ableiten, daß sie das schriftzugge-bundene Zeichen aufgrund eines mit der Klägerin abgeschlossenen Vertrags nutzen durften. Nach Beendigung des Lizenz- oder [X.], von dessen Abschluß und wirksamer Kündigung das Berufungsgericht zu Recht ausgegangen ist (vgl. hierzu unter II 3a), kann der Lizenznehmer dem [X.] nicht entgegenhalten, während der Laufzeit des Lizenzvertrags eigene Kennzeichenrechte an dem lizenzierten Zeichen erworben zu haben (vgl. [X.], [X.]. v. 27.2.1963 - [X.] ZR 180/61, [X.] 1963, 485, 487 f. - Micky-Maus-Orangen; [X.]/[X.] [X.]O § 30 Rdn. 61). Entsprechend kann sich der [X.] gegenüber dem Lizenzgeber auch nicht darauf berufen, er hätte bei Benutzung dieses oder eines ähnlichen Zeichens ohne Abschluß des [X.] selbst ein Kennzeichenrecht erwerben können. Die Stellung des Lizenznehmers im Verhältnis zum Lizenzgeber nach Beendigung des [X.] ist insoweit nicht besser als diejenige eines Dritten, der erstmals ein mit der lizenzierten Marke identisches oder ähnliches Zeichen benutzt.
2. Das Berufungsgericht hat zu der Frage, ob die Markenrechte der Klä-gerin nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 [X.] durch die Verwendung der Bezeichnung "[X.]" in beliebiger graphischer Gestaltung verletzt werden - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - bislang keine Feststellungen getroffen. Mangels 26 27 - 16 - ausreichender Tatsachengrundlage ist der Senat zu einer eigenen [X.] nicht in der Lage.
a) Nach der Bestimmung des § 14 Abs. 2 Nr. 3 [X.] liegt eine Mar-kenverletzung vor, wenn ein mit der Marke identisches oder ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke Schutz genießt, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterschei-dungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
b) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Marken der Klägerin [X.] im Inland bekannte Marken [X.] von § 14 Abs. 2 Nr. 3 [X.] gewesen. Dagegen wendet sich die Revisionserwiderung ohne Erfolg mit der Begründung, das Berufungsgericht habe zur Bekanntheit der Marken der Klägerin bei Beendigung des [X.] keine ausreichenden und zum Teil widersprüchliche Feststellungen getroffen. Zwar hat das Berufungsge-richt die Frage, ob es sich bei den "[X.]"-Marken im Jahre 1997 um bekannte Marken handelte, an einer Stelle der Entscheidungsgründe dahinstehen lassen. Es ist jedoch ansonsten in seiner Entscheidung davon ausgegangen, daß es sich bei den [X.] im Jahr 1997 um bekannte Marken handelte. Das war für diesen [X.]punkt zwischen den Parteien auch nicht umstritten. Die Klä-gerin hat hierzu geltend gemacht, für Anzeigenwerbung im Inland in den Jahren 1983 bis 1989 zwischen 1,6 Mio. DM und 3,3 Mio. DM jährlich und in den [X.] 1990 bis 2000 zwischen 2,7 Mio. DM und 7,6 Mio. DM im Jahr aufgewandt zu haben. Sie hat unter Vorlage verschiedener Veröffentlichungen weiter vorge-tragen, Marktführer im Bereich für Herrenbekleidung zu sein. Zudem hat sie sich auf Untersuchungen der [X.] berufen, wonach die Marke "[X.]" 1994 87,9 % und 1999 81,9 % der Gesamtbevölkerung bekannt war. Die [X.]n 28 29 - 17 - haben diese Angaben nicht bestritten und sie sind auch sonst dem Vortrag der Klägerin nicht entgegengetreten, daß es sich bei der Marke "[X.]" 1997 und in der Folgezeit um eine bekannte Marke handelte. Danach konnte das [X.] zu dem Ergebnis kommen, daß die "[X.]"-Marken jedenfalls seit dem Jahre 1997 die Voraussetzungen erfüllten, die gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3 [X.] an bekannte Marken zu stellen sind.
c) Das Berufungsgericht hat jedoch keine Feststellungen dazu getroffen, ob eine Verwendung der Bezeichnung "[X.]" mit beliebigem Schriftzug für das von der [X.]n zu 2 betriebene Tanzcafé die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marken der Klägerin in den Jahren seit 1997 in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 [X.]).
3. Die Annahme des Berufungsgerichts, der Klägerin stehe der mit dem Hauptantrag verfolgte Unterlassungsanspruch nicht zu, erweist sich auch nicht aus anderen Gründen als zutreffend.
Ein Anspruch der Klägerin nach § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 [X.] ist weder gemäß § 21 Abs. 2 [X.] noch nach § 21 Abs. 4 [X.] i.V. mit § 242 BGB verwirkt.
a) Nach § 21 Abs. 2 [X.] hat der Inhaber einer Marke nicht das Recht, die Benutzung einer geschäftlichen Bezeichnung mit jüngerem [X.]rang zu untersagen, soweit er die Benutzung dieses Zeichens während eines [X.] von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung ge-duldet hat.
Das Berufungsgericht ist bei seinen Erwägungen zum Hilfsantrag zutref-fend davon ausgegangen, daß der für die Verwirkung maßgebliche [X.]raum 30 31 32 33 34 - 18 - von fünf Jahren nicht vor dem 1. Juli 1997 zu laufen begann und eine Duldung der Nutzung des Zeichens "[X.]" seitens der Klägerin jedenfalls durch die Klageerhebung (§ 253 Abs. 1, § 261 Abs. 1 ZPO) am 6. September 2001 ende-te.
[X.]) Durch die Anfrage des Bruders des [X.]n zu 1 vom 15. April 1985, "ob wir den Namen [X.] (mit Schriftzug) für unser [X.] verwenden dürfen", und die mit Schreiben der Klägerin vom 17. April 1985 übersandte re-profähige Vorlage des Schriftzugs ist zwischen den Parteien ein [X.] gekommen, durch den die Klägerin den [X.]n gestattete, das [X.] auf [X.] zu nutzen.
Dagegen wendet sich die Anschlußrevision ohne Erfolg mit der [X.], den Parteien habe ein Rechtsbindungswillen gefehlt; über wesentliche Bestandteile eines solchen Vertrags, insbesondere über Art und Dauer der Gestattung, die Verpflichtung zur Zahlung eines Entgelts sowie die Übertrag-barkeit der Nutzungsrechte, sei keine Einigung erzielt worden. Entsprechend seien auch die Verhandlungen über den Abschluß eines Lizenzvertrags in der Folgezeit ergebnislos geblieben.
Ob den Erklärungen der Parteien ein Wille zur rechtlichen Bindung zu entnehmen ist oder die Parteien nur aufgrund einer außerrechtlichen Gefällig-keit handeln, ist eine Sache tatrichterlicher Würdigung (vgl. [X.] 56, 204, 209). Das Berufungsgericht hat eine rechtliche Bindung der Parteien bejaht. Das läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen. Ob bei einer Partei ein Rechtsbin-dungswille vorhanden ist, ist danach zu beurteilen, ob die andere Partei unter den gegebenen Umständen nach [X.] und Glauben mit Rücksicht auf die [X.] auf einen solchen Willen schließen mußte. Dies ist anhand objektiver Kriterien aufgrund der Erklärungen und des Verhaltens der Parteien zu [X.] 36 37 - 19 - teln, wobei vor allem die wirtschaftliche sowie die rechtliche Bedeutung der [X.], insbesondere für den Begünstigten, und die Interessenlage der Parteien heranzuziehen sind (st. Rspr.: vgl. [X.] 92, 164, 168, m.w.N.).
Für die [X.]n hatte die Frage, unter welchem Namen sich ihr auf dem Gebiet der Unterhaltungsbranche tätiges Unternehmen auf dem Markt ein-führte, erhebliche wirtschaftliche Bedeutung. Das war für die Klägerin erkenn-bar. Denn auch nach Ablehnung eines zunächst von dem [X.]n zu 1 und seinem Bruder erstrebten Sponsorings durch die Klägerin versuchten diese mit Schreiben vom 15. April 1985, jedenfalls eine Erlaubnis zur Namensführung mit Schriftzug von der Klägerin einzuholen. Hierfür hätte ersichtlich kein Anlaß be-standen, wenn die Gestattung - wie die [X.]n dies nunmehr geltend ma-chen - wegen eines fehlenden Rechtsbindungswillens der Parteien allein dem außerrechtlichen Bereich zuzuordnen gewesen wäre.
Für die Auslegung, daß die Parteien mit Rechtsbindungswillen gehandelt haben, kann als Indiz auch ihr nachträgliches Verhalten herangezogen werden (vgl. [X.], [X.]. v. 16.10.1997 - IX ZR 164/96, NJW-RR 1998, 259). In der auf die Abmahnungen der Klägerin vom 24. März 1986 und vom 18. September 1996 folgenden Korrespondenz hat sich der [X.] zu 1 auf die Gestattung der Zeichenführung durch die Klägerin berufen und Unterlassungsansprüche zurückgewiesen. Dagegen läßt sich aus dem Umstand, daß die Parteien keine Befristung und kein Entgelt für die Gestattung der [X.] vereinbart haben, nicht auf einen mangelnden Rechtsbindungswillen schließen. Ohne Vereinbarung dieser Punkte galt im Streitfall eine zeitlich unbefristete, für jede Seite mit angemessener Frist kündbare Gestattung der [X.], die die Klägerin den [X.]n unentgeltlich einräumte. Schließlich spricht gegen einen Rechtsbindungswillen der Parteien auch nicht, daß diese in den Jahren 1986 und 1987 unter Beteiligung ihrer Rechtsanwälte Verhandlungen über den [X.] 39 - 20 - schluß eines entgeltlichen Lizenzvertrags aufgenommen haben, die nicht zu einem Vertragsschluß führten. Die Verhandlungen dienten ersichtlich nur dem Zweck, die vorhandene unentgeltliche Gestattung durch eine detaillierte, ent-geltliche Regelung zu ersetzen.
Das Berufungsgericht hat angenommen, in die Vereinbarung zwischen der Klägerin und dem [X.]n zu 1 vom 15./17. April 1985 über die Gestat-tung der [X.] sei auch die [X.] zu 2 nach den Grundsätzen über unternehmensbezogene Geschäfte einbezogen worden. Diese [X.] sind revisionsrechtlich nicht zu beanstanden und werden von der Revi-sionserwiderung auch nicht in Zweifel gezogen.
[X.]) Der für die Verwirkung nach § 21 Abs. 2 [X.] maßgebliche [X.]-raum von fünf Jahren, während dessen die Klägerin die [X.] durch die [X.]n geduldet haben muß, begann erst mit Beendigung des [X.] vom 15./17. April 1985. Dies war jedenfalls nicht vor dem 1. Juli 1997. Erstmals mit Schreiben vom 23. Dezember 1996 hatte die Klägerin die Kündigung des [X.] und zwar zum 30. Juni 1997 erklärt. Diese Kündigung war als ordentliche Kündigung wirksam.
Bei dem auf unbestimmte [X.] abgeschlossenen Vertrag handelte es sich um ein Dauerschuldverhältnis, das in entsprechender Anwendung der §§ 584, 624, 723 BGB ordentlich gekündigt werden konnte, weil das ordentliche Kündi-gungsrecht in dem Gestattungsvertrag nicht ausgeschlossen war und die [X.] unentgeltlich erfolgte (vgl. [X.], [X.]. v. 17.9.1969 - I ZR 131/67, [X.] 1970, 528, 532 - Migrol; vgl. auch [X.], [X.]. v. 25.5.1993 - [X.], NJW-RR 1993, 1460; [X.]/[X.] [X.]O § 30 Rdn. 52; [X.] in [X.]/[X.] [X.]O § 30 Rdn. 82). Ob die Kündigung entsprechend der Erklä-rung vom 23. Dezember 1996 den Gestattungsvertrag mit Ablauf des 30. Juni 40 41 42 - 21 - 1997 beendete oder die angemessene Kündigungsfrist bis 31. Dezember 1997 lief, wie das Berufungsgericht angenommen hat, kann dahinstehen. Zugunsten der [X.]n kann bei der Verwirkung von der Beendigung der Gestattung ei-ner [X.] zum 30. Juni 1997 ausgegangen werden.
War die Kündigung zum 30. Juni 1997 wirksam, begann erst mit dem 1. Juli 1997 der für die Verwirkung maßgebliche [X.]raum. Denn zuvor war der Klägerin aufgrund des [X.] ein Vorgehen gegen die [X.]n rechtlich nicht möglich (vgl. [X.], [X.]. v. 18.1.2001 - I ZR 175/98, [X.] 2001, 1164, 1166 = [X.], 931 - [X.]).
b) Das Berufungsgericht hat die Voraussetzungen einer Verwirkung nach § 21 Abs. 4 [X.] i.V. mit § 242 BGB mit der Begründung verneint, daß nach dem von der Klägerin gesetzten [X.]punkt der Kündigung des [X.] (30. Juni 1997) ein nennenswerter Zuwachs des Besitzstandes der [X.]n nicht erfolgt sei. Diese Ausführungen sind revisionsrechtlich nicht zu beanstanden.
Die Verwirkung eines kennzeichenrechtlichen Unterlassungsanspruchs nach § 21 Abs. 4 [X.] i.V. mit § 242 BGB setzt voraus, daß durch eine länger andauernde redliche und ungestörte Benutzung einer Kennzeichnung ein Zustand geschaffen ist, der für den Benutzer einen beachtlichen Wert hat, ihm nach [X.] und Glauben erhalten bleiben muß und den auch der Verletzte ihm nicht streitig machen kann, wenn er durch sein Verhalten diesen Zustand erst ermöglicht hat (vgl. [X.], [X.]. v. 15.2.2001 - I ZR 232/98, [X.] 2001, 1161, 1163 = [X.], 1207 - [X.]/[X.]). Einen während des Laufs des [X.] begründeten Besitzstand hat das Berufungsge-richt zu Recht außer Betracht gelassen. Zu einem nach der Beendigung des 43 44 45 - 22 - [X.] erfolgten Zuwachs des [X.] haben die [X.]n nichts vorgetragen.
4. Die Abweisung des Schadensersatz- und des Auskunftsanspruchs (Anträge zu 3 und 4) gemäß § 14 Abs. 6 [X.] und § 242 BGB kann schon deshalb keinen Bestand haben, weil noch nicht feststeht, daß der Klägerin der Unterlassungsanspruch nach dem Hauptantrag nicht zusteht.
Anschlußrevision der [X.]n

5. Das Berufungsgericht hat dem auf Unterlassung gerichteten Hilfsan-trag zu 1a gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 [X.] und § 1 UWG a.F., § 153 Abs. 1 [X.] teilweise stattgegeben. Dagegen wendet sich die [X.] mit Erfolg.
Das Berufungsgericht hat keine Feststellungen dazu getroffen, daß die [X.] im [X.]punkt der Benutzungsaufnahme des Zeichens der [X.] im Jahre 1986 die Voraussetzungen einer bekannten Marke erfüllten, die vor Geltung des [X.]es gemäß § 1 UWG a.F. gegen Rufausbeutung geschützt war (vgl. hierzu: [X.], [X.]. v. 29.11.1984 - I ZR 158/82, [X.] 1985, 550, 552 = [X.], 399 - [X.], insoweit in [X.] 93, 96 nicht abge-druckt; [X.] 113, 82, 84 f. - [X.]). Der zwischen den Parteien geführten Korrespondenz des Jahres 1985 und dem Artikel im Stadtmagazin "[X.]" von November 2001, auf die das Berufungsgericht für die Bekanntheit der Klage-marken seit 1985 abgestellt hat, war dies nicht zu entnehmen. Die Schreiben des Jahres 1985 enthalten keine Angaben zum Bekanntheitsgrad der Klage-marken. In dem im November 2001 erschienenen [X.]ungsartikel wird der [X.] der [X.]n zu 2 - soweit in diesem Zusammenhang von [X.] - lediglich mit der Bemerkung zitiert, "die [X.] war ja das [X.] 47 48 49 - 23 - schlaggebende bei der Namenswahl". Allein daraus läßt sich nicht folgern, die als [X.]n bezeichneten [X.] seien bereits im Jahr 1986 be-kannte Marken gewesen. Im übrigen haben die [X.]n in den [X.] bestritten, daß die [X.] schon seinerzeit die Voraussetzungen erfüllten, die an eine bekannte Marke zu stellen sind.
Entgegen der Ansicht der Revision ist die Feststellung, daß die [X.] einer bekannten Marke nach § 1 UWG a.F. im Jahre 1986 vorlagen, nicht entbehrlich. Die [X.]n hatten die Benutzung des schriftzuggebundenen Zeichens vor dem 1. Januar 1995 [X.] des § 153 Abs. 1 [X.] aufgenommen. Die Anwendung dieser Vorschrift ist auch nicht im Hinblick auf den Gestattungsvertrag der Parteien ausgeschlossen. Diese [X.] beschränkt sich auf die Gestattung der [X.], ohne daß weitergehende wechselseitige Pflichten der Parteien vereinbart worden wären. Ihr läßt sich nicht entnehmen, daß die [X.]n für den Fall der Beendigung des Vertragsverhältnisses auf den Einwand verzichten wollten, die Vorausset-zungen einer Schutzrechtsverletzung hätten bei [X.] nicht vorgelegen.
Das Berufungsgericht wird daher die erforderlichen Feststellungen zur Bekanntheit der [X.] im Jahr 1986 nachzuholen haben.
Dabei reicht es für einen Unterlassungsanspruch nach § 1 UWG a.F. wegen Ausnutzung des guten Rufs einer Kennzeichnung als Vorspann für die eigene Leistung aus, daß die Marke der Klägerin im Verkehr einen gewissen Ruf erlangt hat, also bekannt geworden ist, ohne bereits eine berühmte Marke zu sein, und weiterhin, daß diesem Ruf auch eine Werbewirkung und Ausstrah-lung auf das in Frage stehende Waren- oder Dienstleistungsangebot zukommt (vgl. [X.] 113, 82, 85 - [X.]). Sollte das Berufungsgericht bereits für das 50 51 52 - 24 - Jahr 1986 feststellen, daß die [X.] die Voraussetzungen erfüllten, die an bekannte Marken zu stellen sind, ist entgegen der Ansicht der Anschlußrevi-sion die vom Berufungsgericht angenommene Rufausbeutung nach § 1 UWG a.F. nicht zu beanstanden. Denn der Werbewert der - unterstellt - bekannten Marken der Klägerin wird im Fall der identischen Übernahme des typischen Schriftzugs der Marken der Klägerin, die für Bekleidungsstücke geschützt sind, auf das von der [X.]n zu 2 betriebene Tanzlokal übertragen.

[X.] v. Ungern-Sternberg Büscher

Schaffert Bergmann Vorinstanzen: [X.], Entscheidung vom 29.01.2002 - 17 O 422/01 - [X.], Entscheidung vom 21.11.2002 - 2 U 29/02 -