Bundespatentgericht, Beschluss vom 29.06.2010, Az. 27 W (pat) 1/10

Die Widersprechende hat gegen die am 12. September 2003 veröffentlichte Eintragung der am 5. März 2003 angemeldeten, für

geschützten Marke Nr. 303 12 036

Sherlock

Widerspruch eingelegt aus ihrer am 18. Mai 1998 angemeldeten und seit 15. Oktober 1998 für

eingetragenen Marke Nr. 398 27 879

Sharelook .

„

Die hiergegen gerichteten Erinnerungen beider Beteiligter hat das [X.] mit Beschluss vom 8. September 2009 zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt: Die Benutzung für „Sammeln und Liefern von Nachrichten“ sei ausreichend glaubhaft gemacht, so dass in Bezug auf die zu löschenden Dienstleistungen der angegriffenen Marke identische Dienstleistungen vorlägen. Mangels entgegenstehender Anhaltspunkte sei von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Klanglich unterschieden sich die Marken lediglich bei dem Vokal „o“ in der letzten Silbe, der in der Widerspruchsmarke doppelt vorhanden sei und damit wie ein „u“ ausgesprochen werde; dieser minimale Unterschied könne aber leicht überhört werden und sei kaum vernehmbar, so dass klangliche Verwechslungen zu befürchten seien. Da dies bereits für die Bejahung der Verwechslungsgefahr ausreiche, komme es auf das Vorliegen einer schriftbildlichen oder sonstigen Art der Verwechslungsgefahr nicht an. Auch die Erinnerung der Widersprechenden bleibe ohne Erfolg, weil die übrigen beanspruchten Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke so weit voneinander entfernt lägen, dass Verwechslungen auszuschließen seien.

Mit seiner hiergegen gerichteten Beschwerde macht die Widersprechende geltend, die Widerspruchsmarke sei nicht nur durchschnittlich kennzeichnungskräftig, sondern ihre Kennzeichnungskraft sei infolge der nachgewiesenen Benutzung sogar gesteigert. Die Marken seien klanglich hochgradig ähnlich, wenn nicht gar identisch. Es bestehe aber auch in schriftbildlicher Hinsicht eine hochgradige Ähnlichkeit; hierfür spreche bereits die klangliche Ähnlichkeit, weil sie das Erinnerungsbild eines Wortes mitpräge. Auch sei eine begriffliche Ähnlichkeit anzunehmen, da die Figur des [X.] nicht allen Verbrauchern bekannt sei; selbst denjenigen, welche die Figur bekannt sei, würden aufgrund der nur marginalen Abweichung der Schreibweise beiden Marken denselben Sinngehalt zuordnen. Selbst wenn man eine schriftbildliche oder semantische Ähnlichkeit verneinen würde, könne auf die sog. Neutralisierungstheorie nicht abgestellt werden; sofern der Neutralisierungstheorie des [X.] gefolgt würde, stünde dies in Widerspruch zur Entscheidung des [X.] ([X.], 78 - [X.]), so dass in diesem Fall die Rechtsbeschwerde zuzulassen sei. Die für die Widerspruchsmarke benutzten Dienstleistungen, welche auch Software und Vermietung von Daten auf Datenträgern umfassten, seien auch mit den beanspruchten Waren „

Nachdem sie in der mündlichen Verhandlung vom 29. Juni 2010 ihren Widerspruch im Beschwerdeverfahren auf die Dienstleistungen „

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des [X.] vom 4. April 2008 aufzuheben und die Marke Nr. 303 12 036 auch für die Dienstleistungen „

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Ihrer Ansicht nach liegt keine schriftbildliche Ähnlichkeit vor. Hiergegen spreche bereits, dass die Widerspruchsmarke vier Vokale habe, die angegriffene Marke hingegen nur zwei. Der Vorname des berühmten Detektivs [X.] in der angegriffenen Marke falle dabei ohne Weiteres auf, während die Widerspruchsmarke an den in [X.] bekannten Begriff „Shareware“ erinnere. Die Marken seien auch keinesfalls in ihrem Sinngehalt ähnlich; selbst wer [X.] nicht kenne, könne den Unterschied zwischen „lock“ (= zugeschlossen) und „look“ erfassen. Gegen die Markenähnlichkeit spreche auch die Neutralisierungstheorie, die anzuwenden sei. Für eine Steigerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke habe die Widersprechende keine Nachweise vorgelegt.

In der mündlichen Verhandlung haben die Beteiligten im Übrigen ihre jeweiligen Standpunkte aufrechterhalten und vertieft. Die Widersprechende hat hierbei die Zulassung der Rechtsbeschwerde angeregt.

A. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle hat zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat anschließt, den Widerspruch mangels Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken nach § 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] hinsichtlich der im Beschwerdeverfahren über die bereits mit [X.] des [X.] vom 8. April 2008 gelöschten Dienstleistungen hinaus nach Beschränkung des Widerspruchs allein noch angegriffenen Dienstleistungen „

1. Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer prioritätsälteren Marke nach den vorgenannten Vorschriften zu löschen, wenn zwischen beiden Zeichen wegen Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und Warenidentität oder -ähnlichkeit unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens die Gefahr von Verwechslungen einschließlich der Gefahr, dass die Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, besteht. Nach der Rechtsprechung des [X.] stehen die vorgenannten Komponenten miteinander in einer Wechselbeziehung, wobei ein geringerer Grad einer Komponente durch den größeren Grad einer anderen Komponente ausgeglichen werden kann (st. Rspr.; vgl. [X.] GRUR 1998, 922, 923 [Rz. 16 f.] - [X.]; [X.] 1999, 236, 239 [Rz. 19] - [X.]/[X.]; [X.], 241, 243 - Lions). Der Schutz der älteren Marke ist dabei aber auf die Fälle zu beschränken, in denen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der älteren Marke, insbesondere ihre Hauptfunktion zur Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (vgl. [X.] GRUR 2003, 55, 57 f. [Rz. 51] - [X.] plc; [X.], 153, 155 [Rz. 59] - Anheuser-Busch/[X.]; [X.], 318, 319 [Rz. 21] - [X.]/Autec).

2. Nach diesen Grundsätzen ist ungeachtet der Frage einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke der Grad der Dienstleistungs- und Markenähnlichkeit zu gering, um bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr zu begründen.

a) Nachdem die Markeninhaberin eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke zulässig bestritten hat, können bei der Beurteilung der Dienstleistungsähnlichkeit auf Seiten der Widerspruchsmarke nur solche im Register eingetragene Dienstleistungen berücksichtigt werden, für welche die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht hat (§ 43 Abs. 1 Satz 3 [X.]). Wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat und was auch die Widersprechende nicht bestreitet, kommt nach ihren Benutzungsunterlagen allenfalls eine rechtserhaltende Benutzung für die eingetragenen Dienstleistungen „

Die Dienstleistungen „

b) Darüber hinaus liegt keine hinreichende Markenähnlichkeit vor.

aa) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist dabei als durchschnittlich zu unterstellen, da sogar auf dieser Grundlage eine Verwechslungsgefahr ausscheidet. Ob der Kennzeichnungsgrad der Widerspruchsmarke von Haus aus unterdurchschnittlich ist, weil das Publikum, dem wegen der Verbreitung der [X.] auf dem hier maßgebenden [X.] [X.] Grundbegriffe geläufig sind, die Widerspruchsmarke als aus den Begriffen des [X.]n Grundwortschatzes „share“ und „look“ zusammengesetzt erkennt und im Zusammenhang mit den benutzten Internet- und Datenbank-Dienstleistungen damit ohne Mühe im Sinne „geteilter Blick“ versteht (so http://de.wikipedia.org/wiki/Sharelook) so dass es ihm einen Sachhinweis auf die beanspruchten Dienstleistungen, welche dem Einblick in vorhandene Internetdaten dienen, entnimmt, kann somit dahinstehen, auch wenn hierfür Einiges sprechen mag. Umgekehrt fehlen Anhaltspunkte für jegliche Steigerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke; hiergegen sprechen auch bereits die Zweifel hinsichtlich einer ausreichenden Glaubhaftmachung für den Umfang der rechtserhaltenen Benutzung.

bb) Selbst auf der Grundlage durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke scheidet aber eine Markenähnlichkeit aus.

Zwar mögen die klanglichen Unterschiede zwischen beiden Marken gering sein, wobei bei zutreffender Aussprache beider Marken - von der angesichts des nach der allein maßgeblichen Rechtsprechung des [X.] der Beurteilung zugrundezulegenden durchschnittlich aufmerksamen und informierten Verbrauchers auszugehen ist - keine Klangidentität, sondern allenfalls eine hochgradige [X.] vorliegt. Die bloße klangliche Ähnlichkeit begründet aber nach der Rechtsprechung des [X.] nicht notwendig die Annahme einer Verwechslungsgefahr (vgl. [X.] GRUR 2006, 413, 414 [Rn. 21 f.] - SIR/[X.]), sondern

Soweit die Widersprechende darüber hinaus auch eine die Verwechslungsgefahr begründende visuelle Ähnlichkeit beider Marken geltend macht, kann dem nicht gefolgt werden. Tatsächlich unterscheiden sich beide Marken in visueller Hinsicht durch die abweichende Vokalfolge und -anzahl. Darüber hinaus wird der optische Eindruck der Widerspruchsmarke maßgeblich durch die Häufigkeit ihrer Vokale geprägt, während das Schriftbild der angegriffenen Marke von den Konsonanten bestimmt wird. Für die Annahme der Widersprechenden, bei bestehender [X.] sei auch eine optische Ähnlichkeit zu bejahen, fehlt es demgegenüber an jeglicher Grundlage. Zwar

Ungeachtet einer möglichen visuellen Ähnlichkeit wird eine Verwechslungsgefahr aber vorliegend erkennbar durch den semantisch deutlichen Unterschied zwischen beiden Marken neutralisiert (vgl. [X.] a. a. O.,S. 415 [Rn. 35] - SIR/[X.]). Selbst wenn die Widerspruchsmarke als [X.] aufgefasst würde, ist der Vorname des weltweit bekanntesten Helden von Kriminalromanen bei nahezu allen Bevölkerungskreisen bekannt und geläufig (vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Sherlock_Holmes). Soweit die Widersprechende dies bestritten hat, hat sie hierfür keine tatsächlichen Grundlagen dargetan, welche geeignet wären, die Offenkundigkeit (§ 82 Abs. 1 [X.] i. V. m. § 291 ZPO) der Bekanntheit dieses Namens in Frage zu stellen. Soweit die Widersprechende eine Anwendung der Neutralisierungstheorie des [X.] mit Blick auf die Entscheidung des [X.] des [X.] ([X.], 78 - „[X.]“) bezweifelt hat, vermag der Senat dem ebenfalls nicht zu folgen. Da § 9 [X.] auf Art. 4 der Markenrechtsrichtlinie beruht, ist allein der [X.] nach ständiger Rechtsprechung des [X.] für die Auslegung des Begriffs der Verwechslungsgefahr [X.] (Art. 101 GG i. V. m. 234 EGV), so dass an dessen Rechtsprechung alle [X.] Gerichte einschließlich der höchstrichterlichen Instanzen gebunden sind. Diese Bindungswirkung kann nicht, wie vom 24. Senat ausgeführt, mit der Berufung auf eine nationale Rechtsprechungstradition beseitigt werden; eine solche Sicht ist vielmehr europarechts- und verfassungswidrig. Anhaltspunkte dafür, dass es sich bei der sog. Neutralisierungstheorie um einen auf nationale Sachverhalte nicht anwendbaren Sonderfall handeln sollte (so Hacker, Markenrecht, 2007, Rn. 409), können der Rechtsprechung des [X.] nicht entnommen werden; sie könnten im Übrigen ohnehin nur Grundlage einer erneuten Vorabentscheidungsvorlage an den [X.] sein, nicht aber für eine europa- und verfassungsrechtlich untersagte Nichtberücksichtigung seiner Rechtsprechung.

Damit liegt insgesamt eine allenfalls sehr entfernte Markenähnlichkeit vor, die selbst bei unterstellter normaler, erst recht bei der gegebenen unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auch im unterstellten hochgradig ähnlicher Dienstleistungen keine Verwechslungsgefahr begründen könnte.

3. Da somit für die im Beschwerdeverfahren noch streitigen Dienstleistungen der jüngeren Marke im Ergebnis eine Verwechslungsgefahr nicht festgestellt werden kann und die Markenstelle den Widerspruch insoweit zu Recht zurückgewiesen hat, war der Beschwerde der Widersprechenden der Erfolg zu versagen.

B. Da Gründe für eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 [X.] weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich sind, hat es dabei zu verbleiben, dass beide Beteiligte ihre jeweiligen außergerichtlichen Kosten selbst zu tragen haben (§ 71 Abs. 1 Satz 2 [X.]).

C. Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen, weil weder eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden war (§ 83 Abs 1 Nr 1 [X.]) noch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des [X.] erfordert (§ 83 Abs 2 Nr 2 [X.]). Vielmehr war allein darüber zu befinden, ob im konkreten Einzelfall auf der Grundlage der höchstrichterlichen Rechtsprechung die tatsächlichen Voraussetzungen für das Bestehen einer rechtserheblichen Verwechslungsgefahr zwischen den konkreten Marken vorlagen. Da die Berücksichtigung der Neutralisierungstheorie des [X.] wegen der bereits nicht bestehenden Dienstleistungsähnlichkeit nicht entscheidungserheblich war, kam auch aus diesem Gesichtspunkt trotz der von der Widersprechenden genannten anderslautenden Entscheidung des [X.] die Zulassung der Rechtsbeschwerde nicht in Betracht; darüber hinaus wäre sie auch bei Entscheidungserheblichkeit nicht möglich gewesen, weil die Geltung der Neutralisierungstheorie für nationale Sachverhalte der Beurteilung des [X.] nach Art. 234 EGV, Art. 101 GG entzogen ist; vielmehr kann sie nur im Rahmen eines [X.] durch den [X.] selbst einer für alle Gerichte bindenden Entscheidung zugeführt werden.