Bundespatentgericht, Urteil vom 08.05.2018, Az. 4 Ni 63/16 (EP)

Die Beklagte ist Inhaberin des auch mit Wirkung für die [X.] erteilten [X.] Patents 0 846 449, [X.] Aktenzeichen [X.] 695 25 182 (Streit- bzw. Klagepatent), das am 26. Juli 1995 unter Inanspruchnahme der Prioritäten der [X.] [X.] 282181 vom 28. Juli 1994 und [X.] 457354 vom 31. Mai 1995 angemeldet wurde und aus der [X.] (EP 0 846 449 [X.]) hervorgegangen ist. Diese gründet auf der am 26. Juli 1995 als internationale Anmeldung PC[X.]/[X.]95/08975 eingereichten und als [X.]/03092 [X.] ([X.]) veröffentlichten [X.] Anmeldung 95929314.3 [[X.] EP 762 856]. Das Streitpatent trägt in der [X.] die Bezeichnung „A flexible expandable stent“.

Das Streitpatent wurde auf Antrag der Patentinhaberin mit Beschluss der [X.] vom 21. Januar 2016 mit Wirkung für die [X.] gemäß § 64 [X.] durch Änderung der Patentansprüche beschränkt. Die beschränkte Fassung des Streitpatents ist als geänderte Patentschrift [X.] 695 25 182 [X.] ([X.]) am 2. Juni 2016 veröffentlicht worden.

In der nach Beschränkung geltenden Fassung [X.] weist das Streitpatent zwei unabhängige Ansprüche 1 und 2 sowie auf diese jeweils rückbezogene abhängige Ansprüche 3, 4, 5 und 6 auf. Angegriffen sind in dem vorliegenden Verfahren sämtliche Patentansprüche 1 bis 6, die wie folgt lauten:

1. Ein Stent, welcher als eine Röhre (30) aus flachem Metall ausgebildet ist, mit einer gemusterten [X.]estalt in einer nicht ausgedehnten Form und in einer ausgedehnten Form, wobei die gemusterte [X.]estalt erste sich in eine erste Richtung erstreckende [X.] (11) und zweite sich in eine zweite Richtung, verschieden von der ersten Richtung, erstreckende [X.] (12) aufweist, wobei die ersten und zweiten [X.] Schlaufen aufweisen und derart verschlungen sind, dass sie bei jeder [X.] zumindest eine Schlaufe gemeinsam haben, und derart verschlungen sind, dass Schlaufen (14, 16) jedes der ersten [X.] (11) zwischen allen benachbarten zweiten [X.]n (12) angeordnet sind und dass eine Schlaufe (18, 20) jedes der zweiten [X.] (12) zwischen allen benachbarten ersten [X.]n (11) angeordnet ist.

2. Ein Stent, welcher als eine Röhre (30) aus flachem Metall ausgebildet ist, mit einer gemusterten [X.]estalt in einer nicht ausgedehnten Form und in einer ausgedehnten Form, wobei die gemusterte [X.]estalt erste sich in eine erste Richtung erstreckende [X.] (11) und zweite sich in eine zweite Richtung, verschieden von der ersten Richtung, erstreckende [X.] (12) aufweist, wobei die ersten und zweiten [X.] Schlaufen aufweisen und derart verschlungen sind, dass Schlaufen (14, 16) jedes der ersten [X.] (11) zwischen allen benachbarten zweiten [X.]n (12) angeordnet sind und dass eine Schlaufe (18, 20) jedes der zweiten [X.] (12) zwischen allen benachbarten ersten [X.]n (11) angeordnet ist, wobei die erste Richtung die Umfangsrichtung des Stent ist, und wobei die ersten und die zweiten Richtungen (11, 12) nicht orthogonal zueinander sind.

3. Stent nach einem der Ansprüche 1 oder 2, bei welchem die [X.] (11, 12) ein periodisches Muster um eine Mittellinie in ihrer entsprechenden Richtung aufweisen.

4. Stent nach einem der Ansprüche 1 oder 2, bei welchem zwei Schlaufen (14, 16) jedes der ersten [X.] (11) zwischen allen benachbarten zweiten [X.]n (12) angeordnet sind.

5. Stent nach einem der Ansprüche 1 oder 2, bei welchem drei Schlaufen (14, 16, 14) jedes der ersten [X.] (11) zwischen allen benachbarten zweiten [X.]n (12) angeordnet sind.

6. Stent nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei welchem der Stent mit einem Schutzmaterial plattiert oder mit einem Medikament eingebettet oder mit einem Material beschichtet ist.

Patentanspruch 1 in der [X.] lautete:

In der [X.] Übersetzung lautete Patentanspruch 1 ursprünglich:

Die Klägerinnen machen geltend, das angegriffene Patent sei nichtig, da der Schutzumfang des geltenden Anspruchs 1 gegenüber dem Patent in der erteilten Fassung unzulässig erweitert sei (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 4 [X.] [X.]. 138 Abs. 1 lit. d EPÜ, Art. 123 Abs. 3 EPÜ) und der [X.]egenstand des Klagepatents über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinausgehe, in der sie ursprünglich eingereicht worden sei (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 [X.] [X.]. 138 Abs. 1 lit. c EPÜ).

Die Klägerinnen stützen die Nichtigkeitsklage auf folgende Dokumente:

NK1 EP 0 846 449 B1

NK1a [X.] 695 25 182 [X.]2

[X.] [X.] 695 25 182 [X.]

[X.] des Streitpatents vom 22.11.2016

[X.] [X.] 96/03092 [X.]

[X.] Beschluss der Einspruchsabteilung des [X.] vom 14.05.2008 zu [X.] 449

[X.] Beschluss der [X.] des [X.] ([X.] 1967/08) vom 21.01.2011 zu [X.] 449

NK5 Beschluss der [X.] des [X.] vom 21.01.2016 zu [X.] 449 im Beschränkungsverfahren

NK6 Klageerweiterung vom 15.03.2011 der hiesigen Beklagten im zwischen den Parteien anhängigen Verletzungsstreit vor dem [X.] ([X.].: [X.]/10)

[X.] Urteil des [X.] ([X.].: [X.]/11)

[X.] Urteil des [X.] vom 30.04.2015 ([X.].: [X.] U 54/10), mit dem die auf dem parallelen Patent EP 1 181 902 basierende [X.] abgewiesen wurde

[X.] Merkmalsgliederung der geänderten Patentansprüche 1 und 2 des Streitpatents

NK10a–e Dokumente zum [X.] vor dem [X.] zum [X.] 1 181 902

[X.] Entscheidung des [X.] vom 23.05.2017 zur Aussetzung des Verletzungsverfahrens zum Streitpatent

[X.] [X.] der hiesigen Patentinhaberin und Beklagten vor dem [X.] vom 02.12.2008 zu den Parallelpatenten [X.] 195 49 477, EP 1 181 902 und [X.] 195 49 520 sowie zum [X.] [X.] 295 21 205

[X.] Überweisungsbeleg vom 06.10.2017 über die Kostenerstattung der Klägerinnen an die Beklagte betreffend das vorhergehende [X.] zum Streitpatent ([X.]. 4 Ni 33/11 (EP))

NK14 = NK6

[X.] EP 0 846 449 [X.].

Die Klägerinnen vertreten die Ansicht, der Schutzumfang des Anspruchs 1 sei durch die Einfügung des Merkmals D´ (

Das im Beschränkungsverfahren neu in den geltenden Patentanspruch 1 aufgenommene Merkmal D´ sei auf einen anderen, nicht unter den Schutzbereich des Streitpatents in der erteilten Fassung fallenden [X.]egenstand gerichtet. Nach der Merkmalsauslegung der [X.] (vgl. [X.]) und des [X.] im qualifizierten Hinweis vom 19. Februar 2015 zum Verfahren 4 Ni 33/11 (EP) ([X.]), dessen [X.]egenstand ebenfalls das Streitpatent war, sei der Anspruch 1 so auszulegen, dass sich volle Schlaufen der ersten und zweiten [X.] nicht überlappen dürften. Zur gleichen Auslegung im Hinblick auf das Erfordernis der fehlenden Überlappung der vollen Schlaufen der ersten und zweiten [X.] seien auch der [X.] in seinen Urteilen im Nichtigkeitsberufungsverfahren betreffend die [X.] 1 181 902 und [X.] 195 49 477 (vgl. [X.], Urteile v. 29.04.2014, [X.] Rdn. 12 u. [X.] Rdn. 11) sowie das [X.] in dem zwischen den Parteien geführten Verletzungsrechtsstreit, der auf das [X.] 1 181 902 gestützt war ([X.].: [X.] U 54/10), gekommen. Die Ansprüche 3 bis 6 erweiterten den Schutzbereich, soweit auf Anspruch 1 rückbezogen, ebenfalls in unzulässiger Weise und seien daher für nichtig zu erklären.

Das neu im Beschränkungsverfahren hinzugefügte Merkmal D´ sei in der ursprünglichen Patentanmeldung zudem nicht offenbart, weshalb der geänderte Anspruch 1 auch gegenüber dem Inhalt der ursprünglichen Anmeldung unzulässig erweitert sei. Diese enthalte ebenso wie das erteilte Patent keine Beschreibung, Zeichnungen oder Ausführungsbeispiele mit gemeinsamen Schlaufen der ersten und zweiten [X.]. Im [X.]egenteil teilten sich in allen Ausführungsbeispielen der ursprünglichen Anmeldung die ersten und zweiten [X.] lediglich einen Schenkel einer Schlaufe, niemals jedoch volle Schlaufen. Nicht offenbart in der ursprünglichen Anmeldung sei zudem der geänderte Anspruch 2. Dies gelte im Hinblick auf die Merkmale F (

Der das Streitpatent betreffende Beschränkungsbeschluss der [X.] sei fehlerhaft. In ihm werde die Auffassung vertreten, dass ein derart geändertes Muster als periodisches Muster um eine Mittellinie anzusehen sei. Das beanstandete Merkmal D´ (gemeinsame Schlaufen der ersten und zweiten [X.]), das den Schutzumfang des Anspruchs 1 über die erteilte Fassung hinaus erweitere und welches nicht ursprungsoffenbart sei, verbleibe in Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1, weshalb dieser unzulässig sei; hier gelte nichts anderes wie zu Anspruch 1 gemäß Hauptantrag. Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 sei ebenfalls unzulässig erweitert und deshalb unzulässig. Auch dieser Anspruch könnte durch die Beklagte im Verletzungsverfahren so ausgelegt werden, dass erneut gemeinsame Schlaufen der ersten und zweiten [X.] in den Schutzbereich des Streitpatents einbezogen werden würden.

Die Klägerinnen beantragen sinngemäß,

das [X.] Patent 0 846 449 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der [X.] in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt sinngemäß,

die Klage abzuweisen, hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit das Streitpatent mit den [X.] 1 und 2 gemäß Schriftsatz vom 23.03.2018 verteidigt wird.

Wegen des Wortlauts der geltenden Hilfsanträge 1 und 2 wird auf die Akte verwiesen.

Die Beklagte hat zur Stützung ihrer Argumentation die Dokumente [X.] 0 bis [X.] 3 in das Verfahren eingeführt

[X.] 1 Qualifizierter Hinweis des 4. Senats im Verfahren 4 Ni 33/11 (EP)

[X.] 2 Urt. des 4. Senats des B[X.] im Verfahren 4 Ni 44/09 (EU)

[X.] 3 Annex 6 der Entscheidung [X.] u. a. / [X.] im Einspruchsverfahren gegen das [X.] 0 846 449 B1

und tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen. Sie erachtet eine Schutzbereichserweiterung und eine unzulässige Erweiterung des Streitpatents sowohl in der erteilten, als auch in den hilfsweise verteidigten Fassungen nicht für gegeben.

Die Klage sei bereits unzulässig, da ein Rechtsschutzbedürfnis nicht bestehe, da das Streitpatent bereits [X.]egenstand des [X.]s 4 Ni 33/11 (EP) vor dem [X.] gewesen sei, das durch Klagerücknahme am 1. Juli 2015 beendet wurde. Zudem werde das Klagepatent in der ursprünglich erteilten Fassung – auch in der [X.] vor dem [X.] – gar nicht mehr geltend gemacht, sondern die Klage wegen Verletzung nur noch auf Anspruch 1 und 2 der beschränkten [X.]-Fassung des Streitpatents gestützt.

Die Angriffe der Klägerinnen auf das Streitpatent seien unbegründet. Eine sorgfältige Auslegung des Anspruchswortlauts zeige vielmehr, dass der Schutzbereich durch das neue Merkmal D´ nicht erweitert, sondern beschränkt worden sei. Mit einem erfindungsgemäßen [X.] sei nach den Erläuterungen der [X.] ein periodisches Muster um eine Mittellinie gemeint. Das zweite [X.] erstrecke sich anspruchsgemäß in eine zweite Richtung, die unterschiedlich zur ersten Richtung sei. Der Fachmann entnehme dieser Anweisung die technische Lehre, dass das zweite [X.] eine andere [X.]esamtorientierung aufweise als das erste [X.]. Die Achsen dürften sich nicht in dieselbe Richtung erstrecken. Insoweit bestehe ein direkter technischer Zusammenhang damit, dass die ersten und die zweiten [X.] anspruchsgemäß „Schlaufen“ aufwiesen. Diese Schlaufen bildeten die notwendige Längenreserve und das Biegepotential für das erfindungsgemäße Verhalten des Stents beim Führen durch gekrümmte Blutgefäße. Die erfindungsgemäße Flexibilität werde gerade durch Öffnungs- und Schließbewegungen der Schlaufen beider [X.] herbeigeführt. Letztlich laufe die Argumentation der Klägerinnen darauf hinaus, den Schutzbereich des Streitpatents unterhalb des [X.] der beanspruchten Merkmale auf die bevorzugten Ausführungsbeispiele gemäß Figuren 1 bis 8 einzugrenzen. Den im besonderen [X.]eil der Beschreibung erwähnten Beispielen sei zwar gemeinsam, dass die Schnittstellen zwischen den beiden [X.]n jeweils entlang eines geraden Abschnitts bzw. entlang des [X.] einer Schlaufe des ersten [X.]s verliefen. Auf eine solche [X.]estaltung sei aber der abstrakt formulierte Anspruchswortlaut nicht festgelegt.

Ebenfalls sei festzustellen, dass Anspruch 1 durch die Aufnahme des Merkmals D´ nicht gegenüber dem Inhalt der ursprünglichen Offenbarung unzulässig erweitert worden sei. Insoweit werde der gebotene Maßstab der Prüfung auf hinreichende Ursprungsoffenbarung verkannt. Vielmehr liege in der Aufnahme des Merkmals D´ nur eine Ergänzung der Lehre, nämlich die Anweisung, dass sich die beiden [X.] an den Schnittstellen jeweils eine gemeinsame Schlaufe teilten. Durch das neue Anspruchsmerkmal D´ werde das Ausmaß der Überschneidung beider [X.] spezifiziert. Der Fachmann entnehme im Übrigen den Anmeldeunterlagen, dass es für das [X.] zweite [X.] nicht auf die spezifische strukturelle Ausgestaltung der [X.]sbereiche ankomme. Vielmehr gelte umgekehrt, dass auch über eine Schlaufe hinweg verschlungene [X.] als zur Erfindung gehörend anzusehen seien. Das Wort „Verschlungen“ selbst weise den Fachmann auf eine tatsächliche Überlappung von Schlaufen hin. Schließlich sei dem Fachmann aus der Angabe einer „Mittellinie“ 13 in der Figur 2, um die gemäß der Anmeldungsbeschreibung (vgl. [X.], S. 4, Z. 15–17) das [X.] als periodisches Muster verlaufen müsse, ein zweites [X.] ursprungsoffenbart, welches in zumindest einer Schlaufe mit dem ersten [X.] überlappend angeordnet sei.

Auch Anspruch 2 sei ursprünglich offenbart. Die [X.] enthalte mehrere Hinweise auf [X.] erste und zweite [X.] (vgl. PC[X.]-Anmeldung [X.], S. 2, Z. 21/22, S. 4 Z. 17–18 und S. 7 Z. 31–34). Schließlich seien die Ansprüche 8 und 9 der [X.] zu berücksichtigen, in denen ausdrücklich zwischen Ausführungsformen, bei denen die ersten und zweiten Richtungen einerseits „orthogonal“ bzw. andererseits „not orthogonal“ zueinander seien, unterschieden werde.

Soweit das Streitpatent gemäß Hilfsantrag 1 verteidigt werde, seien die im Patentanspruch 1 ergänzten Merkmale F und [X.] (

Nach Hilfsantrag 2 werde das Streitpatent nur noch mit den Ansprüchen 2 bis 6 verteidigt.

Der Senat hat den Parteien mit einem qualifizierten Hinweis nach § 83 Abs. 1 [X.] vom 9. Februar 2018 die [X.]esichtspunkte mitgeteilt, die für die Entscheidung voraussichtlich von Bedeutung sind. Wegen des Vorbringens der Parteien im Übrigen wird auf das Sitzungsprotokoll vom 8. Mai 2018 sowie auf die gewechselten Schriftsätze verwiesen.

Der Senat hat die Akten des [X.]s 4 Ni 33/11 (EP) informationshalber beigezogen.

[X.]ie Klage ist zulässig. [X.]as Rechtsschutzbedürfnis der Klägerinnen für die vorliegende Klage ist nicht – wie von der [X.]eklagten geltend gemacht – aufgrund der Rücknahme der Klage im [X.] 33/11 ([X.]P) vor dem [X.], dessen [X.]egenstand das Streitpatent in der ursprünglich erteilten Fassung war, entfallen. Nach § 325 ZPO können der rechtskräftig durch Sachurteil (nicht durch Prozessurteil) abgewiesene Nichtigkeitskläger und sein Rechtsnachfolger keine erneute Nichtigkeitsklage auf denselben Klagegrund stützen, selbst wenn neues Material genannt wird (vgl. [X.]usse/Keukenschrijver, [X.], 8. Aufl., § 81 Rn. 82). [X.]ie Voraussetzungen des § 325 ZPO sind vorliegend aus zwei verschiedenen [X.]esichtspunkten nicht erfüllt. Zum einen wurde die Klage im Verfahren 4 Ni 33/11 ([X.]P) nicht durch Sachurteil, sondern durch Klagerücknahme beendet. In diesem Fall bleibt eine neue Klage nach § 269 Abs. 6 ZPO möglich (vgl. [X.]/[X.]/[X.], ZPO, 37. Aufl. 2016, § 269 Rn. 24; [X.]/[X.], ZPO, 32. Aufl. 2018, § 269 Rn. 24). Zum anderen ist [X.] vorliegend nicht das Streitpatent in der damals angegriffenen Fassung, sondern die nunmehr geltende beschränkte [X.] des [X.], auf die zwischenzeitlich auch die Klageanträge der Verletzungsklage umgestellt wurden.

[X.]ie Klage ist auch begründet, da der [X.]egenstand des [X.] durch das im [X.]eschränkungsverfahren in den geltenden und angegriffenen Anspruch 1 aufgenommene Merkmal [X.]´ gemäß Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 [X.], Art. 138 Abs. 1 [X.]uchst. c) [X.]PÜ über die ursprüngliche [X.] der ursprünglichen [X.] [X.]/03092 ([X.]) hinausgeht. Zugleich enthält Patentanspruch 1 insoweit eine unzulässige Schutzbereichserweiterung gegenüber dem Schutzbereich der erteilten [X.]-Fassung (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 4 [X.] [X.]. 138 Abs. 1 lit. d [X.]PÜ, Art. 123 Abs. 3 [X.]PÜ).

[X.]ine über die geltend gemachten Nichtigkeitsgründe hinausgehende weitere Zulässigkeitsüberprüfung der Patentansprüche der beschränkten [X.] des [X.] kommt nicht in [X.]etracht, da der Patentanspruch eines im isolierten [X.]eschränkungsverfahren nach § 64 [X.] beschränkten Patents ebenso wie ein im [X.]inspruchsverfahren geändertes Patent, die geltende Fassung des [X.]n Patents darstellt und im [X.] nur auf Vorliegen eines [X.] überprüft werden kann ([X.], 607 kosmetisches Sonnenschutzmittel III; [X.], 709 – Proxyserversystem), also ebenso wenig auf das [X.]rfordernis der Klarheit geprüft werden darf wie die Patentansprüche des erteilten Patents.

Soweit das Streitpatent gemäß Hilfsantrag 1 mit beschränkter Fassung verteidigt wird, erweist sich die danach verteidigte Fassung von Patentanspruch 1 schon als unzulässig geändert und kann dem Streitpatent bereits deshalb nicht zu einem [X.]rhalt verhelfen. Soweit das Streitpatent gemäß Hilfsantrag 2 nur noch mit den Ansprüchen 2 bis 6 in beschränkter Fassung verteidigt wird, sind Patentanspruch 1 sowie die Patentansprüche 3 bis 6 in ihrem jeweiligen Rückbezug auf Patentanspruch 1 für nichtig zu erklären.

1. [X.]as Streitpatent betrifft einen flexiblen, expandierbaren Stent zur Implantation in einem lebenden Körper (vgl. [X.], [X.]ezeichnung, Abs. [0001]).

Nach der [X.]eschreibungseinleitung des [X.] sind im Stand der Technik [X.] aus einem körperkompatiblen Material bekannt, die in ein [X.]lutgefäß oder ein anderes Hohlorgan des Körpers eingebracht und dort aufgeweitet (expandiert) werden, um das [X.]lutgefäß bzw. Hohlorgan dauerhaft offen zu halten. Typischerweise werden [X.] mittels eines aufblasbaren [X.]allonkatheters an den gewünschten Ort im Körper zugeführt. [X.]eim Aufblasen des [X.]allons dehnt sich der Stent aus und weitet dadurch das [X.]lutgefäß bzw. Hohlorgan im Körper. Auch andere mechanische Vorrichtungen zur Ausdehnung von [X.] werden angewendet ([X.], Abs. [0002]).

In der [X.] sind mehrere aus der Patentliteratur bekannte [X.] beschrieben, welche aus [X.]raht oder geschnittenem Metall bestehen. [X.]iese bekannten [X.] bestehen bspw. aus röhrenförmigen, in radialer Richtung ausdehnbaren Implantaten – bspw. Ringen oder Umfangsbändern mit rautenförmigen Zellen – die in axialer Richtung durch bspw. schraubenförmige oder gerade Verbinder miteinander verbunden sind. Nachteilig dabei sei u. a., dass die Implantate bei radialer Ausdehnung in Längsrichtung schrumpfen. [X.]es Weiteren könnten im Falle eines schraubenförmigen [X.] die [X.]lutgefäße geschädigt werden. [X.] mit geraden Verbindern hätten dagegen nicht die erforderliche Festigkeit ([X.], Abs. [0003]–[0007]). [X.]es Weiteren ist in der [X.] ein Stent genannt ([X.]P-A-0 378 151), der aus einem einzigen, eine Serie von [X.]iegungen bzw. Windungen aufweisenden [X.]raht besteht, welcher über sich selbst geschlauft ist ([X.], Abs. [0008]).

2. [X.]ie [X.] nennt als Aufgabe der [X.]rfindung, einen flexiblen Stent bereitzustellen, der während der Ausdehnung minimal in der Längsrichtung schrumpft ([X.], Abs. [0009]).

3. Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Streitpatent in Patentanspruch 1 der erteilten [X.]-Fassung ([X.]P 0 846 449 [X.]; [X.]) einen Stent mit folgenden Merkmalen vor ([X.]liederung hinzugefügt):

[X.]ezüglich der erteilten abhängigen Ansprüche 2 bis 9 wird auf die [X.] [X.]P 0 846 449 [X.] ([X.]) verwiesen.

3.1 In der mit Hauptantrag verteidigten und infolge des nationalen [X.]eschränkungsverfahrens gemäß § 64 [X.] nunmehr geltenden beschränkten Fassung des [X.] Teils des [X.] ([X.] 695 25 182 [X.]; [X.]b) sind die nunmehr nebengeordneten Patentansprüche 1 und 2 auf jeweils einen Stent mit folgenden Merkmalen gerichtet:

Patentanspruch 1 beschränkter Fassung ([X.]liederung hinzugefügt; Änderungen ggü. dem erteilten Anspruch 1 gekennzeichnet):

Patentanspruch 2 beschränkter Fassung ([X.]liederung hinzugefügt; Änderungen ggü. dem erteilten Anspruch 1 gekennzeichnet):

[X.]ezüglich der abhängigen Ansprüche 3 bis 6 beschränkter Fassung wird auf die geänderte [X.] Fassung des [X.] [X.] 695 25 182 [X.] ([X.]b) verwiesen.

3.2 In der mit Hilfsantrag 1 verteidigten Fassung sind in den Patentanspruch 1 beschränkter Fassung (Merkmale A, [X.], [X.], [X.]1, [X.]2, [X.], [X.]', [X.], [X.]1, [X.]2) noch die weiteren Merkmale

F wobei die erste Richtung die Umfangsrichtung des Stent ist, und

[X.] wobei die ersten und zweiten Richtungen (11, 12) nicht orthogonal zueinander sind

aufgenommen, welche denjenigen des geltenden Patentanspruchs 2 entsprechen.

An den Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 schließen sich die abhängigen geltenden Ansprüche 3 bis 6 beschränkter Fassung an.

3.3 In der Fassung nach Hilfsantrag 2 verteidigt die [X.]eklagte das Patent nur noch mit den unveränderten Ansprüchen 2 bis 6 der geltenden beschränkten Fassung.

4. Als zuständigen Fachmann sieht der Senat einen Ingenieur der Fachrichtung Medizintechnik, mit mehrjähriger beruflicher [X.]rfahrung auf dem [X.]ebiet der biomedizinischen Technik, insbesondere in der [X.]ntwicklung von [X.]efäßimplantaten, der bezüglich medizinischer Fragestellungen mit Ärzten zusammenarbeitet.

5. [X.]ie Auslegung der Patentansprüche hat nach den [X.]rundsätzen einer am technischen Sinngehalt der Merkmale des Patentanspruchs im [X.]inzelnen und in ihrer [X.]esamtheit (st. Rspr., [X.], 129 – [X.]; [X.], 515 – Schneidmesser I, m. w. N.) und im Lichte der [X.]esamtoffenbarung der Patentschrift zu erfolgen ([X.][X.]H [X.]RUR 2012, 1124 – Polymerschaum I; [X.], 868 – Polymerschaum II). Maßgeblich ist, was der angesprochene Fachmann – auch unter [X.]inziehung seines Vorverständnisses ([X.][X.]H [X.]RUR 2008, 878 – Momentanpol II) – bei unbefangener [X.]etrachtung den Patentansprüchen als [X.]rfindungsgegenstand entnimmt, wobei die Patentschrift im Hinblick auf die gebrauchten [X.]egriffe auch ihr eigenes Lexikon darstellen kann ([X.][X.]H [X.]RUR 1999, 909 – Spannschraube; [X.]. 2000, 105 – [X.]xtrusionskopf).

[X.]er Senat legt der Lehre des [X.] nach diesen [X.]rundsätzen folgendes Verständnis zugrunde:

a) [X.]ie Figuren 1 bis 4 des [X.] in der maßgeblichen geltenden Fassung zeigen ein erstes Ausführungsbeispiel des beanspruchten [X.]. [X.]ieser ist gemäß dem Merkmal A der unabhängigen geltenden Patentansprüche 1 und 2 als eine Röhre aus flachem Metall („flat metal tube“) ausgebildet.

[X.]ie Figur 1 zeigt den Stent in seiner nicht ausgedehnten („non-expanded“) Form. [X.]r besteht aus einer Röhre, in deren Wandung eine Vielzahl von zwei orthogonalen [X.]n ausgebildet sind, die miteinander verschlungen sind (vgl. [X.], Abs. [0012]–[0013]; [X.]b, Abs. [0020]–[0021]).

Unter dem [X.]egriff „flaches Metall“ ist aus Sicht des Fachmanns im Kontext des [X.] ein dünnwandiges Metall zu verstehen. Im Streitpatent ist hierzu angegeben, dass der Stent bspw. aus flachem Metall („flat metal“) hergestellt werden kann, in welches das in der Figur 2 gezeigte Muster geätzt wird. [X.]as geätzte Metall wird dann in die Form einer Röhre gebogen (vgl. [X.], Abs. [0025]; [X.]b, Abs. [0033]). [X.]a es sich bei dem geltenden Patentanspruch 1 um einen [X.]rzeugnisanspruch handelt, kommt es dabei auf die Herstellungsweise nicht an ([X.][X.]H, Urteil vom 29.04.2014 – [X.], [X.] Rdn. 12).

b) Nach den Merkmalen [X.], [X.], [X.]1 und [X.]2 hat der beanspruchte Stent sowohl im nicht-ausgedehnten („non-expanded“) als auch im ausgedehnten („expanded“) Zustand eine gemusterte [X.]estalt („patterned shape“), die aus ersten Mäandermustern („first meander patterns“) und zweiten Mäandermustern („second meander patterns“) besteht, die sich in eine erste Richtung („first direction“) und in eine zweite Richtung („second direction“) erstrecken, die verschieden voneinander sind. [X.]en Stent in seinem ausgedehnten Zustand zeigt bspw. die Figur 4 des [X.].

[X.]as in die Rohrwandung des [X.] eingebrachte Muster ist in der Figur 2 des [X.], der geänderten Patentschrift [X.] 695 25 182 [X.] ([X.]b) gezeigt, allerdings ohne das in der [X.]-Schrift – wie abgebildet – auf der rechten Seite befindliche [X.]ezugszeichen 13.

[X.] im Sinne der Lehre nach den Merkmalen [X.], [X.], [X.]1 und [X.]2 ist kein beliebiges periodisches Muster um eine [X.]ellinie, sondern ein periodisches Muster mit beliebig gebildeten Schlaufen (bspw. eckig oder rund), welches sich um eine gedachte [X.]ellinie schlängelt bzw. windet, wie auch in den Figuren des Patents gezeigt.

c) [X.]emäß dem Merkmal [X.] weisen die ersten und zweiten Mäandermuster Schlaufen („loops“) auf. Wie die Ausführungsbeispiele zeigen, überdecken sich die Schlaufen des ersten Mäandermusters dabei nicht vollständig mit Schlaufen des zweiten Mäandermusters. [X.]s ist zwar möglich, dass Schlaufen des ersten und des zweiten Mäandermusters gemeinsame Abschnitte aufweisen, wie dies bspw. in Figur 2 des [X.] im [X.]renzbereich (Überlappungsbereich) zwischen den Schlaufen 14 und 16 des ersten Mäandermusters 11 und den Schlaufen 18 und 20 des zweiten Mäandermusters 12 gezeigt ist (Merkmale [X.]1 u. [X.]2). [X.]ine vollständige Überdeckung von Schlaufen des ersten und zweiten Mäandermusters wird jedoch weder in den Figurenbeschreibungen noch an anderer Stelle erwähnt.

Merkmal [X.]´ bestimmt nun ausdrücklich, dass die ersten und zweiten Mäandermuster derart verschlungen sein sollen, dass sie bei jeder [X.] zumindest eine Schlaufe gemeinsam haben. [X.]azu müssen sich in den jeweiligen [X.]ereichen, in denen die ersten und zweiten Mäandermuster verbunden (verschlungen) sind, einzelne Schlaufen der beiden Mäandermusters vollständig überlappen bzw. identisch sein. [X.]s ist dabei nicht ausreichend, dass Schlaufen des ersten und des zweiten Mäandermusters lediglich gemeinsame Abschnitte aufweisen.

[X.]iese [X.]edingung des Merkmals [X.]´ hat deshalb entscheidende [X.]edeutung auch für das Verständnis des Merkmals [X.] und des Anspruchs. [X.]enn danach stellt sich für den so gefassten Patentanspruch 1 nicht mehr die Frage, ob der Fachmann auch ohne die ausdrückliche Forderung nach Merkmal [X.]´ die Lehre des Anspruchs unter [X.]erücksichtigung der [X.]esamtoffenbarung des [X.] [X.], insbesondere auch der Figuren und Ausführungsbeispiele, so verstehen würde, dass sie jedenfalls eine derartige Ausgestaltung umfasst oder ob die Forderung des Merkmals einer gemeinsamen Schlaufe bei jeder [X.] im Widerspruch zum sonstigen Verständnis des [X.] steht, bzw. dem Verständnis eine entscheidende Wendung vermittelt. [X.]enn im Hinblick auf den gegenständlichen Nichtigkeitsangriff kommt es lediglich darauf an, ob die angegriffene Lehre nach Merkmal [X.]´ sowohl in der [X.] enthalten ist als auch die geschützte Lehre der [X.]-Schrift schon eine derartige Lehre unter Schutz gestellt hat. [X.]s reicht deshalb für die Auslegung der angegriffenen Lehre, dass diese ohne Zweifel mit Merkmal [X.]´ eine entsprechende Lehre fordert.

d) Nach den Merkmalen [X.], [X.]1 und [X.]2 sollen die ersten und zweiten Mäandermuster derart verschlungen („intertwined“) sein, dass Schlaufen („loops“) jedes der ersten Mäandermuster zwischen allen benachbarten zweiten Mäandermustern angeordnet sind und dass eine Schlaufe („loop“) jedes der zweiten Mäandermuster zwischen allen benachbarten ersten Mäandermustern angeordnet ist.

[X.]in Ausführungsbeispiel, das unbestritten dieser Merkmalskombination entspricht, kann bspw. aus Figur 2 des [X.] entnommen werden. [X.]ie nachfolgende Abbildung der [X.]-Schrift des [X.] zeigt ein solches [X.], welches zur Verdeutlichung teilweise farblich gekennzeichnet worden ist.

[X.]ort sind jeweils drei Schlaufen (14 – 16 – 14 bzw. 16 – 14 – 16) des ersten [X.]s (11) zwischen allen benachbarten zweiten [X.]n (12) sowie jeweils eine einzige Schlaufe (18 bzw. 20) des zweiten [X.]s (12) zwischen allen benachbarten ersten [X.]n (11) angeordnet. [X.]ie Schlaufen (14, 16) des ersten [X.]s teilen sich dabei gemeinsame [X.]lemente („common members 15, 17“), wobei das [X.]lement 17 eine Schlaufe 14 mit seiner nachfolgenden (in Figur 2 in Richtung von oben nach unten) Schlaufe 16 und das [X.]lement 15 eine Schlaufe 16 mit seiner nachfolgenden Schlaufe 14 verbindet (vgl. [X.], Abs. [0014]–[0015]; [X.]b, Abs. [0022]–[0023]).

absolut symmetrisch um die dort eingezeichnete [X.]ellinie 13 verlaufen muss. [X.]in solches Muster, welches auch zugleich die Forderung nach Merkmal [X.]´ erfüllt, ist in der nachfolgenden, dem Schriftsatz der [X.]eklagten vom 28. Juli 2017 entnommenen (vgl. dort S. 24), farblichen [X.]arstellung der [X.]eklagten gezeigt. Insoweit erfüllt dieses Muster zwar die Forderung des Merkmals [X.]´, aber nicht diejenige der Merkmale [X.], [X.]1 und [X.]2.

[X.]enn dann würde das erste [X.] (11o, 11e) keine eigenen vollständigen Schlaufen (14, 16) zwischen den jeweiligen benachbarten zweiten [X.]n 12 mehr besitzen, sondern das erste [X.] würde sich sämtliche Schlaufen mit dem zweiten [X.] teilen und die Forderung nach Merkmal [X.]1 (dass Schlaufen (14, 16) jedes der ersten [X.] (11) zwischen allen benachbarten zweiten [X.]n (12) angeordnet sind) nicht erfüllen.

[X.]ies illustriert nachfolgende farbliche Wiedergabe der Figur 2. [X.]ie zweiten [X.] 12 sind zur besseren Unterscheidung in hell-/dunkelrot koloriert. [X.]ie ersten [X.] 11 sind blau dargestellt. [X.]ie [X.] entsprechend gemischtfarben. [X.]ie [X.]ellinie 13 ist [X.] dargestellt. Man erkennt, dass das erste [X.] 11 keine eigenen vollständigen Schlaufen mehr besitzt, die es nicht mit dem zweiten [X.] 12 gemeinsam hat. Lediglich jeder sechste horizontale Schenkel gehört dem ersten [X.] alleine (rein blau).

[X.]1 deshalb nur dann zu erfüllen, was auch die [X.]eklagte nicht in Abrede stellt, wenn die Anzahl zweiter Mäandermuster gegenüber der [X.]arstellung in der Figur 2 verringert würde, somit das [X.] bezüglich der horizontalen Mäander sozusagen ausgedünnt würde. [X.]in solches Ausdünnen ist jedoch an keiner Stelle in der Patentschrift erwähnt. [X.]erade hinsichtlich der [X.]edeutung der in der Figur 2 gezeigten [X.]ellinien 13 findet sich kein Anhaltspunkt für eine solche Lesart.

[X.]in solch ausgedünntes Muster hat die [X.]eklagte in ihrer [X.]ingabe vom 23. März 2018 ([X.]) vorgelegt. [X.]ies sähe wie folgend aus:

Auch die [X.] des [X.]eutschen Patent- und Markenamts hat in ihrem [X.]eschränkungsbeschluss vom 21. Januar 2016 ausgeführt, dass, wie aus der Figur 2 des [X.] ersichtlich sei, das [X.] ein in Umfangsrichtung orientiertes erstes [X.] – also ein Schlaufen aufweisendes Muster – um eine [X.]ellinie sowie ein in Längsrichtung orientiertes, horizontales zweites [X.] um eine [X.]ellinie aufweise. [X.]er Kreuzungsbereich der [X.] zeige eine [X.] über eine Schlaufe. [X.]iese Änderung sei insofern als ein periodisches Muster um eine [X.]ellinie anzusehen, als die [X.]ellinie – bspw. in Figur 2 mit dem [X.]ezugszeichen (13) gekennzeichnet – durch die [X.]e der vollen Schlaufen (14) zu legen sei, wobei dem ersten und zweiten [X.] eine volle Schlaufe gemeinsam sei. In dem so beschränkten [X.] wären alle zweiten horizontalen vollen Schlaufen zu entfernen.

Insoweit ist demnach festzustellen, dass sich aufgrund der Forderung des Merkmals [X.]´ nach der Lehre der [X.]-Schrift zwingend im Hinblick auf die Merkmale [X.], [X.]1 und [X.]2 weitere Folgerungen für die danach maßgebliche erfindungsgemäße [X.]estaltung des [X.]s nach Patentanspruch 1 ergeben, welche sich aber, wie noch auszuführen sein wird, deutlich von denjenigen in der [X.] der ursprünglichen Anmeldeunterlagen und für den Schutzumfang des [X.] in der erteilten [X.]-Fassung unterscheiden, weil dort die Forderung des Merkmals [X.]´ weder von der [X.] noch vom Schutzumfang umfasst ist.

e) Nach den im [X.]eschränkungsverfahren neu in den geltenden Patentanspruch 2 aufgenommenen Merkmalen F und [X.] soll die erste Richtung (in die sich die ersten Mäandermuster erstrecken) die Umfangsrichtung des [X.] sein, wobei die erste und die zweite Richtung (in die sich die zweiten Mäandermuster erstrecken) nicht orthogonal zueinander sein sollen. [X.]ie ersten Mäandermuster 11 sollen sich nach dieser Merkmalskombination somit – wie bspw. in der Figur 1 des [X.] gezeigt – in Umfangsrichtung des [X.] erstrecken. [X.]ie zweiten Mäandermuster 12 hingegen sollen sich nicht gemäß der Figur 1 orthogonal dazu in Längsrichtung des [X.] erstrecken, sondern unter einem nicht orthogonalen Winkel zum ersten Mäandermuster 11 (vgl. [X.], Abs. [0027]; [X.]b, Abs. [0035]).

[X.]er auf Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 [X.] [X.]. 138 Abs. 1 [X.]uchst. c [X.]PÜ wegen unzulässiger [X.]rweiterung des Inhalts der Anmeldung sowie nach Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 4 [X.] [X.]. 138 Abs. 1 [X.]uchst. d [X.]PÜ wegen Schutzbereichserweiterung des Patents gestützte Nichtigkeitsangriff führt teilweise zum [X.]rfolg, da nach Ansicht des Senats das Merkmal

[X.]´: wobei die ersten und zweiten Mäandermuster derart verschlungen sind, dass sie bei jeder [X.] zumindest eine Schlaufe gemeinsam haben

des Patentanspruchs 1 beschränkter Fassung weder in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen als erfindungsgemäß offenbart ist noch vom Schutzumfang des [X.] in der erteilten [X.]-Fassung umfasst war und insoweit als andere technische Lehre zur Nichtigerklärung des Anspruchs führt.

1. Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜ[X.] [X.] Art. 138 Abs. 1 [X.]uchst. c [X.]PÜ

Nach Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜbk[X.] ist ein [X.] Patent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der [X.]undesrepublik [X.]eutschland für nichtig zu erklären, wenn sein [X.]egenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, hier der in der internationalen Patentanmeldung [X.]/03092 [X.] ([X.]) veröffentlichten [X.], hinausgeht.

Nach ständiger Rechtsprechung ist für den Inhalt einer Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung maßgebend, was der mit durchschnittlichen Kenntnissen und Fähigkeiten ausgestattete Fachmann des betreffenden [X.]ebiets der Technik den ursprünglichen Unterlagen unmittelbar und eindeutig als zu der zum Patent angemeldeten [X.]rfindung gehörend entnehmen kann ([X.][X.]H [X.], 573 – Wundbehandlungsvorrichtung; [X.]RUR 2016, 50 – teilreflektierende Folie; [X.][X.]HZ 194, 107 Rn. 45 – Polymerschaum).

[X.]ine unzulässige [X.]rweiterung des Inhalts einer Anmeldung liegt erst vor, wenn der [X.]egenstand des Patents sich für den Fachmann erst aufgrund eigener, von seinem Fachwissen getragener Überlegungen ergibt, nachdem er die ursprünglichen Unterlagen zur Kenntnis genommen hat, so wenn die Hinzufügung einen technischen Aspekt betrifft, der den ursprünglich eingereichten Unterlagen in seiner konkreten Ausgestaltung oder wenigstens in abstrakter Form nicht als zur [X.]rfindung gehörend zu entnehmen ist ([X.][X.]H [X.]RUR 2013, 809 – Verschlüsselungsverfahren).

[X.]azu zählen auch weitergehende, den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmende [X.]rkenntnisse, die der Fachmann auch nicht als selbstverständlich mitliest, sondern zu denen er durch [X.]rgänzung der [X.] aufgrund seines allgemeinen Fachwissens oder durch Abwandlung der offenbarten Lehre gelangen kann ([X.][X.]H Urt. v. 16.12.2008, [X.] = [X.]RUR 2009, 382 – Olanzapin; [X.], 910, 916 – [X.] [X.]okument), auch wenn sie ihm geläufig sind ([X.]. v. 10.1.2012, 4 Ni 6/11 ([X.]P) = [X.]RUR 2013, 165 – Traglaschenkette).

Zu einer unzulässigen [X.]rweiterung führen auch solche Änderungen, durch die der [X.]egenstand der Anmeldung über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen hinaus zu einer anderen technischen Lehre, einem [X.], abgewandelt wird mit der Folge, dass dies ohne weiteres die Nichtigerklärung des angegriffenen Patents nach sich zieht. [X.]ies gilt auch nach der Rechtsprechung des [X.]undesgerichtshofs, wonach in diesem Fall im [X.]egensatz zu den Folgen bei einer sog. uneigentlichen [X.]rweiterung – also ursprünglich nicht offenbarten einschränkenden Merkmalen – die Nichtigerklärung nicht zu vermeiden ist (st. Rspr. vgl. [X.][X.]H, Urt. v. 17.02.2015, [X.] 161/12 = [X.][X.]HZ 204, 199 – Wundbehandlungsvorrichtung; [X.][X.]H, [X.]eschluss vom 21. Oktober 2010 – Xa Z[X.] 14/09, [X.]RUR 2011, 40 – Winkelmesseinrichtung Rn. 22). So ist es auch vorliegend.

1.1 [X.]ie [X.]eklagte macht in [X.]ezug auf das strittige Merkmal [X.]´ des beschränkten Patentanspruchs 1 geltend, dass hinsichtlich des [X.]sgehalts der ursprünglichen Unterlagen der [X.]lick nicht nur auf die Ausführungsbeispiele zu richten sei, sondern auf den [X.]esamtoffenbarungsgehalt, der zwangsläufig einen weiteren Umfang habe, als die durch die Ausführungsbeispiele konkretisierte Lehre. [X.]ereits der ursprüngliche Anspruch 1 offenbare die allgemeine Lehre von zwei miteinander verschlungenen („intertwined“) Mäandergruppen, welche sich in verschiedene Richtungen erstreckten in allgemeiner Form. [X.]ie [X.] definiere auf S. 4 Z. 15–19 den [X.]egriff Mäandermuster als periodisches Muster um eine [X.]ellinie, wobei der Ausdruck „Mäander“ zwingend Schlaufen voraussetze. Insoweit stelle der ursprüngliche Patentanspruch 1 als [X.]esonderheit noch eine Unterscheidung der ersten Mäandermuster in [X.] a und b heraus.

[X.]abei sei das [X.]rfordernis, dass das [X.] um eine [X.]ellinie verlaufe, das wichtigste Kriterium, das zwingend erfüllt sein müsse, sowie Schlaufen, die sich periodisch wiederholten. Ferner sei eine allgemeine [X.] („intertwined“) der beiden [X.] auch im ursprünglichen Anspruch 6 sowie in der ursprünglichen [X.]eschreibung zur Zusammenfassung der [X.]rfindung (S. 2 Z. 16–22) genannt. Mit dieser allgemeinen Lehre verbinde der Fachmann bereits eine [X.] in Schlaufenform, und damit die nunmehr beanspruchte Lehre, die ihm als allgemeinste Verbindungsform zwischen den Mäandern unmittelbar vor Augen geführt werde. Hinzu komme, dass der Fachmann bei der Auslegung auch nach den Vorteilen der [X.]rfindung fragen werde, welche auch darin bestünden, das Schlaufen verblieben, die keine Verbindung aufweisen, was im [X.]inklang mit der angegriffenen Lehre stehe. [X.]ie [X.] über Schlaufen stelle nur eine von zwei Möglichkeiten dar, die sich als Verallgemeinerung gegenüber den Ausführungsbeispielen, z. [X.]. dem der Figur 2, bereits aus der allgemeinen [X.] ergebe, so dass es auf die Interpretation des Ausführungsbeispiels gemäß Figur 2 gar nicht ankomme.

[X.]´ liege auch keine [X.]rweiterung der ursprünglichen [X.], sondern es werde lediglich die Lehre ergänzt und das Ausmaß der Überschneidung der beiden Mäandermuster dahingehend spezifiziert, dass diese sich an den Schnittstellen zumindest eine Schlaufe teilten.

1.2 [X.]em kann der Senat nicht folgen. Zutreffend weist die [X.]eklagte zwar darauf hin, dass der [X.]sgehalt einer Anmeldung anhand der [X.]esamtheit der ursprünglich eingereichten Unterlagen zu ermitteln ist und hinsichtlich der dem Fachmann als erfindungsgemäß vermittelnden Lehre nicht nur auf diejenige Lehre der Ausführungsbeispiele beschränkt sein muss. [X.]er Senat ist sich auch bewusst, dass das [X.]rfordernis einer unmittelbaren und eindeutigen [X.] in einer Weise angewendet werden muss, die berücksichtigt, dass die [X.]rmittlung dessen, was dem Fachmann als [X.]rfindung und was als Ausführungsbeispiel der [X.]rfindung offenbart wird, wertenden [X.]harakter hat, und eine unangemessene [X.]eschränkung des Anmelders bei der Ausschöpfung des [X.]sgehalts der Voranmeldung vermeidet ([X.][X.]H [X.]RUR 2014, 542 – Kommunikationskanal). Innerhalb dieses Rahmens können deshalb – wie vorliegend – die Patentansprüche bis zur [X.]rteilung weiter gefasst werden als in den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen ([X.][X.]H [X.], 910 – Fälschungssicheres [X.]okument, m. w. H.).

[X.]ennoch sieht der Senat vorliegend das Merkmal [X.]´ nicht als ursprünglich erfindungsgemäß offenbart, da sich der [X.]egenstand dieser Lehre für den Fachmann erst aufgrund eigener, von seinem Fachwissen getragener Überlegungen ergibt, nachdem er die ursprünglichen Unterlagen zur Kenntnis genommen hat: [X.]enn die Hinzufügung des Merkmals [X.]´ betrifft hierbei einen technischen Aspekt, der den ursprünglich eingereichten Unterlagen weder in seiner konkreten Ausgestaltung noch wenigstens in abstrakter Form als zur [X.]rfindung gehörend zu entnehmen ist ([X.][X.]H [X.]RUR 2013, 2012 – [X.]ipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren; [X.]RUR 2013, 809 – Verschlüsselungsverfahren).

Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass der [X.]sgehalt der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen [X.] gerade nicht in Wechselwirkung mit dem erteilten Anspruch interpretiert werden darf. Vielmehr ist zunächst dessen Inhalt durch Auslegung zu ermitteln ([X.][X.]H, Urteil vom 12. Mai 2015 – [X.] 43/13, [X.], 875 – [X.]). [X.]ies gilt in besonderem Maße für die hier zu beurteilende Fassung der [X.]-Schrift und das erst in dieser Schrift erstmals genannte Merkmal [X.]´, welches die [X.]eklagte aus dem [X.]esamtoffenbarungsgehalt der Anmeldeunterlagen als „[X.]elta“ zu den ausdrücklich beschriebenen Ausführungsbeispielen ableiten will.

Unbestritten ist eine [X.] der [X.] über Schlaufen an keiner Stelle in den ursprünglichen Unterlagen beschrieben oder gezeigt. [X.]er ursprüngliche Anspruch 1 spricht nur von „intertwined“ und lässt offen wie diese [X.] konkret ausgestaltet sein soll. [X.]ie ursprüngliche [X.]eschreibung zeigt nur eine Verbindung der Mäander ohne gemeinsame Schlaufen. [X.]ine Verbindung über Schlaufen wäre ausgehend vom ursprünglichen Anspruch 1 eine weitere konkrete Ausgestaltung, die jedoch an keiner Stelle in den ursprünglichen Unterlagen beschrieben ist, und vom Fachmann auch nicht als selbstverständlich mitgelesen wird.

ausgedehnter gerader Abschnitt 22 liegt (vgl. [X.], Figur 2, S. 4 Z. 30–33). [X.]ie geraden Abschnitte 22 des horizontalen Mäandermusters schneiden sich bzw. überlappen dabei lediglich mit geraden [X.] 15, 17 der Schlaufen 14, 16 des vertikalen Mäandermusters 11 (S. 5 Z. 6–16), sie bilden aber keine gemeinsame Schlaufe. [X.]ie geraden Abschnitte 22 des horizontalen Mäandermusters 12e schneiden sich dabei mit jedem dritten gemeinsamen [X.]lement 17 des vertikalen Mäandermusters 11e, und die geraden Abschnitte 22 des horizontalen Mäandermusters 12o schneiden sich mit jedem dritten gemeinsamen [X.]lement 15 des vertikalen Mäandermusters 11e (vgl. die Figur 2 i. V. m. Figur 4; S. 5 Z. 7–12).

Auch die Figur 5[X.] der [X.] zeigt, dass die zweiten (horizontalen) [X.] 12 in dem Stent gemäß Figur 1 bis 4 sich von der Schlaufe 18 über einen ausgedehnten geraden Abschnitt direkt zur Schlaufe 20 erstrecken und somit keine vollständigen Schlaufen des ersten (vertikalen) [X.]s enthalten können.

[X.]emnach beschreibt die [X.] keine Überschneidungen bzw. Überdeckungen der ersten und zweiten [X.] über vollständige Schlaufen, sondern lediglich über gerade gemeinsame Abschnitte (22, 17, 15), die allenfalls Teil (ein Schenkel) einer Schlaufe sind.

[X.]ies gilt auch für die in den Figuren 6 bis 8 gezeigten weiteren Ausführungsbeispiele, bei denen das [X.] gegenüber den Ausführungsbeispielen nach den Figuren 1 bis 4 mehr horizontale zweite [X.] 12 aufweist, die sich mit ihren geraden Abschnitten mit den geraden [X.] 15 der Schlaufen des ersten vertikalen [X.] schneiden bzw. überdecken (S. 7 Z. 31 – S. 8 Z. 10).

[X.]1 zu verletzen (vgl. obige Ausführungen unter [X.] 5. d), bedarf es vielmehr ergänzender fachmännischer Überlegungen, die eine unmittelbare und eindeutige [X.] übersteigen.

[X.]´ falle, hätte somit zur Folge, dass keines der in der Patentschrift geschilderten Ausführungsbeispiele vom [X.]egenstand des Patents erfasst wäre. [X.]ine solche Auslegung käme jedoch allenfalls dann in [X.]etracht, wenn andere Auslegungsmöglichkeiten, die zumindest zur [X.]inbeziehung eines Teils der Ausführungsbeispiele führen, zwingend ausscheiden oder wenn sich aus dem Patentanspruch hinreichend deutliche Anhaltspunkte dafür entnehmen lassen, dass tatsächlich etwas beansprucht wird, das so weitgehend von der [X.]eschreibung abweicht ([X.][X.]H, Urteil vom 12. Mai 2015 – X ZR 43/13, Rn. 16 [X.]e m. w. N.). [X.]afür sind jedoch keine Anhaltspunkte ersichtlich.

[X.]ine vollständige Überdeckung von Schlaufen des ersten und zweiten [X.]s kann deshalb nicht mehr als erfindungsgemäß angesehen werden, wie auch der [X.]undesgerichtshof in dem die [X.]-Fassung des [X.] betreffenden Urteil vom 29. April 2014 – [X.] 19/11, S. 7/8 Rn. 12 ausgeführt hat. [X.]er Senat folgt insoweit der so verstandenen Auslegung durch den [X.]undesgerichtshof.

1.3 [X.]ie Klägerinnen verweisen insofern auch zutreffend auf die die Parallelpatente [X.]P 1 181 902 und [X.] 195 49 477 betreffende Auslegung durch den [X.]undesgerichtshof (vgl. [X.][X.]H, Urteile v. 29.04.2014, X ZR 19/11 Rdn. 12 u. X ZR 20/11 Rdn. 11) und das OL[X.] [X.]üsseldorf ([X.].: [X.] U 54/10), welche die vorstehende Auslegung zu Merkmal [X.] des erteilten Anspruchs 1 des [X.] [X.] für die dortigen übereinstimmenden Merkmale des zu beurteilenden Patentanspruchs 1 bestätigen (vgl. [X.][X.]H, Urteile v. 29.04.2014, X ZR 19/11 [[X.]] Rdn. 12 u. X ZR 20/11 Rdn. 11). So führt der [X.]undesgerichtshof im Urteil vom 29.04.2014, X ZR 19/11 Rdn. 12 aus:

„Mit einem erfindungsgemäßen [X.] ist nach den [X.]rläuterungen in der Patentschrift ein periodisches Muster um eine [X.]ellinie gemeint. [X.]ei dem in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 2 gezeigten Ausführungsform hat beispielsweise das erste [X.] 11 eine vertikale [X.]ellinie 9 und das zweite [X.] 12 eine horizontale [X.]ellinie 13. [X.]abei dürfen sich Schlaufen des ersten [X.]s nicht vollständig mit Schlaufen des zweiten [X.]s überdecken. [X.]as ergibt sich daraus, dass erfindungsgemäß zwei (unterschiedliche) [X.] vorgesehen sind, die sich in zwei (unterschiedliche) Richtungen erstrecken sollen. [X.]anach ist es zwar möglich, dass Schlaufen des ersten und des zweiten [X.]s gemeinsame Abschnitte aufweisen, wie dies beispielsweise in Figur 2 im [X.]renzbereich zwischen den Schlaufen 14 und 16 des ersten [X.] und den Schlaufen 18 und 20 des zweiten [X.]. Hingegen kann – in Übereinstimmung mit dem Patentgericht und dem gerichtlichen Sachverständigen – eine vollständige Überdeckung von Schlaufen des ersten und zweiten [X.]s nicht mehr als erfindungsgemäß angesehen werden (vgl. auch Technische [X.]eschwerdekammer des [X.]uropäischen Patentamts, [X.]ntscheidung vom 21. Januar 2011 – T 1967/08 Rn. 2.1).“

Nichts anderes gilt für die [X.]rmittlung des [X.]sgehalts der Anmeldung, da sich diese vom Streitpatent in der [X.]-Fassung in ihrem [X.]sgehalt nicht unterscheidet. [X.]emnach müssen die jeweiligen Schlaufen der beiden [X.] unterscheidbar sein und dürfen nicht identisch sein. Schlaufen, die bereits zu dem ersten [X.] gehören, dürfen nicht gleichzeitig Schlaufen des zweiten [X.]s sein. [X.]ies hat auch die [X.]eschwerdekammer des [X.]uropäischen Patentamts in ihrer [X.]ntscheidung [X.] ([X.]) – mit der der [X.]estand des vorliegenden [X.] im [X.]inspruchsbeschwerdeverfahren bestätigt wurde – so gesehen, worauf die Klägerin zutreffend hingewiesen hat.

Soweit die [X.]eklagte geltend gemacht hat, dass ihre Auslegung mit dem Verständnis des [X.]undesgerichtshofs in der genannten [X.]ntscheidung übereinstimme, insbesondere im Hinblick auf die Ausführungen zum [X.] nach Rn. 12 und Rn. 28, und der [X.]undesgerichtshof danach nur solche Schlaufenüberdeckungen als nicht erfindungsgemäß angesehen habe, bei der alle Schlaufen des zweiten [X.]s mit den Schlaufen des ersten [X.]s stets und überall deckungsgleich sind, teilt der Senat dieses Verständnis weder im Hinblick auf den Wortlaut der vorzitierten Textpassage noch den weiteren Urteilsgründen insbesondere im Hinblick auf die vom [X.]undesgerichtshof geforderte Unmittelbarkeit und [X.]indeutigkeit der Ursprungsoffenbarung ([X.][X.]H a. a. O. Rn. 19). [X.]enn bei sich überdeckenden Schlaufen der ersten und zweiten Mäander – auch wenn sich nur einzelne Schlaufen überdecken – ist der Verlauf dieser Mäander in einem [X.], wie es bspw. die Figur 2 zeigt, nicht mehr eindeutig festgelegt, so dass in ein und dieselbe Figur mehrere mögliche Varianten von Verläufen der ersten und zweiten Mäander [X.] werden können, wie es auch die [X.]eklagte in ihrem Schriftsatz vom 23. März 2018 anhand der beiden unterschiedlichen [X.] für ein und dasselbe in der Figur 2 des [X.] gezeigte [X.] aufzeigt; nämlich sowohl sich senkrecht schneidende erste und zweite Mäander, wie vorstehend in Abschnitt I 4 d abgebildet, als auch sich nicht senkrecht schneidende erste und zweite Mäander, wie im Folgenden unter II 4 gezeigt. Somit ist im Hinblick auf die auch vom [X.]undesgerichtshof geforderte [X.]indeutigkeit der streitpatentgemäßen Lehre nicht nur die Überdeckung aller Schlaufen der ersten und zweiten Mäander, sondern bereits die Überdeckung nur einer einzigen Schlaufe als nicht mehr erfindungsgemäß anzusehen.

1.4 [X.]s bleibt danach festzustellen, dass es sich bei der im Merkmal [X.]´ beanspruchten [X.] der ersten und zweiten Mäandermuster über zumindest eine gemeinsame Schlaufe somit um eine nicht unter den [X.]sgehalt der [X.] fallende und hierzu ein [X.] bildende Lehre handelt.

[X.]in [X.] liegt nach der Rechtsprechung des [X.]undesgerichtshofs ([X.]eschl. v. 21.10.2010, Xa Z[X.] 14/09 = [X.]RUR 2011, 40 – Winkelmesseinrichtung Rn. 22, zum [X.]inspruchsverfahren; Urt. v. 21.06.2011, [X.] 43/09 = [X.]RUR 2011, 1003 – Integrationselement Rn. 29) unter anderem vor, wenn die Hinzufügung einen technischen Aspekt betrifft, der den ursprünglich eingereichten Unterlagen in seiner konkreten Ausgestaltung oder wenigstens in abstrakter Form nicht als zur [X.]rfindung gehörend zu entnehmen ist. So ist es auch vorliegend, da die nach Merkmal [X.]´ gelehrte [X.] der ersten und zweiten [X.] über zumindest eine gemeinsame Schlaufe nicht eine Konkretisierung der offenbarten Lehre einer [X.] nach Merkmal [X.] ist, wonach erfindungsgemäß zwei unterschiedliche (unterscheidbare) [X.] vorhanden sein müssen, die gerade keine gemeinsame Schlaufe teilen.

[X.]iese unzulässige [X.]rweiterung der [X.] der ursprünglichen Unterlagen durch den [X.]egenstand des Patentanspruchs 1 beschränkter Fassung führt deshalb zu dessen Nichtigerklärung.

2. Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 4 IntPatÜ[X.] [X.] Art. 138 Abs. 1 [X.]uchst. d [X.]PÜ

Nach Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 4 [X.] [X.]. 138 Abs. 1 [X.]uchst. d [X.]PÜ ist ein [X.] Patent für nichtig zu erklären, wenn dessen Schutzbereich erweitert worden ist. Hierbei ist für die [X.]eurteilung auf einen Vergleich aller Patentansprüche des ursprünglich erteilten Patents – hier die [X.]-Fassung – mit dem angegriffenen Anspruch abzustellen, weil der Schutzbereich eines Patents einheitlich durch den [X.]egenstand sämtlicher Ansprüche bestimmt wird, welche anhand von [X.]eschreibung und Figuren auszulegen sind ([X.]lumer/Singer [X.]PÜ, 7. Aufl., § 123 Rn. 114).

[X.]anach sieht der Senat auch den Angriff wegen der [X.]rweiterung des Schutzbereichs als erfolgreich an, da das nunmehr in Patentanspruch 1 aufgenommene Merkmal [X.]´ in der technischen Lehre der Ansprüche nach der [X.]-Fassung keine [X.]ntsprechung findet und dieses insbesondere nicht nur konkretisiert, mithin einschränkt, sondern – wie ausgeführt – zu einer anderen technischen Lehre führt, mithin ein [X.] bildet.

Insoweit bedarf es vorliegend keiner [X.]rörterung, ob die in der Rechtsprechung des [X.]undesgerichtshofs offene gelassene Frage (siehe [X.][X.]H [X.]RUR 2005, 145 – elektronisches Modul), ob ein „[X.]“ stets zwingend eine unzulässige [X.]rweiterung des Schutzbereichs indiziert, zu bejahen ist, da vorliegend unzweifelhaft die geänderte Lehre einen anderen und nicht nur einen engeren Schutzbereich eröffnet, was zwischen den Parteien auch nicht im Streit steht.

[X.]er Patentanspruch 1 beschränkter Fassung erweitert somit den Schutzbereich des [X.] in der erteilten Fassung.

2.1 [X.]ies gilt auch für die geltenden Unteransprüche 3 bis 6, soweit sie sich auf den Patentanspruch 1 beschränkter Fassung rückbeziehen.

[X.]iner [X.]rörterung des nebengeordneten Patentanspruchs 2 sowie der [X.] 3 bis 6 in ihrem hierauf gerichteten Rückbezug bedarf es vorliegend nicht, da hierauf Hilfsantrag 2 ausdrücklich gerichtet ist.

3. Hilfsantrag 1

Aus den vorgenannten [X.]ründen erweist sich die Verteidigung des [X.] nach Hilfsantrag 1 als unzulässig, da Patentanspruch 1 wiederum das den Inhalt der Anmeldung und den Schutzbereich unzulässig erweiternde Merkmal [X.]´ aufweist.

4. Hilfsantrag 2

[X.]er [X.] in der Fassung des [X.] bleibt dagegen ohne [X.]rfolg, da Patentanspruch 1 nach dieser Fassung entfällt und Patentanspruch 2 beschränkter Fassung weder den Inhalt der Anmeldung unzulässig erweitert noch den Schutzbereich der [X.]-Fassung und sich die abhängigen Ansprüche 3 bis 6 nicht auf den Anspruch 1 rückbeziehen. Insoweit war deshalb die Klage abzuweisen.

4.1 Patentanspruch 2

4.1.1 [X.]er [X.]egenstand des nebengeordneten Anspruchs 2 beschränkter Fassung ist als zur [X.]rfindung gehörend in den ursprünglichen Unterlagen offenbart.

[X.]a in der nach Hilfsantrag 2 verteidigten Fassung des [X.] auch Patentanspruch 1 mit dem unzulässigen Merkmal [X.]´ entfallen ist, sind auch insoweit die erörterten möglichen [X.]edenken eines hierdurch beeinflussten abweichenden und von der ursprünglichen [X.] sowie vom Schutzumfang abweichenden Verständnisses von Patentanspruch 2 beseitigt und dessen Lehre auch mit Art. 84 [X.]PÜ vereinbar.

Auch für den [X.]egenstand nach Anspruch 2 ist deshalb davon auszugehen, dass die Merkmale A-[X.]2 ebenso auszulegen sind wie dies nach der [X.]esamtoffenbarung des [X.] geboten ist und deshalb keine Lehre umfasst, welche dem Merkmal [X.]´ entspricht, also ein [X.] umfasst, bei welchem beide Muster gemeinsame Schlaufen aufweisen.

[X.]ine Ausführungsform wie sie nachfolgend anhand von Figur 2 dargestellt und von der [X.]eklagten als Anlage 1 in der mündlichen Verhandlung vorgelegt worden ist (kreisförmige Markierung hinzugefügt), fällt deshalb auch für eine nicht orthogonale Ausrichtung der Muster nicht unter die erfindungsgemäß offenbarte und durch Patentanspruch 2 geschützte Lehre.

[X.]enn auch bei diesem in die Figur 2 eingezeichneten, schräg zum ersten [X.] 11 (blau) verlaufenden zweiten [X.] (rot) liegt zwischen den jeweiligen Schlaufen 18 und 20 kein ausgedehnter gerader Abschnitt 22, wie im Streitpatent zur Figur 2 angegeben (vgl. Abs. [0023]), sondern Schlaufen, die zugleich das erste [X.] 11 bilden.

Insoweit beruht nach Ansicht des Senats ein derartiges Verständnis der [X.] des streitpatentgemäßen Ausführungsbeispiels von Figur 2 eines orthogonalen als auch eines nicht-orthogonalen [X.]s auf einer unzulässigen [X.]ewertung des [X.]sgehalts der Anmeldung und insbesondere des [X.]sgehalts der Figur 2, da sie die [X.]rundsätze der gebotenen Unmittelbarkeit und [X.]indeutigkeit des [X.]sgehalts sowie den Maßstab einer unbefangenen [X.]etrachtung missachtet und vielmehr auf einer Sichtweise beruht, die den [X.]sgehalt durch weiterführende und an diesen erst anknüpfende Überlegungen des Fachmanns unter [X.]insatz seines Fachwissens ergänzt.

So finden sich für eine derartige Lehre in den Anmeldeunterlagen ebenso wenig Ausführungsbeispiele oder Hinweise in der [X.]eschreibung, welche ein derartiges Verständnis nahelegen, wie für die Lehre einer orthogonalen Ausrichtung des zweiten Musters. [X.]er Fachmann, der deshalb unter Rückgriff auf Figur 2 die Lehre nicht orthogonaler Ausrichtung vor seinem geistige Augen zu realisieren versucht, wird deshalb vielmehr auf dieselben Strukturen zurückgreifen, welche im Streitpatent ausführlich für die orthogonale Ausrichtung beschrieben und vorstehend erläutert worden sind.

[X.]benso wie für eine orthogonale Verknüpfung von zwei [X.]n liest der Fachmann unmittelbar und eindeutig nur eine punktförmige Verbindung oder eine Verbindung über kurze gerade gemeinsame Abschnitte mit, und nicht eine strukturell kompliziertere Verbindung über gemeinsame Schlaufen.

can be orthogonal to each other.“. [X.]es Weiteren sind an mehreren Stellen in den ursprünglichen Unterlagen nicht orthogonale Mäandermuster als Alternative zu orthogonalen Mäandermustern genannt. [X.]eispielsweise:

- S. 7 Z. 31–34: „[X.] encompasses [X.], orthogonal or otherwise.“;

- Anspruch 9: „A stent according to any of claims 1–7 and wherein said first and second directions are not orthogonal.“.

F und [X.] angegebene alternative Ausgestaltung ist somit zwanglos von der ursprünglichen [X.] als selbstverständlich mit umfasst.

[X.]1 und [X.]2). [X.]ie Längsschrumpfung des [X.] bei radialer Ausdehnung kann bei einem erfindungsgemäßen Mäandermuster auch dann verhindert bzw. reduziert werden, wenn die [X.] nicht genau orthogonal zueinander verlaufen.

[X.]er [X.]egenstand des Patentanspruchs 2 beschränkter Fassung hat danach hinsichtlich des Angriffs nach Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 [X.] [X.]estand.

4.1.2 Patentanspruch 2 beschränkter Fassung erweitert auch nicht den Schutzbereich des [X.] gegenüber der erteilten [X.]-Fassung, da dessen Lehre bereits vom Schutzumfang des Patentanspruchs 1 der [X.]-Fassung umfasst war.

F und [X.] stellt nämlich lediglich eine bereits vom erteilten Patentanspruch 1 als von vornherein zur [X.]rfindung gehörende und von der allgemeinen Lehre umfasste [X.]inschränkung des Patentgegenstandes dar, bei der die in den Merkmalen [X.]1 und [X.]2 allgemein beanspruchten ersten und zweiten Richtungen der beiden Mäandermuster konkretisiert sind.

[X.]er [X.]egenstand des Patentanspruchs 2 beschränkter Fassung hat danach auch hinsichtlich des Angriffs nach Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 4 [X.] [X.]estand.

4.2 Patentansprüche 3 bis 6

[X.]ie nunmehr ausdrücklich auf Patentanspruch 2 rückbezogenen Ansprüche 3 bis 6 entsprechen den Ansprüchen 2, 3, 4 und 9 der [X.]-Fassung, deren ursprüngliche [X.] insoweit nicht angegriffen ist und werden bereits durch Patentanspruch 2 getragen.

[X.]ie Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 [X.] i. V. m. § 92 Abs. 1 Satz 1 ZPO. Vor dem Hintergrund, dass die [X.]eklagte mit der Fassung des Patentanspruchs 1 nach dem geltenden Hauptantrag und dem Hilfsantrag 1 nicht durchdringen konnte, was auch die Rückbezüge auf Patentanspruch 1 in den Patentansprüchen 3 bis 6 erfasst, gelangt der Senat zu einer Kostenaufhebung.

[X.]ie [X.]ntscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 [X.] i. V. m. § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.