Bundesgerichtshof, Urteil vom 01.03.2011, Az. X ZR 72/08

Die Beklagte ist Inhaberin des am 12. Juni 1997 unter Inanspruchnahme der Priorität der [X.] Patentanmeldung 96 08 172 vom 1. Juli 1996 angemeldeten und mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der [X.] in der [X.] [X.] erteilten [X.] Patents 815 835 (Streitpatents), das Zusammensetzungen, enthaltend [X.], ein [X.] und einen (α-Cyano)-β,β'-Diphenylacrylsäure-Alkylester, sowie deren Verwendung betrifft. Der während des [X.] in einem Beschränkungsverfahren durch das [X.] beschränkte Patentanspruch 1 lautet in der [X.] für die [X.]:

In der [X.] Übersetzung der Patentschrift lautet Patentanspruch 1:

Diesem Patentanspruch sind die Patentansprüche 2 bis 16 untergeordnet. Patentanspruch 17 und die ihm untergeordneten Patentansprüche 18 bis 26 betreffen die Verwendung eines Alkyl-β,[X.]s oder [X.],[X.]s in oder zur Herstellung von kosmetischen Zusammensetzungen, die 4-tert-Butyl-4'-Methoxydibenzoyl-methan in Kombination mit mindestens einem [X.] nach Patentanspruch 1 enthalten. Patentanspruch 27 und die ihm untergeordneten Patentansprüche 28 bis 30 betreffen ein Verfahren zur Verbesserung der Stabilität kosmetischer Zusammensetzungen, die [X.] und ein [X.] nach Patentanspruch 1 enthalten.

Die Klägerinnen haben mit ihren vom Patentgericht verbundenen Klagen geltend gemacht, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents sei gegenüber dem Stand der Technik, insbesondere der Veröffentlichung der [X.] Patentanmeldung 685 221 (D3, [X.]), der internationalen Patentanmeldung [X.] ([X.], [X.]), der [X.] [X.] 195 47 634 ([X.], S., früher angemeldet, aber nachveröffentlicht) und der auf dieselbe Anmeldung zurückgehenden Veröffentlichung der [X.] Patentanmeldung 787 483 ([X.]), nicht patentfähig. Die vom [X.] durchgeführte Beschränkung stelle zudem eine unzulässige Erweiterung dar.

Das Patentgericht hat das Streitpatent mit Wirkung für die [X.] antragsgemäß in vollem Umfang für nichtig erklärt.

Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, die das Streitpatent entsprechend der Fassung des [X.] Beschränkungsverfahrens ([X.]) verteidigt, hilfsweise in sechzehn weiter beschränkten Fassungen, die weitere "Disclaimer" einfügen, von denen die [X.] bis [X.] Zusammensetzungen mit emulgatorfreien Hydrodispersionsgelen ausnehmen und der weiteren Abgrenzung gegenüber der Entgegenhaltung [X.]/7 dienen, die [X.] und [X.] zur Abgrenzung gegenüber der veröffentlichten [X.] Patentanmeldung 800 813 ([X.]) bestimmt sind, Hilfsantrag [X.]I die erfindungsgemäß zu verwendenden [X.]e auf Verbindungen beschränkt, bei denen X₂ NH oder [X.] und X₃ NH bedeuten, und die Hilfsanträge V[X.] bis X[X.] die vorgenannten Hilfsanträge kombinieren.

Die Klägerinnen treten dem Rechtsmittel entgegen.

Als gerichtlicher Sachverständiger hat Univ.-Prof. Dr. [X.], J.-Universität M., ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat. Die Klägerinnen haben Gutachten von Prof. Dr. W. S., S., und Prof. Dr. B. [X.], [X.], vorgelegt. Die Beklagte hat ein Gutachten von Prof. Dr. H. M., [X.], vorgelegt.

Die Berufung der Beklagten bleibt ohne Erfolg.

[X.]. Das Streitpatent betrifft nach seinem Patentanspruch 1 kosmetische und/oder dermatologische Zusammensetzungen, die zum Schutz der Haut gegen UV-Strahlung, insbesondere gegen Sonnenlicht, bestimmt sind. Bei der Herstellung derartiger Mittel werden, wie die Patentschrift erläutert, im Allgemeinen Kombinationen von im [X.] (Wellenlänge 320 nm bis 400 nm) und im UV-B-Bereich (Wellenlänge 280 nm bis 320 nm) wirksamen Filtern verwendet. [X.], das unter der Handelsbezeichnung [X.] 1789 erhältlich sei, wird in diesem Zusammenhang als auf Grund seines guten intrinsischen Absorptionsvermögens besonders interessantes [X.]Filter bezeichnet ([X.] 23 bis 25). Als [X.] mit gutem Absorptionsvermögen werden [X.]e und insbesondere die unter der Handelsbezeichnung [X.] erhältliche Verbindung 2,4,6-Tris[p-2’-ethylhexyl-1’-oxycarbo-nyl)[X.] ([X.]) genannt. Die Beschreibung gibt weiter an, dass solche Triazinderivate aus der [X.] bekannt seien.

Sie bezeichnet es als "sehr interessant", [X.]e zusammen mit dem als [X.] 1789 bekannten [X.] (im Folgenden: [X.]) verwenden zu können. Die Anmelderin habe jedoch festgestellt, dass sich [X.]e in Gegenwart von [X.] unter UV-Bestrahlung chemisch zersetzten. Nach umfangreichen Untersuchungen habe sie entdeckt, dass sich die Stabilität und damit die Wirksamkeit der Zusammensetzung durch Zugabe eines Alkyl-β,β’-diphenylacrylats oder eines [X.],β’-diphenylacrylats wesentlich verbessern lasse.

Eine "Aufgabe" (ein der Erfindung zugrunde liegendes technisches Problem) wird in der Beschreibung nicht ausdrücklich angegeben. Bei der Bestimmung des Problems stellt der Senat darauf ab, was die Erfindung gegenüber dem in der Beschreibung erwähnten Stand der Technik nach der [X.] tatsächlich leistet. Denn auch eine in der Patentschrift angegebene Aufgabe stellt lediglich ein Hilfsmittel bei der Ermittlung des objektiven technischen Problems dar (vgl. Senatsurteil vom 12. Februar 2003 - [X.], [X.], 693, 695 - Hochdruckreiniger; vom 4. Februar 2010 - [X.], [X.], 602 - Gelenkanordnung; vom 15. April 2010 - [X.], [X.], 607 - Fettsäurezusammensetzung; vom 24. Februar 2011 - [X.]/09 - Wiederfinden einer [X.]nformationsseite; Senatsbeschluss vom 19. Oktober 2004 - [X.], [X.], 141, 142 - Anbieten interaktiver Hilfe; st. Rspr.).

Patentanspruch 1 des Streitpatents stellt in seiner im Beschränkungsverfahren geänderten Fassung Zusammensetzungen unter Schutz, die

Die im Streitpatent erwähnte und jedenfalls deshalb bei der Bestimmung des Problems zu berücksichtigende [X.] beschreibt nicht nur, wie vom Streitpatent ausgeführt, das [X.] [X.] (Merkmal 2.2), sondern auch [X.] (Merkmal 2.3) als weiteres UV-Filter. Die Kombination der beiden Filter erlaubt nach der [X.] auf Grund einer synergistischen Wirkung die Bereitstellung von Sonnenschutzzusammensetzungen mit gegenüber der alleinigen Verwendung des einen oder des anderen Filters deutlich verbesserten Lichtschutzfaktoren ([X.] 30 bis 33). [X.]ndem das Streitpatent die [X.] nach den Merkmalen 2.2 und 2.3 mit [X.] als [X.]Filter nach Merkmal 2.1 verbindet, löst es das technische Problem, eine breitbandig wirksame und stabile Sonnenschutzzusammensetzung bereitzustellen.

[X.][X.]. Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt, weil es dessen Gegenstand nicht als patentfähig angesehen hat. Als Fachmann hat es einen [X.], Pharmazeuten oder Diplom-Biologen angesehen, der sich in das spezielle Fachgebiet der Kosmetik (Kosmetologie) intensiv eingearbeitet hat. Es hat sich u.a. darauf gestützt, dass die vorveröffentlichte [X.] Sonnenschutzmittel beschreibe, die in einem kosmetisch akzeptablen Träger (Merkmal 1) in Form einer Emulsion eine Kombination aus den [X.]n [X.] (Merkmal 2.2) und [X.] N 539 (Merkmal 2.3) enthielten, wobei die Beschreibung ausführe, dass neben der UV-B-Strahlung auch die [X.]Strahlung eine Veränderung der Haut hervorrufen könne, weshalb es wünschenswert sei, auch die [X.]Strahlung auszufiltern. Der Fachmann sei deshalb vor die Aufgabe gestellt, in die Zusammensetzung der [X.] zusätzlich ein [X.]Filter einzuarbeiten. Dabei stoße er auf die neben [X.] genannten Dibenzoylmethanderivate (vgl. [X.] S. 3 Z. 52). Die Anregung, das [X.] einzusetzen, erhalte der Fachmann aus der [X.], die dieses als bevorzugtes Dibenzoylmethanderivat nenne und auch auf die ausreichende Photostabilität der dort genannten Kombination hinweise; ein bevorzugtes [X.] sei wie im [X.], wodurch die Kombination der Merkmale 2.1 und 2.3 aus der [X.] bekannt sei. [X.]n Kombination mit der [X.] ergebe sich ein [X.] der drei [X.] gemäß Patentanspruch 1 des Streitpatents. Der Fachmann werde auch, da sowohl die Mischungen nach [X.] als auch die nach [X.] lichtstabil seien, von der [X.] ausgehen. Ein weiteres [X.] wie ein Zimtsäurederivat werde der Fachmann nicht zusetzen, da die zwei vorhandenen [X.] einen synergistisch verbesserten Lichtschutz aufwiesen und die [X.] und die [X.] es nicht vorschrieben. Auch im Streitpatent werde ein nachteiliger Effekt durch den Zusatz des [X.] im Übrigen nicht belegt. Der zusätzliche Effekt, dass durch [X.] die Lichtstabilität des [X.] verbessert werde, wenn dieses in Kombination mit [X.] vorliege, könne bei [X.] der Kombination die erfinderische Leistung nicht begründen. Auch die Gegenstände der Patentansprüche 17 und 27 beruhten deshalb nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

[X.][X.][X.]. Dies hält im Ergebnis und in der Begründung der Überprüfung stand.

1. Dabei kann offen bleiben, ob der Gegenstand von Patentanspruch 1 vom Stand der Technik neuheitsschädlich getroffen wird. Die Anlehnung an die Ausführungsbeispiele in den der Entgegenhaltungen NiK4/[X.] ist schwerlich geeignet, deren Offenbarungsgehalt vollständig zu berücksichtigen und diesen gegenüber Neuheit herzustellen. Entgegen der Auffassung der [X.] kann der Senat - anders als bei einer beschränkten Verteidigung im [X.] (vgl. hierzu [X.], Urteil vom 18. März 2010 - [X.], [X.], 709 - Proxyserversystem) - nicht prüfen, ob die vom [X.] gebilligte beschränkte Fassung dem Erfordernis der Klarheit (Art. 84 EPÜ) genügt. Der Patentanspruch, auf den das [X.] (Art. 105a, Art. 105b EPÜ) das Patent beschränkt hat, stellt, ebenso wie ein im Einspruchsverfahren geändertes Patent, die geltende Fassung des [X.] Patents dar und kann im [X.] mangels eines einschlägigen [X.] ebenso wenig auf das Erfordernis der Klarheit geprüft werden wie die Patentansprüche des erteilten Patents.

2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents in seiner im [X.] Beschränkungsverfahren geänderten Fassung ergab sich für den Fachmann am [X.] in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik (Art. 54 EPÜ). Dies füllt den [X.] des Art. [X.][X.] § 6 Abs. 1 Nr. 1 [X.], Art. 138 Abs. 1 Buchst. a EPÜ aus. Auf die weiter geltend gemachten Nichtigkeitsgründe des Art. [X.][X.] § 6 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 [X.] braucht daher nicht eingegangen zu werden.

Als Ausgangspunkt für die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit ist entgegen der Auffassung der Beklagten nicht ausschließlich auf die der Beschreibung des Streitpatents zu entnehmende "Aufgabe" abzustellen. Sie gibt - wie zu [X.] ausgeführt - das der Erfindung zugrunde liegende technische Problem nicht zutreffend wieder. [X.]m Übrigen bildet auch eine zutreffend formulierte Aufgabe nicht notwendigerweise den einzigen Ausgangspunkt für die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit; es ist vielmehr auch zu erwägen, ob die Bewältigung eines (anderen) zum Aufgabenkreis des Fachmanns gehörenden technischen Problems dessen Lösung nahegelegt hat (vgl. Senatsurteil vom 12. Februar 2003 - [X.], [X.], 693 - Hochdruckreiniger). Dies ist hier zu bejahen. Darauf, ob sich diese Anregungen auch auf die Fotostabilität bezogen, ist dabei nicht entscheidend abzustellen (vgl. nur Senatsurteil vom 10. Dezember 2002 - [X.], [X.], 317 - kosmetisches Sonnenschutzmittel [X.]; st. Rspr.).

a) Für die Hinzufügung eines [X.]Filters zu der aus der [X.] bekannten Kombination der [X.] [X.] und [X.] boten sowohl die [X.] als auch die [X.] unmittelbare Anregungen.

So erwähnt die [X.], dass entsprechende Zusammensetzungen aus zwei [X.]n auch ein oder mehrere Filter, die im [X.] wirksam sind, enthalten können (S. 3 Z. 48 bis 54). Da die [X.] (fast wortgleich mit dem Streitpatent) ausdrücklich darauf hinweist, dass die [X.]Strahlung insbesondere die Elastizität der Haut beeinträchtige und Faltenbildung begünstige, was zu vorzeitiger Hautalterung führe, und sogar die Ursache für toxische oder allergische Reaktionen sein könne, bezeichnet sie es konsequenterweise als wünschenswert, auch die [X.]Strahlung auszufiltern ([X.] 15 bis 19). Der Fachmann, der sich die in der [X.] beschriebene vorteilhafte synergistische Wirkung der [X.]-[X.]-Kombination zunutze machen will, wird daher dazu gedrängt, sich Gedanken über ein geeignetes [X.]Filter zu machen.

Zwar werden in der [X.] selbst Dibenzoylmethanderivate nur unter einer Reihe weiterer Filter genannt (S. 3 Z. 48 bis 54). Bei [X.] (Handelsbezeichnung [X.] 1789) handelte es sich aber um ein bekanntes [X.]Filter dieser Klasse, das auch in der [X.] als auf Grund seines guten intrinsischen Absorptionsvermögens besonders interessantes [X.]Filter bezeichnet wird ([X.] 23 bis 25); auch die Beklagte trägt vor, sein hoher Extinktionsfaktor sei bekannt gewesen. [X.]m Gutachten von Prof. S. wird unwidersprochen ausgeführt, [X.] habe jedenfalls in [X.] im Prioritätszeitpunkt als einziges zugelassenes Dibenzoylmethanderivat zur Verfügung gestanden. Die [X.], die wiederum fast wortgleich mit dem Streitpatent ebenfalls auf die Notwendigkeit hinweist, sowohl [X.] als auch UV-B-Strahlung zu filtern ([X.] 12 bis [X.] 2), gibt an, dass bereits vorgeschlagen worden sei, Dibenzoylmethanderivate als [X.]Filter mit verschiedenen [X.]n zu kombinieren, dass sich jedoch die Dibenzoylmethanderivate in Kombination mit diesen [X.]n als nicht ausreichend stabil erwiesen hätten ([X.] 9 bis 13: "[X.], [X.] UV-B, les dérivés de dibenzoylméthane ... ne possèdent pas toujours une stabilité photochimique suffisante pour garantir une protection constante durant une exposition [X.] ..."). Hierzu schlägt die [X.] vor, ein Dibenzoylmethanderivat mit einem β,β’-Diphenylacrylsäurealkylester oder α-Cyano-β,β’-diphenylacrylsäurealkylester einer definierten Formel [X.] als [X.] zu kombinieren. Daraus ergäben sich eine bemerkenswerte photochemische Stabilität der Dibenzoylmethanderivate, ein starker Lichtschutzfaktor und eine gute Remanenz ([X.] 16 bis 28). Unter den angeführten [X.] wird dabei - neben 4-[X.]sopropyldibenzoylmethan - [X.] besonders bevorzugt (S. 4 Z. 4 bis 6); [X.] wird als erstes der vier besonders bevorzugten Diphenylacrylate genannt (S. 3 Z. 20); die Kombination liegt auch dem Beispiel 1 (und Beispiel 8) zugrunde.

Der Fachmann, der ausgehend von der [X.]-[X.]-Kombination der [X.] nach einem geeigneten [X.]Filter suchte, fand mithin in der [X.] den Hinweis, dass die Komponente [X.] dieser Kombination auch geeignet war, die in der Literatur beschriebenen Stabilitätsprobleme der als [X.]Filter in Betracht kommenden Dibenzoylmethanderivate und namentlich des [X.] zu lösen. Wenn dies auch keinen zwingenden Schluss auf die Wirkung des [X.] in der [X.] aus [X.], [X.] und [X.] zuließ, musste es aber doch zumindest als lohnend erscheinen zu prüfen, ob [X.] auch in dieser Kombination sowohl im UV-B-Bereich synergistisch mit dem Triazinderivat zusammenwirkte als auch die Stabilität des [X.]Filters (und der Gesamtkombination) gewährleistete. Dies gilt unabhängig von der Frage, ob sich beim Übergang von einer Zweierkombination auf eine Dreierkombination Stabilitätsprobleme einstellen konnten, die bei [X.] nicht aufgetreten waren. Diese Möglichkeit musste der Fachmann zwar in Rechnung stellen, weil die [X.]nteraktion einer erhöhten Zahl von Komponenten nicht im Voraus sicher absehbar war, sie konnte ihn aber nicht von der Durchführung entsprechender Versuche abhalten, zumal es sich bei den Einzelkomponenten um gängige und nicht erst mit großem Aufwand zu synthetisierende Erzeugnisse handelte.

b) Auch die weitere Anweisung, kein 2-Ethylhexyl-p-methoxycinnamat zuzugeben (Merkmal 3.1), führt nicht zur Bejahung der erfinderischen Tätigkeit. Die [X.] erwähnt zwar, dass sich unter den - fakultativen - weiteren Filtern auch Zimtsäurederivate befinden können, schreibt deren Verwendung aber nicht vor. Sie beschreibt damit Kombinationen mit und ohne Zimtsäurederivate. Es ist auch nicht ersichtlich, dass dem Fachmann die Zugabe eines [X.] gleichwohl zwingend erschienen wäre. Er konnte vielmehr im Gegenteil der Veröffentlichung der [X.] Patentanmeldung 2 198 944 ([X.]) entnehmen, dass auch 2-Ethylhexyl-p-methoxycinnamat zu denjenigen [X.]n gehört, bei deren Kombination mit [X.] als [X.]Filter das Dibenzoylmethanderivat keine ausreichende photochemische Stabilität besitzt (S. 2 zweiter vollständiger Absatz: "[X.] and UV-B screens, [[X.] 1789] does not have a sufficient photochemical stability to guarantee continuous protection during a prolonged exposure to the sun ..."). Damit war dem Fachmann aus dem Stand der Technik nicht nur bekannt, dass die Zugabe des [X.] nicht erforderlich war, sondern darüber hinaus auch, dass sie sich nachteilig auf die Photostabilität des [X.] auswirken konnte. Dies führt ohne erfinderisches Zutun zu der Anweisung, das Zimtsäurederivat wegzulassen.

3. Die Gegenstände der Hilfsanträge [X.] bis V[X.], die lediglich zur weiteren Abgrenzung zum Stand der Technik bei der [X.] bestimmt sind, sind nicht anders zu beurteilen, und Entsprechendes gilt für die Hilfsanträge V[X.][X.][X.] ff.

4. Nach Hilfsantrag V[X.][X.] werden die verwendbaren Triazinderivate derart beschränkt, dass das in der [X.] genannte [X.] nicht mehr unter Merkmal 2.2 fällt. Der dergestalt verteidigte Patentanspruch 1 sieht stattdessen den Einsatz einer Verbindungsklasse vor, zu der [X.] (Handelsnamen [X.] und RA 3643) gehört. Dieser "analoge Ersatz" mag eine zulässige Einschränkung sein, ist aber nicht geeignet, erfinderische Tätigkeit zu begründen (vgl. Senatsurteil vom 15. September 2009 - [X.], [X.], 322 - Sektionaltor; [X.], [X.] - [X.], [X.]. [X.] 2002, 139 = GRUR [X.]nt. 2002, 438 - Liposomenzusammensetzungen). Bei [X.] handelt es sich um eine in der veröffentlichten [X.] Patentanmeldung 570 838 (vgl. die [X.]) und einem auf das Jahr 1995 datierten Prospekt des [X.] ([X.]) beschriebene Substanz, die zwar auf Grund ihrer Substitution (zwei Estergruppen und eine Amidgruppe anstelle von drei Estergruppen) weniger lipophil als [X.] sein mag, wie dies auch der gerichtliche Sachverständige angegeben hat, aber sonst keine verbesserten Eigenschaften aufweist, die hier im Sinn der durchwegs älteren Rechtsprechung des [X.] und des Senats (vgl. [X.], 610 - Reklameplakate; Senatsurteil vom 6. Februar 1973 - [X.], bei [X.], Entscheidungen des [X.] in Zivilsachen - Nichtigkeitsklagen 1971/73, 248, 258) allenfalls die Bejahung erfinderischer Tätigkeit tragen könnten. Die stabilitätsfördernde geringere Lipophilie bei weitgehender struktureller Ähnlichkeit mit [X.] musste den Fachmann im Gegenteil eher dazu veranlassen, als taugliches Triazinderivat in der nach den Ausführungen zu 2 nahegelegten Kombination von [X.] und [X.]n auch [X.] in Betracht zu ziehen.

5. Der [X.] und der Verfahrensanspruch 27 teilen das Schicksal des Patentanspruchs 1. Zwar ist die Formulierung des Patentanspruchs 17 (Verwendung eines Diphenylacrylats zur Herstellung von Zusammensetzungen, die [X.] in Kombination mit mindestens einem Triazinderivat enthalten, um dessen Stabilität zu verbessern) auf die von der Beklagten geltend gemachte Aufgabenstellung abgestellt. Dies ändert aber nichts daran, dass die [X.] keine eigenständige (beschränkende) Bedeutung hat und mit der Beanspruchung der Verwendung eines Diphenylacrylats zur Herstellung von Zusammensetzungen nach Patentanspruch 1 dessen Gegenstand nur in eine andere Form gekleidet wird. Für die verfahrensmäßige Einkleidung in Patentanspruch 28 gilt nichts anderes. Patentanspruch 31 beansprucht schließlich ein Verfahren zur kosmetischen Behandlung, das durch den Auftrag einer wirksamen Menge der Zusammensetzung nach Patentanspruch 1 gekennzeichnet ist; auch dieser Anspruch teilt das Schicksal des Patentanspruchs 1.

[X.]V. Die Kostenentscheidung folgt aus § 121 Abs. 2 [X.] i.V.m. § 97 Abs. 1 ZPO.