Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 01.03.2011, Az. X ZR 72/08

[X.][X.]M NAMEN DES V[X.]LKES URTE[X.]L [X.]/08Verkündet am: 1. März 2011 [X.] Geschäftsstelle in der [X.] Nachschlagewerk: ja [X.]: nein [X.]R: ja kosmetisches Sonnenschutzmittel [X.] EPÜ Art. 54, Art. 84, Art. 105a, Art. 105b a) Als Ausgangspunkt für die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit ist nicht ausschließlich auf die der Beschreibung des Streitpatents zu entneh-mende "Aufgabe" abzustellen; es ist vielmehr auch zu erwägen, ob die Bewältigung eines zum Aufgabenkreis des Fachmanns gehörenden (anderen) Problems dessen Lösung nahegelegt hat (Fortführung von [X.], Urteil vom 12. Februar 2003 - [X.], [X.], 693 - Hochdruckreiniger). b) Der Patentanspruch, auf den das [X.] im europäi-schen Beschränkungsverfahren (Art. 105a, Art. 105b EPÜ) das Patent beschränkt hat, kann im [X.] mangels eines einschlä-gigen [X.] ebenso wenig auf das Erfordernis der Klarheit (Art. 84 EPÜ) geprüft werden wie die Patentansprüche des erteilten [X.]. [X.], Urteil vom 1. März 2011 - [X.]/08 - [X.]
- 2 - [X.] hat auf die mündliche Verhandlung vom 1. März 2011 durch [X.], [X.], die Richterin Mühlens und die Richter [X.] und [X.] für Recht erkannt: Die Berufung gegen das am 4. März 2008 verkündete Urteil des 3. Senats ([X.]) des [X.]s wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Beklagte ist [X.]nhaberin des am 12. Juni 1997 unter [X.]nanspruch-nahme der Priorität der [X.] Patentanmeldung 96 08 172 vom 1. Juli 1996 angemeldeten und mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der [X.] in der [X.] Französisch erteil-ten [X.] Patents 815 835 (Streitpatents), das Zusammensetzun-gen, enthaltend 4-tert-Butyl-4'-Methoxydibenzoylmethan, ein 1,3,5-Triazin-derivat und einen (-Cyano)-,'-Diphenylacrylsäure-[X.]ester, sowie de-ren Verwendung betrifft. Der während des [X.]s in einem Beschränkungsverfahren durch das [X.] beschränkte Patentanspruch 1 lautet in der [X.] für die [X.]: 1 - 3 - Composition cosmétique et/ou dermatologique comprenant, dans un support cosmétiquement et/ou dermatologiquement acceptable, i) du 4-tert-butyl-4'-méthoxydibenzoylméthane, ii) au moins un dérivé de 1,3.5-triazine répondant à la formule ([X.]) suivante: dans laquelle: - [X.], [X.], représentent l'oxygène ou le radical -NH-; - [X.], [X.], [X.], [X.] parmi: [X.]; un métal alcalin; un radical ammonium [X.] alkyles [X.], un radical alkyle linéaire ou ramilié en [X.]-[X.]8; un radical cycloalkyle en C5-[X.]2 [X.] alkyles en [X.]-C4; un radical polyoxéthyléne comprenant de 1 à 6 unités d'oxyde d'éthylène et dont le groupe [X.]H terminal est méthylé; un radical de formule ([X.][X.]), ([X.]) ou ([X.]) suivantes: - 4 - dans lesquelles: - [X.] est [X.] ou un radical méthyle; - R5 est un radical alkyle en [X.]-C9; - n est un nombre entier allant de 0 à 3; - m est un nombre entier allant de 1 à 10; - A est un radical alkyle en C4-C8 ou un radical cycloalkyle en C5-C8; - B est choisi parmi: un radical alkyle linéaire ou ramifié en [X.]-C8; un radical cycloalkyle en C5-C8; un radical aryle [X.] alcyles en [X.]-C4; - R6 est [X.] ou un radical méthyle, et [X.]) au moins un ,'-diphénylacrylate d'alkyle ou -cyano-,'-diphénylacrylate d'alkyle de formule (V) suivante: dans laquelle: - [X.] et [X.], [X.], sont en position méta ou para et [X.] parmi: [X.]; un radical alcoxy en [X.]-C8 à chaîne droite ou ramifiée; un radical alkyle en [X.]-C4 à chaîne droite ou ramifiée; - [X.] représente un radical alkyle en [X.]-[X.]2 à chaîne droite ou ramifiée; - R9 représente un atome d'hydrogène ou un radical -CN, ladite composition étant exempte de p-méthaxycinnamate de 2-éthylhexyle et sous réserve que la composition soit différente des formulations suivantes dans lesquelles les quantités des [X.] ingrédients sont indiquées en pourcentage en poids par rapport au poids total de la composition Composition 1 [X.]ngrédients [X.]ngrédients [X.], [X.] 4-Methylbenzylidene Camphor (Eusolex 6300) - [X.] UV-B 3,0 - 5 - 2,4,6-tris[p-(2'éthylhexyl-1'-oxycarbonyl)[X.] ([X.]) [X.] UV-B 1,5 [X.] ([X.]) [X.] UV-B 4,0 -cyano-,'-diphénylacrylate de 2-éthylhexyle ([X.] 303) [X.] UV-B 4,0 4-tert-butyl-4'-méthoxydibenzoylméthane ([X.] 1789) [X.] UV-A 2,0 [X.][X.], composant gras [X.]2-[X.]5 [X.] (Finsolv TN) 12,0 Composant [X.] Huile parfum 0,4 Conservateur [X.]. [X.]V Carbomer 0,8 Glycérine 3,0 EDTA qsp 0,1 Eau 100,0 Composant V Eau 20,0 Acide novantisolique ([X.]) 2,0 Agent neutralisant (notamment Na[X.]H, Triethanoloamine) [X.]. Composition 2 [X.]ngrédients [X.]ngrédients [X.], [X.] 4-Methylbenzylidene Camphor (Eusolex 6300) - [X.] UV-B 4,0 2,4,6-tris[p-(2'éthylhexyl-1'-oxycarbonyl)[X.] ([X.]) [X.] UV-B 2,0 [X.] ([X.]) [X.] UV-B 3,0 -cyano-,'-diphénylacrylate de 2-éthylhexyle ([X.] 303) [X.] UV-B 3,0 4-tert-butyl-4'-méthoxydibenzoylméthane ([X.] 1789) [X.] UV-A 3,0 [X.][X.], composant gras [X.]2-[X.]5 [X.] (Finsolv TN) 12,0 Caprylic/[X.] ([X.] 812) 2,0 [X.]ctyl Stearate (Cetiol 868) 3,0 Composant [X.] Huile parfum 0,4 Conservateur [X.]. - 6 - [X.]V Carbomer 0,4 Glycérine 3,0 EDTA 0,1 Eau qsp 100,0 Composant V Agent neutralisant (notamment Na[X.]H, Triethanoloamine) [X.]. [X.]n der [X.] Übersetzung der Patentschrift lautet [X.]: 2 Kosmetische und/oder dermatologische Zusammensetzungen, die in einem kosmetisch und/oder dermatologisch akzeptablen Träger i) 4-tert-Butyl-4'-Methoxydibenzoylmethan, ii) [X.] ein [X.] der folgenden Formel ([X.]): worin - [X.] und [X.], die identisch oder voneinander verschieden sind, Sauerstoff oder die Gruppe -NH- bedeuten und - [X.], [X.] und [X.], die identisch oder voneinander verschieden sind, ausgewählt sind unter: Wasserstoff; einem Alkalimetall; einer Ammoniumgruppe, die gegebenenfalls mit einer oder mehreren [X.]gruppen oder [X.] substituiert ist; einer linearen oder verzweigten [X.]-18-[X.]gruppe; einer C5-12-Cycloalkylgruppe, die gegebenenfalls mit einer oder mehreren [X.]-4-[X.]gruppen substituiert ist; einer polyethoxylierten Gruppe, die 1 bis 6 Ethylenoxideinheiten aufweist und deren endständige [X.] methyliert ist, und einer Gruppe der folgenden Formel ([X.][X.]), ([X.]) oder ([X.]): - 7 - worin bedeuten: - [X.] Wasserstoff oder Methyl; - R5 [X.]-9-[X.]; - n Null oder eine ganze Zahl von 1 bis 3; - m eine ganze Zahl von 1 bis 10; - [X.]-8-[X.] oder C5-8-Cycloalkyl und worin - B ausgewählt ist unter: einer linearen oder verzweigten [X.]-8-[X.]gruppe; einer C5-8-Cycloalkylgruppe und einer Arylgruppe, die gegebenenfalls mit einer oder mehreren [X.]-4-[X.]gruppen substituiert ist, und - R6 Wasserstoff oder Methyl bedeutet, und [X.]) mindestens ein [X.] oder [X.]--cyano-,'-diphenylacrylat der folgenden Formel (V) enthalten:
worin - [X.] und [X.], die identisch oder voneinander verschieden sind, in m-Stellung oder in p-Stellung vorliegen und ausgewählt sind unter: Wasserstoff, einer geradkettigen oder verzweigten - 8 - [X.]-8-Alkoxygruppe und einer geradkettigen oder verzweigten [X.]-4-[X.]gruppe; - [X.] eine geradkettige oder verzweigte [X.]-12-[X.]gruppe bedeutet und - R9 Wasserstoff oder eine Gruppe -CN darstellt, wobei diese Zusammensetzung kein 2-Ethylhexyl-p-methoxy-cinnamat enthält, und mit der Maßgabe, dass die Zusammensetzung von den [X.] Formulierungen verschieden ist, bei denen die Mengenan-teile der verschiedenen Bestandteile in Gewichtsprozent, bezo-gen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, angege-ben sind: Zusammensetzung 1 Bestandteile [X.], UV-Filter 4-Methylbenzylidene Camphor (Eusolex 6300) - [X.] 3,0 [X.][p-(2'ethylhexyl-1'-oxycarbonyl)[X.] ([X.]) [X.] 1,5 [X.] ([X.]) [X.] 4,0 2-Ethylhexyl--cyano-,'-diphenylacrylat ([X.] 303) [X.] 4,0 4-tert-Butyl-4'-Methoxydibenzoylmethan ([X.] 1789) [X.] 2,0 Komponente [X.][X.], Fettkomponenten [X.]2-[X.]5 [X.] (Finsolv TN) 112,0 Komponente [X.] Parfümöl 0,4 Konservierungsmittel [X.]. Komponente [X.] Carbomer 0,8 Glycerin 3,0 EDTA 0,1 Wasser ad 100,0 Komponente V Wasser 20,0 Novantisolsäure (wasserlöslicher [X.]) 2,0 Neutralisationsmittel (insbesondere Na[X.]H, [X.]) [X.]. - 9 - Zusammensetzung 2 Bestandteile [X.], UV-Filter 4-Methylbenzylidene Camphor (Eusolex 6300) [X.] 4,0 [X.][p-(2'ethylhexyl-1'-oxycarbonyl)[X.] ([X.]) [X.] 2,0 [X.] ([X.]) [X.] 3,0 2-Ethylhexyl--cyano-,'-diphenylacrylat ([X.] 303) [X.] 3,0 4-tert-Butyl-4'-Methoxydibenzoylmethan ([X.] 1789) [X.] 3,0 Komponente [X.][X.], Fettkomponenten [X.]2-[X.]5 [X.] (Finsolv TN) 12,0 Caprylic/[X.] ([X.] 812) 2,0 [X.]ctyl Stearate (Cetiol 868) 3,0 Komponente [X.] Parfümöl 0,4 Konservierungsmittel [X.]. Komponente [X.] Carbomer 0,4 Glycerin 3,0 EDTA 0,1 Wasser ad 100,0 Komponente V Neutralisationsmittel (insbesondere Na[X.]H, [X.]) [X.]. Diesem Patentanspruch sind die Patentansprüche 2 bis 16 [X.]. Patentanspruch 17 und die ihm untergeordneten [X.] 18 bis 26 betreffen die Verwendung eines [X.]s oder [X.]--cyano-,'-diphenylacrylats in oder zur Herstellung von kos-metischen Zusammensetzungen, die 4-tert-Butyl-4'-Methoxydibenzoyl-methan in Kombination mit mindestens einem [X.] nach Patentanspruch 1 enthalten. Patentanspruch 27 und die ihm untergeord-neten Patentansprüche 28 bis 30 betreffen ein Verfahren zur Verbesse-rung der Stabilität kosmetischer Zusammensetzungen, die 4-tert-Butyl-4'-3 - 10 - Methoxydibenzoylmethan und ein [X.] nach [X.] enthalten. Die [X.] haben mit ihren vom Patentgericht verbundenen Klagen geltend gemacht, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents sei gegenüber dem Stand der Technik, insbesondere der Veröffentlichung der [X.] Patentanmeldung 685 221 ([X.], [X.]), der internationalen Patentanmeldung [X.] ([X.], [X.]), der [X.] [X.] 195 47 634 ([X.], [X.], früher angemeldet, aber nachveröffentlicht) und der auf dieselbe Anmel-dung zurückgehenden Veröffentlichung der [X.] Patentanmel-dung 787 483 ([X.]), nicht patentfähig. Die vom [X.] durchgeführte Beschränkung stelle zudem eine unzulässige Erweiterung dar. 4 5 Das Patentgericht hat das Streitpatent mit Wirkung für die [X.] antragsgemäß in vollem Umfang für nichtig erklärt. Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, die das Streitpa-tent entsprechend der Fassung des [X.] Beschränkungsverfah-rens ([X.]) verteidigt, hilfsweise in sechzehn weiter beschränkten Fassungen, die weitere "Disclaimer" einfügen, von denen die [X.] bis [X.] Zusammensetzungen mit emulgatorfreien Hydrodispersionsgelen ausnehmen und der weiteren Abgrenzung gegenüber der Entgegenhal-tung [X.]/7 dienen, die [X.] und [X.] zur Abgrenzung gegenüber der veröffentlichten [X.] Patentanmeldung 800 813 ([X.]) be-stimmt sind, Hilfsantrag [X.][X.] die erfindungsgemäß zu verwendenden [X.]e auf Verbindungen beschränkt, bei denen [X.] oder [X.] und [X.] NH bedeuten, und die [X.][X.] bis X[X.] die vorgenannten Hilfsanträge kombinieren. - 11 - Die [X.] treten dem Rechtsmittel entgegen. 7 Als gerichtlicher Sachverständiger hat Univ.-Prof. Dr. G. D.

, [X.]

-Universität M. , ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat. Die [X.] haben Gutachten von Prof. Dr. W.

[X.] , [X.]

, und Prof. Dr. B.
[X.], [X.]

, vorgelegt. Die Beklagte hat ein Gutachten von Prof. Dr. H.

M. , [X.] , vorgelegt. 8 Entscheidungsgründe: Die Berufung der Beklagten bleibt ohne Erfolg. 9 [X.]. Das Streitpatent betrifft nach seinem Patentanspruch 1 [X.] und/oder dermatologische Zusammensetzungen, die zum Schutz der Haut gegen UV-Strahlung, insbesondere gegen Sonnenlicht, bestimmt sind. Bei der Herstellung derartiger Mittel werden, wie die Patentschrift erläutert, im Allgemeinen Kombinationen von im [X.] (Wellen-länge 320 nm bis 400 nm) und im UV-B-Bereich (Wellenlänge 280 nm bis 320 nm) wirksamen Filtern verwendet. 4-tert-Butyl-4™-Methoxydibenzoyl-methan, das unter der Handelsbezeichnung [X.] 1789 erhältlich sei, wird in diesem Zusammenhang als auf Grund seines guten intrinsischen Absorptionsvermögens besonders interessantes [X.] bezeichnet ([X.] 23 bis 25). Als [X.] mit gutem Absorptionsvermögen wer-den [X.]e und insbesondere die unter der Handelsbe-zeichnung [X.] erhältliche Verbindung [X.][p-2™-ethylhexyl-1™-oxycarbo-nyl)[X.] ([X.]ctyltriazon) genannt. Die Beschrei-10 - 12 - bung gibt weiter an, dass solche Triazinderivate aus der [X.] bekannt seien. Sie bezeichnet es als "sehr interessant", [X.]e zu-sammen mit dem als [X.] 1789 bekannten Butylmethoxydibenzoyl-methan (im Folgenden: [X.]) verwenden zu können. Die Anmelderin habe jedoch festgestellt, dass sich [X.]e in Gegenwart von [X.] unter UV-Bestrahlung chemisch zersetzten. Nach umfangreichen Untersuchungen habe sie entdeckt, dass sich die Stabilität und damit die Wirksamkeit der Zusammensetzung durch Zugabe eines [X.]-,™-diphenylacrylats oder eines [X.]--cyano-,™-diphenylacrylats wesentlich verbessern lasse. 11 Eine "Aufgabe" (ein der Erfindung zugrunde liegendes technisches Problem) wird in der Beschreibung nicht ausdrücklich angegeben. Bei der Bestimmung des Problems stellt der Senat darauf ab, was die Erfindung gegenüber dem in der Beschreibung erwähnten Stand der Technik nach der [X.] tatsächlich leistet. Denn auch eine in der [X.] angegebene Aufgabe stellt lediglich ein Hilfsmittel bei der Ermitt-lung des objektiven technischen Problems dar (vgl. Senatsurteil vom 12. Februar 2003 - [X.], [X.], 693, 695 - Hochdruckreini-ger; vom 4. Februar 2010 - [X.], [X.], 602 - Gelenkanord-nung; vom 15. April 2010 - [X.], [X.], 607 - Fettsäurezu-sammensetzung; vom 24. Februar 2011 - [X.]/09 - Wiederfinden einer [X.]nformationsseite; Senatsbeschluss vom 19. [X.]ktober 2004 - [X.], [X.], 141, 142 - Anbieten interaktiver Hilfe; st. Rspr.). 12 - 13 - Patentanspruch 1 des Streitpatents stellt in seiner im Beschrän-kungsverfahren geänderten Fassung Zusammensetzungen unter Schutz, die 13 (1) in einem kosmetisch und/oder dermatologisch akzeptablen Träger (2) folgende Substanzen enthalten: (2.1) 4-tert-Butyl-4™-Methoxydibenzoylmethan ([X.]) als [X.], (2.2) mindestens ein [X.] einer definierten Formel als [X.], wobei verschiedene Seiten-ketten möglich sind (insbesondere: - [X.][p-2™-ethylhexyl-1™-oxycarbonyl)[X.] [[X.]ctyltriazon oder [X.] - EHT, Handelsbezeichnung: [X.]]; - Diethylhexylbutylamidotriazon [Handelsbezeich-nungen: [X.] und RA 3643]), (2.3) mindestens ein [X.]-,™-diphenylacrylat oder [X.]--cyano-,™-diphenylacrylat einer definierten Formel als weiteres [X.] (insbesondere 2-Ethylhexyl--cyano-,™-diphenylacrylat [[X.]ctocrylen, [X.]: [X.] 303, [X.] N 539]), (3) wobei die Zusammensetzungen (3.1) kein 2-Ethylhexyl-p-methoxycinnamat (Handelsbe-zeichnung: [X.] MCX) enthalten und (3.2) sich von den am Ende des Patentanspruchs 1 ange-gebenen Zusammensetzungen 1 und 2 unterschei-den. - 14 - 14 Die im Streitpatent erwähnte und jedenfalls deshalb bei der Be-stimmung des Problems zu berücksichtigende [X.] be-schreibt nicht nur, wie vom Streitpatent ausgeführt, das 1,3,5-Triazin-derivat [X.]ctyltriazon (Merkmal 2.2), sondern auch [X.]ctocrylen ([X.] 2.3) als weiteres UV-Filter. Die Kombination der beiden Filter erlaubt nach der [X.] auf Grund einer synergistischen Wirkung die Bereitstellung von Sonnenschutzzusammensetzungen mit gegenüber der alleinigen Verwendung des einen oder des anderen Filters deutlich verbesserten Lichtschutzfaktoren ([X.] 30 bis 33). [X.]ndem das Streitpatent die [X.] nach den Merkmalen 2.2 und 2.3 mit [X.] als [X.] nach Merkmal 2.1 verbindet, löst es das technische Problem, eine breitbandig wirksame und stabile Sonnenschutzzusammensetzung bereitzustellen. 15 [X.][X.]. Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt, weil es dessen Gegenstand nicht als patentfähig angesehen hat. Als Fachmann hat es einen [X.], Pharmazeuten oder Diplom-Biologen an-gesehen, der sich in das spezielle Fachgebiet der Kosmetik (Kosmetolo-gie) intensiv eingearbeitet hat. Es hat sich u.a. darauf gestützt, dass die vorveröffentlichte [X.] Sonnenschutzmittel beschreibe, die in einem kosme-tisch akzeptablen Träger (Merkmal 1) in Form einer Emulsion eine Kombi-nation aus den [X.]n [X.] (Merkmal 2.2) und [X.] N 539 (Merkmal 2.3) enthielten, wobei die Beschreibung ausführe, dass neben der UV-B-Strahlung auch die [X.]Strahlung eine Veränderung der Haut hervorrufen könne, weshalb es wünschenswert sei, auch die [X.]Strahlung auszufiltern. Der Fachmann sei deshalb vor die Aufgabe ge-stellt, in die Zusammensetzung der [X.] zusätzlich ein [X.] einzuar-beiten. Dabei stoße er auf die neben [X.] genannten Dibenzoylmethanderivate (vgl. [X.] S. 3 Z. 52). Die Anregung, das 4-tert-Butyl-4™-Methoxydibenzoylmethan einzusetzen, erhalte der Fachmann aus - 15 - der Entgegenhaltung [X.], die dieses als bevorzugtes Dibenzoylmethande-rivat nenne und auch auf die ausreichende Photostabilität der dort ge-nannten Kombination hinweise; ein bevorzugtes [X.] sei wie im Streitpatent [X.]ctocrylen, wodurch die Kombination der Merkmale 2.1 und 2.3 aus der [X.] bekannt sei. [X.]n Kombination mit der [X.] ergebe sich ein [X.] der drei [X.] gemäß Patentanspruch 1 des Streitpatents. Der Fachmann werde auch, da sowohl die Mischungen nach [X.] als auch die nach [X.] lichtstabil seien, von der [X.] ausgehen. Ein weiteres [X.] wie ein Zimtsäurederi-vat werde der Fachmann nicht zusetzen, da die zwei vorhandenen [X.] einen synergistisch verbesserten Lichtschutz aufwiesen und die [X.] und die [X.] es nicht vorschrieben. Auch im Streitpatent werde ein nachtei-liger Effekt durch den Zusatz des [X.] im Übrigen nicht be-legt. Der zusätzliche Effekt, dass durch [X.]ctocrylen die Lichtstabilität des [X.]ctyltriazon verbessert werde, wenn dieses in Kombination mit [X.] vorliege, könne bei [X.] der Kombination die erfinderische Leistung nicht begründen. Auch die Gegenstände der Patentansprüche 17 und 27 beruhten deshalb nicht auf erfinderischer Tätigkeit. [X.]. Dies hält im Ergebnis und in der Begründung der Überprüfung stand. 16 1. Dabei kann offen bleiben, ob der Gegenstand von [X.] vom Stand der Technik neuheitsschädlich getroffen wird. Die [X.] an die Ausführungsbeispiele in den der Entgegenhaltungen [X.]/[X.] ist schwerlich geeignet, deren [X.]ffenbarungsgehalt vollständig zu berücksichtigen und diesen gegenüber Neuheit herzustellen. Entgegen der Auffassung der [X.] kann der Senat - anders als bei einer be-schränkten Verteidigung im [X.] (vgl. hierzu [X.], Urteil 17 - 16 - vom 18. März 2010 - [X.], [X.], 709 - Proxyserver-system) - nicht prüfen, ob die vom [X.] gebilligte be-schränkte Fassung dem Erfordernis der Klarheit (Art. 84 EPÜ) genügt. Der Patentanspruch, auf den das [X.] im [X.] Beschränkungsverfahren (Art. 105a, Art. 105b EPÜ) das Patent be-schränkt hat, stellt, ebenso wie ein im Einspruchsverfahren geändertes Patent, die geltende Fassung des [X.] Patents dar und kann im [X.] mangels eines einschlägigen [X.] [X.] wenig auf das Erfordernis der Klarheit geprüft werden wie die Pa-tentansprüche des erteilten Patents. 18 2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents in seiner im [X.] Beschränkungsverfahren geänderten Fassung ergab sich für den Fachmann am [X.] in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik (Art. 54 EPÜ). Dies füllt den [X.] des Art. [X.][X.] § 6 Abs. 1 Nr. 1 [X.], Art. 138 Abs. 1 Buchst. a EPÜ aus. Auf die weiter geltend gemachten Nichtigkeitsgründe des Art. [X.][X.] § 6 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 [X.] braucht daher nicht eingegangen zu werden. Als Ausgangspunkt für die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit ist entgegen der Auffassung der Beklagten nicht ausschließlich auf die der Beschreibung des Streitpatents zu entnehmende "Aufgabe" abzustellen. Sie gibt - wie zu [X.] ausgeführt - das der Erfindung zugrunde liegende tech-nische Problem nicht zutreffend wieder. [X.]m Übrigen bildet auch eine zu-treffend formulierte Aufgabe nicht notwendigerweise den einzigen [X.] für die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit; es ist vielmehr auch zu erwägen, ob die Bewältigung eines (anderen) zum Aufgabenkreis des Fachmanns gehörenden technischen Problems dessen Lösung nahe-gelegt hat (vgl. Senatsurteil vom 12. Februar 2003 - [X.], [X.] - 17 - 2003, 693 - Hochdruckreiniger). Dies ist hier zu bejahen. Darauf, ob sich diese Anregungen auch auf die Fotostabilität bezogen, ist dabei nicht ent-scheidend abzustellen (vgl. nur Senatsurteil vom 10. Dezember 2002 - [X.], [X.], 317 - kosmetisches Sonnenschutzmittel [X.]; st. Rspr.). a) Für die Hinzufügung eines [X.]s zu der aus der [X.] be-kannten Kombination der [X.] [X.]ctyltriazon und [X.]ctocrylen boten sowohl die [X.] als auch die [X.] unmittelbare Anregungen. 20 So erwähnt die [X.], dass entsprechende Zusam-mensetzungen aus zwei [X.]n auch ein oder mehrere Filter, die im [X.] wirksam sind, enthalten können (S. 3 Z. 48 bis 54). Da die [X.] (fast wortgleich mit dem Streitpatent) ausdrücklich darauf hinweist, dass die [X.]Strahlung insbesondere die Elastizität der Haut beeinträch-tige und Faltenbildung begünstige, was zu vorzeitiger Hautalterung führe, und sogar die Ursache für toxische oder allergische Reaktionen sein kön-ne, bezeichnet sie es konsequenterweise als wünschenswert, auch die [X.]Strahlung auszufiltern ([X.] 15 bis 19). Der Fachmann, der sich die in der [X.] beschriebene vorteilhafte synergistische Wirkung der [X.]c-tyltriazon-[X.]ctocrylen-Kombination zunutze machen will, wird daher dazu gedrängt, sich Gedanken über ein geeignetes [X.] zu machen. 21 Zwar werden in der [X.] selbst Dibenzoylmethanderivate nur unter einer Reihe weiterer Filter genannt (S. 3 Z. 48 bis 54). Bei [X.] (Han-delsbezeichnung [X.] 1789) handelte es sich aber um ein bekanntes [X.] dieser Klasse, das auch in der [X.] als auf Grund seines guten intrinsischen Absorptionsvermögens besonders interessan-tes [X.] bezeichnet wird ([X.] 23 bis 25); auch die Beklagte trägt vor, sein hoher Extinktionsfaktor sei bekannt gewesen. [X.]m Gutachten von 22 - 18 - Prof. [X.]wird unwidersprochen ausgeführt, [X.] habe jedenfalls in [X.] im Prioritätszeitpunkt als einziges zugelassenes [X.] zur Verfügung gestanden. Die Entgegenhaltung [X.], die wiederum fast wortgleich mit dem Streitpatent ebenfalls auf die Notwen-digkeit hinweist, sowohl [X.] als auch UV-B-Strahlung zu filtern ([X.] 12 bis [X.] 2), gibt an, dass bereits vorgeschlagen worden sei, Di-benzoylmethanderivate als [X.] mit verschiedenen [X.]n zu kombinieren, dass sich jedoch die Dibenzoylmethanderivate in [X.] mit diesen [X.]n als nicht ausreichend stabil erwiesen hätten ([X.] 9 bis 13: "[X.], lorsqu™ils sont utilisés en association avec ces [X.]-B, les dérivés de dibenzoylméthane ... ne possèdent pas toujours une stabilité photochimique suffisante pour garantir une protection constante durant une exposition [X.] –"). Hierzu schlägt die [X.] vor, ein Dibenzoylmethanderivat mit einem ,[X.] oder [X.]-diphenylacrylsäurealkyl-ester einer definierten Formel [X.] als [X.] zu kombinieren. Daraus ergäben sich eine bemerkenswerte photochemische Stabilität der Diben-zoylmethanderivate, ein starker Lichtschutzfaktor und eine gute Rema-nenz ([X.] 16 bis 28). Unter den angeführten Dibenzoylmethanderiva-ten wird dabei - neben 4-[X.]sopropyldibenzoylmethan - [X.] besonders bevorzugt (S. 4 Z. 4 bis 6); [X.]ctocrylen wird als erstes der vier besonders bevorzugten Diphenylacrylate genannt (S. 3 Z. 20); die Kombination liegt auch dem Beispiel 1 (und Beispiel 8) zugrunde. Der Fachmann, der ausgehend von der [X.]ctyltriazon-[X.]ctocrylen-Kombination der [X.] nach einem geeigneten [X.] suchte, fand [X.] in der [X.] den Hinweis, dass die Komponente [X.]ctocrylen dieser [X.] auch geeignet war, die in der Literatur beschriebenen Stabilitäts-probleme der als [X.] in Betracht kommenden [X.] und namentlich des [X.] zu lösen. Wenn dies auch keinen zwingenden Schluss auf die Wirkung des [X.]ctocrylen in der [X.] aus [X.], [X.]ctyltriazon und [X.]ctocrylen zuließ, musste es aber doch zumindest als lohnend erscheinen zu prüfen, ob [X.]ctocrylen auch in dieser Kombination sowohl im UV-B-Bereich synergistisch mit dem Triazinderivat zusammenwirkte als auch die Stabilität des [X.]s (und der Gesamtkombination) gewährleistete. Dies gilt unabhängig von der Frage, ob sich beim Übergang von einer Zweierkombination auf eine Dreierkombination Stabilitätsprobleme einstellen konnten, die bei [X.] nicht aufgetreten waren. Diese Möglichkeit musste der Fachmann zwar in Rechnung stellen, weil die [X.]nteraktion einer erhöh-ten Zahl von Komponenten nicht im Voraus sicher absehbar war, sie konnte ihn aber nicht von der Durchführung entsprechender Versuche ab-halten, zumal es sich bei den Einzelkomponenten um gängige und nicht erst mit großem Aufwand zu synthetisierende Erzeugnisse handelte. b) Auch die weitere Anweisung, kein 2-Ethylhexyl-p-methoxy-cinnamat zuzugeben (Merkmal 3.1), führt nicht zur Bejahung der erfinderi-schen Tätigkeit. Die [X.] erwähnt zwar, dass sich unter den - fakultativen - weiteren Filtern auch Zimtsäurederivate befinden können, schreibt deren Verwendung aber nicht vor. Sie beschreibt damit Kombinationen mit und ohne Zimtsäurederivate. Es ist auch nicht ersichtlich, dass dem Fachmann die Zugabe eines [X.] gleichwohl zwingend erschienen wä-re. Er konnte vielmehr im Gegenteil der Veröffentlichung der [X.] Patentanmeldung 2 198 944 ([X.]) entnehmen, dass auch 2-Ethylhexyl-p-methoxycinnamat zu denjenigen [X.]n gehört, bei deren Kombi-nation mit [X.] als [X.] das Dibenzoylmethanderivat keine aus-reichende photochemische Stabilität besitzt (S. 2 zweiter vollständiger Ab-satz: "[X.] and UV-B screens, 24 - 20 - [[X.] 1789] does not have a sufficient photochemical stability to guaran-tee continuous protection during a prolonged exposure to the sun ..."). Damit war dem Fachmann aus dem Stand der Technik nicht nur bekannt, dass die Zugabe des [X.] nicht erforderlich war, sondern darüber hinaus auch, dass sie sich nachteilig auf die Photostabilität des [X.] auswirken konnte. Dies führt ohne erfinderisches Zutun zu der Anweisung, das Zimtsäurederivat wegzulassen. 3. Die Gegenstände der [X.] bis [X.], die lediglich zur [X.] Abgrenzung zum Stand der Technik bei der Neuheitsprüfung be-stimmt sind, sind nicht anders zu beurteilen, und Entsprechendes gilt für die [X.][X.] ff. 25 4. Nach Hilfsantrag [X.][X.] werden die verwendbaren Triazinderivate derart beschränkt, dass das in der [X.] genannte [X.]ctyltriazon nicht mehr unter Merkmal 2.2 fällt. Der dergestalt verteidigte Patentanspruch 1 sieht stattdessen den Einsatz einer Verbindungsklasse vor, zu der [X.] (Handelsnamen [X.] und RA 3643) ge-hört. Dieser "analoge Ersatz" mag eine zulässige Einschränkung sein, ist aber nicht geeignet, erfinderische Tätigkeit zu begründen (vgl. Senatsurteil vom 15. September 2009 - [X.], [X.], 322 - Sektionaltor; [X.], [X.] - [X.], [X.]. [X.] 2002, 139 = GRUR [X.]nt. 2002, 438 - Liposomenzusammensetzungen). Bei [X.] handelt es sich um eine in der veröffentlichten [X.] Patent-anmeldung 570 838 (vgl. die [X.]) und einem auf das Jahr 1995 datierten Prospekt des [X.] ([X.]) beschriebene Substanz, die zwar auf Grund ihrer Substitution (zwei Estergruppen und eine Amidgruppe anstelle von drei Estergruppen) weniger lipophil als [X.]c-tyltriazon sein mag, wie dies auch der gerichtliche Sachverständige [X.] - 21 - geben hat, aber sonst keine verbesserten Eigenschaften aufweist, die hier im Sinn der durchwegs älteren Rechtsprechung des [X.] und des Senats (vgl. RG [X.]36, 610 - Reklameplakate; Senatsurteil vom 6. Februar 1973 - [X.], bei [X.], Entscheidungen des [X.] in Zivilsachen - Nichtigkeitsklagen 1971/73, 248, 258) allenfalls die Bejahung erfinderischer Tätigkeit tragen könnten. Die stabilitätsför-dernde geringere Lipophilie bei weitgehender struktureller Ähnlichkeit mit [X.]ctyltriazon musste den Fachmann im Gegenteil eher dazu veranlassen, als taugliches Triazinderivat in der nach den Ausführungen zu 2 nahege-legten Kombination von [X.] und [X.]n auch [X.] in [X.] zu ziehen. 5. Der [X.] und der Verfahrensanspruch 27 teilen das Schicksal des Patentanspruchs 1. Zwar ist die Formulierung des Patentanspruchs 17 (Verwendung eines Diphenylacrylats zur Herstellung von Zusammensetzungen, die [X.] in Kombination mit mindestens einem Triazinderivat enthalten, um dessen Stabilität zu verbessern) auf die von der Beklagten geltend gemachte Aufgabenstellung abgestellt. Dies ändert aber nichts daran, dass die [X.] keine eigenständige (be-schränkende) Bedeutung hat und mit der Beanspruchung der Verwendung eines Diphenylacrylats zur Herstellung von Zusammensetzungen nach Patentanspruch 1 dessen Gegenstand nur in eine andere Form gekleidet wird. Für die verfahrensmäßige Einkleidung in Patentanspruch 28 gilt nichts anderes. Patentanspruch 31 beansprucht schließlich ein Verfahren zur kosmetischen Behandlung, das durch den Auftrag einer wirksamen Menge der Zusammensetzung nach Patentanspruch 1 gekennzeichnet ist; auch dieser Anspruch teilt das Schicksal des Patentanspruchs 1.
27 - 22 - [X.]. Die Kostenentscheidung folgt aus § 121 Abs. 2 [X.] i.V.m. § 97 Abs. 1 ZP[X.]. 28 Meier-Beck [X.] Mühlens
Grabinski [X.] Vorinstanz: [X.], Entscheidung vom 04.03.2008 - 3 Ni 18/06 ([X.]) -