Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 28.02.2013, Az. I ZB 56/11

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS
I [X.]
Verkündet am:

28. Februar 2013

Bürk

Justizhauptsekretärin

als Urkundsbeamtin

der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die [X.]-Nr.
869
586

Nachschlagewerk:
ja
[X.]Z:
nein
[X.]R:
ja

Schokoladenstäbchen II
[X.] § 3 Abs. 1, § 8 Abs. 1, § 50 Abs. 1, § 107 Abs. 1, § 115 Abs. 1; Mar-kenRL Art. 2; [X.] Art. 5 Abs. 1; [X.]. 6quinquies
Abschn. [X.] 1 Nr. 3
a)
Die graphische Darstellbarkeit und die für die Bejahung der Markenfähigkeit erforderliche hinreichende Bestimmtheit einer Marke im Sinne von Art.
2 [X.] gehören zu den wesentlichen Grundlagen des harmonisierten Markenrechts und fallen daher unter den Begriff der öffentlichen Ordnung im Sinne von Art.
6quinquies
Abschn.
[X.]
1 Nr.
3 [X.], Art.
5 Abs.
1 [X.].
b)
Den Anforderungen an die hinreichende Bestimmtheit eines Zeichens im Sinne von Art.
2 [X.], § 3 Abs. 1 [X.] genügt es nicht, wenn sich der Gegenstand einer Anmeldung auf unterschiedliche Erscheinungsformen erstreckt.
c)
Die wegen Unbestimmtheit fehlende Markenfähigkeit ist nicht nur im [X.] relevant, sondern kann auch zur Schutzentziehung einer be-reits eingetragenen Marke führen.
[X.], Beschluss vom 28. Februar 2013 -
I [X.] -
[X.]

-
2
-
Der [X.]
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhand-lung vom 28.
Februar 2013 durch [X.] Dr.
Büscher, Pokrant, Prof.
Dr.
Schaffert, [X.] und Dr. Löffler

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der Be-schluss des 25.
Senats ([X.]) des [X.]s vom 21.
Juli 2011 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das [X.] zurückverwiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000

festgesetzt.

Gründe:

[X.] Für die Markeninhaberin ist seit dem 7.
September 2005 die dreidi-mensionale [X.]-Nr.
869
586

für die Waren der Klasse 30

Cacao, chocolat, produits de
chocolaterie

1
-
3
-
eingetragen. In der Beschreibung der Marke heißt es:

La marque est constituée par la forme
du produit évoquant un sarment
de vigne.

Seit
dem 15.
Dezember 2005 ist der Schutz
auf [X.] erstreckt. Der Eintragung liegt die im [X.] Markenregister enthaltene Ausgangs-eintragung
Nr.
02
3188047 zugrunde, die im [X.] Markenregister wie folgt dargestellt ist:

Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patent-
und Markenamt die Schutzentziehung für [X.] beantragt. Die Marke sei freihaltebedürftig und nicht unterscheidungskräftig. Außerdem genüge sie nicht dem Bestimmt-heitsgebot. Die Markeninhaberin hat dem [X.].

Das Deutsche Patent-
und Markenamt hat den Antrag auf Schutzentzie-hung zurückgewiesen. Auf die Beschwerde der Antragstellerin hat das [X.] den Beschluss des Deutschen Patent-
und Markenamts aufgeho-ben und der [X.] den Schutz für [X.] entzogen ([X.], [X.], 283). Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit der vom [X.] zugelassenen Rechtsbeschwerde. Die Antragstellerin beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.
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3
4
-
4
-

I[X.] Das [X.] hat angenommen, der Schutzgegenstand der angegriffenen Marke sei durch die der Schutzgewährung zugrunde
liegende bildliche Darstellung nicht hinreichend bestimmt, so dass es an einer [X.] Voraussetzung für die Schutzgewährung fehle. Dazu hat es ausgeführt:

Für die Eintragung und
im Falle einer bereits erfolgten Eintragung
für die Entscheidung über die Löschung der Marke sei es erforderlich, dass der Schutzgegenstand der Marke eindeutig festgelegt und definiert sei. Dieses Er-fordernis müsse die nach §
8 Abs.
1 [X.] für ein Registerrecht zwingend vorgesehene graphische Darstellung in der Weise verwirklichen, dass sich dar-aus
eindeutig ein einziges Zeichen ergebe. Deshalb sei es unzulässig, für eine dreidimensionale Gestaltung eine graphische Darstellungsform zu wählen, die eine Deutung des Zeichens in mehr als eine Richtung zulasse. Die bildlichen Darstellungen müssten den Schutzgegenstand in seiner räumlichen Gestaltung und Ausdehnung sicher festlegen.

Die mit dem Antrag auf Schutzentziehung angegriffene dreidimensionale Marke erfülle diese Voraussetzungen nicht. Weder die der Eintragung als [X.] zugrunde
liegende Abbildung noch die Darstellung in der [X.] Ausgangsanmeldung ließen erkennen, wie die Marke räumlich gestaltet sei. Es sei nicht ersichtlich, ob die abgebildete Wellenform in [X.] verlaufe oder gewunden sei und damit eine weitere Dimension in der Tiefe habe. Ferner [X.] offen, ob das abgebildete Stäbchen im Durchmesser rund oder oval sei. Die erläuternde Beschreibung, wonach die Marke die Form einer Weinranke dar-stelle, führe zu keinem hinreichend eindeutig bestimmten Schutzgegenstand. [X.] seien naturgemäß unterschiedlich gewachsen, die Beschreibung umfasse daher eine gewisse Bandbreite von Gestaltungen.

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6
7
-
5
-
II[X.] Die zulässige Rechtsbeschwerde hat Erfolg. Die Annahme des [X.], der angegriffenen Marke sei der Schutz für [X.] zu entziehen, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

1. Das [X.] ist allerdings zu Recht davon ausgegangen, dass einer nach dem [X.] Markenabkommen international registrierten Marke der Schutz für [X.] zu entziehen ist, wenn der Gegenstand des Schutzes nicht hinreichend deutlich bestimmt ist.

a)
Die Schutzentziehung gemäß §
107 Abs.
1, §
115 Abs.
1, §
50 Abs.
1 und 2 [X.] einer im
Ursprungsland vorschriftsmäßig eingetragenen [X.] setzt nach Art.
5 Abs.
1 [X.] voraus, dass ein in
Art.
6quinquies Abschn.
[X.]
1 Nr.
1
bis 3 [X.] genannter Grund vorliegt (vgl. [X.], Beschluss vom 5.
April 1990
I
ZB
7/89, [X.]Z
111, 134, 135
[X.] FE; Beschluss vom 17.
November 2005
I
ZB
12/04, GRUR
2006, 589 Rn.
12 = WRP
2006, 900

Rasierer mit drei Scherköpfen; [X.], [X.] zum Schutz des gewerblichen Eigentums, 1971, Seite 96). Nach Art.
6quinquies Abschn.
[X.]
1 Nr.
3 [X.] darf einer Marke der Schutz entzogen werden, wenn sie gegen die öffentliche Ordnung verstößt.

b) Das [X.] hat zu Recht angenommen, die graphische Darstellung der eingetragenen Marke müsse so klar und eindeutig bestimmt sein, dass eine genaue Identifizierung und Bestimmung des Schutzgegenstan-des
gewährleistet sei. Das habe auch für international registrierte Marken zu gelten, deren Schutz auf [X.] erstreckt worden sei. Zu den Art.
6quinquies Abschn.
[X.] 1 Nr.
3 [X.] unterfallenden wesentlichen Prinzipien des Mar-kenrechts gehöre das Bestimmtheitsgebot.
8
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-
6
-

c) Gegen diese Beurteilung wendet sich die Rechtsbeschwerde ohne [X.] mit der Begründung, ein Verstoß gegen das Bestimmheitsgebot stelle ledig-lich einen Verfahrensfehler im Rahmen der [X.] dar, der eine nachträgliche Schutzentziehung nach §
50 Abs.
1 [X.] nicht rechtfertigen könne. Das Erfordernis der hinreichenden Bestimmtheit der Wiedergabe des [X.] einer Marke sei keine unabdingbare Voraussetzung für die Schutzgewährung.

d)
Zu den wesentlichen Grundlagen des harmonisierten Markenrechts, die unter die öffentliche Ordnung im Sinne von Art.
6quinquies Abschn.
[X.]
1 Nr.
3 [X.] fallen, gehört die graphische Darstellbarkeit und die für die Annahme der Markenfähigkeit erforderliche Bestimmtheit des angemeldeten oder einge-tragenen Zeichens im Sinne von Art.
2 und Art.
3 Abs.
1 Buchst.
a [X.] (vgl. [X.], Markenrecht, 4.
Aufl., §
3 Rn.
383; Kirschneck in [X.]/[X.], [X.], 10.
Aufl., §
3 Rn.
17 und 22; Kur in Festschrift
von Mühlendahl, 2005, S.
361, 373; [X.], [X.] 2002, 1, 3).

Nach Art.
2 [X.], der durch §
3 Abs.
1 und §
8 Abs.
1 [X.] in das [X.] Markenrecht umgesetzt worden ist, können Marken alle Zeichen sein, die sich graphisch darstellen lassen. Die Bedeutung des Erfordernisses der graphischen Darstellbarkeit und der Bestimmtheit der Eintragung der Marke liegt darin, der Beurteilung der Marke im Eintragungsverfahren eine festgelegte Form zugrunde legen zu können, die Eintragung der Marke in das Register überhaupt zu ermöglichen und durch Veröffentlichung der Eintragung die [X.] über die in [X.] stehenden Marken und ihren Schutzbereich zu un-terrichten (vgl. [X.], Urteil vom 12.
Dezember 2002

273/00, Slg.
2002, 737 = GRUR
2003, 145 Rn.
47 bis 51
Sieckmann; Urteil vom 24.
Juni 2004

49/02, Slg.
2004, [X.] = GRUR
2004, 858 Rn.
26 bis 30
Heidel-12
13
14
-
7
-
berger Bauchemie; [X.], Beschluss vom 25.
März 1999
I
ZB
23/98, [X.], 730
f. = WRP
1999, 853
Farbmarke magenta/grau; Beschluss vom 5.
Oktober 2006
I
ZB
73/05, [X.]Z
169, 175 Rn.
13
Tastmarke). Danach [X.] ein Zeichen den Anforderungen nach Art.
2 [X.] nicht, wenn sich der Gegenstand der Anmeldung auf eine Vielzahl unterschiedlicher Erscheinungs-formen erstrecken kann und deshalb nicht klar bestimmt ist (vgl. [X.], Urteil vom 25.
Januar 2007
321/03, Slg.
2007, [X.] = GRUR
2007, 231 Rn.
37 bis 40
[X.]; [X.], Beschluss vom 5.
Oktober 2006
I
ZB
86/05, [X.]Z 169, 167
Rn.
13
f.
Farbmarke gelb/grün
II; Urteil vom 19.
Februar 2009

I
ZR
195/06, [X.]Z
180, 77 Rn.
31
UHU; [X.], Marken-
und Kennzeichen-recht, 2.
Aufl. Rn.
453). Die Frage der graphischen Darstellbarkeit und der [X.] der [X.] ist im Rahmen der Schutzentziehung nach Art.
5 [X.] in Verbindung mit Art.
6quinquies Abschn.
[X.]
1 Nr.
3 [X.] nicht der [X.] entzogen. An eine international registrierte Marke, deren Schutz auf [X.] erstreckt ist oder werden soll, sind insoweit keine geringeren An-forderungen zu stellen als an nationale Marken oder Gemeinschaftsmarken (vgl. [X.] aaO §
3 Rn.
383; [X.] in [X.]/[X.] aaO §
3 Rn.
22).

2.
Entgegen der Auffassung des [X.]s ist davon auszu-gehen, dass die Streitmarke den an die Bestimmtheit des [X.] zu stellenden Anforderungen genügt.

a) Das [X.] ist allerdings zutreffend davon ausgegan-gen, dass die [X.] Ausgangseintragung der Beurteilung zugrunde zu legen ist. Grundlage für die Beurteilung der Schutzfähigkeit einer international registrierten Marke ist ihre Eintragung im Ursprungsland (vgl. [X.]E
33, 135, 137; [X.]/[X.], [X.], 3.
Aufl., §
113 Rn.
7; [X.]/[X.] aaO §
113 Rn.
4). Das folgt aus Art.
3 Abs.
1 Halbs.
2 [X.]. [X.] bescheinigt die Behörde des Ursprungslandes, dass die Angaben in dem 15
16
-
8
-
Gesuch um internationale Registrierung denen des nationalen Registers ent-sprechen.

Aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden ist weiter, dass das Bundespa-tentgericht seiner
Entscheidung die im [X.] zugängliche Darstellung der
[X.] Ausgangsanmeldung zugrunde gelegt hat. Die Rechtsbeschwer-deerwiderung wendet sich dagegen ohne Erfolg mit einer Gegenrüge, mit der sie geltend macht, im [X.] sei die Ausgangsanmeldung vergrößert darge-stellt. Die Antragstellerin hatte hierzu geltend gemacht, während für die [X.] Markenanmeldung
ein Feld in einer Größe von maximal 8
cm
x
8
cm vorgesehen sei, werde die Marke im [X.] in einer Größe von 13
cm
x
13
cm dargestellt. Aus diesem Vorbringen ergibt sich nicht, dass das Bundespatentge-richt bei seiner Beurteilung von einer unzutreffenden Abbildung ausgegangen ist. Für die Entscheidung, ob die Marke hinreichend bestimmt wiedergegeben ist, ist in erster Linie die Genauigkeit der Abbildung und nicht ihre Größe maß-geblich. Dafür, dass vorliegend etwas anderes gilt, ist nichts festgestellt oder sonst ersichtlich. Allein der Umstand, dass die [X.] Veröffentlichung der Ursprungsmarke im [X.] weniger genau ist als die vom Bundespa-tentgericht herangezogene Darstellung, lässt keinen Rückschluss auf die De-tailgenauigkeit der [X.] zu.

b)
Das [X.] hat angenommen, weder die der Eintragung der [X.] zugrunde
liegende Abbildung noch die Darstellung
in der [X.]n Ausgangsanmeldung ließen erkennen, wie die Marke dreidimensional ausgestaltet sei. Ein perspektivisches Moment werde nicht deutlich. Es sei nicht zu erkennen, ob die Wellenform in [X.] auf und ab verlaufe oder ge-wunden sei. Ferner bleibe offen, ob das abgebildete Stäbchen
im Querschnitt rund oder oval sei. Auch die erläuternde Beschreibung, nach der die Marke an die Weinrebe eines Weinstocks erinnere, führe zu keinem hinreichend eindeutig 17
18
-
9
-
bestimmten Schutzgegenstand. [X.] seien unterschiedlich gewachsen, so dass die Beurteilung eine gewisse Bandbreite umfasse.

c) Diese Ausführungen halten der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

aa)
Ohne Erfolg beruft sich die Rechtsbeschwerde allerdings darauf, die angegriffene [X.] sei in einer Vielzahl von Ländern geschützt, ohne dass
die fehlende Bestimmtheit der graphischen Wiedergabe beanstandet worden sei. Das Deutsche Patent-
und Markenamt und die [X.]n Gerichte sind bei der Prüfung der Schutzhindernisse nicht an die Beurteilung ausländischer Be-hörden gebunden (vgl. [X.], Urteil vom 12.
Februar 2004
C-
218/01, Slg.
2004, I-1725
= GRUR
2004, 428 Rn.
63
Henkel; [X.], Beschluss vom 6.
Juli 1995
I
ZB
27/93, [X.]Z
130, 187, 195
Füllkörper, Beschluss vom 3.
April 2008
I
ZB
46/05, GRUR
2008, 1000
Rn.
22 = WRP
2008, 1432
Käse in Blütenform
II).

bb)
Die Rechtsbeschwerde hat jedoch Erfolg, soweit sie geltend macht, aus der Darstellung in der [X.] Ausgangseintragung seien die genaue Form und Struktur der Streitmarke eindeutig zu erkennen. Das Bundespatent-gericht hat die Anforderungen an die Bestimmtheit der Abbildung der angegrif-fenen dreidimensionalen Marke rechtsfehlerhaft überspannt.

(1)
Entgegen der Beurteilung des [X.]s ist die Streitmar-ke nicht im Hinblick auf die Darstellung der Wellenform unbestimmt. Der maß-geblichen Abbildung ist zweifelsfrei zu entnehmen, dass das Stäbchen Kurven und Wellen nur in [X.] aufweist. In der Abbildung fehlen Anhaltspunkte dafür, dass die Marke die räumliche Gestalt eines sich in Art eines Korkenzie-hers um eine gedachte Achse oder Mittellinie drehenden oder sich windenden [X.] aufweist. Weiter ist dem
farblich hellen Schnitt am linken Ende und 19
20
21
22
-
10
-
der
hellen und dunklen Darstellung
der Oberseite des [X.] in perspekti-visch eindeutiger Weise zu entnehmen, dass die Abbildung ein Stäbchen mit einem nicht ovalen, sondern runden
Querschnitt zeigt.

(2)
Der Senat teilt auch nicht die Bedenken des [X.]s dagegen, dass der Anmeldung und der Eintragung der Streitmarke nur eine einzige Abbildung zugrunde liegt. Das [X.] hat im vorliegenden Fall die Frage aufgeworfen, ob bei einer komplexen dreidimensionalen Gestal-tung nicht regelmäßig mehrere Ansichten eingereicht werden müssen, die den Gegenstand aus allen denkbaren Perspektiven wiedergeben. Ein derartiges Erfordernis lässt sich in dieser Allgemeinheit weder den Bestimmungen der Pa-riser Verbandsübereinkunft noch der [X.] entnehmen. [X.] gilt für die [X.]n markenrechtlichen Bestimmungen. §
9 Abs.
1 [X.] sieht mehr als eine Ansicht nicht zwingend vor. Auch aus dem Bestimmtheitsgebot ergibt sich nicht, dass eine dreidimensionale Marke regel-mäßig von allen Seiten abzubilden ist. Dementsprechend sind dreidimensionale Marken, die nicht von allen Seiten dargestellt
waren, in der Rechtsprechung der Gerichte der [X.] und des Senats nicht wegen fehlender [X.] beanstandet worden
(vgl. [X.], Urteil vom 14.
September 2010

48/09, Slg.
2010, [X.] = GRUR Int. 2010, 985 Rn.
7, 24 und 68 bis 74

[X.]; hierzu auch [X.], Urteil vom 12.
November 2008

270/06,
Slg. 2008, [X.] =
GRUR Int. 2009, 508 Rn.
73 = [X.], 36

[X.] Juris
A/S/[X.]; [X.], Beschluss vom 20.
November 2003
I
ZB
46/98, GRUR
2004, 505, 506
= WRP
2004, 761
Rado-Uhr
II; Beschluss vom 9.
Juli 2008
I
ZB
88/07, GRUR
2010, 138 Rn.
21 = WRP
2010, 260
ROCHER-Kugel).
Wird allerdings nur eine Ansicht einer dreidimensionalen Marke eingereicht, kann dies im Ein-zelfall zu einer Einschränkung des Schutzumfangs führen, weil dieser aus-schließlich durch den in der Anmeldung und Eintragung sichtbaren Teil der Marke bestimmt wird.
23
-
11
-

3.
Im vorliegenden Verfahren stellen sich keine entscheidungserhebli-chen Rechtsfragen zur Auslegung des Unionsrechts, die ein Vorabentschei-dungsersuchen
an den Gerichtshof der [X.] nach Art.
267 Abs.
3 AEUV erfordern. Die Voraussetzungen der graphischen Darstellbarkeit und ihre Bedeutung für die Schutzfähigkeit einer Marke sind durch die ange-führte Rechtsprechung des Gerichtshofs der [X.] geklärt. Die Beantwortung der Frage, ob die konkrete Streitmarke die Anforderungen an die Bestimmtheit erfüllt, ist Aufgabe der Gerichte der Mitgliedsstaaten (vgl. [X.], Urteil vom 23.
März 2010

236/08 bis 238/08,
Slg.
2010, [X.] = GRUR
2010, 445 Rn.
88 und 119
Google [X.]/[X.] Vuitton).

IV.
Nach alledem kann der angefochtene Beschluss mit der vom [X.] gegebenen Begründung nicht aufrechterhalten bleiben.
Die Sache ist zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespa-tentgericht zurückzuverweisen (§
89 Abs.
4 Satz
1 [X.]).
Das Bundespa-tentgericht hat
von seinem Standpunkt aus folgerichtig
die Frage offengelas-
24
25
-
12
-
sen, ob der angemeldeten Marke Schutzhindernisse nach §
115 Abs.
1, §
50 Abs.
1, §
8 Abs.
2 Nr.
1 oder Nr.
2 [X.], Art.
5 Abs.
1 [X.] in Verbindung mit Art.
6quinquies Abschn.
[X.]
1 Nr.
2 [X.] entgegenstehen.
Diese Beurteilung wird es nunmehr vorzunehmen haben.

Büscher
Pokrant
Schaffert

Koch
Löffler
Vorinstanz:
[X.], Entscheidung vom 21.07.2011 -
25 W(pat) 8/09 -