Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 05.06.2008, Az. I ZR 108/05

[X.]IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 108/05 Verkündet am: 5. Juni 2008 [X.] Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit - 2 - Der [X.] Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhand-lung vom 19. März 2008 durch [X.] [X.] und [X.], [X.] und [X.] für Recht erkannt:
Die Revision gegen das [X.]eil des 6. Zivilsenats des [X.] vom 27. Mai 2005 wird auf Kosten der Klägerin [X.]. Von Rechts wegen

Tatbestand: Die Klägerin, die [X.], ist eines der weltweit größten Brief-, Paket- und Kurierdienstleistungsunternehmen. Sie ist Inhaberin der mit Priorität vom 22. Februar 2000 aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragenen [X.] 12 966 "[X.]", die für die Dienstleistungen "Beförderung und Zustellung von Gütern, Briefen, Paketen und Päckchen" Schutz genießt. Sie ist weiterhin Inhaberin zahlreicher Marken, die mit dem Bestandteil "Post" gebildet sind. 1 - 3 - Die Beklagte zu 1, deren persönlich haftender Gesellschafter der [X.] ist, firmiert unter "[X.]". Sie stellt Briefe und Pakete in den [X.], [X.] und [X.], in der [X.] [X.] und im [X.] zu. Die Beklagte ist Inhaberin der am 20. Januar 2001 angemelde-ten Wort-/Bildmarke Nr. 301 11 344 2 Diese ist für die Erbringung von privaten Postdienstleistungen, Paketzu-stellung, Briefzustellung, [X.] und [X.] eingetra-gen. Die Beklagte verwendet im Rahmen ihres Internet-Auftritts die Domain-Namen "city-post-leipzig.de" und "[X.]" und benutzt die E-Mail-Adres-se "[email protected]" und die [X.] "0800-[X.][X.]". 3 Die Klägerin hat geltend gemacht, ihre Wortmarke "[X.]" und ihr [X.] würden durch die Marke und die Firmenbezeichnung sowie die Domain-Namen, die E-Mail-Adresse und die [X.] der [X.] verletzt. 4 Sie hat die [X.] auf Unterlassung in Anspruch genommen, die [X.] (Marke, Firmennamen, Domain-Namen, E-Mail-Adresse, [X.]) im Zusammenhang mit Brief-, Paket- und [X.] zu verwenden. Sie hat weiterhin Auskunft und Einwilligung in die Löschung der Marke und des Unternehmenskennzeichens sowie die Feststellung der Scha-densersatzverpflichtung begehrt. 5 - 4 - Das [X.] hat die Klage abgewiesen. 6 7 Die Berufung der Klägerin ist erfolglos geblieben ([X.], [X.]. [X.] - 6 U 196/04, juris). 8 Gegen diese Entscheidung wendet sich die Klägerin mit der (vom Senat zugelassenen) Revision. Die ordnungsgemäß geladenen [X.] waren im Termin zur mündlichen Verhandlung vor dem Revisionsgericht nicht vertreten. Die Klägerin beantragt, durch Versäumnisurteil zu entscheiden. Entscheidungsgründe: [X.] Das Berufungsgericht hat Ansprüche der Klägerin gegen die Beklagte aus der Marke (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5 und 6 [X.]) und dem [X.] (§ 15 Abs. 2 bis 5 [X.]) verneint. Zur Begründung hat es ausgeführt: 9 Zwischen der Wortmarke "[X.]" der Klägerin und der Wort-/Bildmarke "[X.]" der [X.] zu 1 bestehe keine Verwechslungsgefahr [X.] von § 14 Abs. 2 Nr. 2 [X.]. 10 Die Kennzeichnungskraft der [X.], die als verkehrsdurchgesetz-tes Zeichen eingetragen sei, gehe auch unter Berücksichtigung der von der Markeninhaberin vorgelegten demoskopischen Gutachten über ein [X.] Maß nicht hinaus. Gegenteiliges folge auch nicht aus den hohen [X.] der Klägerin und einer Vielzahl von Benutzungsbeispielen der [X.]. 11 - 5 - - 6 - Zwischen den Dienstleistungen, für die die [X.] geschützt sei, und den Dienstleistungen, für die die [X.] verwendet würden, be-stehe Identität. Dagegen sei die Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden [X.] gering. Das angegriffene Zeichen werde nicht durch den Bestandteil "[X.]" geprägt. Vielmehr übernehme der Bestandteil "[X.]" in Anbetracht des rein beschreibenden Charakters von "[X.]" die Funktion, das Unternehmen von anderen Unternehmen abzugrenzen, die Postdienstleistungen erbrächten. [X.] sich danach die Marken "[X.]" und "[X.] [X.]" gegenüber, sei sowohl in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht als auch vom Bedeutungsge-halt der Zeichen her nur von geringer Zeichenähnlichkeit auszugehen. Wegen der geringen Zeichenähnlichkeit sei bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft trotz Dienstleistungsidentität die unmittelbare Verwechslungsgefahr zu vernei-nen. 12 Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens be-stehe ebenfalls nicht. Der Begriff "[X.]" weise nicht eindeutig auf die Klägerin hin. Dies sei für die Annahme eines Serienzeichens aber erforderlich, weil an-deren Wettbewerbern nach Privatisierung des Postsektors der Marktzutritt an-sonsten unangemessen erschwert werde. 13 I[X.] Die zulässige Revision ist nicht begründet. Über sie ist in entspre-chender Anwendung des § 539 Abs. 2 Satz 2 letzter Halbsatz ZPO durch ein unechtes Versäumnisurteil zu entscheiden. 14 1. Der Klägerin steht der begehrte Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5 [X.] aufgrund der [X.] Nr. 300 12 966 "[X.]" nicht zu. 15 - 7 - a) Im vorliegenden Verletzungsprozess ist vom Bestand der [X.] auszugehen. Der [X.] ist grundsätzlich an die Eintragung der Marke gebunden ([X.], 112, 116 f. - Kinder I; 164, 139, 142 - Dentale Abformmasse). Die [X.] steht nach wie vor in [X.]. Sie ist zwar nach Erlass des Berufungsurteils in mehreren Löschungsverfahren vom [X.] gelöscht worden, und die hiergegen gerichteten Be-schwerden der Klägerin sind vom [X.] zurückgewiesen worden ([X.], [X.]. v. 10.4.2007 - 26 W (pat) 24/06, [X.], 714 und 26 W (pat) 25-29/06). Eine Veränderung der Schutzrechtslage ist im [X.] auch noch in der Revisionsinstanz zu beachten ([X.], [X.]. v. 13.3.1997 - I ZB 4/95, [X.], 634 = [X.], 758 - [X.]; [X.]. v. [X.] - I ZR 168/97, [X.], 1028, 1030 = [X.], 1148 - Ballermann). Die Beschwerdeentscheidungen, mit denen das Bundespatent-gericht die Löschungsanordnungen des [X.]s bestätigt hat, sind jedoch noch nicht rechtskräftig. Die Klägerin hat gegen die Entscheidungen des [X.]s Rechtsbeschwerde eingelegt. [X.] die Löschungsanordnung nach §§ 50, 54 [X.] nicht rechtskräftig ist, besteht im Verletzungsverfahren keine Änderung der Schutzrechtslage (OLG [X.] NJWE-WettbR 1999, 133, 136; [X.], 71; [X.], 149; [X.] in [X.]/[X.], [X.], 8. Aufl., § 14 Rdn. 13; a.A. [X.] ZUM RD 2001, 352, 354; [X.]/[X.], [X.], 2. Aufl., § 14 Rdn. 16). Die gegenteilige Auffassung berücksichtigt nicht hinreichend die aufschiebende Wirkung des im Löschungsverfahren eingeleg-ten Rechtsmittels (§ 66 Abs. 1 Satz 3, § 83 Abs. 1 Satz 2 [X.]) und die Aufgabenverteilung zwischen den [X.] und den [X.], nach denen nur den ersten eine Zuständigkeit zur Prüfung der [X.] zugewiesen ist ([X.], [X.]. v. 7.10.2004 - I ZR 91/02, [X.], 427, 428 = [X.], 616 - Lila-Schokolade; [X.]. [X.] - [X.], [X.], 414, 416 = [X.], 610 - [X.] - 8 - gebäck). Würde bereits eine nicht rechtskräftige Löschungsanordnung ausrei-chen, um die Bindungswirkung des [X.]s an die Markeneintra-gung zu beseitigen, bestünde die Gefahr widersprechender Entscheidungen zwischen den [X.] und den Verletzungsgerichten bei der [X.] der absoluten Schutzhindernisse nach § 8 [X.]. b) Ob die Beurteilung des Berufungsgerichts, zwischen der Wortmarke "[X.]" der Klägerin und den angegriffenen Zeichen der [X.] bestehe keine Verwechslungsgefahr [X.] von § 14 Abs. 2 Nr. 2 [X.], im Ergebnis den Angriffen der Revision standhält, kann offenbleiben. Selbst wenn dies nicht der Fall sein sollte und von einer Verwechslungsgefahr zwischen der Klage-marke und den [X.] auszugehen ist, steht der Klägerin der geltend gemachte Unterlassungsanspruch jedenfalls nach § 23 Nr. 2 [X.] nicht zu. 17 aa) Nach dieser Vorschrift, die Art. 6 Abs. 1 lit. b [X.] umsetzt, ge-währt die Marke ihrem Inhaber nicht das Recht, einem [X.] zu verbieten, ein mit der Marke identisches oder ähnliches Zeichen als Angabe über Merkmale der Dienstleistungen, insbesondere ihre Art oder ihre Beschaffenheit, im ge-schäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt. Diese Voraussetzungen der Schutzschranke des § 23 Nr. 2 [X.] sind im Streitfall erfüllt. 18 bb) Die Vorschrift unterscheidet nicht nach den verschiedenen [X.] der Verwendung der in § 23 Nr. 2 [X.] genannten Angaben (zu Art. 6 Abs. 1 lit. b [X.]: [X.], [X.]. v. 7.1.2004 - [X.]/02, [X.]. 2004, [X.] = [X.], 234 [X.]. 19 - [X.]). Die Anwendung des § 23 Nr. 2 [X.] ist deshalb nicht ausgeschlossen, wenn die Voraussetzun-gen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 [X.] einschließlich einer Benutzung des ange-griffenen Zeichens als Marke, also zur Unterscheidung von Waren oder Dienst-19 - 9 - leistungen, vorliegen ([X.], [X.]. v. 15.1.2004 - I ZR 121/01, [X.], 600, 602 = [X.], 763 - d-c-fix/[X.]; [X.]. v. 24.6.2004 - I ZR 308/01, [X.], 949, 950 = [X.], 1285 - Regiopost/Regional Post). Entscheidend ist vielmehr, ob die angegriffenen Zeichen als Angabe über Merkmale oder Ei-genschaften der Dienstleistungen verwendet werden und die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht (Art. 6 [X.]nRL) sowie - was inhaltlich mit der Formulierung der Richtlinienvorschrift übereinstimmt - nicht gegen die guten Sitten verstößt (§ 23 [X.]). cc) Die Beklagte benutzt den mit der [X.] übereinstimmenden Bestandteil "[X.]" der [X.] zur Bezeichnung von Merkmalen ih-rer Dienstleistungen. Unter den angegriffenen Zeichen erbringt die Beklagte die Dienstleistungen der Beförderung und Zustellung von Briefen und Paketen. Für ihre Marke "[X.] CP [X.]" beansprucht sie ebenfalls Schutz für diese Dienst-leistungen sowie für [X.] und [X.]. 20 Der Begriff "Post" bezeichnet in der [X.] einerseits die Einrichtung, die Briefe, Pakete, Päckchen und andere Waren befördert und zu-stellt und andererseits die beförderten und zugestellten Güter selbst, z.B. [X.], Karten, Pakete und Päckchen. Im letzteren Sinn beschreibt der Bestandteil "[X.]" der angegriffenen Zeichen den Gegenstand, auf den sich die Dienst-leistungen der [X.] beziehen. Er ist daher eine Angabe über ein Merkmal der Dienstleistungen der [X.] [X.] von § 23 Nr. 2 [X.]. 21 [X.]) Die Benutzung der [X.] durch die Beklagte verstößt auch nicht gegen die guten Sitten [X.] von § 23 [X.]. 22 (1) Das Tatbestandsmerkmal des Verstoßes gegen die guten Sitten im Sinne dieser Bestimmung ist richtlinienkonform auszulegen. Danach ist von [X.] - 10 - ner Unlauterkeit der Verwendung der angegriffenen Bezeichnungen auszuge-hen, wenn die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten im Gewerbe oder Handel nicht entspricht (Art. 6 Abs. 1 [X.]). Der Sache nach verpflichtet dies den [X.], den berechtigten Interessen des Markeninhabers nicht in un-lauterer Weise zuwiderzuhandeln ([X.] [X.], 234 [X.]. 24 - [X.]; [X.]. v. 11.9.2007 - [X.]/06, [X.], 971 [X.]. 33 und 35 - [X.]). Dies erfordert eine Gesamtwürdigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls ([X.], [X.]. v. 16.11.2004 - [X.]/02, [X.]. 2004, [X.] = [X.], 153 [X.]. 82 und 84 - Anheuser [X.]; [X.], [X.]. v. 1.4.2004 - I ZR 23/02, [X.], 947, 948 = [X.], 1364 - [X.]), die Sache der nationalen Gerichte ist ([X.], [X.]. v. 17.3.2005 - [X.]/03, [X.]. 2005, [X.] = [X.], 509 [X.]. 52 - [X.]). Diese gebotene umfassende Beurteilung aller Um-stände ergibt vorliegend, dass die Benutzung der angegriffenen Zeichen durch die Beklagte nicht unlauter ist. (2) Der Senat hat offengelassen, ob zwischen der [X.] und den beanstandeten Zeichen der [X.] eine Verwechslungsgefahr [X.] von § 14 Abs. 2 Nr. 2 [X.] besteht. Zugunsten der Klägerin ist deshalb bei der gebo-tenen Gesamtabwägung vom Vorliegen einer Verwechslungsgefahr auszuge-hen. Ein erheblicher Teil des Publikums wird danach eine Verbindung zwischen den Dienstleistungen der Parteien herstellen, was der [X.] hätte bewusst sein müssen. Dies führt jedoch nicht zwangsläufig zur Annahme eines [X.] gegen die anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel, weil die Schutzschranke des § 23 [X.] ansonsten leerliefe (vgl. [X.] [X.], 234 [X.]. 25 - [X.]; [X.], 971 [X.]. 36 - [X.]; [X.], [X.]. v. [X.] - I ZR 34/02, [X.], 423, 425 = [X.], 496 - Staubsaugerfiltertüten). 24 - 11 - Der Annahme eines Verstoßes gegen die anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel steht im Streitfall der Umstand entgegen, dass die Rechtsvorgängerin der Klägerin, die [X.], als früheres Mono-polunternehmen ausschließlich mit der Postbeförderung in [X.] betraut war und seit der teilweisen Öffnung des Marktes für Postdienstleistungen auch für private Anbieter in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts ein besonde-res Interesse dieser Unternehmen an der Verwendung des die in Rede stehen-den Dienstleistungen beschreibenden Wortes "[X.]" zur Kennzeichnung ihrer Dienstleistungen besteht. Ohne eine entsprechende Beschränkung des Schutzumfangs der [X.] würden die erst später auf den Markt eintre-tenden privaten Wettbewerber von vornherein von der Benutzung des Wortes "[X.]" ausgeschlossen und ausschließlich auf andere (Fantasie-)[X.] verwiesen. Da Art. 6 [X.] und § 23 [X.] dazu dienen, die Interessen des Markenschutzes und des freien Warenverkehrs sowie der Dienstleistungsfreiheit in der Weise in Einklang zu bringen, dass das Marken-recht seine Rolle als wesentlicher Teil eines Systems unverfälschten [X.] spielen kann (vgl. [X.] [X.], 234 [X.]. 16 - [X.]; [X.], 509 [X.]. 29 - [X.]; [X.]. v. 10.4.2008 - [X.]/07, [X.], 503 [X.]. 45 - [X.]), ist Wettbewerbern, die neu auf einem bisher durch [X.] gekennzeichneten Markt auftreten, die Benutzung eines beschrei-benden Begriffs wie "[X.]" auch dann zu gestatten, wenn eine Verwechs-lungsgefahr mit der gleichlautenden, für die Rechtsnachfolgerin des bisherigen [X.] eingetragenen bekannten Wortmarke besteht. Dadurch tritt zwar eine Beschränkung des Schutzumfangs der [X.] ein. Diese Beschränkung ist wegen der Schutzschranke des § 23 Nr. 2 [X.] im vor-liegenden Fall aber im [X.] bereits dadurch angelegt, dass eine beschreibende Angabe als Marke verwendet wird. Entgegen der Ansicht der Revision kommt es nicht entscheidend darauf an, dass die Beklagte zur Kennzeichnung ihrer Dienstleistungen und ihres Unternehmens nicht zwingend auf den Begriff 25 - 12 - "[X.]" angewiesen ist, sondern auch andere Bezeichnungen wählen könnte. Die Beschränkung des Schutzumfangs ist allerdings auf ein angemessenes Maß dadurch zu verringern, dass die neu hinzutretenden Wettbewerber sich durch Zusätze von dem in Alleinstellung benutzten Markenwort abgrenzen müssen und nicht durch eine Anlehnung an weitere Kennzeichen der Marken-inhaberin (Posthorn, Farbe Gelb) die Verwechslungsgefahr erhöhen dürfen. Nach diesen Maßstäben hat die Beklagte mit den angegriffenen Zeichen, die den Zusatz "City" und "[X.] CP" enthalten, einen ausreichenden Abstand zu der [X.] gewahrt, um nicht gegen die anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel zu verstoßen. Anhaltspunkte dafür, dass die Beklagte sich weitergehend an die Kennzeichen der Klägerin angelehnt hat, bestehen nicht. 26 c) Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch lässt sich auch nicht auf den Schutz einer bekannten Marke nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 5 [X.]nG stützen. In diesem Zusammenhang kann zugunsten der Klägerin unter-stellt werden, dass die [X.] die Voraussetzungen einer bekannten [X.] erfüllt (hierzu näher Büscher, [X.], 2006, [X.], 140 f.). 27 Die Verwendung der angegriffenen Zeichen erfolgt jedoch nicht ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise [X.] von § 14 Abs. 2 Nr. 3 [X.]. Insoweit gelten dieselben Erwägungen (II 1 b [X.]), die der Annahme eines Ver-stoßes gegen die guten Sitten [X.] von § 23 Nr. 2 [X.] entgegenstehen (vgl. [X.], [X.]. v. 14.1.1999 - I ZR 149/96, [X.], 992, 994 = WRP 1999, 931 - [X.]). 28 d) Die weiteren Ansprüche auf Auskunft, Schadensersatz und Einwilli-gung in die Löschung der Marke und des Unternehmenskennzeichens der [X.] - 13 - klagten (§ 14 Abs. 2, 5 und 6, § 19 [X.], § 242 BGB) bestehen ebenfalls nicht, weil die [X.] nicht verletzt worden ist. 30 2. Die Revision hat auch keinen Erfolg, soweit die Klägerin die Klage auf das Unternehmenskennzeichen "[X.]" und das Firmenschlagwort "[X.]" der vollständigen Firmenbezeichnung gestützt hat. a) Zugunsten der Klägerin kann eine Verwechslungsgefahr [X.] von § 15 Abs. 2 [X.] zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen unterstellt werden. Ebenso kann davon ausgegangen werden, dass die Bezeichnungen "[X.]" und "Post" die Voraussetzungen erfüllen, die an ein be-kanntes Unternehmenskennzeichen nach § 15 Abs. 3 [X.] zu stellen sind. 31 b) Den aus § 15 Abs. 2, 4 und 5 [X.] abgeleiteten Ansprüchen we-gen Verwechslungsgefahr steht jedoch die Schutzschranke des § 23 Nr. 2 [X.]nG entgegen. Hierfür sind dieselben Erwägungen maßgeblich, die zum [X.] der markenrechtlichen Ansprüche nach § 23 Nr. 2 [X.] geführt haben. 32 c) Die aus dem Schutz des bekannten Unternehmenskennzeichens nach § 15 Abs. 3 [X.] hergeleiteten Ansprüche sind nicht gegeben, weil die [X.] die [X.] nicht ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise verwendet hat. Insoweit gilt nichts anderes als das zum Schutz der [X.] "[X.]" der Klägerin Ausgeführte. 33 - 14 - II[X.] [X.] folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO. 34 [X.]Pokrant

Büscher

Kirchhoff Koch Vorinstanzen: [X.], Entscheidung vom 09.09.2004 - 31 O 246/04 - [X.], Entscheidung vom 27.05.2005 - 6 U 196/04 -