Bundesgerichtshof, Urteil vom 12.05.2011, Az. I ZR 20/10

Die Klägerin, die [X.], ist Inhaberin der Wortmarke Nr. 30442512 "Schaumstoff Lübke" und der nachfolgend wiedergegebenen Wort-/Bildmarke Nr. 30442513:

Die Marken sind mit Priorität vom 22. Juli 2004 eingetragen für

Die im Jahr 2006 gegründete Beklagte, die [X.], vertreibt Möbel und Wohnaccessoires. Minderheitsgesellschafter der Beklagten ist [X.], der Vater des Geschäftsführers der Klägerin.

Die Klägerin sieht in der Verwendung der Geschäftsbezeichnung der Beklagten eine Verletzung ihrer Rechte an den Marken Schaumstoff Lübke.

Sie hat beantragt,

Die Klägerin hat die Beklagte ferner auf Auskunftserteilung in Anspruch genommen und die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung sowie die Herausgabe markenverletzender Unterlagen und Gegenstände zur Vernichtung begehrt.

Das [X.] hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt. Dagegen hat die Beklagte Berufung eingelegt. Nachdem die Parteien einen außergerichtlichen Vergleich geschlossen hatten, haben sie den Rechtsstreit in der Berufungsinstanz wegen der auf Auskunftserteilung, Feststellung der Schadensersatzverpflichtung und Herausgabe zur Vernichtung gerichteten Klageanträge in der Hauptsache für erledigt erklärt. Das Berufungsgericht hat die Klage mit dem Unterlassungsantrag abgewiesen. Es hat der Klägerin 4/5 und der Beklagten 1/5 der Gerichtskosten des [X.] auferlegt und bestimmt, dass die Klägerin der Beklagten 4/5 ihrer außergerichtlichen Kosten der Berufungsinstanz zu erstatten hat und im Übrigen die Parteien ihre außergerichtlichen Kosten in der Berufungsinstanz selbst zu tragen haben.

Dagegen richten sich die Revision der Klägerin und die [X.] der Beklagten. Die Klägerin erstrebt mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision die Verurteilung der Beklagten nach dem Unterlassungsantrag. Die Beklagte, die beantragt, die Revision der Klägerin zurückzuweisen, verfolgt mit ihrer [X.] den Antrag, der Klägerin die gesamten Kosten der Berufungsinstanz aufzuerlegen. Die Klägerin beantragt, die [X.] der Beklagten zurückzuweisen.

Die Revision der Klägerin hat Erfolg. Die [X.] der [X.] ist dagegen unbegründet.

I. Das Berufungsgericht hat angenommen, der Klägerin stehe der Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 [X.] nicht zu. Dazu hat es ausgeführt:

Der nur auf die Marken "[X.]" gestützte Unterlassungsanspruch sei allein gegen die Benutzung der beanstandeten Bezeichnung "[X.]" zur Kennzeichnung des Geschäftsbetriebs der [X.] gerichtet. Aufgrund ihrer Marken könne die Klägerin der [X.] nicht verbieten, die angegriffene Bezeichnung ausschließlich als Gesellschaftsbezeichnung zu verwenden, weil dies keine rechtsverletzende Benutzung im Sinne von § 14 Abs. 2 [X.] sei.

Die Klägerin habe die auf den Unterlassungsantrag entfallenden Kosten der Berufungsinstanz zu tragen, was eine Quote von 4/5 ausmache. Dagegen seien aufgrund des außergerichtlichen Vergleichs der [X.] die Gerichtskosten der Berufungsinstanz aufzuerlegen, soweit die [X.]en den Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt erklärt hätten. Die auf diesen Teil entfallenden außergerichtlichen Kosten der Berufungsinstanz habe jede [X.] selbst zu tragen.

II. Die Revision der Klägerin, die sich gegen diese Beurteilung richtet, führt zur Aufhebung des Berufungsurteils, soweit das Berufungsgericht hinsichtlich des [X.] und der hierauf bezogenen Kosten des [X.] zum Nachteil der Klägerin erkannt hat. In diesem Umfang führt die Revision zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

1. Das Berufungsgericht hat die Feststellungen, nach denen der Klägerin der Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 [X.] nicht zusteht, verfahrensfehlerhaft getroffen. Das Berufungsgericht ist allerdings zutreffend davon ausgegangen, dass der Unterlassungsantrag ausschließlich gegen eine Verwendung der Bezeichnung "[X.]" zur Kennzeichnung des Geschäftsbetriebs der [X.] gerichtet ist (dazu unter [X.] a) und die Klägerin aufgrund ihrer Rechte aus den Marken eine rein firmenmäßige Verwendung des angegriffenen Zeichens der [X.] nicht verbieten kann (dazu unter [X.]). Das Berufungsgericht hat jedoch verfahrensfehlerhaft die mündliche Verhandlung nach §§ 139, 156 Abs. 2 Nr. 1 ZPO nicht wiedereröffnet, um der Klägerin Gelegenheit zu geben, einen sachdienlichen Unterlassungsantrag zu stellen (dazu unter [X.] c).

a) Nach dem Wortlaut des [X.] wendet sich die Klägerin gegen einen firmenmäßigen Gebrauch des angegriffenen Zeichens. Ihr Begehren ist auf ein Verbot der Verwendung der Bezeichnung "[X.]" zur Kennzeichnung des Geschäftsbetriebs der [X.] gerichtet. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem Klagevorbringen, das zur Auslegung des Klageantrags heranzuziehen ist (vgl. [X.], Urteil vom 22. Juli 2010 - I ZR 139/08, [X.], 152 Rn. 25 = [X.], 223 - Kinderhochstühle im [X.]). Gegenteiliges macht auch die Revision nicht geltend.

b) Das Berufungsgericht ist auch zu Recht davon ausgegangen, dass ein rein firmenmäßiger Gebrauch eines Kennzeichens keine rechtsverletzende Benutzung im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 [X.] ist.

aa) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der [X.] und des [X.] wird eine Marke nicht im Sinne von Art. 5 Abs. 1 [X.] "für Waren oder Dienstleistungen" benutzt, wenn das angegriffene Zeichen ausschließlich als Unternehmensbezeichnung verwendet wird (vgl. [X.], Urteil vom 21. November 2002 - [X.]/01, [X.]. 2002, [X.] = [X.], 143 Rn. 27 ff. - [X.]/Robelco; Urteil vom 16. November 2004  [X.]/02, [X.]. 2004, [X.] = [X.], 153 Rn. 64 - [X.]; Urteil vom 11. September 2007 - [X.], [X.]. 2007, [X.] = [X.], 971 Rn. 21 - [X.]; [X.], Urteil vom 13. September 2007 - [X.], [X.], 254 Rn. 22 = [X.], 236 - [X.]). Dagegen ist die Benutzung eines Unternehmenskennzeichens zugleich eine markenmäßige Benutzung, wenn die Funktion der [X.] beeinträchtigt wird oder beeinträchtigt werden kann. Das ist der Fall, wenn durch die Verwendung des Unternehmenskennzeichens - etwa durch die Anbringung auf den Waren oder durch die Verwendung in der Werbung für die Waren oder Dienstleistungen beispielsweise in Katalogen oder im Rahmen eines [X.]auftritts - der Verkehr zu der Annahme veranlasst wird, dass eine Verbindung zwischen dem angegriffenen Unternehmenskennzeichen und den Waren oder Dienstleistungen besteht, die der Dritte vertreibt (vgl. [X.], [X.], 971 Rn. 16 und 23  [X.]; [X.], Urteil vom 18. Dezember 2008 - [X.], [X.], 772 Rn. 48 = [X.], 971 - [X.]; Urteil vom 14. Mai 2009  I ZR 231/06, [X.], 1055 Rn. 59 = [X.], 1533 - airdsl). Eine in diesem Sinn zugleich markenmäßige Benutzung der angegriffenen Unternehmensbezeichnung der [X.] wird vom Klageantrag aber nicht umfasst.

bb) Gegen die Annahme des Berufungsgerichts, dass eine rechtsverletzende Benutzung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 [X.] bei einer rein firmenmäßigen Benutzung des angegriffenen Zeichens nicht vorliegt, wendet sich die Revision nicht. Sie kann auch nichts für sie Günstiges daraus ableiten, dass nach Art. 5 Abs. 5 [X.] die in einem Mitgliedstaat geltenden Bestimmungen über den Schutz von Marken gegenüber der nicht markenmäßigen Verwendung eines Zeichens unberührt bleiben. Dieser außerhalb des harmonisierten Bereichs liegende Schutz von Marken durch Bestimmungen der Mitgliedstaaten kommt - wie in Art. 5 Abs. 5 [X.] hervorgehoben - nur im Fall einer Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke in Betracht. Dafür ist im Streitfall nichts festgestellt. Daher kann offenbleiben, ob ein solcher verstärkter Schutz aufgrund markenrechtlicher Bestimmungen nicht ohnehin nur im Bereich des Schutzes bekannter Marken angenommen werden kann (vgl. [X.] in Festschrift v. Mühlendahl, 2005, [X.], 92 f.; [X.] in Festschrift [X.], 2006, [X.], 151; Fezer in Festschrift [X.], S. 187, 201, 203 f.).

c) Mit Erfolg wendet sich die Revision aber dagegen, dass das Berufungsgericht die mündliche Verhandlung nicht gemäß § 156 Abs. 2 Nr. 1 ZPO wiedereröffnet und die Klägerin dadurch daran gehindert hat, einen sachdienlichen Antrag zu stellen (§ 139 Abs. 1 Satz 2 ZPO).

aa) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klägerin habe zwar geltend gemacht, dass die [X.] die angegriffene Bezeichnung in ihren Werbeunterlagen sowie auf Umverpackungen und Möbeln angebracht und sie damit auch für ihre Waren in einer Weise benutzt habe, dass die Verbraucher sie als Bezeichnung des Ursprungs der betreffenden Waren oder Dienstleistungen auffassten. Eine derartige Verwendung der Bezeichnung werde vom Klageantrag aber nicht aufgegriffen. Es habe kein Anlass bestanden, auf den nicht nachgelassenen Schriftsatz der Klägerin vom 8. Dezember 2009 die mündliche Verhandlung wiederzueröffnen. Die Frage, ob sich aus einem Markenrecht eine Verwendung der angegriffenen Bezeichnung ausschließlich als Unternehmensbezeichnung verbieten lasse, sei eine Rechtsfrage, zu der die Klägerin auch ohne Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung bis zur Verkündung der Entscheidung habe vortragen können.

bb) Die Revision rügt, das Berufungsgericht hätte die in erster Instanz erfolgreiche Klägerin darauf hinweisen müssen, dass es die Verwendung der angegriffenen Bezeichnung für Waren der [X.] als nicht vom Klageantrag umfasst ansah. Auf einen entsprechenden Hinweis hätte die Klägerin klargestellt, dass ihr Klagebegehren nicht auf eine rein firmenmäßige Verwendung der Bezeichnung "[X.]" beschränkt, sondern auch die Verwendung dieser Bezeichnung für Waren der [X.] umfassen sollte. Nachdem die Klägerin dies nach Schluss der mündlichen Verhandlung mit Schriftsatz vom 8. Dezember 2009 klargestellt habe, hätte das Berufungsgericht die mündliche Verhandlung wiedereröffnen müssen.

cc) Diese Rüge hat Erfolg. Das Berufungsgericht hat seine Hinweispflicht nach § 139 ZPO verletzt. Nach dieser Vorschrift darf das Gericht - von Nebenforderungen abgesehen - seine Entscheidung nicht auf einen Gesichtspunkt stützen, den eine [X.] erkennbar übersehen oder für unerheblich gehalten hat, wenn es nicht darauf hingewiesen und Gelegenheit zur Äußerung gegeben hat (§ 139 Abs. 2 Satz 1 ZPO). Zudem hat das Gericht dahin zu wirken, dass die [X.]en sachdienliche Anträge stellen (§ 139 Abs. 1 Satz 2 ZPO). Hinweise hat das Gericht so früh wie möglich zu erteilen und aktenkundig zu machen (§ 139 Abs. 4 Satz 1 ZPO).

Das Berufungsgericht hat in der mündlichen Verhandlung mit den [X.]en allerdings die Frage erörtert, ob die Klägerin aus ihren Rechten an den Marken ein Verbot einer ausschließlich firmenmäßigen Benutzung beanspruchen kann. Ob diese Verfahrensweise den formellen Anforderungen, die an einen Hinweis nach § 139 Abs. 1 ZPO zu stellen sind, genügt, kann offenbleiben. Bedenken ergeben sich vorliegend daraus, dass ein Hinweis nicht aktenkundig, also insbesondere nicht protokolliert worden ist (§ 139 Abs. 4 Satz 1 ZPO; vgl. hierzu [X.], Urteil vom 22. September 2005 - [X.], [X.]Z 164, 166, 172 f.). Aus dem Schriftsatz der Klägerin, mit dem sie die Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung beantragt hat, ergibt sich zwar, dass das Berufungsgericht die Frage der Reichweite des Unterlassungsanspruchs in der mündlichen Verhandlung mit den [X.]en erörtert hat. Die Erteilung des erforderlichen Hinweises kann indessen nur durch den Inhalt der Akten bewiesen werden (§ 139 Abs. 4 Satz 2 ZPO). Im Übrigen verfolgt das Gesetz mit dem Erfordernis, den Hinweis aktenkundig zu machen, nicht nur den Zweck, Streit darüber zu vermeiden, ob eine bestimmte Frage in der mündlichen Verhandlung erörtert worden ist; das Erfordernis der Dokumentation sorgt darüber hinaus auch dafür, dass der Hinweis in einer Form erteilt wird, die der [X.], an die er sich richtet, die Notwendigkeit einer prozessualen Reaktion - und sei es nur in der Form eines Antrags nach § 139 Abs. 5 ZPO - deutlich vor Augen führt.

Die Revision beanstandet zu Recht, dass das Berufungsgericht der Klägerin keine hinreichende Gelegenheit gegeben hat, ihr Klagebegehren klarzustellen. Es musste nach § 139 Abs. 1 Satz 2 ZPO darauf hinwirken, dass die Klägerin einen sachdienlichen Antrag stellte. [X.] war ein Antrag, der sich gegen die Verwendung der Unternehmensbezeichnung zugleich für Waren richtete. Aus dem unstreitigen Vorbringen der [X.]en ergab sich, dass die [X.] das angegriffene Unternehmenskennzeichen im Zusammenhang mit dem [X.] benutzte. Davon ist auch das Berufungsgericht ausgegangen. Dafür, dass das Berufungsgericht die Klägerin darauf hingewiesen hat, einen entsprechend formulierten Klageantrag zu stellen, ist nichts ersichtlich.

Jedenfalls hätte das Berufungsgericht die mündliche Verhandlung wiedereröffnen müssen (§ 156 Abs. 2 Nr. 1 ZPO). Unterlässt das Gericht den nach der Prozesslage gebotenen Hinweis nach § 139 Abs. 1 ZPO und erkennt es aus einem nicht nachgelassenen Schriftsatz der betroffenen [X.], dass diese sich offensichtlich in der mündlichen Verhandlung nicht ausreichend hat erklären können, ist gemäß § 156 Abs. 2 Nr. 1 ZPO die mündliche Verhandlung wiederzueröffnen (st. Rspr.; [X.], Urteil vom 7. Oktober 1992 - [X.], NJW 1993, 134; Beschluss vom 15. Februar 2005 - [X.], [X.], 700; Urteil vom 18. September 2006 - [X.], [X.] 2007, 412 Rn. 4; Urteil vom 31. März 2010 - [X.], [X.], 1117 Rn. 39 = [X.], 1475 - Gewährleistungsausschluss im [X.]).

Gegen diese Grundsätze hat das Berufungsgericht verstoßen. Aus dem nach Schluss der mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz eingereichten Schriftsatz der Klägerin vom 8. Dezember 2009 ergibt sich, dass die Klägerin ihr Klagebegehren - auf der Grundlage ihres unwidersprochenen Vorbringens - auch gegen die Verwendung der angegriffenen Unternehmensbezeichnung "[X.]" für Waren der [X.] richten wollte. Dieses Klageziel konnte das Berufungsgericht im Hinblick auf den ausschließlich gegen die Verwendung der in Rede stehenden Bezeichnung zur Kennzeichnung des Geschäftsbetriebs der [X.] gerichteten Klageantrag (dazu Rn. 15) nur nach Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung und Änderung des Klageantrags berücksichtigen. Zu der Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung war das Berufungsgericht nach § 156 Abs. 2 Nr. 1 in Verbindung mit § 139 Abs. 1 Satz 2 ZPO verpflichtet, weil es in der zuvor geschlossenen mündlichen Verhandlung nicht auf die Stellung eines sachdienlichen Klageantrags hingewirkt hatte.

2. Das Berufungsurteil kann danach nicht aufrechterhalten werden, soweit zum Nachteil der Klägerin erkannt worden ist (§ 562 ZPO). Die Sache ist an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, weil sie nicht zur Endentscheidung reif ist (§ 563 Abs. 1 ZPO). Dem [X.] ist eine abschließende Entscheidung verwehrt, weil die Klägerin zunächst Gelegenheit erhalten muss, einen sachdienlichen Unterlassungsantrag zu stellen.

III. Die [X.] der [X.] hat keinen Erfolg.

1. Die [X.] wendet sich dagegen, dass das Berufungsgericht im Rahmen der gemischten Kostenentscheidung nach § 91a ZPO aufgrund des zwischen den [X.]en abgeschlossenen Vergleichs davon abgesehen hat, der Klägerin die gesamten Kosten des [X.] aufzuerlegen. Die Kostenentscheidung des Berufungsgerichts nach § 91a ZPO betraf ein Fünftel der gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten des [X.]. Den entsprechenden Anteil der Gerichtskosten hat das Berufungsgericht der [X.] auferlegt. Hinsichtlich der anteiligen außergerichtlichen Kosten ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, dass jede [X.] diesen Teil der außergerichtlichen Kosten selbst zu tragen hat.

2. Bei einer unbeschränkt zugelassenen Revision ist nach der Rechtsprechung des [X.] neben der Anfechtung der Hauptsacheentscheidung die Anfechtung einer gemischten Kostenentscheidung nach § 91a ZPO in der Revisionsinstanz zwar nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Sie kann hinsichtlich des auf § 91a ZPO beruhenden Teils der Kostenentscheidung aber nur darauf gestützt werden, dass das Berufungsgericht die Voraussetzungen dieser Bestimmung verkannt hat (vgl. [X.], Urteil vom 22. November 2007 - [X.], [X.], 357 Rn. 16 = [X.], 499 - Planfreigabesystem; Urteil vom 25. November 2009 - [X.] Rn. 9, juris). Dadurch soll ausgeschlossen werden, dass im Rahmen der Überprüfung der Kostenentscheidung nach § 91a ZPO über Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung entschieden wird. Aus materiell-rechtlichen Gründen darf deshalb eine Rechtsbeschwerde gegen eine isolierte Kostenentscheidung nach § 91a ZPO nicht zugelassen werden (vgl. [X.], Urteil vom 21. Dezember 2006 - [X.], NJW 2007, 1591 Rn. 22). Entsprechend können materiell-rechtliche Fragen auch nicht mit der unbeschränkt zugelassenen Revision im Rahmen der gemischten Kostenentscheidung nach § 91a ZPO zur Überprüfung gestellt werden. Gleiches gilt für die [X.], mit der der [X.] keine weitergehende Anfechtungsmöglichkeit eröffnet wird als mit einer zugelassenen Revision.

3. Die [X.] macht geltend, das Berufungsgericht habe die Kostenregelung des zwischen den [X.]en abgeschlossenen Vergleichs verkannt. Mit dieser Rüge ist die [X.] ausgeschlossen, weil sie eine falsche Auslegung des Vergleichs durch das Berufungsgericht geltend macht. Dies betrifft nicht die Voraussetzungen des § 91a ZPO, sondern eine materiell-rechtliche Frage, die der Überprüfung durch das Revisionsgericht entzogen ist. Dass im vorliegenden Fall die Auslegung des Vergleichs der [X.]en keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung betrifft, ist ohne Belang.