Bundespatentgericht, Urteil vom 18.03.2021, Az. 6 Ni 32/19 (EP) verbunden mit 6 Ni 33/19 (EP)

Die Beklagte ist Inhaberin des auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der [X.] erteilten [X.] Patents 1929826(Streitpatent), dem die internationale Anmeldung PCT/[X.]/002693, die am 28. September 2006 eingereicht und am 5. April 2007 als [X.] offengelegt wurde, zugrunde liegt. Das Streitpatent beansprucht die Priorität der [X.]/721,618 (auch als [X.] bezeichnet) vom 29. September 2005. Der Hinweis auf die Erteilung des [X.] ist am 2. November 2016 veröffentlicht worden; Einspruch gegen das Streitpatent wurden icht erhoben. Das Streitpatent ist in Kraft.

Es wird beim [X.] unter dem Aktenzeichen 60 2006 050 788 geführt und trägt die Bezeichnung

"[X.], [X.] AND COMPUTER PROGRAM PRODUCT TO REQUEST A DATA RATE [X.] BASED ON ABILITY TO TRANSMIT AT LEAST ONE MORE SELECTED DATA UNIT"

(auf [X.] laut [X.]chr[X.]t:

"[X.], [X.] ZUM ANFORDERN EINER DATENRATENVERGRÖSSERUNG AUF DER [X.] DER [X.] SENDEN MINDESTENS EINER [X.] GEWÄHLTEN DATENEINHEIT")

und umfasst in der erteilten Fassung 39 Patentansprüche, die die [X.] zu 1 und 2 insgesamt und die Klägerin zu 3 im Umfang der Patentansprüche 1 bis 4, 6 bis 11, 15 bis 19 und 21 bis 30 angre[X.]en.

Die angegr[X.]fenen erteilten unabhängigen Patentansprüche 1,17 und 31 lauten laut [X.]chr[X.]t:

Die von den [X.] ebenfalls angegr[X.]fenen Patentansprüche 2 bis 16, 18 bis 30 und 32 bis 39 sind jeweils auf die Patentansprüche 1, 17 und 31 unmittelbar oder mittelbar rückbezogen.

Alle [X.] sind der Auffassung, das Streitpatent könne die Priorität der [X.] Anmeldung [X.] 60/721,618 (vom 29. September 2005, Anlage [X.] bzw. [X.]) bereits mangels (wirksamer) Übertragung des [X.] nicht wirksam in [X.] nehmen. Die damalige Anmelderin des [X.], die [X.], sei nicht Berechtigte des [X.] gewesen. Anmelder der [X.] seien die Erfinder [X.] ([X.], [X.]) und [X.] ([X.], [X.]) gewesen. Das Recht zur Inanspruchnahme der Priorität durch die Zweitanmelderin sei nicht rechtzeitig, d.h. nicht vor Einreichung der zweiten Anmeldung, wirksam übertragen worden. Es sei weder ersichtlich noch lückenlos nachgewiesen, dass innerhalb der Kette von Erfindern/Anmeldern zur Anmelderin die Priorität innerhalb der Prioritätsfrist stets wirksam und insgesamt auch rechtzeitig übertragen worden sei.

Zudem handle es sich auch in materieller Hinsicht nicht um ein und dieselbe Erfindung. Die [X.], die lediglich eine Beschreibung umfasse, sei nicht vollständig identisch mit der Beschreibung des [X.]. Insbesondere die Merkmale der unabhängigen Patentansprüche 1, 17 und 31 "verknüpft mit einem Benutzergerät", "in Reaktion auf das Auswählen eines durch einen drahtlosen Kanal mit einer Datenrate zu übertragenden Transportblocks", "Auswählen einer Größe für eine [X.]", "Bestimmen, ob der gekennzeichnete potentielle Transportblock für die Übertragung verfügbar ist" sowie "Übertragen an eine Basisstation einer Anforderung bezüglich einer Vergrößerung der Datenrate in Reaktion darauf, dass der gekennzeichnete potentielle Transportblock für die Übertragung verfügbar ist" seien in der [X.] weder unmittelbar noch eindeutig offenbart.

Schließlich sind die [X.] der Ansicht, das Streitpatent sei für nichtig zu erklären, da der Gegenstand des [X.] über den Inhalt der [X.] Patentanmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe und dem Streitpatent die Patentfähigkeit fehle, da es weder neu sei noch auf erfinderischer Tätigkeit beruhe.

Den Einwand der fehlenden Patentfähigkeit stützen die [X.] u. a. auf die Druckschr[X.]ten (Nummerierung und Kurzzeichen nach jeweiligem Klageverfahren):

Mit [X.] vom 21. August 2019 hat die Klägerin zu 2 ihren Klagebeitritt zur Nichtigkeitsklage der Klägerin zu 1 unter Hinweis auf die ihr gegenüber von der hiesigen Klägerin zu 1 erklärte [X.] im Verletzungsrechtsstreit der Parteien vor dem [X.] ([X.]. …) erklärt. Die Klägerin zu 1 hat dem Klägerbeitritt bereits vorab mit [X.] vom 16. August 2019 zugestimmt.

Die [X.] zu 1 und 2 beantragen jeweils,

das [X.] Patent 1 929 826 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der [X.] für nichtig zu erklären.

Die Klägerin zu 3 beantragt,

das [X.] Patent 1 929 826 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der [X.] im Umfang der Patentansprüche 1 bis 4, 6 bis 11, 15 und 16, 17 bis 19 und 21 bis 30 für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klagen abzuweisen, soweit sie sich auch gegen die Fassung des [X.] nach dem Hauptantrag aus dem [X.] vom 10. März 2021 richten,

hilfsweise die Klagen abzuweisen,

soweit sie sich auch gegen eine der Fassungen des [X.] nach den [X.] 1.1 bis 2.2 aus dem [X.] vom 10. März 2021 richten,

mit der Maßgabe, dass die Hilfsanträge in ihrer numerischen Reihenfolge geprüft werden sollen und alle Anträge als geschlossene Anspruchsätze gestellt sind,

weiter hilfsweise die Klagen abzuweisen,

soweit sie sich auch gegen die Fassung des [X.] nach dem in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrag 3 richten, der auch als geschlossener Anspruchssatz allerdings als Hilfsantrag I zunächst nach dem Hauptantrag behandelt werden soll.

Die Beklagte tritt der Argumentation der [X.] entgegen und hält das Streitpatentin der verteidigten Fassung nach Hauptantrag nicht für unzulässig erweitert und den Gegenstand des [X.] in der erteilten Fassung, jedenfalls in der Fassung eines der Hilfsanträge, für schutzfähig. Sie ist der Ansicht, dass das Streitpatent die Priorität der [X.] Anmeldung [X.] 60/721,618 (29. September 2005, Anlage [X.] bzw. [X.]) in jeglicher Hinsicht wirksam in Anspruch nehme. Die Anmelderin sei zum Zeitpunkt der Anmeldung der dem Streitpatent zugrundeliegenden Patentanmeldung Inhaberin des [X.] gewesen. Das Streitpatent habe zwei Erfinder, für die unterschiedliches Recht und unterschiedliche Verträge gegolten hätten.

Der Erfinder [X.] (kurz der "[X.] Erfinder") sei laut seinem Arbeitsvertrag in [X.] bei N… angestellt gewesen, so dass für ihn [X.]s Recht gelte. Zudem habe der [X.] Erfinder entsprechend der N…-internen Richtlinie zugestimmt, dass die Inanspruchnahme auch später als vier Monate nach der [X.] erfolgen könne. Die N… Corp. habe am 27. September 2005 entschieden, die Rechte an der Erfindung zu beanspruchen und eine [X.] Provisional Application einzureichen, und dies dem [X.]n Erfinder unter Angabe der N…internen Referenznummer "[X.]" am selben Tag mitgeteilt. Jedenfalls habe die Anmelderin N… per E-Mail vom 3. Februar 2006 gegenüber dem [X.]n Erfinder die Inanspruchnahme erklärt (Anlage N-A4). Da die Anmelderin nicht an die [X.] gebunden gewesen sei, sei diese Inanspruchnahme nicht verspätet. Mit der Inanspruchnahme im Februar 2006 sei vor dem Anmeldetag des [X.] - neben allen anderen Rechten an und aus der Erfindung - auch das Prioritätsrecht hinsichtlich des [X.]n Erfinders auf N… übergegangen. Dies bestätige auch Professor B… in seinem Rechtsgutachten nebst Ergänzungsgutachten ([X.] und N-A13).

Der weitere Erfinder [X.] (kurz der "[X.] Erfinder") sei laut seinem Arbeitsvertrag bei [X.] (kurz [X.]) angestellt gewesen (Anlage N-A6). Alle Dienst-Erfindungen des [X.]n Erfinders und alle mit einer Erfindung verbundenen Rechte, einschließlich des [X.], fielen nach dem Arbeitsvertrag und dem [X.]n Patentgesetz als Arbeitnehmer-Erfindungen dem Arbeitgeber zu. Nach den Regelungen des [X.] (Anlage [X.]) stünde jegliches geistige Eigentum, welches aus Arbeiten der [X.] resultiere, also auch Prioritätsrechte, der N… Corp. zu. Dies bestätige auch Rechtsanwalt [X.]in seinem Rechtsgutachten nebst Ergänzungsgutachten ([X.] und N-A24).

Mit der Entstehung des [X.] durch die formal durch die Erfinder vorgenommene [X.] Provisional Application sei das Prioritätsrecht der Erfinder sodann auf die N… Corp. übergegangen. Selbst wenn in der Inanspruchnahme aller Rechte nach [X.]m bzw. [X.]m Recht keine wirksame Übertragung des [X.] zu sehen sei, sei dieses nach dem Verhalten der Vertragsparteien und den [X.] einer konkludenten Vorausabtretung durch den [X.]n Erfinder auf die N… Corp. übergegangen.

Letztlich sei das Prioritätsrecht auch bei Anwendung von [X.]-Recht unproblematisch übergegangen, wie Professor [X.] in seinem Gutachten zum [X.]-Recht bestätige (Anlage N-A27).

Schließlich werde der vom Streitpatent beanspruchte Gegenstand zur Erfindung der Prioritätsanmeldung gehörend dort offenbart.

Die unabhängigen Patentansprüche nach dem Hauptantrag aus dem [X.] vom 10. März 2021 lauten:

1. A method of operating a user equipment comprising:

in [X.] block (270) to be transmitted through a wireless channel at a current data rate, performing at least the following:

selecting a size for a data unit (470) that can be scheduled for transmission;

ident[X.]ying one of a plurality of potential transport blocks (410-1 to [X.]), the ident[X.]ied potential transport block (410) having a corresponding transport block size (420) that holds at least the selected size of the data unit and the transport block size of the selected current transport block (270);

determining whether the ident[X.]ied potential transport block (410) is available for transmission; and

[X.] an amount of data in the buffer criterion is met, transmitting t[X.] a request for an increase in [X.] in [X.] transport block (410) being available for transmission.

17. User equipment, comprising at least the following means being arranged to operate responsive to selection of a current transport block to be transmitted through a wireless channel at a current data rate:

means for selecting a size for a data unit (470) that can be scheduled for transmission;

means for ident[X.]ying one of a plurality of potential transport blocks, the ident[X.]ied potential transport block (410) having a corresponding transport block size that holds at least the selected size of the data unit (410) and the transport block size of the selected current transport block;

means for determining whether the ident[X.]ied potential transport block (410) is available for transmission; and

means for transmitting, [X.] an amount of data in the buffer criterion is met, t[X.] a request for an increase in [X.] in [X.] transport block (410) being available for transmission.

31. [X.], when run on a user equipment, performs in [X.] block to be transmitted through a wireless channel at a current data rate, at least the following:

selecting a size for a data unit (470) that can be scheduled for transmission;

ident[X.]ying one of a plurality of potential transport blocks, the ident[X.]ied potential transport block (410) having a corresponding transport block size that holds at least the selected size of the data unit (470) and the transport block size of the selected current transport block;

determining whether the ident[X.]ied potential transport block (410) is available for transmission; and

[X.] an amount of data in the buffer criterion is met, causing transmission t[X.] of a request for an increase in [X.] in [X.] transport block being available for transmission.

Die unabhängigen Patentansprüche nach Hilfsantrag 3 (zu prüfen als Hilfsantrag I) aus der mündlichen Verhandlung vom 18. März 2021 lauten:

1. A method of operating a user equipment comprising: in [X.] block (270) to be transmitted through a wireless channel at a current data rate, performing at least the following:

selecting a size for a data unit (470) that can be scheduled for transmission;

ident[X.]ying one of a plurality of potential transport blocks (410-1 to [X.]), the ident[X.]ied potential transport block (410) having a corresponding transport block size (420) that holds at least the selected size of the data unit and the transport block size of the selected current transport block (270);

determining whether the ident[X.]ied potential transport block (410) is available for transmission; and

transmitting t[X.] a request for an increase in [X.] in [X.] transport block (410) being available for transmission;

wherein the selected transport block (270) comprises a transport block of an enhanced dedicated channel transport format combination (441), wherein the plurality of potential transport blocks comprise a plurality of potential transport blocks (410-1 to [X.]) of enhanced dedicated channel transport format combinations that can be used to transmit data, and wherein the data unit (470) comprises a protocol data unit (231) from a radio link controller (230);

wherein:

the size for the data unit(470) [X.]; and

ident[X.]ying further comprises ident[X.]ying one of the enhanced dedicated channel transport format combinations (441) having a transport block size (420) that is at least X bits larger than the transport block size of the selected enhanced dedicated channel transport format combination (441);

wherein:

selecting a size further comprises selecting an [X.] (231), from the radio link controller (230), configured for a highest priority logical channel that can be scheduled.

10. User equipment, comprising at least the following means being arranged to operate responsive to selection of a current transport block to be transmitted through a wireless channel at a current data rate:

means for selecting a size for a data unit (470) that can be scheduled for transmission;

means for ident[X.]ying one of a plurality of potential transport blocks, the ident[X.]ied potential transport block (410) having a corresponding transport block size that holds at least the selected size of the data unit (410) and the transport block size of the selected current transport block;

means for determining whether the ident[X.]ied potential transport block (410) is available for transmission; and

means for transmitting t[X.] a request for an increase in [X.] in [X.] transport block (410) being available for transmission;

wherein the selected transport block (270) comprises a transport block of an enhanced dedicated channel transport format combination (441), wherein the plurality of potential transport blocks comprise a plurality of potential transport blocks (410-1 to [X.]) of enhanced dedicated channel transport format combinations that can be used to transmit data, and wherein the data unit (470) comprises a protocol data unit (231) from a radio link controller (230);

wherein:

the size for the data unit(470) [X.]; and

ident[X.]ying further comprises ident[X.]ying one of the enhanced dedicated channel transport format combinations (441) having a transport block size (420) that is at least X bits larger than the transport block size of the selected enhanced dedicated channel transport format combination (441);

wherein:

selecting a size further comprises selecting an [X.] (231), from the radio link controller (230), configured for a highest priority logical channel that can be scheduled.

21. [X.], when run on a user equipment, performs in [X.] block to be transmitted through a wireless channel at a current data rate, at least the following:

selecting a size for a data unit (470) that can be scheduled for transmission;

ident[X.]ying one of a plurality of potential transport blocks, the ident[X.]ied potential transport block (410) having a corresponding transport block size that holds at least the selected size of the data unit (470) and the transport block size of the selected current transport block;

determining whether the ident[X.]ied potential transport block (410) is available for transmission; and

causing transmission t[X.] of a request for an increase in [X.] in [X.] transport block being available for transmission;

wherein the selected transport block (270) comprises a transport block of an enhanced dedicated channel transport format combination (441), wherein the plurality of potential transport blocks comprise a plurality of potential transport blocks (410-1 to [X.]) of enhanced dedicated channel transport format combinations that can be used to transmit data, and wherein the data unit (470) comprises a protocol data unit (231) from a radio link controller (230);

wherein:

the size for the data unit(470) [X.]; and

ident[X.]ying further comprises ident[X.]ying one of the enhanced dedicated channel transport format combinations (441) having a transport block size (420) that is at least X bits larger than the transport block size of the selected enhanced dedicated channel transport format combination (441);

wherein:

selecting a size further comprises selecting an [X.] (231), from the radio link controller (230), configured for a highest priority logical channel that can be scheduled.

Die unabhängigen Patentansprüche nach Hilfsantrag 1.1 aus dem [X.] vom 10. März 2021 lauten:

1. A method of operating an apparatus associated with a user equipment comprising:

in [X.], in [X.] selection, of a current transport block (270) to be transmitted through a wireless channel at a current data rate, performing at least the following:

selecting a size for a data unit (470) that can be scheduled for transmission;

ident[X.]ying one of a plurality of potential transport blocks (410-1 to [X.]), the ident[X.]ied potential transport block (410) having a corresponding transport block size (420) that holds at least the selected size of the data unit and the transport block size of the selected current transport block (270);

determining whether the ident[X.]ied potential transport block (410) is available for transmission; and

[X.] an amount of data in the buffer criterion is met, transmitting t[X.] a request for an increase in [X.] in [X.] transport block (410) being available for transmission.

17. An apparatus associated with a user equipment, comprising at least the following means being arranged to operate responsive to selection, in [X.] selection, of a current transport block (270) to be transmitted through a wireless channel at a current data rate,:

means for selecting a size for a data unit (470) that can be scheduled for transmission;

means for ident[X.]ying one of a plurality of potential transport blocks, the ident[X.]ied potential transport block (410) having a corresponding transport block size that holds at least the selected size of the data unit (410) and the transport block size of the selected current transport block;

means for determining whether the ident[X.]ied potential transport block (410) is available for transmission; and

means for transmitting, [X.] an amount of data in the buffer criterion is met, t[X.] a request for an increase in [X.] in [X.] transport block (410) being available for transmission.

31. [X.], when run on a computer associated with a user equipment, performs in [X.], in [X.] selection, of a current transport block to be transmitted through a wireless channel at a current data rate, at least the following:

selecting a size for a data unit (470) that can be scheduled for transmission;

ident[X.]ying one of a plurality of potential transport blocks, the ident[X.]ied potential transport block (410) having a corresponding transport block size that holds at least the selected size of the data unit (470) and the transport block size of the selected current transport block;

determining whether the ident[X.]ied potential transport block (410) is available for transmission; and

[X.] an amount of data in the buffer criterion is met, causing transmission t[X.] of a request for an increase in [X.] in [X.] transport block being available for transmission.

Die unabhängigen Patentansprüche nach Hilfsantrag 1.2 aus dem [X.] vom 10. März 2021 lauten:

1. A method of operating an apparatus associated with a user equipment comprising:

in [X.], in [X.] selection of [X.] X - to later define [X.] X+N with the smallest possible positive integer value of N that allows transmitting with higher data rate -, of a current transport block (270) to be transmitted through a wireless channel at a current data rate, performing at least the following:

selecting a size for a data unit (470) that can be scheduled for transmission;

ident[X.]ying one of a plurality of potential transport blocks (410-1 to [X.]), the ident[X.]ied potential transport block (410) having a corresponding transport block size (420) that holds at least the selected size of the data unit and the transport block size of the selected current transport block (270);

determining whether the ident[X.]ied potential transport block (410) is available for transmission; and

[X.] an amount of data in the buffer criterion is met, transmitting t[X.] a request for an increase in [X.] in [X.] transport block (410) being available for transmission.

17. An apparatus associated with a user equipment, comprising at least the following means being arranged to operate responsive to selection, in [X.] selection of [X.] X - to later define [X.] X+N with the smallest possible positive integer value of N that allows transmitting with higher data rate -, of a current transport block (270) to be transmitted through a wireless channel at a current data rate,:

means for selecting a size for a data unit (470) that can be scheduled for transmission;

means for ident[X.]ying one of a plurality of potential transport blocks, the ident[X.]ied potential transport block (410) having a corresponding transport block size that holds at least the selected size of the data unit (410) and the transport block size of the selected current transport block;

means for determining whether the ident[X.]ied potential transport block (410) is available for transmission; and

means for transmitting, [X.] an amount of data in the buffer criterion is met, t[X.] a request for an increase in [X.] in [X.] transport block (410) being available for transmission.

31. [X.], when run on a computer associated with a user equipment, performs in [X.], in [X.] selection of [X.] X - to define [X.] X+N with the smallest possible positive integer value of N that allows transmitting with higher data rate -, of a current transport block to be transmitted through a wireless channel at a current data rate, at least the following:

selecting a size for a data unit (470) that can be scheduled for transmission;

ident[X.]ying one of a plurality of potential transport blocks, the ident[X.]ied potential transport block (410) having a corresponding transport block size that holds at least the selected size of the data unit (470) and the transport block size of the selected current transport block;

determining whether the ident[X.]ied potential transport block (410) is available for transmission; and

[X.] an amount of data in the buffer criterion is met, causing transmission t[X.] of a request for an increase in [X.] in [X.] transport block being available for transmission.

Die unabhängigen Patentansprüche nach Hilfsantrag 2 aus dem [X.] vom 10. März 2021 lauten:

1. A method of operating a user equipment comprising:

selecting a current transport block (270) to be transmitted through a wireless channel at a current data rate; followed by

selecting a size for a data unit (470) that can be scheduled for transmission;

ident[X.]ying one of a plurality of potential transport blocks (410-1 to [X.]), the ident[X.]ied potential transport block (410) having a corresponding transport block size (420) that holds at least the selected size of the data unit and the transport block size of the selected current transport block (270);

determining whether the ident[X.]ied potential transport block (410) is available for transmission; and

[X.] an amount of data in the buffer criterion is met, transmitting t[X.] a request for an increase in [X.] in [X.] transport block (410) being available for transmission.

17. User equipment, comprising at least the following means:

means for selecting a current transport block to be transmitted through a wireless channel at a current data rate; followed by

means for selecting a size for a data unit (470) that can be scheduled for transmission;

means for ident[X.]ying one of a plurality of potential transport blocks, the ident[X.]ied potential transport block (410) having a corresponding transport block size that holds at least the selected size of the data unit (410) and the transport block size of the selected current transport block;

means for determining whether the ident[X.]ied potential transport block (410) is available for transmission; and

means for transmitting, [X.] an amount of data in the buffer criterion is met, t[X.] a request for an increase in [X.] in [X.] transport block (410) being available for transmission.

31. [X.], when run on a user equipment, performs

selecting a current transport block to be transmitted through a wireless channel at a current data rate; followed by

selecting a size for a data unit (470) that can be scheduled for transmission;

ident[X.]ying one of a plurality of potential transport blocks, the ident[X.]ied potential transport block (410) having a corresponding transport block size that holds at least the selected size of the data unit (470) and the transport block size of the selected current transport block;

determining whether the ident[X.]ied potential transport block (410) is available for transmission; and

[X.] an amount of data in the buffer criterion is met, causing transmission t[X.] of a request for an increase in [X.] in [X.] transport block being available for transmission.

Die unabhängigen Patentansprüche nach Hilfsantrag 2.1 aus dem [X.] vom 10. März 2021 lauten:

1. A method of operating a user equipment comprising:

selecting, in [X.] selection, a current transport block (270) to be transmitted through a wireless channel at a current data rate; followed by

selecting a size for a data unit (470) that can be scheduled for transmission;

ident[X.]ying one of a plurality of potential transport blocks (410-1 to [X.]), the ident[X.]ied potential transport block (410) having a corresponding transport block size (420) that holds at least the selected size of the data unit and the transport block size of the selected current transport block (270);

determining whether the ident[X.]ied potential transport block (410) is available for transmission; and

[X.] an amount of data in the buffer criterion is met, transmitting t[X.] a request for an increase in [X.] in [X.] transport block (410) being available for transmission.

17. User equipment, comprising at least the following means:

means for selecting, in [X.] selection, a current transport block to be transmitted through a wireless channel at a current data rate; followed by

means for selecting a size for a data unit (470) that can be scheduled for transmission;

means for ident[X.]ying one of a plurality of potential transport blocks, the ident[X.]ied potential transport block (410) having a corresponding transport block size that holds at least the selected size of the data unit (410) and the transport block size of the selected current transport block;

means for determining whether the ident[X.]ied potential transport block (410) is available for transmission; and

means for transmitting, [X.] an amount of data in the buffer criterion is met, t[X.] a request for an increase in [X.] in [X.] transport block (410) being available for transmission.

31. [X.], when run on a a user equipment, performs

selecting, in [X.] selection, a current transport block to be transmitted through a wireless channel at a current data rate; followed by

selecting a size for a data unit (470) that can be scheduled for transmission;

ident[X.]ying one of a plurality of potential transport blocks, the ident[X.]ied potential transport block (410) having a corresponding transport block size that holds at least the selected size of the data unit (470) and the transport block size of the selected current transport block;

determining whether the ident[X.]ied potential transport block (410) is available for transmission; and

[X.] an amount of data in the buffer criterion is met, causing transmission t[X.] of a request for an increase in [X.] in [X.] transport block being available for transmission.

Die unabhängigen Patentansprüche nach Hilfsantrag 2.2 aus dem [X.] vom 10. März 2021 lauten:

1. A method of operating a user equipment comprising:

selecting, in [X.] selection of [X.] X - to later define [X.] X+N with the smallest possible positive integer value of N that allows transmitting with higher data rate -, a current transport block (270) to be transmitted through a wireless channel at a current data rate;

followed by

selecting a size for a data unit (470) that can be scheduled for transmission;

ident[X.]ying one of a plurality of potential transport blocks (410-1 to [X.]), the ident[X.]ied potential transport block (410) having a corresponding transport block size (420) that holds at least the selected size of the data unit and the transport block size of the selected current transport block (270);

determining whether the ident[X.]ied potential transport block (410) is available for transmission; and

[X.] an amount of data in the buffer criterion is met, transmitting t[X.] a request for an increase in [X.] in [X.] transport block (410) being available for transmission.

17. User equipment, comprising at least the following means:

means for selecting, in [X.] selection of [X.] X - to later define [X.] X+N with the smallest possible positive integer value of N that allows transmitting with higher data rate -, a current transport block to be transmitted through a wireless channel at a current data rate;

followed by

means for selecting a size for a data unit (470) that can be scheduled for transmission;

means for ident[X.]ying one of a plurality of potential transport blocks, the ident[X.]ied potential transport block (410) having a corresponding transport block size that holds at least the selected size of the data unit (410) and the transport block size of the selected current transport block;

means for determining whether the ident[X.]ied potential transport block (410) is available for transmission; and

means for transmitting, [X.] an amount of data in the buffer criterion is met, [X.] a request for an increase in [X.] in [X.] transport block (410) being available for transmission.

31. [X.], when run on a user equipment, performs

selecting, in [X.] selection of [X.] X - to later define [X.] X+N with the smallest possible positive integer value of N that allows transmitting with higher data rate -, a current transport block to be transmitted through a wireless channel at a current data rate; followed by selecting a size for a data unit (470) that can be scheduled for transmission;

ident[X.]ying one of a plurality of potential transport blocks, the ident[X.]ied potential transport block (410) having a corresponding transport block size that holds at least the selected size of the data unit (470) and the transport block size of the selected current transport block;

determining whether the ident[X.]ied potential transport block (410) is available for transmission; and

[X.] an amount of data in the buffer criterion is met, causing transmission t[X.] of a request for an increase in [X.] in [X.] transport block being available for transmission.

Wegen des Wortlauts der abhängigen Patentansprüche nach den [X.] wird auf die Akte verwiesen.

Die [X.] rügen Verspätung hinsichtlich des in der mündlichen Verhandlung am 18. März 2021 erstmals gestellten [X.] 3(zu prüfen als Hilfsantrag I). Sie halten auch die Hilfsanträge bereits für unzulässig hinsichtlich einer Erweiterung des Gegenstands der Anmeldung und im Übrigen die Gegenstände in der Fassung aller Hilfsanträge jedenfalls für nicht patentfähig.

Der [X.] hat die [X.] mit den [X.].: 6 [X.]/19 (EP) und [X.].: 6 [X.]/19 (EP) mit Beschluss vom 12. Januar 2021 verbunden unter dem führenden Verfahren mit den [X.].: 6 [X.]/19 (EP). Der [X.] hat den Parteien einen qual[X.]izierten Hinweis vom 26. Januar 2021, ausgefertigt am 29. Januar 2021, zugeleitet und hierin Fristen zur Stellungnahme auf den Hinweis und auf etwaiges Vorbringen der jeweiligen Gegenpartei gesetzt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Auf die zulässige Klage ist das [X.] für nichtig zu erklären, weil den Gegenständen der Patentansprüche nach Hauptantrag und den [X.] 1.1, 1.2, 2, 2.1 und 2.2 der [X.] der mangelnden Patentfähigkeit entgegensteht (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 [X.] [X.] Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 52, 54, 56 EPÜ). Hilfsantrag 3 (zu prüfen als Hilfsantrag I) war als verspätet zurückzuweisen.

Vor diesem Hintergrund kann letztlich dahinstehen, ob die Gegenstände der Ansprüche nach Hauptantrag und den [X.] über die ursprünglich eingereichte Fassung hinausgehen und somit auf einer unzulässigen Erweiterung beruhen (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 [X.] [X.] Art. 138 Abs. 1 lit. c) EPÜ).

I. Zulässigkeit des [X.]s

Der Beitritt der Klägerin zu 2 zur Nichtigkeitsklage der Klägerin zu 1 ist als subjektive Klagehäufung zulässig, nachdem die Klägerin zu 1 dem zugestimmt hat und der [X.] auch sachdienlich im Sinne von § 263 ZPO ist.

Für die Bestimmung der Sachdienlichkeit kommt es auf die objektiv zu bewertenden Interessen beider [X.]en sowie der Rechtspflege an. Die [X.]erweiterung verzögert die Erledigung des Prozesses nicht. Die weitere Klägerin kann das [X.] ohnehin mit einer eigenen Nichtigkeitsklage angre[X.]en. Im Verfahren kann unter vollständiger Verwertung des gesamten Prozessstoffs geklärt werden, ob das angegr[X.]fene Patent für nichtig zu erklären ist; dies erspart ein weiteres, gesondertes Klageverfahren der weiteren Klägerin.

II. Zum Gegenstand des [X.]s

1. Das [X.] betr[X.]ft das Anfordern einer Datenratenerhöhung in drahtlosen Kommunikationssystemen (vgl. [X.] 0001). Ein solches drahtloses Kommunikationssystem ist beispielsweise das [X.] („Universal Mobile Telecommunications System“)-Mobilfunknetz (vgl. [X.] 0003, 0029 und [X.]. 1).

In einem [X.]-Mobilfunknetz kommuniziere jedes Mobiltelefon mit anderen Mobiltelefonen über eine für Mobilfunknetze typische Netzinfrastruktur. Zu den relevanten Bestandteilen der [X.]-Netzinfrastruktur gehörten insbesondere das [X.] („User Equipment“ oder „UE“) als [X.], die Basisstation („Node B“), der [X.] („[X.]“) sowie das Kernnetz („[X.]“). Das [X.] kommuniziere mit anderen [X.]n über die Basisstationen. Der [X.] wiederum kontrolliere die Basisstationen und bilde die Schnittstelle zum eigentlichen Kernnetz (vgl. [X.] [X.]ur 1 und Abs. 0028 ff). Die Übertragung von Daten von einem [X.] an die Basisstation bezeichnet man dabei als „[X.]“ und die Datenübertragung von der Basisstation an das [X.] als „Downlink“ (vgl. [X.] 0003 ff.).

Bei dem vom [X.] besonders in den Blick genommenen Vorgängerstandard, spez[X.]iziert in 3GPP TS 25.309 (Release 6) (Anlage [X.]) und 3GPP TS 25.321 (Release 6) (Anlage [X.]), regelte die Basisstation (Node B), wie viele Datenpakete das jeweilige [X.] in einem bestimmten [X.]raum über den sogenannten „uplink Enhanced Dedicated Channel“ ([X.]) senden durfte (vgl. [X.] 0005 f.). Je mehr Datenpakete in einem festgelegten [X.]raum übertragen würden, desto höher die Datenrate. Die Basisstation regelte die Datenrate der [X.] über sogenannte „Serving Grants“ (auf [X.]: [X.]), die sie an die [X.] vergab und die die jeweilige Rate bestimmte, mit der Daten übertragen werden durften (vgl. [X.] 0005-0007, 0040). Die Zuweisung erfolgte dabei pro [X.]intervall, in dem übermittelt werden durfte (dem sogenannten „[X.]“, „[X.], [X.] 0002).

Um eine effiziente [X.] und -übertragung (scheduling) zu ermöglichen, müsse die Basisstation allerdings Informationen über die angestrebte Datenübertragungsrate (Bitrate) von dem [X.] erhalten. Zu diesem Zweck definiere bereits der Vorgängerstandard (Anlage [X.] bzw. D3) ein sogenanntes „Happy Bit“, das das [X.] über den [X.] („[X.]“) an die Basisstation sende (vgl. [X.] 0006). Mit dieser Information solle das [X.] der Basisstation mitteilen, ob es mit der gegenwärtigen Datenrate „zufrieden“ sei oder nicht. Wenn das [X.] nicht zufrieden sei („unhappy“), weil es z. B. nicht alle zu sendenden Daten innerhalb eines [X.] mit der zugewiesenen Datenrate übertragen könne, würde die Basisstation eine höhere Datenrate zuteilen.

Das Happy Bit könne nach dem vorbekannten Standard folglich entweder „UP“ (auch „unhappy“) oder „[X.]“ (auch „happy“) indizieren. Sende das [X.] „UP“, signalisiere es, dass es eine höhere Bitrate anstrebe, d. h. mit der aktuellen Bitrate unzufrieden sei. Sende es hingegen „[X.]“, bedeute das, dass das [X.] mit der derzeitigen Bitrate zufrieden sei und diese aufrechterhalten möchte. Die Funktionsweise des Happy Bits beschreibt das [X.] in Abs. 0006. Gemäß dem Vorgängerstandard wird das Happy Bit auf „UP“ gesetzt, wenn die in Absatz 0007 des [X.]s beschriebenen Kriterien erfüllt sind (Abschnitt 11.8.1.5 in der Anlage [X.] bzw. D3; [X.] 0007).

Das [X.] kritisiert am Stand der Technik, dass die Kriterien für die Festlegung, wann die erste Voraussetzung vorliegt, d. h. das [X.] über die erforderliche Leistung verfügt, um mit höheren Datenraten (z. B. Bitraten) zu senden, nicht ausreichend definiert sind (vgl. [X.] 0009-0011).

2. Dem [X.] liegt vor diesem Hintergrund als Aufgabe zugrunde, die Nachteile zu überwinden, die sich aus den Vorgaben zum Anfordern einer höheren Datenrate („Happy Bit“) aus der technischen Spez[X.]ikation 3GPP TS 25.321, [X.] (2005-06) bzw. dem entsprechenden [X.] 321, [X.] (2005-06) ergeben, und sicherzustellen, dass eine höhere Datenrate nur angefordert wird, wenn diese auch entsprechend genutzt werden kann (vgl. [X.]schr[X.]t, Abs. 0010, 0011 u. 0026).

3. Da der maßgebliche Fachmann derjenige ist, dem üblicherweise die Lösung der sich objektiv stellenden Aufgabe übertragen wird, sieht der Senat hier als zuständigen Fachmann einen Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Nachrichten-, Elektro- oder Informationstechnik bzw. einen Absolventen vergleichbarer Master-Studiengänge mit mehrjähriger Berufserfahrung und einschlägigen Kenntnissen auf dem Gebiet der Mobilfunktechnik im Zusammenhang mit der Standardisierung von Mobilfunksystemen.

4. Die Aufgabe soll erfindungsgemäß gelöst werden durch das Verfahren nach Anspruch 1, das von einem Gerät nach dem unabhängigen Anspruch 17 sowie einem Computerprogramm nach dem unabhängigen Anspruch 31 ausgeführt werden kann.

4.1 Die unabhängigen Patentansprüche 1, 17 und 31 gemäß Hauptantrag lassen sich wie folgt gliedern (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung sind hervorgehoben):

4.2 Die unabhängigen Patentansprüche 1, 10 (vormals 17) und 21 (vormals 31) gemäß Hilfsantrag I (eingereicht als Hilfsantrag 3) lassen sich wie folgt gliedern (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung sind jeweils hervorgehoben):

4.3 Die unabhängigen Patentansprüche 1, 17 und 31 gemäß der Hilfsanträge 1.1 und 1.2 lassen sich wie folgt gliedern (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung sind jeweils hervorgehoben):

4.4 Die unabhängigen Patentansprüche 1, 17 und 31 gemäß Hilfsantrag 2 lassen sich wie folgt gliedern (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung sind jeweils hervorgehoben):

4.5 Die unabhängigen Patentansprüche 1, 17 und 31 gemäß der Hilfsanträge 2.1 und 2.2 lassen sich wie folgt gliedern (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung sind jeweils hervorgehoben):

5. Der zuständige Fachmann versteht die Gegenstände der von allen Klägerinnen angegr[X.]fenen Patentansprüche 1 und 17 sowie deren Merkmale und Begr[X.]fe und den weiteren unabhängigen Patentanspruch 31 wie folgt:

5.1 Patentanspruch 1 des [X.]s gemäß Hauptantrag ist auf ein Verfahren zum Betreiben eines Benutzergeräts gerichtet (a method of operating a user equipment…) (Merkmal 1.0). Beispiele für solche Benutzergeräte (user equipment) nennt das [X.] in Absatz 0030.

In Reaktion auf das Auswählen (in [X.]…) eines zu übertragenden aktuellen [X.] (current transport block), der über einen drahtlosen Kanal mit einer aktuellen Datenrate übertragen werden soll (to be transmitted through a wireless channel at a current data rate), werden mindestens die in den folgenden Merkmalen aufgeführten Verfahrensschritte durchgeführt (Merkmal 1.1). Die genannte Auswahl ist im Zusammenhang mit der Auswahl eines [X.] zu verstehen, wie ihn Absatz 0040 des [X.]s (im Verfahren als Dokument [X.] bzw. [X.]) mit Bezugnahme auf die „[X.] selection“ in der technischen Spez[X.]ikation 3GPP TS 25.321 [X.] (im Verfahren als Anlage [X.]) beschreibt. Dabei steht „[X.]“ für die in dieser Spez[X.]ikation definierte „[X.] Transport Format Combination“, welche das Format eines [X.] in einem Übertragungszeitintervall ([X.] / Transmission Timing Interval) beschreibt. Die Auswahl eines [X.] bedeutet gleichzeitig die Auswahl eines entsprechenden [X.] (vgl. Dokument [X.] 8, [X.], [X.]itel 9.2.5.4 Transport block size und [X.], [X.]). Dementsprechend verwendet das [X.] den Begr[X.]f „[X.]“ teilweise als Bezeichnung für einen [X.] (…in one transport block (e.g., in one [X.]); vgl. [X.], beispielsweise Abs. 0011, 0040). Die Datenrate für die Übertragung des zu übertragenden [X.] durch einen drahtlosen Kanal ist im Zusammenhang mit Merkmal 1.1 nicht näher bestimmt. Vor der Zuweisung einer höheren Datenrate (als Reaktion auf eine entsprechende Anforderung) ist die aktuelle Datenrate (current data rate) durch die dem [X.] zugewiesene Datenrate bestimmt (vgl. auch [X.], Abs. 0019 f).

Das Verfahren nach Anspruch 1 umfasst das Auswählen einer Größe für eine [X.], die für die Übertragung zeitlich festgelegt werden kann (…can be scheduled) (Merkmal 1.2). Bei der [X.] kann es sich um eine Protocol Data Unit (PDU) des [X.] ([X.]) Protokolls handeln (vgl. [X.], beispielsweise Abs. 0023, 0036). Merkmal 1.2 bezieht sich mit der zeitlichen Festlegbarkeit (…can be scheduled) auf eine aktuell zur Übertragung vorliegende [X.].

Merkmal 1.3 sieht das Ident[X.]izieren (ident[X.]ying) eines von mehreren potentiellen Transportblöcken vor. Bei einem „potentiellen [X.]“ handelt es sich um einen [X.] mit einer bestimmten Größe, der zur Übertragung geeignet ist (vgl. [X.], Abs. 0073 und [X.]. 4). Der ident[X.]izierte potentielle [X.] soll nach Merkmal 1.3.1 eine entsprechende [X.]größe aufweisen, die mindestens die nach Merkmal 1.2 ausgewählte Größe der [X.] (…that holds at least the selected size of the data unit…) und die [X.]größe des nach Merkmal 1.1 ausgewählten aktuellen [X.] (…and the transport block size of the selected current transport block) umfasst.

Gemäß Merkmal 1.4 wird bestimmt, ob der nach den Merkmalen 1.3 und 1.3.1 ident[X.]izierte potentielle [X.] für die Übertragung verfügbar ist (determining whether the ident[X.]ied potential transport block is available for transmission). Dies kann eine Prüfung umfassen, ob der [X.] in einem unterstützten Zustand ist (vgl. [X.], [X.]. 3, Block 3C mit Beschreibung Abs. 0060, 0064). Die Verfügbarkeit ist gemäß [X.] so definiert, dass eine ausreichende Leistung des [X.]s zur Übertragung eines solchen [X.] zur Übertragung zur Verfügung steht (If the ident[X.]ied [X.] is in a supported state, the ident[X.]ied [X.] can be considered to be , as an [X.] in a supported state not only means that [X.] is not blocked but also means the UE has enough power to transmit the ident[X.]ied [X.] [Unterstreichung hinzugefügt]; vgl. [X.], Abs. 0060 und [X.]. 3, [X.], 3C und [X.] sowie Abs. 0064). Das [X.] verweist in diesem Zusammenhang auf die 3GPP Technical Spec[X.]ication 25.321 [X.] (Dokument [X.]).

Wenn die Menge an Daten gemäß dem [X.] erfüllt ist ([X.] an amount of data in the buffer criterion is met…) und in Reaktion darauf, dass der ident[X.]izierte potentielle [X.] in Sinne von Merkmal 1.4 für die Übertragung verfügbar ist (…in [X.] being available…), wird eine Anforderung bezüglich einer Vergrößerung der Datenrate an eine Basisstation übertragen (Merkmal 1.5). Dies kann beispielsweise durch die Übertragung von einem entsprechend gesetzten „Happy Bit“ erfolgen, wie es wiederum in der Technical Spec[X.]ication 3GPP TS 25.321 [X.] (Dokument [X.]) vorgesehen ist (vgl. [X.], Abs. 0047, 0061, 0063, 0073). Das [X.] (buffer criterion) bedeutet, dass das [X.] Daten in einem Puffer hat, die nicht mit dem aktuellen [X.] (d. h. dem aktuellen [X.]) in der als „Happy_Bit_Delay_Condition“ bezeichneten [X.] übertragen werden können (…the current [X.] cannot deliver the data in the UE’s buffer at or below the Happy_Bit_Delay_Condition; vgl. [X.], Abs. 0047, 0051, [X.] Abs. 0007).

Der nebengeordnete Patentanspruch 17 gemäß Hauptantrag ist auf ein Benutzergerät (user equipment) gerichtet. Das Gerät umfasst Mittel, die angeordnet sind, um in Reaktion auf das Auswählen eines durch einen drahtlosen Kanal mit einer Datenrate zu übertragenden [X.] betrieben zu werden (Merkmale 17, 17.1). In den Merkmalen 17.2 bis 17.5 sind jeweils Mittel vorgesehen, um einen korrespondierenden Verfahrensschritt der Verfahrensmerkmale des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag ausführen zu können (vgl. Merkmale 1.2 bis 1.5), wobei dies jeweils (nur) als eine entsprechende Eignung der Vorrichtung zur Durchführung des jeweiligen Verfahrensschritts zu verstehen ist.

Der nebengeordnete Patentanspruch 31 gemäß Hauptantrag ist auf ein Computerprogramm gerichtet. Das Computerprogramm soll, wenn es auf einem Benutzergerät ausgeführt wird (when run…), in Reaktion auf das Auswählen eines durch einen drahtlosen Kanal mit einer Datenrate zu übertragenden [X.] (mindestens) die in den folgenden Merkmalen aufgeführten Schritte durchführen (Merkmale 31, 31.1). Die durchzuführenden Schritte gemäß den Merkmalen 31.2 bis 31.5 entsprechen jeweils den Verfahrensschritten der Merkmale 1.2 bis 1.5 des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag.

5.2 Die Patentansprüche 1, 17 und 31 gemäß den Hilfsanträgen 1.1 und 1.2 unterscheiden sich vom Hauptantrag jeweils in den Merkmalen 1.1, 17.1 bzw. 31.1.

Merkmal 1.1 konkretisiert Merkmal 1.1 dahingehend, dass die genannte Auswahl eines aktuellen [X.] in einer [X.]-Auswahl erfolgt (…in [X.] selection…), was im Zusammenhang mit der hierzu im [X.] ergänzend genannten 3GPP Technical Spec[X.]ication 25.321 [X.] (vgl. [X.], Abs. 0060; im Verfahren als Anlage [X.]) so zu verstehen ist, dass bei einer aktuellen [X.] Auswahl ein entsprechender aktueller [X.] ebenfalls ausgewählt ist.

Die Merkmale 17.1 und 31.1 der nebengeordneten Ansprüche 17 und 31 sind analog zu Merkmal 1.1

Merkmal 1.1 ergänzt Merkmal 1.1

Die Merkmale 17.1 und 31.1 der nebengeordneten Ansprüche 17 und 31 sind analog zu Merkmal 1.1

5.3 Die Patentansprüche 1, 17 und 31 gemäß Hilfsantrag 2 unterscheiden sich vom Hauptantrag jeweils im Merkmal 1.1

Während Merkmal 1.1 im Hauptantrag die Auswahl des aktuellen [X.] als Voraussetzung (in [X.]…) für das weitere Verfahren beschreibt, ist das Merkmal 1.1 nach Hilfsantrag 2 als Verfahrensschritt formuliert, nach dem die Auswahl des aktuellen [X.] erfolgt (selecting a current transport block…), wobei der [X.] von der Auswahl der Größe einer [X.] entsprechend dem (unveränderten) Merkmal 1.2 gefolgt wird (…followed by:).

Die Merkmale 17.1 und 31.1 der nebengeordneten Ansprüche 17 und 31 sind analog zu Merkmal 1.1

5.4 Die Patentansprüche 1, 17 und 31 gemäß den Hilfsanträgen 2.1 und 2.2 basieren jeweils auf der Fassung des [X.] Die nebengeordneten Patentansprüche unterscheiden sich von diesem Hilfsantrag 2 jeweils in den Merkmalen 1.1

III. Zur Fassung nach Hauptantrag

Das [X.] in der Fassung nach Hauptantrag ist nicht schutzfähig.

Das [X.] in der erteilten Fassung erweist sich letztlich als nicht patentfähig, da sich Patentanspruch 1 gegenüber der technischen Spez[X.]ikation 3GPP TS 25.321 bzw. dem [X.] 321 in der jeweiligen Version [X.] nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 [X.] [X.] Art. 138 Abs. 1 lit. a), Art. 52, 54, 56 EPÜ).

1. Die Priorität der [X.] [X.] 60/721,618 (auch als [X.] 721618 P bezeichnet) vom 29. September 2005 (im Verfahren als Dokument [X.]3 bzw. [X.]) ist nicht wirksam in Anspruch genommen; infolgedessen gehört die technische Spez[X.]ikation 3GPP TS 25.321 vom 2. August 2005 bzw. der [X.] 321 vom 23. Januar 2006 in der jeweiligen Version [X.] zum Stand der Technik (im Verfahren als Druckschr[X.]t [X.] bzw. [X.]7).

Dabei hat der Senat bereits erhebliche Zwe[X.]el, ob die Priorität formal wirksam in Anspruch genommen ist, jedenfalls fehlt es an der Erfindungsidentität.

Der Senat ist nicht überzeugt, dass das Recht auf Inanspruchnahme der Priorität von den beiden Erfindern, die unstreitig die [X.] getätigt haben, auf die beklagte Patentinhaberin, die die Prioritätsrechte für das [X.] beansprucht, wirksam übergegangen ist.

1.1.1 Der Senat hat bereits Bedenken, dass die von der [X.]n behauptete Vorausabtretung des [X.] nach Art. 87 EPÜ zulässig bzw. möglich ist.

Gemäß Art. 87 Abs. 1 EPÜ genießt jeder, der in einem oder mit Wirkung für einen Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft oder ein Mitglied der [X.] eine Anmeldung für ein Patent, ein Gebrauchsmuster oder ein Gebrauchszert[X.]ikat vorschr[X.]tsmäßig eingereicht hat, oder sein Rechtsnachfolger für die Anmeldung derselben Erfindung zum [X.] Patent während einer Frist von zwölf Monaten nach dem Anmeldetag der ersten Anmeldung ein Prioritätsrecht hat.

Berechtigter ist zunächst derjenige, der die erste Anmeldung (Voranmeldung) zum Schutz der Erfindung vorschr[X.]tsmäßig eingereicht hat. Entscheidend ist hierbei die formale Anmelderstellung nicht die materielle Berechtigung am Gegenstand der ersten Anmeldung (vgl. [X.]/Grabinski, [X.] - EPÜ, 3. Auflage 2019, Art. 87 Rn. 3). Danach müssen Anmelder der ersten Anmeldung und der Nachanmeldung übereinstimmen; erforderlich ist Identität der Rechtsperson, es genügt nicht, dass dem [X.] ein Recht an der Erfindung der Voranmeldung zusteht ([X.]/Moufang, Patentgesetz mit EPÜ, 10. Auflage 2017, § 41 [X.] Rn. 27).

Berechtigter zur Inanspruchnahme der Priorität ist nach Art. 87 EPÜ darüber hinaus der „Rechtsnachfolger“ des Anmelders der ersten Anmeldung. Sinn dieser Regelung ist es, der Übertragbarkeit der Patentanmeldung Rechnung zu tragen, in deren Folge die formale [X.] nicht mehr gewahrt werden kann, weil der Voranmeldender nach der Anmeldung seine Rechte an der Anmeldung verloren hat. [X.]lich muss der Übergang/die Übertragung der Anmeldung/des [X.] vor der Einreichung der [X.] Nachanmeldung stattgefunden haben, kann allerdings erst ab der Erstanmeldung erfolgen. Denn die Regelung fordert nach ihrem eindeutigen Wortlaut einen „Rechtsnachfolger dessen, der ... eine Anmeldung für ein Patent ... vorschr[X.]tsmäßig eingereicht hat“. Darüber hinaus wird das Recht auf Inanspruchnahme der Priorität durch die formale Anmelderstellung und nicht die materielle Berechtigung begründet. Eine Vorausabtretung eines Rechts, das nicht aus der Erfindung begründet ist, sondern erst mit der Antragstellung entsteht, die vorher hinsichtlich [X.]punkt, Person und Umfang unbestimmt ist, erscheint nicht möglich. Mit Übertragung der Rechte an der Erfindung vor Einreichung der Voranmeldung erhält der Erwerber das Recht auf das Patent und kann entscheiden, ob und wenn ja, in welcher Person und in welchem Umfang Prioritätsrechte überhaupt entstehen sollen bzw. werden. Erst wenn durch die Anmeldung ein Prioritätsrecht in der Person des Anmelders begründet worden ist und feststeht, wer der Anmelder ist und welche Erfindung er genau angemeldet hat, kommt eine Übertragung des dann erst rechtlich bestimmten [X.] in Betracht (zumal der Anmelder ohne weiteres von dem materiell an der Erfindung Berechtigtem abweichen kann).

Dabei geht es nicht darum, dass nach [X.], [X.], [X.] oder [X.] Zivil- oder Patentrecht ggf. eine Vorausabtretung eines erst noch entstehenden Rechts möglich ist, sondern dass hier maßgeblich ist, ab wann Art. 87 Abs. 1 EPÜ die Inanspruchnahme einer Priorität vom Erstanmelder annimmt.

Dies korrespondiert auch mit dem vom [X.] vermittelten Verständnis, dass in Fällen, in denen das Recht an der Erfindung nach der Erstanmeldung und vor Einreichung der europäischen Nachanmeldung von dem Erfinder und Anmelder der Erstanmeldung auf den Anmelder der Nachanmeldung durch rechtsgeschäftliche Vereinbarung übertragen wurde, diese dann nach allgemeinen Grundsätzen zumeist so auszulegen sein wird, dass mit den Rechten an der Erfindung stillschweigend auch das Recht auf Inanspruchnahme der (dann inhaltlich bestimmten) Priorität übertragen werden soll ([X.], Urteil vom 4. September 2018 – [X.]/17,GRUR 2019, 271 Rn. 63 - Drahtloses Kommunikationsnetz).

An einer rechtsgeschäftlichen Übertragung nach der Erstanmeldung und vor Einreichung der [X.] Nachanmeldung fehlt es hier allerdings auch nach den Ausführungen der [X.]n.

1.1.2. Auch soweit die [X.] die Mitübertragung der [X.] bei Inanspruchnahme der Arbeitnehmererfindung (beim [X.] Erfinder) bzw. die Vorausabtretung des [X.] (als Ad-hoc-Entscheidung beim [X.] Erfinder und als doppelte Vorausabtretung beim [X.] Erfinder) behauptet, hat der Senat Bedenken.

a) Das auf die rechtsgeschäftliche Übertragung anwendbare Recht bestimmt sich nach der im relevanten [X.]raum 2000 bis 2006 gültigen Fassung des EGBGB. Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien hinsichtlich einer rechtsgeschäftlichen Übertragung eines [X.] richteten sich dabei nach dem [X.], Art. 33 Abs. 1 EGBGB. Soweit die rechtsgeschäftliche Übertragung wie vorliegend im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme einer Diensterfindung durch den Arbeitgeber steht, entspricht das [X.] regelmäßig dem [X.] ([X.], Urteil vom 4. September 2018, [X.]. [X.]/17, Rn. 68 - Drahtloses Kommunikationsnetz).

Vorliegend ist mangels Vorliegen einer Rechtswahl das am gewöhnlichen Arbeitsort geltende Recht anwendbar (Art. 30 Abs. 2 EGBGB). Der gewöhnliche Arbeitsort des Erfinders [X.] war in [X.], [X.] (vgl. Anlage [X.]), der des Erfinders [X.] P…, [X.] (vgl. Anlage N-A6, S. 1 Z[X.]fer 4). Somit beurteilen sich rechtsgeschäftliche Vereinbarungen der Erfinder mit ihren jeweiligen Arbeitgebern nach [X.] bzw. [X.] Recht. Die Frage der Übertragung der von der [X.] ([X.]) Co., Ltd. erlangten Prioritätsrechte auf die [X.] Corporation beurteilt sich aufgrund der zwischen diesen [X.]en unstreitig vereinbarten Rechtswahl nach [X.] Recht (vgl. Art. 27 Abs. 1 EGBGB).

b) Nach der Darstellung der [X.]n erschließt sich dem Senat nicht, wie das Prioritätsrecht des [X.] Erfinders vor Einreichung der Voranmeldung auf die [X.] Corp. übergegangen sein könnte. Soweit die [X.] sich auf die Ausführungen von [X.] bezieht, sind diesen lediglich zu entnehmen, dass die Erfindung vor der Voranmeldung in Anspruch genommen worden sei, womit auch die Rechte auf das und aus dem Patent übergegangen seien. Es wird allerdings nicht aufgezeigt, aufgrund welcher rechtlichen Regelungen damit auch das noch nicht entstandene Prioritätsrecht mit übergegangen wäre. Der [X.] ist die konkrete Erfindung nicht eindeutig zu entnehmen. Inwieweit mit der E-Mail-Korrespondenz vom 27. September 2005 eine Ad-Hoc-Entscheidung verbunden ist, nach der der Erfinder zustimmt, dass für die am 21. September 2005 gemeldete Erfindung in den [X.]A eine prioritätssichernde [X.] provisional Anmeldung eingereicht werden soll und er damit zugleich auch alle Prioritätsrechte aus einer zu diesem [X.]punkt nicht formulierten Anmeldung überträgt, ist nicht ersichtlich. Es ist lediglich erkennbar, dass der [X.] Erfinder mit der E-Mail-Korrespondenz seiner arbeitsvertraglichen Mitwirkungspflicht bei Patentanmeldungen nachkam. Das Assignment für die [X.] hat er allerdings unstreitig erst im Jahr 2008 unterschrieben.

c) Inwieweit durch die Inanspruchnahme der entsprechenden Diensterfindung hinsichtlich der Rechte des [X.] Erfinders durch die [X.]  Co. Ltd. („[X.]“), die ihrerseits aufgrund eines [X.] mit der [X.] Corp. diese auf die [X.] Corp. übertragen habe, die Rechte aus der [X.] übergegangen sind, erschließt sich dem Senat nicht. Ausweislich Z[X.]fer 1.3 („Assignments“) des Arbeitsertrags war der [X.] Erfinder verpflichtet, sämtliche Rechte und Interessen in und am Arbeitnehmer IP, das nach Z[X.]fer 1.2 als dem Arbeitgeber zustehend definiert wurde, auf Verlangen des Arbeitgebers an diesen zu übertragen. Eine entsprechende Übertragungsvereinbarung behauptet die [X.] schon nicht. Das der R&D-Vertrag Prioritätsrechte umfasst, ist nicht ersichtlich; diese sind insbesondere nicht explizit erwähnt. Z[X.]fer 2.1 regelt die körperlichen Ergebnisse der Forschung und Entwicklung von [X.] im Auftrag von [X.] Corp., Z[X.]fer 5.2.1 befasst sich mit Erfindungen („Inventions“).

d) Professor [X.] stellt in seinem Gutachten zum [X.]-amerikanischen Recht zunächst fest, dass das vor und bei Anmeldung des [X.]s geltende [X.]-amerikanische Recht immer für [X.] sorgte, indem Anmeldungen nur im Namen der Erfinder eingereicht werden konnten; zu einem Auseinanderfallen von Rechten aus einer Vor- und einer Nachanmeldung konnte es nicht kommen. Soweit er weiter feststellt, dass ein ausländisches Recht, das die Priorität einer [X.]-Patentanmeldung beansprucht, übertragen werden kann, Patentrechte, einschließlich eines ausländischen [X.], im Voraus abgetreten werden können und aus dem Verhalten der [X.]en auf eine Abtretung von [X.] einschließlich eines ausländischen [X.] geschlossen werden kann, gibt dies keine Auskunft darüber, ob und inwieweit ein Prioritätsrecht dafür bereits entstanden sein muss.

Letztlich kann die Frage der wirksamen Inanspruchnahme der Priorität seitens der [X.]n jedoch dahinstehen, denn jedenfalls fehlt es an der Erfindungsidentität.

1.2 Die Priorität der Voranmeldung [X.] 60/721,618 (auch als [X.] 721618 P bezeichnet) vom 29. September 2005 ist nicht wirksam in Anspruch genommen, da das [X.] in der Fassung nach Hauptantrag - und auch den Hilfsanträgen 1.1, 1.2, 2, 2.1 und 2.2 vom 10. März 2021 - Merkmale beansprucht, denen es an einer unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung in der Prioritätsschr[X.]t mangelt. Es handelt sich damit jeweils nicht um den gleichen Gegenstand wie in der Prioritätsschr[X.]t (Art. 87 Abs. 1 EPÜ).

1.2.1 Die nicht näher charakterisierte (allgemeine) Auswahl der Größe einer [X.] (data unit) zur Übertragung gemäß Merkmal 1.2 (in Anspruch 1 nach Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1.1, 1.2, 2, 2.1 und 2.2) ist in der Prioritätsschr[X.]t nicht genannt und kann in dieser allgemeinen Form auch nicht mitgelesen werden. Beschrieben ist vielmehr der Wunsch, dass eine weitere [X.] PDU, d. h. eine Protocol Data Unit (PDU) des [X.] ([X.]) Protokolls, übertragen werden soll (…large enough to allow one more [X.] PDU than the current [X.] to be sent, vgl. Dokument [X.]3 bzw. [X.], [X.], [X.] 15-16). Der Fachmann entnimmt diesem Zusammenhang zwar, dass eine Entscheidung darüber getroffen wurde, dass eine zusätzliche Menge an Daten übertragen werden soll. Denn diese Entscheidung ist Voraussetzung dafür, dass überhaupt ein geeignet großer [X.] ident[X.]iziert werden muss. Die Prioritätsschr[X.]t geht hierbei jedoch im Unterschied zu Merkmal 1.2 nicht von einer ausgewählten Größe einer [X.] aus (selecting a size for a data unit…), sondern nur von der Absicht, (zumindest) eine weitere [X.] PDU zu übertragen.

Auch aus den in der [X.] genannten fünf Regeln (…five d[X.]ferent rules…) zur Auswahl eines (potentiellen) [X.] und damit [X.] ([X.], [X.] 15 ff) lässt sich nicht auf eine allgemeine Auswahl der Größe einer zu übertragenden [X.] rückschließen. Zwar entnimmt der Fachmann den genannten Regeln, dass es verschiedene Größen von [X.] PDUs gibt. Jedoch ergibt sich aus den Regeln keine Auswahl zwischen den genannten [X.] PDUs. Vielmehr soll möglichst nur eine dieser fünf Regeln im [X.] implementiert werden (…in practice only one [rule] may be selected for use and implemented). Selbst wenn die Implementierung mehrerer Regeln nicht ausgeschlossen ist, ergibt sich aus deren Beschreibung gemäß der Prioritätsschr[X.]t keine Auswahl einer beliebigen Größe einer [X.] als Teil des beanspruchten, im [X.] ablaufenden Verfahrens gemäß Merkmal 1.2.

[X.]ur 3 der Prioritätsschr[X.]t, die in [X.] auf das Bestimmen einer [X.] PDU-Größe Bezug nimmt (apply rule to determine [X.] PDU size…), kann ebenfalls nicht als Vorlage für Merkmal 1.2 in Anspruch 1 nach Hauptantrag und allen [X.] dienen, da in [X.]. 3 abweichend von Anspruch 1 das [X.] (buffer criterion) eine Voraussetzung für das Ident[X.]izieren eines (potentiellen) [X.] ist (vgl. [X.]. 3, Schritte 3A, [X.]) und keine Fassung des Anspruchs 1 nach Hauptantrag und den [X.] 1.1, 1.2, 2, 2.1 und 2.2 auf die in [X.]. 3 genannte Regel zur Größenbestimmung Bezug nimmt (vgl. [X.]. 3, [X.]).

Der Fachmann entnimmt daher der Lehre der Prioritätsschr[X.]t nicht unmittelbar und eindeutig eine Auswahl der Größe einer zu sendenden [X.] (selecting a size for a date unit…) nach Merkmal 1.2 gemäß Hauptantrag - und auch nicht gemäß den [X.] 1.1, 1.2, 2, 2.1 und 2.2 vom 10. März 2021 -, sondern allenfalls die Auswahl einer [X.] ([X.] PDU … to be send, vgl. [X.], [X.] 15-16). Merkmal 1.2 lässt sich für den Fachmann nur aufgrund eigenständiger Überlegungen herleiten.

Die Ausführungen gelten in gleicher Weise für das inhaltlich vergleichbare Merkmal 17.2 des nebengeordneten Patentanspruchs 17 und Merkmal 31.2 des nebengeordneten Patentanspruchs 31.

1.2.2 Nach Merkmal 1.4 (in Anspruch 1 gemäß Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1.1, 1.2, 2, 2.1 und 2.2.) ist vorgesehen, dass bestimmt wird, ob der ident[X.]izierte potentielle [X.] für die Übertragung zur Verfügung steht (determining whether the ident[X.]ied potential transport block is available for transmission). Merkmal 1.5 (in Anspruch 1 gemäß Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1.1, 1.2, 2, 2.1 und 2.2.) nennt als Voraussetzungen für das Übertragen einer Anfrage an die Basisstation zum Erhöhen der aktuellen Datenrate (…transmitting to a base station a request for an increase in [X.]…) die nach Merkmal 1.4 bestimmte Verfügbarkeit des ident[X.]izierten potentiellen [X.] (…in [X.] being available for transmission), und dass eine Menge an Daten im [X.] erfüllt ist ([X.] an amount of data in the buffer criterion is met,…).

Das [X.] (buffer criterion, vgl. Dokument [X.]3 bzw. [X.], [X.], [X.] 12-16, sowie [X.] 20-25) ist in der Prioritätsschr[X.]t als (weiteres) Kriterium für die Anforderung einer größeren Datenrate anschließend an ein Leistungskriterium (has enough power to…, vgl. [X.], [X.] 10-12) genannt. Die Prioritätsschr[X.]t sieht dabei vor, dass nach dem Ident[X.]izieren eines potentiellen [X.] (und damit eines potentiellen [X.]) geprüft wird, ob das [X.] über ausreichend Leistung verfügt, Daten mit einer entsprechenden Datenrate zu übertragen (After ident[X.]ying the [X.] that allows transmitting with a higher data rate, [X.] then evaluates whether the UE has enough power to actually transmit with that data rate…; vgl. [X.], [X.] 10-13). Als Beispiel für diese Prüfung ist genannt, dass der potentielle [X.] nicht blockiert ist und unterstützt wird (…e.g., that the [X.] is not blocked and is supported; ebd.).

Die Merkmale 1.4 und 1.5 nehmen dagegen – neben dem [X.] – Bezug auf eine in der Prioritätsschr[X.]t nicht definierte „Verfügbarkeit“ eines [X.] bzw. [X.] (available for transmission); eine solche allgemeine Verfügbarkeit versteht der Fachmann zumindest nicht ohne Weiteres als eine Beschränkung auf das vorgenannte, der Prioritätsschr[X.]t zu entnehmende Leistungskriterium (has enough power to…, vgl. [X.], [X.] 10-12).

[X.]ur 3 der Prioritätsschr[X.]t kann ebenfalls nicht als Vorlage für die Merkmale 1.4 und 1.5 in Anspruch 1 gemäß Hauptantrag und den [X.] 1.1, 1.2, 2, 2.1 und 2.2. dienen, da dort – abweichend vom jeweiligen Anspruch 1 dieser Anträge – das [X.] (buffer criterion) als Voraussetzung für das Ident[X.]izieren des (potentiellen) [X.] genannt ist (vgl. [X.]. 3, Schritte 3A und [X.] mit Beschreibung, S. 9, [X.] 1-16).

Der Fachmann entnimmt daher der Lehre der [X.] keine Merkmalskombination entsprechend den Merkmalen 1.4 und 1.5 des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag und auch nicht gemäß den [X.] 1.1, 1.2, 2, 2.1 und 2.2 vom 10. März 2021. Die Kombination der Merkmale 1.4 und 1.5 lässt sich für den Fachmann allenfalls aufgrund eigenständiger Überlegungen herleiten.

Die Ausführungen gelten in gleicher Weise für die inhaltlich vergleichbaren Merkmale 17.4 und 17.5 des nebengeordneten Patentanspruchs 17 und die Merkmale 31.4 und 31.5 des nebengeordneten Patentanspruchs 31.

2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag beruht ausgehend von Dokument [X.] bzw. [X.]7 und dem Fachwissen des Fachmanns nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Da die Priorität der [X.] (im Verfahren als Dokument [X.] 3 bzw. [X.]) nicht wirksam in Anspruch genommen ist, gehört die technische Spez[X.]ikation 3GPP TS 25.321 (Dokument [X.]7) bzw. der [X.] 321 (Dokument [X.]) jeweils in Version 6.7.0 zum Stand der Technik. Der [X.] entspricht inhaltlich der 3GPP Technical Spec[X.]ication, welche die Grundlage für diesen Standard bildet, und weist übereinstimmende Seitenzahlen bzw. eine übereinstimmende Gliederung auf.

2.1 Aus dem Dokument [X.] / [X.]7 ist ein Verfahren zum Betrieb eines Benutzergerätes (user equipment / UE) bekannt ([X.], vgl. [X.]2, [X.]itel 11.8.1 / Merkmal 1.0). Dabei ist die Auswahl eines [X.] ([X.] Selection) vorgesehen, mit dem Daten auf dem [X.] Kanal gesendet werden (…the rules for [X.] selection provided below shall apply to UEs in [X.] an [X.] transport channel configured, vgl. [X.], [X.]itel 11.8.1.4 [X.] Selection, erster Absatz). Die Auswahl des zu übertragenden aktuellen [X.] wird durch das Auslösen einer Übertragung durch die [X.] (Hybrid automatic repeat request) Einheit veranlasst, welche Übertragungen und Wiederholungsübertragungen steuert (These UEs shall apply the [X.] selection procedure when invoked by the [X.] entity, vgl. [X.]itel 11.8.1.4 [X.] Selection, erster Absatz, [X.] [X.]2, [X.]itel 11.8.1.1 [X.] Operation). „[X.]“ bezeichnet die in Dokument [X.] bzw. [X.]7 definierte „[X.] Transport Format Combination“, welche das Format eines [X.] in einem Übertragungszeitintervall ([X.] / Transmission Timing Interval) angibt. Die Auswahl eines [X.] bedeutet gleichzeitig die Auswahl eines entsprechenden [X.] (vgl. S. 54, [X.]itel 9.2.5.4 Transport block size und [X.]4 ff, [X.]).

Auf die Auswahl des zu übertragenden aktuellen [X.] wird zudem im Zusammenhang mit der Entscheidung über die Anforderung einer höheren Datenrate ([X.]) Bezug genommen (…the [X.] selected for transmission in the same [X.] as the Happy Bit / [X.]8, [X.]itel 11.8.1.5 [X.], vorletzter Absatz). Ohne die Zuweisung einer neuen Datenrate durch die Basisstation, die erst als Reaktion auf eine entsprechende Anforderung mittels „Happy Bit“ erfolgt, wird der aktuelle [X.] implizit mit der aktuellen, dem [X.] zugewiesenen Datenrate über einen drahtlosen Kanal übertragen (Merkmal 1.1). Die Auswahl der Größe einer [X.] gemäß Merkmal 1.2 ist in Dokument [X.] / [X.]7 nicht explizit als Verfahrensschritt beschrieben. Dokument [X.] / [X.]7 nimmt jedoch im Zusammenhang mit der Entscheidung über die Anforderung einer höheren Datenrate ([X.]) darauf Bezug, dass die kleinste [X.] PDU Größe bei der Entscheidung über das Setzen des „Happy Bit“ als die zusätzlich erforderliche Größe „x“ des (potentiellen) [X.] verwendet wird (…a transport block size at least x bits larger than the transport block size of the [X.] selected for transmission in the same [X.] as the Happy Bit, where x is configured among all the logical channels that do not belong to non-scheduled MAC-d flows and which have data in the buffer. [Unterstreichung hinzugefügt]; vgl. [X.]8, [X.]itel 11.8.1.5 [X.], vorl. Abs.). Der Fachmann erkennt in diesem Zusammenhang aufgrund seines Fachwissens, dass zuvor, also vor dem Ident[X.]izieren der Größe des (potentiellen) [X.] und der Entscheidung über das Setzen des „Happy Bit“, eine Auswahl der Größe einer zu übertragenden [X.] erfolgt sein muss. Dabei handelt es sich um die kleinste [X.]-PDU-Größe (the smallest [X.] PDU size), die für die Übertragung zeitlich festgelegt werden kann. Das Merkmal 1.2 ergibt sich damit für den Fachmann in naheliegender Weise aus Dokument [X.] / [X.]7 in Verbindung mit seinem Fachwissen.

Des Weiteren wird ein (potentieller) [X.] aus einer Vielzahl von Transportblöcken ident[X.]iziert (Ident[X.]y the [X.] that…; vgl. [X.]itel 11.8.1.5 [X.], [X.] S. 54, [X.]itel 9.2.5.4 Transport block size / Merkmal 1.3). Dieser ident[X.]izierte [X.] weist eine Größe auf, die zumindest der ausgewählten Größe der [X.] (the smallest [X.] PDU size) und der [X.]größe des ausgewählten [X.] ([X.] selected for transmission in the same [X.] as the Happy Bit) entspricht (In order to assess [X.] it has enough power available to transmit at higher data rate the UE shall: 1) Ident[X.]y the [X.] that has a transport block size at least x bits larger than the transport block size of the [X.] selected for transmission in the same [X.] as the Happy Bit, [X.] [X.] PDU size configured among all the logical channels that do not belong to non-scheduled MAC-d flows and which have data in the buffer;… ; vgl. [X.]8, [X.]itel 11.8.1.5, vorletzter Absatz, Nr. 1) / Merkmal 1.3.1).

Gemäß Dokument [X.] / [X.]7 wird weiter bestimmt, dass der ident[X.]izierte (potentielle) [X.] nicht blockiert ist, was gemäß der Definition im [X.] (vgl. [X.], Abs. 0060) bedeutet, dass der ident[X.]izierte potentielle [X.] für die Übertragung verfügbar ist (…check that the ident[X.]ied [X.] is supported i.e. not blocked; vgl. [X.]8, [X.]itel 11.8.1.5, vorletzter Absatz, Nr. 2) / Merkmal 1.4).

Wenn der ident[X.]izierte potentielle [X.] verfügbar ist (vgl. Merkmal 1.4) und wenn das [X.] erfüllt ist (…total buffer status would require more than Happy_Bit_Delay_Condition ms to be transmited with the current Serving_Grant…, vgl. [X.]8, [X.]. 11.8.1.5, dritter Absatz, Nr. 3), wird zur Anforderung bezüglich einer höheren Datenrate das „Happy Bit“ auf „unhappy“ gesetzt. Mit der Übertragung des „Happy Bit“ an die Basisstation wird eine Vergrößerung der Datenrate angefordert (For every [X.] transmission, [X.] "unhappy" [X.]…; vgl. [X.]8, [X.]. 11.8.1.5 [X.] S. 52, [X.]itel 9.2.5.3.1 / Merkmal 1.5).

Damit ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag dem Fachmann durch Dokument [X.] bzw. [X.]7 unter Zuhilfenahme seines Fachwissens nahegelegt.

2.2 Die weiteren Patentansprüche des [X.]s nach Hauptantrag bedürfen keiner weiteren, isolierten Prüfung, weil die [X.] (auch) den Hauptantrag als geschlossenen Anspruchssatz versteht und das [X.] auch insoweit nur als Ganzes verteidigt (vgl. [X.], Urteil vom 13. September 2016 – [X.], [X.], 57 – Datengenerator).

IV. Zur Verteidigung nach den Hilfsanträgen

Die [X.] kann das [X.] auch in der Fassung der Hilfsanträge 1.1, 1.2, 2, 2.1 und 2.2 nicht erfolgreich verteidigen, weil sowohl die danach beanspruchten Vorrichtungen als auch die beanspruchten Verfahren ungeachtet der von den Klägerinnen bestrittenen Zulässigkeit, die daher dahinstehen kann, ebenfalls gegenüber dem Stand der Technik in Verbindung mit dem Fachwissen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen (Art. 52, 56 EPÜ). Hilfsantrag I (eingereicht als Hilfsantrag 3) ist nach § 83 Abs. 4 Satz 1 [X.] als verspätet zurückzuweisen.

1. Der in der mündlichen Verhandlung am 18. März 2021 erstmals eingereichte Hilfsantrag 3 (sodann bezeichnet als Hilfsantrag I) ist nach § 83 Abs. 4 Satz 1 [X.] als verspätet zurückzuweisen und bleibt deshalb unberücksichtigt. Über die Verteidigung des [X.]s nach diesem Hilfsantrag ist infolgedessen in der Sache nicht zu entscheiden.

1.1 § 83 [X.] mit den in das [X.] eingeführten Präklusionsregeln sieht grundsätzlich die Möglichkeit vor, verspätetes Vorbringen zurückzuweisen und bei der Entscheidung unberücksichtigt zu lassen. Voraussetzung hierfür ist nach § 83 Abs. 4 [X.], dass das Vorbringen unter Versäumung der nach § 83 Abs. 2 [X.] gesetzten Frist erfolgt, die betroffene [X.] die Verspätung nicht genügend entschuldigt und die Berücksichtigung des neuen Vortrags eine Vertagung des Termins zur mündlichen Verhandlung erfordert hätte.

Diese Voraussetzungen für eine Zurückweisung sind vorliegend gegeben.

1.2 Den erstmals in der mündlichen Verhandlung am 18. März 2021 eingereichten, geänderten Hilfsantrag I hat die [X.] erst nach Ablauf der mit dem Hinweis des Senats vom 27. Januar 2021 gesetzten letzten Frist (10. März 2021) eingereicht, über deren Versäumnisfolgen die [X.]en belehrt worden waren (§ 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 [X.]).

1.3 Bei der Anspruchsfassung nach dem geänderten Hilfsantrag I handelt es sich um ein neues Verteidigungsmittel der [X.]n. Die Zulassung des [X.] hätte eine Vertagung der mündlichen Verhandlung erforderlich gemacht (§ 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 [X.]).

Der Anspruch 1 nach dem Hilfsantrag I unterscheidet sich von dem im Hauptantrag verteidigten Anspruch 1 folgendermaßen (Unterschiede durch Unterstreichung gekennzeichnet):

Ungeachtet der Behauptung der [X.]n, dass es sich um eine weitere Beschränkung des Patents handle, ist die Aufnahme weiterer mindestens sechs Merkmale jedenfalls keine geringfügige Änderung eines verteidigten Patentanspruchs. Der erstmals in der mündlichen Verhandlung formulierte und gestellte Hilfsantrag I konfrontiert die Klägerinnen mit erheblich erweiterten [X.] und infolgedessen mit neuen Tatsachen.

Dabei werden nun erstmals u. a. die Merkmale 1.0, 1.3.1 und 1.5 mit den Merkmalen 1.6a bis 1.8 kombiniert. Denn entgegen dem Verständnis der [X.]n wird dabei nicht der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung mit den [X.] 9, 10 und 13 kombiniert. Vielmehr wird durch diese Merkmale das Verfahren gegenüber der erteilten Fassung insoweit verändert, dass gerade kein Gerät beansprucht ist, das mit einem [X.] verknüpft ist (vgl. Merkmal 1.0) und bei dem der [X.] und die Datenrate in den Merkmalen als aktuelle Datenrate definiert sind. Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag I entspricht auch nicht der Kombination des Anspruchs 1 mit den [X.] 9, 10 und 13 des bislang verteidigten [X.] oder der Hilfsanträge 1.1, 1.2, 2. 2.1 und 2.2, da das Verfahren im Unterschied zu diesen [X.] kein erfülltes [X.] (buffer criterion) voraussetzt (vgl. Merkmal 1.5) und ein so abgeändertes Verfahren mit den Merkmalen 1.6a bis 1.8 kombiniert.

Neben diesen Unterschieden, die in gleicher Weise für den Vorrichtungsanspruch 10 (zuvor 17) und den auf ein Computerprogramm gerichtete Anspruch 21 (zuvor 31) gelten, ergab sich die Kombination der Merkmale 17.6a bis 17.8 bzw. [X.] bis 31.8 nicht aus den jeweils auf Anspruch 17 bzw. 21 rückbezogenen [X.] der erteilten Fassung oder des [X.] bzw. der Hilfsanträge 1.1, 1.2, 2. 2.1 und 2.2, sondern nur aus den [X.] bzw. 10 und 13. Die jeweilige Merkmalskombination der Patentansprüche 10 und 21 nach Hilfsantrag I ließe sich damit allenfalls aus der Gesamtoffenbarung der Beschreibung und nicht den bisher verteidigten [X.] herleiten.

Es war der Klägerin nicht zuzumuten, sich hiermit kurzfristig auseinanderzusetzen, ohne nach einschlägigem Stand der Technik bezüglich des geänderten Patentanspruchs zu recherchieren und die Zulässigkeit der geänderten Ansprüche 1, 10 und 21 zu prüfen, deren Gegenstand sich jeweils nicht als Kombination von Ansprüchen aus den [X.] der erteilten Anspruchsfassung, der bislang verteidigten [X.] oder der Anspruchsfassung der [X.] ergibt. Zur Gewährung des rechtlichen Gehörs und eines insoweit prozessordnungsgemäßen Verfahrens hätte die mündliche Verhandlung vertagt werden müssen, was zu einer Verzögerung des Rechtsstreits geführt hätte.

Diese Notwendigkeit besteht immer dann, wenn für das Gericht ersichtlich durch die Ablehnung einer Vertagung der anderen [X.] die Möglichkeit entzogen wäre, sich in der betreffenden Instanz sachgemäß und erschöpfend über alle Tatsachen, Beweisergebnisse oder sonstigen verhandelten Fragen zu erklären, die Grundlage der zu treffenden Entscheidung sind (vgl. [X.], Urteil vom 13. Januar 2004, [X.] , [X.], 354 Rn. 28 - Crimpwerkzeug I m. w. N.). Ein solcher Fall ist beispielsweise gegeben, wenn eine [X.] von der Gegenseite mit einer Tatsachen- oder einer Rechtsfrage konfrontiert wird, mit der sie sich nicht „aus dem Stand“ auseinanderzusetzen vermag, zu der sie sachlich fundiert vielmehr nur dann Stellung nehmen kann, wenn sie angemessene [X.] für Überlegung und Vorbereitung hat (vgl. [X.] a. a. O.), die anders, etwa durch eine Unterbrechung der mündlichen Verhandlung, nicht in ausreichender Weise zur Verfügung gestellt werden kann.

So liegt der Fall hier. In den Patentanspruch 1 nach dem geänderten Hilfsantrag I sind – wie bereits dargelegt - nun eine Vielzahl von Änderungen aufgenommen, welchen die [X.] in ihrer Kombination bislang nicht mit den beschränkt verteidigten [X.] nach Hauptantrag sowie den [X.] 1.1, 1.2, 2, 2.1 und 2.2beansprucht hatte. Denn während die zuletzt mit Schr[X.]tsatz vom 10. März 2021 gestellten Hilfsanträge 1.1, 1.2, 2, 2.1 und 2.2 insbesondere Bedenken zur wirksamen Inanspruchnahme der Priorität und zur ursprünglichen Offenbarung der Merkmale Rechnung getragen haben, wird in den gegenüber Anspruch 1 des [X.] hinzugefügten Merkmalen des [X.] erstmalig eine (weitere) Beschränkung des Anspruchsgegenstands angestrebt, die – wie oben dargelegt – eine erheblich veränderte Anspruchskombination schafft und damit eine völlig neue Verteidigungslinie eröffnet.

2. Die Gegenstände der Patentansprüche 1 nach den weiteren Hilfsanträgen sind nicht schutzfähig, da sie nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen.

Da, wie oben ausgeführt, die Priorität der [X.] [X.] 60/721,618 (auch als [X.] 721618 P bezeichnet, im Verfahren als Dokument [X.]3 bzw. [X.]) nicht wirksam in Anspruch genommen ist, gehört die technische Spez[X.]ikation 3GPP TS 25.321 bzw. der [X.] 321 in der jeweiligen Version [X.] zum Stand der Technik (im Verfahren als Druckschr[X.]t [X.] bzw. [X.] 7). Der [X.] entspricht inhaltlich der 3GPP Technical Spec[X.]ication, welche die Grundlage für diesen Standard bildet und weist übereinstimmende Seitenzahlen bzw. eine übereinstimmende Gliederung auf.

2.1 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1.1 beruht ausgehend von Dokument [X.] bzw. [X.]7 und dem Fachwissen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1.1 unterscheidet sich von der Anspruchsfassung nach Hauptantrag allein im Merkmal 1.1, in dem ergänzt ist, dass die Auswahl eines aktuellen [X.] im Rahmen der [X.] Auswahl erfolgt (in [X.], in [X.] selection, of a current transport block…, vgl. Merkmal 1.1

Von dieser Abhängigkeit wird bereits bei der vorangehenden Betrachtung zu Anspruch 1 des [X.] ausgegangen, denn die Auswahl eines [X.] bedeutet gleichzeitig die Auswahl eines entsprechenden [X.] (vgl. S. 54, [X.]itel 9.2.5.4 Transport block size und [X.]4 ff, [X.]). Damit ergibt sich auch die geänderte Fassung des Merkmals 1.1

Zu den weiteren, gegenüber dem Hauptantrag unveränderten Merkmalen wird auf die vorstehenden Ausführungen zum Hauptantrag verwiesen, die für Hilfsantrag 1.1 in gleicher Weise gelten.

Damit sind auch alle Merkmale des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1.1 dem Fachmann durch Dokument [X.] bzw. [X.]7 in Verbindung mit seinem Fachwissen nahegelegt.

2.2 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1.2 beruht ausgehend von Dokument [X.] bzw. [X.]7 und dem Fachwissen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1.2 unterscheidet sich von der Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 1 allein im Merkmal 1.1, in dem ergänzt ist, dass die im Rahmen der [X.] Auswahl erfolgende Auswahl eines aktuellen [X.] [X.] X einer späteren Definition eines [X.] dient, mit dem kleinsten möglichen ganzzahligen Wert N, der eine Übertragung mit einer höheren Datenrate erlaubt (in [X.], in [X.] selection of [X.] X - to later define [X.] [X.] with the smallest possible positive integer value of N that allows transmitting with higher data rate -, of a current transport block…; vgl. Merkmal 1.1

Bei der beanspruchten Definition eines [X.] [X.] wird auf eine Nummerierung der [X.] entsprechend ihrer Größe Bezug genommen, die im Dokument [X.] bzw. [X.]7 auch als „[X.] index“ bezeichnet ist (vgl. S. 54, [X.]itel 9.2.5.4 Transport block size und [X.]4 ff, [X.]). Dabei steht E-TFX [X.] (mit dem kleinsten möglichen ganzzahligen Wert N) für den kleinstmöglichen [X.], der gegenüber dem aktuellen [X.] X eine Übertragung mit einer höheren Datenrate ermöglicht (vgl. auch [X.], Abs. 0026). Dies stellt eine Einschränkung der in Merkmal 1.3.1 beschriebenen Größenauswahl des potentiellen [X.] bzw. des entsprechenden [X.] dar, der nach Merkmal 1.3.1 zumindest die aktuelle [X.]größe zuzüglich der Größe der gewählten, zu übertragenden [X.] umfassen soll und damit in seiner maximalen Größe nicht beschränkt ist.

Die Vorgabe, den nächsten [X.] auszuwählen, der eine ausreichende Größe aufweist, aber nicht beliebig größer ist, ergibt sich ebenfalls bereits aus Dokument [X.] bzw. [X.]7. Demnach soll der potentielle [X.] bzw. [X.] so gewählt werden, dass er zumindest die Größe des aktuellen [X.] und der ausgewählten [X.] (the smallest [X.] PDU size…) umfasst (Ident[X.]y the [X.] that has a transport block size at least x bits larger than the transport block size of the [X.] selected for transmission in the same [X.] as the Happy Bit, [X.] [X.] PDU size…; vgl. [X.]8, [X.]itel 11.8.1.5 [X.], letzter Absatz, Punkt 1). Er soll jedoch auch so gewählt werden, dass die Menge der [X.] (padding) möglichst gering ist (The [X.] resulting in the smallest amount of padding for the selected MAC-es PDUs and corresponding MAC-e/[X.], shall be selected…, vgl. [X.]itel 11.8.1.4 [X.] Selection, [X.]8, letzter Spiegelstrich). Daraus ergibt sich, dass entsprechend Merkmal 1.1

Zu den weiteren, gegenüber dem Hauptantrag unveränderten Merkmalen wird auf die vorstehenden Ausführungen zum Hauptantrag verwiesen, die für Hilfsantrag 1.2 in gleicher Weise gelten.

Damit sind auch alle Merkmale des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1.2 dem Fachmann durch Dokument [X.] bzw. [X.]7 in Verbindung mit seinem Fachwissen nahegelegt.

2.3 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 beruht ausgehend von Dokument [X.] bzw. [X.]7 und dem Fachwissen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Im Unterschied zu Anspruch 1 des [X.], in dem das weitere Verfahren als Reaktion auf die Auswahl des aktuellen [X.] beschrieben ist (in [X.]…), ist Merkmal 1.1selecting a current transport block…), wobei der [X.] von der Auswahl der [X.] entsprechend dem (unveränderten) Merkmal 1.2 gefolgt wird (…followed by:).

Diese Änderung führt zu keinem anderen Ergebnis, womit dahinstehen kann, ob die Änderung eine unzulässige Klarstellung oder vielmehr eine Beschränkung einer ursprünglich allgemein beschriebenen Bedingung (in response to…) darstellt. Wie bereits zum Hauptantrag ausgeführt, wird in Dokument [X.] bzw. [X.]7 von einer aktuellen Auswahl eines [X.] ausgegangen, die sich aus der (bislang) zugewiesenen Datenrate ergibt. Dies wird gefolgt durch die Auswahl einer zu übertragenden [X.], deren Größe wiederum Anlass zur Entscheidung über die Anforderung einer höheren Datenrate gibt (vgl. [X.]8, [X.]itel 11.8.1.5 [X.], dr. Abs. [X.] [X.], [X.]itel 11.8.1.4 [X.] Selection). Damit ergibt sich auch das Merkmal 1.1

Zu den weiteren, gegenüber dem Hauptantrag unveränderten Merkmalen wird auf die vorstehenden Ausführungen zum Hauptantrag verwiesen, die für Hilfsantrag 2 in gleicher Weise gelten.

Damit sind auch alle Merkmale des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 dem Fachmann durch Dokument [X.] bzw. [X.]7 in Verbindung mit seinem Fachwissen nahegelegt.

2.4 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2.1 beruht ausgehend von Dokument [X.] bzw. [X.]7 und dem Fachwissen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2.1 unterscheidet sich von der Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 2 darin, dass ergänzt ist, dass die Auswahl eines aktuellen [X.] im Rahmen der [X.] Auswahl erfolgt (selecting, in [X.] selection, of a current transport block…, vgl. Merkmal 1.1

Zu den weiteren, gegenüber dem Hilfsantrag 2 unveränderten Merkmalen wird auf die vorstehenden Ausführungen zum Hilfsantrag 2 verwiesen, die für Hilfsantrag 2.1 in gleicher Weise gelten.

Damit sind auch alle Merkmale des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2.1 dem Fachmann durch Dokument [X.] bzw. [X.]7 in Verbindung mit seinem Fachwissen nahegelegt.

2.5 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2.2 beruht ausgehend von Dokument [X.] bzw. [X.]7 und dem Fachwissen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2.2 unterscheidet sich von der Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 2.1 darin, dass ergänzt ist, dass die im Rahmen der [X.] Auswahl erfolgende Auswahl eines aktuellen [X.] [X.] X einer späteren Definition eines [X.] dient, mit dem kleinsten möglichen ganzzahligen Wert N, der eine Übertragung mit einer höheren Datenrate erlaubt (vgl. Merkmal 1.1

Zu den weiteren, gegenüber dem Hilfsantrag 2 unveränderten Merkmalen wird auf die vorstehenden Ausführungen zum Hilfsantrag 2 verwiesen, die für Hilfsantrag 2.2 in gleicher Weise gelten.

Damit sind auch alle Merkmale des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2.2 dem Fachmann durch Dokument [X.] bzw. [X.]7 in Verbindung mit seinem Fachwissen nahegelegt.

3. Die weiteren Patentansprüche des [X.]s nach allen Hilfsanträgen bedürfen keiner weiteren, isolierten Prüfung, weil die [X.] alle Hilfsanträge als geschlossenen Anspruchssatz versteht und das [X.] auch insoweit nur als Ganzes verteidigt (vgl. [X.], Urteil vom 13. September 2016 – [X.], [X.], 57 – Datengenerator).

Nebenentscheidungen

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 [X.] [X.] § 91 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 [X.] [X.] § 709 ZPO.