Bundespatentgericht, Urteil vom 22.10.2019, Az. 4 Ni 84/17 (EP)

Die Beklagte ist Inhaberin des auch mit Wirkung für die [X.] erteilten [X.] Patents 1 482 815, [X.] Aktenzeichen [X.] 26 435 (Streitpatent), das am 20. Januar 2003 unter Beanspruchung der Priorität [X.] 55027 vom 23. Januar 2002 angemeldet worden ist. Das Streitpatent betrifft gemäß der [X.] Übersetzung „[X.] mit verminderter Entzündungstendenz“ und umfasst in der nach Abschluss des [X.] Einspruchsbeschwerdeverfahrens geltenden und von der [X.] durch Beschluss vom 16. September 2016 ([X.]) aufrecht erhaltenen beschränkten Fassung ([X.]) insgesamt 25 Patentansprüche mit drei unabhängigen Ansprüchen 1, 13 und 25, wobei die Ansprüche 2 bis 12 auf den Anspruch 1 und die Ansprüche 14 bis 24 auf den Anspruch 13 rückbezogen sind. Sämtliche Patentansprüche sind mit der vorliegenden Klage angegriffen.

Patentansprüche 1, 13 und 25 lauten in der [X.]:

1. Paper wrapper for a smoking article that provides the smoking article with reduced ignition proclivity characteristics comprising:

a paper web designed to surround a smokable filler, [X.] (18) treated with a film-forming composition, [X.] (18) [X.] (28) having a permeability of greater than 60 [X.], [X.] (18) having a permeability of less than 40 [X.] for sufficiently reducing ignition proclivity of a smoking article (10) incorporating the wrapper (14), [X.] (14) comprising a film-forming material contained in a solution in an [X.] 6% by weight, [X.] material having a viscosity of less than 500 cP when present in a 3% by weight solution at 25°C, wherein [X.] material comprises an [X.], pectin, a cellulose derivative, starch, a starch derivative, and mixtures thereof.

13. Process for producing a paper wrapper (14) having reduced ignition proclivity characteristics when incorporated into a smoking article (10) comprising the following steps:

providing a paper wrapper (14) comprised of a paper web; and

applying a film-forming composition to said paper wrapper (14) at particular locations, [X.] composition forming treated discrete areas (18) [X.] (14), [X.] (18) [X.] (28) having a permeability of greater than 60 [X.], the treated discrete areas (18) having a permeability of less than 40 [X.] for sufficiently reducing ignition proclivity, [X.] composition comprising a film-forming material contained in a solution in an [X.] 6% by weight, [X.] material having a viscosity of less than 500 cP when present in a 3% by weight solution at 25 °C, wherein [X.] material comprises an [X.], pectin, a cellulose derivative, starch, a starch derivative, and mixtures thereof.

25. Process for producing a paper wrapper (14) having reduced ignition proclivity characteristics when incorporated into a smoking article (10) comprising the following steps:

providing a paper wrapper (14) comprised of a paper web, [X.]; and printing a film-forming composition on said paper wrapper (14) at particular locations to form treated discrete areas (18) on the wrapper (14), the treated discrete areas (18) [X.] (28) having a permeability of greater than 60 [X.], the treated discrete areas (18) having a permeability of less than 40 [X.] for sufficiently reducing the ignition proclivity characteristics of a smoking article (10) without causing the smoking article (10) to self extinguish in [X.], [X.] composition comprising an aqueous solution containing an alginate, the solution containing the alginate in an [X.] 8% by weight, [X.] in a 3% by weight aqueous solution at 25°C, [X.] (18) forming circumferential bands (24) [X.] (14) when incorporated into a smoking article (10), [X.] (18) having a permeability of less than 30 [X.] and having a BMl of less than 5 cm

Hinsichtlich des Wortlauts der abhängigen Patentansprüche 2 bis 12 und 14 bis 24 wird auf die [X.]chrift in der Fassung [X.] (im Folgenden: geltende Fassung) verwiesen.

Die Klägerin macht mit ihrer Nichtigkeitsklage geltend, das Streitpatent sei gemäß Art. II § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 [X.] [X.] Art. 138 Abs. 1 lit a), Art. 52 bis Art. 57 EPÜ nicht patentfähig. Zudem gehe der Gegenstand des [X.] in der geltenden Fassung über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus (Art. II § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 [X.] [X.] Art. 138 Abs. 1 lit c) EPÜ). Ferner sei der Gegenstand des [X.] in der geltenden Fassung nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann ihn ausführen könne (Art. II § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 [X.] [X.] Art. 138 Abs. 1 lit b) EPÜ).

Die Klägerin stützt ihre Nichtigkeitsklage auf folgende Dokumente:

[X.] [X.]chrift 1 482 815 B2

NiK1 [X.]chrift 1 482 815 B9

[X.] [X.] Übersetzung der 1 482 815 B9

Nik1b von der [X.] des [X.] aufrechterhaltene

Patentansprüche 1 bis 25 [vgl. [X.]]

NiK2 WO 03/061410 [X.] (Anmeldung des [X.])

NiK3 [X.] Patent Application No. 10055027.012302

(Prioritätsanmeldung des [X.])

[X.] [X.] 5 878 753 A

NiK5 [X.] 5 820 998 A

[X.] [X.] 5 878 754 A

[X.] [X.] 5 417 228 A

[X.] EP 1 234 514 A2

[X.], Produktliste vom 13.11.1992

[X.], Produktliste vom 15.04.1987

[X.] Viskositätsmessungen an Ethylcellulose von Delfort

NiK12 Tabelle Viskositätsbecherumrechnung

[X.] [X.], Slurries for Banded Paper Development,

February 25, 1995,

http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/qrhy0082

[X.] Patentverletzungsklage der [X.] S.a.r.l vom 23.01.2015

[X.] Viscositätsmessungen [X.], [X.] 5400, Ethylex- 2015

sowie [X.] zu diesen Produkten

[X.] [X.]PTO Communication, [X.] re.

[X.] 6 725 867 vom 17.03.2011

NiK17 [X.], [X.] zur Bestimmung der LIP-

Funktion von Zigarettenpapieren nach [X.], 04.03.2016

[X.] [X.] 5 316 575 A

[X.] [X.] 4 489 738

[X.] [X.] [X.]-075542

[X.]a [X.] Übersetzung der [X.] [X.]-075542

[X.] [X.] 4 077 414

[X.] [X.] 4 615 345

[X.] [X.], [X.], 15.01.2018

[X.] [X.], Dichtebestimmung Ethylcellulose-Lösung,

NiK25 [X.], [X.] zur Nachstellung des

Beispiels 10-G aus EP 1 234 514 A2

[X.] s.o.

NiK27 Ergänzungsbericht zum [X.] NiK25

[X.] [X.] 4 945 932

[X.] [X.] 4 889 145

[X.] Teilschadensersatzklage der [X.] S.à.r.l.

NiK31 Klageerwiderung auf [X.]

Urteil des [X.] vom 18.02.2016, [X.]. 4b [X.]/15

Entscheidung der [X.]-[X.] vom 16.09.2016, [X.]/15-3.3.06

Eingabe der Beklagten/Berufungsklägerin an das [X.]

vom 08.12.2017, [X.]. [X.]/16

Aussetzungsbeschluss des [X.] vom 18.12.2018, [X.]. [X.]/17.

Die Klägerin vertritt die Auffassung, der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 des [X.] sei unzulässig erweitert, da die ursprünglichen Anmeldungsunterlagen (vgl. NiK2) einem Fachmann auf dem einschlägigen Fachgebiet nicht offenbarten, dass behandelte getrennte Bereiche mit einer Permeabilität von weniger als 40 [X.] bei einem Basispapier mit einer Permeabilität von mehr als 60 [X.] dafür sorgten, dass die Entzündungsneigung so abgesenkt werde, dass eine Selbsterlöschung erfolge (Merkmale E und F). Vielmehr offenbarten die ursprünglichen Anmeldungsunterlagen, dass die Permeabilität der behandelten Bereiche weniger als 40 [X.], bevorzugt weniger als 30 [X.], noch bevorzugter zwischen 5 und 25 [X.] betragen solle, insbesondere wenn die Permeabilität des Basispapiers zwischen 20 und 90 [X.] liege. Entsprechendes gelte für die Gegenstände der nebengeordneten geltenden Ansprüche 13 und 25. Zudem seien die in den geltenden Ansprüchen 24 und 25 beanspruchten Auftragsmengen nicht für eine Permeabilität des Basispapiers von mehr als 60 [X.] ursprünglich offenbart.

Ferner liege eine mangelnde Ausführbarkeit vor. Ausgehend von dem [X.] der [X.] könne die Aufgabe, die vom Streitpatent gelöst werde, lediglich darin bestehen, die filmbildenden Materialien auszuwählen, die eine bestimmte Viskosität, nämlich weniger als 500 cP in einer 3 Gew.-%igen Lösung bei 25 °C, aufwiesen. Nach anerkannter Rechtsprechung des [X.] sei ein Patent jedoch aufgrund nicht ausreichender Offenbarung zu widerrufen, wenn ein Produkt, auf das sich die Erfindung beziehe, mit Parametern gekennzeichnet sei, die nur die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe umschrieben ([X.] X ZB 8/12 „Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren“; [X.] X ZB 18/83 „Acrylfasern“). So liege der Fall hier, da sich die im geltenden Patentanspruch 1 enthaltenen Angaben lediglich in einer Aussage über die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe erschöpften, ohne die Lösung der Aufgabe zu definieren. Entsprechendes gelte für die Gegenstände der nebengeordneten Ansprüche 13 und 25 in der geltenden Fassung.

Die Klägerin hat sich in ihrem schriftsätzlichen Vorbringen darauf berufen, dass die Gegenstände der geltenden Patentansprüche in der Fassung gemäß Hauptantrag nicht neu seien gegenüber jeder der Entgegenhaltungen [X.], [X.], [X.] und [X.] In der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin ihren Einwand der fehlenden Neuheit in erster Linie auf die Druckschrift [X.] gestützt. Auch das Merkmal E (Basispapier mit einer Permeabilität von mehr als 60 [X.]) sei in dieser Entgegenhaltung unmittelbar offenbart, da die dort in Bezug genommenen Druckschriften, wie z.B. die [X.], welche den in Merkmal E beanspruchten Mindestwert zeige, ebenfalls zum [X.] der [X.] zählten.

Jedenfalls sei der geltende Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag vor dem Hintergrund der tatsächlich gelösten Aufgabe – alternative Rauchwarenumhüllungen für [X.] mit wirksamen [X.] bereitzustellen, die mit alternativen, mittels herkömmlicher Drucktechniken applizierbaren, filmbildenden Materialien beschichtet seien – nicht erfinderisch, da sein Gegenstand dem Fachmann in erster Linie ausgehend von [X.] oder [X.] alleine oder in Verbindung mit der Lehre der [X.], [X.] oder [X.] nahegelegt sei.

Entgegen der Ansicht der Beklagten sei das Merkmal H in der [X.] bzw. [X.] unmittelbar offenbart. Denn dort (vgl. [X.] Sp. 7, [X.] 44 - 45; [X.] Sp. 9, [X.] 34 -35) werde gelehrt, dass die in den Beispielen 1 bis 9 verwendete [X.] – d.h. eine Lösung von 25 Gew.-% Ethylcellulose in einem 60/40-Gemisch bzw. 50/50-Gemisch von n-Propylacetat und n-Propanol – eine Viskosität von 45 Sekunden bei Messung mit einem Zahn Cup #2-Viskosimeter aufweise, was einer kinematischen Viskosität von 109 cP entspreche, wenn die Dichte der gemessenen Lösung 1 g/cm

Ferner erhalte der Fachmann ausgehend von dem o.g. technischen Problem bereits aus [X.] bzw. [X.] die Veranlassung, [X.] mit einer Permeabilität von mehr als 60 [X.] (Merkmal E) zu verwenden, da dort explizit erwähnt sei, dass die Lehre dieser Dokumente bei jedem einem Fachmann auf dem einschlägigen Fachgebiet am [X.] bekannten Basispapier eingesetzt werden könne. Die Klägerin verweist ferner auf das in der Beschreibungseinleitung der [X.] bzw. [X.] beschriebene Fachwissen, das ebenfalls zeige, dass am [X.] des [X.] allgemein bekannt gewesen sei, Papierumhüllungen mit verringerter Entzündungsneigung bereitzustellen, die in den behandelten Bereichen eine Permeabilität von unter 40 [X.] und in den unbehandelten Bereichen üblicherweise eine Permeabilität von größer 60 [X.] bis 200 [X.], bevorzugt bis 150 [X.] aufwiesen. Jedenfalls werde dem Fachmann das Merkmal E durch die Lehre der [X.], [X.] oder [X.] nahegelegt.

Die entsprechenden Gegenstände der Anspruchssätze nach den [X.] 1 bis 4 seien aus den oben zum Hauptantrag genannten Gründen unzulässig erweitert und nicht ausführbar offenbart. Im Übrigen könnten auch sie keine Patentfähigkeit begründen. So würden die Merkmale des Anspruchs 1 gemäß den [X.] 1 bis 4 jeweils durch die [X.], [X.], [X.] und [X.] neuheitsschädlich vorweggenommen. Jedenfalls könnten diese Merkmale ausgehend von [X.], [X.] oder [X.] keine erfinderische Tätigkeit begründen.

Die Klägerin hat keine Bedenken gegen die Zulässigkeit des in der mündlichen Verhandlung geänderten, isoliert verteidigten Patentanspruchs 25 in der Fassung gemäß dem Hilfsantrag 5. Eine Patentfähigkeit sei aber zu verneinen, da die – zueinander in einem aggregatorischen Verhältnis stehenden – Merkmale dieses Anspruchs dem Fachmann ausgehend von der [X.] in Verbindung mit [X.] bzw. [X.] bzw. [X.] auf Basis des allgemeinen Fachwissens nahegelegt seien, so dass eine erfinderische Tätigkeit zu verneinen sei. Dies gelte entsprechend auch für den nebengeordneten Patentanspruch 23 gemäß Hilfsantrag 1´, Patentanspruch 21 gemäß Hilfsantrag 2´, Patentanspruch 19 gemäß Hilfsantrag 3´ und Patentanspruch 17 gemäß Hilfsantrag 4´.

Die Klägerin beantragt sinngemäß,

das [X.] Patent 1 482 815 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der [X.] in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen, hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit das Streitpatent mit folgenden [X.] verteidigt wird:

Hilfsantrag 0: Patentansprüche 1 bis 25 nach Hauptantrag mit der Maßgabe, dass der im Anspruch 25 genannte Bereich von 2 bis 20 durch einen Bereich von 8 bis 20 ersetzt wird.

Hilfsantrag 1: gemäß Schriftsatz vom 30. August 2019.

Hilfsantrag 1´: wie Hilfsantrag 1 mit der Maßgabe, dass der im Anspruch 23 genannte Bereich von 2 bis 20 durch einen Bereich von 8 bis 20 ersetzt wird.

Hilfsantrag 2: gemäß Schriftsatz vom 30. August 2019.

Hilfsantrag 2´: wie Hilfsantrag 2 mit der Maßgabe, dass der im Anspruch 21 genannte Bereich von 2 bis 20 durch einen Bereich von 8 bis 20 ersetzt wird.

Hilfsantrag 3: gemäß Schriftsatz vom 30. August 2019.

Hilfsantrag 3´: wie Hilfsantrag 3 mit der Maßgabe, dass der im Anspruch 19 genannte Bereich von 2 bis 20 durch einen Bereich von 8 bis 20 ersetzt wird.

Hilfsantrag 4: gemäß Schriftsatz vom 30. August 2019.

Hilfsantrag 4´: wie Hilfsantrag 4 mit der Maßgabe, dass der im Anspruch 17 genannte Bereich von 2 bis 20 durch einen Bereich von 8 bis 20 ersetzt wird.

Hilfsantrag 5: isolierte Verteidigung des erteilten Patentanspruchs 25 mit der Maßgabe, dass der dort genannte Bereich von 2 bis 20 durch einen Bereich von 8 bis 20 ersetzt wird.

Wegen des Wortlauts der jeweiligen Anspruchssätze der [X.] bis 4 wird auf die Anlagen zum Schriftsatz der Beklagten vom 30. August 2019 Bezug genommen.

Die Beklagte stützt sich zur Begründung ihres Vorbringens auf die nachfolgenden Dokumente:

[X.] Urteil des [X.], [X.]. [X.] [X.]/16

B2 Hinweis der [X.]-[X.] [X.]/15-3.3.06

B3 Ignition Proclivity Test Trials

B4 Reduced Ignition Proclivity Testing on Certain Cigarette Papers

Printed with Starch Coating

B5 Declaration of Dr. R…

B6 [X.] 2 241 397.

Die Beklagte tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen und erachtet das Streitpatent in der geltenden Fassung für nicht unzulässig erweitert, ausführbar offenbart und patentfähig; dies gelte jedenfalls für eine der Fassungen der [X.], 1, 1´, 2, 2´, 3, 3´, 4, 4´ bzw. für den isoliert verteidigten Patentanspruch 25 in der Fassung gemäß Hilfsantrag 5.

Patentanspruch 1 in der geltenden Fassung gemäß Hauptantrag sei nicht unzulässig erweitert. Entsprechend der Auffassung des Senats habe das [X.] „ausreichende Reduktion der Entzündungsneigung“ des Merkmals F keine beschränkende Wirkung und verlange insbesondere auch keine Selbsterlöschung.

Zu der Auffassung des Senats, wonach Patentanspruch 25 des [X.] in der nach Hauptantrag geltenden Fassung unzulässig erweitert sein dürfte, führt die Beklagte aus, dass es sich bei der dort beanspruchten Auftragsmenge der filmbildenden Zusammensetzung von 2 bis 20 Gew.-% (Merkmal 25M) um einen bevorzugten Bereich aus dem in der [X.] allgemein offenbarten Bereich von 1 bis 30 Gew.-% handle, der sowohl für Papiere mit niedriger als auch für Papiere mit hoher Permeabilität (größer 60 [X.]) gelte. Patentanspruch 25 in der nach Hauptantrag geltenden Fassung sei daher nicht unzulässig erweitert. Dies gelte jedenfalls für die auf einen Bereich von 8 bis 20 Gew.-% geänderte Fassung nach den [X.] 0, 1´ bis 4´ und 5.

Eine mangelnde Ausführbarkeit liege ebenfalls nicht vor. Die Aufgabe des [X.] liege nicht darin, ein [X.] filmbildendes Material einzusetzen, sondern der Einsatz dieses Materials sei die Lösung der Aufgabe, ein verbessertes Verfahren zum Auftragen der filmbildenden Zusammensetzung gerade auch bei [X.] bereitzustellen (vgl. [X.], Abs. [0026]). Die von der Klägerin in diesem Zusammenhang gezogene Analogie zu der Entscheidung „Acrylfasern“ des [X.] erschließe sich nicht, da dieser Entscheidung ein gänzlich anderer Sachverhalt zugrunde gelegen habe.

Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag werde nicht durch die [X.] bzw. [X.] neuheitsschädlich vorweggenommen, da dort jedenfalls das Merkmal E (Basispapier mit einer Permeabilität von mehr als 60 [X.]) nicht offenbart sei. Zu Merkmal H hat die Beklagte schriftsätzlich ausgeführt, dass sich die in der [X.] bzw. [X.] angegebene Viskosität von 45 Sekunden Zahn Cup #2 nicht auf die Lösung von 25 Gew.-% Ethylcellulose in einer 60/40-Mischung aus n-Propylacetat und n-Propanol beziehe, sondern auf diese Lösung zusammen mit Füllstoffen (z.B. Ton in dem Beispiel 1). Unabhängig davon sei auch die technische Prämisse des Senats falsch, dass sich die Dichte der Ethylcellulosen nur im Bereich zwischen 1 und 1,5 g/cm

die [X.] in der [X.] dann nicht mehr in Abrede gestellt.

Die Entgegenhaltungen aus dem Stand der Technik könnten auch das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit nicht in Zweifel ziehen. Dies gelte insbesondere für die [X.] bzw. [X.]. Das von der Klägerin im Zusammenhang mit Merkmal E behauptete allgemeine Fachwissen zum [X.] habe nicht existiert. Zum einen sei der [X.] der drei in der [X.] bzw. [X.] zum Stand der Technik insoweit in Bezug genommenen Druckschriften ([X.], [X.], [X.]) schon nicht mit dem allgemeinen Fachwissen gleichzusetzen. Zum anderen zeige bereits ein Blick in die [X.], dass es gerade nicht nahegelegen habe, ein hochpermeables Basispapier mit einem [X.]wert von über 60 für die beanspruchte Lehre zu verwenden. Vielmehr belege dieser Stand der Technik, dass die [X.] für diesen Zweck nicht einfach in allen Permeabilitätswerten austauschbar gewesen seien, erst recht nicht für die Anwendung niedrigviskoser Lösungen. Es sei auch sonst kein Anlass ersichtlich, warum der Fachmann bei der [X.] bzw. [X.] ein filmbildendes Material mit geringer Viskosität auf [X.] mit einer Permeabilität von mehr als 60 [X.] verwenden sollte.

Auch der weitere von der Klägerin zitierte Stand der Technik komme dem Gegenstand des [X.] nicht näher. Keine der genannten Schriften sei neuheitsschädlich oder stehe einer erfinderischen Tätigkeit entgegen.

Aus den o.g. Gründen beruhe auch der Gegenstand des Patentanspruchs 25 in der geltenden Fassung gemäß Hauptantrag (bzw. in der geänderten Fassung gemäß den [X.] 0, 1´ bis 4´ und 5) auf einer erfinderischen Tätigkeit und sei damit patentfähig. In der [X.] bzw. [X.] seien darüber hinaus die zusätzlichen Merkmale 25I, [X.] und 25M nicht offenbart. Entgegen der Auffassung der Klägerin liege insoweit keine Merkmalsaggregation vor, vielmehr handle es sich um ein funktionales Gesamtkonzept. Der Fachmann habe auch keinen Anlass gehabt, ausgehend von der Lehre der [X.] die [X.], [X.] bzw. [X.] heranzuziehen.

Vor Erhebung der Nichtigkeitsklage hat eine angebliche Lizenznehmerin der Beklagten, die [X.] S.à.r.l., beim [X.] auf Basis des [X.] eine Patentverletzungsklage gegen die hiesige Klägerin erhoben. Mit Urteil des [X.] vom 24. März 2016, [X.]. 4b [X.]/15, wurde die hiesige Klägerin antragsgemäß verurteilt. Auf ihre hiergegen gerichtete Berufung hat das [X.] das erstinstanzliche Urteil nach Maßgabe der von der [X.] des [X.] aufrechterhaltenen Anspruchsfassung des [X.] bestätigt (vgl. Urteil des [X.] vom 20. Dezember 2017, [X.]. [X.]/16, Anlage [X.]). Durch Beschluss des [X.] vom 18. Dezember 2018, [X.]. [X.]/17, wurde die Entscheidung über die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision im o.g. Urteil des [X.] bis zur erstinstanzlichen Erledigung des vorliegenden Patentnichtigkeitsverfahrens 4 Ni 84/17 (EP) ausgesetzt. Zwischenzeitlich hat die [X.] S.à.r.l. im Wege einer Teilschadensersatzklage das Betragsverfahren gegen die hiesige Klägerin beim [X.] eingeleitet ([X.]. 4b [X.], vgl. Anlagen [X.] und NiK31).

Der Senat hat den Parteien einen frühen qualifizierten Hinweis vom 9. Juli 2019 nach § 83 Abs. 1 [X.] zugeleitet, auf dessen Inhalt Bezug genommen wird.

Im Übrigen wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze samt allen Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 22. Oktober 2019 samt Anlage verwiesen.

[X.]ie zulässige Klage ist teilweise begründet, soweit das Streitpatent in der beschränkt aufrechterhaltenen Fassung nach [X.]auptantrag und in den Fassungen nach den [X.] 0, 1, 1´, 2, 2´, 3, 3´, 4 und 4´ verteidigt wird, weil die Lehre des jeweiligen Patentanspruchs 1 sich als nicht patentfähig erweist (Art. [X.][X.] § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 [X.] [X.] Art. 138 Abs. 1 lit. a), Art. 52, Art. 56 EPÜ). Zudem geht der Gegenstand des nebengeordneten Patentanspruchs 25 in der geltenden Fassung gemäß [X.]auptantrag über den [X.]nhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus (Art. [X.][X.] § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 [X.] [X.] Art. 138 Abs. 1 lit c) EPÜ); entsprechendes gilt für den Patentanspruch 23 gemäß [X.]ilfsantrag 1, Patentanspruch 21 gemäß [X.]ilfsantrag 2, Patentanspruch 19 gemäß [X.]ilfsantrag 3 und Patentanspruch 17 gemäß [X.]ilfsantrag 4.Soweit Patentanspruch 25 in der zulässig beschränkten Fassung gemäß [X.]ilfsantrag 5 isoliert verteidigt wird, führt die Klage jedoch nicht zum Erfolg und ist abzuweisen, da sich der hiergegen gerichtete Nichtigkeitsangriff wegen der von der Klägerin insoweit geltend gemachten Nichtigkeitsgründe der mangelnden ausführbaren Offenbarung (Art. [X.][X.] § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 [X.] [X.] Art. 138 Abs. 1 lit b) EPÜ), des [X.] über den [X.]nhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (Art. [X.][X.] § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 [X.] [X.] Art. 138 Abs. 1 lit c) EPÜ) und der fehlenden Patentfähigkeit (Art. [X.][X.] § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 [X.] [X.] Art. 138 Abs. 1 lit. a), Art. 52 bis Art. 57 EPÜ) als nicht begründet erweist.

1. Gegenstand des Patents sind [X.] für [X.] wie z.B. Zigaretten, die den [X.] mit verringerten [X.] ausstatten, sowie Verfahren zur [X.]erstellung solcher [X.], siehe Abs. 0001 der [X.] (PS).

Gemäß der Beschreibungseinleitung ist es bekannt, filmbildende Lösungen auf das Papier aufzubringen, um so seine [X.]urchlässigkeit zu verringern. [X.]amit soll die Neigung des [X.]s verringert werden, Materialien zu entzünden, mit denen er in Berührung gerät. Wünschenswert sei auch, dass ein heruntergefallener oder zurückgelassener [X.] von selbst erlösche, siehe Abs. 0001 bis 0004 PS.

Zur Aufgabe ist in Abs. 0006 PS angegeben, es bestehe ein Bedarf an einer verbesserten Methode zur [X.]erstellung einer solchen Zigarettenumhüllung, speziell einer verbesserten Methode zum Auftragen einer filmbildenden Lösung auf eine Papierumhüllung, insbesondere wenn die Umhüllung eine hohe Porosität habe.[X.]n den folgenden Absätzen ist die erfindungsgemäße Lösung beschrieben. [X.]iese umfasst insbesondere, eine filmbildende Zusammensetzung zu verwenden, die ein filmbildendes Material mit einer niedrigen Viskosität enthält. Auf diese Weise könne die filmbildende Zusammensetzung einen höheren Feststoffgehalt aufweisen, d.h. einen höheren Gehalt des filmbildenden Materials, und trotzdem eine Viskosität in einem Bereich haben, die es erlaube, sie mit gewöhnlichen Auftragsmethoden wie z.B. Tiefdruck aufzubringen, siehe insbesondere Abs. 0009 PS.

[X.]em Fachmann, einem [X.]ngenieur mit Masterabschluss in der Papiertechnik mit einem Schwerpunkt im Bereich des [X.]hemieingenieurwesens und entsprechenden chemischen Kenntnissen sowie mehrjähriger Berufserfahrung auf dem Gebiet der Beschichtung von Rauchwarenumhüllungen wie Zigarettenpapieren, erschließt sich aus den weiteren Erläuterungen folgender Zusammenhang: [X.] mit hoher Porosität erfordern hohe Auftragsmengen des filmbildenden Materials und somit der filmbildenden Zusammensetzung zur Absenkung ihrer Porosität (Abs. 0051 PS). [X.]ie mit konventionellen Auftragsverfahren wie z.B. [X.]rucken in einem [X.]urchgang, bzw. bei mehreren [X.]urchgängen pro [X.]urchgang auftragbare Menge an filmbildender Zusammensetzung ist durch die Art des [X.]ruckverfahrens begrenzt. [X.]er in der filmbildenden Zusammensetzung enthaltene Gehalt an filmbildendem Material und ggf. weiteren Feststoffen als Füllstoffen ist dadurch begrenzt, dass mit steigendem Gehalt die Viskosität der Lösung ansteigt und eine gewisse obere Grenze nicht überschritten werden darf, weil die filmbildende Zusammensetzung sonst mit dem gewählten Auftragsverfahren nicht mehr aufgetragen werden kann. [X.]eshalb ist es vorteilhaft, ein filmbildendes Material zu wählen, das mit zunehmendem Gehalt des filmbildenden Materials in der filmbildenden Zusammensetzung zu einer möglichst geringen Viskosität der Lösung führt, da dann bei gegebener oberer Grenze der Viskosität ein höherer Feststoffgehalt möglich ist (Abs. 0025, 0031 PS). [X.]as Auftragen kann patentgemäß in einem [X.]urchgang oder z.B. zwei bis acht [X.]urchgängen erfolgen (Abs. 0034 PS). [X.]er Fachmann liest hier als selbstverständlich mit, dass grundsätzlich anzustreben ist, aus Kostengründen mit möglichst wenig [X.]urchgängen auszukommen. [X.]eshalb ist die erfindungsgemäße Lösung, die es erlaubt, filmbildende Zusammensetzungen mit einem hohen Feststoffgehalt zu verwenden, insbesondere bei [X.] mit hoher Porosität vorteilhaft, weil diese hohe Auftragsmengen erfordern.

2. [X.]er Anspruch 1 nach [X.]auptantrag und [X.]ilfsantrag 0 ist auf eine Papierumhüllung für einen [X.] mit folgenden Merkmalen gerichtet. Er lautet in der maßgeblichen Verfahrenssprache Englisch:

A Paper wrapper for a smoking article that provides

the smoking article with reduced ignition proclivity characteristics

comprising:

B a paper web designed to surround a smokable filler,

[X.] the paper web including discrete areas (18)

treated with a film-forming composition,

[X.] the treated areas (18) [X.] (28)

E having a permeability of greater than 60 [X.]oresta,

F the treated areas (18) having a permeability of less than 40 [X.]oresta

for sufficiently reducing ignition proclivity of a smoking article (10)

incorporating [X.] (14),

G the film-forming composition applied to the paper wrapper (14)

comprising a film-forming material

contained in a solution

in an [X.] solution

to have a solids content of at least 6% by weight,

[X.] the film-forming material having a viscosity of less than 500 [X.]

when present in a 3% by weight solution at 25°[X.],

[X.] wherein the film-forming material comprises an alginate

or comprises a material selected from the group consisting of

guar gum, pectin, a cellulose derivative, starch, a starch derivative,

and mixtures thereof.

Nachfolgend ist zur [X.]nformation eine Übersetzung des Anspruchs 1 ins [X.] wiedergegeben:

A Papierumhüllung für einen [X.], die den [X.] mit verringerten [X.] ausstattet,

umfassend:

B eine Papierbahn, welche gestaltet ist, um eine rauchbare Füllung zu umgeben,

[X.] wobei die Papierbahn getrennte Bereiche einschließt, welche mit einer filmbildenden Zusammensetzung behandelt wurden,

[X.] wobei die behandelten Bereiche durch unbehandelte Bereiche getrennt sind,

E wobei die unbehandelten Bereiche eine Permeabilität von größer als 60 [X.]oresta aufweisen,

F wobei die behandelten Bereiche eine Permeabilität von weniger als 40 [X.]oresta aufweisen, zum ausreichenden Verringern der Entzündungsneigung eines [X.]s, welcher die Umhüllung enthält,

G wobei die auf die Papierumhüllung aufgetragene filmbildende Zusammensetzung ein filmbildendes Material umfasst, welches in einer Lösung in einer ausreichenden Menge enthalten ist, damit die Lösung einen Feststoffgehalt von mindestens 6 Gew.-% aufweist,

[X.] wobei das filmbildende Material eine Viskosität von weniger als 500 [X.] aufweist, wenn es in einer Lösung von 3 % Gewichtsanteil bei 25 °[X.] vorliegt,

[X.] wobei das filmbildende Material ein [X.] umfasst oder ein Material umfasst, das aus der Gruppe bestehend aus [X.], Pektin, einem Zellulosederivat, Stärke, einem Stärkederivat und Mischungen hiervon ausgewählt ist.

Anspruch 9 nach [X.]auptantrag ist auf einen [X.] mit einer Papierumhüllung nach einem der vorhergehenden Ansprüche gerichtet.

Anspruch 13 nach [X.]auptantrag ist auf ein Verfahren zur [X.]erstellung einer Papierumhüllung gerichtet. Bis auf die Umformulierung vom Vorrichtungsanspruch zum Verfahrensanspruch entsprechen die Merkmale 13A bis 13[X.] den Merkmalen A bis [X.] des Anspruchs 1 mit Ausnahme des Merkmals 13F, in dem die Angabe des Merkmals F fehlt, dass es bei der zu verringernden Entzündungsneigung um die Entzündungsneigung eines [X.]s geht, welcher die Umhüllung enthält.

Anspruch 25 nach [X.]auptantrag ist auf ein weiteres Verfahren zur [X.]erstellung einer Papierumhüllung gerichtet. [X.]n der nachfolgend wiedergegebenen gegliederten Fassung sind vom [X.] diejenigen Stellen durch Unterstreichung markiert, an denen Angaben von denen des Anspruchs 13 bzw. des Anspruchs 1 maßgeblich abweichen oder zu diesen hinzukommen:

25A Process for producing a paper wrapper (14)

having reduced ignition proclivity characteristics

when incorporated into a smoking article (10)

comprising the following steps:

25B providing a paper wrapper (14) comprised of a paper web,

the paper web containing a filler; and

printing a film-forming composition on said paper wrapper (14)

at particular locations

to form treated discrete areas (18) on [X.] (14),

25[X.] the treated discrete areas (18) [X.] (28)

25E having a permeability of greater than 60 [X.]oresta,

[X.] the treated discrete areas (18) having a permeability of less than 40 [X.]oresta

for sufficiently reducing the ignition proclivity

characteristics of a smoking article (10) without causing the smoking article

(10) to self extinguish in [X.],

25G the film-forming composition comprising

aqueous solution containing an alginate,

alginate in an amount

8% by weight,

alginate having a viscosity of less than 250 [X.]

aqueous solution at 25°[X.],

[X.] the treated areas (18) forming circumferential bands (24)

along the length of the paper wrapper (14)

when incorporated into a smoking article (10),

25K the treated areas (18) having a permeability of less than 30 [X.]oresta

25L and having a BMl of less than 5 cm ,

25M the film-forming composition being applied to the paper wrapper (14)

in the treated areas (18) in an [X.]% to 20% by weight

based upon the weight of [X.] (14).

Nachfolgend ist zur [X.]nformation eine Übersetzung des Anspruchs 25 ins [X.] wiedergegeben:

[X.]ilfsanträgen 1 und 1´ bzw. 2 und 2´ ändert sich die Viskositätsangabe des Merkmals [X.] im Anspruch 1 von 500 [X.] auf 250 [X.] bzw. 100 [X.].

[X.]ilfsanträgen 3 und 3´ bzw. 4 und 4´ kommt gegenüber den [X.]ilfsanträgen 1 und 1´ bzw. 2 und 2´ am Ende des Anspruchs 1 ein Merkmal J hinzu:

wherein the treated areas (18) comprise

a plurality of discrete circumferential bands (24)

disposed [X.] (10),

[X.] [X.], [X.] (24)

being spaced from each other at a distance of from 5 mm to 50 mm.

Nachfolgend ist zur [X.]nformation eine Übersetzung des Merkmals J ins [X.] wiedergegeben:

J wobei die behandelten Bereiche (18)

eine Vielzahl von getrennten [X.] (24) umfassen, welche longitudinal entlang des [X.]s (10) angeordnet sind, wobei die Streifen (24) eine Breite von größer als 3 mm aufweisen,

wobei die Streifen (24) in einer Entfernung von 5 mm bis 50 mm Abstand voneinander angeordnet sind.

Auf die in den entsprechenden Fassungen der [X.]ilfsanträge 0 bis 4´ vorgenommenen Anpassungen der Ansprüche 13 und 25 kommt es vorliegend nicht an.Mit dem [X.]ilfsantrag 5 wird der Anspruch 25 isoliert verteidigt, wobei gegenüber dem Anspruch 25 nach [X.]auptantrag im Merkmal M die untere Grenze des [X.] von 2 % auf 8 % angehoben ist:

25M the film-forming composition being applied to the paper wrapper (14)

2% 8% to 20% by weight

based upon the weight of [X.] (14).

Maßgeblich für die Lehre des Streitpatents und für die stets gebotene Auslegung eines Patentanspruchs ist, was der angesprochene Fachmann – auch unter Einbeziehung seines Vorverständnisses ([X.], 878 – [X.]) – danach bei unbefangener Betrachtung den Patentansprüchen als Erfindungsgegenstand entnimmt. [X.]nsoweit kann die Patentschrift im [X.]inblick auf die gebrauchten Begriffe auch ihr eigenes Lexikon darstellen ([X.], 909 – Spannschraube; [X.]. 2000, 105 – [X.] durch den Fachmann bedarf es folgender Erläuterungen:

Anspruch 1 nach [X.]auptantrag und [X.]ilfsantrag 0 ist gemäß Merkmal A auf eine Papierumhüllung für einen [X.] gerichtet. [X.]iese muss dazu geeignet sein, den [X.] mit verringerten Entzündungsneigungs-[X.]harakteristika auszustatten, d.h. die Neigung des [X.]s zu verringern, Materialien zu entzünden, mit denen er in Berührung gerät. [X.]iese Neigung soll bei anspruchsgemäß behandelten Umhüllungen geringer sein als bei unbehandelten Papierumhüllungen.

B umfasst die Papierumhüllung eine Papierbahn, die dazu gestaltet ist, eine rauchbare Füllung zu umgeben.

[X.] und [X.] schließt die Papierbahn Bereiche ein, die mit einer filmbildenden Zusammensetzung (film-forming composition) behandelt wurden und die durch unbehandelte Bereiche voneinander getrennt sind.

[X.]as Adjektiv „filmbildend“ bezieht sich auf die Zusammensetzung, die demnach dazu geeignet sein muss, einen zusammenhängenden Film zu bilden. Merkmal [X.] verlangt dagegen nicht, dass die behandelten Bereiche so behandelt wurden, dass sich tatsächlich ein zusammenhängender Film gebildet hat. [X.]as folgt u.a. daraus, dass auch die behandelten Bereiche noch eine [X.]urchlässigkeit besitzen, vergl. Merkmal F.

[X.]ie behandelten und unbehandelten Bereiche können laut der Beschreibung als einander abwechselnde, ringförmig um den [X.] herumlaufende [X.] ausgeführt sein (Abs. 0014 PS). [X.]ies ist jedoch erst Gegenstand des geltenden Anspruchs 8, der Anspruch 1 nach [X.]auptantrag enthält keine Beschränkungen hinsichtlich Form, Größe und Anordnung der behandelten und unbehandelten Bereiche.

E und F ist angegeben, dass die unbehandelten Bereiche eine Permeabilität, d.h. eine [X.]urchlässigkeit von größer als 60 [X.]oresta, die behandelten Bereiche eine Permeabilität von weniger als 40 [X.]oresta aufweisen müssen.

[X.]ie Einheit [X.]oresta gibt an, wie viele Milliliter Luft in einer Minute bei einem [X.]ruckunterschied von 1 kPa von der einen zur gegenüberliegenden [X.] durch eine Papierfläche von 1 cm² dringen, vergl. auch Abs. 0047 PS.

[X.]m Merkmal F ist weiter angegeben, dass die Absenkung der Permeabilität in den behandelten Bereichen auf weniger als 40 [X.]oresta zu dem Zweck erfolgt, eine ausreichende Verringerung der Entzündungsneigung des die Umhüllung enthaltenden [X.]s zu erzielen. [X.]iese [X.] führt aus zwei Gründen nicht zu einer Beschränkung des beanspruchten Gegenstandes:

Erstens deshalb, weil hier die Entzündungsneigung eines [X.]s angesprochen ist, der nicht Teil des [X.] ist, so dass anhand der beanspruchten Papierumhüllung keine Aussage über die Entzündungsneigung eines hinsichtlich Art und Aufbau beliebigen [X.]s möglich ist, über den nichts bekannt ist, als dass er die [X.]e Papierumhüllung enthält.

Zweitens deshalb, weil im Patent keine Grenze angegeben ist, anhand derer eine Unterscheidung einer ausreichenden von einer nicht ausreichenden Verringerung der Entzündungsneigung möglich wäre. [X.]n der Beschreibungseinleitung, Abs. 0001 bis 0003 PS, ist davon die Rede, dass ein [X.]nteresse bestehe, die Neigung (tendency) von Rauchwaren wie Zigaretten zu verringern, Gegenstände zu entzünden, mit denen sie in Kontakt kommen, und dass eine Neigung, selbst zu verlöschen, erwünscht sei (desired tendency). [X.]azu sind weiter in Abs. 0023 und 0024 PS zwei Tests beschrieben, mit denen ermittelt werden kann, ob eine auf einer Unterlage liegende brennende Zigarette die Unterlage anzündet oder lediglich verkohlt, und ob die Zigarette dabei bis zum Ende / bis zum Filter weiterbrennt oder erlischt. Schließlich wird jedoch lediglich festgestellt, dass es möglich ist, Rauchwaren im Rahmen der Erfindung so zu gestalten ([X.]), dass sie einen oder beide Tests bestehen, ohne dass diesbezüglich eine Festlegung erfolgt. Somit ist es in das Belieben des Fachmanns gestellt, wie weitgehend er die Entzündungsneigung verringern will, bzw. was er diesbezüglich für ausreichend hält.

Aus der Patentbeschreibung ergibt sich jedenfalls umgekehrt, dass die [X.] sich nicht darauf beschränken soll, dass der [X.] selbst erlischt. [X.]enn in Abs. 0047 PS ist angegeben, dass hierzu eine Absenkung der Permeabilität auf einen Bereich von 5 bis 25 [X.]oresta erforderlich ist.

G umfasst die auf die Papierumhüllung aufgetragene filmbildende Zusammensetzung (film-forming composition) ein filmbildendes Material (film-formig material). [X.]ie Formulierung „umfasst“ (comprising) ist nicht abschließend, gemäß Abs. 0033 PS kann die filmbildende Zusammensetzung außer dem filmbildenden Material ferner einen Füllstoff (filler) enthalten. [X.]as filmbildende Material muss in einer Lösung enthalten sein. [X.]as Lösungsmittel ist nicht angegeben. Was als Lösungsmittel in Frage kommt, richtet sich nach dem filmbildenden Material. Beispielsweise kann bei [X.] als filmbildendem Material das Lösungsmittel Wasser sein, vergl. Abs. 0033 PS, Zeilen 4 bis 6.

Weiter muss nach [X.] das filmbildende Material in der Lösung in einer ausreichenden Menge enthalten sein, damit die Lösung einen Feststoffgehalt von mindestens 6 Gew.-% aufweist. Mit dem Feststoff ist hierbei zumindest das filmbildende Material gemeint. [X.]azu siehe Abs. 0009 bis 0011 PS und auch Abs. 0024f PS, insbesondere Zeilen 38 bis 45, wo von dem Feststoffgehalt an filmbildendem Material die Rede ist (siehe [X.] Zeilen 44, 45: „using a lower viscosity [film-forming] material at higher solid levels), und weiter auch Abs. 0029 und 0031 PS, wo für [X.] als filmbildendes Material ausdrücklich von dem [X.]gehalt als dem Feststoffgehalt gesprochen wird (solids level of the alginate).

[X.] ist angegeben, dass das filmbildende Material in einer Lösung von 3 % Gewichtsanteil bei 25 °[X.] eine Viskosität von weniger als 500 [X.] aufweisen muss. [X.]ie Viskosität ist als dynamische Viskosität in der Einheit [X.] / [X.]entipoise angegeben. [X.]ie Temperatur von 25 °[X.], bei der sie zu messen ist, ist angegeben, weil die Viskosität in einem gewissen Maße temperaturabhängig ist, sie nimmt mit steigender Temperatur ab. [X.]as Lösungsmittel ist nicht angegeben, weil je nach filmbildendem Material verschiedene Lösungsmittel verwendet werden müssen. [X.]as Lösungsmittel spielt hinsichtlich der Viskosität der Lösung auch keine Rolle, weil die in Frage kommenden Lösungsmittel alle eine Viskosität in der Nähe von 1[X.] besitzen, wie z.B. Wasser, und ihr Einfluss auf die Viskosität der Lösung daher vernachlässigbar ist. [X.]ie Viskosität der Lösung wird deshalb von dem filmbildenden Material bestimmt und sie steigt mit zunehmendem Anteil des filmbildenden Materials. [X.]er angegebene Anteil von 3 Gew.-% gibt dabei nicht den Anteil des filmbildenden Materials in der anspruchsgemäß aufzubringenden filmbildenden Zusammensetzung an, sondern lediglich die Messbedingung zur Ermittlung der Viskosität gemäß Merkmal [X.]. Für die filmbildende Zusammensetzung werden erfindungsgemäß höhere Anteile des filmbildenden Materials von mindestens 6 Gew.-% vorgeschlagen, siehe Abs. 0011 PS und auch [X.].

[X.] muss das filmbildende Material ein [X.] umfassen, oder ein Material umfassen, das aus der Gruppe bestehend aus [X.], Pektin, einem Zellulosederivat, Stärke, einem Stärkederivat und Mischungen hiervon ausgewählt ist. [X.]as filmbildende Material muss demnach nicht gänzlich aus einem der aufgezählten Stoffe bzw. Mischungen davon bestehen, sondern lediglich einen davon umfassen, d.h. einer der aufgezählten Stoffe muss zumindest unter anderem mit enthalten sein, wobei Merkmal [X.] auch nicht fordert, dass dieser Stoff einen anteilsmäßig wesentlichen, bestimmenden Anteil des filmbildenden Materials bilden muss. Ob es dabei eine untere Grenze gibt, und wo sie ggf. liegt, kann vorliegend jedoch dahinstehen.

Anspruch 1 nach den [X.]ilfsanträgen 1 und 1´ bzw. 2 und 2´ verringert sich lediglich die im Merkmal [X.] angegebene Viskosität von 500 [X.] auf 250 [X.] bzw. 100 [X.].

Anspruch 1 nach den [X.]ilfsanträgen 3 und 3´ bzw. 4 und 4´ kommt zusätzlich zur Verringerung der im Merkmal [X.] angegebenen Viskosität von 500 [X.] auf 250 [X.] bzw. 100 [X.] das Merkmal J hinzu, wonach die behandelten Bereiche (18) Streifen (24) mit einer Breite von größer als 3 mm und mit einem Abstand voneinander von 5 mm bis 50 mm sind. [X.]ie weitere Angabe des Merkmals J, dass die Streifen longitudinal entlang des [X.]s angeordnete [X.] bilden sollen, kann den Gegenstand des Anspruchs 1 nicht beschränken, weil an der beanspruchten Papierumhüllung allein nicht feststellbar ist, ob bei einem daraus erst noch herzustellenden [X.] die Streifen in Umfangsrichtung, d.h. quer, oder längs oder wendelförmig verlaufen werden.

Anspruch 13 nach [X.]auptantrag sowie die entsprechenden Fassungen der [X.]ilfsanträge kommt es vorliegend nicht an.

[X.]er auf ein [X.]erstellungsverfahren gerichtete Anspruch 25 nach [X.]auptantrag ist gegenüber dem Anspruch 1 bzw. 13 nach [X.]auptantrag durch teils andere, teils zusätzliche Angaben beschränkt:

Gemäß Merkmal 25B muss die Papierbahn ein Füllmaterial enthalten. Merkmal 25[X.] verlangt, dass die filmbildende Zusammensetzung durch [X.]rucken aufgebracht wird.[X.]m Merkmal [X.] ist die [X.] „zum ausreichenden Verringern der [X.]“ ergänzt durch die weitere Angabe „ohne zu bewirken, dass der [X.] (10) in einem frei brennenden Zustand von selbst erlischt“.

[X.]ierbei liest der Fachmann mit, dass es nicht um einen auf einer Unterlage liegenden frei brennenden [X.] geht, für den erwünscht ist, dass er von selbst erlischt, vergl. Abs. 0002 und 0024 PS, sondern um einen von einem Raucher am nicht brennenden Ende gehaltenen frei brennenden [X.], der möglichst nicht selbst erlöschen soll.Wie schon zur [X.] im Merkmal F des Anspruchs 1 nach [X.]auptantrag ausgeführt, kann auch diese Angabe das beanspruchte Verfahren nicht beschränken, weil das Verfahren nur auf die [X.]erstellung der Papierumhüllung, nicht dagegen des [X.]s, gerichtet ist.

Laut Merkmal 25G muss die filmbildende Zusammensetzung eine wässrige Lösung umfassen, welche ein [X.] in einer solchen Menge enthält, dass sie einen Feststoffgehalt von mindestens 8 Gew.-% aufweist.

Gegenüber den Merkmalen G und [X.] der Ansprüche 1 und 13 nach [X.]auptantrag ist hier also die Auswahl möglicher filmbildender Materialien dadurch beschränkt, dass in der filmbildenden Zusammensetzung zwingend [X.] enthalten sein muss. [X.]araus ergibt sich, dass das Lösungsmittel eine wässrige Lösung ist. Weiter ist hier ein Feststoffgehalt von mindestens 8 Gew.-% statt 6 Gew.-% gefordert.

[X.]m Merkmal [X.] ist (für das [X.] in einer wässrigen Lösung) eine Viskosität von weniger als 250 [X.] – statt 500 [X.] wie bei den Ansprüchen 1 und 13 – gefordert.[X.]ie weiteren Merkmale [X.] bis 25M kommen gegenüber dem Anspruch 1 bzw. 13 nach [X.]auptantrag hinzu:

Merkmal [X.], wonach die behandelten Bereiche (18) [X.] (24) entlang der Länge der Papierumhüllung (14) bilden müssen, wenn diese in einem [X.] (10) enthalten ist, kann das lediglich auf die [X.]erstellung der Papierumhüllung, nicht dagegen des [X.]s, gerichtete Verfahren nur insoweit beschränken, als die behandelten Bereiche streifenförmig sein müssen.

Gemäß Merkmal 25K müssen die behandelten Bereiche (18) eine Permeabilität von weniger als 30 [X.]oresta aufweisen. [X.]m Merkmal [X.] ist angegeben „weniger als 40 [X.]oresta“. [X.]er Fachmann setzt hier voraus, dass die gegenüber dem Anspruch 1 bzw. 13 nach [X.]auptantrag hinzugekommene engere Angabe „weniger als 30 [X.]oresta“ gelten soll.

Gemäß Merkmal 25L müssen die behandelten Bereiche (18) außerdem einen [X.] von weniger als 5 cm-1 aufweisen. [X.]er [X.] „Burn Mode [X.]ndex“ ist ein mittels einer elektrischen Widerstandmessung ermittelter Wert, der mit der Luftdurchlässigkeit des Papiers korreliert. Abs. 0048 PS verweist auf eine [X.]ruckschrift, die den [X.] erläutert.

[X.]m Merkmal 25M ist schließlich angegeben, dass die filmbildende Zusammensetzung auf die Papierumhüllung (14) in den behandelten Bereichen (18) in einer Menge von 2 Gew.-% bis 20 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht der Umhüllung (14), aufgetragen wird. [X.]er Fachmann versteht hierunter, dass das Gewicht der aufgetragenen filmbildenden Zusammensetzung in Bezug gesetzt werden soll zum Gewicht des Papiers in den Bereichen, in denen sie aufgetragen wird, nicht dagegen zum Gewicht der gesamten Papierumhüllung einschließlich der nicht behandelten Bereiche.

Beim isoliert verteidigten Anspruch 25 nach [X.]ilfsantrag 5 ist gegenüber dem Anspruch 25 nach [X.]auptantrag im Merkmal 25M die untere Grenze des [X.] von 2 Gew.-% auf 8 Gew.-% angehoben.

[X.]er von der Klägerin im [X.]inblick auf die Ansprüche 1, 13 und 25 nach [X.]auptantrag und die entsprechenden Fassungen nach den [X.] geltend gemachte [X.] der fehlenden ausführbaren Offenbarung (Art. [X.][X.] § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 [X.] [X.]. Art. 138 Abs. 1 lit. b) EPÜ) ist nur insoweit zu prüfen, als er auch den isoliert verteidigten Anspruch 25 in der Fassung des [X.] betrifft, da bei den [X.] nach [X.]auptantrag und den [X.] 0 bis 4‘ bereits der Gegenstand des jeweiligen Anspruchs 1 nicht patentfähig ist.

[X.]m Ergebnis ist das Verfahren des Anspruchs 25 in der Fassung nach [X.]ilfsantrag 5 so ausführlich und deutlich offenbart, dass der Fachmann es ausführen kann.

[X.]ie Klägerin hat ausgeführt, die Papierumhüllung des geltenden Anspruchs 1 unterscheide sich von der Papierumhüllung gemäß dem im Streitpatent genannten Stand der Technik [X.] nur durch die Angabe des Merkmals [X.], dass das filmbildende Material in einer Lösung von 3 Gew.-% bei 25 °[X.] eine Viskosität von weniger als 500 [X.] aufweise. [X.]aher könne die Aufgabe lediglich darin bestehen, ein filmbildendes Material auszuwählen, das in einer Lösung von 3 Gew.-% bei 25 °[X.] eine Viskosität von weniger als 500 [X.] aufweise. [X.]ie im Anspruch 1 enthaltenen Angaben erschöpften sich daher in einer Umschreibung der Aufgabe, was gemäß [X.] – „Acrylfasern“ unzulässig sei.[X.]n der Entscheidung „Acrylfasern“ ging es um eine Patentanmeldung, die lehrte, bei der [X.]erstellung von Fasern mit ansonsten bekannten Eigenschaften mittels eines zusätzlichen Verfahrensschritts eine erhöhte Faserfestigkeit zu erzielen. [X.]ier bestand daher, wie vom [X.] festgestellt und vom [X.] bestätigt, die Aufgabe darin, Fasern mit einer hohen Faserfestigkeit zu schaffen.

[X.]er Anspruch 1 war auf Fasern gerichtet, die sich von bereits bekannten Fasern nur durch den angegebenen höheren Faserfestigkeitswert von „mindestens 2 p/d tex“ unterschieden. [X.]aher bestand in diesem Fall eine Übereinstimmung der Aufgabe und des einzigen Merkmals, durch den sich die beanspruchten Fasern vom Stand der Technik unterschieden.

[X.]as erlaubt jedoch weder den Umkehrschluss, dass in jedem Fall, in dem der Gegenstand eines Anspruchs sich nur durch ein Merkmal vom Stand der Technik unterscheidet, dieses Merkmal zugleich die Aufgabe ist, noch ist dies im vorliegenden Fall gegeben.

[X.]enn als patentgemäße Aufgabe entnimmt der Fachmann der Streitpatentschrift, eine verbesserte Methode zum Auftragen einer filmbildenden Zusammensetzung auf eine Papierumhüllung zu schaffen, insbesondere auf eine Papierumhüllung mit hoher Porosität, die es erlaubt, filmbildende Zusammensetzungen mit einem hohen Feststoffgehalt mit gewöhnlichen Auftragsmethoden wie z.B. Tiefdruck aufzubringen, siehe insbesondere die Abs. 0006 und 0009 PS.

[X.]as Merkmal [X.] des Anspruchs 1 umschreibt dagegen die Lösung dieser Aufgabe, nämlich den Einsatz eines filmbildenden Materials mit einer niedrigen Viskosität, und kennzeichnet diese Lösung mit der Angabe, dass das filmbildende Material in einer Lösung von 3 Gew.-% bei 25 °[X.] eine Viskosität von weniger als 500 [X.] aufweisen soll.[X.]a somit eine Übereinstimmung der Aufgabe mit dem Merkmal [X.] des Anspruchs 1 nicht besteht, ist auch die auf dieser Prämisse aufbauende, von der Klägerin als fehlende Ausführbarkeit bezeichnete Unzulässigkeit des Anspruchs 1 nicht gegeben. [X.]er mit dem Anspruch 1 begehrte Schutz geht auch nicht über das hinaus, was dem Fachmann als allgemeinste Form der technischen Lehre erscheint, durch die die Aufgabe gelöst wird, vergl. die ebenfalls von der Klägerin zitierte Entscheidung [X.] X ZB 8/12 – „[X.]ipeptityl-Peptidase“.[X.]ies gilt entsprechend auch für den Anspruch 25 in der Fassung nach [X.]ilfsantrag 5, wobei hier noch hinzukommt, dass das Verfahren gemäß dem Anspruch 25 sich nicht nur durch das entsprechende Merkmal [X.], sondern zusätzlich durch mehrere weitere Merkmale vom Stand der Technik gemäß [X.] unterscheidet, von dem das Streitpatent ausgeht.

[X.]er von der Klägerin im [X.]inblick auf die Ansprüche 1, 13 und 25 nach [X.]auptantrag und die entsprechenden Fassungen nach den [X.] geltend gemachte [X.] des [X.] über den [X.]nhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (Art. [X.][X.] § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 [X.] [X.]. Art. 138 Abs. 1 lit. c) EPÜ) ist nur insoweit zu prüfen, als er auch den isoliert verteidigten Anspruch 25 in der Fassung des [X.] betrifft, da bei den [X.] nach [X.]auptantrag und den [X.] 0 bis 4‘ bereits der Gegenstand des jeweiligen Anspruchs 1 nicht patentfähig ist.

[X.]er Gegenstand des geltenden Anspruchs 25 geht nicht, wie von der Klägerin geltend gemacht, im Merkmal [X.] und gleichzeitig im Merkmal 25M über den [X.]nhalt der Anmeldung hinaus, sondern lediglich im Merkmal 25M. [X.]ies betrifft aber nicht den Anspruch 25 in der Fassung nach [X.]ilfsantrag 5, bei dem die Bereichsangabe des Merkmals 25M von „2% to 20%” in der geltenden Fassung auf nunmehr „8% to 20%” beschränkt ist.

[X.]ie Klägerin hat vorgetragen, Merkmal F des Anspruchs 1 und damit auch Merkmal [X.] des Anspruchs 25 seien dadurch unzulässig erweitert, dass anders als in den ursprünglichen Ansprüchen 15 bzw. 39, wo es hieß (siehe NiK2):

within a range sufficient to reduce ignition proclivity of a smoking article”,

Merkmal F bzw. [X.] nunmehr laute:

of less than 40 [X.]oresta for sufficiently reducing ignition proclivity of a smoking article”.

[X.]enn die [X.] des Merkmals F “for sufficiently reducing ignition proclivity of a smoking article” (auf [X.]eutsch: „zum ausreichenden Verringern der Entzündungsneigung eines [X.]s“) verlange, dass eine Selbstlöschung erfolge, und es sei nicht ursprünglich offenbart, dass dies mit einer Absenkung der Permeabilität auf lediglich „less than 40 [X.]oresta” (auf [X.]eutsch: “weniger als 40 [X.]oresta“) erreichbar sei.

Jedoch ist das von der Klägerin hierbei vorausgesetzte Verständnis der [X.] „zum ausreichenden Verringern der Entzündungsneigung“ dahingehend, dass dies ein Selbsterlöschen verlange, dem Streitpatent nicht entnehmbar. [X.]n der Patentschrift erfolgt keine Festlegung darauf, was eine ausreichende Verringerung der Entzündungsneigung ist, vielmehr ist es in das Belieben des Fachmanns gestellt, wie weitgehend er die Entzündungsneigung verringern will bzw. was er diesbezüglich für ausreichend hält, wie bereits oben zum Verständnis des Merkmals F durch den Fachmann ausgeführt.

[X.]aher kann – völlig unabhängig davon, ob mit einer Absenkung der Permeabilität auf lediglich weniger als 40 [X.]oresta eine Selbstlöschung erreichbar ist – die Kombination der [X.] und des Permeabilitätswerts von „less than 40 [X.]oresta“ im Merkmal F des Anspruchs 1 und im Merkmal [X.] des Anspruchs 25 keine unzulässige Erweiterung begründen.

[X.]ie Klägerin hat weiter geltend gemacht, der Gegenstand des Anspruchs 25 nach [X.]auptantrag sei auch dadurch unzulässig erweitert, dass für Papiere mit einer gemäß dem Merkmal 25E hohen Permeabilität von mehr als 60 [X.]oresta im Merkmal 25M für die filmbildende Zusammensetzung eine Auftragsmenge von 2 Gew.-% bis 20 Gew.-% beansprucht sei.

Ursprünglich offenbart war zwar, dass die filmbildende Zusammensetzung in einer Menge von 1 bis 30 Gew.-% aufgetragen werden könne, insbesondere in einer Menge von 2 bis 20 Gew.-% (siehe in der NiK2 den Absatz im Übergang von Seite 13 auf Seite 14). Jedoch ist in demselben Absatz weiter erläutert, dass die aufzutragende Menge allgemein mit der Permeabilität des Papiers steigt, so dass beispielsweise auf Papiere mit einer Permeabilität von weniger als 30 [X.]oresta eine Menge von 1 bis 15 Gew.-% aufgetragen werden könne, auf Papiere mit einer Permeabilität von mehr als 60 [X.]oresta dagegen eine Menge von 8 bis 30 Gew.-%.

[X.]araus ergibt sich für den Fachmann, dass bei der eingangs genannten Mengenangabe von 1 bis 30 Gew.-% bzw. 2 bis 20 Gew.-% die obere Grenze lediglich für Papiere mit hoher Permeabilität gedacht war, die untere Grenze dagegen lediglich für Papiere mit niedriger Permeabilität, nicht jedoch für Papiere mit einer hohen Permeabilität von mehr als 60 [X.]oresta. [X.]eshalb war eine Auftragsmenge von weniger als 8 Gew.-% für [X.] mit einer Permeabilität von mehr als 60 [X.]oresta ursprünglich nicht offenbart.

[X.]ie Beklagte hat eingewendet, die zu Beginn des Absatzes genannten Mengenangaben von 1 bis 30 Gew.-%, insbesondere 2 bis 20 Gew.-%, gälten unabhängig von der Permeabilität des Papiers, und bei den nachfolgenden Mengenangaben von 1 bis 15 Gew.-% für Papiere mit niedriger Permeabilität und von 8 bis 30 Gew.-% für Papiere mit einer Permeabilität von mehr als 60 [X.]oresta handele es sich lediglich um beispielhafte Vorschläge. [X.]adurch werde nicht ausgeschlossen, auch Papiere mit einer Permeabilität von mehr als 60 [X.]oresta mit Auftragsmengen von weniger als 8 Gew.-% zu behandeln.

[X.]ieser Argumentation vermag sich der [X.] nicht anzuschließen. [X.]enn nicht alles, was in einer Anmeldung nicht ausdrücklich ausgeschlossen wird, ist im Umkehrschluss auch ausdrücklich offenbart. So ist es auch hier: Zwar ergibt sich aus dem genannten Absatz der Anmeldung kein ausdrücklicher Ausschluss von Auftragsmengen von weniger als 8 Gew.-% für Papiere mit einer Permeabilität von mehr als 60 [X.]oresta, umgekehrt war jedoch für den Fachmann auch nicht erkennbar, dass dies erfindungsgemäß vorgeschlagen werde und Teil der beanspruchten Lehre sein solle.

Anspruch 25 in der geltenden Fassung nach [X.]auptantrag und die entsprechenden Ansprüche der [X.], 2, 3 und 4 gehen folglich über den [X.]nhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus.

[X.]ies betrifft jedoch nicht den isoliert verteidigten Anspruch 25 in der Fassung des [X.], bei dem die Mengenangabe des Merkmals 25M auf den für [X.] mit einer hohen Permeabilität von mehr als 60 [X.]oresta ursprünglich offenbarten Bereich von 8 Gew.-% bis 20 Gew.-% beschränkt ist.

Anspruchs 1 nach [X.]auptantrag und [X.]ilfsanträgen 0, 1, 1´ 2, 2´, 3, 3´, 4 und 4´ ergibt sich ohne erfinderisches Zutun aus den Entgegenhaltungen [X.] und [X.] und ist demnach nicht patentfähig (Art. [X.][X.] § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 [X.]ntPatÜG [X.]. Art. 138 Abs. 1 lit. a), Art. 52, Art. 56 EPÜ).

[X.] offenbart in Spalte 2, Zeilen 59 bis 63 und Spalte 3, Zeilen 15 bis 17 die Merkmale A bis [X.], nämlich eine Papierumhüllung für einen [X.], die den [X.] mit verringerten Entzündungsneigungs-[X.]harakteristika ausstattet, umfassend: eine Papierbahn, welche gestaltet ist, um eine rauchbare Füllung zu umgeben, wobei die Papierbahn getrennte Bereiche einschließt, welche gemäß Spalte 3, Zeilen 15 bis 17 mit einer filmbildenden Zusammensetzung behandelt wurden. Sie offenbart weiter in [X.]. 2 mit Beschreibung in Spalte 5, Zeilen 38 bis 42 das Merkmal [X.], wonach die behandelten Bereiche durch unbehandelte Bereiche getrennt sind. Sie lehrt weiter, siehe Spalte 3, Zeilen 37 bis 39 und insbesondere auch Spalte 5 Zeilen 57 bis 60, dass die behandelten Bereiche eine Permeabilität von weniger als 40 [X.]oresta aufweisen sollen, nämlich eine Permeabilität in einem Bereich von 2 bis 6 [X.]oresta, beim Ausführungsbeispiel 1 sind es 3,1 [X.]oresta, siehe Spalte 7, Zeilen 57, 58. [X.]as entspricht dem Merkmal F.

₂ (Ausführungsbeispiele 3 bis 7) als Füllstoff.

[X.], da [X.] ein [X.]ellulosederivat ist. Es entspricht auch dem Merkmal G, wonach die auf die Papierumhüllung aufgetragene filmbildende Zusammensetzung ein filmbildendes Material umfasst, welches in einer Lösung in einer ausreichenden Menge enthalten ist, damit die Lösung einen Feststoffgehalt von mindestens 6 Gew.-% aufweist. [X.]arüber hinaus bilden die genannten Bestandteile ein homogenes Gemisch, d.h. eine Lösung im engeren Sinne. [X.]ie zwischen den Beteiligten strittige Frage, ob auch heterogene Gemische, d.h. [X.]ispersionen, Lösungen entsprechend dem [X.] sind, bedarf deshalb in diesem Zusammenhang keiner Entscheidung.

J der [X.]ilfsanträge 3, 3´, 4 und 4´ als eine Vielzahl von getrennten [X.] vorzusehen, die longitudinal entlang des [X.]s angeordnet sind, siehe Spalte 5, Zeilen 38 bis 42 und [X.]. 2, „bands 24“, wobei die Streifen gemäß Spalte 6, Zeilen 3 bis 4 und 18 bis 19 eine Breite von größer als 3 mm aufweisen sollen, nämlich mindestens 4 mm, und in einer Entfernung innerhalb eines Bereichs von 5 mm bis 50 mm Abstand voneinander angeordnet sein sollen, nämlich mit 5 bis 10 mm Abstand.

E, betreffend die Permeabilität der unbehandelten Bereiche, d.h. der Papierbahn im unbehandelten Zustand, und das Merkmal [X.], betreffend die Viskosität des filmbildenden Materials.

E, der Permeabilität der Papierbahn im unbehandelten Zustand, lehrt die [X.] in Spalte 5, Zeilen 23 bis 27:

„Wrapper 14 may include any manner of commercially available cigarette wrapper, such as [X.] grade 603 paper by K… [X.]orporation. [X.]t should be understood that any other manner of paper web may be used in [X.] regard.“,

auf [X.]eutsch:

[X.]ie Umhüllung 14 kann jede Art von kommerziell erhältlicher Zigarettenumhüllung umfassen, wie beispielsweise „[X.] grade 603“-Papier der K… [X.]orporation. Es versteht sich, dass [auch] jede andere Art von Papierbahn in diesem Zusammenhang verwendet werden kann.

[X.]er erste Satz lehrt eindeutig, dass zur Ausführung der Lehre der [X.] jede Art von kommerziell erhältlicher Zigarettenumhüllung verwendet werden kann. [X.]er auf das Komma folgende Teil gibt nur ein Beispiel für eine solche kommerziell erhältliche Zigarettenumhüllung an.

[X.]er zweite Satz schränkt entgegen der Behauptung der Beklagten die Aussage des ersten Satzes nicht darauf ein, dass nur solche Zigarettenumhüllungen verwendet werden dürften, die hinsichtlich ihrer Eigenschaften dem im ersten Satz als Beispiel genannten „[X.] grade 603“-Papier der K… [X.]orporation entsprechen, vielmehr erweitert er die Menge in Frage kommender [X.], indem er klarstellt, dass prinzipiell nicht nur kommerziell erhältliche Zigarettenpapiere verwendet werden können, sondern auch andere Papiere.

Auch daraus, dass die in [X.] zur Erläuterung der Erfindung aufgeführten Ausführungsbeispiele mit dem bereits genannten „[X.] grade 603“-Papier mit einer Permeabilität von 32,6 [X.]oresta ausgeführt wurden (siehe [X.] Spalte 7, Zeilen 37 bis 43) ergibt sich weder eine Einschränkung dahingehend, dass die Erfindung entgegen der eindeutigen Aussage in Spalte 5, Zeilen 23 bis 27 nur mit einem solchen Papier ausführbar wäre, noch folgt daraus, dass sie mit einem Papier mit einer Permeabilität von 32,6 [X.]oresta besser ausführbar wäre als mit einem Papier mit niedrigerer oder höherer Permeabilität.

[X.]ie Verwendung eines Zigarettenpapiers mit einer Permeabilität von mehr als 60 [X.]oresta wird also durch die [X.] nicht ausgeschlossen, sie ist aber entgegen der Auffassung der Klägerin auch nicht neuheitsschädlich offenbart:

Vor dem [X.] waren zwar unbestritten Zigarettenpapiere mit einer Permeabilität von mehr als 60 [X.]oresta kommerziell erhältlich, wie sich auch aus der als [X.] im Verfahren befindlichen Produktliste der Kimberley-[X.]lark [X.]orporation ergibt, die Zigarettenpapiere mit einer Permeabilität (dort: „Porosity“) von 10 bis 80 [X.]oresta aufführt. Trotzdem ist damit entgegen der Behauptung der Klägerin durch die genannte Textstelle in [X.] Spalte 5, Zeilen 23 bis 27 ein Zigarettenpapier mit einer Permeabilität von mehr als 60 [X.]oresta nicht neuheitsschädlich offenbart. [X.]enn dadurch, dass hier lediglich kein kommerziell erhältliches Papier ausgeschlossen wird, wird nicht nur der Zahlenwert „mehr als 60“ nicht gelehrt, vielmehr ist noch nicht einmal angegeben, dass es überhaupt auf die Permeabilität als Auswahlkriterium ankomme.

Ausgehend von der Entgegenhaltung [X.] allein ergibt sich auch kein Anlass für den Fachmann, ein Zigarettenpapier mit einer anderen Permeabilität als der des beispielhaft angegebenen und für die Ausführungsbeispiele verwendeten „[X.] grade 603“-Papiers zu wählen.

Jedoch betrifft das Thema, die Entzündungsneigung von Zigaretten in ausreichendem Maße zu reduzieren, jeden mit der [X.]erstellung von Zigaretten befassten Fachmann. Jeder dieser Fachleute, unabhängig davon, ob er Zigaretten aus Papieren mit niedriger oder hoher Permeabilität herstellt, hat also Anlass, die [X.] zu beachten, die Verbesserungen bei der Behandlung von [X.] zur Reduzierung der Entzündungsneigung betrifft ([X.], Spalte 1, erster und zweiter Absatz). Auch der Fachmann, der mit der [X.]erstellung von Zigaretten aus Papieren mit hoher Permeabilität befasst ist, z.B. mit 67 oder 80 [X.]oresta gemäß der Produktliste der Kimberley-[X.]lark [X.]orporation [X.], hat also Anlass, die Lehre der [X.] zu beachten und auf die von ihm verwendeten Zigarettenpapiere anzuwenden.

E.

Merkmal [X.] ist in [X.] für die Ausführungsbeispiele 1 bis 7 die Viskosität der filmbildenden Zusammensetzung mit „45 seconds using a Zahn #2 [X.]up Viscometer“ angegeben, siehe Spalte 7, Zeilen 44, 45. [X.]ie Viskositätsangabe offenbart dem Fachmann, der beispielsweise eine filmbildende Zusammensetzung gemäß dem Ausführungsbeispiel 1 nacharbeiten möchte, dass er sie so herzustellen hat, dass sie die genannte Viskosität von „45 seconds using a Zahn #2 [X.]up Viscometer“ aufweist. [X.]abei sind drei der vier Zutaten, nämlich das Kaolin („[X.] clay“), das n-Propylacetat und das n-Propanol nach Art und Mengenanteil eindeutig angegeben, sie ermöglichen also keine Variation der Viskosität. [X.]ie vierte Zutat, die [X.], ist dagegen mit verschiedenen Viskositäten erhältlich, wobei die [X.]ersteller üblicherweise eine breite Palette von [X.]n mit abgestuften Viskositätswerten anbieten. Es bedarf daher für den Fachmann keines erfinderischen Zutuns, eine Reihe von [X.]n mit verschiedenen Viskositäten zu beschaffen, daraus mit den drei weiteren Zutaten jeweils eine filmbildende Zusammensetzung gemäß dem Ausführungsbeispiel 1 herzustellen und dann [X.], mit welcher davon er den in [X.] angegebenen Viskositätswert von „45 seconds using a Zahn #2 [X.]up Viscometer“ am besten trifft.

[X.]ie Beklagte hat eingewendet, der Fachmann könne die Viskosität nicht messen, weil in [X.] nicht angegeben sei, bei welcher Temperatur die Messung durchzuführen sei. [X.]ass die Temperatur in [X.] nicht angegeben ist, bedeutet jedoch nicht, dass der Fachmann der [X.] nichts über die Temperatur entnehmen kann. [X.]enn weil die Anzahl der zu einem beliebigen Versuch prinzipiell angebbaren Randbedingungen unendlich ist, ist es üblich, lediglich diejenigen Parameter anzugeben, die einen nicht vernachlässigbaren Einfluss auf das Ergebnis haben und die weiter insofern erwähnenswert sind, als sie nicht üblichen Umgebungs- oder Normbedingungen entsprechen. [X.]ass in der [X.] keine Temperatur genannt ist, offenbart dem Fachmann folglich, dass die Messung bei einer üblichen Umgebungs- oder Normtemperatur durchzuführen ist. [X.]abei spielt es vorliegend keine Rolle, ob der Fachmann dabei an eine im Bereich der [X.]hemie übliche Normtemperatur von 25 °[X.] denkt, oder an die ebenfalls häufig verwendete Umgebungstemperatur von 20 °[X.], oder ob er, weil die [X.] [X.] Ursprungs ist, möglicherweise runde Werte in Grad Fahrenheit von z.B. 70 °F (21,1 °[X.]) oder 80 °F (26,7 °[X.]) für gemeint hält. [X.]ie Entscheidung für einen beliebigen dieser Werte liegt zwar außerhalb des in [X.] unmittelbar [X.], sie ist jedoch ein für den Fachmann alltäglicher Vorgang und verlangt kein erfinderisches Zutun. Sie spielt darüber hinaus im vorliegenden Fall auch für das Ergebnis (nämlich ob die Viskosität des in den Ausführungsbeispielen 1 bis 7 verwendeten filmbildenden Materials dem Merkmal [X.] entspricht), keine Rolle.

[X.]er Fachmann misst also bei einer Umgebungstemperatur in dem genannten Bereich die Viskosität der von ihm mit [X.]n verschiedener Viskositäten hergestellten filmbildende Zusammensetzungen gemäß dem Ausführungsbeispiel 1 nach und wählt dann lediglich diejenige aus, mit der er den in [X.] angegebenen Viskositätswert von „45 seconds using a Zahn #2 [X.]up Viscometer“ am besten trifft.

[X.] gelangt, nämlich zu einem filmbildenden Material mit einer dynamischen Viskosität, die weit unter den in den verschiedenen Fassungen des Merkmals [X.] angegebenen Obergrenzen von weniger als 500 [X.] bzw. 250 [X.] bzw. 100 [X.] liegt, wie nachfolgend erläutert wird.

An dieser Stelle ist der Fachmann, der die Lehre der [X.] vor dem [X.] des Streitpatents nacharbeitet, bereits fertig. [X.]enn das Merkmal [X.] gibt lediglich eine Eigenschaft des filmbildenden Materials an, es ist also bereits erfüllt, wenn das vom Fachmann aufgrund der Lehre der [X.] ohne erfinderisches Zutun ausgewählte filmbildende Material diese Eigenschaft aufweist, wobei es nicht darauf ankommt, ob der Fachmann dies angestrebt oder auch nur gewusst hat.

[X.]ie nachfolgenden Überlegungen zur Beantwortung der Frage, wie hoch bei der [X.] die dynamische Viskosität der vom Fachmann aufgrund der Lehre der [X.] ohne erfinderisches Zutun ausgewählten [X.] ist, muss daher nicht der Fachmann, sondern lediglich der erkennende [X.] anstellen:

[X.]n [X.] ist für die Ausführungsbeispiele 1 bis 7 die Viskosität der filmbildenden Zusammensetzung mit „45 seconds using a Zahn #2 [X.]up Viscometer“ angegeben, siehe Spalte 7, Zeilen 44, 45. [X.]as entspricht einer kinematischen Viskosität von 109 cSt, wie sich aus der Umrechnungstabelle [X.] ergibt, siehe die Spalte „ZA[X.]N“.

Zur Umrechnung der kinematischen Viskosität in der Einheit cSt ([X.]entistoke) in eine dynamische Viskosität in der Einheit [X.] ([X.]entipoise), wie im Merkmal [X.] des Anspruchs 1 angegeben, muss die kinematische Viskosität mit der [X.]ichte der filmbildenden Zusammensetzung in der Einheit g/cm³ multipliziert werden, vergl. [X.] unten rechts.

Für drei der vier Zutaten, nämlich das n-Propylacetat, das n-Propanol und das Kaolin sind die [X.]ichten allgemein bekannt, sie betragen bei Umgebungstemperatur rund 0,9 g/cm³ für das n-Propylacetat, rund 0,8 g/cm³ für das n-Propanol und rund 2,6 g/cm³ für das Kaolin.

₁₂[X.]₂₀O₁₀-Einheiten. Jede dieser Wiederholungseinheiten besteht aus zwei verknüpften Glukosemolekülen, jedes der zwei Glukosemoleküle besitzt drei [X.] ([X.]), also sechs [X.] pro Wiederholungseinheit.

[X.]ie [X.]ichte von [X.]ellulose beträgt rund 1,5 g/cm³.

₂[X.]₅ ausgetauscht ist. [X.]n dem unten abgebildeten Beispiel ist an jedem der zwei Glukosemoleküle an zwei der drei [X.] das Wasserstoffatom [X.] gegen eine Ethylgruppe [X.]₂[X.]₅ ausgetauscht, so dass aus der [X.]ydroxygruppe O[X.] eine Ethoxy-gruppe O[X.]₂[X.]₅ wird. [X.]as entspricht einem [X.] von 2. [X.]er [X.] kann theoretisch maximal den Wert 3 annehmen, weil es drei [X.] pro Glukosemolekül gibt.

[X.]äufig wird anstelle des [X.] der Ethoxylgehalt in % angegeben.

Er lässt sich ermitteln, indem die Summe der [X.] ([X.]: 1, [X.]: 12, O: 16) der Ethoxygruppen durch die Summe der [X.] der gesamten Wiederholungseinheit geteilt wird.

[X.]urch die angehängten [X.], die von den [X.] abstehen, wird die [X.]ichte von [X.] im Vergleich zur [X.]ichte von [X.]ellulose mit steigendem [X.] geringer, da die Moleküle sperriger werden und sich nicht so dicht packen lassen. [X.]eshalb ist die [X.]ichte von [X.] stets geringer als die von [X.]ellulose, sie beträgt somit in jedem Fall weniger als 1,5 g/cm³.

Außer durch den [X.] bzw. Ethoxylgehalt können verschiedene [X.]n sich weiterhin durch ihre Kettenlänge, d.h. durch ihr Molekulargewicht unterscheiden. Mit steigender Kettenlänge steigt die Viskosität gelöster [X.] an, weil sich zwischen längeren Molekülen mehr Reibung einstellt.

Nach Kenntnis des [X.]s werden [X.]n derzeit häufig mit einem [X.] von ca. 2,5 angeboten, entsprechend einem Ethoxylgehalt von ca. 48,5 %, wobei die [X.]ersteller typischerweise eine Bandbreite von [X.]n verschiedener Viskositäten anbieten, z.B. von 4 [X.] bis 300 [X.], wobei die Viskosität i.d.R. für eine Lösung mit 5 Gew.-% [X.] in einem 80/20 Gemisch aus Toluol und Ethanol bei 25 °[X.] angegeben wird.

[X.]abei erfolgt die Variation der Viskosität durch Variation der Kettenlänge bzw. des Molekulargewichts, wobei der [X.] näherungsweise konstant bleibt und damit auch die [X.]ichte, die bei einem [X.] von ca. 2,5, entsprechend einem Ethoxylgehalt von ca. 48,5 %, ca. 1,14 g/cm³ beträgt.

[X.]ies trifft auch auf die von der Klägerin für ihre Viskositäts- und [X.]ichtemessungen verwendete [X.] „Ethyl [X.]ellulose Viscosity 4 [X.]“ der Fa. [X.] ([X.], Seite 1) zu und auch auf die [X.] „[X.]“ der [X.], mit der die Klägerin für ein filmbildendes Material und eine filmbildende Zusammensetzung entsprechend dem Ausführungsbeispiel 1 der [X.] [X.]ichten von 0,91 g/cm³ bzw. 0,93 g/cm³ ermittelt hat, siehe NiK24.

Es kann jedoch dahinstehen, ob [X.]n mit diesen [X.]en und [X.]ichtewerten auch vor dem [X.] des Streitpatents erhältlich waren. [X.]a der Anspruch 1 des Streitpatents im Merkmal [X.] lediglich eine Obergrenze für die Viskosität des filmbildenden Materials angibt, reicht es vorliegend aus, die Obergrenze der [X.]ichte von [X.] zu kennen, nämlich, dass die [X.]ichte jedenfalls weniger als 1,5 g/cm³ beträgt.

[X.]araus folgt, dass die [X.]ichte der filmbildenden Zusammensetzung, die der Fachmann entsprechend dem Ausführungsbeispiel 1 der [X.] herstellt – indem er zu einer Lösung („[X.]“) mit 25 Gew.-% [X.] (mit einer [X.]ichte von jedenfalls weniger als 1,5 g/cm³) in einem 60/40-Gemisch aus n-Propylacetat und n-Propanol (mit [X.]ichten von rund 0,9 bzw. 0,8 g/cm³) 3 Gew.-% Kaolin (mit einer [X.]ichte von rund 2,6 g/cm³) zusetzt – jedenfalls nicht mehr als ungefähr 1,0 g/cm³ betragen kann.

[X.]araus ergibt sich weiter, dass der in [X.] für die filmbildende Zusammensetzung der Ausführungsbeispiele 1 bis 7 angegebene Viskositätswert von „45 seconds using a Zahn #2 [X.]up Viscometer“, d.h. die kinematische Viskosität von 109 cSt, mit einer [X.]ichte von höchstens rund 1,0 g/cm³ zu multiplizieren ist, um die dynamische Viskosität der filmbildenden Zusammensetzung des Ausführungsbeispiels 1 zu erhalten. [X.]iese beträgt also höchstens ungefähr 109 [X.].

[X.]urch Weglassen des Kaolins wird die Flüssigkeit geringfügig fließfähiger und auch ihre [X.]ichte nimmt geringfügig ab. [X.]ie dynamische Viskosität des für das Ausführungsbeispiel 1 der [X.] angegebenen filmbildenden Materials (der „[X.]“ ohne das Kaolin „[X.] clay“) ist also geringfügig niedriger als die der filmbildenden Zusammensetzung (der „solution“ mit dem Kaolin „[X.] clay“), also jedenfalls etwas niedriger als ungefähr 109 [X.].

[X.]ie dynamische Viskosität des filmbildenden Materials, der „[X.]“ mit 25 Gew.-% [X.] in einem 60/40-Lösungsmittelgemisch aus n-Propylacetat und n-Propanol wird von der [X.]öhe des [X.]-Gewichtsanteils bestimmt: [X.]ie Viskosität sinkt mit sinkendem Gewichtsanteil der [X.], denn die Viskosität des Lösungsmittelgemisches allein, ohne [X.], liegt in der Nähe der Viskosität von Wasser, d.h. in der Nähe von 1 [X.].

[X.]ie gleiche [X.], die eine Viskosität von etwas weniger als ungefähr 109 [X.] hat, wenn sie gemäß dem Ausführungsbeispiel 1 der [X.] in einer Lösung von 25 Gew.-% vorliegt, hat somit, wenn sie entsprechend der [X.] des Anspruchs 1 in einer Lösung von nur 3 Gew.-% bei 25 °[X.] vorliegt, eine Viskosität von jedenfalls weit unter 100 [X.]. [X.]as entspricht dem Merkmal [X.] in allen Fassungen des Anspruchs 1.

[X.]ier zeigt sich auch, warum es nicht darauf ankommt, ob der Fachmann die Viskositätsmessungen – die er beim Nacharbeiten der Lehre der [X.] durchführt, um festzustellen, mit welcher [X.] er die für die filmbildende Zusammensetzung des Ausführungsbeispiels 1 angegebene Viskosität von „45 seconds using a Zahn #2 [X.]up Viscometer“ am besten trifft – bei z.B. 25 ° [X.] oder bei z.B. 20 °[X.] durchführt:

Misst er bei 25 °[X.], so entspricht das der Temperaturangabe des Merkmals [X.] und führt zur Auswahl einer [X.], die bei der [X.] eine Viskosität von weit unter 100 [X.] aufweist.

Misst er bei 20 °[X.], so führt das zu etwas höheren Viskositätsergebnissen, weil die Viskosität mit abnehmender Temperatur zunimmt, und somit dazu, dass er eine [X.] mit etwas niedrigerer Viskosität auswählt, um die in [X.] angegebene Viskosität von „45 seconds using a Zahn #2 [X.]up Viscometer“ zu treffen. [X.]ie so ausgewählte [X.] weist dann bei der [X.] eine noch niedrigere Viskosität auf.

[X.]arüber hinaus liegt die Viskosität der ausgewählten [X.] in jedem Fall so weit unter der im Merkmal [X.] auch in der engsten Fassung der [X.]ilfsanträge 2, 2´, 4 und 4´ angegebenen Obergrenze von „weniger als 100 [X.]“, dass es auch nichts ändert, wenn der Fachmann die Viskositätsmessungen bei einer Umgebungstemperatur von etwas über 25 °[X.] ausführt.

[X.]ass, wie von der Beklagten zutreffend ausgeführt, die [X.] die Temperatur, bei der die Viskosität der filmbildenden Zusammensetzung zu bestimmen ist, nicht eindeutig offenbart, bedeutet somit lediglich, dass das Merkmal [X.] nicht neuheitsschädlich offenbart ist. Es kann nichts daran ändern, dass das Merkmal [X.] sich beim Nacharbeiten der Lehre der [X.] ohne erfinderisches Zutun ergibt.

[X.]ie Beklagte hat geltend gemacht, selbst wenn der Fachmann aufgrund der Lehre der [X.] beim Nacharbeiten des Ausführungsbeispiels 1 zu einem filmbildenden Material mit einer dem Merkmal [X.] entsprechenden niedrigen Viskosität gelangt wäre, so hätte er dennoch dieses niedrigviskose filmbildende Material dann nicht verwendet, wenn er die Lehre der [X.] auf [X.] mit einer hohen Ausgangspermeabilität von mehr als 60 [X.]oresta anstelle der Ausgangspermeabilität von 32,6 [X.]oresta der bei den Ausführungsbeispielen der [X.] verwendeten [X.] angewendet hätte. [X.]enn der Fachmann hätte vorausgesetzt, dass zur Behandlung einer Papierumhüllung mit höherer Permeabilität auch eine filmbildende Zusammensetzung mit höherer Viskosität verwendet werden müsse. [X.]iese Argumentation findet jedoch keine Grundlage im Stand der Technik. [X.]enn die [X.] lehrt ausdrücklich, dass die Viskosität der filmbildenden Zusammensetzung sich nach der Auftragsmethode richtet, im Fall der [X.], die einen Auftrag durch [X.]ochgeschwindigkeitsdruckverfahren wie Tiefdruck oder Flexodruck vorsieht, also nach den Erfordernissen des ausgewählten [X.]ochgeschwindigkeitsdruckverfahrens, siehe Spalte 7, Zeilen 23 bis 30, insbesondere Zeilen 29 und 30 („the viscosity of the solution is controlled accordingly to be suitable with the high speed printing techniques“). [X.]ass die Viskosität der filmbildenden Zusammensetzung sich nach der Permeabilität der zu behandelnden [X.] richten solle, ergibt sich dagegen aus dem Stand der Technik nicht.

[X.]ie Beklagte hat weiter geltend gemacht, selbst wenn der Fachmann aufgrund der Lehre der [X.] beim Nacharbeiten des Ausführungsbeispiels 1 zu einer niedrigviskosen filmbildenden Zusammensetzung mit einem niedrigviskosen filmbildenden Material entsprechend dem Merkmal [X.] gelangt wäre und weiter die Lehre der [X.] – einschließlich der Verwendung dieser niedrigviskosen filmbildenden Zusammensetzung – auf [X.] mit einer Permeabilität von größer als 60 [X.]oresta entsprechend dem Merkmal E angewendet hätte, wäre er aufgrund der hohen Ausgangspermeabilität dieser [X.] nicht zu einer Permeabilität der behandelten Bereiche von weniger als 40 [X.]oresta entsprechend dem Merkmal F gelangt.

[X.]ies trifft nicht zu, da die [X.] nicht nur ausdrücklich lehrt, dass eine Permeabilität der behandelten Bereiche von 2 bis 6 [X.]oresta erreicht werden soll, siehe Spalte 5, Zeilen 57 bis 60. Sie lehrt vielmehr darüber hinaus auch, wie dies zu erreichen ist: [X.]n Spalte 7, Zeilen 30 bis 34 ist angegeben, dass der angestrebte [X.] der behandelten Bereiche einfach („readily“) dadurch erreicht werden kann, dass die filmbildende Zusammensetzung in mehreren [X.]urchgängen aufgetragen wird („readily achieved by applying the solution to the treated areas in multiple passes“), also so oft hintereinander, bis die Permeabilität der so behandelten Bereiche ausreichend niedrig ist.

Anspruchs 25 in der nach dem [X.]ilfsantrag 5 verteidigten Fassung ist dagegen durch den im Verfahren befindlichen Stand der Technik weder vorbekannt noch nahegelegt und damit patentfähig.

[X.]as [X.]erstellungsverfahren gemäß dem Anspruch 25 in dieser Fassung ist im Vergleich zum geltenden Anspruch 1 bzw. zum Anspruch 13 nach [X.]auptantrag unter anderem durch die folgenden Angaben weiter beschränkt:

Gemäß dem Merkmal 25[X.] muss die filmbildende Zusammensetzung eine wässrige Lösung, welche ein [X.] enthält, umfassen. Für diese wässrige Lösung ist im Merkmal 25G angegeben, dass das [X.] in einer solchen Menge enthalten sein muss, dass die wässrige Lösung einen Feststoffgehalt von mindestens 8 Gew.-% aufweist. Für das [X.] ist im Merkmal [X.] weiter angegeben, dass es eine Viskosität von weniger als 250 [X.] in einer wässrigen Lösung von 3 % Gewichtsanteil bei 25 °[X.] aufweisen muss. Gemäß dem zusätzlichen Merkmal 25M muss die filmbildende Zusammensetzung auf die Papierumhüllung in den behandelten Bereichen in einer Menge von 8 Gew.-% bis 20 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht der Umhüllung, aufgetragen werden.

[X.]ie Merkmale 25G, [X.] und 25M sind in Verbindung mit einer filmbildenden Zusammensetzung, die gemäß dem Merkmal 25[X.] ein [X.] enthält, durch den im Verfahren befindlichen Stand der Technik weder offenbart noch nahegelegt.

Soweit die Klägerin geltend gemacht hat, der Gegenstand des Anspruchs 25 ergebe sich ohne erfinderisches Zutun ausgehend von den Entgegenhaltungen [X.] und [X.] in Verbindung mit [X.] und [X.], vermag der [X.] dem nicht zu folgen.

[X.]ie [X.] lehrt in ihren Ausführungsbeispielen 1 bis 7, wie bereits zum Anspruch 1 ausgeführt, filmbildende Zusammensetzungen, die als filmbildendes Material eine Lösung aus einer 60/40 Mischung aus n-Propylacetat und n-Propanol, welche 25 Gew.-% [X.] enthält, umfassen. [X.]ie Viskosität dieser filmbildenden Zusammensetzungen soll mit Rücksicht auf ihre Auftragbarkeit durch [X.]ochgeschwindigkeitsdrucken „45 seconds using a Zahn #2 [X.]up Viscometer“ betragen (siehe Spalte 7, Zeilen 23 bis 59, insbesondere Zeilen 29 bis 30 sowie 43 bis 52).

[X.]ie [X.] offenbart zwar auch die Möglichkeit, als filmbildendes Material anstelle der in den Ausführungsbeispielen angegebenen Lösung mit [X.] eine wässrige Lösung zu verwenden, die entsprechend dem Merkmal 25[X.] ein [X.] enthält (siehe Spalte 4, Zeilen 57 und 58, „[X.] solutions which … include alginate“). [X.]ierzu sind jedoch keine Ausführungsbeispiele angegeben. Es ist daher in der [X.] auch nicht offenbart, welcher Feststoffgehalt (Merkmal 25G) und welche Viskosität des [X.]s (Merkmal [X.]) kombiniert werden müssten, um zu einer filmbildenden Zusammensetzung mit einer für den [X.]ochgeschwindigkeitsdruck geeigneten Viskosität zu gelangen.[X.]er [X.] ist zwar weiter auch entnehmbar, dass bei Verwendung von [X.] als filmbildendes Material in Verbindung mit Zigarettenpapier des Typs [X.] Grade 603 als Umhüllung Auftragsmengen von ca. 3 bis 4 g/m² erforderlich sind, um die in [X.] empfohlenen Permeabilitätswerte von 2 bis 6 [X.]oresta für die behandelten Bereiche zu erreichen (siehe die Ausführungsbeispiele 1 und 3, wo mit Auftragsmengen von 3,0 g/m² bzw. 3,4 g/m² Permeabilitätswerte von 3,1 [X.]oresta bzw. 3,2 [X.]oresta erreicht wurden). [X.]iese Auftragsmengen entsprechen bei einem Flächengewicht des verwendeten Zigarettenpapiers von 25 g/m² (siehe [X.], Seite 4) einer Menge von 12 Gew.-% bzw. 13,6 Gew.-% bezogen auf das Gewicht der Umhüllung.

Auch wenn gemäß [X.] und [X.] Zigarettenpapiere mit einer Permeabilität von mehr als 60 [X.]oresta kommerziell erhältlich waren und deshalb naheliegend war, die Lehre der [X.] auch auf solche Zigarettenpapiere anzuwenden, so lässt sich der [X.] jedoch nichts dazu entnehmen, welche Auftragsmengen erforderlich wären (Merkmal 25M), wenn anders als in den offenbarten Ausführungsbeispielen eine filmbildende Zusammensetzung mit [X.] in einer wässrigen Lösung als filmbildendes Material entsprechend dem Merkmal 25[X.] auf eine Umhüllung mit einer Permeabilität von mehr als 60 [X.]oresta entsprechend dem Merkmal 25E aufgetragen werden würde.

Es konnte auch nicht festgestellt werden, dass der Fachmann in naheliegender Weise zu einem Feststoffgehalt entsprechend dem Merkmal 25G, einer Viskosität entsprechend dem Merkmal [X.] und zu einer Auftragsmenge entsprechend dem Merkmal 25M in Verbindung mit einem [X.] entsprechend dem Merkmal 25[X.] gelangen konnte. [X.]enn hierzu reicht es nicht aus, festzustellen, dass der Fachmann ohne erfinderisches Zutun Versuche durchführen kann, um so zu geeigneten Werten für den Feststoffgehalt, die Viskosität und die Auftragsmenge zu gelangen. Vielmehr muss auch feststellbar sein, dass er mit diesen Versuchen zu den in den Merkmalen 25G, [X.] und 25M angegebenen Werten für den Feststoffgehalt, die Viskosität und die Auftragsmenge gelangt. [X.]ies ist vorliegend nicht gegeben:

Es ist nicht bekannt, welchen Feststoffgehalt ein filmbildendes Material mit einem [X.] in wässriger Lösung haben muss, damit eine dieses filmbildende Material umfassende filmbildende Zusammensetzung eine der Lehre der [X.] entsprechende Viskosität von „45 seconds using a Zahn #2 [X.]up Viscometer“ bzw. 109 cSt aufweist. [X.]er Feststoffgehalt könnte nicht nur entgegen dem Merkmal 25G weniger als 8 Gew.-% betragen, er könnte auch weniger als die im Merkmal [X.] als Messbedingung angegebenen 3 Gew.-% betragen.

[X.]m letzteren Fall könnte, weil die Viskosität mit steigendem [X.]anteil zunimmt, die Viskosität einer wässrigen Lösung mit 3 Gew.-% [X.] höher sein als die Viskosität der eine wässrige Lösung mit weniger als 3 Gew.-% [X.] umfassenden filmbildenden Zusammensetzung. Beträgt die Viskosität der filmbildenden Zusammensetzung 109 cSt und somit bei einer [X.]ichte der wässrigen Lösung von ungefähr 1 g/cm³ ungefähr 109 [X.], so könnte folglich die Viskosität einer wässrigen Lösung mit 3 Gew.-% des gleichen [X.]s entgegen dem Merkmal [X.] mehr als 250 [X.] betragen.

Auch bezüglich der erforderlichen Auftragsmengen lässt sich nicht feststellen, dass der Fachmann durch Versuche mit filmbildenden Zusammensetzungen, die ein [X.] in einer wässrigen Lösung umfassen, zu Werten entsprechend dem Merkmal 25M gelangt wäre.

[X.]ie von der Klägerin genannte Entgegenhaltung [X.] kann hierzu schon deshalb nichts beitragen, weil sie sich zwar auf wässrige Lösungen bezieht, diese sollen jedoch entgegen dem Merkmal 25[X.] andere Materialien als [X.] enthalten (siehe Spalte 2, Zeilen 63 bis 68). [X.]arüber hinaus sollen die wässrigen Lösungen gemäß [X.] entgegen dem Merkmal 25[X.] und entgegen der Lehre der [X.] nicht durch [X.]rucken aufgetragen werden, sondern durch Streichen, Rollen oder Sprühen (siehe in [X.] Spalte 3, Zeilen 22 bis 26), was dagegen spricht, dass für die wässrigen Lösungen der [X.] dieselbe Viskosität anzustreben ist wie für die durch [X.]rucken aufzutragende filmbildende Zusammensetzung der [X.]. Weiter soll gemäß [X.] die wässrige Lösung entgegen dem Merkmal [X.] und der Lehre der [X.] nicht in Form voneinander getrennter [X.] aufgetragen werden, sondern vollflächig, was dagegen spricht, dass im Fall der [X.] für das Zigarettenpapier insgesamt eine ebenso niedrige Permeabilität anzustreben ist wie in [X.] für die dortigen [X.] – auch deshalb ist eine Vergleichbarkeit bzw. Übertragbarkeit der erforderlichen Auftragsmengen nicht gegeben.[X.]m Ergebnis konnte nicht festgestellt werden, dass ein Verfahren gemäß dem Anspruch 25 nach [X.]ilfsantrag 5 mit den Merkmalen 25[X.], 25G, [X.] und 25M sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergab.

[X.]eshalb kann auch dahinstehen, ob sich aus der von der Klägerin weiter angeführten Entgegenhaltung [X.] ergibt, dass die in [X.] für die behandelten Bereiche gelehrte Permeabilität von 2 bis 6 [X.]oresta zwangsläufig einem [X.] von weniger als 5 cm-1 gemäß dem Merkmal 25L entspricht.

[X.]ie Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 [X.] [X.] § 92 Abs. 1 Satz 1 ZPO. Vor dem [X.]intergrund, dass die Beklagte den auf die Vorrichtung gerichteten Patentanspruch 1 mit den Fassungen nach [X.]auptantrag und den [X.] 0, 1, 1´, 2, 2´, 3, 3´, 4 und 4´ nicht erfolgreich verteidigen konnte, sondern sich nur der auf das Verfahren gerichtete und isoliert verteidigte Patentanspruch 25 in der beschränkten Fassung gemäß [X.]ilfsantrag 5, der einen gegenüber dem Vorrichtungsanspruch deutlich engeren Schutzbereich hat, als bestandsfähig erwies, bewertet der [X.] das Unterliegen der Beklagten auf 90% und das der Klägerin auf 10% des Gebührenstreitwerts.

[X.]ie Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 [X.] [X.] § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.