Bundespatentgericht, Beschluss vom 30.08.2010, Az. 30 W (pat) 61/09

Die Wort-/Bildmarke (farbig blau, rot)

ist für den Antragsgegner am 4. Mai 2007 als Marke angemeldet und am 31. Juli 2007 für folgende Waren und Dienstleistungen unter der Nummer 307 29 306 in das beim [X.] geführte Register eingetragen worden:

"Klasse 03:

Abbeizmittel; [X.]; Abschminkmittel; Adstringenzien für kosmetische Zwecke; Alaunsteine (antiseptisch); [X.] (Parfüm); Antistatika für Haushaltszwecke; Antitranspirantien (schweißhemmende Toilettenmittel); Aromastoffe, pflanzliche (ätherische Öle); [X.]; ätherische Essenzen; ätherische Öle; ätherische Öle von Zedernholz; Augenbrauenkosmetika; [X.]; [X.]; [X.] (ätherische Öle); Badesalze, nicht für medizinische Zwecke; Badezusätze, kosmetische; Bartfärbemittel; [X.]; Bergamotteöl; Bimsstein; Bleichcreme für die Haut; Bleichmittel (Wäscherei); Bleichmittel für kosmetische Zwecke; Bleichsalze;

(so unvollständig beantragt und registriert)

Klasse 08:

Bartschneidemaschinen; elektrische Manikürenecessaires; [X.] (elektrische und nicht elektrische); Etuis für Rasierapparate; [X.]; Federzangen; Feilen; Fingernagelpolierer (elektrisch oder nicht elektrisch); Fräsen (Handwerkzeuge); [X.] (handbetätigt, nicht elektrisch); Gabeln (Handwerkzeuge); Gartenmesser (kleine); Gartenscheren; Gartenwerkzeuge (handbetätigt); [X.]; Haarentfernungsgeräte (elektrische und nicht elektrische); Haarschneidemaschinen (elektrische und nicht elektrische); Hobel; Hobeleisen; Kratzer (Handwerkzeuge); nicht elektrische Manikürenecessaires; Meißel (handbetätigte Werkzeuge); Messer (Handwerkzeuge); Nagelfeilen (handbetätigt); Nagelfeilen (elektrisch); Nagelhautzangen; Nagelscheren (elektrisch oder nicht elektrisch); [X.]; Nagelzieher; Pedikürenecessaires; Pinzetten; Rasierapparate, elektrisch oder nicht elektrisch; Rasierklingen; Rasiermesser; Rasiermesserstreichriemen; [X.]; Schaber (Handwerkzeuge); Schleifgeräte für Messer und Klingen; Schleifscheiben (Handwerkzeuge); Schleifsteine; Schmirgelschleifscheiben; Schneidwerkzeuge; Tätowiergeräte; [X.]; [X.]; Wetzsteine; Wiegemesser; Wimpernzangen

Klasse 44:

ambulante Pflegedienstleistungen; Aromatherapie-Dienste; Beratungen in der Pharmazie; Betrieb von öffentlichen Bädern für Zwecke der Körperhygiene; Betrieb von Saunen; Betrieb von Solarien; Betrieb von Pflegeheimen; Betrieb von [X.]; Betrieb von [X.] Bädern; Dienstleistungen einer Kurklinik; Dienstleistungen eines Floristen; Dienstleistungen eines Friseursalons; Dienstleistungen eines Optikers; Dienstleistungen von Visagisten; Dienstleistungen von Erholungs- und Genesungsheimen; Dienstleistungen von Schönheitssalons; Durchführung von Massagen; Ernährungsberatung; Gesundheits- und Schönheitspflege; Gesundheitsberatung; [X.]; Krankenpflegedienste; Maniküre; physiotherapeutische Behandlungen; plastische und Schönheitschirurgie; Seniorenpflegedienste; Tätowieren; therapeutische Betreuung und ärztliche Versorgung."

Am 22. August 2007 hat die Antragstellerin beim [X.] die Löschung dieser Marke nach § 50 Abs. 1 [X.] wegen Bösgläubigkeit beantragt.

Dem am 31. Oktober 2007 zugestellten Löschungsantrag  hat der Markeninhaber am 24. Dezember 2007 widersprochen.

Folgender Sachverhalt liegt zu Grunde:

Die Beteiligten sind Wettbewerber auf dem Gebiet des Nagelstudio-Betriebs.

Der Antragsgegner betrieb in [X.] und [X.] ursprünglich zwei Nagelstudios unter dem Namen "[X.]". Mit Schreiben vom 16. Oktober 2006 ([X.]) wurde der Antragsgegner von der Firma "[X.]", [X.] unter Hinweis auf Markenschutzrechte aufgefordert, nicht mehr unter dem Namen "[X.]" tätig zu werden.

Für Frau [X.]… ist seit dem 24. Januar 2006 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 8 und 44 die nachfolgend wiedergegebene Marke 305 48 985 eingetragen:

Dieser Aufforderung kam der Antragsgegner in der Weise nach, dass er fortan die Bezeichnung "[X.]" verwendete; so wurde mit an die Firma "[X.]" gerichtetem Schreiben eines Versicherers vom 4. Dezember 2006 ein Versicherungsschein übersandt (Anlage zum Schriftsatz vom 31. Januar 2008). Eine die die Bestellung von T-Shirts an das Nagelstudio [X.] des Antragsgegners adressierte Rechnung datiert vom 24. Januar 2007 (Anlage zum Schriftsatz vom 31. Januar 2008).

Mit Anwaltsschreiben vom 5. März 2007 (Anlage AG 7) des Vertreters der Inhaberin der Marke 305 48 985; Frau [X.]…, wurde der Antragsgegner aufgefordert, eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben, weil er durch den Betrieb eines Geschäfts unter dem Namen "[X.]" Markenrechte der Frau [X.]… verletze. Gemäß [X.] Versicherung (Anlage zum Schriftsatz vom 31. Januar 2008) des Vertreters des Antragsgegners suchte der Antragsgegner seinen Vertreter am 9. März 2007 zur Besprechung auf. Mit Antwort durch [X.] vom 20. März 2007 (Anlage AG 8) wies der Antragsgegner darauf hin, dass die Benutzung der Kennzeichnung "[X.]" auf das Schreiben der Frau [X.]… vom 16. Oktober 2006 sofort eingestellt worden sei. Zugleich erteilte der Antragsgegner, wie anwaltlich versichert, Auftrag zu einer Markenanmeldung. Die Anmeldung der eingangs dargestellten Wort-/Bildmarke erfolgte am 4. Mai 2007; die dazu vorgenommene Recherche des Vertreters des Antragsgegners hatte zu der am 9. März 2007 von der Antragstellerin für Waren und Dienstleistungen der Klassen 3 und 44 angemeldeten Wortmarke 307 056 78.3 "Nagelstudio [X.]" geführt, die am 17. Oktober 2007 eingetragen worden ist.

Mit Anwaltsschreiben vom 4. Mai 2007 des [X.] wurde die Antragstellerin auf eine böswillige Markenanmeldung ihrerseits hingewiesen und zur Übertragung ihrer Markenanmeldung aufgefordert (Anlage zum Schriftsatz des Vertreters der Antragstellerin vom 11. Juni 2008).

Die vom Antragsgegner am 17. Oktober 2007 beantragte Löschung der Marke 307 056 78.3 "Nagelstudio [X.]" wegen Bösgläubigkeit wurde durch Beschluss des Patentamts vom 24. April 2008 zurückgewiesen.

[X.] [X.]s hat mit Beschluss vom 17. Februar 2009 die Eintragung der Marke 307 29 306 gelöscht, weil der Antragsgegner zum Zeitpunkt der Anmeldung bösgläubig gewesen sei; er habe zum Zeitpunkt der Anmeldung seiner Wort-/Bildmarke gewusst, dass die Antragstellerin zuvor die Wortmarke "Nagelstudio [X.]" angemeldet habe; die Anmeldung sei erfolgt, um die Antragstellerin in der Benutzung ihrer Marke zu behindern.

Der Antragsgegner hat Beschwerde eingelegt. Er hält mit näheren Ausführungen Bösgläubigkeit nicht für gegeben, vielmehr habe er anerkennenswerte Gründe für die Anmeldung gehabt, weil er bereits seit 2006 Nagelstudios unter dem Namen "[X.]" betreibe, nachdem ihm die Benutzung der Bezeichnung "[X.]" untersagt worden sei. Die Markenanmeldung der Antragstellerin sei nach diesem Zeitpunkt eingereicht worden; Recherchen im März 2007 in Telefonbüchern und im Handelsregister hätten keinen Hinweis auf ein "Nagelstudio [X.]" ergeben. Die Antragstellerin habe keinen wertvollen Besitzstand an der Bezeichnung "[X.]" erworben.

Der Beschwerdeführer/Antragsgegner beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss kostenpflichtig aufzuheben und den Löschungsantrag zurückzuweisen,

Die Beschwerdegegnerin/Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Antragstellerin hält mit näheren Ausführungen Bösgläubigkeit für gegeben, weil ihre Markenanmeldung dem Antragsgegner bekannt gewesen sei. Für sie bestehe ein schutzwürdiger Besitzstand; sie betreibe seit 2005 ein Nagelstudio mit der Bezeichnung "[X.]" in [X.], wie es sich aus dem Schreiben der Vermieterin vom 10. Mai 2006 ergebe (Anlage zum Schriftsatz vom 20. August 2007). Dem Antragsgegner gehe es um die Störung ihres Besitzstandes.

Die Beschwerde des Markeninhabers/Antragsgegners ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg. Die von der Markenabteilung 3.4. des [X.]s getroffenen Feststellungen tragen nicht die Annahme, dass der Antragsgegner die Marke 307 29 306 bösgläubig angemeldet hat. Die Löschung einer Marke kann nur erfolgen, wenn sich das behauptete [X.] zweifelsfrei feststellen lässt (vgl. [X.], 155 - [X.]). Zu berücksichtigen sind dabei alle erheblichen Faktoren (vgl. [X.], 361, 363 Nr. 37, 38 - Goldhase). Davon kann nach dem ergänzenden Vorbringen in der Beschwerdeinstanz nicht ausgegangen werden. Der angefochtene Beschluss war daher aufzuheben und der Löschungsantrag zurückzuweisen.

Bösgläubigkeit eines Anmelders i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 10 [X.] liegt vor, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig - im Sinne wettbewerbsrechtlicher Unlauterkeit - erfolgt ist ([X.], 510, 511 - S. 100).

Auszugehen ist davon, dass ein Anmelder nicht schon deshalb unlauter handelt, weil er weiß, dass ein anderer dasselbe (oder ein verwechselbar ähnliches) Zeichen für dieselben Waren und Dienstleistungen benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben. Es müssen vielmehr besondere Umstände hinzutreten, die das Verhalten des Anmelders als wettbewerbswidrig erscheinen lassen. Solche besonderen Umstände können darin liegen, dass der [X.] in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder ähnliche Waren und Dienstleistungen die gleiche (oder eine zum Verwechseln ähnliche) Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des [X.] des Vorbenutzers in der Absicht anmeldet, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren. Sie können aber auch darin liegen, dass der [X.] die mit der Eintragung des Zeichens kraft Markenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des [X.] einsetzt (st. Rspr.; vgl. [X.], 917, 918 [Nr. 20] - [X.]; [X.],  621,  623  [Nr. 21] - [X.]; [X.], 160, 161 [Nr. 18] - [X.]; GRUR 2004, 510, 511 - S. 100; [X.], 1032, 1034 - [X.] 2000; GRUR 1998, 1034, 1037 - [X.]). Ein solcher zweckfremder Einsatz liegt insbesondere dann vor, wenn die Anmeldung zu dem Zweck erfolgt, ein anderes Unternehmen unter Druck zu setzen und von diesem (finanzielle) Gegenleistungen zu erzwingen (vgl. [X.], 242, 244 - Classe E; [X.]/Klippel, § 50 Rn. 16). An die Feststellung einer Behinderungsabsicht sind dabei keine zu hohen Anforderungen zu stellen. So können auch aus dem sonstigen Verhalten des [X.] Rückschlüsse auf seine ursprünglichen Absichten gezogen werden ([X.], in: [X.]/Hacker, [X.], 9. Aufl., § 8 Rn. 559). Die Absicht, die Marke zweckfremd als Mittel des [X.] einzusetzen, braucht auch nicht der einzige Beweggrund für die Anmeldung zu sein; vielmehr reicht es aus (ist aber auch erforderlich), wenn (dass) diese Absicht das wesentliche Motiv war (BGH [X.], 1032, 1034 - [X.] 2000; [X.], 621, 624 [Nr. 32] - [X.]; [X.], 917, 918 [Nr. 23] - [X.]; [X.], in: [X.]/Hacker, a. a. [X.], § 8 Rn. 441).

Nach diesen Grundsätzen sind im vorliegenden Fall die Voraussetzungen für eine Löschung der verfahrensgegenständlichen Marke wegen Bösgläubigkeit des Antragsgegners im Anmeldezeitpunkt nicht gegeben.

Eine Löschung der Streitmarke unter dem Gesichtspunkt der Störung eines schutzwürdigen [X.] kommt nicht in Betracht, da die Antragstellerin einen solchen Besitzstand nicht dargetan hat. Ein schutzwürdiger Besitzstand setzt voraus, dass der Vorbenutzer das betreffende Zeichen tatsächlich für seine geschäftliche Betätigung im Zusammenhang mit den in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen, also als Marke benutzt und das Zeichen dadurch eine hinreichende Bekanntheit im Verkehr erlangt hat ([X.], in: [X.]/Hacker, a. a. [X.], § 8 Rn. 551 ff.). Dafür ist hier nichts ersichtlich. Die Antragstellerin hat lediglich vorgetragen, dass sie in dem maßgeblichen Zeitraum vor Anmeldung der Streitmarke in [X.] Nagelstudios unter der Bezeichnung "[X.]" geführt und seit 2005 ein Nagelstudio unter der Bezeichnung "[X.]" in [X.] betreibe. Dabei mag es sich um Aktivitäten gehandelt haben, durch die möglicherweise ein gegenüber der Streitmarke prioritätsälteres Unternehmenskennzeichen nach § 5 Abs. 2 [X.] entstanden ist (vgl. dazu Hacker, in: [X.]/Hacker, a. a. [X.], § 5 Rn. 42 f.); ein durch werbende Tätigkeit entstandener markenmäßiger Besitzstand ist damit aber nicht dargetan. Angaben, aus denen sich Schlussfolgerungen über die Nutzung bzw. Stellung des Zeichens im Markt hätten ziehen lassen, (vgl. [X.], 510, 511 - S. 100) sind nicht erfolgt.

Es lässt sich auch nicht feststellen, dass der Antragsgegner die Streitmarke - zumindest auch - in der Absicht angemeldet hat, diese zweckwidrig als Mittel des [X.] einzusetzen. Es kann insbesondere nicht davon ausgegangen werden, dass es ein Zweck der Anmeldung war, unberechtigte Geldforderungen gegen die Antragstellerin durchzusetzen. Allerdings dürfen an die Feststellung der Behinderungsabsicht keine zu hohen Anforderungen gestellt werden. Es handelt sich um ein subjektiv geprägtes Tatbestandsmerkmal, dessen Vorliegen regelmäßig nur indirekt anhand objektiver Gegebenheiten festgestellt werden kann (vgl. [X.], 744, 748 - S. 100 m. w. N.).

Die Antragstellerin weist allerdings zutreffend darauf hin, dass dem Antragsgegner bei Anmeldung der Streitmarke ihre Markenanmeldung bekannt war und dass ihre Marke auch den Wortbestandteil "[X.]" enthält. Demgegenüber beruft sich der Antragsgegner unter Vorlage von Nachweisen darauf, dass er die Bezeichnung "[X.]" seit [X.] 2006 nach Erhalt des Schreibens der Inhaberin der Marke 305 48 985 "[X.]" vom 16. Oktober 2006 die Bezeichnung "[X.]" benutzt und den Auftrag zur Anmeldung der Streitmarke am 9. März 2007 nach Erhalt der Unterlassungserklärung erteilt hat, um die Rechte als Marke in der konkreten Ausgestaltung zu schützen. Erst nach Untersagung der Benutzung der Bezeichnung "[X.]" bestand für ihn damit Anlass, eine andere Kennzeichnung zu verwenden.

Für diese Darstellung sprechen die von ihm vorgelegten Schreiben von Frau [X.]…, die Vorlage des [X.], die Vorlage der Rechnung über die Lieferung von T-Shirts, die Vorlage des Schreibens des Vertreters der Frau [X.]… sowie die eidesstattliche Versicherung seines Vertreters.

Dass es dem Antragsgegner - zumindest im wesentlichen - um die Störung eines schutzwürdigen [X.] oder um die Erlangung eines Druckmittels bzw. um die Durchsetzung - objektiv nicht berechtigter - Geldforderungen gegangen wäre, ist objektiv nach den Umständen nicht dargetan und lässt sich aufgrund seiner dargelegten berechtigten eigenen wirtschaftlichen Aktivitäten nicht feststellen. Wie nachgewiesen, ist der der Antragsgegner seit 2006 in dem durch die Streitmarke abgedeckten Produkt- und Dienstleistungsbereich tätig.

Auf die Beschwerde des Antragsgegners ist deshalb der Beschluss der Markenabteilung aufzuheben und der Löschungsantrag zurückzuweisen.

Die Aufhebung betrifft auch die vom Patentamt getroffene Kostenauferlegung, nachdem der Antragsgegner mit seiner Beschwerde durchdringt. Gleiches gilt hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens, so das es bei der Grundregel verbleibt, dass jeder Verfahrensbeteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst trägt (§ 71 Abs. 1 [X.]). Billigkeitsgesichtspunkte, die für eine Kostenauferlegung sprechen könnten, sind nicht ersichtlich.