Bundespatentgericht, Beschluss vom 07.06.2010, Az. 27 W (pat) 231/09

Das [X.] hat zunächst mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 vom 15. April 2008 die Anmeldung der Bezeichnung

AssayBuilder

für die Waren

nach § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 [X.] als nicht unterscheidungskräftige und freihaltungsbedürftige Angabe zurückgewiesen. Auf die Erinnerung der Anmelderin hat sie mit Beschluss vom 24. Juli 2009 den [X.] aufgehoben, soweit die Anmeldung für "Mikroskope und deren Teile" zurückgewiesen worden war; im Übrigen hatte die Erinnerung der Anmelderin keinen Erfolg. Dies ist damit begründet, dass "[X.]" das [X.] Wort für "Prüfung, Probe, Untersuchung, Prüfverfahren" sei und "builder" u.a. "Er[X.]" bedeute. In Kombination bedeute das Zeichen daher "Probenersteller, [X.]". Damit eigne sich das Zeichen zur unmittelbaren Beschreibung der Ware "Software"; denn es bringe zum Ausdruck, dass die so gekennzeichnete Software dazu diente, Prüfverfahren zu erstellen bzw. zu entwickeln; es stelle daher eine Zweck- oder Inhaltsangabe für die Ware "Software" dar.

Mit ihrer Beschwerde macht die Anmelderin im Wesentlichen geltend, die von der Markenstelle angenommene Übersetzung der [X.] sei unzutreffend. So sei den [X.] Abnehmern von Software die (an sich mögliche) Übersetzung von "[X.]" als "Probe; Prüfverfahren" unbekannt; zudem beziehe sich "[X.]" auf chemische oder biologische Proben, wozu der weitere Begriff "builder" nicht passe. "Builder" könne nicht mit "Er[X.]" übersetzt werden, sondern deute in Verbindung mit Software allenfalls auf Trainer oder Training hin. Die Übersetzung der Kombination als "Probener[X.], Prüfverfahrener[X.], [X.], [X.], [X.], [X.]" sei inhaltsleer, da sie keinen sinnvollen Bedeutungsgehalt hätten; allenfalls könnten die Abnehmer Mutmaßungen über die Bedeutung der Bezeichnung anstellen, was aber für eine Schutzversagung nicht ausreiche. Im Ergebnis stelle die [X.] somit ein Kunstwort dar, welches sich für eine Beschreibung von Eigenschaften der beanspruchten Ware Software nicht eigne. Wegen des unklaren [X.] könne ihr auch nicht die Unterscheidungskraft abgesprochen werden. Für die Schutzfähigkeit spreche auch die Eintragung der englischsprachigen Bezeichnung als Marke in [X.].

Im Beschwerdeverfahren hat die Anmelderin das Warenverzeichnis auf "Mikroskope und deren Teile; Software (ausgenommen Software zur Erstellung von Prüfverfahren und/oder Proben)" beschränkt.

Die Anmelderin beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 des [X.] vom 15. April 2008 und 24. Juli 2009 aufzuheben, soweit die Anmeldung hierin für die Ware "Software (ausgenommen Software zur Erstellung von Prüfverfahren und/oder Proben)" zurückgewiesen wurde.

Ihren zunächst gestellten Hilfsantrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 27. Mai 2010 zurückgenommen.

A. Nachdem die Anmelderin ihren Hilfsantrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung zurückgenommen hat und auch der Senat eine solche nicht für sachdienlich erachtet, kann im schriftlichen Verfahren entschieden werden.

B. Die nach § 66 [X.] zulässige Beschwerde hat auch nach der Einschränkung des [X.] keinen Erfolg. Zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat zur Vermeidung von Wiederholungen anschließt, hat die Markenstelle der angemeldeten Bezeichnung die Eintragung nach § 37 Abs. 1 [X.] teilweise für Software versagt, weil ihr jedenfalls die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] erforderliche Unterscheidungskraft fehlt; ob sie daneben auch freihaltungsbedürftig [X.] § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] ist, kann dahinstehen. Die Beschwerdebegründung bietet ebensowenig wie die Einschränkung des [X.] Anlass für eine abweichende Beurteilung.

1. Nach der Rechtsprechung des [X.], welche nach Art. 234 EGV, Art. 101 [X.] für alle nationalen Gerichte in allen Entscheidungen bindend ist, da die Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] auf die Vorgaben des Art. 3 Abs. 1 Buchst. b) der [X.] zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ([X.]. [X.] vom 11.2.1989) zurückgeht und die Auslegung der europarechtlichen Normen dem [X.] als [X.] vorbehalten ist, ist für die Beurteilung, ob einer angemeldeten Bezeichnung die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, auf die Hauptfunktion einer Marke abzustellen; danach soll diese den Abnehmern die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen garantieren, indem sie es ihnen ermöglicht, diese ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden (vgl. [X.] WRP 2002, 924, 927 [Rz. 30] – [X.]/[X.]; [X.], 943, 944 [Rz. 23] - [X.]. 2; [X.], 229, 230 [Rz. 27] - BioID). Unter Berücksichtigung des Allgemeininteresses an der nicht ungerechtfertigten Einschränkung der Verfügbarkeit der angemeldeten Kennzeichnung für die anderen Wirtschaftsteilnehmer, die entsprechende Waren oder Dienstleistungen anbieten (vgl. [X.] [X.], 943, 944 [Rz. 26] - [X.]. 2), ist deshalb die Unterscheidungskraft einer angemeldeten Bezeichnung zu verneinen, wenn diese nicht geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, in der Anschauung ihrer durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen (vgl. [X.] GRUR 2003, 604, 607 [Rz. 46] – [X.]; [X.], 943, 944 [Rz. 24] – [X.]. 2) Abnehmer als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. [X.] WRP 2002, 924, 930 [Rz. 35] - [X.]/[X.]; [X.] 2003, 187, 190 [Rz. 41] - Gabelstapler; [X.] 2005, 22, 25 f. [Rz. 33] - Das Prinzip der Bequemlichkeit).

b) Dies ist bei der vorliegend zu beurteilenden angemeldeten Kennzeichnung der Fall, weil sie auch nach der Einschränkung des [X.] nur einen im Vordergrund stehenden, die beanspruchte Ware beschreibenden Begriffsinhalt hat (vgl. [X.], 1151, 1153 – marktfrisch; GRUR 2003, 1050, 1051 - [X.]; [X.], [X.], 162, 163 m. w. N. – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION ).

c) Soweit die Anmelderin behauptet, eine Schutzfähigkeit ergebe sich bereits daraus, dass es sich bei der [X.] um ein Kunstwort handele, welches bislang für die beanspruchten Ware nicht beschreibend verwendet werde, kann dem nicht gefolgt werden. Denn nach der Rechtsprechung des [X.] reicht es für eine Schutzversagung bereits aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (vgl. [X.] GRUR 2003, 58, 59 [Rz. 21] - [X.]; [X.] 2003, 450, 453 [Rz. 32] - [X.]; [X.] 2004, 99, 109 [Rz. 97] - [X.]; [X.] 2004, 111, 115 [Rz. 38] - [X.]); dies gilt auch für ein zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach diesen Vorgaben für sich genommen schutzunfähig sind, sofern das [X.] infolge einer ungewöhnlichen Veränderung - etwa syntaktischer oder semantischer Art - nicht hinreichend weit von der bloßen Zusammenfügung ihrer schutzunfähigen Bestandteile abweicht (vgl. [X.] [X.] 2004, 99, 109 [Rz. 98] - [X.]; [X.] 2004, 111, 115 [Rz. 39 f.] – [X.]; [X.], 943, 944 [Rz. 28] - [X.]. 2; [X.], 229, 230 [Rz. 29] - BioID; [X.] 2007, 204, 209 [Rz. 77 f.] - [X.]). Da es dem menschlichen Sprachvermögen aber eigen ist, auch neuen Wörtern eine Bedeutung zuzuweisen (vgl. [X.] WRP 2002, 982, 984 - [X.]), kommt eine Schutzfähigkeit für eine Wortneubildung nur in Betracht, wenn feststeht, dass es dem Durchschnittsverbraucher auch auf der Grundlage dieses allgemeinen menschlichen Sprachvermögens nicht möglich ist, der als Marke angemeldeten neuen Bezeichnung irgendeine Bedeutung beizulegen, oder ihm dies erst nach umfänglichen intensiven analysierenden Gedankenschritten, zu denen der Verkehr aber nach ständiger Rechtsprechung gerade nicht neigt (st. Rspr., vgl. [X.] GRUR 1992, 515, 516 – [X.]; [X.] GRUR 195, 408, 409 – [X.]) möglich ist. Hiervon kann aber bei der vorliegenden [X.] nach den nachfolgenden Ausführungen nicht ausgegangen werden.

d) Schon aus der Binnengroßschreibung des Buchstabens "B" in der [X.] ergibt sich für das Publikum ohne Weiteres, dass die angemeldete Bezeichnung aus den zwei Wörtern "Assay" und "Builder" zusammengesetzt ist. Soweit die Anmelderin geltend macht, die Bedeutung eines dieser Begriffe oder gar beider Begriffe sei den Abnehmern von Software unbekannt, kann dem nicht gefolgt werden. Gerade auf dem Gebiet der Informationstechnologie ist die Verwendung [X.]r Wörter besonders häufig und damit allen potentiellen Abnehmern von Software geläufig. Da es für eine Schutzversagung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] ausreicht, wenn ein nicht nur unmaßgeblicher Teil des Publikums die im Vordergrund stehende beschreibende Bedeutung der [X.] versteht, kommt auf diesem Gebiet eine Schutzgewährung wegen fehlendem Verständnis eines verwendeten [X.]n Begriffs nur in Betracht, sofern es sich um ganz seltene Begriffe handelt, welche darüber hinaus auch bislang nicht in Zusammenhang mit der beanspruchten Hard- oder (wie hier) Software verwendet werden. Hierzu gehören aber die beiden [X.]n Wörter "[X.]" und "builder", die zum [X.]n Grundwortschatz zu zählen sind, nicht.

e) Wie auch die Anmelderin letztlich nicht abstreitet, steht der Begriff "[X.]", wie von der Markenstelle unter Bezugnahme auf ein englisch-deutsches Großwörterbuch ausgeführt, für "Prüfung, Probe, Untersuchung, Prüfverfahren". Ob der weitere Begriff "builder" u. a. im Sinne von "([X.]", wie die Markenstelle unter Hinweis auf das vorgenannte Wörterbuch ausgeführt hat und was auch aus weiteren bekannten Belegstellen ergibt (vgl. Duden-Oxford - Großwörterbuch [X.]. 3. Aufl. [X.] 2005 [CD-ROM], Stichwort "builder"; http://dict.leo.org/ende?lp=ende&lang=de&searchLoc=0&cmpType=relaxed§Hdr=on&spellToler=&search=builder), oder, wie die Anmelderin meint, im Sinne von "Trainer, Training" zu verstehen ist, kann auf sich beruhen, da in beiden Fällen der Gesamtbezeichnung eine beschreibende Bedeutung zukommt.

f) In ihrer Verbindung beider Begriffe wird das Publikum die [X.] aber ohne Mühe im Sinne von "[X.]) [X.] " oder "[X.]" verstehen. In beiden Bedeutungen ergibt sich für es aber damit nur eine im Vordergrund stehende beschreibende Bedeutung der [X.].

g) Dabei ist die Bedeutung der [X.] auf jegliche Art von Software zu beziehen. Soweit die Anmelderin mit Schriftsatz vom 27. Mai 2010 ihr Warenverzeichnis auf "Software (ausgenommen Software zur Erstellung von Prüfverfahren und/oder Proben)" einzuschränken meinte, handelt es sich nach den Vorgaben des [X.] (vgl. [X.] [X.], 674, 679 [Rz. 114 f.] - Postkantoor) um keine wirksame Einschränkung des [X.]. Danach kommt eine Einschränkung auf Waren, die bloß ein bestimmtes Merkmal - hierzu gehören nicht nur bestimmte Eigenschaften der betreffenden Waren oder Dienstleistungen, sondern auch Inhalts- oder Zweckbestimmungen - nicht haben sollen, nicht in Betracht. Bei Software handelt es sich aber um den Sammelbegriff für die Gesamtheit ausführbarer Programme und die zugehörigen Daten; sie dient dazu, Aufgaben zu erledigen, indem sie von einem [X.] ausgewertet wird und so softwaregesteuerte Geräte, die einen Teil der Hardware bilden, in ihrer Arbeit beeinflusst (vgl. [X.]). Da Software austauschbar, aktualisierungsfähig, korrigierbar und erweiterbar ist (vgl. a. a. O.), ist sie nicht von vornherein nur auf die Erledigung bestimmter Aufgaben begrenzbar. Damit handelt es sich aber bei Software nicht um eine Sammelbezeichnung für bestimmte Einzelwaren, die - ähnlich wie etwa bei Bekleidung die Einzelwaren Hemd, Hose, Jacke oder Kostüm - aus sich heraus gegeneinander abgrenzbar sind und aus diesem Grund auch auf dem Markt getrennt voneinander gehandelt würden; insbesondere wird eine bestimmte "Software zur Erstellung von Prüfverfahren und/oder Proben" nicht als Einzelware gehandelt. Damit handelt es sich aber bei der von der Anmelderin vorgenommenen Einschränkung nur um die Angabe von (an sich möglichen bzw. aufgrund der vorgenannten Veränderbarkeit von Software jederzeit integrierbaren) Merkmalen, welche die von ihr beanspruchten Ware nicht haben soll, indem sie nicht der Erledigung solcher Aufgaben dienen soll; ob die von ihr tatsächlich angebotene Software sich aber zur Durchführung solcher Aufgaben tatsächlich eignet oder nicht, kann der Abnehmer nicht von vornherein beurteilen, sondern erst, nachdem er die Software auf ihre vorhandenen Eigenschaften geprüft hat. Da die von der Anmelderin vorgenommene Einschränkung somit nicht wirksam ist, ist der Beurteilung der Schutzfähigkeit weiterhin Software als solche zugrunde zu legen.

h) Damit hängt die Beurteilung der Schutzfähigkeit der [X.] davon ab, ob das Publikum, welches ihr in Zusammenhang mit Software begegnet, annehmen kann, mit ihr solle bloß in sachlicher Hinsicht darauf hingewiesen werden, dass sie sich für die Durchführung von Proben oder Prüfverfahren oder - soweit mit der Anmelderin die [X.] allenfalls im Sinne von "[X.]" bzw. "-training" verständlich sein soll - zum Trainieren (im Sinne einer intensiven Fortbildung) der Durchführung von Proben oder Prüfverfahren geeignet und bestimmt ist. Dies hält der Senat aber mit der Markenstelle für nahe liegend. Damit kann aber nicht angenommen werden, das Publikum werde die [X.] als Hinweis auf die Herkunft der damit gekennzeichneten Software aus einem bestimmten Unternehmen ansehen, was aber für die Bejahung der Unterscheidungskraft § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] und damit der Eintragbarkeit der [X.] für die noch streitgegenständliche Ware erforderlich wäre.

i) Soweit die Anmelderin hiergegen eingewandt hat, die Eintragung der [X.] im Markenregister der [X.] weise indiziell auf ein anderes Verständnis hin, kann dem nicht gefolgt werden. Eintragungen in [X.] belegen nur den Verwendungwillen der Anmelder und Inhaber der betreffenden Marken und sind somit als Nachweis für ein bestimmtes Verständnis der Abnehmer der mit der betreffenden Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen von vornherein ungeeignet. Soweit die Eintragung auf der Prüfung dieses Verständnisses seitens der potentiellen Abnehmer durch die Eintragungsbehörde beruht, könnte die Eintragung zwar grundsätzlich als Indiz für dieses gewertet werden, dies setzt aber voraus, dass in nachprüfbarer Form die Einzelheiten des Prüfverfahrens bekannt sind. Die Markeneintragung in [X.] ist aber schon nach ihren rechtlichen Voraussetzungen mit der Prüfung nach der [X.] Markenrichtlinie bzw. dem [X.] Markengesetz nicht vergleichbar; darüber hinaus käme der Eintragung in [X.] nur ein Indiz für das Verständnis der nordamerikanischen Verbraucher zu, welches, auch soweit es um originär englischsprachige Begriffe geht, von dem hier allein maßgeblichen Verständnis der inländischen Verbraucher nicht nur in sprachlicher Hinsicht, sondern auch wegen der abweichenden Kennzeichnungsgewohnheiten auf den jeweiligen Märkten abweichen kann. Ungeachtet dessen würde selbst die nationale oder [X.] Eintragung einer vergleichbaren Marke an der fehlenden Schutzfähigkeit für die vorliegend zu beurteilende [X.] nichts ändern, da ein Anmelder aus der Schutzgewährung für andere Marken keinen Anspruch auf Eintragung ableiten kann (vgl. [X.], [X.], 667, 668 [Rz. 15 ff.] -

2. Da die Markenstelle somit im Ergebnis der [X.] zutreffend die Eintragung wegen eines jedenfalls nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] bestehenden Schutzhindernisses teilweise für die noch streitgegenständliche Ware