Bundespatentgericht, Beschluss vom 22.03.2018, Az. 26 W (pat) 25/15

Die am 2. Mai 2012 angemeldete Wortmarke 30 2012 027 928

[X.] Plus

ist am 22. Mai 2012 als Marke für Waren und Dienstleistungen der Klassen 11, 34 und 35 in das beim [X.] ([X.]) geführte Register eingetragen worden.

Die Antragstellerin zu 1.) hat im Verfahren [X.] 110/13 [X.] am 5. April 2013 beim [X.] die [X.]ung dieser Marke wegen absoluter [X.]chutzhindernisse gemäß §§ 54, 50 Abs. 1 [X.] beantragt, weil sie entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] eingetragen worden sei.

Der Antragsteller zu 2.) hat im Verfahren [X.] 111/13 [X.] am 12. April 2013 beim [X.] ebenfalls einen [X.]ungsantrag wegen absoluter [X.]chutzhindernisse gestellt, weil die angegriffene Marke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2, 3 und 10 [X.] registriert worden sei. Er hat ferner beantragt, der Markeninhaberin die Kosten des [X.]ungsverfahrens aufzuerlegen.

Die Antragstellerin zu 1.) hat die Ansicht vertreten, die Wortmarke sei freihaltebedürftig gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.], weil sie Teil der schon seit Jahren von sämtlichen Herstellern verwendeten allgemein üblichen Bezeichnung „[X.] [X.] Plus“ für sog. Verdampfer der elektronischen Zigarette sei, die seit mindestens 2011 von den Firmen [X.], [X.] und [X.] in den Verkehr gebracht würden. „[X.]“ sei das Kürzel für „[X.]“, die Ziffer „4“ kennzeichne das jeweilige Modell und „Plus“ stehe für die Verwendung langer Dochte. Zum Nachweis hat sie sich auf ein Angebot von [X.] vom 18. Mai 2011 bezogen, das nicht von der Markeninhaberin stamme.

Der Antragsteller zu 2.) hat zur Frage der Freihaltebedürftigkeit vorgetragen, „[X.] Plus“ sei die Modell- bzw. Typenbezeichnung für einen Verdampfer kombiniert mit einem durchsichtigen Tank für das Liquid einer elektronischen Zigarette. Es existierten inzwischen mehrere Entwicklungsstufen von [X.]n, die je nach Generation als „[X.]“, [X.]2“, [X.]3“, „[X.]“, „[X.]+“, „[X.]5“ und „[X.]5+“ bezeichnet würden. Die [X.] der 4. Entwicklungsstufe, also die „[X.]“ und „[X.]+“, seien erstmals im [X.] produziert worden. Die [X.] „[X.]+“ seien unter dieser Bezeichnung seit Oktober 2011 von [X.] nach [X.] verschifft und [X.] Händlern angeboten worden. Zum Nachweis hat der Antragsteller zu 2.) zahlreiche Offerten [X.] Firmen aus den Monaten März und April 2012 sowie zahlreiche Rechnungen über den Weiterverkauf der Verdampfer, u. a. aus dem Monat Februar 2012, vorgelegt. E-Zigaretten und deren Zubehör würden fast ausschließlich in [X.] von einer Vielzahl von Herstellern unter der gleichen Typenbezeichnung gefertigt, der zur Kennzeichnung der betrieblichen Herkunft der Name oder eine Marke des Herstellers hinzugefügt werde. Deshalb fehle der angegriffenen Marke auch die erforderliche Unterscheidungskraft. Ferner handele es sich bei ihr um eine im Verkehr übliche Gattungsbezeichnung (§ 8 Abs. 2 Nr. 3 [X.]). Der Antragsteller zu 2.) hat mit Nichtwissen den Vortrag der Markeninhaberin bestritten, dass sie das Zeichen „[X.]+“ kreiert habe und [X.] Hersteller und Händler weltweit die Bezeichnung von ihr übernommen hätten. Die Antragsgegnerin sei zudem bei Anmeldung der Marke [X.] im [X.]inne des § 8 Abs. 2 Nr. 10 [X.] gewesen. Zum einen habe sie den schutzwürdigen Besitzstand der anderen Hersteller und Händler gestört, die das Zeichen „[X.]+“ als Modell- bzw. Typenbezeichnung verwendet hätten, weil sie gewusst habe oder zumindest hätte wissen müssen, dass das Markenwort zur technischen Bezeichnung der Verdampfer im In- und Ausland benutzt werde. Denn der Markt sei sehr eng und die Händler seien untereinander gut bekannt und vernetzt. Auch sie habe Angebote und Werbe-E-Mails von [X.]n Herstellern und Großhändlern bekommen. Zum anderen sei ein zweckfremder Einsatz der Marke im [X.] gegeben, weil die Markeninhaberin einen Gattungsbegriff monopolisiert habe, was regelmäßig als [X.] anzusehen sei. Für ihre Behinderungsabsicht spreche auch, dass sie seit dem Ablauf der Widerspruchsfrist massiv gegen eine Vielzahl von Händlern wegen angeblicher Markenverletzung vorgegangen sei. Dazu hat der Antragsteller zu 2.) zahlreiche [X.]auszüge mit Berichten von Abmahnungen und Foreneinträgen entrüsteter Händler vorgelegt.

Die Markeninhaberin, die beiden [X.]ungsanträgen fristgerecht widersprochen hat, hat vorgetragen, sie habe das Markenwort „[X.] Plus“ am 19. Dezember 2012 in ihrem [X.]-[X.]hop für Verdampfer als erste Händlerin in [X.] angeboten sowie seit Januar 2012 im direkten Verkauf verwendet. Nach erfolgreicher Markteinführung habe sie sich entschlossen, die Bezeichnung als Marke schützen zu lassen. Da zahlreiche Händler ihr Verdampfer ebenfalls unter den Zeichen „[X.]+“ bzw. „[X.] Plus“ verkauft hätten, habe sie über das [X.] Portal [X.]chritte eingeleitet, die dazu geführt hätten, dass Mitbewerber diese Bezeichnungen nicht mehr ohne ihre Zustimmung hätten benutzen können. Zur Glaubhaftmachung hat sie die Vorlage eines Angebots vom 19. November 2011, einer Rechnung vom 4. Januar 2012 und des [X.]chriftverkehrs mit [X.] angekündigt. Diese Dokumente hat sie trotz Aufforderung der Markenabteilung vom 2. Dezember 2013 und Erinnerung vom 10. Januar 2014 nicht vorgelegt.

Mit Beschluss vom 21. Oktober 2014 hat die Markenabteilung 3.4 des [X.]es die beiden [X.]ungsverfahren [X.] 110/13 [X.] und [X.] 111/13 [X.] verbunden und die angegriffene Marke teilweise gelöscht, nämlich für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 11: Verdampfer;

Klasse 34: Elektronische Zigaretten, nicht für medizinische Zwecke; Mundstücke für Zigarettenspitzen; Raucherartikel; Zigaretten aus Tabakersatzstoffe, nicht für medizinische Zwecke; Zigarettenetuis, Dosen; Zigarettenfilter; Zigarettenmundstücke;

Klasse 35: Dienstleistungen des Groß- und Einzelhandels über das [X.] in den Bereichen: Chemische Erzeugnisse, Drogeriewaren, Elektrowaren und Elektronikwaren, Tabakwaren und sonstige Genussmittel.

Im Übrigen hat sie die beiden [X.]ungsanträge zurückgewiesen und die Kosten des Verfahrens der Markeninhaberin auferlegt. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die angegriffene Marke sei entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 10 [X.] eingetragen worden. Wie der Antragsteller zu 2.) umfangreich und überzeugend belegt habe, sei die Bezeichnung „[X.]+“, eine andere [X.]chreibweise der angegriffenen Marke, seit Ende 2011 als Modell-/Typbezeichnung eines Verdampfers für E-Zigaretten verwendet worden und geeignet, die beanspruchten Waren „

Nachdem die angegriffene Marke auf den Antrag der Markeninhaberin mit Wirkung vom 11. April 2017 gemäß § 48 [X.] im Register vollständig gelöscht worden ist, richtet sich ihre Beschwerde nur noch gegen den [X.] im angefochtenen Beschluss. Zur Begründung verweist sie auf ihren Vortrag im patentamtlichen [X.]ungsverfahren.

Die Markeninhaberin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des [X.] vom 21. Oktober 2014 aufzuheben, soweit ihr die Kosten des Verfahrens auferlegt worden sind.

Die [X.]ungsantragstellerin zu 1.) beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zur Begründung nimmt sie Bezug auf ihren Vortrag im Amtsverfahren. Den zunächst gestellten Antrag, der Markeninhaberin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, hat sie auf gerichtlichen Hinweis vom 13. November 2017 am 14. Dezember 2017 zurückgenommen.

Der [X.]ungsantragsteller zu 2.) beantragt sinngemäß,

1. die Beschwerde zurückzuweisen;

2. der Markeninhaberin die ihm im Beschwerdeverfahren erwachsenen Kosten aufzuerlegen.

Zur Begründung verweist auch er auf seinen Vortrag im patentamtlichen [X.]ungsverfahren.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulässige Beschwerde ist begründet, soweit die Markenabteilung 3.4 des [X.] der Markeninhaberin auch die der Antragstellerin zu 1.) entstandenen Kosten des patentamtlichen [X.]ungsverfahrens [X.] 110/13 auferlegt hat. Im Übrigen hat die Beschwerde gegen die Kostenentscheidung keinen Erfolg. Der Antrag des Antragstellers zu 2.), der Markeninhaberin die ihm im Beschwerdeverfahren entstandenen Kosten aufzuerlegen, ist begründet.

1. Infolge des Verzichts der Markeninhaberin auf die angegriffene Marke nach § 48 Abs. 1 [X.] und ihrer [X.]ung mit Wirkung vom 11. April 2017 hat sich die Hauptsache des Beschwerdeverfahrens erledigt.

a) Der Verzicht nach § 48 [X.] entfaltet zwar nur eine Wirkung ex nunc, während die [X.]ung wegen Nichtigkeit gemäß § 50 Abs. 1 [X.] darauf gerichtet ist, dass die Wirkungen der Eintragung nach § 52 Abs. 2 [X.] als von Anfang an nicht eingetreten gelten (ex tunc). Aber die beiden [X.]ungsantragsteller haben trotz Nachfrage des [X.]enats mit [X.]chreiben vom 27. Juni 2017 unter Hinweis auf die höchstrichterliche Rechtsprechung ([X.], 337, 339 – EA[X.]YPRE[X.][X.]) kein Rechtsschutzinteresse an der Feststellung der Nichtigkeit der Marke ex tunc geltend gemacht.

b) Da neben der Beschwerde in der Hauptsache von der Markeninhaberin auch die Kostenentscheidung des [X.] angefochten worden ist, ist hierüber sowie über den Kostenantrag des Antragstellers zu 2.) nach § 71 Abs. 4 [X.] noch zu entscheiden.

2. Zu Recht hat die Markenabteilung der Markeninhaberin die dem Antragsteller zu 2.) im patentamtlichen [X.]ungsverfahren [X.] 111/13 entstandenen Kosten auferlegt.

a) Maßgebliche Rechtsgrundlage für die Kostenentscheidung im patentamtlichen Verfahren ist § 63 Abs. 1 [X.]atz 1 [X.], wonach das [X.] die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen kann, wenn dies der Billigkeit entspricht. § 63 Abs. 1 [X.]atz 3 [X.] geht im Grundsatz davon aus, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt. Für ein Abweichen von diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstände ([X.], 600, 601 – [X.]). Dabei ist stets ein strenger Maßstab anzulegen, der dem Umstand Rechnung trägt, dass die Kostentragung aus Billigkeitsgründen nur ausnahmsweise in Betracht kommt. Demnach ist auch der Verfahrensausgang in der Hauptsache für sich genommen kein Grund, einem Beteiligten Kosten aufzuerlegen ([X.], 600, 601 – [X.]).

b) [X.]olche Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen [X.]orgfalt nicht zu vereinbaren ist. Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten [X.] aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden [X.]ituation sein Interesse am Erhalt oder Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht und dadurch dem [X.] vermeidbare Kosten aufbürdet (vgl. [X.] W (pat) 40/12 - mcpeople/[X.]; [X.] 12, 238, 240 – [X.]/[X.]). Dabei ist stets ein strenger Maßstab anzulegen, der dem Umstand Rechnung trägt, dass die Kostentragung aus Billigkeitsgründen nur ausnahmsweise bei einem sorgfaltswidrigen Verhalten in Betracht kommt. Demnach ist auch der Verfahrensausgang in der Hauptsache für sich genommen kein Grund, einem Beteiligten Kosten aufzuerlegen ([X.], 600, 601 – [X.]).

Im [X.]ungsverfahren sind solche besonderen Umstände gegeben, wenn der Markeninhaber trotz einer ersichtlich begründeten [X.]ungsaufforderung an einer gemäß § 8 [X.] schutzunfähigen Marke festhält und damit den [X.]ungsantrag provoziert, oder wenn der Markeninhaber schon im Zeitpunkt der Eintragung wusste oder bei Anwendung der von ihm zu erwartenden [X.]orgfalt jedenfalls hätte wissen müssen, dass es sich bei der angemeldeten Bezeichnung um eine die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nach Art und Beschaffenheit beschreibende Angabe handelt ([X.] 46, 71, 74 ff.). Da einer [X.]en Markenanmeldung im [X.]inne des § 8 Abs. 2 Nr. 10 [X.] stets ein rechtsmissbräuchliches oder [X.] Handeln zugrunde liegt, entspricht es auch bei Bösgläubigkeit der Billigkeit, dem Markeninhaber die Kosten des [X.]ungsverfahrens aufzuerlegen ([X.], 1032, 1034 – [X.]; 28 W (pat) 40/10 – Berjozka).

c) Da die Antragsgegnerin bei Anmeldung der [X.]treitmarke [X.] gewesen ist, waren ihr die dem Antragsteller zu 2.) entstandenen Kosten des patentamtlichen [X.]ungsverfahren [X.] 111/13 aufzuerlegen. Insoweit ist die Kostenentscheidung der Markenabteilung nicht zu beanstanden.

aa) Eine [X.]e Markenanmeldung wird angenommen, wenn die anmeldende Person in Kenntnis eines fremden, durch Vorbenutzung entstandenen, bundesweit schutzwürdigen Besitzstandes ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der [X.]törung oder Unterbindung dieses Besitzstandes als Kennzeichen eintragen lässt, wenn sie die mit der Eintragung entstehende [X.]perrwirkung zweckfremd als Mittel des [X.]es einsetzen will oder wenn sie die Markenanmeldung allein zu dem Zweck beabsichtigt, den Marktzutritt einer anderen Person zu verhindern, ohne die Marke selbst benutzen zu wollen ([X.] GRUR 2009, 763 Rdnr. 44 – Lindt & [X.]prüngli/Hauswirth; [X.], 380 Rdnr. 17 – GLÜCK[X.]PILZ m. w. N.; [X.], 378 Rn. 18 ff. – LIQUIDROM).

bb) Einen eigenen markenrechtlich relevanten schutzwürdigen Besitzstand, in den die Anmeldung der angegriffenen Marke eingreift, hat der Antragsteller zu 2.) nicht dargelegt, weil durch die beschreibende Verwendung des Zeichens „[X.]+“ als Modell- bzw. Typenbezeichnung kein markenmäßiger Besitzstand entstehen konnte.

cc) Es gibt aber ausreichende Anhaltspunkte dafür, dass die Markeninhaberin die mit der Eintragung der [X.]treitmarke entstehende [X.]perrwirkung zweckfremd als Mittel des [X.]es einsetzen wollte.

aaa) Voraussetzung dafür ist, dass der Einsatz auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung des Mitbewerbers und nicht in erster Linie auf die Förderung des eigenen [X.] gerichtet ist ([X.] 2008, 917 Rdnr. 23 – ERO[X.]).

bbb) Der Antragsteller zu 2.) hat zahlreiche Offerten [X.] Firmen aus den Monaten März und April 2012 sowie zahlreiche Rechnungen über den Weiterverkauf der Verdampfer, u. a. aus dem Monat Februar 2012, vorgelegt. Danach haben Wettbewerber bereits im Februar 2012 ihren Kunden im [X.] mitgeteilt, dass der „[X.]+“ nun zum Verkauf bei ihnen eingetroffen sei. Ferner hat der Antragsteller zu 2.) zahlreiche Unterlagen sowie eidesstattliche Versicherungen eingereicht, aus denen sich die Entwicklung der [X.] von Verdampfern bis zum neuen Verdampfertyp „[X.]+“ und darüber hinaus ergibt. Als Händlerin in dem engen Marktsegment der E-Zigaretten muss die Markeninhaberin daher über solche Herstellerangebote, zahlreiche Forenbeiträge, die der Antragsteller zu 2.) ebenfalls eingereicht hat, oder durch Kontakt mit anderen Händlern frühzeitig über Neuerungen auf dem Markt und die Verwendung der beschreibenden Bezeichnung „[X.]+“ sowie deren Vorgängerbezeichnungen informiert gewesen sein. Ihr Versuch, diese Typbezeichnung zu monopolisieren, legt die Annahme der Bösgläubigkeit nahe. Für eine Behinderungsabsicht spricht auch, dass sie, wie der Antragsteller zu 2.) durch Vorlage zahlreicher [X.]auszüge mit Berichten von Abmahnungen und Foreneinträgen entrüsteter Händler nachgewiesen hat, kurz nach Ablauf der Widerspruchsfrist massiv damit begonnen hat, gegen eine Vielzahl anderer Händler wegen Markenverletzung vorzugehen. Auch wenn sie unstreitig die angegriffene Marke beim Verkauf ihrer Waren benutzt hat, muss davon ausgegangen werden, dass ihr Verhalten in Bezug auf die der [X.]ung unterliegenden Waren und Dienstleistungen in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung ihrer Mitbewerber und nicht auf die Förderung des eigenen [X.] gerichtet gewesen ist. Denn trotz [X.] seitens des Antragstellers zu 2.) und zweimaliger Aufforderung des Amtes mit [X.]chreiben vom 2. Dezember 2013 und 10. Januar 2014 hat sie die zum Nachweis ihrer Behauptung angekündigten Dokumente, sie sei die Erste gewesen, die das Zeichen erfunden und benutzt habe, nicht vorgelegt.

3. Entgegen der Ansicht der Markenabteilung des [X.] hat die Markeninhaberin jedoch nicht die der Antragstellerin zu 1.) im patentamtlichen [X.]ungsverfahren [X.] 110/13 entstandenen Kosten zu tragen.

a) Das [X.]e Verhalten der Markeninhaberin kann eine Kostentragung gegenüber der Antragstellerin zu 1.) nicht rechtfertigen.

Denn die Antragstellerin zu 1.) hat ihren [X.]ungsantrag nicht auf den [X.]ungsgrund nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 [X.] gestützt. Der Vortrag und die Nachweise gingen insoweit ausschließlich vom Antragsteller zu 2.) im [X.]ungsverfahren [X.] 111/13 aus. Wenn die beiden [X.]ungsverfahren [X.] 110/13 und [X.] 111/13 von der Markenabteilung getrennt entschieden worden wären, wäre es nicht zu einer Kostenauferlegung zugunsten der Antragstellerin zu 1.) aus Gründen der Bösgläubigkeit gekommen. Die Verfahrensverbindung aus prozessökonomischen Gründen darf der Markeninhaberin nicht zum Nachteil gereichen. Das [X.] hat seine Kostenentscheidung daher zu Unrecht auch gegenüber der Antragstellerin zu 1.) auf die [X.] angemeldete Marke gestützt.

b) Auch im Übrigen liegen keine hinreichenden Gründe vor, die Markeninhaberin im Verhältnis zur Antragstellerin zu 1.) mit deren Kosten im patentamtlichen [X.]ungsverfahren zu belasten.

Zwar kann aufgrund der im Rahmen der Bösgläubigkeit getroffenen Feststellungen davon ausgegangen werden, dass die Markeninhaberin schon im Zeitpunkt der Eintragung gewusst hat oder bei Anwendung der von ihr zu erwartenden [X.]orgfalt jedenfalls hätte wissen müssen, dass es sich bei der angemeldeten Bezeichnung um eine die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Umfang der Teillöschung nach Art und Beschaffenheit beschreibende Angabe handelt. Aber die Antragstellerin zu 1.) hat im Amtsverfahren nur zwei [X.]chriftsätze von jeweils maximal 1 ½ [X.]eiten eingereicht, die sich in Behauptungen und einem einzigen Beispiel erschöpft haben. [X.]ie hat somit keinen eigenen maßgeblichen Beitrag zur Ermittlung der Freihaltebedürftigkeit der Bezeichnung „[X.]+“ geleistet, obwohl es sich um ein sehr enges und spezifisches Marktsegment handelt, so dass das [X.] seine Feststellungen zur [X.]chutzunfähigkeit der angegriffenen Marke ausschließlich auf der Grundlage der umfangreichen [X.]chriftsätze und Glaubhaftmachungsmittel des Antragstellers zu 2.) treffen konnte. Deshalb fehlt es an besonderen Umständen, die es rechtfertigen würden, ausnahmsweise vom Regelfall des § 63 Abs. 1 [X.]atz 3 [X.] abzuweichen, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt.

Die dem Antragsteller zu 2.) erwachsenen Kosten im Beschwerdeverfahren waren nach § 71 Abs. 1 [X.]atz 1 [X.] der Markeninhaberin aufzuerlegen.

a) Nach § 71 Abs. 1 [X.]atz 1 [X.] kann das Patentgericht die Kosten des Verfahrens einschließlich der den Beteiligten erwachsenen Kosten, soweit sie zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte notwendig waren, einem Beteiligten ganz oder teilweise zur Last fallen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Für ein Abweichen von dem Grundsatz, dass jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst trägt, bedarf es stets besonderer Umstände ([X.], 600, 601 – [X.]). [X.]olche abweichenden Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen [X.]orgfalt nicht zu vereinbaren ist ([X.], 600, 601 - [X.]). Für das [X.]ungsverfahren gelten die gleichen Grundsätze, wie sie bereits im Rahmen des § 63 Abs. 1 [X.] dargelegt worden sind.

b) Da es bei Bösgläubigkeit der Billigkeit entspricht, dem Markeninhaber die Kosten des [X.]ungsverfahrens aufzuerlegen, hat sie auch die dem Antragsteller zu 2.) im Beschwerdeverfahren erwachsenen Kosten zu tragen, zumal sie auch im Beschwerdeverfahren trotz des gerichtlichen Hinweises mit [X.]chreiben vom 13. November 2017 keines der angekündigten Dokumente vorgelegt hat, um ihre gegen eine Bösgläubigkeit vorgebrachten Gesichtspunkte zu belegen.