Bundespatentgericht, Urteil vom 29.11.2012, Az. 2 Ni 7/11 (EP)

Die Beklagte ist Inhaberin des am 17. Dezember 2002 in der [X.] angemeldeten [X.] Patents 1 326 052 mit der Bezeichnung "Ofen, insbesondere Kamin", für das die Prioritäten der Voranmeldungen [X.] 10163132 vom 20 Dezember 2001 und [X.]217676 vom 19. April 2002 in Anspruch genommen worden sind und das vom [X.] unter der Nummer [X.] 502 07 628 geführt wird.

Das Streitpatent umfasst 23 Patentansprüche, von denen Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung folgenden Wortlaut hat:

"Ofen (18; 23; 29) oder Kamin mit einer Feuerstelle (2; 8; 39), wobei oberhalb der Feuerstelle (2; 8; 39) eine Flammstreckeinrichtung (14; 28; 30) angeordnet ist, und die Flammstreckeinrichtung (14; 28; 30) ein Glasrohr aufweist, wobei das Glasrohr ein komplett aus Glas geschlossenes Rohr oder ein halboffenes Rohr ist, und bei Wahl des halboffenen Rohres der durchsichtige Glasbereich zwischen der Flamme und einem Betrachter angeordnet ist und der dem Betrachter abgewandte Rohrbereich aus einem anderen Material hergestellt ist."

Wegen des Wortlauts der jeweils mittelbar oder unmittelbar auf Patentanspruch 1 zurückbezogenen Patentansprüche 2 bis 23 wird auf die [X.]chrift verwiesen.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage hat die Klägerin zunächst nur die Patentansprüche 1, 3, 10 und 16 angegriffen.

Die Beklagte verteidigt ihr Patent insoweit beschränkt mit den als Hauptantrag in der mündlichen Verhandlung eingereichten Ansprüchen 1, 3, 10 und 16 in der aus dem Tenor ersichtlichen Fassung.

Danach hat der Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag folgenden Wortlaut:

"Ofen (18; 23; 29) oder Kamin mit einer Feuerstelle (2; 8; 39), wobei oberhalb der Feuerstelle (2; 8; 39) eine Flammstreckeinrichtung (14; 28; 30) angeordnet ist, und die Flammstreckeinrichtung (14; 28; 30) ein Glasrohr aufweist, wobei das Glasrohr ein komplett aus Glas geschlossenes Rohr ist."

Wegen des Wortlauts der jeweils mittelbar oder unmittelbar auf Patentanspruch 1 zurückbezogenen Patentansprüche 3, 10 und 16 wird auf die als Anlage zum Protokoll eingereichte Fassung der Patentansprüche gemäß Hauptantrag ([X.] 197 und 198 d.A.) verwiesen.

Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent in Bezug auf die angegriffenen Ansprüche 1, 3, und 10 mit einer der Fassungen des Patentanspruchs 1 einschließlich der sich anschließenden und dem Hauptantrag entsprechenden [X.] und 10 gemäß der in der mündlichen Verhandlung vorgelegten [X.] und 2 ([X.] 199 - 202).

Der Patentanspruch 1 in der Fassung des [X.] lautet:

1. Ofen (18; 23; 29) oder Kamin mit einer Feuerstelle (2; 8; 39), wobei oberhalb der Feuerstelle (2; 8; 39) eine Flammstreckeinrichtung (14; 28; 30) angeordnet ist, und die Flammstreckeinrichtung (14; 28; 30) ein Glasrohr aufweist,

Der Patentanspruch 1 in der Fassung des [X.] lautet:

1. Ofen (18; 23; 29) oder Kamin mit einer Feuerstelle (2; 8; 39), wobei oberhalb der Feuerstelle (2; 8; 39) eine Flammstreckeinrichtung (14; 28; 30) angeordnet ist, und die Flammstreckeinrichtung (14; 28; 30) ein Glasrohr aufweist, wobei das Glasrohr ein komplett aus Glas geschlossenes Rohr ist,

Die Klägerin macht geltend, der Gegenstand des [X.] sei auch in der Fassung des [X.] wie auch der Hilfsanträge gegenüber dem Stand der Technik nicht patentfähig. Er sei nicht neu, beruhe aber jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Sie beruft sich hierzu neben den bereits im Streitpatent genannten Druckschriften

([X.]) [X.] 1 925 601 U

([X.]) [X.] 593 093 A

([X.]) [X.] 3 374 071 A

([X.]) [X.] 01019207 A (Abstract)

auf die weiteren Druckschriften

([X.]) Katalog der Firma [X.], 1931 (Anlage 3)

([X.]) EP 0 058 491 A1

(D3) [X.] 4 462 789 A

([X.]) [X.]. [X.]: [X.], 1996, 10. Auflage, Seite 2255 aus Band 2

([X.]) [X.]. [X.]: [X.], 1996, 10. Auflage, Seiten 1539 und 1540 aus Band 3

([X.]) [X.] 4 919 120 A

([X.]) [X.] 1 232 457 A

Weiterhin macht die Klägerin eine Vorbenutzung geltend. Dazu hat sie eine "farblich gestaltete" Abbildung eingereicht, mehrere Zeugen benannt und im Übrigen als Beweis auf die Akte des [X.] verwiesen.

Mit Schriftsatz vom 18. September 2012 ([X.] 170 d.A.) hat sie ferner die Klage auf sämtliche weitere Patentansprüche des [X.] erweitert.

Vom Senat wurden in der Verhandlung zudem Kopien der Website der [X.] übergeben:

([X.]) Borosilikatglas [X.]® - Herstellungsprozess und Thermische Produkteigenschaften/[X.] [recherchiert am 19.09.2012]. Im [X.]: [X.] und http://www.schott.com/borofloat/german/production/index.html

sowie [X.] ROBAX ®  - Glaskeramik für Kamine und Kaminöfen - Produktbeschreibung /[X.] [recherchiert am 19.09.2012]. m [X.]:

http://www.schott.com/hometech/german/products/robax/kaminbauer/product_description.html

Die Klägerin beantragt,

das [X.] 1 326 052 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der [X.] für nichtig zu erklären.

Die Beklagten beantragen,

1. die Klage abzuweisen, soweit sie sich nicht gegen die erteilten Patentansprüche 1, 3, 10 und 16 richtet.

2. dem Streitpatent hinsichtlich der Patentansprüche 1, 3, 10 und 16 die Fassung nach Hauptantrag überreicht in der mündlichen Verhandlung zu geben;

hilfsweise dem Streitpatent hinsichtlich der [X.], 3, 10 eine der Fassungen der [X.] und 2, ebenfalls überreicht in der mündlichen Verhandlung zu geben.

Die Beklagten treten den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen. Sie halten den Gegenstand des [X.] in Bezug auf die Patentansprüche 1, 3 10 und 16 für schutzfähig, jedenfalls in den Fassungen der Hilfsanträge. Hinsichtlich der [X.] hat die Beklagte mit Schriftsatz vom 19. September 2012 ([X.] 178 d.A.) erklärt, sich nicht ohne angemessene Frist zur Stellungnahme dazu äußern zu können.

Die Klägerin meint demgegenüber, dass eine Stellungnahme zur Nichtigkeit der weiteren Ansprüche auch ohne weitere Vorbereitung möglich und zumutbar sei; eine Vertagung der mündlichen Verhandlung daher nicht in Betracht komme.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Klage ist insoweit zulässig und begründet, als sie sich gegen die Patentansprüche 1, 3, 10 und 16 des [X.] richtet. Soweit die Klägerin mit Schriftsatz vom 18. September 2012 beantragt, das Streitpatent auch in Bezug auf sämtliche weiteren Patentansprüche für nichtig zu erklären, ist die Klage hingegen unzulässig.

Mit Klageschrift vom 5. Oktober 2010 beantragte die Klägerin, "Streitpatent im Rahmen der nachfolgend erläuterten [X.] für nichtig zu erklären" (vgl. Seite 2, [X.]. 19 d.A.). In der Klagebegründung führte sie dazu aus, dass die Patentansprüche 1, 3, 10 und 16 nicht neu (vgl. Seite 4, [X.]. 21) bzw. nicht erfinderisch seien (vgl. Seite 10, [X.]. 27). Die Klageschrift vom 5. Oktober 2010 richtete sich somit ihrem Inhalt nach allein auf eine (teilweise) Nichtigerklärung des [X.] im Umfang der ereilten Patenansprüche 1, 3, 10 und 16. Insoweit ist die Klage ohne weiteres zulässig. Mit Schriftsatz vom 6. August 2012 ([X.]. 152 d.A.) hat die Klägerin ferner klargestellt, dass sich die [X.] gegen beide Alternativen des erteilten Patentanspruchs 1 richtet.

Soweit die Klägerin mit einem zwei Tage vor der mündlichen Verhandlung am 20. September 2012 eingegangenen Schriftsatz vom 18. September 2012 die Klage auf sämtliche weitere Patentansprüche des [X.] erweitert hat, kann dieser Antrag hingegen nicht berücksichtigt werden, da die Einreichung dieses Antrags verspätet erfolgte und daher gemäß § 83 Abs. 4 [X.] zurückzuweisen ist.

Den Parteien war mit gerichtlichem Hinweis vom 29. Februar 2012 ([X.]. 123 d.A.) eine Frist zur Stellungnahme bis zum 11. Juli 2012 eingeräumt und gleichzeitig waren sie über die Folgen einer Fristversäumung belehrt worden. Die Erweiterung der Klage auf sämtliche weiteren [X.], bei denen es sich ebenso wie bei den ursprüngliche angegriffenen [X.]n 3, 10 und 16 um unmittelbar oder mittelbar auf Patentanspruch 1 rückbezogene und damit sog. "echte" [X.] handelte, ist erst zwei Tage vor der mündlichen Verhandlung und damit erhebliche [X.] nach Ablauf der vorgenannten Frist bei Gericht eingegangen.

Bei einer Erweiterung der Klage auf weitere "echte" [X.] handelt es sich nach Auffassung des Senats auch nicht um eine bloße [X.] i. S. von § 264 ZPO, sondern um eine Klageänderung nach § 263 ZPO (so auch [X.], Patentnichtigkeitsverfahren, 4. Aufl., Rdnr. 188 unter Hinweis auf [X.], 90 - Verpackungsmaschine). Aber selbst wenn man in einer Einbeziehung weiterer "echter" [X.] lediglich eine [X.] i. S. von § 264 ZPO sieht (vgl. [X.], [X.] 8. Aufl., § 81 Rz. 73, 74), kommt § 83 Abs. 4 [X.] zur Anwendung, da trotz der begrifflichen Übereinstimmung in § 83 Abs. 4 [X.] bzw. § 263 ZPO davon auszugehen, dass mit einer "Klageänderung" nach § 83 Abs. 4 [X.] sämtliche klageerweiternden Anträge in Bezug auf Nichtigkeitsgründe und/oder Patentansprüche gemeint sind, und zwar unabhängig davon, ob es sich dabei in rechtlicher Hinsicht um eine mit einer Änderung des [X.] verbundene Änderung i. S. von § 263 ZPO oder lediglich um eine [X.] nach § 264 ZPO handelt. Bei einer Erweiterung der Klage auf bisher nicht streitgegenständliche "echte" [X.] handelt es sich daher auf jeden Fall um eine "Klageänderung" i. S. von § 83 Abs. 4 [X.] (so auch [X.], [X.], 3. Aufl., § 83 Rdnr. 16).

Nachdem die Beklagte mit einem am 19. September 2012 eingegangenen Schriftsatz ([X.]. 178) erklärt hat, sie könne sich in der mündlichen Verhandlung ohne weitere Vorbereitung nicht zu der [X.] äußern, wäre eine Vertagung unumgänglich gewesen (vgl. [X.], [X.], 354 - Crimpwerkzeug). Seitens der Beklagten bestand bis zum Termin keine Veranlassung, sich auf eine Verteidigung der bis dahin nicht angegriffenen [X.] einzustellen. Sie wurde mit der [X.] erst 2 Tage vor der mündlichen Verhandlung konfrontiert. Zudem enthält der Schriftsatz der Klägerin vom 18. September 2012 auch keine nähere Begründung in Bezug auf eine Nichtigkeit der weiteren Patentansprüche. Angesichts dieser Umstände ist unerheblich, ob - wie die Klägerin meint - der Beklagten auch ohne weitere Vorbereitung eine erschöpfende Stellungnahme zur Nichtigkeit der weiteren Ansprüche in der mündlichen Verhandlung möglich und zumutbar gewesen wäre. Denn abgesehen davon, dass der Senat diese Einschätzung nicht ohne weiteres nachvollziehen kann, gebietet es der Anspruch der Beklagten auf rechtliches Gehör, ihr auch in einem solchen Fall ein Mindestmaß an [X.] zur Stellungnahme auf eine [X.] einzuräumen, in welcher sie sich zur Patentfähigkeit der weiteren angegriffenen Patenansprüche äußern kann.

Die Klägerin hat sich zudem auch nicht dazu geäußert, warum sie erst zwei Tage vor der mündlichen Verhandlung eine Erweiterung der Klage auf die weiteren [X.] des [X.] vorgenommen hat, so dass auch eine [X.] nicht erkennbar ist.

Somit sind alle Voraussetzungen der Nummern 1 bis 3 des § 83 Abs. 4 [X.] erfüllt, weshalb die [X.] zurückzuweisen ist. Da aufgrund der Präklusion die [X.] nicht Gegenstand des Verfahrens wird und daher keiner rechtlichen Prüfung und Würdigung unterliegt, ist die Klage insoweit nach Auffassung des Senats nicht als unbegründet, sondern als unzulässig abzuweisen.

Hinsichtlich der mit der Nichtigkeitsklage angegriffenen Patentansprüche 1, 3, 10 und 16 ist die Klage begründet. Das Streitpatent war insoweit für nichtig zu erklären.

Soweit die Beklagten das Streitpatent in Bezug auf diese Patentansprüche nicht in seiner erteilten, sondern nur in einer zulässigerweise eingeschränkten Fassung verteidigen, ist das Patent ohne weitere Sachprüfung für nichtig zu erklären ([X.]. vgl. [X.]Z 170, 215 - [X.]; [X.], 857 - Rauchgasklappe Busse, [X.], 6. Aufl., § 83 Rdn. 45 m. w. Nachw.).

Die weitergehende Klage hat aber ebenfalls Erfolg, weil der mit ihr angegriffene Patentgegenstand (der Patentansprüche 1, 3, 10 und 16) sowohl in der von den Beklagten beschränkt verteidigten Fassung des [X.] als auch im Umfang der [X.] und 2 durch den Stand der Technik nahegelegt und daher nicht patentfähig ist (Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 1 [X.], Artikel 138 Abs. 1 lit a EPÜ i. V. m. Artikel 56 EPÜ).

Die Erfindung betrifft gemäß Abs. [0001] einen Ofen, insbesondere einen Kamin, mit einer Feuerstelle.

Im Streitpatent ist in Abs. [0002] aufgeführt, dass Öfen und Kamine bekannt seien, deren Brennbehälter mittels eines Füllschachtes mit Pellets beschickt würden und bei denen ferner zumindest Bereiche der Feuerstelle einsehbar seien. Bei einer herkömmlichen Verbrennung der Pellets entstünden jedoch meist kurze, kleine und hektische Flammen, die lediglich ein Flammenbild mit begrenzter Ausdehnung und Ausstrahlung erzeugten. Zudem könnten solche Flammen unkontrolliert in unmittelbar benachbarte Bereiche der Feuerstelle schlagen (Abs. [0003]) mit der Folge, dass die Glasscheiben der Feuerraumtüren bzw. des Ofens schon nach kurzer Betriebsdauer stark verrußt sein könnten (Abs. [0004]).

Der Erfindung liege daher als Aufgabe zugrunde, einen Ofen bzw. Kamin mit einem besonders großvolumigen Flamme und einem ruhigen Flammenbild bereitzustellen (vgl. Abs. [0005), wodurch die Ausdehnung der Flamme vergrößert (vgl. Abs. [0009]) sowie ein Anschlagen der Flammen an den Glasscheiben und eine damit verbundene Verrußung verhindert werde (vgl. Abs. [0010]).

Zur Lösung dieser Aufgabe dient nach Patentanspruch 1 in der Fassung des [X.] (hier wiedergegeben in einer vom Senat vorgenommenen Merkmalsgliederung):

a) ein Ofen oder Kamin mit einer Feuerstelle,

b) wobei oberhalb der Feuerstelle eine [X.] angeordnet ist,

c) und die [X.] ein Glasrohr aufweist,

d) wobei das Glasrohr ein komplett aus Glas geschlossenes Rohr ist.

Als

Der Ofen nach Anspruch 1 des Hauptantrag ist gegenüber dem Stand der Technik gemäß Druckschrift [X.] nicht neu.

Aus der Druckschrift [X.] ist ebenfalls ein Ofen mit einer Feuerstelle bekannt (vgl. [X.]; " [X.] heater"; "a burner mounted in [X.] holes formed therein") (

Bei dem dort in [X.]. 1 gezeigten Ofen ist oberhalb der Feuerstelle ein Rohr (burner tube 26) angeordnet. Das Rohr bewirkt das Aufsteigen der Flamme im Rohr ([X.]. 8, [X.] 7 - 11; "[X.] 26 acts as a combustion cylinder … so that the flame F of the burner 12 is caused to rise within the lower part of the burner tube 26"), was, wie der Fachmann erkennt, durch Luft ermöglicht wird, die über Öffnungen in den [X.] einströmt und die Flamme im Rohr aufsteigen lässt. Somit wirkt dieses Rohr (burner tube 26) als oberhalb der Feuerstelle angeordnete [X.] (Merkmal b). Der Vertreter der Klägerin vertritt hingegen die Auffassung, dass das dort verwendete Rohr nicht der in den Abs. [0009] und [0010] der Patentschrift angegebenen Definition einer [X.] entspreche. Danach werde mittels der [X.] erreicht, dass die Flamme im Wesentlichen vollständig von einem Schauglas des Ofens bzw. des Kamins entfernt gehalten werde, sodass das Schauglas nicht durch Anschlagen von Flammenspitzen verruße. Demgegenüber sieht der Senat im Absatz [0010] der Beschreibung lediglich eine Vorteilsangabe, die die Beurteilung des Anspruchs 1 nach Hauptantrag nicht beeinflussen kann, da nach dem Wortlaut dieses Anspruchs der beanspruchte Ofen kein Schauglas aufweist. Vielmehr erläutert Abs. [0009], dass der Begriff "[X.]" hierbei alle Einrichtungen umfasse, die dazu geeignet seien, eine Flamme derart zu führen, dass die Flamme hierdurch in ihrer Ausdehnung zumindest länger bzw. größer erscheine als ohne eine derartige Einrichtung. Dies trifft, wie oben dargelegt, für das Rohr (burner tube 26) gemäß

Die [X.] (burner tube 26) besteht nach [X.]. 8, [X.] 7 - 11 der

Somit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag nicht neu.

Der in der mündlichen Verhandlung überreichte, zulässig beschränkte Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von Anspruch 1 gemäß Hauptantrag durch folgendes zusätzliches Merkmal:

e) wobei das Glasrohr (28; 30A) der [X.] (14; 28; 30) aus einem Borosilicatglas oder einem keramischen Glas hergestellt ist.

Der Ofen nach Anspruch 1 des [X.] ist neu, jedoch ist er dem Fachmann durch die Druckschrift

Die [X.] gemäß

Somit liegt es für den Fachmann nahe, einen entsprechenden Werkstoff, wie beispielsweise ihm bekanntes keramisches Glas, auszuwählen, ohne dabei erfinderisch tätig zu werden. [X.] zum druckschriftlichen Nachweis des fachmännischen Wissens über die Verwendung von keramischem Glas beim Ofenbau wird auf die Druckschrift

Der in der mündlichen Verhandlung überreichte, zulässig beschränkte Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 unterscheidet sich von Anspruch 1 gemäß Hauptantrag durch folgendes zusätzliches Merkmal:

f) wobei das Glasrohr (28; 30A) der [X.] (14; 28; 30) aus einem Borosilicatglas hergestellt ist.

Der Gegenstand nach dem Anspruch 1 des [X.] ist neu, jedoch beruht auch der in beschränktem Umfang verteidigte Ofen des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die [X.] gemäß

Bei der Auswahl des Werkstoffs für die [X.] wird sich der Fachmann zweifelsohne mit Glasherstellern in Verbindung setzen und unter den angebotenen hitzebeständigen Gläsern auswählen, ohne dabei erfinderisch tätig zu werden. [X.] zum druckschriftlichen Nachweis wird auf die Druckschrift

Die [X.] 3, 10 und 16 waren ebenfalls für nichtig zu erklären, da - abgese-hen von der Beschränkung mit Merkmalen des Anspruchs 16 in den gestellten Hilfsanträgen - weder geltend gemacht wurde noch ersichtlich ist, dass die in ihnen enthaltenen Merkmale dem Gegenstand des Anspruchs 1 etwas hinzufügen, was eine erfinderische Tätigkeit begründen könnte.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 [X.] i. V. m. § 92 Abs. 1 Satz 1 ZPO, wobei der Senat die Verringerung des gemeinen Werts des Patents, wie sie durch die teilweise Nichtigerklärung des Patents eingetreten ist, als relativ erheblich ansieht und billigerweise mit 70 % veranschlagt hat. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 [X.], § 709 Satz 1 und 2 ZPO.