Bundesgerichtshof, Urteil vom 28.02.2023, Az. X ZR 23/21

Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die [X.] erteilten [X.] Patents 2 228 933 (Streitpatents), welches am 26. Dezember 2008 unter Inanspruchnahme der Priorität einer [X.] Patentanmeldung vom 4. Januar 2008 angemeldet wurde und die Datenübertragung in [X.] mit adaptiver Modulation betrifft.

Patentanspruch 1, auf den acht weitere Ansprüche zurückbezogen sind, lautet in der [X.]:

Patentanspruch 10 schützt ein Verfahren mit korrespondierenden Merkmalen.

Die Klägerinnen haben geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents gehe über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus und sei nicht patentfähig. Die Beklagte hat das Streitpatent in seiner erteilten Fassung und zuletzt mit vierzehn Hilfsanträgen verteidigt.

Das Patentgericht hat das Streitpatent unter Abweisung der weitergehenden Klage für nichtig erklärt, soweit sein Gegenstand über die mit Hilfsantrag 11a verteidigte Fassung der Ansprüche hinausgeht.

Hiergegen wendet sich die Beklagte mit ihrer Berufung. Sie verteidigt das Streitpatent weiterhin in der erteilten Fassung und in den Fassungen der erstinstanzlichen Hilfsanträge 1 bis 11, mit der Maßgabe, dass die Wörter "kind of the control data" ersetzt werden sollen durch "[X.]". Die Klägerinnen treten dem Rechtsmittel entgegen und begehren im Wege der Anschlussberufung die vollständige Nichtigerklärung des Streitpatents.

Sämtliche Rechtsmittel sind statthaft und auch im Übrigen zulässig. Nur dasjenige der Beklagten ist teilweise begründet. Es führt zur Abweisung der Klage, soweit diese gegen den mit Hilfsantrag 11 verteidigten Gegenstand gerichtet ist.

I. Das Streitpatent betrifft die Datenübertragung in [X.] mit adaptiver Modulation.

1. Nach der Beschreibung des Streitpatents fanden am [X.] im Zuge der Entwicklung des Mobilfunkstandards [X.] (Long Term Evolution) Untersuchungen mit dem Ziel statt, durch Auswahl eines benutzerspezifischen Musters für das [X.] und Codierschema (Modulation and Coding Scheme, [X.]) auf der Grundlage eines Indikators für die [X.] ([X.], [X.]) einen hohen Datendurchsatz zu erzielen.

Ein aus dem Stand der Technik bekanntes Beispiel für eine adaptive Modulation in diesem Sinne ist in der nachfolgend wiedergegebenen [X.]ur 1 der Streitpatentschrift dargestellt (Abs. 2-4).

Je nach der [X.], die durch einen [X.]-Wert zwischen 0 und 30 repräsentiert wird, werden eine bestimmte Modulationsart und eine bestimmte Codierrate ausgewählt. Die Modulationsart hat Einfluss darauf, wie viele unterschiedliche logische Zustände eine einzelne Übertragungseinheit (ein Symbol) aufweisen kann. Die Codierrate entspricht dem Anteil der Nutzdaten an den insgesamt übertragenen Daten. Beide Parameter können umso höher sein, je besser die [X.] ist und je eher das Risiko von [X.] hingenommen werden kann.

Nach der Beschreibung des Streitpatents war im Stand der Technik auch bekannt, die beiden genannten Parameter für Daten- und Steuerkanäle getrennt festzusetzen (Abs. 5 f.). Eine solche Vorgehensweise ist beispielhaft in der nachfolgend wiedergegebenen [X.]ur 2 dargestellt.

Die beiden mit "[X.]" (Spectral Efficiency) überschriebenen Spalten geben das Produkt aus der Anzahl der Bits pro Symbol und der Codierrate an (Abs. 6), und zwar separat für Nutzdaten (data) und Steuerdaten (control). Die dargestellten Werte haben zur Folge, dass die Übertragung von Steuerdaten besser gegen Fehler gesichert, aber weniger effizient ist.

Als Nachteil dieses Ansatzes führt die Streitpatentschrift an, bei guten Empfangsbedingungen entspreche der der Tabelle entnommene [X.]-Wert den Qualitätsanforderungen für einen [X.] vollständig. Dann würden für den [X.] mehr Ressourcen als erforderlich eingesetzt, was den Durchsatz im für Nutzdaten vorgesehenen Kanal unnötig verringere (Abs. 7 f.).

2. Dem Streitpatent liegt vor diesem Hintergrund das technische Problem zu Grunde, Modulationsart und Codierrate für die Übertragung von Steuerdaten so festzulegen, dass möglichst viele Ressourcen für die Nutzdatenübertragung verbleiben.

3. Zur Lösung schlägt das Streitpatent in Patentanspruch 1 eine Vorrichtung vor, deren Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:

4. Die Merkmale des mit Patentanspruch 10 beanspruchten Verfahrens entsprechen denen des Patentanspruchs 1. Der Gegenstand von Patentanspruch 10 unterliegt deshalb derselben Beurteilung wie derjenige von Anspruch 1.

5. Zu Recht ist das Patentgericht davon ausgegangen, dass Merkmal 1.1 nicht vorgibt, worauf der Skalierfaktor für die Steuerdaten angewendet wird.

a) Die Verwendung eines die Übertragung der Nutzdaten betreffenden [X.]-Werts ist in Patentanspruch 1 nicht zwingend vorgesehen.

Nach den im Streitpatent geschilderten Ausführungsbeispielen 3 und 4, die als einzige einen Skalierfaktor vorsehen, findet dieser zwar auf einen den [X.] betreffenden [X.]-Wert Anwendung. Diese Ausgestaltung hat in Patentanspruch 1 aber keinen Niederschlag gefunden. Nach Merkmal 1.1 genügt es, wenn die Modulation und Codierung von Steuerdaten anhand eines [X.] und [X.] für einen [X.] und eines Skalierfaktors bestimmt wird.

Dem in der Beschreibung enthaltenen Hinweis, dass die Erfindung im Wesentlichen die dritte Ausführungsform umfasst (Abs. 10), ist allerdings zu entnehmen, dass die bei diesem Beispiel gewählte Vorgehensweise unter Patentanspruch 1 fällt. Daraus ergibt sich, dass als [X.] im Sinne von Merkmal 1.1 nicht nur die eigentlichen Festlegungen bezüglich der Modulation und Codierung zu verstehen sind (also Modulation, Codierrate oder [X.]-Wert), sondern dass darunter auch andere Werte fallen können, die der Festlegung dieser Parameter dienen, insbesondere ein zur Festlegung des [X.]-[X.] eingesetzter [X.]-Wert. Der genannte Hinweis hat aber nicht zur Folge, dass der Gegenstand des Patentanspruchs auf eine den Ausführungsbeispielen 3 und 4 entsprechende Gestaltung beschränkt wäre. Die verwendete Formulierung, das Patent umfasse im Wesentlichen (covers essentially) die genannten Ausführungsbeispiele, bestätigt vielmehr, dass sich der Gegenstand des Patents nicht in diesen Ausführungsformen erschöpft.

b) Merkmal 1.1 legt vor diesem Hintergrund auch nicht zwingend fest, dass der Skalierfaktor auf einen [X.]-Wert angewendet werden muss. Vielmehr genügt es, wenn der Faktor auf einen Wert angewendet wird, der als [X.] im Sinne dieses Merkmals zu qualifizieren ist. Dies können insbesondere auch die Codierrate und der [X.]-Wert sein.

II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:

Der Gegenstand des Streitpatents gehe in der erteilten Fassung über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus. Die Anmeldung sehe zwingend die Verwendung eines [X.] vor, während die erteilte Fassung die Codierung der Steuerdaten lediglich unter Verwendung eines [X.] für einen [X.] fordere. Entgegen der Auffassung der Beklagten würden die Begriffe "[X.]" und "[X.]" nicht synonym verwendet. Die Anmeldung sehe zudem zwingend vor, dass der Skalierfaktor auf den [X.]-Wert angewendet werde, während das Streitpatent eine Anwendung des Skalierfaktors an beliebiger Stelle zulasse. Den [X.] sei ferner nicht zu entnehmen, dass ein gesonderter Skalierfaktor nicht nur für unterschiedliche Steuerdatenkanäle eingesetzt werden könne, sondern für jede Form von Steuerdaten. Darüber hinaus sei diesen Unterlagen eine unabhängige Übertragung von Nutz- und Steuerdaten ohne Multiplexing nicht zu entnehmen.

Der Gegenstand des Streitpatents in der erteilten Fassung sei außerdem durch den im Rahmen des Standardisierungsverfahrens eingereichten Vorschlag von M.    (Multiplexing of [X.] Control Signalling with Data, 3GPP [X.], [X.], [X.]) vorweggenommen.

Die mit den [X.] 1 bis 10 verteidigten Gegenstände gingen ebenfalls über den Inhalt der eingereichten Unterlagen hinaus, weil sie eine Skalierung des [X.]-Werts und ein Multiplexing nicht vorsähen.

Die mit den [X.] 3 bis 5 und 8 bis 11 verteidigten Fassungen führten zu einer Erweiterung des Schutzbereichs, weil das Merkmal "[X.] for a data channel" gestrichen sei.

In der Fassung des [X.] habe das Streitpatent hingegen Bestand.

Der damit verteidigte Gegenstand sei der Anmeldung als zur Erfindung gehörend zu entnehmen. Dass auch nach dieser Fassung ein zusätzlich zum Skalierfaktor zu verwendender Offset nicht zwingend vorgesehen sei, führe nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Die Einfügung der zusätzlichen Merkmale habe auch nicht eine Erweiterung des Schutzbereichs zur Folge.

Der mit Hilfsantrag 11a verteidigte Gegenstand sei patentfähig.

[X.] offenbare weder einen [X.]-Indikator für einen [X.], der ein [X.] sei, noch ein Umschalten zwischen einem [X.]-Indikator für den [X.] und den [X.] in Abhängigkeit von der Art der Steuerdaten oder eine Bestimmung des [X.]-[X.] aufgrund eines neuen [X.], der durch Multiplikation des [X.]-Indikators für den [X.] mit dem Skalierfaktor erzeugt werde. [X.] enthalte diesbezüglich auch keine Anregung.

Der internationalen Patentanmeldung 2006/134946 ([X.]; [X.] Übersetzung: [X.] 892 987, [X.]a) könne eine Codierung unter Verwendung eines dezimalen Skalierfaktors, der mit dem [X.] multipliziert werde, nicht entnommen werden. Auch offenbare die Entgegenhaltung weder eine Festlegung des Skalierfaktors für jede Art von Steuerdaten noch die Verwendung eines neuen, streitpatentgemäß errechneten [X.]. [X.] gebe auch keine Veranlassung, in dieser Weise vorzugehen.

Die Version 8.0.0 der technischen Spezifikation 3GPP [X.] 36.212 ([X.] [E-UTRA]; Multiplexing and channel coding, [X.] [2007-09], [X.]) offenbare weder einen [X.]-Indikator für einen [X.], der ein [X.] sei, noch eine den Merkmalen entsprechende Multiplikation.

Die [X.] Patentanmeldung 1 953 943 ([X.]) sei infolge der vom Streitpatent zu Recht in Anspruch genommenen Priorität nur für die [X.] bedeutsam. [X.] offenbare zwar die Übersendung nur eines [X.]-[X.] auch für die Codierung der Steuerdaten, gebe aber keinen Hinweis auf einen Skalierfaktor für jeden Typ von Steuerdaten.

Die [X.] 2007/0076677 ([X.]) offenbare zwar die Festlegung eines Skalierfaktors, nicht aber die Verwendung eines [X.] für einen [X.], einen [X.]-Indikator für einen [X.], der ein [X.] sei, oder eine Multiplikation eines [X.] mit einem Skalierfaktor.

Der im Streitpatent erwähnten internationalen Anmeldung 2007/037412 ([X.], [X.] Übersetzung [X.] 914 948 A1, [X.]a) sei zwar die Bestimmung des [X.]-[X.] aufgrund eines [X.] und eines [X.]-Offset zu entnehmen. Jedoch werde der Offset nicht für jeden Typ von Steuerdaten, sondern für die Steuerdaten in ihrer Gesamtheit festgelegt. Ferner werde kein Skalierfaktor für jeden Typ von Steuerdaten festgelegt. Schließlich offenbare [X.] nicht die streitpatentgemäße Multiplikation eines [X.] mit einem Skalierfaktor. Die Entgegenhaltung gebe dem Fachmann auch keinen Anlass, nach einer entsprechenden Ausgestaltung im Stand der Technik zu suchen.

Die im Rahmen der Standardisierung eingebrachte Zusammenfassung verschiedener Vorschläge zur Signalisierung von Steuerdaten im [X.] (Notes from uplink control signaling discussions, [X.], [X.]-073842, [X.]) erschöpfe sich in der Offenbarung einer Tabelle, die eine Verknüpfung bestimmter [X.] mit bestimmten [X.] für die Steuerdatenübermittlung vorsehe. Hier finde eine Codierung mit einer von der Art der Steuerdaten abhängigen Rate nicht statt. Ebenso wenig würden ein Skalierfaktor und eine Zuordnung eines [X.] zu einem [X.]-[X.] offenbart.

Der im gleichen Zusammenhang vorgelegte Vorschlag von M.    ([X.]/L2 Control Signals with Data: Multiplexing Detail, [X.], [X.]-073388, K9) offenbare zwar eine Codierung von Steuerdaten unter Verwendung eines [X.] für einen [X.] und eine Codierung der Steuerdaten mit einer vom Typ abhängigen Rate, nicht aber einen für jede Art von Steuerdaten festgelegten dezimalen Skalierfaktor, der mit einem [X.] multipliziert werden. Der Entgegenhaltung sei auch keine entsprechende Anregung zu entnehmen.

Der im Streitpatent ebenfalls erwähnte Vorschlag von [X.]  (Update to 64QAM [X.] tables, [X.], [X.]-073334, [X.]) offenbare weder einen Skalierfaktor noch eine Abhängigkeit von der Art der Steuerdaten.

Die Version 8.5.0 der technischen Spezifikationen 3GPP [X.] 36.212 und 36.213 ([X.] und [X.]) sei wegen ihrer Veröffentlichung nach dem [X.] nicht zu berücksichtigen.

Schließlich führe auch eine Gesamtschau des Standes der Technik nicht weiter. Denn die Verwendung eines dezimalen Skalierfaktors sowie dessen Multiplikation mit einem [X.] zur Bestimmung eines neuen [X.] werde an keiner Stelle gezeigt oder auch nur nahegelegt.

III. Diese Erwägungen halten den Angriffen der Berufung nicht in allen Punkten stand.

1. Im Ergebnis zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass der Gegenstand der erteilten Fassung des Streitpatents über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen (WO 2009/087743, [X.] Übersetzung [X.]) hinausgeht.

a) Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats ist für eine ursprüngliche Offenbarung erforderlich, dass die im Anspruch bezeichnete technische Lehre den [X.] unmittelbar und eindeutig als mögliche Ausführungsform der Erfindung zu entnehmen ist. Dagegen ist eine weitergehende Erkenntnis, die sich erst unter ergänzender Heranziehung von Fachwissen oder durch Abwandlung der offenbarten Lehre ergibt, nicht in diesem Sinne offenbart. Bei der Ausschöpfung des [X.] sind auch Verallgemeinerungen ursprünglich offenbarter Ausführungsbeispiele zulässig. Dies gilt insbesondere dann, wenn von mehreren Merkmalen eines Ausführungsbeispiels, die zusammengenommen, aber auch für sich betrachtet dem erfindungsgemäßen Erfolg förderlich sind, nur eines oder nur einzelne in den Anspruch aufgenommen worden sind ([X.], Urteil vom 9. April 2013 - [X.], [X.], 809 Rn. 11 - Verschlüsselungsverfahren; Urteil vom 7. November 2017 - [X.], [X.], 175 Rn. 30 - [X.] jeweils mwN).

b) Das Patentgericht hat diese Grundsätze hinsichtlich der Merkmale 1.1, 1.1.1 und 1.1.2 zutreffend angewendet.

aa) Wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, ist der Anmeldung nicht als zur Erfindung gehörend zu entnehmen, dass der Skalierfaktor oder sonstige Mittel zur Festlegung der [X.] und [X.] für die Steuerdatenübertragung auf jeden beliebigen Wert der Festlegungen für einen [X.] angewendet werden können (Merkmal 1.1).

(1) Die in der Anmeldung (und im Streitpatent) geschilderten Ausführungsbeispiele sehen als Mittel zur Modifikation die Heranziehung mehrerer [X.]-Tabellen (Ausführungsform 1, [X.] Abs. 21 und [X.]. 8), die Addition eines Offset-Werts (Ausführungsform 2, [X.] Abs. 34 f. und [X.]. 10-12) und die ergänzende Anwendung eines Skalierfaktors (Ausführungsformen 3 und 4, [X.], Abs. 42 und Abs. 45 sowie [X.]. 13 und [X.]. 14) vor.

All diese Modifikationen werden an dem für den [X.] maßgeblichen [X.]-Wert vorgenommen. Für den [X.] werden dann diejenigen [X.] und [X.] verwendet, die dem so modifizierten [X.]-Wert tabellarisch zugeordnet sind.

In den einleitenden Bemerkungen der Anmeldung wird diese Vorgehensweise dahin zusammengefasst, dass die Änderung anhand der Beziehung (correspondence relationship) zwischen [X.] und [X.] erfolge ([X.] Abs. 10).

(2) Entsprechendes gilt für die in der Anmeldung formulierten Ansprüche.

Der erste Anspruch sieht in Entsprechung zu den einleitenden Ausführungen in der Beschreibung eine Änderung anhand der Zuordnung zwischen [X.] und [X.] vor. Die darauf zurückbezogenen Ansprüche 2, 3 und 4 benennen den [X.]-Wert als Anknüpfungspunkt für die Heranziehung verschiedener Tabellen, die Addition eines Offset-Werts und die Multiplikation mit einem Skalierfaktor.

(3) Diesen Ausführungen ist nicht zu entnehmen, dass die offenbarten Vorgehensweisen auch auf andere Werte zur Bestimmung des [X.] und [X.] angewendet werden können, etwa dergestalt, dass eine für den [X.] vorgegebene Codierrate oder ein [X.]-Wert durch Addition eines Offset-Werts oder Multiplikation mit einem Skalierfaktor verändert werden kann.

Die offenbarten Rechenoperationen und deren Objekt stellen sich nach dem Gesamtinhalt der Anmeldung auch nicht als voneinander unabhängige Parameter dar, die nicht zwingend miteinander kombiniert werden müssen. Die Anmeldung offenbart vielmehr nur die Zuordnung unterschiedlicher [X.] und [X.] zu einem [X.]-Wert und die Modifikation eines [X.]-Werts durch bestimmte Rechenoperationen, nicht aber die Modifikation vordefinierter Modulationsarten, [X.] oder [X.]-Werte. Daraus ergibt sich nicht, dass die offenbarten Rechenoperationen wahlweise auch mit den zuletzt genannten Objekten durchgeführt werden können.

(4) Nichts Anderes besagt auch die von der Beklagten angeführte Passage in Absatz 49 der Anmeldung.

Für den dort behandelten Fall, dass der neu berechnete [X.]-Wert außerhalb des Bereichs der tabellarisch vorgesehenen Werte liegt, ist allerdings vorgesehen, dass der zugehörige [X.]-Wert durch Extrapolation bestimmt wird. Auch für diese Situation ist jedoch nicht offenbart, dass der neue [X.]-Wert durch Multiplikation mit einem Skalierfaktor berechnet wird. Vielmehr wird auch bei diesem Beispiel zunächst ein neuer [X.] bestimmt und dieser gegebenenfalls zum Anlass für eine Extrapolation genommen. Wie diese Extrapolation im Einzelnen stattfinden soll, beschreibt die Anmeldung nicht. Ihr lässt sich insbesondere nicht entnehmen, dass ein zur Berechnung des neuen [X.] eingesetzter Skalierfaktor auch für diesen Zweck herangezogen wird.

bb) Zu Recht hat das Patentgericht ferner entschieden, dass den ursprünglich eingereichten Unterlagen als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist, dass die Anwendung eines Skalierfaktors nicht zwingend mit der Addition eines Offset-Werts einhergehen muss.

Ebenso wie in der Streitpatentschrift beschreibt die Anmeldung eine Multiplikation mit einem Skalierfaktor allerdings nur in Zusammenhang mit der vorherigen Addition eines Offset-Werts. Der in der Anmeldung formulierte Anspruch 4 sieht als Objekt der Multiplikation ebenfalls den Wert vor, der sich nach Addition aller einschlägigen Offset-Werte ergibt.

Wie das Patentgericht im Zusammenhang mit Hilfsantrag 11a zutreffend ausgeführt hat, ergibt sich aus den Ausführungen, wonach der Offset-Wert in bestimmten Situationen Null sein kann ([X.] Abs. 36-38), jedoch hinreichend deutlich, dass auch eine Multiplikation ohne vorherige Addition zur Erfindung gehört.

2. Auch die mit den [X.] 1 bis 10 verteidigten Gegenstände sind nicht ursprünglich offenbart.

a) Die Fassungen der [X.] und 2 enthalten unverändert Merkmal 1.1 und die darin vorgesehene Verwendung eines [X.] für einen [X.].

b) Mit Hilfsantrag 3 unternimmt die Beklagte zwar eine den oben erörterten Zusammenhang betreffende Einschränkung, indem das geänderte Merkmal 1.1 nicht mehr die Verwendung eines [X.] für einen [X.] vorsieht, sondern die Verwendung eines [X.]-Indikators für einen [X.]. Auch der damit verteidigte Gegenstand geht aber über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus.

Das geänderte Merkmal 1.1. lässt offen, welche Bedeutung dem für die Bestimmung der [X.] verwendeten [X.]-Indikator zukommt. Auch diese Verallgemeinerung ist in der Anmeldung nicht offenbart.

Der in der Anmeldung herangezogene [X.] kann zwar als [X.]-Indikator im Sinne des geänderten Merkmals 1.1 angesehen werden. Angesichts des Umstands, dass die Art und Weise, in der dieser Wert festgelegt wird, in der Anmeldung und im Streitpatent nicht beschrieben ist, mag der Anmeldung darüber hinaus zu entnehmen sein, dass auch andere Indikatoren herangezogen werden können. Dass dies auch für solche Indikatoren gilt, die keinen Bezug zur [X.] aufweisen, ist in der Anmeldung hingegen nicht als zur Erfindung gehörend offenbart.

In der Anmeldung wird zwar nicht näher erläutert, warum gerade der [X.] als Ausgangspunkt der Modifikationen herangezogen wird. Die in der Anmeldung enthaltenen Ausführungen, wonach die Bestimmung von Modulationsart und Codierrate von der [X.] abhängt, deutet aber darauf hin, dass es gerade dieser Zusammenhang ist, der zur Auswahl des [X.] als Anknüpfungspunkt für die Bestimmung der [X.] für die Steuerdaten geführt hat. Vor diesem Hintergrund lässt sich der Anmeldung nicht entnehmen, dass statt des [X.] jeder beliebige andere [X.]-Indikator herangezogen werden kann.

3. Die mit den [X.] 4 bis 10 verteidigten Fassungen enthalten ebenfalls das geänderte Merkmal 1.1 aus Hilfsantrag 3 und unterliegen deshalb keiner anderen Beurteilung.

4. Als rechtsbeständig erweist sich das Streitpatent dagegen in der in zweiter Instanz modifizierten Fassung von Hilfsantrag 11.

a) In dieser Fassung lautet Patentanspruch 1 nach Merkmalen gegliedert wie folgt (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung von Patentanspruch 1 sind durch einfache Unterstreichung hervorgehoben, Änderungen gegenüber der erstinstanzlichen Fassung von Hilfsantrag 11 durch doppelte Unterstreichung):

a) Die in zweiter Instanz vorgenommenen Änderungen in Hilfsantrag 11 unterliegen nicht der Präklusion nach § 117 [X.].

Die Beklagte hatte in erster Instanz keinen Anlass, den Begriff "control channel" durch "control data" zu ersetzen. Das Patentgericht hatte den ursprünglich vorgesehenen Begriff, wie sich aus den Ausführungen zu Hilfsantrag 11a ergibt, nicht als problematisch angesehen. Die Beklagte war deshalb berechtigt, auf die diesbezüglich vom Senat geäußerten Bedenken durch Modifikation der Merkmale 1.1.1 und 1.1.2 zu reagieren.

Der mit dem modifizierten Hilfsantrag 11 verteidigte Gegenstand ist in der Anmeldung als zur Erfindung gehörend offenbart.

Nach dem geänderten Merkmal 1.1 müssen die [X.] und [X.] für den [X.] zwingend durch Multiplikation des [X.] mit einem Skalierfaktor erfolgen.

Dies entspricht der Vorgehensweise nach den bereits in der Anmeldung beschriebenen Ausführungsbeispielen 3 und 4.

Ob der in der erteilten Fassung verwendete Ausdruck "form of the control data" weiter ist als der in der Anmeldung verwendete Ausdruck "[X.]", bedarf keiner Entscheidung.

Der in der erteilten Fassung verwendete Ausdruck findet sich zwar noch in dem nach Hilfsantrag 11 vorgesehenen Merkmal 1.1.3. Aus dem Zusammenhang mit den Merkmalen 1.1.1 und 1.1.2, die den in der Anmeldung verwendeten Ausdruck enthalten, ergibt sich aber hinreichend deutlich, dass es auch in Merkmal 1.1.3 um die Art des [X.]s im Sinne der Anmeldung geht.

Die mit Hilfsantrag 11 verteidigte Fassung von Merkmal 1.1 führt auch nicht zu einer Erweiterung des Schutzbereichs.

Entgegen der Auffassung des Patentgerichts schließen sich die in der erteilten Fassung verwendete Formulierung "[X.]" und die nach Hilfsantrag 11 vorgesehene Formulierung "[X.] indicator" nicht gegenseitig aus.

Wie bereits oben dargelegt wurde, ist als [X.] im Sinne der erteilten Fassung auch der [X.] anzusehen, also der [X.]-Indikator, der nach Hilfsantrag 11 zwingend als Objekt der Multiplikation mit dem Skalierfaktor vorgesehen ist.

Entgegen der Auffassung der Klägerinnen führt die Ersetzung des Ausdrucks "form of the control data" durch "[X.]" ebenfalls nicht zu einer Erweiterung des Schutzbereichs.

Selbst wenn die beiden Ausdrücke unterschiedliche technische Sachverhalte beschreiben würden, stünden sie allenfalls in einem Stufenverhältnis, und zwar dergestalt, dass der in der Anmeldung verwendete und nunmehr wieder aufgegriffene Ausdruck eine Teilmenge des in der erteilten Fassung verwendeten Ausdrucks beschreibt. Ausgehend von dieser Prämisse führte die mit Hilfsantrag 11 vorgesehene Änderung zu einer Beschränkung des Schutzbereichs, weil nicht mehr jede Möglichkeit zur Differenzierung zwischen unterschiedlichen Formen von Steuerdaten erfasst wird, sondern nur noch Ausführungsformen, die zwischen unterschiedlichen Steuerkanälen differenzieren können.

Der mit Hilfsantrag 11 verteidigte Gegenstand ist patentfähig.

[X.] nimmt diesen Gegenstand nicht vorweg.

[X.] hat ein Verfahren zum [X.] von Nutz- und Steuerdaten durch ein vom Nutzer verwendetes Gerät zum Gegenstand.

[X.] befasst sich mit der Signalisierung von Steuerdaten mit einem Datenpaket und unabhängig von einem Datenpaket, und mit der Übertragung unabhängig vom Datenpaket. Das [X.] von Steuerdaten mit Nutzdaten im [X.] sei schwierig, weil für die beiden Datenarten unterschiedliche Leistungsanforderungen bestünden (Abschnitt 2). Zur Übertragung von Nutz- und Steuerdaten in demselben Zeitintervall könnten die Nutzdaten gleichmäßig punktiert werden, um Raum für die Steuerdaten zu schaffen (Seite 1 Abschnitt 3). Da die Steuerdaten und die Nutzdaten mit derselben Leistung übertragen werden müssten, lasse sich ein zuverlässiger Empfang der Steuerdaten durch eine geeignete Auswahl von Modulation und Codierung erreichen. Hierzu dienten ein [X.] und die Auswahl des [X.] (falls erforderlich) sowie der Modulation entsprechend den Informationen über den Kanal. Diese Auswahl könne an das [X.] für den Datenblock gebunden werden, um die Decodierung zu unterstützen (Seite 2 nach [X.]ur 2).

Das [X.] für die Signalisierung von Steuerdaten könne vorteilhaft so geschehen, dass jedes Steuerfeld mit einem eigenen Wiederholungsfaktor einem Codewort zugeordnet werde. Das erlaube es, die zur Übertragung verwendete Energie mithilfe unterschiedlicher Codierung und Wiederholung individuell anzupassen (Nr. 3 vor [X.]. 4). Diese Vorgehensweise ist in der nachfolgend wiedergegebenen [X.]ur 4 dargestellt.

Damit offenbart [X.] weder einen Skalierfaktor im Sinne der Merkmale 1.1 und 1.1.1 noch dessen Verwendung zur Multiplikation eines [X.] im Sinne der Merkmale 1.1 und 1.1.4.

Wie die Berufung zu Recht geltend macht, handelt es sich bei den in [X.] offenbarten Wiederholungsfaktoren (repetition factors) nicht um Faktoren, mit denen ein für den [X.] vorgesehener, die erforderliche [X.] repräsentierender Wert zwecks Errechnung eines neuen [X.] multipliziert wird, sondern um Werte, die mit [X.] korrelieren. Diese Werte werden bei dem in [X.] offenbarten Verfahren zwar für die unterschiedlichen Steuerdaten individuell bestimmt. [X.] ist aber nicht zu entnehmen, dass dies durch Multiplikation eines für die Nutzdaten herangezogenen [X.] mit einem individuellen Faktor erfolgt.

Auch [X.] offenbart nicht die Multiplikation eines [X.] mit einem Skalierfaktor.

[X.] betrifft das Multiplexing von [X.]n ([X.]a Abs. 1 und 5) und befasst sich mit der Effizienz der Datenübertragung im [X.] ([X.]a Abs. 4). Die nachfolgend wiedergegebene [X.]ur 25 zeigt die hier interessierende Offenbarung.

Das Blockdiagramm veranschaulicht eine Vorrichtung zur Codierung und Modulation verschiedener Steuerkanäle sowie zum [X.] der Steuerdaten mit den Nutzdaten. Über die Blöcke 251 und 252 gehen verschiedene Steuerkanäle ([X.]/N[X.], [X.]) ein. Für diese findet jeweils eine gesonderte Codierung und Modulation statt (256 und 257). Anschließend findet ein Multiplexing der Steuerkanäle und des Kanals für die Nutzdaten (259) statt.

Die [X.]-Werte können dieselben sein wie für die [X.] oder sie können für die gemeinsamen Steuerkanäle separat festgelegt werden ([X.]a Absatz 106 Z. 14 ff.) Eine dafür geeignete Auswahltabelle ist in der nachfolgend wiedergegebenen [X.]ur 27 dargestellt.

Dieser Tabelle mag zu entnehmen sein, dass die zu verwendende Codierrate durch Multiplikation eines Ausgangswerts (zum Beispiel 1) mit einem Skalierfaktor (1/3, 1/2, 2/3 usw.) ermittelt wird. Eine Multiplikation eines [X.]-[X.], der den [X.]-Nummern der Tabelle entsprechen könnte, als [X.]-Indikator mit einem solchen Faktor, ist der Entgegenhaltung hingegen nicht zu entnehmen.

Aus [X.] ergibt sich insoweit kein weitergehender Offenbarungsgehalt.

[X.] betrifft das Codieren, [X.] und Zuordnen physikalischer Kanäle in Bezug auf die Luftschnittstelle für den [X.]-Standard (Seite 6).

Im [X.] (UL-SCH) werden für die Steuerdaten verschiedene [X.] sowie eine unterschiedliche Anzahl von Symbolen verwendet. Hierzu wird eine unterschiedliche Anzahl codierter Symbole zugewiesen (Seite 21, Abschnitt 5.2.2.6).

Dem ist weder der Einsatz eines [X.]-Werts für einen [X.] noch dessen Multiplikation mit einem Skalierfaktor zu entnehmen.

Für [X.] gilt nichts Anderes.

[X.] betrifft das [X.] codierter Nutz- und Steuerdaten sowie die Versendung der so generierten Daten von der [X.] an die Basisstation, also im [X.], in einem drahtlosen Kommunikationssystem (Abs. 2).

Bei einem Ausführungsbeispiel sendet die Basisstation einen Parameter, aus dem sich ein Modulationsverfahren, die Bandbreite, die Übertragungsleistung und die [X.] für das Daten- und das Steuersignal ergeben (Abs. 22). Die [X.] kann vor der Codierung die [X.] ([X.]) berechnen. Anhand der Übertragungsdatengröße ([X.]) kann eine temporäre Codierrate ([X.]/[X.]) berechnet werden. Mit Hilfe dieses Quotienten kann eine Codierrate für jedes Steuersignal gefunden werden.

Damit ist weder der Einsatz eines [X.] noch dessen Multiplikation mit einem Skalierfaktor offenbart.

Aus [X.] ergeben sich insoweit keine weitergehenden Erkenntnisse.

[X.] befasst sich mit der effizienten Übermittlung von Steuerkanälen (Abs. 2 f.).

Zu diesem Zweck wird die Nutzung eines partitionierten und strukturierten [X.]s vorgeschlagen, dem mindestens zwei [X.] oder zwei unterschiedliche Modulationen oder Codierungen zugeordnet sind (Abs. 11). Die Codierung erfolgt anhand des niedrigst möglichen Zuverlässigkeitsgrads (Abs. 12).

Damit ist weder die Verwendung eines [X.] noch dessen Multiplikation mit einem Skalierfaktor offenbart.

[X.] offenbart zwar die Festlegung von Codierungsparametern eines [X.]s anhand eines [X.]-Werts für einen [X.], nicht aber die Multiplikation mit einem Skalierfaktor zur Festlegung unterschiedlicher Werte für unterschiedliche Steuerdatenkanäle.

[X.] schlägt vor, ein [X.] und Codierschema für einen [X.] mit Hilfe eines [X.] und eines Offsets festzulegen (Abs. 60-63). Im Hinblick auf unterschiedliche Steuerkanäle ist vorgesehen, zwei unterschiedliche [X.] und Codierschemata ([X.]1 und [X.]2) anhand des angestrebten Verhältnisses zwischen Spitzenleistung und mittlerer Leistung festzulegen (Abs. 30 f.).

Damit mag ein Skalierfaktor offenbart sein. Dieser wird aber nicht mit einem [X.]-Wert multipliziert.

Aus [X.] ergeben sich keine weitergehenden Informationen.

[X.] enthält das Protokoll eines Fachgruppen-Gesprächs über die Signalisierung im [X.].

Steuer- und Nutzdaten sollen mit demselben Faktor verstärkt werden. Hierzu sollen unterschiedliche [X.] für die Steuerdaten eingesetzt werden, und zwar durch eine unterschiedliche Anzahl von Symbolen. Die [X.] sollen durch den [X.] des Kanals PUSCH vorgegeben werden. Hierzu soll in einer (in [X.] nicht dargestellten) Tabelle jedes PUSCH-[X.] mit einer bestimmten Codierrate für die Steuersignalisierung verknüpft werden ([X.]. 7.2.2).

Damit werden die Parameter für Modulation und Codierung nicht mit Hilfe eines Skalierfaktors bestimmt.

K9 offenbart ebenfalls nicht den Einsatz eines Skalierfaktors.

K9 betrifft das Multiplexing von Nutz- und Steuerdaten.

Um den Umfang der erforderlichen Ressourcen so gering wie möglich zu halten, sollen unterschiedliche Steuerfelder separat codiert werden. Ferner könnten in Bezug auf Nutzdaten und Steuerdaten sowie deren unterschiedliche Leistungsanforderungen verschiedene Modulationen und Codierungen angewendet werden. Die [X.] für die Steuerfelder hingen von denjenigen für die Nutzdaten ab. Um diesen Zusammenhang herzustellen, könne eine Tabelle mit Zuordnungen zwischen [X.] und Steuerdaten-[X.] eingerichtet werden (Nr. 2).

Damit ist, wie das Patentgericht zutreffend dargelegt hat, zwar eine Codierung von Steuerdaten in Abhängigkeit von der Art der Steuerdaten offenbart, nicht aber der Einsatz eines Skalierfaktors und dessen Verwendung zur Multiplikation des [X.]-[X.].

Für [X.] gilt nichts Anderes.

[X.] enthält die in [X.]ur 1 des Streitpatents wiedergegebene Tabelle.

Diese Tabelle weist für jeden [X.]-Wert jeweils zwei unterschiedliche Einträge für Transportblockgrößen und [X.] auf. Diese dienen jedoch nicht der Anwendung auf verschiedene Arten von Steuerdaten, sondern der Gegenüberstellung zwischen einer früher getroffenen Festlegung und einer beschlossenen Änderung.

Der mit Hilfsantrag 11 verteidigte Gegenstand war durch die behandelten Entgegenhaltungen auch nicht nahegelegt.

Allerdings hätte eine Kombination der in [X.] offenbarten Modifikation eines [X.]-Werts durch einen Offset mit einem Skalierfaktor, wie er in [X.] vorgesehen ist, möglicherweise zur beanspruchen Lehre geführt. Weder aus einer der beiden Entgegenhaltungen noch aus dem sonstigen Stand der Technik ergab sich aber eine Anregung für eine solche Kombination.

Entgegen der Auffassung der Klägerin zu 2 ergeben sich aus [X.] keine weitergehenden Anregungen.

Die unterschiedlichen Werte für Modulation und Codierrate werden nach [X.] nicht durch Modifikation eines [X.]-Werts gebildet, sondern durch unmittelbare Modifikation der beiden genannten Parameter. Eine ergänzende Heranziehung von [X.] hätte allenfalls verdeutlicht, dass die Modifikation mit Hilfe eines Skalierfaktors erfolgen kann. Hieraus hätte sich aber nicht die Anregung ergeben, diesen Skalierfaktor auf den [X.]-[X.] anzuwenden. [X.] zeigt eine Modifikation des [X.]-Werts zwar im Wege der Addition, nicht aber im Wege der Multiplikation. Eine Anregung, einzelne Elemente dieser drei Entgegenhaltungen so miteinander zu kombinieren, dass alle Merkmale des Streitpatents in seiner mit dem Hilfsantrag 11 verteidigten Fassung erfüllt sind, ist nicht ersichtlich.

Die vorstehenden Erwägungen gelten sinngemäß auch für den Verfahrensanspruch in der Fassung des [X.] Dieser sieht im Wesentlichen gleichlautende Merkmale vor.

Die Anschlussberufungen können danach keinen Erfolg haben.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 [X.] sowie § 91 Abs. 1 ZPO.

Entgegen der Auffassung der Beklagten ist die vom Patentgericht für die erste Instanz getroffene Kostenentscheidung nicht zu beanstanden.

Das Patentgericht hat den Umstand, dass die Beklagte die erteilte Fassung des Streitpatents als standardrelevant ansieht, zwar zu Unrecht zum Anlass genommen, den Streitwert auf 30 Millionen Euro festzusetzen (vgl. [X.], Beschluss vom 11. Mai 2021 - [X.], [X.], 1105 - [X.]). Seine Beurteilung, dass der Wert des Streitpatents in der Fassung von Hilfsantrag 11a gegenüber dem Wert in der erteilten Fassung deutlich zurückbleibt, ist dennoch zutreffend.

Der Gegenstand des Schutzrechts ist durch die zusätzlich aufgenommenen Merkmale deutlich eingeschränkt. Welche Auswirkungen dies auf anhängige Verletzungsverfahren hat, ist zwar nicht offenkundig. Bei dieser Ausgangslage führt aber die weit reichende Einschränkung des Gegenstands zu der Schlussfolgerung, dass die Beklagte zum weit überwiegenden Teil unterlegen ist und deshalb einen entsprechenden Teil der Kosten tragen muss.

Für die zweite Instanz ergibt sich keine abweichende Beurteilung.

Die vom Senat als rechtsbeständig erachtete Fassung enthält formal zwar ein Merkmal weniger als die Fassung, die das Patent nach dem angefochtenen Urteil erhalten sollte. Die daraus resultierenden inhaltlichen Änderungen sind jedoch als allenfalls gering zu bewerten und führen nicht zu einer abweichenden Kostenverteilung.