Bundespatentgericht, Beschluss vom 11.04.2019, Az. 30 W (pat) 36/17

Die am 16. Mai 2006 beim [X.] angemeldete

Wortmarke

[X.]

ist am 26. September 2006 für die Antragsgegnerin unter der Nummer 306 31 532 für die Waren der

„Klasse 1: Kohlensäure; [X.]“

in das beim [X.] geführte Register eingetragen worden. Mit Wirkung vom 1. Juni 2016 ist die Schutzdauer bis zum 31. Mai 2026 verlängert worden.

Die Antragstellerin hat am 21. September 2016 die Löschung der angegriffenen Marke beantragt, da sie entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 [X.] eingetragen worden sei.

Mit Schreiben vom 4. November 2016 hat die Antragsgegnerin und Inhaberin der angegriffenen Marke der Löschung widersprochen.

Mit Beschluss vom 7. Juni 2017 hat die Markenabteilung 3.4 des [X.]es die Eintragung der Wortmarke 306 31 532 gelöscht, da dem [X.] bereits im Anmeldezeitpunkt und auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.]) entgegengestanden habe.

[X.] beschreibe in naheliegender Art und Weise, dass die beanspruchten Waren dazu dienten, saubere, reine gasförmige Produkte herzustellen, die selbst umweltfreundlich seien oder zur Reinigung benötigt würden. Zwar sei [X.] ein festes Kohlenstoffdioxid, das aber direkt in die Gasphase übergehe, ohne vorher zu schmelzen. Das Gas CO2 werde umgangssprachlich als Kohlensäure bezeichnet. Damit erschöpfe sich das [X.] in Bezug auf die beanspruchten Waren in einer sprach- und werbeüblichen Aneinanderreihung zweier beschreibender Begriffe zu einem verständlichen, schlagwortartigen Hinweis auf die Beschaffenheit und den Verwendungszweck der beanspruchten Waren, so dass ihm jegliche Unterscheidungskraft fehle. Ob zudem ein Freihaltungsbedürfnis im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] bestehe, wofür allerdings einiges spreche, könne dahingestellt bleiben.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin. Mit Schriftsatz vom 27. März 2019 hat sie das Warenverzeichnis wie folgt beschränkt:

„Klasse 1: [X.]“.

Zur Begründung der Beschwerde trägt sie vor, als Gefahrgut werde [X.] lediglich an entsprechend erfahrene und geschulte Fachkreise, dabei vorwiegend an Gewerbetreibende, verkauft. Maßgebliche Verkehrskreise seien daher alleine diese Fachkreise, insbesondere Spediteure und Gastronomen, die [X.] jeweils zur Kühlung von Lebensmitteln einsetzten, oder Gewerbetreibende, die [X.] zur industriellen Reinigung von Fahrzeugen oder Maschinen verwendeten.Wie von der Markenabteilung zutreffend ausgeführt, bestehe [X.] aus CO2 . Falsch sei jedoch, dass Kohlendioxid ein Gas sein solle, denn die Bezeichnung „Gas“ gebe lediglich den Aggregatzustand wieder und sei keine [X.]. Vielmehr sei Kohlendioxid ein „normaler Rohstoff“ und kein Gas.[X.] werde immer in fester Form ausgeliefert und zudem in einer geeigneten Verpackung, meist aus gut isolierendem Styropor. Die hier ausschließlich angesprochenen Fachkreise wüssten darum, dass [X.] kein Gas sei, sondern ein festes, z. B. in Pellets, Nuggets, Scheiben oder Blöcken ausgeliefertes Material, und dass es sich dabei um den Rohstoff Kohlendioxid handele.

CLEANGAS den angesprochenen Verkehrskreisen gerade nicht als beschreibende Angabe für [X.] (= Kohlendioxid), da jedenfalls der Bestandteil „GAS“ [X.] als Feststoff nicht beschreiben könne. Dem Markenzeichen stehe daher weder das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] entgegen, noch unterliege es einem Freihaltungsbedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.].

Im Übrigen sei im angefochtenen Beschluss der Markenabteilung vom 7. Juni 2017 ausgeführt, dass es dahingestellt bleiben könne, ob die Voraussetzungen gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] vorlägen. [X.] bedeute dies, dass hierüber noch kein erstinstanzlicher Beschluss vorliege. Damit der Markeninhaberin der volle Instanzenzug erhalten bleibe, sei die Sache daher gegebenenfalls (hilfsweise) an das [X.] zurückzuverweisen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des [X.]es vom 7. Juni 2017 aufzuheben und den Löschungsantrag zurückzuweisen,

hilfsweise die Sache unter Aufhebung des vorgenannten Beschlusses an die Markenabteilung 3.4 des [X.]s zurückzuverweisen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde der Antragsgegnerin zurückzuweisen.

[X.] auch in Bezug auf „[X.]“ um eine ausschließlich beschreibende Angabe, so dass der Löschungsgrund nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] gegeben sei. Eine Zurückverweisung an das [X.] komme nicht in Betracht, zumal die Markenabteilung der angefochtenen Marke gerade deshalb die Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] abgesprochen habe, weil es sich bei ihr um eine beschreibende Angabe handele, die der Verkehr nicht als unterscheidungskräftig erachte. Im Interesse der Prozessökonomie sei daher die Sachentscheidung durch das [X.] zu treffen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulässige Beschwerde der Antragsgegnerin hat in der Sache keinen Erfolg.

[X.] ist für die noch beschwerdegegenständliche Ware „[X.]“ entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] eingetragen worden, so dass die Markenabteilung die Löschung der Eintragung wegen Nichtigkeit (§§ 50 Abs. 1, Abs. 2, 54 [X.]) im Ergebnis zu Recht angeordnet hat.

1. Da der Löschungsantrag am 21. September 2016 gestellt worden ist, ist gemäß § 158 Abs. 8 [X.] auf das vorliegende Verfahren § 50 Abs. 2 [X.] in der bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung anzuordnen.

2. Für die absoluten Löschungsgründe nach § 50 Abs. 1 [X.] gilt, dass eine Löschung nur erfolgen kann, wenn das Vorliegen von [X.] zu den jeweils maßgeblichen Zeitpunkten zweifelsfrei feststeht. Wird geltend gemacht, die Eintragung habe gegen einen oder mehrere Tatbestände des § 8 Abs. 2 [X.] verstoßen, kann eine Löschung nur erfolgen, wenn das [X.] sowohl im Zeitpunkt der Anmeldung der Marke ([X.], 1143, Nr. 15 – [X.] werden Fakten; [X.] 2014, 483, Nr. 22 – test; [X.] 2014, 565, Nr. 10 – smartbook) bestanden hat als auch – soweit es um die Tatbestände nach § 8 Abs. 2 Nr. 1-9 [X.] geht – im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag noch besteht (§ 50 Abs. 2 Satz 1 [X.]). Ist eine solche Feststellung, auch unter Berücksichtigung der von den Beteiligten vorgelegten und von Amts wegen zusätzlich ermittelten Unterlagen, nicht möglich, muss es – gerade in Grenz- oder Zweifelsfällen – bei der Eintragung der angegriffenen Marke sein Bewenden haben ([X.], 155 – Salatfix).

In Beachtung dieser Grundsätze lag und liegt in Bezug auf die gelöschten Waren der im Amtsverfahren geltend gemachte [X.] gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] vor.

Dieser [X.] konnte im Beschwerdeverfahren berücksichtigt werden. Wenngleich die Markenabteilung die Löschung der angegriffenen Marke auf das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] gestützt hat, war auch der [X.] gemäß § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] bereits mit dem Löschungsantrag konkret geltend gemacht worden (vgl. [X.], [X.], 500 Rn. 12 – [X.]; [X.], 404, Rn. 11 – Quadratische Schokoladentafelverpackung) und ist somit Gegenstand des amtlichen Löschungsverfahrens wie auch des Beschwerdeverfahrens vor dem [X.] geworden.

3. Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge und der Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen dienen können. Der Zweck dieser Vorschrift besteht vor allem darin, beschreibende Angaben oder Zeichen vom markenrechtlichen Schutz auszuschließen, weil ihre Monopolisierung einem berechtigten Bedürfnis der Allgemeinheit an ihrer ungehinderten Verwendbarkeit widerspricht, wobei bereits die potentielle Beeinträchtigung der wettbewerbsrechtlichen Grundfreiheiten ausreichen kann (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, [X.], 12. Aufl., § 8 Rn. 362). Es genügt also, wenn das angemeldete Zeichen in Bezug auf die konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen als beschreibende Angabe geeignet ist (vgl. [X.] [X.] 1999, 723 Nr. 30, 31 – [X.]; [X.], 674 Nr. 56 – Postkantoor; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. [X.], § 8 Rn. 377 [X.]). Für die Eignung als beschreibende Angabe ist auf das Verständnis des Handels und/oder des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der Waren als maßgebliche Verkehrskreise abzustellen (vgl. [X.] [X.] 1999, 723 Nr. 29 – [X.]; [X.], 411 Nr. 24 – Matratzen Concord/[X.]; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. [X.], § 8 Rn. 392, 393).

Ist die Eignung der angemeldeten Marke für die Beschreibung von Merkmalen der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen festgestellt, setzt das Eintragungsverbot des § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] keinen weiteren lexikalischen oder sonstigen Nachweis voraus, dass und in welchem Umfang sie als beschreibende Angabe bereits im Verkehr bekannt ist oder verwendet wird; vielmehr reicht aus, dass sie zu diesem Zweck verwendet werden kann (st. Rspr., vgl z. B. [X.] [X.] 1999, 723, Nr. 30 – [X.]; [X.], 146, Nr. 32 – [X.]; [X.], 674, [X.] – Postkantoor; [X.], 680, Nr. 38 – [X.]; [X.] [X.] 2008, 160, Nr. 35 – [X.]; [X.] [X.] Int. 2010, 503, Nr. 37 – [X.]; [X.] [X.] 2010, 534, Nr. 52 – [X.]; [X.] 2011, 1035, Nr. 38 – 1000; [X.] [X.] 2003, 882, 883 – [X.]; [X.] 2008, 900, Nr. 12 – [X.]; [X.] 2012, 272, Nr. 12, 17 – [X.]; [X.] 2012, 276, Nr. 8 – [X.]; siehe auch [X.]/ Hacker/Thiering, a. a. [X.], § 8 Rn. 377, 379 ff.).

4. Das Markenzeichen [X.] besteht nach diesen Maßstäben ausschließlich aus einer Angabe, die ein wesentliches Merkmal der beanspruchten Ware „[X.]“ beschreibt. Die Mitbewerber der Antragsgegnerin hatten deshalb bereits im Anmeldezeitpunkt wie auch im Zeitpunkt der Entscheidung des Senats ein berechtigtes Interesse an der freien ungehinderten Verwendung dieser Angabe.

[X.] wird, was auch die Antragsgegnerin im Beschwerdeverfahren nicht ernsthaft in Abrede stellt, von dem hier vorwiegend angesprochenen Fachverkehr als Sachhinweis auf sauberes, reines Gas verstanden.

₂) übergeht, ohne vorher zu schmelzen oder flüssige Rückstände zu hinterlassen. [X.] wird hergestellt, indem unter Druck verflüssigtes Kohlendioxidgas „entspannt“ wird. Bei diesem Vorgang wird ein Teil des Kohlendioxids verdampft, wobei es dem Rest die für die Verdampfung erforderliche Wärme entzieht und damit abkühlt. Es entsteht dabei sogenannter gefrorener „Kohlensäureschnee“, der dann, je nach Anwendung, in die gewünschte Form gepresst wird (vgl. zum Ganzen etwa den Wikipedia-Eintrag „[X.]“, Anlage [X.] zur Löschungsantragsbegründung vom 21. September 2016; siehe ferner Römpp, Lexikon der Chemie, 10. Aufl., „[X.]“).

Die den Beteiligten übersandte „[X.]/[X.] vom 2. Dezember 1996 zur Festlegung spezifischer Reinheitskriterien für andere Lebensmittelzusatzstoffe als Farbstoffe und Süßungsmittel“ (wie auch die den Beteiligten ebenso zur Verfügung gestellte [X.]/[X.] vom 27. August 2008) belegt ergänzend, dass die Reinheit [X.] „[X.] Kohlendioxid“ für die Verwendung als „[X.]“ (wobei „[X.] (Festform)“ in der Richtlinie ausdrücklich als „Synonym“ von Kohlendioxid genannt wird) eine erhebliche Bedeutung insbesondre in der Lebensmittelindustrie hat und daher gesetzlichen Regelungen unterliegt.

[X.] dem hier vorwiegend angesprochenen Fachverkehr auf Anhieb als Beschreibung des Ausgangsstoffes von [X.]. Der – durch die Marke als „reines, sauberes Gas“ beschriebene – Ausgangsstoff ist aber, was der gesamte Vortrag der Antragsgegnerin verkennt, ein für den Warenverkehr wichtiges und für die angesprochenen [X.] bedeutsames „Merkmal“ im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.]. Dass das [X.] selbst keine gasförmige Konsistenz hat, ist soweit ohne Belang.

Nicht erforderlich ist dabei, dass das Markenzeichen dieses „Merkmal“ vollständig charakterisiert oder das Produkt (bzw. hier den Ausgangsstoff Kohlendioxid) vollständig beschreibt (vgl [X.] [X.] 2014, 569, Nr. 17 – [X.]; [X.]/Hacker/Thiering, a. a. [X.], § 8 Rn. 483). Vielmehr ist ausreichend, dass es sich um die Bezeichnung einer von den beteiligten ([X.] leicht zu erkennenden (vgl. [X.] [X.] 2014, 304, Nr. 21 – ecoDoor), für sie irgendwie bedeutsamen (vgl [X.]/Hacker/Thiering, a. a. [X.], Rn. 483, 484 [X.]) Eigenschaft der einschlägigen Waren handelt, wie es vorliegend für die Merkmalsangabe „sauberes, reines Gas“ als Ausgangsstoff für [X.] ohne weiteres der Fall.

Umstände, die geeignet wären, von dieser rein beschreibenden Bedeutung des [X.]es für die Ware „[X.]“ wegzuführen, sind nicht ersichtlich. Dies gilt insbesondere für die – von der Antragsgegnerin im Amtsverfahren hervorgehobene – Zusammenschreibung der Wortbestandteile. An eine solche Zusammenschreibung von Markenbestandteilen ist der Verkehr gewöhnt, denn sie wird in der beschreibenden Werbesprache und insbesondere bei der Eingabe von Suchbegriffen im [X.] oder in [X.] häufig verwendet, ohne dass der beschreibende Begriffsinhalt dadurch in den Hintergrund tritt (vgl. [X.] (pat) 192/01 – [X.]; 30 W (pat) 2/16 – hansedeal).

5. Daher stand der Wortmarke 306 31 532 [X.] für die beschwerdegegenständliche Ware „[X.]“ sowohl im Anmelde- als auch im Entscheidungszeitpunkt das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] entgegen, so dass die Markenabteilung die Löschung der Eintragung wegen Nichtigkeit (§§ 50 Abs. 1, Abs. 2, 54 [X.]) im Ergebnis zu Recht angeordnet hat.

6. Dem hilfsweise gestellten Antrag der Antragsgegnerin, das Verfahren an das [X.] zurückzuverweisen, war nicht zu entsprechen. Die Voraussetzungen für eine Zurückverweisung des Verfahrens nach § 70 Abs. 3 [X.] liegen nicht vor, insbesondere kann - entgegen dem Vorbringen der Antragsgegnerin – nicht von einer fehlenden Sachentscheidung der Markenabteilung im Sinne von § 70 Abs. 3 Nr. 1 [X.] ausgegangen werden. Da auch die Markenabteilung in der Sache einen merkmalsbeschreibenden Charakter des Markenzeichens [X.] festgestellt hat, wobei bei Annahme einer beschreibenden Angabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] zwangsläufig auch das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] zu bejahen ist (vgl. EUGH [X.], 576, [X.] – Postkantoor; [X.] 2013, 519, [X.] – [X.]; [X.] [X.] 2017, 186, Nr. 30, 32 – [X.]; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. [X.], § 8 Rn. 96), haben Patentamt und Senat der Sache nach übereinstimmend die Voraussetzungen der Löschung der Eintragung wegen Nichtigkeit (§§ 50 Abs. 1, Abs. 2, 54 [X.]) bejaht. Im Übrigen ist zu berücksichtigen, dass die Sache entscheidungsreif ist, so dass eine Zurückverweisung, die grundsätzlich im Ermessen des Gerichts steht, schon aus Gründen der Prozessökonomie nicht sachgerecht erscheint (vgl. BPatG 25 W (pat) 26/16 – Schönefelder Kreuz, juris, Rn. 24; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. [X.], § 70 Rn. 8).

7. Die Beschwerde ist daher zurückzuweisen.

8. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 [X.], da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst ersichtlich sind.