Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 12.08.2004, Az. I ZR 98/02

[X.]/02 Verkündet am: 12. August 2004 [X.] als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja [X.] : nein [X.]R : ja

Verwarnung aus Kennzeichenrecht
[X.] § 823 Abs. 1 Ai

Dem [X.] beim [X.] wird folgende Rechtsfrage zur Entscheidung vorgelegt: Kann eine unbegründete Verwarnung aus einem Kennzeichenrecht bei schuld-haftem Handeln als rechtswidriger Eingriff in den eingerichteten und ausgeüb-ten Gewerbebetrieb gemäß § 823 Abs. 1 [X.] zum Schadensersatz verpflich-ten oder kann sich eine Schadensersatzpflicht, falls nicht § 826 [X.] eingreift, nur aus dem Recht des unlauteren [X.] (§ 3, § 4 Nrn. 1, 8 und 10, § 9 UWG) ergeben?

[X.], [X.]. v. 12. August 2004 - [X.]/02 - [X.]
LG Düsseldorf - 2 - Der [X.] Zivilsenat des [X.]s hat auf die mündliche Verhand-lung vom 17. Juni 2004 durch [X.] Dr. [X.] und [X.] v. Ungern-Sternberg, Prof. [X.], Pokrant und Dr. Schaffert beschlossen:

[X.] Das Verfahren wird ausgesetzt.

I[X.] Dem [X.] beim [X.] wird folgende Rechtsfrage zur Entscheidung vorgelegt: Kann eine unbegründete Verwarnung aus einem Kennzei-chenrecht bei schuldhaftem Handeln als rechtswidriger [X.] in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb gemäß § 823 Abs. 1 [X.] zum Schadensersatz verpflichten oder kann sich eine Schadensersatzpflicht, falls nicht § 826 [X.] eingreift, nur aus dem Recht des unlauteren [X.] (§ 3, § 4 Nrn. 1, 8 und 10, § 9 UWG) ergeben?

Gründe:

[X.] Dem Vorlagebeschluß liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
Die Klägerin, die u.a. Sanitärarmaturen nebst Zubehör herstellt und ver-treibt, war Inhaberin zweier dreidimensionaler Marken, die beim [X.] 3 - tent- und Markenamt jeweils für "[X.] waren (Marke Nr. 396 54 198: angemeldet am 13.12.1996, eingetragen am 17.2.1997; Marke Nr. 396 55 854: angemeldet am 21.12.1996, eingetragen am 12.2.1997; im folgenden: [X.]).
Die [X.] zu 1, deren Geschäftsführer der [X.] zu 2 ist, stellt Strahlregler für Sanitärarmaturen (gemäß den Anlagen [X.] bis K 12) her, die am Auslauf mit Rundgittern versehen sind.
Mit Schreiben vom 13. Oktober 1997 machte die Klägerin gegenüber der [X.]n zu 1 geltend, deren Strahlregler verletzten die [X.], und [X.] die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung. Die [X.] zu 1 wies diese Forderung als unberechtigt zurück und beantragte beim Deut-schen Patent- und Markenamt die Löschung der [X.].

Die Klägerin hat mit ihrer im Juni 1998 erhobenen Klage beantragt, die [X.]n wegen Verletzung der [X.] zur Unterlassung und Auskunfts-erteilung zu verurteilen sowie ihre Schadensersatzpflicht festzustellen.
Mit [X.]üssen vom 15. Dezember 1998 und 22. März 1999 hat das [X.] die Löschung der [X.] ausgespro-chen, weil diesen jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] fehle. Dabei hat es davon abgesehen, der Klägerin die Kosten der [X.]n zu 1 aufzuerlegen. Das [X.] hat mit [X.]üssen vom 15. Dezember 1999 die Beschwerden der Klägerin und die auf Änderung der Kostenentscheidungen gerichteten Anschlußbeschwerden der [X.]n zu 1 zurückgewiesen. - 4 - Die Klägerin hat daraufhin ihre Klage mit Zustimmung der [X.]n zurückgenommen.
Bereits vorher hatte die [X.] zu 1 ihre Widerklage erhoben, mit der sie die Erstattung der Kosten verlangt, die sie in den Löschungsverfahren auf-gewendet hat (17.848 DM nebst Zinsen). Die Klägerin sei ihr insoweit [X.], weil ihre Abmahnung vom 13. Oktober 1997 unberechtigt gewesen sei.
Die Klägerin hat demgegenüber geltend gemacht, sie habe bei ihrer Ab-mahnung nicht schuldhaft gehandelt.
Das [X.] hat der Widerklage der [X.]n zu 1 stattgegeben.
Auf die Berufung der Klägerin hat das Berufungsgericht das [X.]eil des [X.]s abgeändert und die Widerklage abgewiesen ([X.] [X.]-RR 2002, 213). Das Berufungsgericht hat angenommen, daß der [X.] zu 1 nicht deshalb gegen die Klägerin ein Anspruch aus § 823 Abs. 1 [X.] wegen schuldhaften Eingriffs in ihren eingerichteten und ausgeübten Ge-werbebetrieb zusteht, weil die Klägerin sie mit Schreiben vom 13. Oktober 1997 aus ihren [X.] verwarnt und im Juni 1998 Verletzungsklage erhoben hat.
Mit ihrer (zugelassenen) Revision, deren Zurückweisung die Klägerin [X.], begehrt die [X.] zu 1 die Wiederherstellung des landgerichtlichen [X.]eils. - 5 - I[X.] Der [X.] ist - im Anschluß an die Rechtsprechung des [X.] (grundlegend [X.], 24 - [X.]) - in ständiger Rechtspre-chung davon ausgegangen, daß eine unberechtigte Schutzrechtsverwarnung, mit der ein ernsthaftes und endgültiges Unterlassungsverlangen verbunden ist, einen Eingriff in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb des [X.] darstellen kann, der bei Verschulden nach § 823 Abs. 1 [X.] zum Schadensersatz verpflichtet (vgl. [X.] 38, 200, 204 ff. - Kindernähma-schinen; 62, 29, 31 ff. - [X.]; [X.], [X.]. [X.], [X.], 715, 716 f. - Spritzgießmaschine; [X.]. v. 19.1.1979 - I ZR 166/76, [X.] 1979, 332, 333 f. = WRP 1979, 361 - Brombeerleuchte; [X.]. v. 23.2.1995 - I ZR 15/93, [X.] 1995, 424, 425 = [X.], 489 - [X.]; [X.]. v. 30.11.1995 - [X.], [X.] 1996, 812, 813 = [X.], 207 - Unterlassungsurteil gegen Sicherheitsleistung, insoweit nicht in [X.] 131, 233; [X.]. v. 17.4.1997 - [X.], [X.] 1997, 741, 742 = WRP 1997, 957 - Chinaherde; [X.]. v. 13.4.2000 - I ZR 220/97, [X.] 2001, 54, 55 = [X.], 1296 - [X.]/Subwear; zustimmend u.a. [X.]/[X.], [X.], 11. Aufl., § 823 [X.]r. 68 ff.; [X.]/[X.], [X.], 9. Aufl., Vor §§ 9-14 [X.] [X.]. 16 ff.; [X.]/Melullis, Handbuch des [X.]rechts, 2. Aufl., § 20 [X.]. 83 ff.; vgl. auch [X.], [X.]rechtliche Ansprüche und Verfahren, 8. Aufl., [X.]. 30 [X.]. 19).
Diese schon früher nicht unumstrittene Rechtsprechung (vgl. dazu [X.] 62, 29, 31 f. - [X.]; [X.], [X.], 1970, [X.] ff.; [X.], Die unberechtigte Verwarnung aus gewerblichen Schutz-rechten, 1971, [X.] ff.; [X.]., [X.] 1974, 235 ff.; [X.], WRP 1983, 317 ff.) ist in den letzten Jahren verstärkt kritisiert worden (vgl. [X.]/[X.], Lehrbuch des Schuldrechts, [X.], 13. Aufl. 1994, S. 554 ff.; [X.]/He-fermehl, [X.]recht, 22. Aufl., Allg. [X.]. 129, 136, § 14 [X.]. 11; [X.] - 6 - in [X.]/[X.], UWG, 3. Aufl., § 1 [X.]. 482 ff.; Pastor/[X.]/[X.], Der [X.]prozeß, 4. Aufl., [X.]. 10 [X.]. 6 ff.; [X.], [X.], 25, 26 f.; [X.], [X.], 1074 ff.; [X.], [X.] 2001, 1027 ff.; vgl. aber auch [X.].[X.]/Wagner, 4. Aufl., § 823 [X.]. 191).
II[X.] Der [X.] hat die dargelegten Rechtsgrundsätze zur un-berechtigten Schutzrechtsverwarnung auch auf Verwarnungen, die auf Kenn-zeichenrechte (Marken, Unternehmenskennzeichen und Werktitel) gestützt sind, angewandt (vgl. [X.] 14, 286, 291 ff. - [X.]). Daran will der [X.] Zivilsenat nicht mehr festhalten. Das Verfahren ist daher auszusetzen und die Sache gemäß § 132 Abs. 4 GVG dem [X.] zur Ent-scheidung über folgende Rechtsfrage vorzulegen:
"Kann eine unbegründete Verwarnung aus einem Kennzeichen-recht bei schuldhaftem Handeln als rechtswidriger Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb gemäß § 823 Abs. 1 [X.] zum Schadensersatz verpflichten oder kann sich eine Schadensersatzpflicht, falls nicht § 826 [X.] eingreift, nur aus dem Recht des unlauteren [X.] (§ 3, § 4 Nrn. 1, 8 und 10, § 9 UWG) ergeben?"

Diese Rechtsfrage ist von grundsätzlicher Bedeutung. Sie betrifft Grund-fragen der Grenzen zulässiger Rechtsverfolgung.
Eine Entscheidung des [X.] ist zudem zur Si-cherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich. Die Aufgabe der bis-herigen Rechtsprechung, daß eine unbegründete Verwarnung aus einem Kenn-zeichenrecht bei schuldhaftem Handeln als rechtswidriger Eingriff in den einge-richteten und ausgeübten Gewerbebetrieb gemäß § 823 Abs. 1 [X.] zum [X.] verpflichten kann, wird zwar möglicherweise auch mit Besonderhei-ten des Schutzes von [X.] begründet werden können, die [X.] 7 - teren Gründe, die nach Ansicht des [X.] Zivilsenats dafür sprechen, berühren aber auch Grundlagen der Rechtsprechung zur Schadensersatzhaftung aus § 823 Abs. 1 [X.] bei einer Verwarnung aus anderen Schutzrechten, insbesondere aus Patent oder Gebrauchsmuster.
[X.] Für die Absicht des [X.] Zivilsenats, seine Rechtsprechung zur [X.]haftung bei einer unbegründeten Verwarnung aus einem Kennzei-chenrecht zu ändern, sind insbesondere folgende Erwägungen maßgebend:
1. Eine Behinderung, die sich aus der rechtmäßigen Ausübung von Schutzrechten ergibt, ist grundsätzlich wettbewerbskonform und dementspre-chend von den betroffenen Mitbewerbern hinzunehmen (vgl. [X.], [X.]. v. 10.10.1991 - I ZR 147/89, [X.] 1993, 34, 37 = [X.], 160 - [X.]; [X.] [X.] 1995, 424, 425 - Abnehmerverwarnung). Ebenso ist die gerichtliche und die außergerichtliche Geltendmachung von Ansprüchen aus Schutzrechten, auch wenn sich diese (letztlich) als unbegründet erweisen, grundsätzlich nicht rechtswidrig.
Wer ein staatliches, gesetzlich eingerichtetes und geregeltes Verfahren einleitet oder betreibt, greift bei subjektiver Redlichkeit nicht rechtswidrig in ein geschütztes Rechtsgut seines [X.] ein, auch wenn sein Begeh-ren sachlich nicht gerechtfertigt ist und dem anderen Teil aus dem Verfahren über dieses hinaus Nachteile erwachsen. Für die Folgen einer nur fahrlässigen Fehleinschätzung der Rechtslage haftet er außerhalb der schon im [X.] vorgesehenen Sanktionen grundsätzlich nicht nach dem Recht der uner-laubten Handlung. Der Schutz des Prozeßgegners wird regelmäßig durch das gerichtliche Verfahren nach Maßgabe seiner gesetzlichen Ausgestaltung ge-währleistet. Wo dies allerdings nicht der Fall ist, muß es beim [X.] verbleiben, den § 823 Abs. 1 und § 826 [X.] gewähren (vgl. [X.] 154, 269, 271 f.).
Die außergerichtliche Geltendmachung von Ansprüchen aus [X.], die der Klageerhebung als der schärfsten Form der Abmahnung in der [X.] vorausgeht, kann insoweit nicht an[X.] behandelt werden (vgl. dazu auch [X.] [X.] 2003, 814, 816; Pastor/[X.]/[X.] aaO [X.]. 10 [X.]. 11; [X.] in [X.]/[X.] aaO § 1 [X.]. 484; [X.], WRP 1976, 733, 741 f.; [X.], [X.] 2001, 1027, 1028).
2. Eine mit einem ernsthaften und endgültigen Unterlassungsbegehren verbundene unberechtigte Schutzrechtsverwarnung ist demgegenüber in [X.] Rechtsprechung als rechtswidriger Eingriff in den eingerichteten und [X.] Gewerbebetrieb (§ 823 Abs. 1 [X.]) angesehen worden.
Anlaß für diese Rechtsprechung waren unberechtigte Verwarnungen aus Patent oder Gebrauchsmuster. Fälle dieser Art sind auch seit jeher in der [X.] Rechtsanwendung zahlenmäßig und wirtschaftlich die bei weitem [X.] Anwendungsfälle, während Fälle von Schadensersatzforderungen wegen Verwarnung aus [X.] in der gerichtlichen Praxis selten geblieben sind und - soweit ersichtlich - fast durchweg nur Forderungen auf Er-satz der Kosten der Rechtsverteidigung zum Gegenstand hatten.
Grundlage für die Bejahung eines Schadensersatzanspruchs des aus ei-nem Schutzrecht [X.] aus § 823 Abs. 1 [X.] ist nach der bisherigen Rechtsprechung der Gedanke einer ausgewogenen Risikoverteilung zwischen dem [X.] und dem [X.] (vgl. [X.] 62, 29, 33 - Maschen-fester Strumpf; vgl. auch [X.] 111, 349, 358). Sie wird weitgehend mit den - 9 - Umständen, die bei einer unberechtigt und schuldhaft ausgesprochenen [X.] aus Schutzrechten typischerweise gegeben sind, begründet. So wird darauf hingewiesen (vgl. [X.] 38, 200, 204 f. - [X.]; [X.] [X.] 1997, 741, 742 - Chinaherde), daß eine Schutzrechtsverwarnung für den [X.] in aller Regel einschneidende Wirkungen zur Folge hat. Vor allem Schutzrechtsverwarnungen aus einem Patent oder Gebrauchsmuster, die in der Regel unter Beteiligung von Patentanwälten ausgesprochen werden, stellen den [X.] meist vor die Frage, ob er die Herstellung oder den Vertrieb der umstrittenen Erzeugnisse gleichwohl fortsetzen soll. Die Beurteilung der [X.] erfordert Zeit und ist fast immer schwierig. Setzt der [X.] fort, haftet er bei Berechtigung der Schutzrechts-verwarnung nach einem scharfen Verschuldensmaßstab auf Schadensersatz, der nach Wahl des Verletzten auch die Herausgabe des Gewinns umfassen kann (vgl. dazu auch [X.] 145, 366 - Gemeinkostenanteil). In der Entschei-dung "[X.]" ([X.], [X.]. v. 8.2.1963 - [X.], [X.], 97, 99) wird die rechtliche Sonderbehandlung der unberechtigten [X.] weiter damit begründet, daß der Verwarnende sich auf ein ihm zuste-hendes Schutzrecht berufe, über dessen Rechtsbestand und Tragweite er re-gelmäßig selbst weit besser als der Verwarnte unterrichtet sei.
3. Diese Erwägungen können nach Ansicht des [X.] Zivilsenats die Beurtei-lung, daß eine unberechtigte Verwarnung aus einem Immaterialgüterrecht bei Verschulden (und sei es auch nur leichter Fahrlässigkeit) als Eingriff in den ein-gerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb zum Schadensersatz verpflichtet, nicht rechtfertigen.
Die dem Rechtsstreit zugrundeliegende Verwarnung aus einem Kennzei-chenrecht kann dem [X.] ebenso wie die Verwarnung aus anderen ge-- 10 - werblichen Schutzrechten schwerwiegende Entscheidungen abverlangen. [X.] mögen typischerweise allerdings nicht so einschneidend sein wie bei Patent- und Gebrauchsmusterstreitigkeiten, weil, sofern es sich nicht um eine aus der Form der Ware gebildete Marke handelt (§ 3 Abs. 1 [X.]), das [X.] selbst ohne die beanstandete Kennzeichnung möglich bleibt und sich die Höhe des in solchen Fällen zu ersetzenden Schadens nach der Lizenzanalogie berechnet oder darauf beschränkt ist, welcher Schaden gerade durch die [X.] entstanden ist oder welcher Verletzergewinn gerade durch die rechtswidrige Kennzeichenbenutzung erzielt worden ist.
Wird die als Schutzrechtsverletzung beanstandete Handlung tatsächlich eingestellt, kann dies aber auch bei einer Verwarnung aus einem Kennzeichen-recht den Geschäftsbetrieb des [X.] erheblich beeinträchtigen. Für den Vertrieb von Waren oder Dienstleistungen unter der angeblich [X.] Kennzeichnung sind in der Regel Aufwendungen für die Kennzeich-nung selbst und für Werbemaßnahmen getätigt worden. Bei einem Verzicht auf die Benutzung der beanstandeten Kennzeichnung kann ein mit dieser erworbe-ner guter Ruf nicht weiter genutzt werden.
Diese möglichen Folgen einer Verwarnung rechtfertigen es jedoch nicht, das Schadensrisiko dadurch auf den [X.] zu verlagern, daß dem [X.] bei [X.] der Verwarnung - auch im Fall bloßer Fahrläs-sigkeit - ein Schadensersatzanspruch aus § 823 Abs. 1 [X.] zugestanden wird. Der Verwarnende besitzt in einem solchen Fall im allgemeinen bei der Beurtei-lung der Sach- und Rechtslage keinen entscheidenden Informationsvorsprung gegenüber dem [X.]. Die Beurteilung der [X.] kann zwar schwierig sein; dies gilt dann aber für beide Seiten in gleicher Weise. Ein Un-ternehmer, der aufgrund einer Berechtigungsanfrage oder selbst im Rahmen - 11 - seiner eigenen Geschäftstätigkeit feststellt, daß er möglicherweise ein fremdes Recht verletzt, muß - nicht an[X.] als ein Verwarnter - entscheiden, ob er die betreffenden [X.] einstellt, und - wenn er dies tut - die damit verbundenen Beeinträchtigungen selbst tragen. Es gibt keinen Grund, einen Unternehmer, der abwartet, bis er verwarnt wird, [X.] und ihm bei einer Schutzrechtsverwarnung, die in einem Gerichtsverfahren letztlich als un-berechtigt beurteilt wird, einen Schadensersatzanspruch wegen Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb zuzubilligen. Der Verwarnte kann die [X.] in der Regel jedenfalls in [X.] beurteilen wie der Verwarnende; es liegt in seiner Verantwortung, welche Konsequenzen er aus seiner Beurteilung zieht (vgl. dazu auch [X.], [X.] 1963, 260, 262; [X.], [X.] 1974, 235, 236 f.; [X.], [X.] 2001, 1027, 1029).
4. Geeignete Grundlage für die Schadensersatzhaftung bei unbegründe-ten Verwarnungen aus Schutzrechten sind nach der Ansicht des [X.] Zivilsenats Ansprüche aus dem Recht des unlauteren [X.] (§ 3, § 4 Nrn. 1, 8 und 10, § 9 UWG; vgl. dazu auch - durchweg noch zu §§ 1 und 14 UWG a.F. - [X.]/[X.] aaO Allg. [X.]. 129, § 14 [X.]. 8 ff.; [X.] in [X.]/ - 12 - [X.] aaO § 1 [X.]. 482 ff.; [X.]/[X.] aaO S. 554 ff.; [X.] aaO S. 70 ff.; [X.], Die unberechtigte Verwarnung aus gewerblichen Schutzrechten, 1971, [X.] ff.; [X.], Deliktsrecht, 1986, [X.] ff.; [X.], WRP 1976, 733, 735 f.; [X.], [X.] 144 [1980] [X.] ff.; [X.], [X.] 2001, 1027, 1029 f.; vgl. auch [X.], Recht am Unternehmen und unlauterer Wett-bewerb, 1967, [X.]).

[X.] v. Ungern-Sternberg Bornkamm

Pokrant Schaffert