Bundespatentgericht, Urteil vom 15.02.2012, Az. 5 Ni 59/10 (EP)

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des u. a. für die [X.] erteilten [X.] Patents 1 240 041 (Streitpatent), das die Priorität der [X.] Voranmeldung [X.] 706 vom 21. Dezember 1999 in Anspruch nimmt, als deren Inhaberin die Firma [X.], ein Tochterunternehmen der [X.], im Register [X.] ist. Das Streitpatent geht auf die internationale Patentanmeldung (Aktenzeichen: PCT/[X.]/003656) vom 21. Dezember 2000 zurück, ist in der Verfahrenssprache [X.] veröffentlicht und betrifft eine "Anordnung zum Verbinden einer fest eingebauten [X.] mit einem angrenzenden Bauteil". Es wird beim [X.] ([X.]) unter der Nummer [X.] 600 18 608 geführt und umfasst 12 Patentansprüche, die mit Ausnahme von Patentanspruch 11 alle mit der Nichtigkeitsklage angegriffen sind.

Patentanspruch 1 des [X.] lautet in [X.] Übersetzung wie folgt:

Wegen des Wortlauts der direkt oder indirekt auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 12 wird auf die [X.] (EP 1 240 041 [X.]) Bezug genommen.

Die Klägerin trägt vor, das Streitpatent nehme zu Unrecht den [X.]rang der [X.] Voranmeldung in Anspruch, da Anmelder des [X.] nicht derjenige sei, der die [X.] eingereicht habe. Zudem sei der Gegenstand des [X.] - insbesondere mangels Neuheit gegenüber dem Stand der Technik - nicht patentfähig. Hierzu beruft sich die Klägerin auf folgende Druckschriften:

D1 - [X.] 2 132 130 A

D2 - [X.] 32 04 351 A1

D3 - EP 0 304 351 A1

D4 - [X.] 36 04 389 A1

D5 - [X.] 5 154 028 [X.]

D6 - [X.] 42 32 554 C1

D7 - [X.] 43 26 650 A1

D8 - [X.] 44 04 348 A1.

Die Klägerin beantragt,

das [X.] Patent 1 240 041 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der [X.] im Umfang der Patentansprüche 1 bis 10 und 12, soweit dieser nicht auf Patentanspruch 11 rückbezogen ist, für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent in der Fassung des [X.] gemäß Anlage zum Schriftsatz vom 31. Januar 2012.

[X.] ein Schreiben vom 6. Januar 2000 an den Leiter der [X.], Herrn L…, vorgelegt. Es sei von einem da-maligen Mitarbeiter der [X.] Tochtergesellschaft zu dem Zweck verfasst worden, den Chef von der Einreichung der nationalen Anmeldung zu unterrichten, damit dieser über die Erstreckung auf andere Länder entscheide. Das Schreiben, in dem der Absender in Absatz 4 ausdrücklich um eine Entscheidung über die Schutzerstreckung nachsuche, sei als Angebot zur Übertragung des Prioritätsrechts zu werten. Die Muttergesellschaft habe dieses Angebot konkludent angenommen. Das ergebe sich aus dem als [X.] eingereichten Auszug aus der [X.]. Darin habe Herr L… am 4. Dezember 2000 entschieden, dass eine Schutzerstreckung auf die dort im Einzelnen näher bezeichneten Länder vorgenommen werden solle, und zwar im Namen und auf Kosten der [X.]. Da dieses Schreiben das übereinstimmende interne Aktenzeichen [X.] wie die Anlage [X.] trage und an deren Absender gerichtet war, bringe es den Willen der Beteiligten zur Übertragung des Prioritätsrechts zum Ausdruck. Die Übertragung habe vor Abgabe der Prioritätserklärung und damit auch rechtzeitig stattgefunden, so dass die Beklagte die Voraussetzungen einer wirksamen Inanspruchnahme der Priorität für das Streitpatent nachgewiesen habe. Ihrer Ansicht nach komme es jedoch hierauf letztlich nicht an, da alle Formalien der wirksamen Inanspruchnahme der Priorität bei Anmeldung des [X.] abschließend geprüft worden seien.

[X.] Kopien eines "[X.] ALL CONTRAT [X.] POOL [X.] RECHERCHE ET [X.] [X.]VELOPPEMENT [X.]S TECHNIQUES IND[X.]TRIELLES DU VITRAGE" vom 19. Dezember 1991 mit Nachtrag vom 17. Dezember 2001 vorgelegt. Sie führt dazu aus, dieser Vertrag enthalte in Artikel 13.02 die Vereinbarung, dass alle Schutzrechte Eigentum der Patentinhaberin seien, bei der es sich um die Rechtsnachfolgerin der dort genannten S1… handele. Dies könne durch weitere Unterlagen, insbesondere Handelsregisterauszüge, belegt werden.

[X.] bis [X.] seien in französischer Sprache abgefasst, ohne dass eine Übersetzung ins [X.] vorgelegt worden sei. Hierfür hätte der [X.] ausreichend [X.] zur Verfügung gestanden, da die Übertragung des Prioritätsrechts bereits in der Klageschrift behandelt worden sei und die Beklagte in der Klageerwiderung angeboten hatte, hierzu Unterlagen vorzulegen. Sie weist zudem darauf hin, dass eine materielle Prüfung der Priorität durch die Erteilungsbehörde bei der Hinterlegung einer Anmeldung nicht erfolge. Häufig werde die wirksame Inanspruchnahme eines Prioritätsrechts erst zu einem späteren [X.]punkt streitig und könne dann geprüft werden. Die Klägerin bestreitet, dass sich aus der Anlage [X.] entnehmen lasse, Anmeldungen ausländischer Tochterunternehmen gehörten automatisch der Muttergesellschaft. Die Anlage [X.] enthalte kein Angebot der Tochtergesellschaft an die Mutter zur Übertragung des Prioritätsrechts, sondern sei auf ein reines Informationsschreiben beschränkt. Aus der Tatsache der Hinterlegung der Anmeldung des [X.] durch die Beklagte könne nicht automatisch auf eine wirksame Übertragung des unabhängigen Prioritätsrechts geschlossen werden. Im Zusammenhang mit Anlage [X.] bestreitet die Klägerin die von der [X.] vorgetragenen Rechtsübergänge mit Nichtwissen. Vorsorglich rügt sie die Vertretungsbefugnis der die Vereinbarung unterzeichnenden Personen, deren Namen nicht angegeben seien, so dass auch die von der [X.] angebotene registerrechtliche Überprüfung keine weitere Aufklärung verspreche.

Der Senat hat den Parteien einen gerichtlichen Hinweis nach § 83 Abs. 1 [X.] vom 20. Dezember 2011 übermittelt. Insoweit wird ebenso wie wegen des weiteren Vorbringens der Parteien auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die Klage ist zulässig und begründet, denn das [X.] ist nicht patentfähig gemäß Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 139 Abs. 2, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a, Art. 54 EPÜ i. V. m. § 3 Abs. 2 [X.]. Die ältere nachveröffentlichte [X.] Anmeldung 199 61 706 nimmt das [X.] neuheitsschädlich vorweg, nachdem die Inanspruchnahme der Priorität aus diesem Schutzrecht nicht wirksam ist.

1. Der [X.] ist der Nachweis, dass sie Inhaberin der prioritätsbegründend für das [X.] in Anspruch genommenen [X.]n Anmeldung 199 61 706 geworden ist, nicht gelungen. Dies geht insbesondere nicht aus dem beim [X.] geführten Register hervor. Ihren Vortrag in der mündlichen Verhandlung, wonach sämtliche Schutzrechte im Firmenverbund ihr als Konzernmutter gehörten, hat die Beklagte nicht belegen können. Soweit sie ausführt, die Einreichung der [X.]n Anmeldung 199 61 706 durch die Firma S… … GmbH & Co. KG sei für die Beklagte erfolgt, müsste sich dies aus [X.] zwischen den konzernverbundenen Unternehmen ergeben. Die von der [X.] in der mündlichen Verhandlung überreichten Anlagen [X.] und [X.] bieten für ein treuhänderisches Verhältnis zwischen ihr und der Anmelderin der Prioritätsanmeldung keinen Anhaltspunkt. Gleiches gilt für den mit Anlage [X.] vorgelegten Vertrag. Wenn die Beklagte insoweit ihre Auffassung auf "[X.] 13 - [X.] INDUSTRIELLE - [X.]" stützt, spricht Absatz 13.02 eher gegen ein solches Treuhandverhältnis. Zwar kann der Bestimmung möglicherweise entnommen werden, dass Anmeldungen grundsätzlich im Namen eines "coordinateur [X.]…" eingereicht werden sollen. Für den Fall, dass es sich aber um eine erste Hinterlegung handelt, soll vereinbarungsgemäß die Anmeldung auf "[X.]…" zu übertragen sein, was ein im Hinterlegungszeitpunktbestehendes Treuhandverhältnis zwischen dem Anmelder und jedenfalls dem Koordinator gerade ausschließen würde. Welches Unternehmen sich hinter dem Firmenkürzel "[X.]…" verbirgt, ergibt sich weder ohne Weiteres aus dem Vertragstext noch konnte die Beklagte dies letztlich aufklären. Sie trägt zwar vor, die Abkürzung stehe für die Rechtsvorgängerin der [X.], die Firma [X.]… -…. Unterstellt, diese Aussage sei zutreffend, könnte hieraus ebenfalls nicht auf ein Treuhandverhältnis mit der [X.] geschlossen werden. Da diese aber gleichzeitig nicht ausschließen konnte, dass mit "[X.]…" auch die Firma S3 … International gemeint sein könnte, besteht letztlich keine Klarheit, welches Unternehmen als Koordinator eingesetzt war. Der Umstand, dass beide Unternehmen bei den Unterschriften auf Seite 20 der [X.] in der obersten Zeile und damit an hervorgehobener Stelle nebeneinander aufgeführt sind, könnte ebenfalls dafür sprechen, dass die Firma S3… International laut der Vereinbarung im Konzern die Koordination des [X.] verantworten sollte und mit dem Kürzel "[X.]…" bezeichnet wurde. Abgesehen von den Zweifeln, ob im Zeitpunkt der Hinterlegung der Prioritätsanmeldung überhaupt und gegebenenfalls zwischen wem ein Treuhandverhältnis bestanden haben könnte, verweist die Klägerin zurecht darauf, dass in der von der [X.] angeführten Vertragsklausel 13.02 allenfalls eine schuldrechtliche Verpflichtung zur Übertragung von Schutzrechten vereinbart sein kann. Ob eine solche Übertragung bezüglich der [X.]n Anmeldung, deren Priorität das [X.] beansprucht, auch tatsächlich stattgefunden habe, kann der Bestimmung jedenfalls nicht entnommen werden, worin der Klägerin zuzustimmen ist.

2. Soweit die Beklagte hilfsweise vorträgt, das Prioritätsrecht sei ihr vor Inanspruchnahme für ihre internationale Anmeldung wirksam übertragen worden, und meint, dies könne im [X.] nicht mehr überprüft werden, kann dieser Auffassung aus Rechtsgründen nicht gefolgt werden. Nach Art. 87 Abs. 1 EPÜ genießt derjenige, der eine dort näher bezeichnete Anmeldung vorschriftsmäßig hinterlegt hat, oder sein Rechtsnachfolger, für die Anmeldung derselben Erfindung zum europäischen Patent innerhalb der Prioritätsfrist nach dem Anmeldetag der ersten Anmeldung ein Prioritätsrecht. Somit ist die isolierte Übertragung des Rechts auf Inanspruchnahme der Priorität auf einen Rechtsnachfolger zulässig und unter der Voraussetzung wirksam vorgenommen, dass sie spätestens bei Inanspruchnahme für die Nachanmeldung vorgelegen hat.

Im Rahmen der Inanspruchnahme einer Priorität für eine [X.] Nachanmeldung sind Gegenstand der Eingangsprüfung nach Art. 90 Abs. 3 EPÜ jedoch lediglich deren förmliche Voraussetzungen nach Art. 88 Abs. 1 EPÜ. Unbeschadet dessen hat eine Überprüfung, ob die materiellen Voraussetzungen der Inanspruchnahme zum maßgeblichen Zeitpunkt vorgelegen haben, im [X.], Einspruchs- oder [X.] zu erfolgen mit dem Ziel der Feststellung, ob einem Schutzrecht der beanspruchte [X.] vor dem Anmeldetag auch tatsächlich zusteht (vgl. für das [X.], Beschluss vom 28. Oktober 2010, Aktenzeichen 11 W (pat) 14/09, veröffentlicht in [X.] 52, 207, 212 f. - Unterbekleidungsteil). Zu den materiellen Voraussetzungen zählt bei fehlender Anmelderidentität auch der Nachweis eines wirksam erfolgten Rechtsübergangs. Da die unbestritten denselben Patentgegenstand betreffende [X.] Erstanmeldung 199 61 706 als älteres Recht nach Art. 139 Abs. 2 EPÜ i. V. m. § 3 Abs. 2 [X.] der Bestandskraft des [X.]s entgegenstehen kann, soweit das [X.] nicht durch die Rechtswirkungen des Art. 89 EPÜ geschützt ist, ist zu prüfen, ob die Inanspruchnahme der Priorität wirksam erfolgt ist und dem [X.] daher zurecht der [X.] als [X.] gebührt.

[X.] und [X.] jedoch zumindest mehrere Interpretationsmöglichkeiten zu. So ist die Ansicht der Klägerin nicht von der Hand zu weisen, beim Schreiben vom 6. Januar 2000 an den Leiter der [X.] handele es sich um die bloße firmeninterne Mitteilung, dass die [X.] Anmeldung getätigt worden sei. Es sind dem Schreiben nach Ansicht des Senats keine konkreten Anhaltspunkte zu entnehmen, aus denen sich ergäbe, dass die auf Seiten der [X.] bzw. der [X.]n Tochtergesellschaft handelnden Personen sich bewusst gewesen wären, für die zum [X.] führende Nachanmeldung, bei der der [X.] der Erstanmeldung beansprucht werden sollte, könnte eine Übertragung des Prioritätsrechts auf die Beklagte erforderlich sein. Mit der Anlage [X.], die gut zwei Wochen nach Einreichung der [X.]n Anmeldung datiert, ist vielmehr erkennbar lediglich die schlichte Information seitens eines konzernverbundenen Unternehmens an die zentrale [X.] bezweckt, dass sie beim [X.] eine Neuanmeldung getätigt habe (1. Absatz des Schreibens), die die Verbindung einer Fahrzeugscheibe mit einem angrenzenden Bauteil betreffe und inwiefern sich diese Erfindung vom Stand der Technik unterscheide (2. Absatz). Der Adressat wird im 3. Absatz über [X.] der Erfindung, speziell über das Profilteil ("le profilé") und seine Beschaffenheit in Kenntnis gesetzt. Im 4. Absatz des Schreibens wird berichtet, dass ein Prüfungsantrag bereits gestellt sei und der Adressat informiert werde, sobald der erste Prüfungsbescheid vorläge, um ihm die Entscheidung bezüglich einer möglichen Schutzerstreckung im Ausland zu erleichtern. Die am Schluss des Schreibens durch Fettdruck deutlich hervorgehobene Bitte an den Adressaten, das entsprechende "[X.] dem Absender auf der beigefügten Kopie mitzuteilen, ist ein weiterer Hinweis darauf, dass dem Schreiben Bedeutung nur als Erstinformation über ein entstandenes Schutzrecht zukommt, das es firmenintern zu erfassen und verwaltungsmäßig einzuordnen gilt.

[X.] wird dem Empfänger ein Bewusstsein dafür vermittelt, eventuelle Schutzerstreckungen auf der Basis der [X.]n Voranmeldung bedürften einer solchen Übertragung. Daher kann bei einer Gesamtwürdigung des Schreibens [X.] nicht unterstellt werden, aus der Sicht des Empfängers enthalte es erkennbar ein Angebot seitens des Anmelders zur Übertragung des Prioritätsrechts. Im Zusammenhang mit einem ernsthaften Angebot hätte es etwa eines Hinweises darauf bedurft, bis zum welchem Zeitpunkt (Ablauf der Prioritätsfrist) die Annahme des Angebots noch rechtswirksam erklärt werden könne. Gegen das Vorhandensein eines rechtsgeschäftlichen Erklärungswillen auf Seiten des [X.]n Tochterunternehmens spricht im Übrigen der äußere Umstand, dass nicht dessen Leiter der [X.] das Schreiben verfasst hat, sondern der von der [X.] als Mitarbeiter der Tochtergesellschaft bezeichnete Herr K…. Rechtsgeschäftliche Vereinbarungen zwischen rechtlich selbständigen Unternehmen werden aber regelmäßig durch die hierzu satzungsgemäß berufenen Organe oder deren Vertreter abgeschlossen.

[X.] entnommen werden. Sie dokumentiert nichts weiter als die Entscheidung durch den Leiter der [X.] der [X.] vom 4. Dezember 2000, dass für die auf dem Formular angekreuzten Länder Nachanmeldungen im Namen und für Rechnung der [X.] vorzunehmen sind. Ein Bezug zur Anlage [X.] ist nur mit Hilfe des identischen internen Zeichens "VE 955" herzustellen. Weder wird das Schreiben vom 6. Januar 2000 erwähnt noch ist es an dessen Absender gerichtet. Der Tatsache, dass im Verteiler als Empfänger der [X.] auch der damalige Leiter der [X.] der [X.]n Tochtergesellschaft aufgeführt ist, kann jedenfalls eine Annahme eines zugunsten der [X.] hier unterstellten Angebots zur Übertragung der Priorität nicht entnommen werden. Die Mitteilung an den Leiter der [X.] der [X.]n Tochter kann ebenso der Information über das weitere Vorgehen in dieser Angelegenheit gedient haben.

Fehlt es daher vorliegend am Nachweis einer wirksamen Übertragung des [X.]s aus der früheren [X.]n Anmeldung 199 61 706, kann als Anmeldetag der [X.] Anmeldung und somit des [X.]s nach Art. 89 EPÜ nicht der [X.] 21. Dezember 1999 beansprucht werden. Für den [X.] des [X.]s maßgeblich ist vielmehr der Tag des Eingangs der Anmeldung 21. Dezember 2000. Somit stellt die am 5. Juli 2001 offengelegte - und damit nachveröffentlichte - Druckschrift [X.] 61 706 [X.] gegenüber dem [X.] ein älteres nationales Recht nach Art. 139 Abs. 2 EPÜ dar, weshalb nach § 3 Abs. 2 [X.] die Neuheit in Frage gestellt ist. Dass inhaltlich [X.] und [X.] sich entsprechen, hat die Beklagte nicht in Abrede gestellt, eine Diskussion darüber sei nicht erforderlich. Das [X.] war daher wegen fehlender Neuheit im Umfang des Angriffs für nichtig zu erklären.

Auf die Frage, ob im Hinblick auf die in [X.] abgefassten Dokumente das rechtliche Gehör der Klägerin in ausreichendem Maße gewahrt wurde, kommt es ebenso wenig an wie auf die Frage, ob die Vorlage dieser Dokumente gemäß § 83 Abs. 4 Satz 1 [X.] präkludiert werden hätte können, wobei andererseits durch die Formulierung im Hinweis des Senats vom 20. Dezember 2011, Ziffer 3, bei der [X.] möglicherweise der Eindruck entstehen konnte, auf Prioritätsfragen komme es voraussichtlich nicht an.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 [X.] i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 [X.] und § 709 ZPO.