Bundespatentgericht, Urteil vom 12.02.2014, Az. 5 Ni 59/10 (EP)

[X.]ie Beklagte ist eingetragene Inhaberin des u. a. für die [X.] erteilten [X.] Patents 1 240 041 (Streitpatent), das unter Inanspruchnahme der Priorität der [X.] Voranmeldung [X.] 706 vom 21. [X.]ezember 1999 am 21. [X.]ezember 2000 angemeldet wurde. [X.]as Streitpatent geht auf die internationale Patentanmeldung (Aktenzeichen: PCT/[X.]/003656) vom 21. [X.]ezember 2000 zurück, ist in der [X.] [X.] veröffentlicht und trägt die Bezeichnung „Anfügen einer Autoscheibe an ein Anschlusselement“. Es wird beim [X.] ([X.]) unter dem Aktenzeichen 600 18 608.3 geführt und umfasst 12 Patentansprüche, die mit Ausnahme von Patentanspruch 11 mit der Nichtigkeitsklage angegriffen sind.

Patentanspruch 1 des Streitpatents in der erteilten Fassung lautet in der [X.] wie folgt:

caracterisé en ce que la pièce profilée est un cordon profilé (10, 10‘) adhérant à la vitre de véhicule, qui présente une lèvre (11, 11‘) se raccordant de façon lisse et continue à la face principale libre extérieure de la vitre de véhicule (1), et en ce que la lèvre (11, 11‘) présente sur sa face inférieure des moyens pour l’assemblage (12, 12‘, 13, 13‘) avec le composant (6).“

In der [X.] Übersetzung nach der [X.] hat Patentanspruch 1 folgenden Wortlaut:

dadurch gekennzeichnet, dass das Profilteil ein an der [X.] haftender Profilstrang (10, 10´) ist, welcher eine glatt und flächenbündig an die freiliegende äußere Hauptfläche der [X.] (1) anschließende [X.] (11, 11´) aufweist, und dass die [X.] (11, 11´) auf ihrer Unterseite Mittel zum Verbinden (12, 12´, 13, 13´) mit dem Bauteil (6) aufweist.“

Wegen des Wortlauts der direkt oder indirekt auf Patentanspruch 1 rückbezogenen, angegriffenen Patentansprüche 2 bis 10 sowie 12 wird auf die [X.] (EP 1 240 041 [X.]) Bezug genommen.

¹

Zur Vorbereitung der neuen Verhandlung und Entscheidung hat der Senat den Parteien einen gerichtlichen Hinweis nach § 83 Abs. 1 [X.] vom 5. November 2013 übermittelt, zu dem die Parteien Stellung genommen haben.

[X.]ie Klägerin macht geltend, das Streitpatent sei auch weiterhin mangels Patentfähigkeit im angegriffenen Umfang für nichtig zu erklären, da dem Gegenstand des Streitpatents in allen verteidigten Fassungen die Neuheit fehle. Jedenfalls beruhe er gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Zur fehlenden Neuheit der Anordnung gemäß Hilfsantrag 1 beruft sich die Klägerin auch auf eine entsprechende offenkundige Vorbenutzung in Kraftfahrzeugen vom Typ Audi A6 Avant V8.

[X.]ie Klägerin stützt ihr Vorbringen auf folgende Unterlagen:

[X.]1 GB 2 132 130 A

[X.]2 [X.] 32 04 351 A1

[X.]3 EP 0 304 694 A2

[X.]4 [X.] 36 04 389 A1

[X.]5 [X.] 5 154 028 [X.]

[X.]6 [X.] 42 32 554 C1

[X.]7 [X.] 43 26 650 A1

[X.]8 [X.] 44 04 348 A1

[X.] [X.] 44 27 492 A1

[X.]26 [X.] 26 55 990 A1

[X.]27 [X.] 5 352 010

[X.]28 [X.] 26 50 641 A1

[X.]29 [X.] 197 12 856 A1

[X.]30 [X.] 4 546 986

[X.]31 [X.] 4 219 230

[X.]32 [X.] 41 23 588 A1

[X.]33 [X.] 297 12 202 U1.

Anlagen zur Eingabe der Klägerin vom 20. [X.]ezember 2013:

Anlage 1 Rückübersetzung des [X.] Anspruchs 1 in die französische Sprache

Anlage 2 Einspruchsschriftsatz von S… gegen Europäisches Patent EP 1 280 675 [X.] von E…

Anlage 3 Reparaturleitfaden Golf 1998, [X.] 1999, Ausgabe November 1998

Anl. [X.] Fahrzeugbrief zu Fahrzeug 485

Anl. [X.] Fahrzeugschein zu Fahrzeug 485

Anl. [X.] V[X.]A-Empfehlung „Fahrzeugverglasung Kennzeichnung des Herstelldatums“

Anl. [X.] Fahrzeugbrief zu Fahrzeug 188

Anl. [X.]a Fahrzeugschein zu Fahrzeug 188

Anlage 4 Stellungnahme von [X.]…

Anlage 5 Auszüge aus „Elastisch. Kleben – aus der Praxis für die Praxis“, Manfred Pröbster, [X.], 2013.

[X.]ie Klägerin beantragt,

das [X.] Patent 1 240 041 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der [X.] im Umfang der Patentansprüche 1 bis 10 und 12, soweit dieser nicht auf Patentanspruch 11 rückbezogen ist, für nichtig zu erklären.

[X.]ie Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen, soweit sie auch gegen die Fassung gemäß Hauptantrag vom 20. [X.]ezember 2013 gerichtet ist.

[X.]ie Beklagte erklärt, die Prüfung solle insoweit hinsichtlich der in [X.] vorgelegten Fassung erfolgen.

Hilfsweise verteidigt die Beklagte das Streitpatent (zuletzt) in den [X.] Fassungen gemäß [X.] 1a und 1b, überreicht in der mündlichen Verhandlung. [X.]iese geben die möglichen Alternativen („oder“) des [X.] 1 vom 27. Januar 2014 wieder.

Weiter hilfsweise verteidigt die Beklagte das Streitpatent in den ([X.]) Fassungen gemäß [X.] 2a bis 2d, überreicht in der mündlichen Verhandlung.

[X.]ie Beklagte tritt dem Vorbringen der Klägerin in allen Punkten entgegen und hält das Streitpatent in den verteidigten Fassungen für rechtsbeständig. Gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik sei der Gegenstand des Streitpatents in den verteidigten Fassungen patentfähig, insbesondere neu und beruhe auch auf einer erfinderischen Tätigkeit. Bezüglich der angeblichen Vorbenutzung fehle es bereits an einem Nachweis der öffentlichen Zugänglichkeit vor dem Prioritätszeitpunkt des Streitpatents.

[X.]23 bis [X.], welche sie in der mündlichen Verhandlung am 15. Februar 2012 vorgelegt hat und die die Inanspruchnahme der Priorität betreffen, sowie auf folgende zur Unterscheidbarkeit von übereinstimmend gekennzeichneten Anlagen der Klägerin nachfolgend als „[X.]…/Bekl.“ bezeichnete Unterlagen:

[X.]27/Bekl. Beglaubigte Übersetzung vom 7.11.2013

[X.]28/Bekl. Beglaubigte Übersetzung vom 28.10.2013

[X.]29/Bekl. Gutachten von PA [X.]r. S… vom 14.10.2013

[X.]30/Bekl. Auszug aus den Richtlinien für die Prüfung im EPA.

[X.]ie Klägerin ist der Auffassung, der beschränkten Fassung gemäß Hauptantrag mangele es ebenso an [X.] wie den verteidigten Fassungen gemäß den [X.] 1a und 1b.

[X.]ie Hilfsanträge 2a bis 2d seien gemäß § 83 Abs. 4 [X.] zurückzuweisen. Zur insoweit komplexen neuen Antragslage könne sie abschließend nur bei Gewährung einer Schriftsatzfrist oder Vertagung Stellung nehmen.

[X.]ie Beklagte verweist insoweit auf ihren Antrag im Schriftsatz vom 20. [X.]ezember 2013, [X.]: „[X.]es Weiteren wird eine isolierte Verteidigung der [X.] bis 10 und 12 beantragt.“ [X.]as rechtliche Gehör der Klägerin sei auch ohne Vertagung keinesfalls verletzt.

[X.]9 bis [X.]21 zum Stand der Technik zu entnehmen, die auf dem [X.]eckblatt der [X.] bzw. in der Beschreibung genannt sind.

I. Zulässigkeit der Klage und der verteidigten Fassungen

² Soweit die [X.] den angegriffenen Teil des [X.] in seiner erteilten Fassung nicht mehr verteidigt, war dieses ohne sachliche Prüfung für nichtig zu erklären, soweit es über die in erster Linie verteidigte wirksam beschränkte Fassung hinausgeht. ³

[X.] 26a und [X.] 26b zum Schriftsatz der [X.]n vom 20. [X.]ezember 2013 stellt eine – insoweit auch von der Klägerin nicht angezweifelte – wirksame Beschränkung des [X.] dar, ihr mangelt es jedoch an erfinderischer Tätigkeit (vergl. unten [X.]). Gleiches gilt auch für die Fassung gemäß Hilfsantrag 1 vom 27. Januar 2014, welche die [X.] ohne Änderung der Gegenstände als solcher zu den Hilfsanträgen 1a und 1b in der mündlichen Verhandlung umformuliert hat (vergl. unten [X.], 2). Bezüglich der in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Hilfsanträge 2a bis 2d hat der [X.] von einer Präklusion nach § 83 Abs. 4 [X.] abgesehen, eine erfinderische Tätigkeit liegt aber auch insoweit nicht vor (vergleiche unten [X.] 3).

II. Patentgegenstand

1. Streitpatent

[X.]9) hingewiesen ist. [X.]eren Patentanmeldung [X.]E 37 02 555 A1 zeige einen Stand der Technik mit einer dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 im Wesentlichen entsprechenden Befestigungsvorrichtung. ⁴

⁵

[X.]7) und [X.]E 42 32 554 C1 (hier: [X.]6) seien außerdem Verfahren bekannt, eine Glasscheibe mit einem extrudierten Randprofil zu versehen, das nur an einer Hauptfläche und an der Stirnfläche der Glasscheibe anliege. Man könne diese Randprofile so ausführen, dass sie eine flächenbündige, in die [X.]nebene verlängerte Fortsetzung der nicht berührten Hauptfläche der Glasscheibe bilden (Abs. [0005] [X.]). Beide Verfahren hätten sich bei der Herstellung von Automobilglasscheiben bewährt, die für die Montage mittels Kleben vorgesehen seien. ⁶

⁷

⁸

[X.]er erteilte Patentanspruch 1 des [X.] lässt sich in Merkmale wie folgt gliedern (zu den Änderungen gemäß Hauptantrag, vgl. Seite 15):

a) Anordnung zum Verbinden einer fest eingebauten [X.] (1), insbesondere einer Windschutzscheibe, mit einem an einer Kante der [X.] angrenzenden Bauteil, insbesondere einem Wasserkasten (6),

b) mittels eines an der [X.] (2) befestigten [X.]s,

Oberbegriff

c) das [X.] ist ein an der [X.] haftender [X.] (10, 10'),

d) welcher eine [X.] (11, 11') aufweist,

e) die [X.] (11, 11') schließt glatt und flächenbündig an die freiliegende äußere Hauptfläche der [X.] (1) an,

f) die [X.] (11, 11') weist Mittel zum Verbinden (12, 12', 13, 13') mit dem Bauteil (6) auf und

g) die Mittel befinden sich auf der Unterseite der [X.] (11, 11').

Kennzeichenteil

[X.]iese Verbindungsanordnung weiterbildende Merkmale enthalten die ebenfalls angegriffenen [X.] 2 bis 10 und 12.

2. [X.]urchschnittsfachmann

Als [X.]urchschnittsfachmann, an den sich das Streitpatent mit seiner Lehre wendet und der den Stand der Technik am [X.] des [X.] bewertet, legt der [X.] einen Ingenieur der Fachrichtung allgemeiner Maschinenbau im Bereich der Konstruktion und Entwicklung von Kraftfahrzeugen zugrunde. In seinem speziellen Aufgabenbereich ist er langjährig mit der Anschluss- und Übergangsproblematik im [X.]bereich sowie mit der Befestigung von [X.]n an der Karosserie befasst.

Zu seinem einschlägigen Fachwissen zählt die fest eingeklebte [X.], die zur [X.] der Fahrzeugkarosserie beiträgt, indem Zug-, [X.]ruck- und Torsionskräfte auch mittels der [X.] übertragbar sind. [X.]ieser mittragende Festeinbau hatte sich am [X.] (21. [X.]ezember 1999) des [X.] unbestritten als Standard in der Fahrzeugproduktion durchgesetzt. Zur Vorbereitung der [X.]nmontage wird dabei ein Kleber insbesondere durch direktes Extrudieren einer Kleberaupe auf den Rand der [X.] haftend aufgebracht. Nach übereinstimmender Auffassung der Parteien und des [X.]s in der mündlichen Verhandlung ist dem Fachmann in diesem Zusammenhang auch das Koextrudieren, also das gleichzeitige Aufbringen von zumindest zwei verschiedenen Materialien auf den [X.] geläufig.

Ebenfalls zu dem Fachwissen, das den hier anzusetzenden Fachmann von anderen Fachleuten unterscheidet, zählt selbstverständlich die Kenntnis der Eigenschaften von üblicherweise im Fachbereich verwendeten Materialien, hier z. Bsp. Glas, Metall und Kunststoff. Ohne diese Materialkenntnisse könnte der Fachmann seine tagtäglichen Konstruktions- und Entwicklungsaufgaben nicht erfüllen.

3. Auslegung des [X.]

a) [X.]rachliches Verständnis des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung

[X.]ie Parteien streiten um die Übersetzung des Begriffs „vitre de véhicule à montage fixe“ in Patentanspruch 1 der nach Art. 70 Abs. 1 EPÜ verbindlichen [X.] [X.]. [X.]ie Klägerin übersetzt diesen Begriff mit „[X.] zum festen Einbau“ oder sinnidentisch mit „fest einbaubare [X.]“. [X.]agegen erachtet die [X.] die [X.] Übersetzung gemäß [X.]chrift für zutreffend, wonach damit eine „fest eingebaute [X.]“ bezeichnet ist. [X.]iese Formulierung stimmt auch mit der prioritätsbegründenden [X.]n Patentanmeldung [X.]E 199 61 706 überein. Zur Stützung ihrer jeweiligen Auffassung haben beide Parteien für den Patentanspruch 1 Übersetzungen und Rückübersetzungen von [X.] bzw. [X.]olmetschern vorgelegt.

[X.]er [X.] hat dem [X.] im Berufungsurteil aufgegeben, dieser zwischen den Parteien streitigen Frage nachzugehen.

Nach Auffassung des erkennenden [X.]s kann dem Vorbringen der Klägerin dahingehend gefolgt werden, dass der Ausdruck in der [X.] „vitre de véhicule à montage fixe“ wohl zutreffend mit „[X.] zum festen Einbau“ wiederzugeben wäre, weil die Präposition „à“ in der [X.] zur Bezeichnung von Gegenständen mit einer Ausbildung entsprechend einer vorgegebenen Zweckbestimmung verwendet wird, z. B. machine à laver = Waschmaschine.

Allerdings gilt es auch zu beachten, dass der Patentanspruch 1 mit den Worten „[X.]ispositif pour l´assemblage“ (Anordnung zum Verbinden) unmissverständlich auf den Einbauzustand einer [X.] zielt, die hierfür selbstverständlich geeignet bzw. hergerichtet sein muss. [X.]abei kann dahingestellt bleiben, ob die Zustandsbeschreibung einer Sache – hier „einer fest eingebauten [X.]“ – besser mit dem rückübersetzten Ausdruck „vitre montée (de manière) fixe“ zu fassen wäre, da auch die [X.] diese Verbform kennt. [X.]enn diese Unterscheidung mag allenfalls für die Feststellung des Schutzbereichs von Belang sein, soweit es darauf ankäme, ob sich der Schutz des [X.] auf eine für den festen Einbau geeignete [X.] oder nur auf eine derartige [X.] im tatsächlich fest eingebauten Zustand bezieht.

Zum Offenbarungsgehalt des [X.] insgesamt – dessen erläuternde Beschreibung und Zeichnung zur Ermittlung des Sinngehalts durch Auslegung heranzuziehen ist – zählen zur Überzeugung des [X.]s jedenfalls beide [X.]. Und für die technische Lehre, die die Anordnung zum Verbinden mit einem Bauteil mittels eines hierfür hergerichteten [X.]s zum Gegenstand hat, kommt es insoweit auf diese sprachliche Unterscheidung nicht an, da diese weder zu einer inhaltlichen Erweiterung noch zu einer sachlichen Einengung des durch den Wortlaut festgelegten Gegenstands führt.

[X.]a jedoch die [X.] [X.] maßgeblich ist, kann für die Überprüfung des Vorliegens bzw. [X.] der [X.] das gebotene Verständnis des Patentanspruchs 1 in der [X.] zugrunde gelegt werden, demnach dieser eine für den festen Einbau geeignete [X.] mit anhaftendem [X.] in näher bezeichneter Ausgestaltung betrifft. Auch ohne tiefergehende [X.] [X.]rachkenntnisse wird der maßgebliche Fachmann dies ebenso verstehen, zumal ihm eine offizielle Übersetzung ([X.]E 600 18 608 T 2) und die eindeutigen Patentzeichnungen zur Verfügung stehen.

b) Technisches Verständnis des Patentanspruchs 1, insbesondere des Begriffs „vitre de véhicule à montage fixe“.

Wie der [X.] bereits im Hinweis vom 5. November 2013 ausgeführt hat, spielt der Übersetzungsstreit für das technische Verständnis im Ergebnis keine Rolle. [X.]enn bezogen auf den Gesamtzusammenhang des [X.] ist für die offenbarte Verbindungsanordnung hauptsächlich mit dem Adjektiv „[X.]“ der Unterschied einer festen zu einer beweglichen [X.] bestimmt. Im Fahrzeugbetrieb sind eine „fest eingebaute“ oder „eine zum Festeinbau geeignete“ [X.] beide jeweils unbeweglich gegenüber der Fahrzeugkarosserie, sind also weder versenkbar, verschiebbar, aufklappbar, etc.. Auf den Betrieb des Fahrzeugs stellt der Anspruchswortlaut eindeutig ab, denn nur dabei kommt es vor, dass eine derart feste [X.] mit einem an der Kante angrenzenden Bauteil mittels eines [X.]s - im Sinne des [X.] - verbunden ist. Eine Verbesserung dieser Anordnung zum Verbinden ist das erklärte Ziel des [X.]. Ob die Verbindungsanordnung zur [X.] und/oder zur Bauteilbefestigung dient, lässt der Anspruchswortlaut der erteilten Fassung noch offen, denn er definiert nur die Verbindungsanordnung an sich. Insoweit wird die aufgabenentsprechend beabsichtigte Verbesserung der Verbindungsanordnung erreicht durch deren

c) [X.]efinition des Begriffs „bac à eau“ (Wasserkasten)

⁹ Er ist entweder mit einer eigenen Abdeckplatte versehen oder von der Motorhaube abgedeckt. ¹⁰

[X.] Patentfähigkeit

1. Patentfähigkeit der gem. Hauptantrag vom 20. [X.]ezember 2013 verteidigten Fassung

fett gedruckt):

1. Anordnung zum Verbinden einer durch Ankleben an eine [X.] (3) einer Karosserie eines Kraftfahrzeugs fest eingebauten Windschutzscheibe (1) mit einem an einer Kante der Windschutzscheibe (1) angrenzenden Wasserkasten (6), mittels eines an der [X.] (2) befestigten [X.]s, dadurch gekennzeichnet, dass das [X.] ein an der [X.] haftender [X.] (10, 10') ist, welcher eine glatt und flächenbündig an die freiliegende äußere Hauptfläche der Windschutzscheibe (1) anschließende [X.] (11, 11') aufweist, und dass die [X.] (11, 11') auf ihrer Unterseite Mittel zum Verbinden (12, 12', 13, 13') mit dem Wasserkasten (6) aufweist.

[X.]iese Anordnung zum Verbinden beschränkt den Festeinbau einer [X.] gegenüber der erteilten Anspruchsfassung auf das Ankleben an eine [X.] einer Karosserie eines Kraftfahrzeugs, was in Abs. [0025] der [X.] und [X.]. 4 Z. 25 bis 28 der [X.] als an sich bekannt offenbart ist. Außerdem sind die fest eingebaute [X.] auf eine Windschutzscheibe und das angrenzende Bauteil auf einen angrenzenden Wasserkasten beschränkt. Letztgenannte Konkretisierungen sind als fakultative Merkmale bereits im erteilten Patentanspruch 1 sowie in der Beschreibung der [X.] Abs. [0008] enthalten und mit denselben Worten auch ursprünglich im Patentanspruch 1 offenbart. Insgesamt beschränken diese Änderungen die Verbindungsanordnung damit in zulässiger Weise.

An den geltenden Patentanspruch 1 schließen sich gemäß Hauptantrag sprachlich angepasste Patentansprüche 2 bis 10 und 12 an.

[X.] 27 in Verbindung mit einer flächenbündigen [X.]nmontage gemäß [X.] 5 nahegelegt.

[X.] 27 dargestellt. ¹¹

¹² [X.]ie Verkleidung 26 deckt für den Fachmann ohne jeden Zweifel einen Wasserkasten ab, denn dorthin fließt und darunter sammelt sich das von der Windschutzscheibe 42 ablaufende Wasser.

¹³ An die Hauptfläche der Windschutzscheibe 42 schließt der [X.] 48 mit einer abstehenden [X.] ( ¹⁴ [X.]ie [X.] 62 ist ausgeformt, um den aufnehmenden Teil ( ¹⁵ In dieses [X.] greift ein von der Wasserkastenabdeckung 26 abstehender Stift ( ¹⁶ , der mit der Unterseite der [X.] 62 verrastet. Somit wird eine Verbindung zwischen der fest eingeklebten Windschutzscheibe 42 und einem Teil 26 des [X.] durch Mittel zum Verbinden hergestellt, die an der Unterseite der [X.] 62 des [X.]-[X.]s 48 ausgebildet sind. Als besonderen Vorteil dieser Verbindungsanordnung stellt die [X.] 27 heraus, dass dadurch Windgeräusche reduziert sind, welche von Turbulenzen am [X.] erzeugt werden. ¹⁷

[X.] 27 vorbekannten Verbindungsanordnung ausschließlich dadurch, dass sich die [X.] glatt und flächenbündig an die freiliegende äußere Hauptfläche der [X.] anschließt. Aus diesem Merkmal soll die Erfindung laut Beschreibungseinleitung der [X.] Abs. [0014] zu einem wesentlichen Teil bestehen.

[X.] 5 am Prioritätstag des [X.]. [X.]enn sie schlägt vor, ein [X.] auszubilden als ein an einer angeklebten [X.] haftender [X.], welcher eine glatt und flächenbündig an die freiliegende äußere Hauptfläche der Windschutzscheibe anschließende [X.] aufweist, vgl. nachstehende [X.]. 3.

[X.] 27 nicht zufrieden ist und sich deshalb nach einer Verbesserung im einschlägigen Stand der Technik umsieht. [X.]abei muss ihm auffallen, dass die [X.] 5 ausdrücklich den scheibenrandseitig flächenbündigen Einbau einer angeklebten, feststehenden [X.] gegenüber einem Einbau mittels eines den [X.] umfassenden, einkapselnden Profils - wie nach [X.] 27 - als aerodynamisch vorteilhafter herausstellt. ¹⁸ Mit diesem aerodynamischen Vorteil ist selbstverständlich auch eine Geräuschverminderung verbunden, weil weniger Turbulenzen am [X.] entstehen. [X.]. 3 der [X.] 5 zeigt diesen flächenbündigen Einbau der Windschutzscheibe unter maßgeblicher Verwendung eines [X.]s 27, der an der Windschutzscheibe nur noch am Rand und an der Unterseite befestigt ist. ¹⁹ Ausdrücklich erfolgt der Windschutzscheibeneinbau nach [X.] 5 fest, wozu das Glas ( ²⁰

[X.] 5 auf die Verbindungsanordnung nach [X.] 27 auch dort dieselbe Verbesserung erreichbar ist. [X.]urch das einfache Weglassen des nach [X.] 27 auf der [X.] haftenden [X.] lässt sich die Flächenbündigkeit der [X.] mit dem [X.] herstellen. [X.]adurch ist an dieser Stelle jedwede Ursache für eine Geräuschentwicklung durch Luftverwirbelung beseitigt. Zum Weglassen des scheibenoberseitigen [X.] reichen die handwerklichen Fähigkeiten des Fachmanns aus.

[X.] 27 gar nicht mehr, das sei dort nämlich durch eine sogenannte aerodynamische Schuppe am Übergang des [X.] zur [X.] optimiert. Überhaupt träten aerodynamische Probleme in aller Regel nur am oberen [X.] auf. Abgesehen davon befasse sich das Streitpatent nicht mit einem Aerodynamik-Problem, sondern laut Beschreibung Abs. [0014] damit, die [X.]nwischer in ihrer Ruheposition auf dem Wasserkasten abzulegen, ohne dass aufwendige Vorrichtungen zum Anheben und Überführen der [X.]nwischer über eventuell vorhandene Vorsprünge vorgesehen werden müssen.

[X.] 27 zwischen dem [X.]profilstrang 48 und dem daran angrenzenden Wasserkasten 26. [X.]urch Verminderung des Toleranzmaßes zwischen diesen beiden Bauteilen erreicht [X.] 27 die wesentliche Windgeräuschreduzierung. ²¹ [X.]emgegenüber ist die ober- und unterseitige Umfassung der Windschutzscheibe 42 durch Befestigungsflansche 50/52 des [X.]profilstrangs 48 in [X.] 27 nicht besonders problematisiert. [X.]aher offenbart die [X.] 27 eben nicht, dass an dem scheibenoberseitigen Übergang des [X.] zur Windschutzscheibe 42 eine „aerodynamische Schuppe“ vorteilhaft ausgebildet ist. [X.]erartiges ergibt sich für den Fachmann auch nicht selbstverständlich beim Lesen der [X.] 27, denn gegen die „Schuppentheorie“ der [X.]n steht die Offenbarung der [X.] 5. [X.]iese belegt nämlich eindeutig und unmissverständlich, dass eine randumfassende Einkapselung einer [X.] - wie in [X.] 27 gezeigt - sehr wohl ein aerodynamisches Problem darstellt, das durch eine flächenbündige [X.]nmontage beseitigt werden kann. ²² Weil die [X.] 27 dieses Problem jedoch nicht behandelt, sondern lediglich eine aerodynamische Lösung für den Übergang zwischen den beiden Bauteilen [X.] und Wasserkasten anbietet, sind Windgeräusche am Übergang des [X.]s 48 zur Windschutzscheibenoberfläche zu erwarten. Als geeignete Lösung dafür stellt [X.] 5 dem Fachmann den flächenbündigen [X.]neinbau zur Verfügung.

[X.] 27 außerdem nachweist, treten aerodynamische Probleme keineswegs nur am oberen [X.] auf. [X.]enn die [X.]ruckschrift befasst sich ausführlich mit einer aerodynamisch problematischen Verbindung zum Wasserkasten, also mit einer Verbindung im Bereich des unteren [X.]es. Zudem hebt die [X.]ruckschrift außer den [X.]achübergang zur Windschutzscheibe auch andere [X.]n-zur-Karosserie Übergänge als turbulenzgefährdet hervor. ²³

[X.] 27 nicht mehr an. [X.]enn die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit kann sinnvoll nicht mit einer in der [X.] genannten Aufgabe durchgeführt werden, die keinen Bezug zum unbestritten nächstkommenden Stand der Technik nach [X.] 27 hat. [X.]eshalb ist das zugrunde liegende Problem objektiv zu ermitteln. ²⁴ [X.]as objektive (aerodynamische) Problem einer Verbindungsanordnung mit einer [X.]einfassung wie nach [X.] 27 ist in der Beschreibungseinleitung der [X.] 5 ausgewiesen und aufgrund dessen ist der [X.] zu seiner vorstehend dargelegten Überzeugung gelangt.

[X.] 27 stellen sollte, findet der Fachmann auch dafür eine Lösung in der [X.] 5. [X.]ie darin offenbarte flächenbündige [X.]nmontage (Titel: FLUSH MOUNTE[X.] VEHICLE GLAZING) bietet nämlich eine ins Auge springende, optimale Voraussetzung dafür, dass die [X.]nwischer von der [X.] in eine Ruheposition gelangen können, ohne dass irgendwelche (aufwendigen) Vorrichtungen zum Anheben und Überführen der [X.]nwischer über eventuell vorhandene Vorsprünge am [X.] vorgesehen werden müssten. Aufgrund dieser Überlegung wäre die verteidigte Verbindungsanordnung gleichermaßen nahegelegt.

[X.] 27 benannte Herstellungsverfahren [X.] (Reaction-Injection-Molding) sei grundsätzlich ungeeignet bzw. verfahrenstechnisch nicht haltbar für eine flächenbündige Anbindung des [X.]s an die freiliegende äußere Hauptfläche der Windschutzscheibe, entkräftet bereits die Offenbarung der [X.] 5. [X.]enn eben diese flächenbündige Profilanbindung zeigt die [X.]. 3 der [X.] 5 und sie wird sogar ausdrücklich im [X.]-Verfahren hergestellt, das nach der Beschreibung der [X.] 5 einschlägig vorbekannt ist. ²⁵

[X.] 27 mit [X.] 5 auch deshalb nicht zu der beanspruchten Flächenbündigkeit führen könnte, weil dabei unter Verweis auf [X.]. 3 der [X.] 27 ein Winkel zwischen dem [X.]profil 48 und dem angrenzenden Wasserkasten 26 bestehen bliebe. [X.]aher führe eine solche Kombination allenfalls zu einer aerodynamischen Verschlechterung.

[X.] 5 stufenlos flächenbündig und völlig glatt. Wie der Wasserkasten sich an die Oberseite der [X.] anschließt, ist nicht Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1.

Mithin hat der Patentanspruch 1 nach dem Hauptantrag keinen Bestand und war für nichtig zu erklären.

²⁶

2. Patentfähigkeit der mit den Hilfsanträgen 1a und 1b vom 12. Februar 2014 verteidigten Fassungen

a) Hilfsantrag 1a

fett gedruckt):

dadurch gekennzeichnet, dass das [X.] ein an der [X.] haftender [X.] (10, 10') ist, welcher eine glatt und flächenbündig an die freiliegende äußere Hauptfläche der Windschutzscheibe (1) anschließende [X.] (11, 11') aufweist, und dass die [X.] (11, 11') auf ihrer Unterseite Mittel zum Verbinden (12, 12', 13, 13') mit dem Wasserkasten (6) aufweist und wobei der [X.] (10) auf seiner der Karosserie zugewandten Seite eine elastische Stützlippe (15) umfasst, welche auf der [X.] (3) abgestützt ist.

[X.]iese Anordnung zum Verbinden beschränkt den Festeinbau einer [X.] gegenüber der mit Hauptantrag beschränkten Anspruchsfassung zusätzlich auf eine elastische [X.] des [X.]s auf seiner der Karosserie zugewandten Seite, wobei die [X.] auf der [X.] abgestützt ist. [X.]ieses Merkmal ist im erteilten Patentanspruch 7 der [X.] enthalten und auch ursprünglich offenbart. Es beschränkt die Verbindungsanordnung damit weiter in zulässiger Weise.

An den geltenden Patentanspruch 1 schließen sich gemäß Hilfsantrag 1a teilweise angepasste Patentansprüche 2 bis 8 und 12 an.

[X.] 27 und der flächenbündigen [X.]nmontage mit einer Stützlippe gemäß [X.] 5.

[X.] 5 ist die der Karosserie zugewandte Seite des [X.]s ( ²⁷ Mit Hilfe dieser Stützlippe wird eine definierte, flächenbündige Positionierung der Windschutzscheibenoberfläche ( ²⁸ Folglich ist auch die Stützlippe entsprechend elastisch.

[X.] 27 mit der flächenbündigen [X.]nmontage nach [X.] 5 kombiniert, dabei bedarfsweise auch die elastische Stützlippe mitüberträgt. [X.]er entsprechende Bedarf stellt sich dann ein, wenn die Verbindungsanordnung stabilisiert werden soll oder eine definierte Positionierung der Windschutzscheibenoberfläche zur Karosserieoberfläche erwünscht ist. Insbesondere Letzteres ist beim Einbau der Windschutzscheibe normalerweise immer der Fall.

[X.] 5 erfolge die streitpatentgemäße [X.] an derselben [X.], an der sich auch die Stützlippe abstütze. Nachdem angeblich bereits die Kombination der Verbindungsvorrichtung nach [X.] 27 mit der flächenbündigen [X.]nmontage nach [X.] 5 eine Lösung der [X.]nwischerablage-Problematik hervorbrächten, habe der Fachmann keine weitere Veranlassung, nun auch noch die Stützlippe zu übernehmen.

[X.] 5 und der streitpatentgemäßen Abstützung gibt es nicht. Wie vorstehend unter Hinweis auf die Beschreibung und die [X.]. 3 der [X.] 5 erläutert, stützt sich die dortige Stützlippe an der [X.] ab, die a. a. [X.] ausdrücklich als „window support shoulder“ bezeichnet ist. Sie stützt sich demnach an derselben [X.] ab, welche die [X.] trägt, an der die [X.] erfolgt und auch nach dem geltenden Anspruchswortlaut des [X.] erfolgen soll. Abgesehen davon lässt die [X.]nargumentation außer Betracht, dass auch die streitpatentgemäße Stützlippe nur einen verbindungsstabilisierenden Beitrag zur geltend gemachten [X.]nwischerablage-Problematik leistet und insoweit die Flächenbündigkeit an der äußeren Hauptfläche der [X.] nur mittelbar beeinflusst. Nichts anderes offenbart aber schon die [X.] 5 mit einer Stützlippe für die stabile [X.]. Folglich stand diese Stützlippe für den streitpatentgemäßen Stabilisierungseffekt klar und eindeutig erkennbar zur Verfügung.

Mithin hat der Patentanspruch 1 nach dem Hilfsantrag 1a keinen Bestand.

²⁹

b) Hilfsantrag 1b

fett gedruckt):

dadurch gekennzeichnet, dass das [X.] ein an der [X.] haftender [X.] (10, 10') ist, welcher eine glatt und flächenbündig an die freiliegende äußere Hauptfläche der Windschutzscheibe (1) anschließende [X.] (11, 11') aufweist, und dass die [X.] (11, 11') auf ihrer Unterseite Mittel zum Verbinden (12, 12', 13, 13') mit dem Wasserkasten (6) aufweist und wobei der [X.] (10') ein elastisches Schaumprofil (15') umfasst, welches auf der [X.] (3) abgestützt ist.

[X.]iese Anordnung zum Verbinden beschränkt den Festeinbau einer [X.] gegenüber der nach Hauptantrag beschränkten Anspruchsfassung auf ein elastisches Schaumprofil als Bestandteil des [X.]s, welches auf der [X.] abgestützt ist. [X.]ieses Konkretisierungsmerkmal ist Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 8 und auch ursprünglich offenbart. Es beschränkt die Verbindungsanordnung damit in zulässiger Weise. In Abs. [0029] der [X.] ist als Zweck des elastischen Schaumprofils 15´ erläutert, dass es insbesondere den [X.]alt zwischen Glas und Karosserie abdichtet.

An den geltenden Patentanspruch 1 schließen sich gemäß Hilfsantrag 1b teilweise angepasste Patentansprüche 2 bis 8 und 12 an.

[X.] 27 und der flächenbündigen [X.]nmontage gemäß [X.] 5 in Verbindung mit dem Fachwissen des eingangs definierten Fachmannes oder alternativ in Verbindung mit einem in [X.] 8 offenbarten [X.]ichtungsprofil nahegelegt ist.

[X.] 5 grundsätzlich auch eine [X.]ichtungsfunktion hat, offenbart diese [X.]ruckschrift bereits selbst. [X.]emnach bildet der elastische [X.] 27 eine erste Abdichtung für die Windschutzscheibe. ³⁰ Als Material für diesen elastischen [X.] 27 dient ein Polyurethan-Harz, einen Hinweis auf ein Schaumprofil enthält [X.] 5 nicht. ³¹ Aus seinem Fachwissen über Kunststoffe ist dem eingangs definierten Fachmann allerdings geläufig, dass die Materialeigenschaften des Kunststoffs Polyurethan je nach Bedarf unterschiedlich einstellbar sind und sich daraus insbesondere auch ein elastischer Schaum herstellen lässt. In welcher Ausgestaltung der Fachmann den Kunststoff letztendlich verwendet, obliegt den aktuell gestellten Anforderungen. Insoweit stellt sich das nunmehr beanspruchte elastische Schaumprofil des streitpatentgemäßen [X.]s als eine handwerkliche Variante des vorbekannten Stützprofils aus Polyurethan-Harz dar. Eine erfinderische Tätigkeit, welche über eine normalerweise von dem Fachmann erwartete Problemlösung hinausgeht, erkennt der [X.] in dieser Polyurethan-Variation nicht.

[X.] 8, auf welche die Klägerin besonders hinweist, ein [X.]ichtungselement 62 aus porigem oder zelligem Elastomer, welches den [X.]alt zwischen Glasscheibe 50 und [X.] abdichtet. ³² Auch dieses vorbekannte Beispiel gäbe dem Fachmann einen hinreichenden Anlass, das elastische Stützprofil nach [X.] 5 bedarfsweise oder alternativ mit einem Schaumprofil auszubilden. Angesichts dessen geht die in der mündlichen Verhandlung geäußerte Meinung der Klägerin, aus keiner der im Verfahren befindlichen [X.]ruckschriften gehe ein elastisches Schaumprofil hervor, ins Leere.

Mithin hat der Patentanspruch 1 nach dem Hilfsantrag 1b keinen Bestand.

³³

3. Patentfähigkeit der mit den Hilfsanträgen 2a – 2d vom 12. Februar 2014 verteidigten Fassungen

a) Grundsätzliche Berücksichtigung dieser Fassungen

aa) Neues Verteidigungsmittel bzw. Änderung der verteidigten Fassung nach Fristablauf (§ 83 Abs. 4 [X.])

³⁴

bb) Voraussetzungen § 83 Abs. 4 Nr. 1 bis 3 [X.]

³⁵ , besteht zwischen den Parteien Streit. Geht man von der Rechtsprechung des [X.]es zum Vertagungsrecht einer Klagepartei bei geänderter Verteidigung einer Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung aus, liegt die Annahme nahe, zur Wahrung des rechtlichen Gehörs sei der Klägerin eine Vertagung zuzugestehen. ³⁶ Eine Einschränkung dieser noch vor Geltung des § 83 [X.] n. F. liegenden Rechtsprechung ist dem erkennenden [X.] nicht bekannt. Auch bei Unterstellung eines grundsätzlich anzunehmenden Rechts der Klägerin, im Falle einer für sie ungünstigen Auffassung des Gerichts eine Vertagung zu beanspruchen, folgt hieraus aber noch nicht direkt eine Verpflichtung des [X.]s zur Zurückweisung der Hilfsanträge 2a bis 2d (vergl. nachfolgend cc).

cc) Ermessensgebrauch

kann das Patentgericht bei Vorliegen der Voraussetzungen nach Nummer 1-3 dieser Vorschrift eine Verteidigung des [X.]n mit einer geänderten Fassung des Patents zurückweisen und ohne weitere Ermittlungen entscheiden. In seinem Urteil vom 25. April 2012 ( ³⁷ ) hat der [X.] ausgeführt, warum nach seiner Auffassung grundsätzlich in „normal gelagerten Fällen“ eine Präklusion veranlasst sei, und versucht, insoweit Kriterien aufzuzeigen. In seiner Berufungsentscheidung hat der [X.] hierzu nicht Stellung genommen, weil für seine Entscheidung eine mögliche Präklusion unerheblich war. ³⁸ [X.]er erkennende [X.] ist vorliegend bei einer Gesamtabwägung zu dem Ergebnis gekommen, dass in Folge einiger besonderer Umstände nicht von einem „normal gelagerten Fall“ im Sinne seiner Rechtsprechung auszugehen ist. [X.]ie Klägerin hatte bereits in ihrer Klageschrift zur Patentfähigkeit der Unteransprüche 7 und 8 vorgetragen (Seite 21 und 28/29 der Klage). Sie hat auch in der mündlichen Verhandlung zur erfinderischen Tätigkeit einer Verbindungsanordnung nach den Anspruchsfassungen gemäß Hilfsanträgen 2a bis d ausführlich Stellung genommen, nachdem der Vorsitzende darauf hingewiesen hatte, bei Annahme erfinderischer Tätigkeit werde das Gericht die Frage einer Vertagung zur Wahrung des rechtlichen Gehörs der Klägerin nochmals prüfen. Im Ergebnis war daher durch die Zulassung der neuen Hilfsanträge das rechtliche Gehör der Klägerin nicht verletzt, zumal die Entscheidung entsprechend ihrem Antrag erfolgte. Andererseits besteht so für die [X.] in einem möglichen Berufungsverfahren die Möglichkeit sachlicher Überprüfung durch das Berufungsgericht, die sonst nur bestanden hätte, wenn das Berufungsgericht von einer verfahrensfehlerhaften Zurückweisung durch das Patentgericht ausgehen würde.

³⁹ vertretenen Auffassung, eine Präklusion sei in derartigen Fällen (grundsätzlich) kritisch zu sehen, schließt sich der [X.] nicht an und verweist auf seine Erwägungen in seiner früheren Entscheidung ⁴⁰ , wonach bei klarer Verletzung der prozessualen Sorgfalt die „Kann“-Vorschrift des § 83 Abs. 4 [X.] - auch aus Gründen der Gleichbehandlung und Rechtssicherheit – grundsätzlich angewendet werden sollte.

b) Schutzfähigkeit der Fassungen gemäß Hilfsanträgen 2a bis 2d

An den Wortlaut des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1a ([X.] umfasst elastische [X.]) schließt sich in der [X.]n Fassung der Hilfsanträge 2a und 2b jeweils folgendes Merkmal an:

wobei das [X.] ein koextrudierter [X.] (10') aus zwei Kunststoffen mit unterschiedlichen Härten ist.

wobei das [X.] ein koextrudierter [X.] (10', 15') aus zwei Kunststoffen mit unterschiedlichen [X.]ichten ist.

An den Wortlaut des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1b ([X.] umfasst elastisches Schaumprofil) schließt sich in der [X.]n Fassung der Hilfsanträge 2c und 2d jeweils folgendes Merkmal an:

wobei das [X.] ein koextrudierter [X.] (10') aus zwei Kunststoffen mit unterschiedlichen Härten ist.

wobei das [X.] ein koextrudierter [X.] (10', 15') aus zwei Kunststoffen mit unterschiedlichen [X.]ichten ist.

An den jeweils geltenden Patentanspruch 1 schließen sich gemäß [X.] 2a bis 2d jeweils angepasste Patentansprüche 2 bis 4 an.

[X.]ie jeweils vorgenommenen Beschränkungen sind zulässig. [X.]ie im jeweils geltenden Patentanspruch 1 vorgenommenen Konkretisierungen sind in den erteilten und auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüchen 3 und 4 enthalten und inhaltlich auch ursprünglich offenbart. [X.]ie lediglich umnummerierten [X.] sind inhaltlich identisch mit den erteilten [X.]n 7, 8 und 12 und inhaltlich ebenfalls ursprungsoffenbart.

[X.] 27 und [X.] 5 in naheliegender Weise kombiniert.

[X.] 2 ⁴¹ und [X.] 30 ⁴² , auf welche die Klägerin zutreffend hinweist. [X.]ementsprechend zählt es zu den üblichen Aufgaben des Fachmanns, einen koextrudierten [X.] für die [X.]nklebung und den anschließenden Fahrzeugbetrieb konstruktiv auszulegen. [X.]abei liegt es nach Überzeugung des [X.]s im Griffbereich des Fachmanns, die Härte und [X.]ichte des für den [X.] vorgesehenen Materials zu bestimmen. [X.]enn die zwingende Notwendigkeit, diese Materialeigenschaften zu dimensionieren, ergibt sich abhängig von den jeweiligen Einsatzanforderungen. [X.]ass sich hierbei besondere Schwierigkeiten auftäten, die mehr als nur handwerkliche Tätigkeiten erforderten, ist für den [X.] nicht erkennbar und hat auch die [X.] nicht geltend gemacht. Auf den Vorhalt der Klägerin, der Anspruchswortlaut lasse offen, wo und zu welchem Zweck unterschiedliche Härten und [X.]ichten im [X.] zur Anwendung kommen sollten, hat die [X.] in der mündlichen Verhandlung erwidert, der Fachmann wähle die Materialeigenschaften so, dass sich entsprechend günstige Auswirkungen ergäben. [X.]iese Einlassung stützt die vorstehend dargelegte Überzeugung des [X.]s.

[X.] 27 und [X.] 5 wiesen nicht auf unterschiedliche [X.]ichten und/oder Härten des [X.]s hin, ist nicht stichhaltig. [X.]enn angesichts der vorstehend erläuterten, regelmäßig von dem Fachmann durchzuführenden [X.]imensionierung bedurfte es eines derartigen Hinweises in den [X.]ruckschriften nicht. [X.]afür war nämlich bereits das zur Verfügung stehende Fachwissen ausreichend.

Mithin hat der Patentanspruch 1 in der jeweils nach den [X.] 2a bis 2d geltenden Fassung keinen Bestand.

⁴³

Vor diesem Hintergrund war das Streitpatent im angegriffenen Umfang für nichtig zu erklären.

IV. Kosten

⁴⁴ Hierzu gehören auch die Kosten des vorangegangenen Berufungsverfahrens, über die der [X.] nach der Entscheidung des [X.]es ebenfalls zu entscheiden hatte. Maßgeblich ist insoweit, dass die [X.] im Endergebnis vollständig unterlegen ist, auch wenn sie im Berufungsverfahren, isoliert betrachtet, zumindest einen Teilerfolg erreichte. Gründe, aus Billigkeitserwägungen von diesem Ergebnis abzuweichen, sieht der [X.] nicht gegeben. ⁴⁵

[X.]er Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 [X.] i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO.