Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 21.02.2002, Az. I ZR 230/99

[X.] DES VOLKESURTEILI ZR 230/99Verkündet am:21. Februar 2002WalzJustizamtsinspektorals [X.] dem [X.]:ja[X.]Z:[X.]: jadefacto[X.] § 5 Abs. 2, § 15 Abs. 2 und 4a)Ist bei der Prüfung der Identität oder Ähnlichkeit von Unternehmenskennzeichensowohl bei dem geschützten Zeichen als auch dem [X.] auf denTeil des gesamten Zeichens abzustellen, der gesonde[X.]en kennzeichenrechtli-chen Schutz genießt, sind beschreibende Zusätze in den Firmierungen grund-sätzlich nicht in die Beu[X.]eilung der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 15Abs. 2 [X.] einzubeziehen.b)Von einer nur ganz geringfügigen Branchennähe kann nicht ausgegangen wer-den, wenn die Klägerin im Bereich des Direktmarketings tätig ist und sich zumZwecke der Absatzförderung für ihre Kunden eines Call-Centers bedient und fürdie Tätigkeit der [X.], eines Inkassounternehmens, der Einsatz eines Call-Centers prägend ist.[X.], [X.]. v. 21. Februar 2002 - I ZR 230/99 - [X.] [X.]- 2 -Der [X.] Zivilsenat des [X.] hat auf die [X.] vom 21. Februar 2002 durch [X.] Recht erkannt:Auf die Revision der [X.] wird das [X.]eil des [X.] desOberlandesgerichts [X.] vom 15. Juli 1999 aufgehoben.Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung,aucr die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zu-rckverwiesen.Von Rechts [X.]:Die [X.] ist bundesweit im Marketingbereich beratend ttig und [X.] Direktmarketing aus. Sie firmie[X.]e seit dem 28. Dezember 1988zchst unter "defacto marketing GmbH". Nach einer Änderung wrend [X.] lautet ihre Firma nunmehr: "defacto T. w. s. GmbH". Die Beklagte, die sich mit der Einziehung von Forderungen befaßt,[X.] seit dem 3. Dezember 1992 die Firma "[X.]". Sie [X.] -wendet den Domain-Namen (Internet-Adresse) "[X.]" undhat sich den weiteren Domain-Namen "[X.]" reservieren lassen,ohne ihn bisher zu nutzen.Die [X.] hat geltend gemacht, ihr Unternehmenskennzeichen [X.] die Firmenbezeichnung und die Domain-Namen der [X.] verletzt.Es bestehe Verwechslungsgefahr. In den Bezeichnungen der Pa[X.]eien sei [X.] der Begriff "defacto" kennzeichnend. Dieser gelte in den maßgeblichenVerkehrskreisen als ihr Unternehmenskennzeichen. Sie gehe bundesweit ge-gen Beeintrchtigungen ihres Zeichenrechtes vor.Die [X.] hat beantragt,die Beklagte zu [X.] unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu unter-lassen, im gescftlichen Verkehr zu Zwecken des [X.] die Firma "[X.]" und/oder die Inter-net-Adresse "[X.]" zu [X.] die Löschung des [X.] "Defacto" der im Han-delsregister des Amtsgerichts O. - [X.]- eingetrage-nen "[X.] mit beschrkter Haftung"einzuwilligen.Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat vorgetragen, der Fir-menbestandteil "Defacto" habe nur geringe Kennzeichnungskraft und werde- 4 -zudem aufgrund der Verwendung durch zahlreiche dritte Unternehmen [X.].Das [X.] hat die Beklagte antragsgemß veru[X.]eilt. Auf die Be-rufung der [X.] hat das Berufungsgericht die Klage abgewiesen.Mit der Revision verfolgt die [X.] ihre Klageantrweiter. Die [X.] beantragt, die Revision zurckzuweisen.[X.]:[X.] Das Berufungsgericht hat die von der [X.] verfolgten [X.] Unterlassung und Löschung des [X.] der [X.] verneint(§§ 15, 5 [X.]). Zur [X.] es ausge[X.]:Das Unternehmenskennzeichen der [X.] sei schutzfig im Sinnedes § 5 [X.]. Der schlagwo[X.]a[X.]ig benutzte Firmenbestandteil "defacto"verfr die erforderliche Kennzeichnungskraft. Das Zeichen der [X.]sei auch priorittslter als dasjenige der [X.]. Es fehle jedoch an [X.] im Sinne des § 15 Abs. 2 [X.]. Die Zeichen [X.] seien nicht identisch, aber sehr lich. Die Zeiclichkeit werdein ihrer Bedeutung allerdings eingeschrkt, weil die angesprochenen [X.]skreise Drittunternehmen seien, die nicht in erster Linie auf schlagwo[X.]a[X.]i-ge Verkrzungen achteten. Der [X.] "defacto" sei durchschnitt-lich kennzeichnungskrftig. Zwischen den Gescftsbereichen der Pa[X.]eien [X.] eine ganz geringe N. Deshalb bestehe keine Gefahr [X.] 5 -unmittelbaren Verwechslung der Pa[X.]eien. Besondere Umst, die beim [X.] zu der unzutreffenden Vorstellung wi[X.]schaftlicher oder organisatorischerVerbindungen fren und eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne be-grkönnten, licht vor.I[X.] Die Revision ist [X.]. Sie [X.] zur Aufhebung des angefochte-nen [X.]eils und zur Zurckverweisung der Sache an das Berufungsgericht.1. Die Annahme des Berufungsgerichts, der [X.] stehe der geltendgemachte Unterlassungsanspruch nach § 15 Abs. 4, Abs. 2, § 5 Abs. 2[X.] nicht zu, lt der revisionsrechtlichen Nachprfung nicht stand.a) Das Berufungsgericht hat einen kennzeichenrechtlichen Schutz [X.] "defacto" in der Firma der [X.], die zum maßgebenden Zeit-punkt der letzten mlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht "defactomarketing GmbH" lautete, bejaht. Das lßt einen Rechtsfehler nicht erkennen.Fr einen Teil einer Firmenbezeichnung kann der vom Schutz des voll-stigen Firmennamens abgeleitete Schutz als Unternehmenskennzeichen imSinne des § 5 Abs. 2 [X.] beansprucht werden, sofern es sich um einenunterscheidungsfigen Firmenbestandteil handelt, der seiner A[X.] nach im [X.] zrigen Firmenbestandteilen geeignet erscheint, sich im Verkehrals schlagwo[X.]a[X.]iger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen. Ist dies zubejahen, kommt es nicht mehr darauf an, ob die fragliche Kurzbezeichnungtatschlich als Firmenbestandteil in Alleinstellung verwendet worden ist und obsie sich im Verkehr durchgesetzt hat (vgl. [X.], [X.]. [X.] 149/94, [X.], 468, 469 = [X.], 1093 - [X.]; [X.]. [X.] -15.2.2001 - I ZR 232/98, [X.], 1161 = [X.], [X.]/[X.], jeweils m.w.[X.] Bestandteil "defacto" in der Firmenbezeichnung der [X.] weistmangels beschreibender Angaben namensmûige Unterscheidungskraft auf.Die Bezeichnung "defacto" ist nach den Feststellungen des [X.] Fremdwo[X.], dessen beschreibende Bedeutung der Verkehr entweder nichterkennt oder, wenn er es im Sinne von "tatschlich" oder "wahr" versteht, nichtals beschreibenden Hinweis auf den Unternehmensgegenstand der [X.]auffaût. Dies ziehen die Pa[X.]eien auch nicht in Zweifel.Der Bestandteil "defacto" der Firma der [X.] ist geeignet, im Verkehrals schlagwo[X.]a[X.]iger Hinweis auf das Unternehmen zu dienen. Denn dieserTeil der Firma weist anders als der beschreibende Zusatz "marketing" und [X.] der Rechtsform namensmûige Unterscheidungskraft auf.b) Eine Verwechslungsgefahr zwischen dem Firmenbestandteil "defacto"der [X.] und der Unternehmensbezeichnung der [X.] hat das [X.] verneint (§ 15 Abs. 2 [X.]). Dem kann nicht zugestimmt wer-den.Bei der Beu[X.]eilung der Verwechslungsgefahr im Sinne des § 15 Abs. 2[X.], die unter Bercksichtigung aller [X.]en Umstvorzuneh-men ist, besteht eine Wechselwirkung zwischen dem [X.] der [X.] rstehenden Bezeichnungen, der Kennzeichnungskraft desKennzeichens der [X.] und dem wi[X.]schaftlichen Abstand der [X.] der Pa[X.]eien ([X.], [X.]. v. 28.1.1999 - I ZR 178/96, [X.], 492, 494- 7 -= WRP 1999, 523 - [X.]; [X.] [X.], 1161, 1162 - [X.]/[X.]). Davon ist im Ansatz auch das Berufungsgericht ausgegangen.aa) Das Berufungsgericht hat jedoch die Prfung der [X.]oder -lichkeit der [X.] Zeichen der Pa[X.]eien auf einerunzutreffenden Grundlage vorgenommen. Es hat angenommen, die Zeichender Pa[X.]eien seien einander sehr lich. [X.] die [X.] die schlag-wo[X.]a[X.]ige Bezeichnung in Kleinschreibung verwende, sei der [X.] des [X.] "Defacto" in der Firmierung der [X.] groû ge-schrieben. Zudem seien in den Unternehmensbezeichnungen der Pa[X.]eien be-schreibende [X.] enthalten. Die [X.]en Verkehrskreise, denen [X.] ihre Dienstleistungen anbieten, seien Unternehmen. Diese seien [X.] ve[X.]raut und achteten nicht lediglich in erster Linie aufschlagwo[X.]a[X.]ige Verkrzungen.In die Beu[X.]eilung der [X.] oder -lichkeit hat das [X.] rechtsfehlerhaft die vollstigen Unternehmensbezeichnungender Pa[X.]eien einbezogen und nicht allein "defacto" in der Firma der [X.]dem Bestandteil "Defacto" der Firmierung der Beklagtrgestellt. [X.] [X.] die Revision, das Berufungsgericht sei deshalb unzulssigerweisevon einer Reduzierung der sehr [X.] durch die beschrei-benden [X.] ausgegangen.Bei der Prfung der Identitt oder Ähnlichkeit von Unternehmenskenn-zeichen ist grundstzlich sowohl bei dem gesctzten Zeichen als auch dem[X.] auf den Teil des gesamten Zeichens abzustellen, der geson-de[X.]en kennzeichenrechtlichen Schutz genieût (vgl. [X.], [X.]. v. 26.1.1960- 8 -- I ZR 5/59, GRUR 1960, 296, 297 f. - Reiherstieg; [X.] [X.], 1161,1162 f. - [X.]/[X.]; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 15 Rdn. 150;[X.]/[X.], [X.], § 5 Rdn. 40). Der Grund fr diesen selbsti-gen Schutz besteht in der Neigung des Verkehrs, [X.] auf den (allein) unterscheidungskrftigen Bestandteil zu verkrzen (vgl.[X.], [X.]. v. 8.11.2001 - I ZR 139/99, [X.], 705, 707 - IMS).Davon ist im Streitfall fr das Zeichen der [X.] (vgl. Abschnitt II 1a)auszugehen. Aber auch bei der Firmierung der [X.] treten wegen fehlen-der Unterscheidungskraft die Bestandteile "Inkasso" als ausschlieûlich [X.] beschreibender Begriff und "GmbH" als Angabe [X.] ebenfalls zurck. Es stehen sich somit als Klagezeichen "defacto"und als [X.] "Defacto" gegenr.Daraus folgt allerdings keine [X.], weil sich dir-stehenden Zeichen durch die unterschiedliche Groû- und Kleinschreibung [X.] unterscheiden (vgl. zur Marklichkeit: [X.]/[X.] aaO § 14Rdn. 141). Eine [X.] ergibt sich auch nicht daraus, [X.] die Kle-rin gelegentlich eine Schreibweise des Bestandteils "defacto" benutzt, die der-jenigen in der Firmierung der [X.] entspricht. Durch eine von ihrem [X.] abweichende Schreibweise kann die [X.] keine[X.] herbeifren. Entgegen der Annahme des [X.] jedoch eine sehr groûe Zeiclichkeit vor, die durch die beschrei-benden [X.] in den Firmierungen der Pa[X.]eien nicht verminde[X.] [X.] -bb) Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dem Fir-menbestandteil "defacto" der [X.] komme durchschnittliche Kennzeich-nungskraft zu.Die Kennzeichnungskraft einer Firmenbezeichnung wird durch den Gradder Eignung des Zeichens bestimmt, sich aufgrund seiner Eigena[X.] und seinesdurch Benutzung erlangten Bekanntheitsgrades dem Verkehr als Name [X.] einzupr([X.], [X.]. v. 30.3.1995 - I ZR 60/93, [X.], 507, 508 = [X.], 615 - City-Hotel; [X.]. v. 27.9.1995 - I ZR 199/93,GRUR 1996, 68, 69 = [X.], 446 - [X.] den Feststellungen des Berufungsgerichts handelt es sich bei"defacto" um eiiges Fremdwo[X.], das nicht [X.]rifig gebrauchtwird und das es als Unternehmensbezeichnung auffllig und [X.]. Dem Zeichen kommt aufgrund dieser revisionsrechtlich nicht zubeanstandenden Feststellungen des Berufungsgerichts von Haus aus durch-schnittliche und keine hohe Kennzeichnungskraft zu.Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft des Kennzeichens der Kle-rin aufgrund Verkehrsbekanntheit hat das Berufungsgericht verneint. Die Vor-lage von sechs Rechnungen hat es zum Beleg einer Zusammenarbeit mit be-deutenden Gescftspa[X.]nern nicht ausreichen lassen. Die [X.],das Berufungsgericht tte die [X.] nach § 139 ZPO auf die [X.] mssen, weitere Rechnungen vorzulegen, hat keinen Erfolg. [X.] zeigt nicht auf, welche [X.] mit welchen Gescftspa[X.]nern die[X.] im Falle eines Hinweises zur Darlegung der Verkehrsbekanntheit ih-res Zeichens vorgetragen und belegt tte.- 10 -Bei der Beu[X.]eilung der Kennzeichnungskraft hat das Berufungsgerichtfestgestellt, die [X.] ginge zwar gegen andere Unternehmen mit dem Zielvor, die Bezeichnung "defacto" nicht weiterzuverwenden. In diesem Zusam-menhang hat das Berufungsgericht aber auch eine Beeintrchtigung der [X.] des [X.] "defacto" der [X.] daraus abge-leitet, [X.] weitere zwölf Firmen dieses Zeichen ilicher oder identischerForm fren und teilweise ilichen Branchen wie die [X.] ttig sind. [X.] zutreffend weist die Revision darauf hin, diese Feststellungen des Be-rufungsgerichts rechtfe[X.]igten die Annahme einer Schwchung der Kennzeich-nungskraft des Zeichens der [X.] nicht. Eine dera[X.]ige Schwchung, dieeinen Ausnahmetatbestand darstellt, setzt voraus, [X.] die [X.] imBereich der gleichen oder eng benachba[X.]en Branchen oder Waren und in ei-nem Umfang in Erscheinung treten, der geeignet erscheint, die [X.] des Verkehrs an die Existenz weiterer Kennzeichen im Ähnlich-keitsbereich zu bewirken (vgl. [X.] [X.], 1161, 1162 - [X.]/[X.]). Der Umfang der Ttigkeit der Drittfirmen und die Bekanntheit ihrerKennzeichen sind vom Berufungsgericht aber nicht im einzelnen festgestellt.Hierauf kommt es indes nicht an. Auch ohne die vom Berufungsgericht ange-nommene Schwchung des Zeichens der [X.] durch [X.] istkeir den Durchschnitt hinausgehende Kennzeichnungskraft des Klage-zeichens anzunehmen. Entgegen der Ansicht der Revision ist diese auch nichtder von der [X.] vorgelegten Berichterstattung in den [X.] Nach-richten vom r ihr Unternehmen zu entnehmen.cc) Das Berufungsgericht ist von einer (allenfalls) ganz geringfigenBrancsgegangen. An anderer Stelle bezeichnet es die [X.] 11 -ls minimal. Diese Beu[X.]eilung ist, was die Revision zu Recht [X.], [X.] Feststellungen des Berufungsgerichts nicht gerechtfe[X.]igt. Es ist von [X.] geringen Grad der [X.] Pa[X.]eien ausgegangen.Fr die Beu[X.]eilung der [X.] es in erster Linie auf dieProduktbereiche und Arbeitsgebiete an, die nach der Verkehrsauffassung ty-pisch fr die Pa[X.]eien sind (vgl. [X.], [X.]. v. 7.6.1990 - I ZR 298/88, [X.], 1042, 1044 f. = WRP 1991, 83 - [X.]; [X.].UWG/[X.] 16 Rdn. 369). Anhaltspunkte fr eine [X.] der Waren oder Dienstleistungen der Unternehmen auf den [X.] Gemeinsamkeiten der Ve[X.]riebswege und der Verwendbarkeit der [X.] und Dienstleistungen sein (vgl. [X.] GRUR 1990, 1042, 1044 - Data-color; [X.] [X.], 468, 470 - [X.]). In die [X.] [X.] einzubeziehen sind aber auch naheliegende und nicht nur theoreti-sche Ausweitungen der [X.] ([X.], [X.]. v. 29.10.1992- I ZR 264/90, [X.], 404, 405 = [X.], 175 - [X.], insoweitnicht abgedruckt in [X.]Z 120, 103). Im Einzelfall kch Überschnei-dungen in Randbereichen der Unternehmensttigkeiten zu bercksichtigensein (vgl. [X.] GRUR 1990, 1042, 1045 - [X.]; Groû-Komm.UWG/Teplitzky, § 16 Rdn. 369; [X.]/[X.] aaO § 15 Rdn. 54).Das Berufungsgericht hat die Berrungspunkte der [X.] Pa[X.]eien deshalb als nur sehr geringfig eingestuft, weil die [X.] der Pa[X.]eien bildlich betrachtet an entgegenstehenden Punkten der [X.] ansetzen, und zwar bei der [X.] an deren Beginn undbei der [X.] an deren Ende. Diesem Unterschied der Dienstleistung [X.] hat das Berufungsgericht jedoch ein zu groûes Gewicht [X.] das Berufungsgericht hat auch festgestellt, [X.] die [X.] sich im Mar-ketingbereich fr andere Unternehmen bettigt und dabei zum Zwecke der [X.] ihre Kunden ein von ihr betriebenes Call-Center einsetzt. DenEinsatz eines Call-Centers hat das Berufungsgericht fr die Ttigkeit der [X.]n sogar als prsehen und angenommen, deren [X.] bestehe in der direkten Ansprache der Schuldner, die nach der [X.] der [X.] nicht nur dazu diene, die Schuldner zu Zahlungen zubewegen, sondern sie auch den Auftraggebern ([X.]) als Ve[X.]ragspa[X.]-nern zu erhalten. Der Betrieb von Call-Centern durch die Pa[X.]eien erweist [X.] nicht als Nutzung eines bloûen technischen Hilfsmittels. Vielmehr stelltdie direkte Ansprache mit Hilfe von Call-Centern eine Gemeinsamkeit [X.] der Pa[X.]eien fr ihre Kunden dar, dir eine vom Berufungs-gericht angenommûerst geringe Brancheninausgeht.Ein Indiz fr Berrungspunkte der Dienstleistungen der Pa[X.]eien istauch der Auftritt der [X.] im Jahre 1997 auf der "[X.]", einer Messe frDirektmarketing, deren Gegenstand sich mit dem Leistungsangebot der Kle-rin deckt.Ist das Berufungsgericht von einem zu geringen Grad der Zeicn-lichkeit und der Brancsgegangen, kann die Verneinung der Gefahrvon Verwechslungen der [X.] Zeichen keinen Bestandhaben. Der Tatrichter wird danach den Grad der [X.] Pa[X.]eienauf der Grundlage der vorstehenden [X.] festzustellen und die Ver-wechslungsgefahr neu zu beu[X.]eilen haben. Dabei wird er zu [X.], [X.] die [X.] in der Revisionsinstanz ihre Firm[X.] hat. Dieserforde[X.] eine vom Berufungsgericht vorzunehmende Beu[X.]eilung, ob dem Be-- 13 -standteil "defacto" in der neuen Firma der [X.] wiederum isolie[X.] kennzei-chenrechtlicher Schutz zukommt.Sollte das Berufungsgericht im erneut erffneten [X.] unmittelbare Verwechslungsgefahr im engeren Sinne nicht bejahen, wird esauf der Grundlage des noch festzustellenden Grades der [X.]neutzu beu[X.]eilen haben, ob eine unmittelbare Verwechslungsgefahr im weiterenSinne vorliegt.Von ihr ist - wie vom Berufungsgericht im rechtlichen Ansatz zutreffendangenommen - auszugehen, wenn der Verkehr zwar die Bezeichnungen selbstund die durch sie gekennzeichneten Unternehmen auseinanderhalten kann,aus den [X.] Zeichen aber auf organisatorische oderwi[X.]schaftliche Zusammfolge[X.] (vgl. [X.]Z 130, 134, 138 - AltenburgerSpielka[X.]enfabrik; [X.] [X.], 492, 494 - [X.]; [X.], [X.]. v.20.10.1999 - I ZR 110/97, [X.], 608, 610 = [X.], 529 - [X.]) Die Annahme des Berufungsgerichts, der [X.] stehe auch keingegen die Frung der Internet-Adresse "[X.]" gerichteter [X.] zu, kann danach ebenfalls keinen Bestand haben.aa) Die rechtliche Beu[X.]eilung dieses Anspruchs der [X.] richtet [X.] dem Inkrafttreten des [X.]es zum 1. Januar 1995 nach §§ 15, 5[X.]. Die neue Regelung [X.] in ihrem Anwendungsbereich als lexspecialis den allgemeinen, aus Generalklauseln abgeleiteten Schutz aus (vgl.[X.], [X.]. v. 22.11.2001 - I ZR 138/99, [X.], 694, 696 f. - shell.de, [X.] in [X.]Z [X.] -bb) Der Anspruch der [X.] nach § 15 Abs. 2, Abs. 4, § 5 [X.],der [X.] zu untersagen, die Internet-Adresse "[X.]" zu benut-zen, setzt voraus, [X.] die Beklagte den Bestandteil "Defacto" in der Firma [X.] benutzt (vgl. Abschn. [X.]). Andernfalls ist von dem Grundsatz [X.]: Sind mehrere Unternehmen berechtigt, ein Zeichen zu fren, kom-men sie smtlich als Inhaber eines unter Verwendung des Zeichens gebildetenDomain-Namens (Internet-Adresse) in Betracht. In diesem Fall gilt fr die Ein-tragung und Verwendung des Zeichens die Prioritt der Registrierung als Do-main-Name (vgl. [X.], [X.]. v. 17.5.2001 - I ZR 216/99, [X.], 1061,1064 = [X.], 1286 - [X.]; [X.] [X.], 694, 698- shell.de). Nicht [X.] ist dagegen, welches [X.] ein prio-rittslteres Recht an dem Unternehmenskennzeichen im Sinne des § 6 Abs. 3[X.] verft.2. Das Berufungsu[X.]eil kann ebenfalls nicht aufrechterhalten werden,soweit die Klage auf Einwilligung in dischung des [X.]"Defacto" in der Firmierung der [X.] abgewiesen worden ist. Bei dem [X.] in dischung des [X.] handelt es sichum einen aus markenrechtlichen Bestimmungen abgeleiteten [X.] (zum Beseitigungsanspruch vgl. [X.], [X.]. v. 25.1.2001 - I ZR 120/98,[X.], 420, 422 = [X.], 546 - SPA). Ob der [X.] ein marken-rechtlicher Unterlassungsanspruch nach §§ 15, 5 [X.] gegen die Beklagtezusteht, steht aber nicht [X.] 15 -II[X.] Auf die Revision der [X.] war danach das Berufungsu[X.]eil aufzu-heben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auchr die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurckzuverweisen.[X.]. [X.]