Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 22.11.2001, Az. I ZR 111/99

[X.] DES VOLKESU[X.]TEIL[X.]Verkündet am:22. November 2001WalzJustizamtsinspektorals [X.] dem [X.]: ja[X.]Z : [X.]: ja[X.][X.] § 14 Abs. 2 Nr. 2Zur Frage, unter welchen Voraussetzungen eine markenrechtliche Verwechs-lungsgefahr unter dem Aspekt des [X.] gegeben ist.[X.], [X.]. v. 22. November 2001 - [X.] - [X.] [X.] hat auf die [X.] vom 22. November 2001 durch [X.] und [X.], Prof. [X.], [X.] undDr. [X.] [X.]echt erkannt:Auf die [X.]evision des [X.]n wird das [X.]eil des [X.] vom 9. März 1999 aufgehoben.Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung,aucr die Kosten der [X.]evision, an das Berufungsgericht zu-rckverwiesen.Von [X.]echts [X.]:Der [X.], der unter der Firma [X.]handelt, stellt [X.] her, vor allem Aufsitzfahrzeuge sowie Tret- undSchiebefahrzeuge, und vertreibt diese. Er ist Inhaber der Marke "[X.]", die [X.] März 1973 als durchgesetztes Zeichen fr "Plastikspielwaren" [X.] -Die Klrin bescftigt sich mit dem Vertrieb von durch [X.] (Autos, Flugzeuge, Schiffe). Im Jahre 1996 vertriebsir das Handelsunternehmen [X.] ein funkgesteuertes Spielfahrzeug unterder Bezeichnung "big bluster". Transporteur der Klrin war die Firma [X.]in [X.]. Der [X.] nahm sowohl [X.] als auch [X.] wegen [X.] seiner Marke auf Unterlassung in Anspruch. Gegen das Handelsunter-nehmen [X.] erwirkte er eine einstweilige [X.]. Gegen den Transporteur [X.] scheiterte er mit einem entsprechen-den Antrag vor dem [X.] und dem [X.].Mit der vorliegenden Klage hat die Klrin zchst Feststellung be-gehrt, daß der [X.] nicht berechtigt sei, von ihr oder ihren [X.] der Benutzung der Bezeichnung "big bluster" zu verlangen, unddaß der [X.] verpflichtet sei, ihr allen Schaden zu ersetzen, der ihr ausentsprechenden Abnehmerverwarnungen entstanden sei. [X.] hat sie ihrenSchaden beziffert und beantragt,den [X.]n zu verurteilen,1.in die Löschung der [X.] Marke 903 486 "[X.]" durch [X.] einzuwilligen;2.an sie 305.425,37 DM nebst 5% Zinsen seit [X.] zuzahlen.Der [X.] ist dem entgegengetreten. Er hat geltend gemacht, der Be-zeichnung "[X.]" komme eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zu.- 4 -- 5 -Widerklagend hat er beantragt,die Klrin unter Androhung von [X.] zu verurtei-len, es zu unterlassen, im gescftlichen Verkehr die [X.]"und/oder"[X.]"(jeweils gleicltig in welcher Schreibweise) zu benutzen.Er hat des weiteren [X.] auf Auskunftserteilung bezlich der ent-sprechenden Handlungen und Feststellung der Schadensersatzverpflichtungder Klrin geltend gemacht.[X.] des [X.]echtsstreits sind am 10. Juni 1997 fr den [X.]nzwei weitere Marken "[X.] Laster" und "[X.] Bffel" eingetragen worden. [X.] die Klrin den [X.] auf Unterlassung insgesamt und die[X.] auf Auskunftserteilung und Feststellung der [X.] die Zeit seit dem 10. Juli 1997 anerkannt.Im rigen ist die Klrin der Widerklage [X.] 6 -Das [X.] hat durch Grund-, Teil- und Anerkenntnis-Teilurteil denmit der Klage geltendgemachten Schadensersatzanspruch dem Grunde nachfr gerechtfertigt [X.] und die [X.] abgewiesen. Der [X.] es im Umfang des [X.]en Anerkenntnisses, bezlich der [X.] und der Feststellung der Schadensersatzpflicht seit dem 10. Juli 1997,entsprochen und die Widerklage im rigen abgewiesen.Die Berufung ist erfolglos geblieben.Mit der [X.]evision, deren Zurckweisung die Klrin beantragt, verfolgtder [X.] sein Begehren, die (verbliebene) Klage abzuweisen, und seinWiderklagebegehren weiter.[X.]:[X.] Das Berufungsgericht hat die Schadensersatzklage fr dem Grundenach gerechtfertigt und die Widerklage auf Auskunftserteilung und Schadens-ersatz r den anerkannten Teil hinaus [X.] erachtet. Es hat [X.]:Aus der [X.] "[X.]" könne ebensowenig mit Erfolg gegendas Zeichen "big bluster" vorgegangen werden wie aus der entsprechendenUnternehmensbezeichnung. Die Frage einer Verwechslungsgefahr sei nachallen Umsts Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Es sei von [X.] sowohl der Marke "[X.]" als auch der [X.] auszugehen; eine [X.] hinausgehende gestei-gerte Kennzeichnungskraft habe der [X.] nicht schlssig vorgetragen. Be-zlich der Marklichkeit komme es auf den Gesamteindruck der einanderrstehenden Marken an. Weder die Marke noch auch das Unterneh-menskrzel "[X.]" [X.] der angegriffenen Bezeichnung"big bluster" pr, weil ihnen angesichts des beschreibenden Begriffsinhaltsim Sinne von "groû, dick, stark, wichtig" von Hause aus keine Unterschei-dungskraft zukomme und an ihnen ein Freihaltungsrfnis bestehe.Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des [X.] kom-me nicht in Betracht, weil "[X.]" angesichts seines beschreibenden Charaktersdie erforderliche Originalitt fehle, um als Stammbestandteil einer Zeichenseriezu dienen.I[X.] Diese Beurteillt der revisionsrechtlichen Nachprfung nicht inallen Punkten stand.1. Das Berufungsgericht hat - auf der teilweise unterstellten [X.] - allerdings im Ergebnis zutreffend eine unmittelbare Verwechs-lungsgefahr zwischen der [X.] bzw. dem [X.] [X.]n einerseits und den mit der Widerklage angegriffenen [X.] andererseits (§ 14 Abs. 2 Nr. 2, § 15 Abs. 2 [X.]) verneint.a) Es ist bei der Prfung einer Markenverletzung rechtsfehlerfrei davonausgegangen, [X.] die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14Abs. 2 Nr. 2 [X.] unter Bercksichtigung aller Umstde des Einzelfallsvorzunehmen ist. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in [X.] 8 -tracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken undder Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeich-nungskraft der lteren Marke, so [X.] ein geringerer Grad der Ähnlichkeit [X.] durch eiren Grad der Ähnlichkeit der Marken und eine gestei-gerte Kennzeichnungskraft ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st.[X.]spr.; zuletzt: [X.], [X.]. v. 20.10.1999 - I Z[X.] 110/97, [X.], 608, 610 =[X.], 529 - [X.]; [X.]. [X.], [X.], 506,508 = [X.], 535 - [X.]/[X.]; [X.]. v. [X.] - [X.]/98, [X.], 164, 166 = [X.], 165 - Wintergarten, jeweilsm.w.[X.] sind die Ausfrungen des Berufungsgerichts zur Kennzeich-nungskraft der [X.] nicht klar. Es hat einerseits unterstellt, [X.]diese durch Benutzung normale Kennzeichnungskraft erlangt habe, wrendes an anderer Stelle seiner [X.] eingenommen hat,eine Verkehrsdurchsetzung, die zu normaler Kennzeichnungskraft [X.], sei nicht dargetan. In der [X.]evisionsinstanz ist angesichts dieser Diskrepanzzugunsten des [X.]n von einer normalen Kennzeichnungskraft der [X.] auszugehen.Das Berufungsgericht hat, ohne hierzu im einzelnen Feststellungen zutreffen, Warenidentitt unterstellt. Hiervon ist auch fr das [X.]evisionsverfahrenauszugehen.Im [X.]ahmen der Prfung der Marklichkeit ist das Berufungsgerichtin tatrichterlicher Beurteilung davon ausgegangen, der Gesamteindruck derangegriffenen Bezeichnungen werde nicht durch deren jeweiligen Bestandteil- 9 -"Big", sondern durch die Gesamtheit der jeweiligen Bezeichnung, also durch"Big Bluster" bzw. "[X.]" geprt. Das ist aus [X.] zubeanstanden.Ohne Erfolg wendet sich die [X.]evision gegen den Ausgangspunkt [X.] mit der Auffassung, auf die [X.] es bei einem [X.] Zeichen, in dem diltere Kennzeichnung iden-tisch enthalten sei, nicht an, wenn der fragliche Bestandteil in dem [X.] nicht derart auf- oder untergegangen sei, [X.] er beim Verkehr die [X.] an diltere Kennzeichnung nicht mehr wachrufe. Das steht im Ge-gensatz zur stigen [X.]echtsprechung des Senats ([X.], [X.]. v. 4.12.1997- I Z[X.] 111/95, [X.], 815, 816 = [X.], 755 - [X.]; [X.]Z 139,340, 351 - Lions; [X.], [X.]. [X.] - [X.], [X.], 233, 235= [X.], 173 - [X.]/[X.] [X.]AUCH, je m.w.N.), von der das Berufungs-gericht zutreffend ausgegangen ist. Die [X.]evision bercksichtigt bei ihrer [X.] nicht ausreichend, [X.] es fr die Frage der hnlichkeit zweier Markennicht auf eine bloûe durch die Übereinstimmung eines Bestandteils verursachteAssoziation zur lteren Marke ankommt, sondern [X.] eine Verwechslungsge-fahr zwischen der lteren und der [X.] gegeben sein [X.]. [X.] besagt die gesetzliche Formulierung des gedanklichen Inverbindung-bringens, die nach der [X.]echtsprechung des [X.] keineneigenen [X.]echtsverletzungstatbestand kennzeichnet, sondern den Umfang desBegriffs der Verwechslungsgefahr r bestimmen soll ([X.] [X.],387, 389 [X.]. 18 = [X.], 39 - Sabèl/[X.]).Das Berufungsgericht hat seine Beurteilung des Gesamteindrucks derangegriffenen Bezeichnungen im wesentlichen darauf gesttzt, [X.] der [X.] 10 -standteil "Big", der die Bedeutung von "groû", "dick", "stark" oder "wichtig" ha-be, deshalb vom allgemeinen Verkehr in diesem Sinne und nicht kennzeich-nend verstanden werde. Der Bestandteil prie Bezeichnungen weder aus-schlieûlich nocrwiegend.Das beanstandet die [X.]evision ohne Erfolg mit der [X.], [X.], wenn der reinstimmende Bestandteil einegewisse eigenstige Stellung in dem Mehrwortzeichen behalten habe undnicht derart untergegangen sei, [X.] er in dem Gesamtzeichen aufrt habe,fr den Verkehr die Erinnerung an das ltere Zeichen wachzurufen. Auch mitdieser Auffassung vernachlssigt die [X.]evision das Erfordernis einer durch [X.] der Zeichen hervorgerufenen Marklichkeit. Nach der[X.]echtsprechung des Senats reicht allein ein nur wesentliches Mitbestimmendes Gesamteindrucks in der [X.]egel noch nicht fr die Annahme aus, die ande-ren [X.] in einer Weise zurcktreten,[X.] sie fr den Gesamteindruck vernachlssigt werden kten ([X.], [X.].v. 6.5.1999 - [X.], G[X.]U[X.] 1999, 995, 997 = W[X.]P 1999, 936 - HONKA).Viel weniger kann eine gewisse eigenstige Stellung des fraglichen [X.] ausreichen, um den Gesamteindruck des [X.] Zeichens in dervon der vorangehend angefrten [X.]echtsprechung geforderten Weise zu be-stimmen.Die Verneinung einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr im engerenSinne erscheint danach nicht erfahrungswidrig, auch wenn es [X.] der [X.] durch das Berufungsgericht um identische Waren geht und auch inder [X.]evisionsinstanz eine normale Kennzeichnungskraft der [X.]zu unterstellen ist. Denn die Marklichkeit zwischen "[X.]" und der in [X.] 11 -ner Gesamtheit zugrunde zu legenden Bezeichnung "Big Bluster" ist zu gering,um eine Gefahr, [X.] der Verkehr die eine Marke flschlich fr die anderlt,bejahen zu k.b) Auch soweit das Berufungsgericht [X.] des [X.]n [X.]§ 15 Abs. 2 [X.] aus dessen Unternehmenskrzel "[X.]" verneint hat,kann das auf der gegebenen und zum Teil zu unterstellenden [X.] nicht fr rechtsfehlerhaft erachtet werden. In diesem Zusammen-hang kommt es ebenfalls auf die zwischen der [X.] Parteien, derhnlichkeit der Kennzeichen und der Kennzeichnungskraft der Unternehmens-bezeichnung des [X.]n bestehende Wechselwirkung an (st. [X.]spr.; vgl.[X.], [X.]. v. 15.2.2001 - I Z[X.] 232/98, [X.], 1207, 1209 = Marken[X.] 2001,307- [X.]/[X.], m.w.N.). [X.] das Berufungsgericht bei [X.] und unterstellter normaler Kennzeichnungskraft von "[X.]"die geringe hnlichkeit zwischen diesem Kennzeichen und der Bezeichnung"Big Bluster" fr die Annahme einer Verwechslungsgefahr nicht hat [X.], lût [X.]echtsfehler nicht erkennen.2. Das Berufungsgericht hat auch eine Verwechslungsgefahr unter demAspekt des [X.] verneint, weil sich aus der mangelnden Kennzeich-nungskraft von "[X.]" ergebe, [X.] dieses Zeichen nicht geeignet sei, [X.] einer Markenserie zu dienen. Gegen diese Beurteilung wen-det sich die [X.]evision mit Erfolg.- 12 -Auch in diesem Zusammenhang ist zugunsten des [X.]n im [X.]evisi-onsverfahren von Warenidentitt und von einer normalen Kennzeichnungskraftder [X.] auszugehen.Die Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des [X.] hatunter dem Begriff des gedanklichen Inverbindungbringens der [X.] mit derlteren Marke Eingang in die [X.] und das [X.] ([X.] [X.], 387 = [X.], 39 - Sabèl/[X.]; [X.]Z 131,122 - Innovadiclophlont; [X.], [X.]. v. 29.10.1998 - I Z[X.] 125/96, G[X.]U[X.] 1999,587 = W[X.]P 1999, 530 - [X.]). Diese Art der Verwechslungsgefahr, dieerst zu prfen ist, wenn die einander rstehenden Zeichen - wie [X.] - nach ihrem Gesamteindruck nicht unmittelbar miteinander verwech-selbar sind ([X.]Z 131, 122, 127 - Innovadiclophlont), greift dann ein, wenn [X.] in einem Bestandteil reinstimmen, den der Verkehr als Stammmehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb die [X.], die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, dem gleichenZeicheninhaber zuordnet ([X.]Z 131, 122, 127 - Innovadiclophlont; [X.]G[X.]U[X.] 1999, 587, 589 - [X.]; [X.], [X.]. v. 16.3.2000 - I ZB 43/97,[X.], 886, 887 = [X.], 37 - [X.]/[X.]). Die [X.]echtspre-chung zum Serienzeichen beruht auf der dem Verkehr bekannten Übung man-cher Unternehmen, sich eines Stammzeichens fr alle ihre Waren zu [X.] dieses - dabei als solches erkennbar bleibende - Stammzeichen fr ein-zelne Warenarten zu deren Kennzeichnung abzuwandeln. [X.] zu einer sol-chen Schluûfolgerung kann fr den Verkehr insbesondere dann bestehen,wenn ein Unternehmen - wie hier der [X.] nach seiner vom Berufungsge-richt bisher ungeprften Behauptung mit dem Bestandteil "[X.]" - mit demsel-ben Wortstamm innerhalb mehrerer Zeichen bereits im Verkehr aufgetreten [X.] 13 -insbesondere, wenn er den Stammbestandteil auch als Firmenschlagwort be-nutzt. Ist der Verkehr, wie der [X.] unter Hinweis auf diese Tatsachen undauf seine hohen [X.] unter Zeichen mit dem Bestandteil "[X.]" dargelegthat, an einen bestimmten Wortstamm [X.], so liegt es erfahrungs[X.]fern, in einem mit diesem Wortstamm gebildeten neuen Zeichen - hier die [X.] Bezeichnung "Big Bluster" - ein eigenstiges Zeichen zu sehen;vielmehr wird der Verkehr, der die Unterschiede der einander rste-henden Zeichen erkennt, vermuten, es handele sich bei dem neuen Zeichenum ein solches der Serie.Der Geltendmachung einer Verwechslungsgefahr unter diesem Aspektsteht nicht entgegen, [X.] der [X.] nicht aus einer oder mehreren Markenaus der von ihm in Anspruch genommenen Zeichenserie, sondern aus der [X.] "[X.]" und dem entsprechenden Firmenschlagwort selbst vorgeht. [X.] die Annahme einer Markenrechtsverletzung infolge Verwechs-lungsgefahr unter dem Aspekt des [X.] ist ein Kennzeichenrecht andem Stammbestandteil, sei es, [X.] dieses in einem oder mehreren Zeichender Serie besteht, sei es, [X.] der Stammbestandteil fr sich kennzeichenrecht-lichen Schutz genieût und der Markeninhaber des weiteren eine Zeichenseriemit diesem Bestandteil gebildet hat, also eine Fallgestaltung wie im Streitfall,oder - worum es im Streitfall nicht geht - geltend macht, der fragliche Bestand-teil werde vom Verkehr als geeignet fr die Bildung einer Zeichenserie ange-sehen (vgl. [X.] G[X.]U[X.] 1999, 587, 589 - [X.]; [X.], [X.]. v. 25.6.1998- I ZB 10/96, G[X.]U[X.] 1999, 240, 241 = [X.], 1177 - STEPHANS-K[X.]ONE I).- 14 -Das Berufungsgericht hat im Streitfall dem Zeichen "[X.]" angesichts ei-nes beschreibenden Inhalts als Angabe einer Eigenschaft ("groû", "dick","stark", "wichtig"), die sich auch auf [X.] beziehen k, die [X.], ein solcher Stammbestandteil zu sein. Dieser Auffassung kann nichtbeigetreten werden.Dabei kann offenbleiben, ob die Meinung des Berufungsgerichts zutrifft,der Marke "[X.]" und dem entsprechenden Firmenschlagwort fehle jede Unter-scheidungskraft, weil das Wort in der Bedeutung von "groû", "dick", "stark","wichtig" auch dem [X.] Verkehr gelfig sei (vgl. zu einem Eigen-schaftswort als Marke: [X.], [X.]. v. 28.6.2001 - I ZB 1/99, [X.],1445, 1446 = Marken[X.] 2001, 408 - INDIVIDUELLE).Bei seiner Beurteilung hat das Berufungsgericht jedenfalls [X.] gelassen, [X.] der [X.] unter Bezugnahme auf vor-gelegte Unterlagen ausfrlich vorgetragen hat, er benutze den Bestandteil"[X.]" bereits als Stammbestandteil fr eine existierende Zeichenserie, bei derjeweils der Wortbestandteil "[X.]" mit einem oder mehreren Bestandteilen [X.] sei. Ist hiervon auszugehen, kommt es - entgegen der Auffassung [X.] - nicht (mehr) darauf an, ob der fragliche Bestandteil "[X.]"sich theoretisch als Stammbestandteil eignet, sondern allein darauf, ob der [X.] den Verkehr tatschlich an "[X.]" als Stammbestandteil einer Serie ge-wt hat. Die vom Berufungsgericht herangezogene Entscheidung des [X.] "STEPHANSK[X.]ONE I" (G[X.]U[X.] 1999, 240, 241) befaût sich,weil nach dem dortigen Sachverhalt eine bereits existierende Zeichenserienicht in [X.]ede stand, allein mit der im Streitfall unerheblichen Frage der [X.] Eignung eines Bestandteils eines einheitlichen Wortes als [X.] 15 -standteil fr eine Zeichenserie und stellt allein fr diesen Fall Anforderungenim Sinne einer gewissen Originalitt des Bestandteils.3. Im wiedererffneten Berufungsverfahren wird das Berufungsgericht,sofern es erneut zur Verneinung einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr imengeren Sinne gelangt, dem Gesichtspunkt einer Verwechslungsgefahr unterdem Aspekt des [X.] nachzugehen und dabei das entsprechendeVorbringen des [X.]n einschlieûlich des Vortrags zur Bekanntheit des [X.] "[X.]" zu bercksichtigen haben, dessen Übergehen die [X.]evision rt.- 16 -II[X.] Danach war das angefochtene [X.]eil aufzuheben und die Sache zuranderweiten Verhandlung und Entscheidung - aucr die Kosten der [X.]evi-sion - an das Berufungsgericht zurckzuverweisen.Erdmann[X.]Bornkamm Bscher Schaffert