Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 29.09.2016, Az. X ZR 58/14

[X.]:[X.]:[X.]:2016:290916UXZR58.14.0

BUN[X.]SGERI[X.]HTSHOF
IM
NAMEN
[X.]S
VOLKES
URTEIL
X ZR 58/14
Verkündet am:
29. September 2016
Anderer
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache

-
2
-
[X.]:[X.]:[X.]:2016:290916UXZR58.14.0
[X.]er X. Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhandlung vom 29. September 2016 durch [X.] am [X.] [X.]r.
[X.], [X.], [X.]r.
Grabinski
und Hoffmann sowie
[X.]in [X.]r.
Kober-[X.]ehm

für Recht erkannt:
Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des 2.
Senats ([X.]) des [X.] vom 30.
Mai 2014 abgeändert.
[X.]as [X.] Patent 1
622
826 wird mit Wirkung für die [X.] für nichtig erklärt, soweit sein Ge-genstand über folgende Fassung der Patentansprüche hinaus-geht:
1.
Mikromechanisches
Uhrwerkbauteil bestehend aus [X.]ia-mant, mit einer ersten Oberfläche und einer hierzu als ge-ätzte Flanke ausgebildeten zweiten Oberfläche, die [X.] im Wesentlichen senkrecht stehen, wobei die erste und die zweite Oberfläche aus [X.]iamant ([X.]i) bestehen und die die geätzte Flanke bildende zweite Oberfläche eine mitt-lere Rauigkeit Rrms

500 nm aufweist, der Winkel zwischen der ersten und der zweiten Oberfläche um weniger als 2° von der Senkrechten abweicht und seine [X.]icke senkrecht zur ersten Oberfläche zwischen 0,5
µm und 3000
µm be-trägt.
2.
Uhrwerkbauteil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass seine Stärke in Richtung der zweiten Oberfläche zwi-schen 10
µm und 500
µm beträgt.

-
3
-
3.
Uhrwerkbauteil nach einem der vorhergehenden [X.], dadurch gekennzeichnet, dass seine Stärke in Rich-tung der
zweiten Oberfläche zwischen 30
µm und 200
µm beträgt.
4.
Uhrwerkbauteil nach einem der vorhergehenden [X.], dadurch gekennzeichnet, dass das Bauteil in seinem Innern, seine erste und zweite Oberfläche aus [X.]iamant be-steht und zumindest bereichsweise elektrisch leitend dotiert ist.
5.
Uhrwerkbauteil nach einem der vorhergehenden [X.], dadurch gekennzeichnet, dass es ein Zahnrad, Unruh, Feder, Ziffernblatt, Lagerstein, Wellen, Grundplatte, [X.], Hemmung und/oder Zeiger ist.
6.
Verfahren zur Herstellung eines mikromechanischen Uhr-werkbauteils mit einer ersten Oberfläche und einer hierzu als geätzte Flanke ausgebildeten zweiten Oberfläche, die aufeinander im Wesentlichen senkrecht stehen, wobei die erste
und die zweite Oberfläche aus [X.]iamant ([X.]i) bestehen und die die geätzte Flanke bildende zweite Oberfläche eine mittlere Rauigkeit Rrms

500 nm aufweist, der Winkel zwi-schen der ersten und der zweiten Oberfläche um weniger als 2° von der Senkrechten abweicht und seine [X.]icke senk-recht zur ersten Oberfläche zwischen 0,5
µm und 3000
µm beträgt, mit den folgenden Schritten:
a)
Abscheiden einer ersten Schicht aus [X.]iamant ([X.]i) auf einem Substratmaterial,

-
4
-
b)
Strukturieren einer Kante zwischen der ersten und der
die Flanke bildenden zweiten Oberfläche durch [X.] einen [X.] unter Verwendung einer [X.] auf der ersten Oberfläche, welche getrennt von der ers-ten Schicht oder gleichzeitig mit der ersten Schicht ge-ätzt wird, wobei das Verhältnis der [X.] von erster Schicht und [X.] derart eingestellt wird, dass zwischen der ersten und der zweiten Ober-fläche eine im Wesentlichen rechtwinklige Kante aus-gebildet wird.
7.
Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet,
dass der [X.] trockenchemisch unter Zuhilfenahme eines Plasmas durchgeführt wird.
8.
Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der [X.] eine reaktive und/oder physikalische Kompo-nente enthält.
9.
Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass bei dem [X.] reaktives lonenätzen verwendet wird.
10.
Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 9, dadurch [X.], dass die [X.] und die erste Schicht in ein oder mehreren [X.]en gemeinsam oder getrennt voneinander geätzt werden.
11.
Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 10, dadurch [X.], dass vor dem [X.]urchführen des mindestens einen [X.]es zur Strukturierung des Bauteils umfas-senden Verfahrens eine Strukturierung des Substratmateri-
-
5
-
als durchgeführt wird und das strukturierte Substratmaterial als [X.] verwendet wird.
12.
Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 11, dadurch [X.], dass mit Sauerstoff, Fluor und/oder [X.]hlor als reaktiver Komponente geätzt wird.
13.
Verfahren nach
einem der Ansprüche 6 bis 11, dadurch [X.], dass mit einem Edelgas der Gruppe 8 des Periodensystems als physikalische Komponente geätzt wird.
14.
Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 13, dadurch [X.], dass während des [X.]es
eine Biasspannung an dem Substrat anliegt bzw. angelegt wird.
15.
Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass eine Biasspannung von 10-1000 Volt an dem Substrat anliegt bzw. angelegt wird.
16.
Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass eine Biasspannung von 250-800 Volt an dem Substrat anliegt bzw. angelegt wird.
17.
Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass eine Biasspannung von 350-700 Volt an dem Substrat anliegt bzw. angelegt wird.
18.
Verfahren nach den Ansprüchen 6 bis 17, dadurch gekenn-zeichnet, dass der [X.] ein-
oder mehrmals in [X.] oder periodischen Abständen unterbrochen wird.
19.
Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass während der Unterbrechung des Ätz-
-
6
-
schrittes eine Reinigung der [X.], beispiels-weise von Redepositionen, durchgeführt wird.
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
[X.]ie weitergehende Berufung wird zurückgewiesen.
[X.]ie Kosten des
Rechtsstreits werden gegeneinander aufgeho-ben.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
[X.]ie Beklagte ist Inhaberin des am 16. April 2004 unter Inanspruchnahme der Priorität einer [X.] Patentanmeldung vom 17. April 2003 angemelde-ten, mit Wirkung für die [X.] erteilten [X.]n Patents 1 622 826 (Streitpatent), das 23 Patentansprüche umfasst. [X.]ie neben-geordneten Ansprüche 1 und 10, auf die die [X.] 2 bis 9 sowie 11
bis 23 jeweils direkt oder indirekt rückbezogen sind, lauten in
der Verfah-renssprache ([X.]urch-
und Unterstreichungen kennzeichnen die vor dem Patent-gericht in erster Linie verteidigte Fassung; in eckigen Klammern und Fettdruck die zusätzlichen Merkmale gemäß dem erstinstanzlichen Hilfsantrag
II):
"1.
Mikromechanische [X.] mit einer ersten Oberfläche und einer hierzu als [geätzte]
Flanke ausgebildeten zweiten Ober-fläche, die aufeinander im Wesentlichen senkrecht stehen, wobei die erste und/oder
die zweite Oberfläche zumindest bereichsweise aus [X.]iamant ([X.]i) bestehen und die die Flanke bildende zweite 1

-
7
-
Oberfläche eine mittlere Rauigkeit

[500 nm]
aufweist und dass der Winkel zwischen der ersten und der zweiten Oberfläche um weniger als 2° von der Senkrechten abweicht."
"10.
Verfahren zur Herstellung eines mikromechanischen Uhrwerkbau-teils nach einem der vorhergehenden Ansprüche
mit einer ersten Oberfläche und einer hierzu als [geätzte] Flanke ausgebildeten zweiten Oberfläche, die aufeinander im Wesentlichen senkrecht stehen, wobei die erste und/oder
die zweite Oberfläche zumindest bereichsweise aus [X.]iamant ([X.]i) bestehen und die die Flanke bil-dende zweite Oberfläche eine mittlere Rauigkeit

[500
nm]
aufweist und dass der Winkel zwischen der ersten und der zweiten Oberfläche um weniger als 2° von der Senkrechten abweicht,
mit den folgenden Schritten:
a)
Abscheiden einer ersten Schicht aus [X.]iamant ([X.]i) auf einem Substratmaterial,
b)
Strukturieren einer Kante zwischen der ersten und der die Flanke bildenden zweiten Oberfläche durch mindestens einen [X.] unter Verwendung einer [X.] auf der ersten Oberfläche, welche getrennt von der ersten Schicht oder gleichzeitig mit der ersten Schicht geätzt wird, wobei das [X.] der [X.] von erster Schicht und Ätz-maske derart eingestellt wird, dass zwischen der ersten und der zweiten Oberfläche eine im Wesentlichen rechtwinklige Kante ausgebildet wird."
[X.]ie Klägerin hat mit ihrer Nichtigkeitsklage beantragt, das Streitpatent für nichtig zu erklären,
und dafür geltend gemacht, sein Gegenstand sei nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann die Erfindung ausführen könne,
und auch nicht patentfähig. [X.]ie Beklagte hat das Streitpatent in den
vor-2

-
8
-
stehend wiedergegebenen Fassungen
und hilfsweise in weiteren
beschränkten Fassungen verteidigt.
[X.]as Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Mit ihrer dage-gen eingelegten Berufung, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, vertei-digt die Beklagte das Streitpatent in einer im Wesentlichen ihrem erstinstanzli-chen Hilfsantrag
II entsprechenden und hilfsweise in der aus dem Tenor ersicht-lichen Fassung.
Entscheidungsgründe:
I.
1.
[X.]as Streitpatent betrifft [X.] wie Zahnräder, Unruh, Feder oder Zeiger, sowie ein Verfahren zu ihrer Herstellung. Seiner Beschreibung zufolge sind solche herkömmlicherweise aus Metall oder anderen Festkörpern gearbeiteten mikromechanischen Bauteile in für den [X.] in Uhren erforderlichen Abmessungen zwar bereits aus [X.]iamant erzeugt worden; es sei aber bisher nicht gelungen, diese Teile so
zu produzieren, dass sie für den Einsatz in einem mikromechanischen Getriebe wie in einem Uhrwerk geeignet seien.
Beim Ausschneiden der gewünschten Formen aus zunächst auf ein Substrat abgeschiedenen [X.] mittels eines bestimmten La-ser-Verfahrens
entstünden an den
Oberflächen
überaus raue
Schnittflächen, die aufgrund der thermischen Wirkung des Lasers zudem nicht senkrecht auf der flächig ausgedehnten Scheibenoberfläche
stünden.

Zur Verbesserung
schlägt das Streitpatent, merkmalsmäßig in der pa-tentgerichtlichen Nummerierung gegliedert, das folgende mikromechanische Uhrwerkbauteil (Patentanspruch 1 in der zuletzt verteidigten Fassung; in Fett-3
4
5

-
9
-
druck gemäß Hilfsantrag hinzugefügtes
Merkmal) und ein Verfahren zu
dessen Herstellung (Patentanspruch
6) vor:
Patentanspruch
1:
1.1
Mikromechanisches Uhrwerkbauteil bestehend
aus [X.]iamant
mit
1.2
einer ersten Oberfläche und einer hierzu als geätzte Flanke aus-gebildeten zweiten Oberfläche,
1.3
die zueinander im Wesentlichen senkrecht stehen,
1.6
und zwar so, dass der Winkel zwischen der ersten und der zwei-ten Oberfläche um weniger als 2° von der Senkrechten abweicht.
1.4
[X.]ie erste und die zweite Oberfläche bestehen aus [X.]iamant ([X.]i).
1.5
[X.]ie die geätzte Flanke bildende zweite Oberfläche weist eine mitt-lere Rauigkeit Rrms

.
1.7
[X.]ie [X.]icke des Bauteils senkrecht zur ersten Oberfläche beträgt zwischen 0,5
µm und 3000 µm.
Patentanspruch
6:
6.1
Verfahren zur Herstellung eines mikromechanischen Uhrwerkbau-teils
mit einer ersten Oberfläche und
einer hierzu als geätzte Flanke ausgebildeten
zweiten Oberfläche, die aufeinander im Wesentli-chen
senkrecht stehen, wobei die erste und die zweite Oberfläche
aus [X.]iamant ([X.]i) bestehen und die die geätzte Flanke bildende
zweite Oberfläche eine mittlere Rauigkeit von
Rrms

uf-weist, und dass der Winkel zwischen der
ersten und der zweiten Oberfläche um weniger als 2° von der
Senkrechten abweicht und dass seine [X.]icke senkrecht zur
ersten Oberfläche zwischen 0,5

folgenden Schritten:
6.2
Abscheiden einer ersten Schicht aus [X.]iamant auf einem Sub-stratmaterial;

-
10
-
6.3
Strukturieren einer Kante zwischen der ersten und der die
Flanke bildenden zweiten Oberfläche
6.4
durch mindestens einen [X.]
6.5
unter Verwendung einer [X.] auf der Oberfläche.
6.6
[X.]ie [X.] wird getrennt von der ersten Schicht oder
gleichzei-tig mit dieser geätzt.
6.7
[X.]as Verhältnis der [X.] von erster Schicht
und [X.] wird derart eingestellt, dass zwischen der ersten
und der zweiten Oberfläche eine im Wesentlichen rechtwinklige
Kante gebildet wird.
2.
a)
Nach Merkmal
1.4 in der mit dem Hauptantrag verteidigten [X.] bestehen die erste und zweite Oberfläche aus [X.]iamant; dies schließt nicht aus, dass das geschützte Bauteil andere Oberflächen aufweist, für welche die-se Anforderung nicht gilt. In der Fassung des [X.] ist das nach Pa-tentanspruch
1 geschützte mikromechanische Uhrwerkbauteil ausschließlich aus [X.]iamant gefertigt;
das Verfahren nach Patentanspruch
6 betrifft die Herstel-lung eines mikromechanischen Uhrwerkbauteils
mit den Merkmalen von Pa-tentanspruch
1 in der Fassung des [X.].
b)
[X.]ie angestrebte (möglichst) rechtwinklige Stellung der beiden Oberflächen zueinander bei gleichzeitig verringerter
Rauigkeit der zweiten Oberfläche (Merkmal
1.5) soll in Übereinstimmung mit der Beschreibung durch eine bestimmte verfahrensmäßige Behandlung des Bauteils erzielt werden. [X.]iese kommt im Anspruch allerdings nur rudimentär dadurch zum Ausdruck, dass die zweite Oberfläche
zur ersten Oberfläche hin als
"geätzte"
Flanke aus-gebildet
wird. [X.]afür in Betracht kommende
Verfahren sind in der Beschreibung erläutert (Abs. 6 aE
f., 25
ff.).

6
7

-
11
-
Wird ein Erzeugnis durch ein Herstellungsverfahren definiert, ist Gegen-stand des Patentanspruchs trotz der Umschreibung durch das [X.] das Erzeugnis als solches, das unabhängig von seinem [X.] die Voraussetzungen für die Patentierbarkeit erfüllen muss. In dieser Art der Umschreibung liegt nicht zwangsläufig eine Bestimmung des Schutzes für das Erzeugnis durch den zu seiner Kennzeichnung angegebenen [X.]
([X.], Beschluss vom 30. März 1993 -
X [X.], [X.]Z 122, 144, 154 f. = GRUR 1993, 651, 655 -
Tetraploide Kamille; vgl. auch Urteil vom 24. März 2016 -
X [X.], Rn. 12). Vielmehr ist durch Auslegung des Anspruchs zu [X.], ob und inwieweit sich aus dem angegebenen [X.] durch die-sen bedingte Merkmale des daraus erhaltenen Erzeugnisses ergeben, die das Erzeugnis als anspruchsgemäß qualifizieren
([X.], Urteil vom 19. Juni 2001

-
X [X.], [X.], 1129, 1133 -
Zipfelfreies Stahlband; Urteil vom 19.
Mai 2005 -
X [X.], [X.], 749, 750 f. -
Aufzeichnungsträger).
[X.]ie an diesen Grundsätzen orientierte Auslegung von Patentanspruch
1 in der Fassung des [X.] ergibt, dass es nicht darauf ankommt, gerade die zweite Oberfläche aus [X.]iamant dem Verfahrensschritt der Ätzung zu unter-ziehen, sondern allein darauf, dass die Flanke
danach in dem angestrebten [X.] zur ersten Oberfläche steht und die reduzierte Oberflächenrau-igkeit erreicht ist. Für dieses Verständnis spricht bereits, dass mit Patentan-spruch
1 in der erteilten Fassung auch [X.] geschützt waren, deren Oberflächen nur bereichsweise aus [X.]iamant bestanden, so dass die Flanke nicht an einer
vollflächig diamantenen Oberfläche herausgearbeitet werden konnte. Hinzu kommt, dass das Verfahren der Ätzung zwar eingesetzt wird, um bessere Ergebnisse als mit der bekannten [X.] zu erzielen, der als Sachanspruch formulierte Anspruch
1 insoweit
aber keine Merkmale enthält, welche die Verwirklichung der Merkmale
1.3/1.6 und 1.5 gerade dem Einsatz des [X.]s an
einer [X.]iamant-Oberfläche zuweisen.
8
9

-
12
-
c)
[X.]emgegenüber ist
Patentanspruch
6 aus fachmännischer Sicht,
anders als der Sachanspruch, in Übereinstimmung mit der Beschreibung dahin zu verstehen, dass der [X.] (Merkmal
6.4) [X.] an einer be-reits mit einer [X.]iamantschicht versehenen Oberfläche vorgesehen ist. [X.]afür spricht schon
die Abfolge der im Anspruch in Übereinstimmung mit dem erteil-ten (Verfahrens-)Anspruch
10 mit "a)"
und "b)"
untergliederten [X.]. [X.]anach wird zunächst auf ein Substrat eine erste Schicht aufgebracht, bei der es sich im Lichte der Beschreibung um die [X.]iamantschicht handelt. [X.]enn in allen Ausführungsbeispielen wird zunächst,
wie aus den nachstehend [X.] [X.], [X.] und [X.] von Figur 2

10

-
13
-
ersichtlich, zunächst eine [X.]iamantschicht
2 auf eine Substratschicht
1 als Trä-ger abgeschieden. [X.]arüber wird eine
weitere Siliciumschicht
3 aufgebracht, aus der [X.]n
3a und 3b
strukturiert
werden (Bild
[X.]) und entlang deren Kanten wird der [X.] zur Herausbildung der Flanken
2a und 2b an der [X.]iamant-schicht vollzogen
(Bild
[X.]). [X.]ass die
Abfolge dieser Verfahrensschritte nur bei ausschließlich
aus [X.]iamant bestehenden Bauteilen
eingehalten, das Verfahren aber gleichsam in umgekehrter
Schrittfolge durchgeführt werden soll, wenn (nur) die Oberflächen der Bauteile diamanten sind, ist aus fachmännischer Sicht nicht anzunehmen.
II.
[X.]as Patentgericht hat seine Entscheidung, soweit für das Beru-fungsverfahren von Bedeutung, im Wesentlichen wie folgt begründet.
Ein anspruchsgemäßes Uhrwerkbauteil ergebe sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus der [X.]
Übersetzung
([X.]1)
der [X.]n Patentschrift 732
635. [X.]ieses [X.]okument offenbare ein mikromechanisches Bauteil für Uhrwerke mit zwei Oberflächen aus [X.]iamant mit einem Reibungsko-effizienten "deutlich unter 0,1". [X.]ies erfülle die Vorgaben von Merkmal
1.6, weil dieser Reibungskoeffizient
einem
Wert Rrms
von 30
nm entspreche.
[X.]ie Winkelabweichung von weniger als 2°
von der Senkrechten gemäß Merkmal
6 könne keine erfinderische Tätigkeit begründen. [X.]urch das in [X.]1 be-schriebene anisotrope Ätzen i.
V.
mit einer [X.] und einem "senkrechtem Angriff"
([X.]1 S. 14 Z. 10
ff.) sei dieser Toleranzwert bei der Winkelabweichung von der Senkrechten aufgrund des gleichen Verfahrensschritts prinzipiell er-reichbar. Soweit es bei Anwendung des in [X.]1 beschriebenen Verfahrens zu erheblichen Abweichungen
von der Vertikalen durch an den Kanten der Körper entstehende Überstände kommen soll, ergebe sich aus dem Fachartikel von [X.] und [X.]
([X.] 11
12
13

-
14
-
system fabrication,
in [X.]. Sci. Techn. 19952394
ff.)
für ein [X.] wie in [X.]1 beschrieben eine geschätzte Winkelabweichung der vertikalen Flanke von der Senkrechten von 2,2°.
Vor diesem Hintergrund sei davon auszugehen, dass der zur Vermeidung von Reibungsverlusten bei Präzisionsteilen wie Uhrwerk-bauteilen auf Minimierung von Toleranzen bzw. Winkelabweichungen bedachte Fachmann am [X.] die beanspruchte Winkelabweichung von der [X.] unterhalb von 2° erzielen
konnte.
III.
[X.]as Streitpatent ist nach ständiger Rechtsprechung ohne Sach-prüfung für nichtig zu erklären, soweit es nicht mehr verteidigt wird. Es hat [X.] hinaus auch in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung keinen [X.], sondern nur in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang des Hilfsan-trags.
1.
[X.]er Gegenstand von
Patentanspruch
1 in der Fassung des [X.]
kann nicht als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend gelten, weil er dem Fachmann durch den in [X.]1 dokumentierten Stand der Technik [X.] war
(Art. 56 EPÜ).
a)
[X.]er nach den patentgerichtlichen
Feststellungen zum [X.]iplom-Ingenieur der Werkstoff-
bzw. Fertigungstechnik mit Hochschulabschluss aus-gebildete
und über mehrjährige
Erfahrung auf dem Gebiet der Oberflächenbe-arbeitung von feinmechanischen Bauteilen
verfügende Fachmann soll nach [X.] der
Klägerin zudem über mehrjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Bear-beitung von [X.]iamantwerkstoffen
verfügen. [X.]afür liegen indes keine zureichen-den Anhaltspunkte vor. [X.]er Einsatz von [X.]iamant auf dem Gebiet der mikrome-chanischen [X.] war zwar ausweislich der Beschreibung des Streit-patents am [X.] bekannt. [X.]araus ergibt sich aber lediglich, dass der Fachmann sich der Einsatzmöglichkeiten dieses Werkstoffs auf seinem Gebiet 14
15
16

-
15
-
bewusst war und bei erkanntem Bedarf einen Spezialisten für den Werkstoff [X.]iamant hinzugezogen hätte.
b)
Nach den Feststellungen des Patentgerichts lassen sich mit dem in [X.]1 offenbarten Verfahren [X.] mit aus [X.]ia-mant bestehenden Oberflächen herstellen, deren [X.] ganz erheb-lich unter
dem oberen Grenzwert des mit Merkmal
1.5
beanspruchten Bereichs liegt.
[X.])
Allerdings werden nach der Lehre von [X.]1 nicht die diamantenen Oberflächen dem [X.] unterzogen, sondern die in dem [X.]okument als ers-tes kristallines Basismaterial bezeichneten, vorzugsweise aus ein-
oder po-lykristallinem Silicium oder Siliciumoxid bzw. -nitirid, Molybdän, Germanium
oder speziell kristallisiertem oder gesintertem Aluminiumoxid ([X.]1 S. 2 Z. 22
ff.) hergestellten Grundkörper, auf die anschließend in näher beschriebenen Heiz-draht-
oder Mikrowellenplasmaverfahren eine Schicht aus einem härteren Mate-rial wie [X.]iamant abgeschieden wird. Lediglich in einer kursorisch beschriebe-nen alternativen Ausführungsform wird das Überzugmaterial aus [X.]iamant vor der Formgebung durch das lithografische Strukturierungsverfahren aufgebracht
und danach dem [X.] unterzogen. [X.]ies betrifft aber nur eine im Verhältnis zur Gesamtstärke der Teile (zwischen 100 und 200

Schicht
auf Ober-
und gegebenenfalls Unterseite zwischen 0,1 und 3

e-schreibung S. 7 Z. 30
f. übergreifend).
[X.]iese Abweichungen in der Verfahrensführung rechtfertigen keine ab-weichende Beurteilung der Patentfähigkeit von Patentanspruch
1, weil dieser als Sachanspruch nicht voraussetzt, dass
gerade diamantene Oberflächen dem [X.] unterzogen werden, sondern lediglich, dass die angestrebte Winkel-17
18
19

-
16
-
genauigkeit und der erwünschte reduzierte
[X.] unter Einsatz dieser
Art der Oberflächengestaltung erzielt wird (oben Rn.
9).
[X.])
[X.]ie
Beklagte hat in der mündlichen Verhandlung bestimmte mit dem Verfahren nach [X.]1 angeblich nicht erzielbare Vorzüge in der Oberflächen-beschaffenheit von [X.] beschrieben. [X.]ie streit-patentgemäße Herstellung sei insoweit überlegen, als die [X.]iamantschicht bei Aufbringen auf die geätzte Siliciumflanke nach [X.]1 ungerichtet und durch eine sehr schwache Oberflächenterminierung gekennzeichnet und die entstehende Flanke zudem nachteilig wasserstoffterminiert sei und sich außerdem bei [X.] verändere. [X.]emgegenüber sei die [X.] geätzte Kante konturentreu konserviert und sauerstoff-
bzw. fluorterminiert und bei hydrophiler Oberfläche sehr stabil sowie von sehr hoher Oberflächenspannung, vorteilhafter Ölhaltung und gerichteter Oberflächenstruktur. [X.]ieses Vorbringen, das durch schriftsätzlichen Vortrag in der Berufungsbegründung, spätestens in der Replik (§
117 i.
V.
mit §
112 Abs. 3 Nr. 2c [X.], §§ 530, 296 Abs. 1 ZPO) in den Rechtsstreit einzuführen gewesen wäre, stellt die Richtigkeit und Vollständigkeit der patentgerichtlichen Feststellungen nicht infrage, insbesondere nicht, dass mit dem in [X.]1 offenbarten Verfahren Rauigkeitswerte unterhalb des mit Pa-tentanspruch
1 beanspruchten Grenzwertes von höchstens Rrms
500
nm erzielt werden. [X.]ie
vermeintlichen zusätzlichen Vorzüge können für die Beurteilung der Patentfähigkeit schon deshalb nicht unterscheidend herangezogen werden, weil die zusätzlichen stofflichen Merkmale in Patentanspruch
1 und auch in der Beschreibung nicht erwähnt sind und das [X.] ("geätzte Flanke") [X.] im Anspruch nicht hinreichend
spezifiziert ist.
c)
[X.]ie Berufung
beanstandet auch zu Unrecht, dass das [X.] die Erzielung einer Winkelabweichung der vertikalen Flanke von weniger 20
21

-
17
-
als 2°
von der Senkrechten nicht als Ergebnis einer erfinderischen
Tätigkeit an-erkannt hat.
[X.]er [X.] R.

der Beklagten hat aufgezeigt, dass in dem
im patentgerichtlichen Urteil erwähnten Fachbeitrag von [X.] und [X.] mit dem in [X.]1 angewandten [X.] ([X.]) einerseits beim vertikalen Ätzen Abweichungen von (nur) 0,1
µm bei einer Strukturhöhe von 100
µm gezeigt würden, dass sich aber beim Ätzen Temperaturschwan-kungen auswirken und Abweichungen von der Senkrechten (Überstände) ins-besondere an der Strukturober-
und -unterkante herbeiführen könnten. [X.]ie
aus Figur 7b des genannten Beitrags ersichtlichen, durch Wärmeeinfluss bedingten Abweichungen von der Senkrechten hat der Gutachter
auf mindestens 2,2° ge-schätzt und mit Blick auf diese Zusammenhänge
darauf hingewiesen, dass die Besonderheiten des in [X.]1 vorgeschlagenen Verfahrens, nämlich die Anordnung der Basisplatte
20 oberhalb einer mit Aushöhlungen oder [X.]urchbrechungen versehenen Trägerplatte
10 (vgl. Figur 1 in [X.]1)
und die daraus resultierende ungenügende thermische Ankopplung unterschiedliche Temperaturen des [X.] hervorrufen und die Winkelgenauigkeit der senkrechten Flanke be-einträchtigen könnten (Gutachten R.

S. 4).
[X.]as Patentgericht hat auf der Grundlage der vom Gutachter geschätzten
Abweichung angenommen, dass am [X.] des [X.] dennoch eine Abweichung von weniger als 2° erreicht werden konnte.
Konkrete Zweifel an der Richtigkeit und Vollständigkeit der diesbezüglichen, von der Fachkunde [X.] getragenen Feststellungen bestehen mit Blick auf die allgemein technisch möglichen Verbesserungen der Prozessabläufe auch auf diesem Gebiet in den mehr als sieben Jahren zwischen der Veröffentlichung des Beitrags von [X.] und [X.] und dem [X.] des [X.] und angesichts der
vielfältigen Modifikationsmöglichkeiten bei der Einstel-22
23

-
18
-
lung der zahlreichen den Ätzprozess beeinflussenden Parametern wie insbe-sondere [X.]ruck, Temperatur, Gaszusammensetzung elektrische Feldstärke, richtung und -frequenz
(vgl. Gutachten W.

S. 3)
nicht.
Vor diesem Hintergrund hält die Schlussfolgerung des Patentgerichts, der Fachmann habe aufgrund der Offenbarung in [X.]1 Anlass gehabt, dieses Verbesserungspotential zu nutzen, der Überprüfung im Berufungsverfahren stand.
2.
Patentanspruch
1 hat aber in der mit dem Hilfsantrag verteidigten Fassung Bestand, in der das mikromechanische Bauteil (massiv) aus [X.]iamant
besteht.
a)
[X.])
[X.]ieser Gegenstand ist durch [X.]1 nicht nahegelegt. Nach deren Lehre ist die geätzte Flanke, wie ausgeführt, an einem Korpus vorzugsweise aus ein-
oder polykristallinem Silicium oder ähnlichen kristallinen Materialien ausgebildet, auf den anschließend [X.]iamant abgeschieden wird (oben Rn.
18). Eine hinreichend konkrete Anregung dafür, stattdessen an einem
aus massi-vem [X.]iamant hergestellten Körper eine geätzte Flanke auszubilden, gibt [X.]1 nicht
und schon in Anbetracht der Unterschiede in den Materialeigenschaften (vgl. etwa die Veröffentlichung der internationalen Anmeldung WO
99/37437 [im Folgenden: [X.]4] S. 1 Z. 20
ff.) kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass der Fachmann das Bauteil nur aufgrund seines Fachwissens statt aus Sili-cium aus [X.]iamant gebildet hätte, zumal er sich dann vollständig von dem in
[X.]1 beschriebenen Verfahren hätte lösen müssen. Eine hinreichend konkrete Anre-gung gibt insoweit auch nicht der Hinweis in [X.]1 auf die erwähnte alternative
Verfahrensführung, bei der
die Ober-
und gegebenenfalls auch die Unterseite des Siliciumkörpers vor dem [X.] mit einer [X.]iamantschicht versehen wird. [X.]ies mag aus fachmännischer Sicht gegebenenfalls vorteilhaft erscheinen, 24
25
26

-
19
-
wenn es nur darauf ankommt, dass diese Flächen diamanten überzogen sind.
Zu einer
Weiterentwicklung dieser Verfahrensvariante dahin, zuerst die gesam-ten Flanken zu überziehen und anschließend zu ätzen, regt dies aber nicht an.
[X.])
Auch [X.]4 legt den Gegenstand von Patentanspruch
1 in der [X.] des [X.]
nicht nahe.
[X.]4 betrifft spezielle Schneidwerkzeuge, beispielsweise Skalpelle für [X.] augenchirurgische Eingriffe (Beschreibung S. 10) und Verfahren zu ihrer Herstellung. Sie werden zwar ebenfalls (ausschließlich) aus [X.]iamant ge-fertigt;
die der als Flanke ausgebildeten Oberfläche des Uhrwerkbauteils ent-sprechende Schneidkante wird aber entsprechend dem Einsatzzweck als Schneidwerkzeug mit hoher Schärfe ([X.]4 S. 2 Z. 31
ff.) spitzwinklig
-
in der [X.]ik-tion des [X.]okuments:
mit abnehmender
Schichtdicke -
hergestellt. Mikromecha-nische [X.] sollen dagegen als Bestandteile eines Uhrwerkmecha-nismus
mechanisch zusammenwirken
und dafür an bestimmten Berührungsflä-chen in möglichst reibungslosen Kontakt treten. [X.]azu muss die Flanke [X.] senkrecht
zur ersten Oberfläche stehen. In [X.]4 ist keine hinreichend [X.],
zu
solchen Gegenständen führende fachliche Anregung zu sehen. [X.]as gilt unbeschadet des Umstands, dass die tabellarisch festgehaltenen Messwer-te für die Anwendung des dortigen Verfahrens bei einer bestimmten Einstellung der Prozessparameter einen Winkel von 90° ausweisen. Auch dieser Messwert ist im Zusammenhang mit einem Verfahren zur Herstellung von Schneidkanten mit abnehmender Schichtdicke ermittelt
worden und es kann nicht angenom-men werden, dass der Fachmann dadurch eine zum Gegenstand von Patent-anspruch
1 hinführende Anregung erhielt.
27
28

-
20
-

b) [X.]ie Klägerin macht geltend, das Streitpatent offenbare hinsichtlich des [X.]es (Merkmal
1.5) den Gegenstand der Erfindung nicht so deut-lich und vollständig, dass ein Fachmann diese
ausführen kann (Art. 138 Abs. 1 Buchst.
b EPÜ).
Sie vermag aber, was ihr als Klägerin obliegt, die tatsächlichen Voraussetzungen
dieses [X.] nicht darzulegen.
Soweit in [X.]4 lediglich eine Oberflächenrauigkeit von weniger als 5
µm
beschrieben
ist, während es beim
Streitpatent um eine solche von unter 500
nm geht, kann schon nicht ohne Weiteres davon ausgegangen werden, dass der in [X.]4 beschriebene Wert den am Prioritäts-
oder Anmeldetag dieses
[X.]okuments feinsten technisch herstellbaren [X.] für [X.]iamantoberflächen dar-stellte. Es ist zudem nicht ersichtlich, dass der Fachmann die in [X.]4 und ande-ren Entgegenhaltungen (Krauss
et al.: [X.] thin films for MEMS and moving mechanical assembly devices,
in [X.]iamond and Related Materials 10 (2001) S. 1952
ff.
[[X.]2];
Erdemir
et al.: Tribological properties of nanocrystalline dia-mond films, in Surface and [X.]oatings Technology 120-121 (1999) S. 565
ff. [[X.]3])
ange-gebenen Parameter nicht so einstellen konnte, dass sich der in Merkmal
3 vor-gegebene Wert ergab.
3. Mit Patentanspruch
1 in der Fassung des [X.] haben die [X.] rückbezogenen [X.] 2 bis 5 Bestand. [X.]as gilt auch für Unter-anspruch
4, dessen Gegenstand hinsichtlich der zumindest bereichsweisen elektrischen [X.]otierung entgegen
der
Ansicht der Klägerin so deutlich und voll-ständig offenbart
ist, dass ein Fachmann die Erfindung ausführen kann.
[X.]ass das Streitpatent insoweit kein Ausführungsbeispiel enthält, ist für sich unschädlich ([X.], Urteil vom 13. Juli 2010 -
Xa [X.], [X.], 916 -
Klammernahtgerät). [X.]afür,
dass die nach dem Vorbringen der Beklagten am [X.] bekannte [X.]otierung von [X.] den Fachmann vor 29
30
31
32

-
21
-
Probleme gestellt hätte, die er nicht ohne erfinderische Tätigkeit aufzuwenden bewältigen konnte, ist nichts Konkretes vorgetragen und auch nichts
ersichtlich.
Bereits die über vier Jahre vor Anmeldung des [X.] veröffentlichte [X.]4 schlägt -
im dort formulierten Patentanspruch
9 -
eine dotierte [X.]iamantschicht vor.
4. Bestand hat auch der
auf ein Herstellungsverfahren gerichtete Pa-tentanspruch
6 in der Fassung des [X.], die mit derjenigen des [X.] deckungsgleich ist.
a)
[X.]er Gegenstand dieses Anspruchs ist neu.
[X.])
[X.]as Verfahren nach Patentanspruch
6 ist gegenüber [X.]1 neu, weil der [X.] (Merkmal
6.4) beim dort beschriebenen Verfahren an einem Kor-pus aus ein-
oder polykristallinem Silicium oder ähnlichen Materialien (oben Rn.
18) erfolgt und nicht an Oberflächen aus [X.]iamant.
[X.])
Gegenüber dem
Gegenstand von [X.]4 ist die Lehre
von Patentan-spruch
6 neu, weil [X.]4 lediglich Verfahren zur Herstellung einer Schneidkante mit einem Profil abnehmender Schichtdicke offenbart. Soweit, wie erwähnt, im Rahmen einer tabellarischen Zusammenstellung für eine bestimmte Einstellung der Prozessparameter ein Winkel von 90° angegeben ist, erfüllt dies nicht die in der Rechtsprechung des [X.] in Übereinstimmung mit den [X.] gestellte Anforderung einer unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung des patentierten Gegenstands.
b)
Nach dem gesamten Inhalt der Verhandlungen (§ 286 ZPO) kann nicht die Wertung getroffen werden, dass der Gegenstand von Patentan-spruch
6 sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben hätte.

33
34
35
36
37

-
22
-
[X.])
[X.]as in [X.]1 offenbarte Verfahren
sieht für die Herstellung möglichst glatter Flächen von mikromechanischen Bauteilen zwar wie das Streitpatent die Schritte der Ätzung und der Aufbringung einer [X.]iamantschicht vor. [X.]ie dafür vorgesehenen Verfahren sind jedoch, wie ausgeführt, konträr angelegt, weil nach [X.]1 ein Korpus geätzt und dann mit [X.]iamant überzogen wird, während nach Patentanspruch
6 mit [X.]iamant überzogene Oberflächen durch einen Ätz-schritt behandelt werden. Eine Anregung für dieses
Verfahren bietet [X.]1 nicht, und zwar auch nicht mit dem dort kursorisch
erwähnten alternativen Verfahren (oben Rn. 26).
[X.]ass mit dem Verfahren nach [X.]1 -
unbeschadet einer eventuellen Ober-flächengestaltung minderer Qualität (oben Rn. 20) -
Rauigkeitswerte sogar deutlich unterhalb der Obergrenze des vom Streitpatent zuletzt beanspruchten Bereichs (ab 500
nm) erzielbar sein sollen, ist für die Beurteilung der Patentfä-higkeit von Patentanspruch
6 ohne Einfluss, weil es dafür unerheblich ist, wenn
ein neuer und auf erfinderischer Tätigkeit beruhender Gegenstand im Vergleich zum Stand der Technik keinen erkennbaren Vorteil bietet
([X.], Beschluss vom 30. Juni 2015 -
X [X.], [X.], 983 -
Flugzeugzustand).
[X.])
Aus den bereits genannten Gründen (oben Rn. 28) bietet auch das in [X.]4 offenbarte Verfahren zur Gestaltung von Schneidwerkzeugen keine hinreichend konkrete Anregung für ein Verfahren zur Herstellung von mikrome-chanischen
[X.]n
mit den Merkmalen von Patentanspruch
6.
38
39
40

-
23
-
IV. [X.]ie Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 [X.] i.
V.
mit § 92 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO.

[X.]
[X.]
Grabinski

Hoffmann
Kober-[X.]ehm
Vorinstanz:
[X.], Entscheidung vom 30.05.2014 -
2 Ni 14/12
(EP) -

41