Bundespatentgericht, Beschluss vom 23.10.2012, Az. 33 W (pat) 24/12

Die Rechtsvorgängerin der Kostengläubigerin hat aus der Wortmarke "..." gegen die jüngere Wortmarke "..." des [X.] Widerspruch erhoben. Die ältere Marke ".." war seit 1963 für Spielwaren eingetragen; die jüngere Marke "..." ist 2009 für Spielzeugrennbahnen, insbesondere Autospielzeug-Rennbahnen und Teile und Zubehörteile hierzu eingetragen worden.

Während des Widerspruchsverfahrens, am 7. April 2010, hat das [X.] den Kostenschuldner in einem dort anhängigen Verfahren verurteilt, in die Löschung der angegriffenen Marke einzuwilligen. Ausweislich des Vermerks vom 28. Mai 2010 ist das Urteil rechtskräftig.

Mit Beschluss vom 13. Juli 2010 hat die Markenstelle die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet.

Der Kostenschuldner hat mit Schreiben vom 18. August 2010 Erinnerung gegen den Beschluss der Markenstelle vom 13. Juli 2010 eingelegt und diese umfassend begründet. Die Kostengläubigerin hat ihren Eintritt in das Verfahren erklärt und ist der Erinnerung entgegengetreten.

Im Hinblick auf das Urteil des [X.] und seinen Vollzug hat der [X.] mit Beschluss vom 20. Oktober 2011 festgestellt, dass sich die Erinnerung erledigt habe. Zugleich hat er dem Kostenschuldner die Kosten des Erinnerungsverfahrens auferlegt.

Die Kostengläubigerin hat zuletzt mit [X.] vom 16. Dezember 2011 beantragt, die ihr entstandenen Kosten festzusetzen.

Mit Beschluss vom 23. Februar 2012 hat die Markenabteilung 3.2 die von dem Kostenschuldner an die Kostengläubigerin zu erstattenden Kosten auf 1.220 [X.] festgesetzt. Dabei ist die Markenabteilung von einem Gegenstandswert in Höhe von 70.000,00 [X.] ausgegangen und hat folgende Gebühren festgesetzt:

1,0 Geschäftsgebühr § 13 [X.] - Nr. 2301 [X.]  1.200 [X.]

[X.] Nr. 7002 [X.] 20 [X.]

insgesamt 1.220 €.

Gegen die Kostenfestsetzung richtet sich die Beschwerde des [X.].

Der Kostenschuldner hält einen Gegenstandswert von [X.] 70.000 für überhöht und vertritt die Auffassung, dass ein den Regelgegenstandswert übersteigendes Interesse nicht vorliege.

Die Kostengläubigerin verteidigt die angefochtene Entscheidung.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Der angefochtene Beschluss ist nicht allein deshalb aufzuheben, weil es an einem separaten, den Gegenstandswert festsetzenden Beschluss der Markenstelle fehlt (anders [X.] vom 14.4.2003, 30 W (pat) 59/02, bei [X.] PROMA).

Ob eine separate Wertfestsetzung in entsprechender Anwendung des § 33 Abs. 1 [X.] geboten ist (vgl. [X.] in Ströbele/[X.], [X.], 10. Auflage § 71 Rn. 23), oder ob es im Gegenteil dem für die Sachentscheidung zuständigen Beamten der Markenstelle verwehrt ist, den Gegenstandswert losgelöst von der Kostenfestsetzung in einem eigenen Beschluss festzusetzen (so für das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren [X.] GRUR 2009, 703 - Gegenstandswertfestsetzung durch das [X.]), kann offenbleiben. Jedenfalls begründet der Umstand, dass es an einem eigenen, den Gegenstandswert festsetzenden Beschluss fehlt, keinen Verfahrensmangel, der die Aufhebung und Zurückverweisung begründet. Nachdem der Senat den zugrundegelegten Gegenstandswert ohne weiteres selbst überprüfen kann, würde eine Zurückverweisung nicht dem Gebot der Verfahrensökonomie entsprechen. Aus diesem Grunde liegt jedenfalls kein wesentlicher Verfahrensmangel vor (§ 70 Abs. 3 Nr. 2 [X.]).

Der von der Markenabteilung für die Gebührenbemessung angesetzte Gegenstandswert von 70.000 [X.] ist nicht zu beanstanden.

Für das vorliegende Verfahren kommt es allein auf den Wert des Erinnerungsverfahrens vor der Markenstelle an. Das Verfahren vor dem [X.] und das Erinnerungsverfahren sind für die [X.] verschiedene Angelegenheiten (§ 17 Nr. 1 [X.]). Maßgeblich ist hier das Interesse des [X.] und Erinnerungsführers an der Verteidigung seiner durch den Widerspruch angegriffenen Marke (§ 23 Abs. 2 S. 1 [X.]).

Entgegen der Auffassung des [X.] kommt es nicht darauf an, ob er Inhaber der [X.] ist, die unter anderem Spielzeug-Autorennbahnen vertreibt. Auch wenn man zugunsten des [X.] davon ausgeht, dass er kein eigenes Unternehmen hat und an der [X.] nur zu einem geringen Prozentsatz beteiligt ist, ist er bis zu deren Löschung Inhaber der angegriffenen Marke gewesen und hatte die Möglichkeit, diese Marke - auch durch Lizenzierung an Dritte - zu verwerten.

Ebenso ist es unerheblich, wenn der Kostenschuldner die angegriffene und inzwischen gelöschte Marke weder genutzt noch [X.] die Nutzung gestattet hat. Die Marke "..." "..." hat durch langjährige und intensive Nutzung für Spielzeug-Autorennbahnen und Zubehör eine erhebliche Bekanntheit erlangt; das ist bereits durch das [X.] festgestellt worden und auch dem erkennenden Senat bekannt. Der Wert der von dem Kostenschuldner angemeldeten Marke "..." wird durch diesen Umstand auch dann erhöht, wenn er selbst weder das Zeichen bekanntgemacht noch die von ihm angemeldete Marke genutzt hat. Der Wert der angemeldeten Marke wird bereits durch die Möglichkeit beeinflusst, die Marke wegen ihrer buchstäblichen Übereinstimmung mit einem bereits gut eingeführten Zeichen gewinnbringend zu nutzen. Auf die Schreibweise in Großbuchstaben oder Kleinbuchstaben kommt es - wie bereits die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat - nicht an.

Unter Berücksichtigung aller erheblichen Umstände erscheint der in dem angefochtenen Beschluss zugrundegelegte Wert von [X.] 70.000 nicht als überhöht. Einwände gegen die auf diesem Wert beruhende Kostenberechnung sind weder vorgebracht noch ersichtlich.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt der Kostenschuldner (§ 71 Abs. 1 S. 1 [X.]).

In [X.] wie im Verfahren über die Beschwerde gegen einen Kostenfestsetzungsbeschluss entspricht es in der Regel der Billigkeit, die Kosten entsprechend dem Ausgang des Verfahrens zu verteilen, weil nur auf diese Weise wirtschaftlich akzeptable Ergebnisse erzielt werden. Sonst bestünde die Gefahr, dass der in einem solchen [X.] [X.] durch die Belastung mit seinen eigenen Kosten einen wirtschaftlichen Schaden erleiden würde (vgl. [X.] vom 7.11.2006, 33 W (pat) 74/06 Nr. 30 - [X.] netgic; [X.] vom 13.12.2006, 26 W (pat) 312/03 Nr. 15 - Beweisgebühr für Einsicht von [X.]; [X.] vom [X.], 33 W (pat) 68/10 Nr. 23 - Kostenfestsetzung im Löschungsverfahren; [X.] in Ströbele/[X.], [X.], 10. Auflage § 71 Rn. 18).

Der Wert des Beschwerdeverfahrens ergibt sich aus der Differenz zwischen den im angefochtenen Beschluss festgesetzten Kosten und den Kosten, die nach dem [X.] festzusetzen wären. Der Kostenschuldner formuliert insofern keinen Antrag. Er bringt lediglich vor, dass ein den Regelgegenstandswert überschreitendes Interesse nicht in Betracht komme, ohne die Höhe eines Regelgegenstandswertes zu nennen. Setzt man in seinem Sinne einen eher niedrigen Betrag von [X.] 10.000 an, dann würde sich daraus eine 1,0-Geschäftsgebühr von [X.] 486 ergeben. Hinzu kämen [X.] von [X.] 20, somit insgesamt [X.] 506. Die Differenz zwischen dem tatsächlich festgesetzten Betrag ([X.] 1.220) und dem Betrag von [X.] 506 ergibt den Wert des Beschwerdeverfahrens.