Bundesgerichtshof, Beschluss vom 15.12.2017, Az. I ZR 258/14

A. Die Klägerin stellt Kaminöfen und Kamineinsätze her. Sie ist Inhaberin der mit Priorität vom 3. März 2011 für

Bis Ende 2011 bezog die Klägerin die von ihr unter der [X.] vertriebenen Kaminöfen vom [X.] Unternehmen [X.] . Seit August 2011 stellt die Klägerin die unter der [X.] vertriebenen Öfen selbst her.

Die [X.] zu 1, deren Geschäftsführer der [X.] zu 2 ist, vertreibt über Onlineshops wasserführende Kamine. Sie vertreibt vom [X.]ersteller [X.]  bezogene Öfen unter der Bezeichnung "[X.]".

Die Klägerin behauptet, die [X.]n hätten auf Bestellung von "[X.]"-Öfen "[X.] ausgeliefert, für "[X.] Bedienungsanleitungen für "[X.]"-Öfen übergeben und mehrfach gegenüber Kunden behauptet, bei den Öfen "[X.]" und "[X.]" handele es sich um identische Produkte. Sie hat die [X.]n - gestützt auf die [X.] - auf Unterlassung, Auskunftserteilung, Urteilsveröffentlichung und Erstattung von Abmahnkosten in Anspruch genommen.

Das [X.] hat der Klage ganz überwiegend stattgegeben. Dagegen haben die [X.]n Berufung eingelegt, mit der sie ihren Antrag auf Abweisung der Klage weiterverfolgt haben.

In der zweiten Instanz hat die [X.] zu 1 darüber hinaus Widerklage mit dem Antrag erhoben, die [X.] für sämtliche Waren- und Dienstleistungen für nichtig zu erklären. Sie hat ihre Widerklage auf den Erwerb einer prioritätsälteren [X.] Marke "[X.]", eingetragen u.a. für "[X.]" gestützt (Streitmarke). Die [X.] zu 1 hat - ebenfalls gestützt auf diese Streitmarke - am 24. Juli 2014 zudem beim [X.]armonisierungsamt für den Binnenmarkt (jetzt: Amt der [X.]) beantragt, die [X.] für folgende Waren für nichtig zu erklären:

Das Berufungsgericht hat dem Antrag der [X.]n, den Rechtsstreit bis zum rechtskräftigen Abschluss des vor dem [X.]armonisierungsamt für den Binnenmarkt anhängigen Nichtigkeitsverfahrens auszusetzen, nicht entsprochen. Es hat die Berufung der [X.]n zurückgewiesen und die Widerklage der [X.]n zu 1 abgewiesen. Die Revision hat es nicht zugelassen. Dagegen richtet sich die Nichtzulassungsbeschwerde der [X.]n.

Während des Verfahrens der Nichtzulassungsbeschwerde hat das Amt der [X.] mit Entscheidung vom 10. Juni 2016 die [X.] für die im Streitfall relevanten Waren und Dienstleistungen für nichtig erklärt. Die Entscheidung ist rechtskräftig.

Die Klägerin hat den Rechtsstreit in Bezug auf die Klage in der [X.]auptsache für erledigt erklärt und für den Fall, dass sich die [X.]n der Erledigungserklärung nicht anschließen, beantragt,

Die [X.]n haben der Erledigungserklärung der Klägerin widersprochen.

Die [X.] zu 1 hat ihre Widerklage in der [X.]auptsache für erledigt erklärt. Der Klägervertreterin ist die Erledigungserklärung der [X.]n zu 1 nebst [X.]inweis gemäß § 91a Abs. 1 Satz 2 ZPO am 4. Juli 2017 zugestellt worden. Eine Äußerung der Klägervertreterin ist nicht erfolgt.

B. In Bezug auf die von der Klägerin einseitig für erledigt erklärte Klage ist die Nichtzulassungsbeschwerde auf Kosten der [X.]n zurückzuweisen (dazu [X.]). In Bezug auf die übereinstimmend für erledigt erklärte Widerklage sind der [X.]n zu 1 die Kosten des [X.]s und des Berufungsverfahrens aufzuerlegen (dazu [X.]I). Danach fallen die Kosten des [X.]s den [X.]n zu 2/5 und der [X.]n zu 1 zu 3/5 zur Last; hinsichtlich der Kosten des Berufungsverfahrens bleibt es bei der Kostenentscheidung des Berufungsgerichts (dazu [X.]II).

I. Die Nichtzulassungsbeschwerde der [X.]n ist in Bezug auf die von der Klägerin einseitig für erledigt erklärte Klage auf Kosten der [X.]n zurückzuweisen.

1. Soweit die [X.] für nichtig erklärt worden ist, hat dies gemäß Art. 55 Abs. 2 [X.]/Art. 55 Abs. 2 [X.] Rückwirkung. Eine solche Veränderung der Schutzrechtslage ist bei Marken auch in der Revisionsinstanz zu berücksichtigen und führt zur Erledigung der [X.]auptsache (vgl. [X.], Urteil vom 30. Januar 2014 - [X.], [X.], 385 Rn. 16 ff. = [X.], 443 - [X.] 15).

2. Die Erledigung kann vom Kläger auch im Revisionsverfahren jedenfalls dann einseitig erklärt werden, wenn das Ereignis, das die [X.]auptsache erledigt haben soll, als solches - wie vorliegend - außer Streit steht. Zu prüfen ist dann, ob die Klage bis zum geltend gemachten erledigenden Ereignis zulässig und begründet war und - wenn das der Fall ist - ob sie durch dieses Ereignis unzulässig oder unbegründet geworden ist. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, ist die Erledigung der [X.]auptsache festzustellen; anderenfalls ist die Klage abzuweisen oder - wenn die Klage in der Vorinstanz erfolglos war - das Rechtsmittel zurückzuweisen (st. Rspr.; vgl. [X.], [X.], 385 Rn. 13 - [X.] 15, mwN).

Erklärt der Kläger dagegen - wie im Streitfall - in einem durch den [X.]n eingeleiteten Verfahren der Nichtzulassungsbeschwerde den Rechtsstreit in der [X.]auptsache für erledigt, gelten für die hier maßgebliche Zeitspanne zwischen Einlegung der Nichtzulassungsbeschwerde und deren Verbescheidung durch das Revisionsgericht Besonderheiten. In diesem Fall ist zunächst zu prüfen, ob die Nichtzulassungsbeschwerde zulässig und begründet gewesen wäre. Erst wenn diese Frage vom Revisionsgericht bejaht wird, ist in einem zweiten Schritt zu untersuchen, ob die Klageforderung bis zum erledigenden Ereignis bestanden hat, die Revision also zurückzuweisen gewesen wäre ([X.], Beschluss vom 21. Dezember 2006 - [X.], NJW-RR 2007, 639 Rn. 1; [X.].ZPO/[X.], 5. Aufl., § 91a Rn. 97; [X.]/Vollkommer, ZPO, 31. Aufl., § 91a Rn. 51). Ergibt die Prüfung auf der ersten Stufe, dass kein Zulassungsgrund vorliegt, ist die Nichtzulassungsbeschwerde zurückzuweisen (vgl. [X.], NJW-RR 2007, 639 Rn. 2). Auf die Frage der Erledigung der [X.]auptsache kommt es in diesem Fall nicht mehr an. Der Schuldner kann dann wegen des behaupteten erledigenden Ereignisses - wie in dem Fall, in dem er keine Nichtzulassungsbeschwerde erhoben hätte - Vollstreckungsabwehrklage gemäß § 767 ZPO erheben (zur Zulässigkeit der Vollstreckungsabwehrklage bei Löschung der [X.] vgl. [X.]/[X.], [X.], 3. Aufl., § 52 Rn. 19; [X.]acker in [X.]/[X.]acker, [X.], 11. Aufl., § 52 Rn. 19; v. Gamm in Büscher/[X.]/[X.], Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 52 [X.] Rn. 9). Dies ist sachgerecht. Das Revisionsgericht kann bei Nichtzulassung der Revision durch das Berufungsgericht erst dann in der Sache entscheiden, wenn die [X.]ürde des [X.] erfolgreich genommen wurde (§ 543 Abs. 1 ZPO), mithin ein Zulassungsgrund vorliegt. Die Entscheidung über die einseitige Erledigungserklärung und den entsprechenden Feststellungsantrag des [X.] ist eine Entscheidung in der Sache. Sie darf deshalb erst erfolgen, wenn ein Zulassungsgrund gegeben ist.

3. Im Streitfall ist die Nichtzulassungsbeschwerde in Bezug auf die Klage zwar zulässig, aber unbegründet. Die Rechtssache hat keine grundsätzliche Bedeutung, die auf die Verletzung von Verfahrensgrundrechten gestützten [X.] greifen nicht durch und die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erfordern eine Entscheidung des [X.] auch im Übrigen nicht. Von einer näheren Begründung wird gemäß § 544 Abs. 4 Satz 2 [X.]albsatz 2 ZPO abgesehen. Danach ist die Nichtzulassungsbeschwerde der [X.]n zurückzuweisen, soweit sie sich dagegen richtet, dass das Berufungsgericht ihre Berufung gegen die Verurteilung durch das [X.] zurückgewiesen hat. Die Kostenentscheidung beruht insoweit auf § 97 Abs. 1, § 100 Abs. 1 ZPO.

II. Soweit die [X.] zu 1 und die Klägerin die Widerklage der [X.]n zu 1 übereinstimmend für erledigt erklärt haben, trägt die [X.] zu 1 die Kosten des Rechtsstreits.

1. Die Klägerin hat der Erledigungserklärung der [X.]n zu 1 in Bezug auf deren Widerklage nicht innerhalb einer Notfrist von zwei Wochen seit der Zustellung des Schriftsatzes widersprochen. Sie ist zuvor darauf hingewiesen worden, dass in diesem Fall das Gericht über die Kosten nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes durch Beschluss entscheidet. Damit ist im [X.]inblick auf die Widerklage von einer übereinstimmenden Erledigungserklärung auszugehen (§ 91a Abs. 1 ZPO).

2. Die (übereinstimmende) Erledigung der [X.]auptsache kann noch in der Rechtsmittelinstanz, auch noch während des Verfahrens über eine Nichtzulassungsbeschwerde, erklärt werden. Da durch die übereinstimmenden Erklärungen der Parteien der Rechtsstreit insgesamt erledigt ist, ist über alle bisher entstandenen Kosten des Rechtsstreits, einschließlich der Kosten der Vorinstanzen, gemäß der auch im Verfahren der Nichtzulassungsbeschwerde geltenden Vorschrift des § 91a ZPO nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes durch Beschluss zu entscheiden. Dabei ist der mutmaßliche Ausgang des Beschwerde- und gegebenenfalls des Revisionsverfahrens zu berücksichtigen. Eine für den Kläger günstige Entscheidung über die Kosten des Rechtsstreits einschließlich derjenigen der Tatsacheninstanzen kommt nur in Betracht, wenn nach dem Sach- und Streitstand bei Eintritt des erledigenden Ereignisses die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision Erfolg gehabt und die Durchführung der Revision zu einer Verurteilung der [X.]n geführt hätte. [X.]ätte dagegen die Nichtzulassungsbeschwerde keinen Erfolg gehabt, weil kein Zulassungsgrund vorliegt, sind dem Beschwerdeführer gemäß § 91a ZPO die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen; auf die Erfolgsaussichten der Revision kommt es dann nicht mehr an (vgl. [X.], Beschluss vom 13. Februar 2003 - [X.], [X.] 2003, 453, 454; Beschluss vom 30. September 2004 - [X.], [X.], 126 mwN; [X.].ZPO/[X.] aaO § 91a Rn. 39).

3. Im Streitfall wäre die Nichtzulassungsbeschwerde in Bezug auf die Widerklage zwar zulässig, aber unbegründet gewesen. Die Rechtssache hat keine grundsätzliche Bedeutung, die auf die Verletzung von Verfahrensgrundrechten gestützten [X.] greifen nicht durch und die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erfordern eine Entscheidung des [X.] auch im Übrigen nicht. Von einer näheren Begründung wird entsprechend § 544 Abs. 4 Satz 2 [X.]albsatz 2 ZPO abgesehen. In Bezug auf die Widerklage hat daher die [X.] zu 1 die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. Da die [X.] zu 1 die Widerklage erst in der Berufungsinstanz erhoben hat, sind dies die im Berufungsverfahren und im [X.] in Bezug auf die Widerklage entstandenen Kosten. Die Kostenentscheidung beruht insoweit auf § 91a Abs. 1 ZPO.

III. Danach ist die Nichtzulassungsbeschwerde der [X.]n zurückzuweisen, soweit sie sich dagegen richtet, dass das Berufungsgericht ihre Berufung gegen die Verurteilung durch das [X.] zurückgewiesen hat. Insoweit haben die [X.]n die Kosten des [X.]s zu tragen. In Bezug auf die von der [X.]n zu 1 in der Berufungsinstanz erhobene Widerklage hat die [X.] zu 1 die Kosten des [X.]s und des Berufungsverfahrens zu tragen. Da von dem Gesamtstreitwert des [X.]s von 167.000 € auf die gegen die [X.]n gerichtete Klage 67.000 € und auf die von der [X.]n zu 1 erhobene Widerklage 100.000 € entfallen, sind die Kosten des [X.]s den [X.]n zu 2/5 und der [X.]n zu 1 zu 3/5 aufzuerlegen. [X.]insichtlich der Kosten des Berufungsverfahrens bleibt es bei der Kostenentscheidung des Berufungsgerichts, die bereits berücksichtigt, dass die [X.] zu 1 die Kosten in Bezug auf die Widerklage zu tragen hat.