Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 11.02.2009, Az. Xa ZB 24/07

[X.][X.] 11. Februar 2009 in der [X.] Nachschlagewerk: ja [X.]Z: nein Niederlegung der Inlandsvertretung [X.] § 25 Abs. 4 Die Regelung des § 25 Abs. 4 [X.] erfasst nur solche Fälle, in denen den (auswärtigen) Patentinhaber nach § 25 Abs. 1 [X.] die Obliegenheit trifft, ei-nen Inlandsvertreter zu bestellen.
[X.] § 74 Abs. 1 Die Beschwerde gegen eine Entscheidung des Patentamts setzt in Nebenver-fahren (hier: Antrag auf Löschung eines Vertreters im [X.]) nicht [X.], dass der Beschwerdeführer [X.] im Hauptverfahren ist. [X.], [X.]. v. 11. Februar 2009 - [X.] - [X.] - 2 - [X.]. Zivilsenat des [X.] hat am 11. Februar 2009 durch [X.], Scharen, [X.], die Richterin [X.] und [X.] [X.] beschlossen: Auf die Rechtsbeschwerde der Antragsteller wird der [X.]uss des 10. [X.]s (Juristischen Beschwerdesenats und [X.]) des [X.]s vom 19. April 2007 aufgehoben. Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das [X.] zurückverwiesen. Der Wert des Gegenstands des [X.] wird auf 5.000 [X.] festgesetzt. Gründe: 1 [X.] Die Antragsteller haben zu dem mit Wirkung für die [X.] erteilten [X.] Patent 648 136 dem [X.] (nachfolgend: Amt) im November 2003 angezeigt, dass sie als Vertreter der auf der im [X.] ansässigen [X.]. Im Mai 2005 haben sie erklärt, dass sie die Vertretung niederlegen. [X.] 3 - schließend haben sie die Löschung der Vertreterangabe im [X.] [X.]. Die [X.] hat den Antrag der Vertreter zurückge-wiesen. Die Beschwerde der Antragsteller hiergegen ist erfolglos geblieben ([X.]uss veröffentlicht in [X.] 2007, 421). Mit ihrer zugelassenen Rechts-beschwerde beantragen die Antragsteller, unter Aufhebung des angefochtenen [X.]usses dem Antrag auf Löschung der Vertreterangaben stattzugeben, hilfsweise, die Sache an das [X.] zurückzuverweisen. I[X.] Die Rechtsbeschwerde ist kraft Zulassung statthaft und wirksam [X.]. 2 1. Der Zulässigkeit der Beschwerde steht nicht entgegen, dass der [X.] eines am Ausgangsverfahren Beteiligten grundsätzlich nicht selbst [X.] im Sinn des § 74 Abs. 1 [X.] ist (vgl. hierzu B[X.]E 17, 14, 15 = [X.] 1975, 145; B[X.] [X.] 1995, 256; [X.] in [X.], [X.] [X.], 10. Aufl. 2006, Rdn. 3 zu § 74 [X.]; [X.] in Busse, [X.], 6. Aufl. 2003, Rdn. 4 zu § 74 [X.]), denn an dem [X.] über die [X.], das die Antragsteller selbst in Lauf gesetzt haben, sind sie formell beteiligt (vgl. Busse, aaO Rdn. 6, 14; [X.], [X.] [X.], 2. Aufl. 2005, Rdn. 2 zu § 74 [X.]). Die Beschwerde gegen eine Entscheidung des Amts setzt in [X.] wie dem vorliegenden nicht voraus, dass der [X.] [X.] im Hauptverfahren ist. 3 4 2. Die Antragsteller sind durch die Entscheidungen des Amts wie des [X.]s auch jedenfalls in formeller Hinsicht beschwert, weil ih-rem Begehren nicht stattgegeben wurde. Daneben sind sie aus den in dem (nicht rechtskräftigen) [X.]uss des [X.]s vom 5. August - 4 - 2008 - 24 W (pat) 97/07 ([X.], 188) genannten Gründen auch materiell beschwert, wie dies das Beschwerdegericht ebenfalls angenommen hat. II[X.] In der Sache hat die Rechtsbeschwerde teilweise Erfolg. 5 1. Dem Hauptantrag muss allerdings schon deshalb der Erfolg versagt bleiben, weil das geltende Verfahrensrecht eine stattgebende Sachentschei-dung des [X.] nicht zulässt. 6 2. Mit dem Hilfsantrag hat die Rechtsbeschwerde dagegen Erfolg. 7 a) Das [X.] hat ausgeführt, dass der Vermerk der [X.] als Inlandsvertreter im [X.] nach § 30 Abs. 1 Satz 1 [X.] zu Recht bestehe, weil sich die Antragsteller nach § 25 Abs. 1 als Vertreter be-stellt hätten und eine Löschung nur erfolgen könne, wenn eine Änderung dem Amt gemäß § 30 Abs. 3 Satz 1 [X.] nachgewiesen werde. Nach § 30 Abs. 3 Satz 2 [X.] bleibe demgemäß der frühere Vertreter nach Maßgabe des Pa-tentgesetzes verpflichtet. Die rechtsgeschäftliche Beendigung der Vertreterbe-stellung werde nach § 25 Abs. 4 [X.] erst wirksam, wenn sowohl die [X.] als auch die Bestellung eines anderen [X.]s gegenüber dem Amt angezeigt würden. Da die Bestellung eines ande-ren Vertreters nicht erfolgt sei, sei die Beendigung der Vertretung nicht wirksam geworden, sie könne deshalb auch nicht im Register vermerkt werden. Dabei sei die Bestimmung des § 25 Abs. 4 [X.] entgegen der Auffassung der [X.] nicht nur auf laufende Verfahren bezüglich des Schutzrechts an-wendbar, sondern auf das Schutzrecht während seiner gesamten Laufzeit. § 25 Abs. 4 [X.] unterscheide nämlich nicht nach verschiedenen Stadien des Schutzrechts, sondern sei unabhängig davon anwendbar, ob bestimmte [X.] - 5 - fahrensabschnitte abgeschlossen seien. Nach Sinn und Zweck der Regelung (wie auch der wortgleichen Regelung in § 96 [X.]) solle gewährleistet werden, dass förmliche Zustellungen, die etwa nach § 23 Abs. 4 [X.], § 64 [X.] oder nach § 130 [X.] sowie bei gegen das Schutzrecht gerichteten Ver-fahren wie dem [X.] erforderlich seien, effizient durchgeführt werden könnten. Werde die Löschung des Inlandsvertreters ohne gleichzeitige Eintragung eines Nachfolgers zugelassen, so führe das zur Notwendigkeit von Auslandszustellungen bei gleichzeitiger Unzulässigkeit der Verfahrenshandlun-gen des nicht vertretenen auswärtigen Beteiligten. Die mit der Regelung ver-bundenen Auswirkungen seien für den Inlandsvertreter nach Beendigung des Mandatsverhältnisses nicht so weitgehend, dass sie zu einem Grundrechtsver-stoß führten. b) Dagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde zu Recht. Dass die feh-lende Bestellung eines neuen Inlandsvertreters der Löschung der bisherigen Inlandsvertreter entgegensteht, kann entgegen der Auffassung des Beschwer-degerichts nicht bejaht werden. 9 aa) Bei der Bestellung eines Inlandsvertreters durch den Patentinhaber nach § 25 Abs. 1 [X.] handelt es sich zunächst nicht um eine [X.] oder auch dem Amt gegenüber bestehende Rechtspflicht, sondern um eine Oblie-genheit, deren Nichtbeachtung einzig denjenigen trifft, der gehalten ist, den Vertreter zu bestellen (vgl. [X.]Z 3, 46, 49). 10 11 bb) § 25 Abs. 4 [X.] sieht ebenso wie die parallele Bestimmung des § 96 Abs. 4 [X.] vor, dass die rechtsgeschäftliche Beendigung der Bestel-lung eines Vertreters nach § 25 Abs. 1 [X.] erst dann wirksam wird, wenn so-wohl diese Beendigung als auch die Bestellung eines anderen Vertreters ge-- 6 - genüber dem Patentamt (oder, hier nicht von Interesse, gegenüber dem [X.]) angezeigt wird. Ein etwa bestellter Vertreter wird im [X.] angegeben (§ 30 Abs. 1 Satz 1 [X.]). Die Änderung in der Person des Vertre-ters wird im [X.] vermerkt, wenn sie dem Amt nachgewiesen wird (§ 30 Abs. 3 Satz 1 [X.]). Die beantragte Löschung der Antragsteller als [X.] im [X.] kommt demnach nur dann in Betracht, wenn deren Mandatsniederlegung wirksam erklärt worden ist. Das wäre indessen ausge-schlossen, soweit die Bestimmung des § 25 Abs. 4 [X.] einem Wirksamwer-den der Mandatsniederlegung entgegenstehen sollte, wie dies die [X.] Entscheidung annimmt. cc) [X.] ist auf Grund ihres Sitzes ohne weiteres der [X.] in § 25 [X.] unterworfen. Dies zieht auch die Rechtsbeschwerde nicht in Zweifel. 12 [X.]) Solange gegen den Patentinhaber gerichtete Verfahren andauern, kommt die Regelung in § 25 Abs. 4 [X.] ohne Weiteres zur Anwendung, so dass die Beendigung der rechtsgeschäftlichen Vertretung in solchen Fällen erst wirksam wird, wenn die Bestellung eines anderen Vertreters dem Amt ange-zeigt wird. Gleiches gilt bei Durchführung eines Widerrufs- oder Beschrän-kungsverfahrens, das der Patentinhaber einleiten kann (§ 64 [X.]). Nachdem gegen eine Anwendung der Bestimmung in solchen Fällen von der Rechtsbe-schwerde keine verfassungsrechtlichen Bedenken erhoben werden, ist [X.] nur zu entscheiden, ob das Fortwirken der rechtsgeschäftlichen [X.] bis zur Bestellung eines neuen Vertreters auch dann von der Bestimmung gedeckt ist, wenn gegenwärtig ein Verfahren nicht anhängig ist. Dies ist zu ver-neinen: 13 - 7 - (1) Schon nach ihrer systematischen Stellung setzt die Regelung voraus, dass der Vertreter ein solcher nach § 25 Abs. 1 [X.] ist, d.h., dass die [X.] nach dieser Bestimmung erforderlich ist, um an einem im [X.] geregelten Verfahren vor dem Patentamt oder dem Patentgericht teilzunehmen oder um Rechte aus einem Patent geltend zu machen. Danach kann der Pa-tentinhaber eines [X.] Patents etwa an einem gegen dieses Patent gerichteten [X.], bei einem Zwangslizenzverfahren, das die-ses Patent betrifft, oder zur Geltendmachung von Rechten aus dem Patent nur dann wirksam handeln, wenn er einen Inlandsvertreter bestellt hat. 14 (2) Die bloße Innehabung eines auch im Hoheitsgebiet der [X.] wirksamen ([X.]) Patents füllt die Voraussetzungen des § 25 Abs. 1 [X.] dagegen nicht aus. Sie stellt insbesondere keine Teil-nahme an einem im [X.] geregelten Verfahren dar. Dies gilt selbst dann, wenn man verschiedene, in anderen Gesetzen als dem [X.] zu Lasten des [X.] normierte Obliegenheiten (Gebührenzahlung; Ein-reichung von Übersetzungen) als sich aus dem [X.] ergebend anse-hen wollte, denn weder die Gebührenzahlung noch die Einreichung von Über-setzungen eröffnen ein Verfahren in diesem Sinn. 15 (3) Der in der Mitteilung Nr. 9/05 des Präsidenten des [X.]s (veröffentlicht in [X.] 2005, 41) wie in dem angefochtenen [X.]uss geäußerten Auffassung, dass die Regelung in Absatz 4 auch nach der Patenterteilung gelte, um sicherzustellen, dass im Verfahren vor dem Amt niemals eine Auslandszustellung zu erfolgen habe, vermag der [X.] hiernach nicht in vollem Umfang beizutreten. Der [X.] bedarf nicht immer und unter allen Umständen eines Inlandsvertreters ([X.]Z 121, 58, 63 f. - Zustel-lungswesen). Wenn ein Verfahren im Sinn des § 25 Abs. 1 [X.] nicht anhängig 16 - 8 - ist, und solange der Patentinhaber Rechte aus dem Patent nicht geltend macht, fehlt die entscheidende Voraussetzung für eine Anwendung von Absatz 4 der Bestimmung (ebenso zum Markenrecht B[X.], [X.]. v. 5.8.2008, aaO; krit. zur angefochtenen Entscheidung auch [X.] in [X.], [X.], 8. Aufl. 2008, Rdn. 43 zu § 25). Das gilt trotz der Unterschiede in der möglichen Laufzeit von Patent und Markenschutz im Patentrecht nicht anders als im [X.]. (4) Auch Sinn und Zweck der Regelungen über den Inlandsvertreter ge-bieten keine abweichende Auslegung der Bestimmung. Die Regelung folgt der in § 96 [X.] (vgl. Begr. BT-Drucks. 14/6203, auch in [X.] 2002, 36, 53). Danach war eine Angleichung an die Regelung in § 87 ZPO vorgesehen. Diese gilt jedoch nur insoweit, als ein Verfahren anhängig ist, und demnach für einen in der Regel überschaubaren [X.]raum. Einer Übertragung auf die gesamte Laufdauer eines Patents (und erst recht eine zeitlich unbeschränkt denkbare Marke) steht schon entgegen, dass damit keine Angleichung an die zivilprozes-suale Regelung erfolgte, sondern über diese weit hinausgegangen würde (so auch für das Markenrecht B[X.], [X.]. v. 5.8.2008, aaO). 17 (5) Die Abwägung der Interessen von Behörden und Gerichten an einem möglichst reibungslosen Verfahrensablauf mit dem Interesse der Angehörigen der rechtsberatenden Berufe spricht jedenfalls nicht eindeutig für eine abwei-chende Auslegung der Bestimmung des § 25 Abs. 4 [X.]. Die Bedeutung der in Frage stehenden Regelung wird durch die vorliegende Entscheidung nicht ausgehöhlt. [X.] der auswärtige Patentinhaber selbst Rechte aus dem Patent geltend machen, so bedarf er zwingend eines Inlandsvertreters. Handlungen, die er vornimmt, ohne einen solchen bestellt zu haben, leiden an einem unbe-hebbaren Mangel (vgl. [X.] in Busse, [X.], 6. Aufl. 2003, Rdn. 44 zu 18 - 9 - § 25). Verfahren vor dem Amt nach dem [X.] kann er, ohne einen In-landsvertreter bestellt zu haben, nicht einleiten. Auf der anderen Seite stellt es für den Vertreter auch unter denkbaren Haftungsgesichtspunkten durchaus ei-ne gewisse Belastung dar, über möglicherweise längere [X.] außerhalb eines anhängigen Verfahrens in gewissem Umfang an der Wahrnehmung der Inte-ressen des [X.] festgehalten zu werden. (6) Im Patentnichtigkeitsverfahren ist der im Register eingetragene Pa-tentinhaber notwendigerweise als Beklagter zu beteiligen (§ 81 Abs. 1 Satz 2 [X.]). Ist hier ein Vertreter nicht bestellt, so ist die Klage dem beklagten, im Register eingetragenen Patentinhaber selbst zuzustellen. Die Zustellung an Beklagte, die ihren Wohnsitz oder Sitz im Ausland haben, richtet sich im Pa-tentnichtigkeitsverfahren wie in allen Verfahren vor dem [X.] nach der Zivilprozessordnung (vgl. § 127 Abs. 2 [X.]). Dabei sind nur bei der ersten Zustellung die Vorschriften über die Auslandszustellung (§ 183 ZPO) zu beachten; weitere Zustellungen können an den dann nach Anordnung durch das Gericht zu bestellenden Zustellungsbevollmächtigten oder durch Aufgabe zur Post erfolgen (§ 184 ZPO). Die Notwendigkeit der Zustellung des verfah-renseinleitenden Schriftsatzes im Ausland nach § 183 ZPO kann zwar im Ein-zelfall für das Patentgericht eine Erschwerung gegenüber der Inlandszustellung an den Inlandsvertreter bedeuten. Dies ist jedoch nur dann der Fall, wenn der Patentinhaber - ohne hierzu nach § 25 Abs. 1 [X.] verpflichtet zu sein - einen Inlandsvertreter benannt hat. Mit der Löschung des Inlandsvertreters im [X.] wird mithin nur die Lage wiederhergestellt, die ohnehin bestanden hät-te, wenn der Patentinhaber einen Inlandsvertreter von Anfang an nicht bestellt hätte. Damit besteht aber auch keine Grundlage dafür, in der Nichtbestellung eines Inlandsvertreters für sich eine Obliegenheitsverletzung zu sehen, die es 19 - 10 - rechtfertigen könnte, bereits an sie die Rechtsfolge des § 25 Abs. 4 [X.] zu knüpfen. (7) Dem auswärtigen Patentinhaber steht es allerdings frei, auch in den Fällen, in denen ihn mangels Vorliegens der Voraussetzungen des § 25 Abs. 1 [X.] nicht die Obliegenheit trifft, einen Inlandsvertreter zu bestellen, zum [X.] im [X.] einen Inlandsvertreter anzugeben. Das folgt schon [X.], dass § 30 Abs. 1 Satz 1 [X.] die Eintragung eines "etwa" bestellten [X.]s vorsieht, ohne zugleich darauf abzustellen, dass dessen Bestellung im Sinn des § 25 Abs. 1 [X.] notwendig war, um an einem im [X.] [X.] Verfahren teilzunehmen oder um Rechte aus dem Patent geltend zu machen. 20 (8) Auf die Löschung einer Vertreterangabe im [X.] ist § 25 Abs. 4 [X.] hiernach nur anzuwenden, soweit die Vertreterbestellung nach § 25 Abs. 1 [X.] im Sinn einer Obliegenheit des [X.] notwendig war. Eine solche Notwendigkeit wird durch die bloße Innehabung eines Patents für das Hoheitsgebiet der [X.] nicht begründet; dies gilt insbesondere auch für [X.] Patente, an deren Erteilung das Deut-sche Patent- und Markenamt grundsätzlich nicht beteiligt ist. Tritt dagegen [X.] ein Verfahren hinzu, in dem der Patentinhaber nur handlungsfähig ist, wenn er einen Inlandsvertreter bestellt, wirkt § 25 Abs. 4 [X.] als Sperre gegen die Löschung des Inlandsvertreters, solange das Verfahren andauert und die Vor-aussetzungen dieser Bestimmung nicht erfüllt sind. Dass dies der Fall wäre, ergibt sich aus den Feststellungen des [X.] jedoch nicht. 21 22 c) Das Beschwerdegericht wird auf der Grundlage der vorstehend auf-gezeigten Grundsätze neu über die Beschwerde zu befinden haben. - 11 - IV. Eine mündliche Verhandlung hat der [X.] nicht als erforderlich an-gesehen. 23 [X.]Scharen [X.]

[X.] [X.] Vorinstanz: [X.], Entscheidung vom [X.](pat) 56/06 -