Bundespatentgericht, Beschluss vom 30.01.2017, Az. 27 W (pat) 531/16

Die Wortmarke 30 2014 094.6

[X.]

ist am 27. Januar  2014 für die Waren

Klasse 14: [X.] [Schmuck]; Armbänder

Klasse 18: Taschen; Handtaschen; Gelbörsen; Rucksäcke; Gürteltaschen [Hipbags]; Trage- und Einkaufstaschen [Tote bags]; Reisetaschen; Badetaschen; Sporttaschen

Klasse 25: Bekleidungsstücke, insbesondere Jersey-Bekleidung, T-Shirts und Kapuzen-Pullover [Hoodies]; Schuhwaren; Kopfbedeckungen

Klasse 26: Schlüsselbänder, insbesondere aber nicht ausschließlich aus geflochtenem Seil; Armbinden

zur Eintragung als Marke in das beim [X.] ([X.]) geführte Register angemeldet worden.

Mit Beschluss vom 6. Oktober 2014, zugestellt am 15. Oktober 2014, hat die Markenstelle für Klasse 14 des [X.] die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1 und 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] wegen fehlender Unterscheidungskraft  zurückgewiesen.

Zur Begründung ist ausgeführt, bei „[X.]“ handele es sich um eine Zusammenschreibung der beiden [X.] Wörter „(to) be“ und „hooked“. Die beiden Wörter seien durch die Silbentrennung im Rahmen der natürlichen Sprachwiedergabe deutlich erkennbar. Zudem führe eine bloße Zusammenschreibung bei Begriffen der beschreibenden Werbesprache regelmäßig nicht dazu, dass der beschreibende Begriffsinhalt in den Hintergrund trete und eine Unterscheidungskraft begründe. „(to) [X.]“ besitze einen fest umrissenen Begriffsgehalt, der sich mit „angebissen haben“, „begeistert sein“, „Feuer und Flamme sein“ übersetzen lasse. Da gerade im Bereich von [X.], wie den im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis genannten Produkten, [X.] als eingeführt anzusehen sei, könne „[X.]“ nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der bezeichneten Waren und Dienstleistungen dienen. Vielmehr könnten die angesprochenen Verkehrskreise der Wortkombination „[X.]“ nur die allgemeine Werbefunktion entnehmen, dass so gekennzeichnete Produkte ein „Feuer und Flamme“ [X.] herbeiführen und somit eine Begeisterung bewirken, die sich auf das Produkt beziehe, nicht aber auf die betriebliche Herkunft. Dem stehe nicht entgegen, dass „[X.]“ auch andere Bedeutungen aufweisen könne, wie etwa „[X.]“. Da die im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis bezeichneten Produkte z. B. mit einem Haken versehen sein könnten, um eine einfache und sichere Handhabung zu gewährleisten, sei „[X.]“ außerdem beschreibend, da es in werbeüblicher Weise auf eine Funktionalität der gekennzeichneten Produkte verweise. Das Zeichen werde somit nicht als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst.

Hiergegen richtet sich die am 13. November 2014 eingelegte Beschwerde des Anmelders, mit der er sinngemäß beantragt,

den Beschluss des [X.], Markenstelle für Klasse 14 vom 6. Oktober 2014 aufzuheben und die Marke in das Register einzutragen.

Zur Begründung führt der Beschwerdeführer aus, nach ständiger Rechtsprechung des [X.] reiche jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft aus, um das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] zu überwinden, sodass grundsätzlich ein großzügiger Maßstab anzulegen sei. Einer angemeldeten Bezeichnung sei wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft nur dann die Eintragung zu versagen, wenn die Wortbestandteile einen beschreibenden Begriffsgehalt oder einen engen sachbezogenen Bezug aufweisen, der die Annahme rechtfertige, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfasse und in der Bezeichnung kein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sehe. Dasselbe gelte wenn der angemeldeten Bezeichnung zwar kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsgehalt zugeordnet werden könne, es sich aber um ein gebräuchliches Wort der [X.] oder einer bekannten Fremdsprache handle. Schließlich sei auch bei der Unterscheidungskraft allgemeiner Anpreisungen und [X.] darauf abzustellen, ob es sich hierbei um unmittelbar beschreibende Bezeichnungen oder gebräuchliche Begriffe der [X.] oder einer fremden Sprache handle, die vom Verkehr nur also solche verstanden würden. Somit könne auch schlagwortartigen Aussagen Unterscheidungskraft zuerkannt werden, da sich bei einer Marke die Identifizierungsfunktion einerseits und die Werbewirkung andererseits nicht gegenseitig ausschließen würden.

Die Bedeutungen des [X.] Begriffs „to [X.]“, nämlich „abhängig sein“ (z. B. umgangssprachlich im Zusammenhang mit Suchtmitteln) bzw. „Feuer und Flamme sein“, stünden in keinem Zusammenhang zu den in der Anmeldung beanspruchten Waren. „[X.]“ sei hierzulande nicht als gebräuchlich im Sinne der Rechtsprechung zu qualifizieren. Das zusammengesetzte Wort „[X.]“ sei weder sprachregelgemäß gebildet noch beschreibend und naheliegend oder umgangssprachlich in Gebrauch.

Der Bedeutungsgehalt des [X.] Wortes „[X.]“ stehe in keinem Zusammenhang mit den Eigenschaften oder Merkmalen sämtlicher in Klasse 14, 18, 25 und 26 genannten Waren.

Es widerspreche der Lebenserfahrung, anzunehmen, der Verkehr würde die beanspruchte Bezeichnung als werbliche Qualitätsbeschreibung verstehen. Nach der Rechtsprechung sei bei Werbeaussagen ein phantasievoller Überschuss oder ein selbstständig kennzeichnender Bestandteil nicht erforderlich. Als Indizien für die Unterscheidungskraft von Werbeslogans sehe der [X.] „Kürze, eine gewisse Originalität und Prägnanz der Wortfolge“, insbesondere eine „Mehrdeutigkeit und daher Interpretationsbedürftigkeit“ an ([X.] [X.] 2002, 1070, 1071 – Bar jeder Vernunft etc.). Bei „[X.]“ handle es sich bereits nicht um einen Slogan, sondern um eine Wortkombination, diese zeichne sich jedoch in jedem Falle durch Kürze, eine gewisse Originalität und Prägnanz aus. Zudem sei eine Mehrdeutigkeit gegeben, damit seien verschiedene Interpretationen denkbar. Somit erfordere bereits „to [X.]“, insbesondere aber „[X.]“ ein Mindestmaß an Interpretations- und Denkaufwand.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache Erfolg.

Da der Beschwerde stattgegeben wird, und der Senat eine mündliche Verhandlung nicht für erforderlich erachtet, kann im schriftlichen Verfahren entschieden werden (§ 69 [X.]).

Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens „[X.]“ als Marke stehen hinsichtlich der beanspruchten Waren keine absoluten Schutzhindernisse entgegen.

Dem angemeldeten Zeichen fehlt nicht jegliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.].

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. [X.] [X.] 2015, 1198, 1201 Rdnr. 59 f. - [X.]]; [X.] [X.] 2015, 173, 174 Rdnr. 15 - for you; [X.] 2014, 565, 567 Rdnr. 12 - smartbook; [X.] 2013, 731, Rdnr. 11 - [X.]; [X.] 2012, 1143, Rdnr. 7 - [X.]; [X.] [X.] 2012, 270, 271, Rdnr. 11 - Link economy). Denn Hauptfunktion der Marke ist es, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. [X.] [X.] 2010, 228 Rdnr. 33 - [X.]/[X.] - Vorsprung durch Technik; [X.] [X.] 2015, 173, 174 Rdnr. 15 - for you). Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d. h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden ([X.] [X.] 2015, 173, 174 Rdnr. 15 - for you; [X.] 2014, 565, 567 Rdnr. 12 - smartbook). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen ([X.] [X.] 2004, 428 Rdnr. 53 - [X.]; [X.] [X.] 2015, 173, 174 Rdnr. 16 - for you).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt ([X.] [X.] 2013, 1143, 1144, Rdnr. 15 - Aus Akten werden Fakten) sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist ([X.] [X.] 2006, 411 Rdnr. 24 - Matratzen Concord/[X.]; [X.] [X.] 2014, 376 Rdnr. 11 - grill meister).

Kann einer Wortmarke kein für die fraglichen Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der [X.] oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt dafür, dass ihr die vorerwähnte Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. [X.] [X.] 2001, 1042 – [X.] UND [X.]; [X.] [X.] 2001,1151 – marktfrisch).

Nach diesen Grundsätzen kann dem Wortzeichen „[X.]“ das erforderliche Minimum an Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] nicht abgesprochen werden.

Die Markenstelle hat angenommen, der Verkehr werde in der Bezeichnung „[X.]“ den englischsprachigen Ausdruck „(to) [X.]“ erkennen, der sich mit „angebissen haben“, „begeistert sein“, „Feuer und Flamme sein“ und „[X.]“ übersetzten lasse. Infolgedessen erschöpfe sich die Bedeutung von „[X.]“ im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren aus dem Bereich des Designs und der Mode in einer werbemäßigen Ansprache, indem es die Kunden anrege, sich für die angebotenen Waren zu begeistern. Außerdem könne „(to) [X.]“ Merkmale der beanspruchten Waren beschreiben, da diese mit einem „Haken versehen sein“ könnten.

Diese Beurteilung hält den Angriffen der Beschwerde nicht stand. Die Markenstelle hat zu hohe Anforderungen an das Vorliegen von Unterscheidungskraft gestellt.

Bei den vom Beschwerdeführer beanspruchten Waren der Klassen 14, 18, 25 und 26 handelt es sich um Waren, die üblicherweise von breiten Kreisen der Bevölkerung nachgefragt werden.

Zwar ist es zutreffend, dass das Verständnis fremdsprachiger Begriffe beim [X.] Durchschnittsverbraucher nicht zu gering veranschlagt werden darf ([X.]/Hacker [X.], 11. Auflage von 2015, § 8, Rdnr. 168), und dass [X.] im Bereich der Mode und des Designs als gebräuchliche Fremdsprache anzusehen ist.

Entgegen der Annahme der Markenstelle wird aber auch der [X.], inländische Verkehr die Einwortmarke „[X.]“ nicht ohne gedanklichen Zwischenschritt in die beiden Bestandteile „(to) be“ und „hooked“ aufteilen, darin nicht unmittelbar den [X.] Ausdruck „(to) [X.]“ erkennen und ohne Weiteres mit „begeistert sein“, „Feuer und Flamme sein“ oder „[X.]“ übersetzten.

Dagegen spricht bereits, dass es sich bei „[X.]“ aufgrund der Zusammenschreibung der Bestandteile „be“ und „hooked“ nicht um ein für die [X.] sprachregelmäßig gebildetes Wort handelt.

Auch weist die Einwortmarke „[X.]“ keinerlei Zäsur zwischen den beiden Bestandteilen „be“ und „hooked“ auf, welche für den Verkehr die einzelnen Worte „be“ und „hooked“ optisch unmittelbar erkennbar macht. In diesem Punkt unterscheidet sich die Einwortmarke „[X.]“ deutlich von anderen Wortmarken und Wort-Bild-Marken ([X.] W (pat) 26/13 - be happy; [X.] W (pat) 77/10 - beCertified; [X.] W (pat) 82/12 - b.connected; [X.] W (pat) 539/11 - GET IT RIGHT; [X.] W (pat) 526/10 - Fühl Dich wohl), in welchen die einzelnen Wörter jeweils durch optische Hervorhebungen (Leerzeichen, farbliche Hinterlegung eines [X.], oder sonstige eine optische Zäsur zwischen den Einzelworten begründende Gestaltungselemente) deutlich voneinander abgegrenzt werden.

Die Annahme der Markenstelle, dass der Verkehr das Zeichen „[X.]“

Vielmehr wird der Verkehr erst im Wege einer gedanklichen Analyse erkennen, dass es sich (erstens) bei dem Zeichen um einen Ausdruck handelt, der aus zwei Worten „be“ und „hooked“ gebildet ist, dass (zweitens) „[X.]“ einen im [X.] feststehenden Ausdruck bildet und sodann dass (drittens) dieser Ausdruck mit „begeistert sein“, „Feuer und Flamme sein“ etc. zu übersetzen ist.

Zwar hat die Markenstelle richtig angenommen, dass das Zeichen „[X.]“ eine Werbebotschaft in Form eines Zurufs z. B. im Sinne von „Sei begeistert!“ an den Verbraucher beinhaltet.

Im Hinblick auf Zeichen, die eine Werbebotschaft enthalten, ist aber zu berücksichtigen, dass der anpreisende Sinn einer Bezeichnung deren Eignung, als Herkunftshinweis zu wirken, nicht ausschließt (vgl. [X.], [X.] 2014, 872 Rdnr. 23 – [X.]). Erforderlich ist vielmehr die Feststellung, dass der Verkehr die Bezeichnung ausschließlich als werbliche Anpreisung versteht ([X.], [X.] 2015, 173 Rdnr. 28 – for you).

Da die Werbebotschaft des Zeichens „[X.]“ vom Verkehr aber erst auf den zweiten Blick erkannt wird, dominiert sie das Zeichen nicht so sehr, als dass es vom Verkehr ausschließlich als werbliche Anpreisung und nicht mehr als Hinweis auf eine betriebliche Herkunft der beanspruchten Waren aufgefasst wird. Dies gilt auch für den Fall einer Übersetzung von „[X.]“ mit „[X.]“ oder „mit einem Haken versehen sein“. Auch zu diesen Bedeutungsgehalten wird der Verkehr nicht ohne gedanklichen Zwischenschritt gelangen. Es ist daher nicht davon auszugehen, dass für den angesprochenen normal informierten angemessen aufmerksamen und verständigen inländischen Durchschnittsverbraucher ein beschreibender Bezug oder eine werbemäßige Aussage so im Vordergrund steht, dass er das Zeichen nicht als Herkunftsunterscheidungsmittel ansehen wird.

Mit Recht hat der Beschwerdeführer in der Beschwerde darauf hingewiesen, dass Kürze, Originalität und Prägnanz eines Werbespruchs wesentliche Indizien für dessen Unterscheidungskraft darstellen (vgl. [X.] [X.] 2010, 228 Rdnr. 39 - Vorsprung durch Technik; BPatG [X.] 2004, 333 - ZEIG [X.] DEIN SCHÖNSTES [X.]; BPatG [X.] 2001, 511, 512 - Energie mit Esprit; [X.]/Hacker [X.], 11. Auflage, § 8, Rdnr. 234 und 235). Die Tatsache, dass der englischsprachige Ausdruck „[X.]“ eine Vielzahl verschiedener Bedeutungsgehalte aufweist, die von „begeistert sein“, „Feuer und Flamme sein“, „[X.]“, „abhängig sein“, bis hin zum umgangssprachlichen „verknallt in jemanden sein“ reichen können, unterstreicht, dass der Verkehr der Einwortmarke „[X.]“ mit einer erhöhten Interpretationstätigkeit begegnen wird. Neben einer zweifelsfrei gegebenen Kürze ist „[X.]“ in der zusammengeschriebenen Form somit auch von einer gewissen Originalität geprägt.

Somit fehlt „[X.]“ (im Gegensatz zu der etwa auf der Online-Seite des Markeninhabers genutzten getrennten Schreibweise „[X.]“) nicht jegliche Unterscheidungskraft für die in der Anmeldung konkret beanspruchten Waren.

Wegen der fehlenden Eignung zur unmittelbaren Beschreibung der beanspruchten Waren kann bei dem angemeldeten Zeichen auch ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] nicht bejaht werden.