Bundespatentgericht, Beschluss vom 23.01.2020, Az. 25 W (pat) 5/18

Die am 28. April 2015 angemeldete Bezeichnung

[X.]

ist am 4. November 2015 unter der Nummer 30 2015 037 160 für die Waren der

[X.]lasse 11:

elektrische [X.]affeekapselmaschinen; elektrische Teekapselmaschinen; elektrische Espressokapselmaschinen; elektrische [X.]affeemaschinen; elektrische Teemaschinen; elektrische Espressomaschinen;

[X.]lasse 29:

Milchpulver auf pflanzlicher Basis; Milchpulver auf tierischer Basis; Milchpulver auf pflanzlicher Basis in [X.]apseln; Milchpulver auf tierischer Basis in [X.]apseln;

[X.]lasse 30:

[X.]affee; Tee; [X.]affeekapseln; Teekapseln; [X.]affeepads; Teepads

als Marke in das beim [X.] geführte Markenregister eingetragen worden.

Gegen die Eintragung der am 4. Dezember 2015 veröffentlichten Marke hat die Widersprechende aus ihrer seit dem 5. Dezember 2005 unter der Registernummer 305 61 699 eingetragenen Marke

[X.]

sowie aus ihrer seit dem 25. Mai 2007 unter der Registernummer 307 18 296 eingetragenen Marke

[X.]

am 23. Februar 2016 Widerspruch erhoben. Die [X.] sind jeweils geschützt für die Waren der

[X.]lasse 7:

[X.]affeeverkaufsautomaten;

[X.]lasse 11:

elektrische [X.]affeeautomaten für Heißgetränke; elektrische [X.]affeemaschinen, elektrische [X.]affeefiltergeräte; [X.]affeeröster;

[X.]lasse 30:

[X.]affeepulver in [X.]apselform, Tee in [X.]apselform, [X.]akaopulver in [X.]apselform; kaffee-, kakao- und teehaltiges Getränkepulver in [X.]apselform.

Die Markenstelle für [X.]lasse 30 des [X.]s hat mit dem Beschluss eines Beamten des höheren Dienstes vom 19. Oktober 2017 eine [X.] im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] zwischen den sich gegenüberstehenden Marken verneint und die Widersprüche zurückgewiesen. Die [X.]ennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 307 18 296 „[X.]“ sei aufgrund des kennzeichnungskräftigen Bestandteils „[X.]“ als normal, die der Widerspruchsmarke 305 61 699 „[X.]“ aufgrund des beschreibenden Anklangs zu den Wörtern „[X.]aps, [X.]apsules“ bzw. „[X.]apseln“ als leicht geschwächt einzuschätzen. Insoweit sei mit „[X.]“ ein Hinweis darauf, dass die Waren für [X.]apseln geeignet bzw. in [X.]apseln verpackt seien, verbunden. Diese originäre [X.]ennzeichnungsschwäche sei durch die geltend gemachte intensive Benutzung der Marke nicht überwunden worden. Denn aus den von der Widersprechenden umfangreich vorgelegten Unterlagen und dem Vortrag zur Benutzung der Marken ergebe sich nur, dass das Produkt „[X.]“ aufwändig beworben und in den Markt eingeführt worden sei und in der Folge eine starke Stellung im Markt der [X.] erreicht habe. Eine isolierte Verwendung der Marke „[X.]“ ließe sich daraus aber nicht ersehen. Die Marke „[X.]“ erscheine weder in der Werbung noch auf den Produkten in Alleinstellung. Die herausgehobene Marktstellung der Widersprechenden in nur einem Teilsegment des Marktes für [X.]affeekapseln könne eine besondere Stellung im Gesamtmarkt nicht begründen. Zwischen den jeweiligen [X.] bestehe Identität bezüglich der elektrischen [X.]affeekapselmaschinen in der [X.]lasse 11 sowie bezüglich der beiderseits in der [X.]lasse 30 geschützten Waren. Die Zeichen aber würden sich in ihrer Gesamtheit durch den weiteren Bestandteil „[X.]“ bei der älteren Widerspruchsmarke „[X.]“ ausreichend unterscheiden. Eine [X.] bestehe auch nicht unter dem Gesichtspunkt der Prägung durch einen [X.]. Soweit die Widersprechende ausführe, dass der Bestandteil „[X.]“ als Herstellerkennzeichnung und der Bestandteil „[X.]“ als Produktkennzeichen zu verstehen seien, stünde dem entgegen, dass der Bestandteil „[X.]“ und auch die angegriffene Marke „[X.]“ aufgrund ihrer Nähe zum beschreibenden Begriff „[X.]aps“ deutlich in der [X.]ennzeichnungskraft geschwächt seien. Zudem seien die angesprochenen [X.]onsumenten der [X.]affeeprodukte der Widersprechenden an das Zusammentreffen zweier gleich kennzeichnungskräftiger Bestandteile in einer [X.]ennzeichnung mit einer Aufteilung in Hersteller- und Produktmarke nicht gewöhnt. Vielmehr verwende die Widersprechende auch die [X.]ennzeichnungen „[X.] [X.]lassic“, „[X.] Ethiopia“ oder „[X.] Standard“. Bei keiner dieser [X.]ennzeichnungen besäße der neben der Herstellerbezeichnung [X.] verwendete weitere Bestandteil eine eigenständige [X.]ennzeichnungskraft, so dass er isoliert als Marke erkennbar sei. Aber selbst bei Annahme einer Prägung der Widerspruchsmarke 307 18 296 durch den Bestandteil „[X.]“ bzw. im Fall der Widerspruchsmarke 305 61 699 „[X.]“ sei eine Zeichenähnlichkeit in schriftbildlicher, klanglicher oder begrifflicher Hinsicht mit der angegriffenen Marke „[X.]“ nicht gegeben. Trotz weitgehender Übereinstimmungen jeweils am [X.] in den Buchstaben bzw. Lauten „[X.]ap“ sei angesichts der [X.]ürze der Zeichen und der beschreibenden Bedeutung des übereinstimmenden Elements „[X.]ap“ (im Sinn einer Eignung der Waren für [X.]apseln bzw. die Verpackung in [X.]apseln) der Unterschied am Zeichenende für ein eindeutiges [X.] der Marken ausreichend. Beide Zeichen seien als Abwandlungen des Begriffs „[X.]ap“ bzw. „[X.]aps“ zu verstehen und würden jeweils in der Art der Abwandlung keine Ähnlichkeit aufweisen. Während die angegriffene Marke mit der Verwendung des „z“ statt des „s“, was klanglich kein hörbarer Unterschied bedeute, eher auf einen Aufmerksamkeitsgewinn durch einen gewissen Witz, der sich aus der klanglichen Identität ergebe, setze, stelle die Widerspruchsmarke „[X.]“ eine romanisierende Abwandlung von „[X.]ap“ bzw. „[X.]aps“ dar, die Assoziationen zur Herkunft des Espresso aus [X.] auslöse. Die Zeichen kämen sich damit nicht in relevanter Weise nahe.

Ein Schutzhindernis nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 [X.] aufgrund des Sonderschutzes der bekannten Marke scheide aus, weil die Marke „[X.]“ im Wesentlichen nicht isoliert zur Warenkennzeichnung verwendet werde. Insoweit könne allenfalls die Widerspruchsmarke „[X.]“ als bekannte Marke im Sinne dieser Vorschrift angesehen werden. Dann sei aber eine Ähnlichkeit der [X.], die eine der in § 9 Abs. 1 Nr. 3 [X.] genannten Beeinträchtigungen auslösen könnte, nicht gegeben. Denn die Widerspruchsmarke bestehe zwar aus dem von Haus aus kennzeichnungskräftigen und bekannten Bestandteil „[X.]“ und der geschwächten [X.]ennzeichnung „[X.]“. Diese habe mit der angegriffenen Marke „[X.]“ aber allein die Anspielung auf die Warenform „[X.]aps“ gemein. Hieraus ergebe sich keine gedankliche Verknüpfung zwischen den Marken, wie sie Voraussetzung für den Tatbestand des § 9 Abs. 1 Nr. 3 [X.] sei. Dieser schütze die unternehmerische Leistung, eine bestimmte [X.]ennzeichnung bekannt gemacht zu haben. Vorliegend käme allenfalls eine allgemeine Assoziation zum beschreibenden Begriff „[X.]aps“ in Frage.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Zur Begründung ihrer Beschwerde führt sie im Wesentlichen aus, dass eine unmittelbare [X.] der Zeichen deshalb bestehe, weil die angegriffene Marke „[X.]“ einerseits und die Widerspruchsmarke 305 61 699 „[X.]“ und auch der die Widerspruchsmarke 307 18 296 „[X.]“ prägende Bestandteil „[X.]“ andererseits verwechselbar ähnlich seien. Die Widerspruchsmarke 307 18 296 „[X.]“ zerfalle in das Unternehmenskennzeichen „[X.]“ und die Produktmarke „[X.]“, die nahezu identisch zu der angegriffenen Marke sei. Auch seien die Voraussetzungen des Sonderschutzes einer bekannten Marke zu bejahen. Durch die Wahl des hochgradig ähnlichen Zeichens „[X.]“ für identische oder ähnliche Produkte versuche die Markeninhaberin die von den bekannten Marken ausgehende Wertschätzung für eigene Zwecke zu nutzen.

Die Vergleichsprodukte der sich jeweils gegenüberstehenden Marken seien überwiegend identisch und im Übrigen hochgradig ähnlich. Für sämtliche Waren sei von einer originär durchschnittlichen [X.]ennzeichnungskraft der [X.] auszugehen.

Die Bezeichnung „[X.]“ habe keinen beschreibenden Anklang in Bezug auf den [X.] Begriff „[X.]aps“ oder „[X.]apsules“ für [X.]apsel. Denn bei dem Wort „[X.]ap/ [X.]aps“ handle es sich nicht um eine im [X.] übliche Abkürzung für das Wort „[X.]apsel“ für [X.]affeeprodukte, sondern um die mittlerweile in die [X.] aufgenommene Bezeichnung für „Baseball [X.]aps“. Soweit daher mit der Markenstelle von einem beschreibenden Anklang von „[X.]“ an das Wort „[X.]aps“ ausgegangen werde, sei von einer gedanklichen Verknüpfung zu „[X.]aps“ im Sinn der [X.]opfbedeckungen auszugehen. Zu den in Rede stehenden Waren fehlte aber jegliche Verbindung. Zudem habe die Bezeichnung „[X.]“ mit dem Begriff der „[X.]apsel“, die sich schon durch den Anfangsbuchstaben „[X.]“ anstelle von „[X.]“ unterscheide, wenig gemein. Für die [X.] Verkehrskreise sei der [X.] Begriff der „capsule“ nicht so gebräuchlich, als dass sie von dem Wort „[X.]“ auf „capsule“ schließen würden. In jedem Fall bedürfe es mehrerer Gedankenschritte und einer analytischen Betrachtungsweise, um von „[X.]“ zu dem beschreibenden Wort mit dem Begriffsinhalt „[X.]apsel“ für [X.]affeeprodukte zu gelangen.

Den [X.] komme aufgrund intensiver Benutzung eine erhöhte [X.]ennzeichnungskraft zu. Demzufolge würden sie einen erweiterten Schutzumfang bis hin zu einem Bekanntheitsschutz beanspruchen können. Die Bekanntheit der [X.] sei durch die umfangreich vorgelegten Benutzungsunterlagen belegt worden. Den Unterlagen sei die ausreichende Benutzung von „[X.]“ als [X.]ennzeichen in Alleinstellung zu entnehmen, zudem seien im Übrigen auch Mehrfachkennzeichnungen möglich, bei welchen mehreren Bestandteilen eines Gesamtzeichens ein kennzeichnender [X.]harakter zukomme. So verwende die Widersprechende auf Produktverpackungen eine Vielzahl unterschiedlicher [X.]ennzeichnungen, „[X.]“ als Unternehmenskennzeichen bzw. Dachmarke, das „[X.]-Logo“

Beim [X.] sei davon auszugehen, dass die Widerspruchsmarke „[X.]“ in zwei Teile, nämlich in die Herstellermarke [X.] und die prägende Produktbezeichnung „[X.]“ zerfalle. Das Herstellerkennzeichen „[X.]“ sei zu vernachlässigen, weil sich die Verbraucher in erster Linie an den prägenden Produktkennzeichnungen orientierten. Die sich insoweit gegenüberstehenden Zeichen „[X.]“ und „[X.]“ stimmten sowohl in schriftbildlicher Hinsicht als auch in klanglicher Hinsicht durch den ohnehin stärker beachteten identischen Wortanfang „[X.]ap“ bzw. „[X.]aps/z“ weitestgehend überein, wohingegen die [X.] nicht zu einem ausreichenden Abstand führten, nachdem der Endungsvokal „a“ insbesondere auch bei der klanglichen Wiedergabe häufig verschluckt werde. Die Bezeichnungen „[X.]ap“ bzw. „[X.]aps“ hätten keinen beschreibenden Anklang. Es sei von einer durchschnittlichen Zeichenähnlichkeit auszugehen.

Auch sei eine [X.] unter dem Gesichtspunkt der [X.] gegeben. Die Widerspruchsmarke „[X.]“ verfüge über einen deutlich erweiterten Schutzumfang aufgrund gesteigerter [X.]ennzeichnungskraft und sogar über Bekanntheitsschutz. Das bekannte und produktbezogene Zeichenelement „[X.]“ sei in identischer oder wesensgleicher Form zum Gegenstand der jüngeren Marke gemacht worden. Insoweit sei vom Vorliegen einer [X.] gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] auszugehen. Ebenso seien die Voraussetzungen von § 9 Abs. 1 Nr. 3 [X.] erfüllt, nachdem den [X.] eine erhöhte Bekanntheit zukomme.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für [X.]lasse 30 des [X.]s vom 19. Oktober 2017 in der Hauptsache aufzuheben und wegen der Widersprüche aus den Marken 305 61 699 „[X.]“ und 307 18 296 „[X.]“ die Löschung der angegriffenen Marke 30 2015 037 160 „[X.]“ anzuordnen.

Sie regt zudem die Zulassung der Rechtsbeschwerde an und meint, zum einen sei bei der Frage der [X.]ennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke klärungsbedürftig auf welche Produktgruppe abzustellen sei, auf den Markt der [X.]affeekapseln allgemein oder den abgrenzbaren Produktbereich der Nespresso-kompatiblen [X.]affeekapseln. Zum anderen sei höchstrichterlich zu klären, welches Gewicht der Frage des Zeitraums zukomme, der zwischen der Markteinführung eines Produkts und einer etwaigen gesteigerten [X.]ennzeichnungskraft einer Marke liege, wenn mit den so gekennzeichneten Waren innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums nach Produkteinführung bereits hohe Umsatzzahlen erreicht würden. Zudem sei höchstrichterlich abzuklären, welche eigenen Ermittlungen der erkennende Senat bei verbleibenden Zweifeln am Vorliegen einer geltend gemachten gesteigerten [X.]ennzeichnungskraft durchzuführen habe.

Den mit Schriftsatz vom 20. März 2018 gestellten Antrag, der Markeninhaberin die [X.]osten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, hat die Widersprechende in der mündlichen Verhandlung vom 23. Januar 2020 zurückgenommen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich zu der ihr am 1. März 2018 zugestellten Beschwerde der Widersprechenden vom 24. November 2017 und der umfangreichen Beschwerdebegründung nicht geäußert und auch keine Anträge gestellt. An der auf Antrag der Widersprechenden anberaumten mündlichen Verhandlung hat die Markeninhaberin nicht teilgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für [X.]lasse 30, auf die Schriftsätze der Widersprechenden sowie den [X.] des [X.] vom 18. Dezember 2019 nebst Anlagen und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 [X.] statthafte und auch ansonsten zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden besteht zwischen den Vergleichsmarken keine [X.] nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] oder § 9 Abs. 1 Nr. 3 [X.] i.V.m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 [X.], so dass die Markenstelle die Widersprüche aus den [X.] „[X.]“ und „[X.]“ zu Recht zurückgewiesen hat, § 43 Abs. 2 Satz 2 [X.].

Da die Anmeldung der angegriffenen Marke am 28. April 2015 und damit zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, ist gemäß § 158 Abs. 3 [X.] für den gegen die Eintragung erhobenen Widerspruch § 42 Abs. 1 und Abs. 2 in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung ([X.] aF) anzuwenden.

Das Vorliegen einer [X.] für das Publikum ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des [X.] als auch des [X.] unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z. [X.] [X.], 933 Rn. 32 - [X.]; [X.], 1098 Rn. 44 - [X.]/[X.]; [X.], 64 Rn. 9 - Maalox/[X.]; [X.], 1040 Rn. 25 - [X.]/pure; [X.], 833 Rn. 30 - [X.]ulinaria/Villa [X.]ulinaria; [X.], 382 Rn. 19 - [X.]; GRUR 2018, 79 Rn. 9 - [X.]/[X.] [X.]lub). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der relevanten Vergleichsprodukte (Waren und/oder Dienstleistungen), die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die [X.]ennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der [X.] (vgl. dazu [X.], 343 Rn. 48 - [X.]/[X.]; [X.], 64 Rn. 9 - Maalox/[X.]; [X.], 1040 Rn. 25 - [X.]/ pure; siehe auch [X.]/Hacker/Thiering, [X.], 12. Aufl., § 9 Rn. 41 ff. m. w. N.). Darüber hinaus können sich für die Beurteilung der [X.] weitere Faktoren entscheidungserheblich auswirken, wie u. a. etwa die Art der Ware, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der [X.]ennzeichen.

1. Nach diesen Grundsätzen besteht zwischen der angegriffenen Wortmarke „[X.]“ und den älteren [X.] „[X.]“ und „[X.]“ keine [X.] gemäß §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 [X.].

a. Da [X.] nicht aufgeworfen sind, ist auf Seiten der [X.] von der [X.] auszugehen. Die Vergleichsmarken können zur [X.]ennzeichnung identischer Waren der [X.]lassen 11 sowie 30 verwendet werden. Hinsichtlich der Waren der [X.]lasse 29 (Milchpulver) der angegriffenen Marke besteht zu den Widerspruchswaren der [X.]lasse 30 ([X.]affeepulver in [X.]apselform) eine jedenfalls noch durchschnittliche Ähnlichkeit, nachdem diese häufig zusammen verwendet und entsprechend angeboten werden, zum Teil sogar bereits vorgefertigt und vorportioniert in einer [X.]affeekapsel oder einem [X.]affeepad.

b. Bei den [X.] ist anders, als die Widersprechende meint, von einer originär unterdurchschnittlichen [X.]ennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „[X.]“ und einer originär durchschnittlichen [X.]ennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „[X.]“ auszugehen.

Die originäre [X.]ennzeichnungskraft einer Marke wird durch die Eignung einer Marke bestimmt, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. [X.], 75 Rn 19 – [X.]; [X.], 283 Rn. 10 – [X.]/[X.] DEUTS[X.]HE SPORTMANAGEMENTA[X.]ADEMIE). Bei der Bestimmung der tatsächlichen im Verfahren maßgeblichen [X.]ennzeichnungskraft sind alle relevanten Umstände zu berücksichtigen, zu denen insbesondere die Eigenschaften, die die Marke von Haus aus besitzt, der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geografische Verbreitung und die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke und der Teil der beteiligten Verkehrskreise gehören, die die Waren oder Dienstleistungen auf Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (st. Rspr.; [X.] GRUR Int 1999, 734 – [X.]; GRUR Int 2000, 73 – [X.]hevy; [X.], 763 – [X.]/[X.]; [X.] [X.], 833 Rn 41 – [X.]ulinaria/Villa [X.]ulinaria; [X.], 1071 Rn. 27 – [X.]inder II; [X.], 1066 Rn. 33 – [X.]inderzeit; [X.], 766 Rn. 30 – [X.]; [X.], 672 Rn. 21 – OSTSEE-POST).Entgegen der Auffassung der Widersprechenden liegen Umstände vor, die zu einer Schwächung der [X.]ennzeichnungskraft der [X.] bzw. des [X.]s „[X.]“ führen, wohingegen die von Seiten der Widersprechenden für [X.]affeekapseln geltend gemachte Steigerung der [X.]ennzeichnungskraft der Bezeichnung „[X.]“ nicht vorliegt bzw. im Rahmen der Gesamtbeurteilung der [X.] nicht anerkannt werden kann.

aa. Die Bezeichnung „[X.]“ enthält vollständig das Wort „[X.]aps“ und damit die [X.] [X.]urzbezeichnung für „[X.]apsule“, also [X.]apsel, die in [X.] wegen der vielfachen Verwendung durch unterschiedliche Hersteller für verschiedene Produktgruppen als Hinweis auf deren Darreichung in [X.]apselform problemlos verstanden wird. Das Wort „[X.]aps“ wird im Bereich der [X.]osmetik, der Nahrungsergänzungsmittel und nicht zuletzt auch für Tee- und [X.]affeekapseln umfangreich verwendet. Die Beliebtheit des Zusatzes „[X.]aps“ für in [X.]apselform vertriebene Produkte zeigt sich auch in der Vielzahl der allein in der [X.]lasse 30 eingetragenen Marken mit dem Zusatz „[X.]aps“. Insoweit wird auf die den Beteiligten mit dem [X.] vom 18. Dezember 2019 übersandten umfangreichen Rechercheunterlagen des [X.] verwiesen. Der zutreffende Hinweis der Widersprechenden, dass die Bezeichnung „[X.]aps“ auch für die in [X.] beliebten „Baseballcaps“ verwendet wird, hat vorliegend keinen Einfluss auf das Verständnis der inländischen Verkehrskreise, nachdem eine dementsprechende Deutung im Zusammenhang mit den einschlägigen Produkten der [X.]affee(kapsel)maschinen und [X.]affee- oder Teekapseln fernliegend ist. Das Wort bzw. der Begriff „[X.]aps“ beschreibt die (vorportionierte) Verpackungs- und Gebrauchsform der Waren der [X.]lasse 30 und damit die Art und Form der Waren sowie die Funktionsweise der Waren der [X.]lasse 11 und 7 als solche, die mit vorportionierten [X.]apseln funktionieren bzw. betrieben werden. Die Widerspruchsbezeichnung ist mit der wesentlichen Übernahme des Wortes deutlich und erkennbar an die beschreibende Angabe „[X.]aps“, also [X.]apsel, angelehnt und unterscheidet sich von dieser allein durch den am Ende angehängten Buchstaben „a“. Damit ist von einer unterdurchschnittlichen [X.]ennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „[X.]“ bzw. des [X.]s „[X.]“ auszugehen, zumal die zweisilbige Bezeichnung „[X.]“ klanglich auch noch deutlich an den einschlägigen [X.] Begriff „[X.]apsel“ angenähert ist.

Die Widerspruchsmarke „[X.]“ weist mit dem für [X.]affee allgemein bekannten und im Sinn von § 291 ZPO gerichtsbekannten [X.] „[X.]“ einen [X.] mit erhöhter [X.]ennzeichnungskraft auf. Das allein rechtfertigt allerdings noch keine erhöhte [X.]ennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „[X.]“ insgesamt und erst Recht keine erhöhte [X.]ennzeichnungskraft des darin enthaltenen [X.]s „[X.]“. Denn die [X.]ennzeichnungskraft zusammengesetzter Marken bestimmt sich nach ihrem Gesamteindruck (vgl. [X.] 2008,505,507Rn.23- TU[X.]-Salzcracker; [X.]/ Hacker/Thiering, [X.], 12. Aufl., § 9 Rn. 141).

bb. Soweit die Widersprechende die Auffassung vertritt, durch die dargelegte Benutzung der [X.] sei deren [X.]ennzeichnungskraft für [X.]affeekapseln als überdurchschnittlich kennzeichnungskräftig zu beurteilen, kann dem nicht gefolgt werden.

Für die Annahme einer gesteigerten [X.]ennzeichnungskraft durch intensive Benutzung bedarf es konkreter Angaben zum Marktanteil im Inland, zur Dauer der Benutzung, zum Umsatz, zur geografischen Verbreitung und zum Werbeaufwand einschließlich dem Investitionsumfang zur Förderung der Marke (vgl. [X.] [X.], 833 Rn. 41 – [X.]ulinaria/Villa [X.]ulinaria). Eine Steigerung der [X.]ennzeichnungskraft durch intensive Benutzung ist darzulegen und glaubhaft zu machen, soweit die Benutzungslage nicht im Einzelfall amts- oder gerichtsbekannt ist (vgl. [X.]/ Hacker/Thiering, [X.], 12. Aufl., § 9 Rn. 163 ff m.w.N.). Der Nachweis einer erhöhten [X.]ennzeichnungskraft unterliegt grundsätzlich dem [X.] (st. Rspr., vgl. hierzu [X.] 2006, 859 Rn. 33 – Malteserkreuz; [X.], 152, 160 – [X.] sowie [X.]/Hacker/Thiering, [X.], 12. Aufl., § 9 Rn. 178, 179). Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung einer in Folge der Benutzung gesteigerten [X.]ennzeichnungskraft ist grundsätzlich der Anmeldetag der angegriffenen Marke ([X.] 2008, 903 Rn. 14 – [X.]). Zudem muss die erhöhte [X.]ennzeichnungskraft bis zum Entscheidungszeitpunkt fortbestehen (vgl. [X.] 2019, 1316, Rn. 14 - [X.]NEIPP), um im Widerspruchsverfahren Berücksichtigung finden zu können.

Die erforderliche Gesamtschau der zu würdigenden Aspekte einer durch Benutzung gesteigerten [X.]ennzeichnungskraft lässt einen solchen Schluss nicht zu. Maßgebliche Zeitpunkte für das Vorliegen der gesteigerten [X.]ennzeichnungskraft sind vorliegend der Prioritätszeitpunkt der jüngeren Marke, der Tag der Anmeldung am 28. April 2015 und der Zeitpunkt der Entscheidung. Die Widersprechende hat bezogen auf den Anmeldetag am 28. April 2015 vorgetragen, mit den ab August 2014 für die Endverbraucher erhältlichen Nespresso-kompatiblen [X.]affeekapseln einen Nettoumsatz von über [X.] und von Januar bis Juni 2015 von mehr als … Euro erzielt zu haben (gemäß eidesstattlicher Versicherung eines Mitglieds der Geschäftsleitung vom 30. September 2016, bezeichnet als Anlage 2 der Widersprechenden/Beschwerdeführerin) und bis zum April 2015 für Nespresso-kompatible [X.]apseln im Lebensmittelhandel inklusive Discount einen Marktanteil von 44,0 % erreicht zu haben (gemäß [X.]apselübersicht [X.] – April 2015, Anlage 69 zum Schriftsatz von 22. Januar 2020). Ebenso sei die Widersprechende im Jahr 2014 und im ersten Tertial 2015 mit Abstand die größte Werbetreibende auf dem Nespresso-kompatiblen Markt gewesen (gemäß Quelle [X.], Anlage 70 zum Schriftsatz vom 22. Januar 2020).

Die von der Widersprechenden eingereichten Unterlagen beziehen sich nahezu ohne Ausnahme erkennbar auf die Bezeichnung „[X.]“, nicht auf „[X.]“ in Alleinstellung (vgl. u.a. die zuletzt eingereichten Anlagen 69, Anlage 70, Anlage 71). Lediglich ein Beleg, der eine [X.]affeekapsel selbst zeigt, enthält auf dem Deckel bzw. der die [X.]apsel verschließenden Abdeckfolie die Bezeichnung „[X.]“ neben dem [X.] Bildlogo ohne den Zusatz „[X.]“ (vgl. Anlage 16 zum Schriftsatz der Widersprechenden und Beschwerdeführerin zum Schriftsatz vom 19. Oktober 2016). In dieser quasi „unverpackten“ Form der Einzelkapsel begegnen die Waren der [X.]lasse 30 den angesprochenen Verbrauchern in der Regel erst unmittelbar vor dem Gebrauch, so dass schon deshalb durchgreifende Bedenken dahingehend bestehen, dass der Verkehr die Bezeichnung „[X.]“ in relevantem Umfang als isoliertes bzw. eigenständiges [X.]ennzeichen wahrnehmen kann.

Zudem sind die erzielten Marktanteile bezogen auf den Prioritätszeitpunkt der angegriffenen Marke, die sich nur auf das Produktsegment der Nespresso-kompatiblen [X.]affeekapseln beziehen, nicht ausreichend aussagekräftig für die insoweit nicht darauf beschränkten Widerspruchswaren des „[X.]affeepulvers in [X.]apselform“. Denn insoweit betreffen sie einen nur eingeschränkten zu engen und zu speziellen Teilbereich dieser Waren. Auch wenn für den Verbraucher das [X.]riterium der [X.]ompatibilität mit einer bestimmten [X.]affeemaschinenform ein kaufbestimmendes Merkmal sein mag, müssen Umsatzzahlen und Marktanteil im jeweiligen Marktumfeld gesehen werden. Das jeweilige Marktsegment darf weder zu Lasten des Markeninhabers zu weit ausgedehnt, noch zu seinen Gunsten zu sehr eingeschränkt werden (vgl. [X.]/Hacker/Thiering, [X.], 12. Aufl., § 9 Rn. 166). Eine Verengung auf den Markt der [X.] entspricht weder objektiv-wirtschaftlichen Gesichtspunkten, noch den im Register geschützten Produktangaben und kann deshalb im Zusammenhang mit der Beurteilung der [X.]ennzeichnungskraft nicht als relevant angesehen werden. Entsprechendes gilt im Zusammenhang etwa mit fabrikatskompatiblen Druckerpatronen oder Staubsaugerbeuteln. Auch wenn die Firma N… mit ihren [X.]apselkaffeemaschinen als erste und aktuell immer noch als Marktführer in diesem Produktbereich verhältnismäßig bedeutend sein mag, kann in dem Produktsegment der Nespresso-kompatiblen [X.]affeekapseln markenrechtlich kein eigenständiger und isoliert zu betrachtendes Produktsegment gesehen werden.

Nicht zuletzt kann der Widerspruchsmarke bzw. der Bezeichnung „[X.]“ keine gesteigerte [X.]ennzeichnungskraft zuerkannt werden, weil die produktrelevante Benutzung dieser Bezeichnung erst seit August 2014 und damit gerade einmal acht Monate vor dem maßgeblichen Prioritätszeitpunkt im Markt für die Endverbraucher begonnen hatte. Nach gefestigter Rechtsprechung rechtfertigt die Benutzung eines [X.]ennzeichens über längere Zeit und intensiv im Markt das Zuerkennen eines erweiterten Schutzumfangs einer älteren Marke gegen [X.] (vgl. auch [X.] 2003, 1040 Rn 41 – [X.]inder I). Insoweit ist der Aspekt der Verwendung der Bezeichnung „[X.]“ über einen verhältnismäßig sehr kurzen Zeitraum vor dem relevanten Prioritätszeitpunkt ein maßgeblicher Umstand, der gegen die Annahme der gesteigerten [X.]ennzeichnungskraft der älteren Marke spricht. Anders als die Widersprechende meint, ist der Entscheidung des [X.] vom 15. Dezember 2005 ([X.] 2006, 679 – [X.]) Gegenteiliges nicht zu entnehmen. Zum einen bezogen sich die Ausführungen, wonach sich die Form des als dreidimensionale Marke angemeldeten Modells eines (hochpreisigen) [X.]raftfahrzeugs ein knappes Jahr nach seiner Markteinführung im Verkehr als Herkunftshinweis durchsetzen kann, auf die Frage der Verkehrsdurchsetzung. Zudem handelt es sich um eine Entscheidung, die erkennbar auf die speziellen Modalitäten im [X.]raftfahrzeugbereich bei der in der Regel äußerst pressewirksam begleiteten Einführung eines neuen Automodells eines bekannten Herstellers abstellt, der bekannte charakteristische (herstellertypische) Merkmale mit neuen Gestaltungsmerkmalen in der neuen Ausgestaltung des Fahrzeugs verbindet (vgl. hierzu [X.] a.a.[X.] Rn. 18, 23, 24 – [X.]). Solche besonderen Umstände, die es rechtfertigen könnten, den [X.] eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit und damit eine gesteigerte [X.]ennzeichnungskraft zuzubilligen, obwohl angesichts der hier maßgeblichen Datenlage nur ein sehr kurzer Verwendungszeitraum seit der Markteinführung im einschlägigen Produktbereich von deutlich unter einem Jahr berücksichtigt werden kann, sind nicht gegeben.

Aus den oben genannten Umständen ergibt sich für den Senat in der Gesamtschau nicht mit hinreichender Eindeutigkeit, dass der Widerspruchsmarke „[X.]“ oder dem [X.] „[X.]“ innerhalb der Widerspruchsmarke „[X.]“ auch nur für die Waren der [X.]lasse 30 eine durch Benutzung gesteigerte [X.]ennzeichnungskraft zum Prioritätszeitpunkt im April 2015 zukommt. Insoweit verbleibt es bei der unterdurchschnittlichen [X.]ennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „[X.]“ und einer durchschnittlichen [X.]ennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „[X.]“.

c. Den bei dieser Ausgangslage - teilweise identische Waren und unterdurchschnittliche bzw. durchschnittliche [X.]ennzeichnungskraft der [X.] - zu fordernden teilweise noch strengen und im Bereich unterdurchschnittlicher [X.]ennzeichnungskraft durchschnittlichen Anforderungen an den [X.] wird die jüngere Marke indes in jeder Hinsicht gerecht.

Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im ([X.], im [X.]lang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten [X.]. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. z.B. [X.] 2018, 79 Rn. 37 – [X.]/[X.] [X.]lub). Abzustellen ist dabei auf die Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (so z.B. [X.] in [X.], 283 Rn. 37 – [X.] m.w.N.).

Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente.

aa. Zunächst ist keine unmittelbare [X.] der Zeichen gegeben.

Vorliegend stehen sich die angegriffene Wortmarke „[X.]“ und die Widerspruchswortmarken „[X.]“ bzw. „[X.]“ gegenüber.

1) Soweit die [X.] in ihrer Gesamtheit gegenübergestellt werden, kommt eine [X.] zwischen der angegriffenen Marke „[X.]“ und der Widerspruchsmarke „[X.]“ angesichts des zusätzlich vorhandenen [X.]s „[X.]“ bereits offenkundig nicht in Betracht.

2) Aber auch unter dem Gesichtspunkt, dass die [X.] Ähnlichkeiten in den Wortbestandteilen „[X.]“ bei der jüngeren Marke und „[X.]“ bei der älteren bzw. als prägender Wortbestandteil der Widerspruchsmarke „[X.]“ aufweisen, ergibt sich vorliegend keine unmittelbare [X.].

Von einer Prägung der Widerspruchsmarke „[X.]“ durch den Wortbestandteil „[X.]“ kann schon nicht ausgegangen werden. Denn dies würde voraussetzen, dass dieser Bestandteil das zusammengesetzte Zeichen dominiert, wobei der andere Bestandteil weitgehend in den Hintergrund tritt und den Gesamteindruck nicht mitbestimmt. Der weitere Bestandteil muss im Gesamteindruck soweit zurücktreten, dass er zu vernachlässigen ist (vgl. u.a. [X.] 2019, 1316 Rn. 38 – [X.]NEIPP; [X.], 283 Rn. 14 – [X.]/[X.] DEUTS[X.]HE SPORTMANAGEMENT A[X.]ADEMIE; [X.], 833 Rn. 45 – [X.]ulinaria/Villa [X.]ulinaria). Bei dem weiteren [X.] „[X.]“ der Widerspruchsmarke handelt es sich um das Unternehmenskennzeichen der Widersprechenden, ein überregional sehr bekanntes Unternehmen für [X.]affee und Feinkost. Dem Bestandteil „[X.]“ kommt eine überdurchschnittliche [X.]ennzeichnungskraft zu, so dass auch bereits deshalb nicht davon ausgegangen werden kann, dass die angesprochenen Verkehrskreise diesen Bestandteil vernachlässigen werden.

Aber auch wenn sich die Bezeichnungen „[X.]“ der angegriffenen Marke und „[X.]“ jedenfalls im Fall der Widerspruchsmarke 305 61 699 isoliert gegenüberstehen, kommt eine unmittelbare [X.] nicht in Betracht. Denn insoweit ist zu berücksichtigen, dass beide Bezeichnungen im Hinblick auf die beschreibende Abkürzung „[X.]aps“ bei der [X.]ennzeichnung von Waren mit einem Zusammenhang zu ([X.]affee-)[X.]apseln bzw. (Getränke-)[X.]apseln bzw. entsprechenden ([X.]apsel-)Geräten für Getränke eine originäre [X.]ennzeichnungsschwäche aufweisen.

Das [X.] [X.]urzwort „[X.]aps“ für [X.]apsule oder [X.]apsel eignet sich dazu, die geschützten Waren, die in vorportionierten [X.]apseln angeboten und vertrieben werden (Waren der [X.]lasse 30) bzw. mit [X.]apseln funktionieren können (Waren der [X.]lasse 11 und 7), nach ihrer vorportionierten Verpackungs- und Gebrauchsform bzw. ihrer Funktionsweise zu beschreiben. Das Wort „[X.]“ unterscheidet sich demgegenüber nur durch die Veränderung in dem [X.] „z“ und lehnt sich insoweit deutlich an die beschreibende Bezeichnung „[X.]aps“ an. Gleiches gilt für die Widerspruchsbezeichnung „[X.]“, die sich nur durch den zusätzlich vorhandenen Vokal „-a“ am Wortende von der beschreibenden Bezeichnung „[X.]aps“ unterscheidet. Die Übereinstimmungen der Bezeichnungen „[X.]“ und [X.]“ beschränken sich im Wesentlichen auf den Teil der Zeichen, der beschreibend auf die Verpackungs- und Gebrauchsform der Ware ([X.]aps/[X.]apsules) bzw. hinsichtlich der [X.]affeemaschinen auf deren Funktionsweise mit [X.]apseln ([X.]aps/[X.]apsules) hinweist. Beide Bezeichnungen sind letztlich erkennbare Abwandlungen der auf dem relevanten Produktbereich beschreibenden Bezeichnung der „[X.]aps“ im Sinn einer [X.]affeemaschine für [X.]affeekapseln bzw. der Portionierung oder Darreichung von [X.]affee, Tee, Milchpulver oder Getränkepulver in der Portionsform der [X.]apsel. Insoweit ist der Schutzbereich der Widerspruchsmarke „[X.]“ eng nach Maßgabe der schutzbegründenden Eigenprägung zu begrenzen und so kann der Umstand der Übereinstimmung der Bezeichnungen in „[X.]ap“ oder „[X.]aps“ nicht dazu führen, dass die Marken insgesamt als verwechselbar eingestuft werden (siehe hierzu [X.] [X.], 631 Rn. 66 [X.]/Marulablu (Marula); [X.]/[X.]; [X.]; [X.]/[X.] – die Entscheidungen sind über die Entscheidungsdatenbank der Homepage öffentlich zugänglich; [X.]/Hacker/ Thiering, [X.], 12. Aufl., § 9 Rn. 195 m.w.N.). Weitergehende Gemeinsamkeiten der Zeichen bestehen nicht, insbesondere bewirkt der [X.]lang bestimmende und klangstarke Vokal „a“ bei „[X.]ap-sa“ eine besondere Betonung auf der zweiten Wortsilbe und dem Wortende, die sich in der angegriffenen Marke „[X.]“ nicht wiederfindet. Deren Eigenprägung ist auf die Verwendung des [X.]s „z“ anstelle des in „[X.]aps“ verwendeten Buchstabens „s“ beschränkt.

Mit den [X.] „[X.]“ einerseits und „[X.]“ bzw. „[X.]“ andererseits stehen sich somit klanglich und schriftbildlich ausreichend unterschiedliche Zeichen gegenüber.

Soweit die Vergleichsbezeichnungen „[X.]“ und „[X.]“ begrifflich übereinstimmend auf „[X.]apseln“ und damit beschreibend auf die Verpackungs- und Gebrauchsform bzw. die Funktionsweise der Waren hinweisen, kommt insoweit aus Rechtsgründen die Bejahung einer begrifflichen [X.] nicht in Betracht, weil warenbeschreibende Begrifflichkeiten nicht monopolisiert werden dürften.

Eine unmittelbare [X.] ist daher in keiner Hinsicht gegeben.

bb. Anhaltspunkte für das Vorliegen einer mittelbaren [X.] etwa unter dem Gesichtspunkt einer Markenserie der Widersprechenden mit dem Stammbestandteil „[X.]“ liegen nicht vor.

Auch liegt kein Fall einer [X.] im weiteren Sinn etwa unter der Annahme einer selbständig kennzeichnenden Stellung vor. Die Bejahung einer selbständig kennzeichnenden Stellung eines Bestandteils ([X.]) kommt nur bei einer jüngeren komplexen Marke in Betracht.

Die Fallgestaltung, dass die Widerspruchsmarke ein Unternehmenskennzeichen (hier „[X.]“) enthält, mit der Folge, dass dann dem weiteren Bestandteil (hier „[X.]“) eine selbständig kennzeichnende Stellung zukommen könnte, kommt nicht in Betracht. Ein [X.] einer älteren Marke kann – ohne dass er diese prägt oder dominiert – innerhalb dieser Marke keine selbständig kennzeichnende Stellung einnehmen. Denn dies würde andernfalls auf einen unzulässigen Elementenschutz hinauslaufen (so st. Rspr., vgl. z.B. [X.] 2008, 903 Rn. 34 - [X.]; [X.], 1055 Rn. 31 - airdsl).

d. Der von der Widersprechenden weiter geltend gemachte Löschungsgrund des Sonderschutzes der bekannten Marke gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 [X.] ist vorliegend offensichtlich nicht gegeben. Dies könnte nur dann bejaht werden, wenn es sich bei der Widerspruchsmarke um eine bekannte Marke handelt und die Inhaberin der jüngeren Marke durch die Benutzung einer dazu identischen oder ähnlichen Marke die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung dieser bekannten Widerspruchsmarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt. Bei den [X.] „[X.]“ und „[X.]“ handelt es sich im jedenfalls auch maßgeblichen Prioritätszeitpunkt der jüngeren Marke (gemäß § 51 Abs. 3 [X.]), wie oben bereits festgestellt wurde, zum einen nicht um bekannte Marken, d.h. um Marken, die aufgrund der Dauer und Intensität der Benutzung einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt sind (vgl. hierzu [X.]/Hacker/ Thiering, [X.], 12. Aufl., § 14 Rn. 359 ff m.w.N.) bzw. noch nicht einmal um solche, denen eine gesteigerte [X.]ennzeichnungskraft und damit ein erweiterter Schutzumfang zugebilligt werden kann. Insoweit kann auf die Ausführungen zur gesteigerten [X.]ennzeichnungskraft der [X.] Bezug genommen werden. Aber selbst wenn zugunsten der Widersprechenden aufgrund der sehr bekannten Unternehmensbezeichnung „[X.]“ von einer ausreichenden Bekanntheit der Widerspruchsmarke „[X.]“ ausgegangen wird, handelt es sich gerade nicht um den Fall, in dem die Wertschätzung des bekannten [X.]s „[X.]“ durch die jüngere Marke „[X.]“ ausgenutzt wird. Insoweit ist vorliegend auch kein Fall des § 9 Abs. 1 Nr. 3 [X.] gegeben.

Die Beschwerde der Widersprechenden war daher zurückzuweisen.

2. Zu einer [X.]ostenauferlegung aus Billigkeitsgründen bietet der Streitfall keinen Anlass (§ 71 Abs. 1 [X.]). Den zunächst von der Widersprechenden gestellten [X.]ostenantrag hat die Widersprechende in der mündlichen Verhandlung zurückgenommen.

3. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde war nicht veranlasst, da der Ausgang des Verfahrens im Wesentlichen von der tatrichterlichen Bewertung der geltend gemachten Umstände im Zusammenhang mit der gesteigerten [X.]ennzeichnungskraft der [X.] abhängig war. Die dazu erfolgte Bewertung wie auch die Entscheidung des [X.] im Übrigen steht dabei im Einklang mit der ständigen und gefestigten Rechtsprechung der anderen Senate des [X.], des [X.] und des [X.] (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 und 2 [X.]).