Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 16.09.2003, Az. X ZR 142/01

[X.] DES VOLKESURTEIL[X.]Verkündet am:16. September 2003WermesJustizhauptsekretärals Urkundsbeamterder Geschäftsstellein dem [X.]:ja[X.]Z: neinVerkranzungsverfahrenPatG § 8, ZPO § 138 Abs. 1a) Miterfinder ist jeder, der einen schöpferischen Beitrag zu der Erfindung gelei-stet hat. Die tatrichterliche Bejahung oder Verneinung eines solchen Beitragserfordert Feststellungen dazu, was nach Haupt- und [X.] [X.] Gegenstand der geschützten Erfindung [X.]) Hat das Gericht Beweis zum Zustandekommen der Erfindung erhoben, ist [X.] anzunehmen, daß sich die [X.] ihr günstige Zeugenaussagen hier-zu als Sachvortrag zu eigen machen will.[X.], Urteil vom 16. September 2003 - [X.] - [X.] I- 2 -Der X. Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche [X.] vom 16. September 2003 durch [X.] [X.] [X.] Scharen, [X.], [X.] und [X.] Recht erkannt:Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des [X.] vom 26. April 2001 im Kosten-punkt und insoweit aufgehoben, als die Klage auf [X.] an den [X.] ist.Im Umfang der Aufhebung wird der Rechtsstreit zu anderweiterVerhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revi-sion, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.Von Rechts [X.]:Die [X.]en streiten um die sachliche Berechtigung an der dem am27. Februar 1996 angemeldeten [X.] Patent 196 07 340 und dem aus [X.] abgezweigten Gebrauchsmuster 296 23 616 zugrundelie-genden Erfindung, welche ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Herstellungeines schraubenlinienartig gekrümmten [X.] aus thermoplasti-schem Kunststoffmaterial betrifft, der insbesondere für das Verkranzen von- 3 -Kunststoffdärmen bei der Herstellung von [X.] verwendet wird. Die Klä-gerin begehrt von der als Schutzrechtsinhaberin eingetragenen [X.] dieÜbertragung der Schutzrechte, hilfsweise die Einräumung einer Mitberechti-gung mit der Begründung, neben dem Oberstudienrat [X.]sei als Miterfin-der [X.] an der Erfindung beteiligt gewesen.Ende der 1970er Jahre begann [X.]damit, sich mit der Konfektionie-rung von Kunststoffdärmen zu befassen. Seit Anfang der 1980er Jahre war [X.] den Fabrikanten [X.], der seinerseits derartige Kunststoffdärme herstellte,als Auftragsproduzent tätig, indem er mit einer von [X.] zur Verfügung ge-stellten Maschine [X.] ausführte. Zu einem zwischen den [X.]enstreitigen Zeitpunkt zwischen 1985 und 1989 entstand dabei das [X.] Verkranzungsverfahren, das von [X.]zunächst nicht zum Patent ange-meldet, sondern als geheimes Know-how behandelt wurde.Im August 1987 wurde auf Initiative [X.] die [X.] T. - und[X.] GmbH (in folgenden: [X.]) gegründet, deren Unterneh-mensgegenstand die Fertigung verkranzter [X.] aus [X.] war und in der ein Prototyp einer erfindungsgemäßen Maschinein Betrieb genommen werden sollte.[X.] wurde eine Tochtergesellschaft der [X.], die [X.][X.] AG, V. , (im folgenden: [X.]) auf die Aktivitäten [X.] aufmerksamund versuchte in der Folgezeit, dessen Know-how zu erwerben. Am [X.] trafen [X.]und die [X.] hierüber eine Vereinbarung. Am 2. [X.] schlossen die Gesellschafter der [X.] als "Übergeber" und zwei Gesell-schafter der [X.], die [X.]und M. P. , als "Übernehmer" fernereinen notariellen Geschäftsanteilsübertragungsvertrag, wonach die [X.] 4 -ihre Geschäftsanteile mit Wirkung vom 31. Oktober 1989 an die Übernehmerveräußerten.In § 12 des Vertrages hieß [X.]] tritt durch seine Unterschrift zugleich auf Seiten des Übergebersals gesamtschuldnerisch mithaftender [X.] bei für die von [X.] übernommenen Verpflichtungen und garantiert deren Erfüllung [X.], auch soweit der Übergeber diese persönlich nicht erfüllenkann. Insbesondere ist er, der Initiator und Inspirator der Gesellschaft, andas Konkurrenzverbot in dem festgelegten Umfang gebunden. [[X.]]versichert weiterhin, daß das in [X.] vorhandene und noch über ihndort anwachsende Know-how unverändert [X.] und dem [X.] Verfügung steht und diesem beläßt und er weder gegenüber [X.]noch gegenüber dem Übernehmer Ansprüche, insbesondere auch [X.], geltend macht. [X.] und der Übernehmer können freidarüber verfügen."Ende 1995 trennten die [X.] und [X.]sich. Am 27. Februar 1996 mel-dete die Beklagte auf der Grundlage des von [X.]mitgeteilten [X.] die [X.] an.Am 26. Juni 1998 trat [X.]"sämtliche Miterfinder- und Verwertungs-rechte an der Erfindung" nach der [X.] an die Kläge-rin ab und stimmte der Nachbenennung des am 26. Juni 1994 verstorbenen [X.] als Miterfinder zu. [X.] war geschäftsführender Gesellschafter einer [X.]GmbH gewesen, deren Unternehmensgegenstand u.a. die [X.] Konzeption von Geräten und Anlagen der Elektrotechnik und des Maschi-- 5 -nenbaus war und die seit 1997 als [X.] GmbH firmierte. Die [X.] GmbH er-klärte am 2. Juli 1998 ihrerseits die Abtretung der Miterfinderrechte [X.] 's an dieKlägerin; im Verlaufe des Rechtsstreits gaben die Kinder [X.] 's als seine Erbeneine entsprechende Erklärung ab.Die Klägerin hat behauptet, die Erfindung stamme von [X.]und [X.] .Hinsichtlich der Rechte [X.] hat sie die Auffassung vertreten, diese [X.] nicht (wirksam) auf die Beklagte übertragen worden.Die Übertragungsklage ist in beiden Tatsacheninstanzen ohne Erfolg ge-blieben.Der [X.] hat die Revision der Klägerin nur insoweit angenommen, alsdie Klage auf die behaupteten Rechte [X.] 's an den [X.]n gestütztist.In diesem Umfang verfolgt die Revision den [X.] auf Einräu-mung einer hälftigen Mitberechtigung an den [X.]n weiter.Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen.Entscheidungsgründe:- 6 -Die zulässige Revision hat im Umfang ihrer Annahme Erfolg und führt in-soweit zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung [X.] an das Berufungsgericht.[X.] Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klägerin könne eine sach-liche Berechtigung an den [X.]n nicht von [X.]herleiten. Sie ha-be von [X.]keine Rechte an der geschützten Erfindung erwerben können, da[X.]zum Zeitpunkt seines Vertrages mit der Klägerin solche Rechte nicht mehrzugestanden hätten. Diese Beurteilung steht nicht mehr zur Überprüfung, nach-dem der [X.] insoweit die Revision der Klägerin nicht angenommen hat.I[X.] Dagegen hält es revisionsrechtlicher Nachprüfung nicht stand, daßdas Berufungsgericht auch eine von [X.] abgeleitete Mitberechtigung der Kläge-rin verneint hat.Zu der Frage, ob [X.] seine etwaigen Rechte an der Erfindung nach de-ren Fertigstellung auf [X.]übertragen hat, hat das Berufungsgericht ebenso-wenig Feststellungen getroffen wie dazu, ob diese Rechte, wenn sie bei [X.] verblieben sind, nach dessen Tod von der Klägerin erworben worden sind. [X.] Revisionsverfahren ist deshalb zugunsten der Klägerin davon auszugehen,daß sie, sofern [X.] Miterfinder gewesen ist, Inhaberin seiner sich hieraus erge-benden Rechte an der Erfindung geworden ist.Nach Auffassung des Berufungsgerichts hat die Klägerin die behaupteteMiterfinderschaft [X.] 's nicht bewiesen. Weder dem Sachvortrag der [X.] den Aussagen der Zeugen [X.]und [X.] jun. könne mit der erforderli-chen Sicherheit entnommen werden, ob und gegebenenfalls welche schöpferi-schen Beiträge [X.] 's (sen.) in die Erfindung eingeflossen [X.] 7 -1. Die Revision rügt, das könne schon deshalb keinen Bestand haben,weil das Berufungsgericht keine Feststellungen dazu getroffen habe, worinbeim [X.] eigentlich das Schwergewicht der erfinderischen Leistung lie-ge. Der Zeuge [X.] habe angegeben, daß er bereits Anfang der 1980er [X.] Maschine mit einer beheizten Welle gehabt habe, mit der man 10 m langeSchlauchstücke zu einem Kranz habe umformen können. Eine solche Maschinehabe er [X.]zur Verfügung gestellt, der mit Hilfe seiner Schüler die Konfektio-nierungsarbeit durchgeführt habe. [X.]sei dann auf die Idee gekommen, [X.] den Schlauch über eine beheizbare Rolle führen müsse. Es deute [X.] darauf hin, daß das Schwergewicht der Erfindung darauf beruhe, statteiner beheizten Welle eine beheizbare Rolle zu verwenden, um die herum [X.] geführt und aufgrund der Hitzeeinwirkung letztlich dauerhaftgekrümmt werde. Nach der Aussage des Zeugen [X.]habe aber [X.] sen. u.a.die Lösung dafür gefunden, wie man die Hitze in die Walze bringe. Da es [X.] dieser beheizbaren Walze offenbar um das Kernstück der patentgemäßenErfindung handele, begründe allein die Lösung des Problems, wie man dieseWalze beheizen könne, ohne weiteres einen wesentlichen schöpferischen [X.] zur patentgemäßen Erfindung.2. Die Rüge ist begründet.Miterfinder ist jeder, der einen schöpferischen Beitrag zu der Erfindunggeleistet hat ([X.].Urt. v. 30.4.1968 - [X.], [X.] 1969, 133, 135- Luftfilter; Urt. [X.], [X.], 226, 227- Rollenantriebseinheit). Hingegen reicht konstruktive Mithilfe bei der [X.] nicht aus. Der Beitrag des Miterfinders braucht allerdingsnicht selbständig erfinderisch zu sein; es ist nicht erforderlich, daß er für sich- 8 -allein betrachtet alle Voraussetzungen einer patentfähigen Erfindung erfüllt.Vielmehr begründen nur solche Beiträge, die den Gesamterfolg nicht beeinflußthaben, also unwesentlich in bezug auf die Lösung sind, sowie solche, die aufWeisung eines Erfinders oder eines [X.] geschaffen worden sind, keineMiterfinderschaft ([X.].Urt. v. 5.6.1966 - [X.], [X.] 1966, 558, 559 [X.] Spanplatten; Urt. v. 20.6.1978 - [X.], [X.] 1978, 583, 585- Motorkettensäge; Urt. v. 17.1.1995 - [X.], [X.]. 1996, 16, 18- Gummielastische [X.] Berufungsgericht hat sich nicht näher mit dem Gegenstand der Er-findung befaßt. Infolgedessen ist seine Würdigung nicht nachvollziehbar, auf-grund der Zeugenaussagen sei ihm keine eigene Beurteilung der Frage mög-lich, ob insoweit schöpferische Beiträge [X.] 's vorlägen. Es kommt hinzu, daßdas Berufungsgericht mit der Begründung, ein verbessertes Erinnerungsvermö-gen des Zeugen sei nicht zu erwarten, auch davon abgesehen hat, [X.]erneutzu vernehmen. Die Revision bemängelt mit Recht, daß das Berufungsgericht,wenn es - und so versteht der [X.] das Berufungsurteil - die Aussage [X.] für nicht hinreichend detailliert hielt, diesen näher hätte befragen müs-sen; daß der Zeuge schon bei seiner Erstvernehmung zu weiteren Angabennicht in der Lage gewesen wäre, ist dem Vernehmungsprotokoll nicht zu ent-nehmen.3. Das Berufungsgericht hat weiterhin ausgeführt, unter [X.] gegenbeweislich gehörten Zeugen [X.], [X.]und [X.]könne der von derKlägerin angetretene Beweis "keinesfalls mehr als geführt angesehen [X.] einem Kurzreferat der Aussagen dieser Zeugen resümiert das Berufungs-gericht, es müsse davon ausgegangen werden, daß die wie auch immer gear-teten Hilfestellungen [X.] 's nicht nur den Mitarbeitern der [X.], sondern- 9 -auch den [X.]'schen Mitarbeitern verborgen geblieben seien. Darüber [X.] festgestellt werden, daß sich die Einschätzung des Zeugen [X.], [X.] sei 1986 im wesentlichen fertig gewesen, nicht mit der Erinnerung dergenannten Zeugen decke. Unter diesen Umständen ergäben sich "weiteredurchgreifende Zweifel" an den von der Klägerin geltend gemachten Miterfin-derrechten [X.] 's.Dem läßt sich nicht eindeutig entnehmen, ob das Berufungsgericht denZeugen [X.]im Hinblick auf die Aussagen der Zeugen [X.], [X.]und [X.]fürunglaubwürdig oder seine Aussage zu den Beiträgen [X.] 's für unglaubhaft hält.Auch die Revisionserwiderung geht davon aus, daß sich das Berufungsurteilhierzu nicht abschließend verhält. Die betreffenden Erwägungen des [X.] führen daher gleichfalls nicht weiter.II[X.] Das angefochtene Urteil ist hinsichtlich der Beurteilung der Miterfin-derschaft [X.] 's auch nicht deshalb zutreffend, weil die Klägerin eine solche Mi-terfinderschaft nicht dargetan hätte. Daß der Sachvortrag der Klägerin voll-kommen unsubstantiiert wäre, wie das Berufungsgericht meint, mag nur hin-sichtlich des ursprünglichen Klagevorbringens zutreffen. Nachdem das [X.] jedoch Beweis erhoben hatte, mußte das Berufungsgericht davon ausge-hen, daß sich die Klägerin jedenfalls die ihr günstigen Aussagen der Zeugen[X.]und [X.] jun. zu eigen machen wollte. Damit hat der Klagevortrag die er-forderliche Substanz. Auf dieser Grundlage erweist sich die Verneinung einerMiterfinderschaft [X.] 's auch im Ergebnis nicht als tragfähig.1. Das stellvertretend für die [X.] erörterte [X.] be-zieht sich auf ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Herstellung eines schrau-benlinienartig gekrümmten [X.] aus thermoplastischem Kunst-- 10 -stoffmaterial, bei dem ein aus Kunststoffmaterial bestehender [X.] inaufgeblasenem Zustand durch eine Krümmungsvorrichtung geführt und [X.] solchen Wärmebehandlung unterzogen wird, daß der [X.] [X.] in Form eines schraubenlinienartig gekrümmten Folien-schlauches verläßt.In der [X.]schrift werden verschiedene bekannte Verfahren erör-tert und sodann als Aufgabe der Erfindung angegeben, ein Verfahren zur Her-stellung eines schraubenlinienartig gekrümmten [X.] aus thermo-plastischem Kunststoffmaterial der eingangs genannten Art bereitzustellen, mitwelchem eine bleibende Krümmung des [X.] verbessert werdenkann. Dem ist zu entnehmen, daß die mit den bekannten Verfahren erzielbareKrümmung als unzureichend oder als unzureichend stabil und/oder gleichmäßigerzielbar angesehen wird.Das Ziel einer hinreichend gleichmäßigen und stabilen Krümmung [X.] dadurch erreicht werden, daß der [X.] in [X.] über den Umfang einer erwärmten rotierenden [X.] wird, deren Durchmesser dem für die [X.] des gekrümmten Folien-schlauches gewünschten Durchmesser angepaßt ist, wobei die Scheibe an [X.] mit einer dem Durchmesser des [X.] angepaßtenUmfangsnut versehen ist und der [X.] in der radialen Richtung [X.] an seiner Außenseite erwärmt und anschließend in seinem gekrümm-ten Zustand abgekühlt wird.In den [X.] zum Verfahrensanspruch 1 ist vorgesehen, daßdie Erwärmung des [X.] an der Außenseite durch ein Blasen vonHeißluft bewirkt wird (Anspruch 2) und daß die aus der Krümmungsvorrichtung- 11 -abgeführte [X.] in an den Enden verschlossene Stücke einer [X.] aufgeteilt wird (Anspruch [X.] ist die "Übersetzung" des [X.] in eine Vorrichtung. Er bezieht sich demgemäß [X.]) eine Vorrichtung zur Herstellung eines schraubenlinienartig ge-krümmten [X.] aus thermoplastischem Kunststoffmate-rial mit(a) einer Krümmungsvorrichtung zum Krümmen eines durch [X.] geführten [X.],(b) Zuführmitteln zum Zuführen des [X.] in aufgeblase-nem Zustand an die Krümmungsvorrichtung und(c) [X.] zum Abführen des aus der Krümmungsvorrichtungherauskommenden schraubenlinienartig gekrümmten Folien-schlauches;(3) die Krümmungsvorrichtung weist eine drehbare Scheibe auf, die ander Umfangsseite mit einer Umfangsnut versehen ist, durch die derzu krümmende [X.] hindurchgeführt werden [X.]) es sind [X.] vorgesehen, von denen(a) erste [X.] zum Erwärmen der Scheibe dienen,- 12 -(b) zweite [X.] auf die Scheibe ausgerichtet sind und den überdie Scheibe geführten [X.] außenseitig erwärmen;(5) es sind Kühlmittel zum Abkühlen des gekrümmten [X.]vorhanden.Die Ansprüche 5 und 6 befassen sich näher mit den ersten [X.]n(Merkmal 4 a), die in der Scheibe angeordnete elektrische Heizelemente auf-weisen sollen (Anspruch 5), die über auf der Scheibe angeordnete [X.] gespeist werden können (Anspruch 6).Die zweiten [X.] (Merkmal 4 b) werden in Anspruch 7 analog [X.] näher beschrieben, die Kühlmittel (Merkmal 5) in Anspruch 8.Schließlich sind in den Ansprüchen 9 und 10 Vorrichtungen beansprucht,bei denen Temperaturen der [X.] (Anspruch 9) und Prozeßgeschwindig-keiten (Anspruch 10) geregelt werden können.Nur in der Beschreibung erwähnt und in den Zeichnungen [X.] Führungsrollen 42 und 44, die dafür sorgen sollen, daß der [X.]der Krümmung der Scheibe folgt.2. Nach der vom Berufungsgericht wiedergegebenen Aussage des Zeu-gen [X.]hat [X.] "wesentliche Ideen hinsichtlich der Beheizung der Walze undmit der Geschwindigkeitsregelung des Einzugs und der profilierten [X.]" gehabt; er habe auch "die Lösung dafür gefunden, wie man die Hitze indie Walze bring(e)". Aus dieser Aussage, die die Klägerin sich ersichtlich [X.] zu eigen gemacht hat, könnte sich ergeben, daß die [X.] -der Vorrichtung nach den Ansprüchen 5 und 6 sowie gegebenenfalls auch nachden Ansprüchen 9 und 10 auf [X.] zurückgeht. Insoweit bestehende Zweifel wirddas Berufungsgericht durch nähere Befragung des Zeugen [X.]zu beseitigenversuchen müssen. Es wird sodann, gegebenenfalls mit sachverständiger Hilfe,zu klären haben, ob es sich hierbei um schöpferische Beiträge zu der ge-schützten Erfindung handelt. Die (formale) Aufnahme einer besonderen Ausbil-dung des im [X.] beschriebenen Gegenstandes in einen [X.] sagt für sich noch nichts darüber aus, ob darin auch ein schöpferischerBeitrag zur Gesamterfindung liegt ([X.].Urt. v. 20.2.1979 - [X.], [X.]1979, 540, 541 - Biedermeiermanschetten; Urt. [X.],[X.], 226, 227 - Rollenantriebseinheit).3. Auf die Erwägungen des Berufungsgerichts zu der Bekundung [X.] [X.], [X.] habe auch eine Andrückrolle konstruiert, die den [X.] drücke, kommt es hiernach nicht mehr an. Das Berufungs-gericht hat hierzu gemeint, insoweit bleibe offen, wer die der technischen Um-setzung der Konstruktion zugrundeliegende gedankliche (schöpferische) [X.] erbracht habe. Das Berufungsgericht hat hiermit wohl sagen wollen, inder Konstruktion der Andrückrolle könne nur oder allenfalls dann ein schöpferi-scher Beitrag zu der Erfindung gesehen werden, wenn [X.] die Idee gehabt ha-be, im Rahmen des erfindungsgemäßen Verfahrens oder der erfindungsgemä-ßen Vorrichtung eine Andrückrolle zu verwenden. Entgegen der Auffassung [X.] ist diese Erwägung revisionsrechtlich nicht zu beanstanden, denn mitder näheren Ausgestaltung der Andrückrolle befaßt sich das [X.] nicht.- 14 -Ein Beitrag zu der Erfindung könnte somit allenfalls in dem Vorschlag liegen,zur Führung des [X.] überhaupt eine solche Rolle einzusetzen.Die Revision zeigt indessen nicht auf, daß die Klägerin vorgetragen hätte, [X.] habe einen solchen Vorschlag gemacht.[X.] Scharen [X.] Meier-Beck [X.]