Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 05.10.2005, Az. X ZR 26/03

[X.]IM NAMEN DES VOLKES URTEIL

[X.] Verkündet am: 5. Oktober 2005 [X.] Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja [X.]: nein [X.]R: ja

[X.]

ArbEG § 5 Abs. 1

Jedenfalls dann, wenn ein Arbeitnehmer eine bereits gemeldete [X.], an der er als Miterfinder beteiligt ist, in einer Weise fortentwickelt, die den Gegenstand der Erfindung durch eigenständig erfinderische oder zumin-dest schöpferische Ergänzungen wesentlich verändert und infolgedessen auch eine wesentliche Veränderung der Anteile der Miterfinder bewirkt, bedarf es einer erneuten Meldung der Diensterfindung.

[X.], [X.]. vom 5. Oktober 2005 - [X.] - [X.]
LG Mannheim

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Der X. Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche [X.] vom 5. Oktober 2005 durch den [X.] Scharen, die [X.]in [X.] und die [X.] Prof. Dr. Meier-Beck, [X.] und [X.]
für Recht erkannt:

Die Revision gegen das am 22. Januar 2003 verkündete [X.] des 6. Zivilsenats des [X.] wird auf Kosten des Beklagten zurückgewiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Der Beklagte war bis zum Jahre 1997 Arbeitnehmer der Klägerin. Mit zwei weiteren Arbeitnehmern der Klägerin sowie drei weiteren Beteiligten war er an einer Erfindung beteiligt, die ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Ent-wicklung eines elektrostatischen latenten Bildes betrifft, das sich auf einem beweglichen Bildträger befindet, und von der Klägerin unter Inanspruchnahme der inneren Priorität einer ersten Anmeldung vom 3. Juli 1997 zum Gegenstand der [X.] Patentanmeldung 198 19 390 gemacht wurde. Die Erfindung wurde der Klägerin erstmals am 13. Februar 1997 durch eine Beschreibung des Miterfinders [X.]gemeldet. Die Klägerin bat 1 2 - 3 -

daraufhin diesen und den Beklagten um Ausfüllung des bei ihr üblichen Formu-lars. Eine entsprechende u.a. vom Beklagten unterzeichnete formularmäßige Meldung ging der Klägerin am 19. März 1997 zu; darin bezeichneten die [X.] es als nicht möglich anzugeben, welche Merkmale der Erfindung auf wel-chen Erfinder zurückgingen. Mit Schreiben vom 19. Februar 1998 teilte die Klägerin dem Beklagten mit, sie werde die Erfindung in [X.], [X.] und den [X.] zum Patent anmelden, und gab die Erfindung im Übrigen frei. Der Beklagte ist Inhaber der auf einer [X.] beruhenden [X.] Patentanmeldung 993 623 (Streitpatentanmeldung), für die u.a. die Bundesrepublik [X.] als Vertragsst[X.]t benannt ist, für den Schutz be-gehrt wird, und die gleichfalls eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Entwick-lung eines elektrostatischen latenten Bildes betrifft, das sich auf einem beweg-lichen Bildträger befindet. Die Vorrichtung umfasst eine [X.], um [X.] aus einem Reservoir zu fördern und elektrisch zu la-den, eine drehbar gelagerte Entwicklungswalze zur Aufnahme der geladenen [X.] von der [X.] und zum Transport der aufge-nommenen [X.] in einen Spalt zwischen der Entwicklungswalze und dem Bildträger und schließlich eine Schichtdicke erzeugende Dosiereinrich-tung, die auf dem Weg der [X.] von der [X.] zum Bildträger angeordnet ist. Nach dem Kennzeichen des angemeldeten [X.] sind weitere Mittel zur Vergleichmäßigung der Tonerschicht in Schichtdicke und Ladung vorgesehen. Als solches Mittel ist in den Ansprüchen 2 und 3 mindestens ein an bestimmter Stelle angeordneter Ladungsträgerge-nerator bezeichnet. 3 4 - 4 -

Die Klägerin nimmt, soweit für das Revisionsverfahren noch von [X.], den Beklagten auf Einräumung einer Mitberechtigung an der [X.] Patentanmeldung für die Bundesrepublik [X.] in Anspruch. Das [X.] hat die Klage abgewiesen. Auf die Berufung der Kläge-rin hat das [X.] den Beklagten verurteilt, der Klägerin eine Mit-berechtigung in Höhe von 83,33 % einzuräumen. Mit der vom [X.]at zugelassenen Revision verfolgt der Beklagte den [X.] auf Klageabweisung weiter. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen. Entscheidungsgründe: Die zulässige Revision bleibt ohne Erfolg. [X.] Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung wie folgt begründet: Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme sei davon auszugehen, dass ur-sprünglich allen sechs in der [X.] vom 19. März 1997 [X.] jeweils 1/6 Mitberechtigung an der gesamten, in der Streitpa-tentanmeldung offenbarten Erfindung zugestanden habe. Der Beklagte habe seine Behauptung nicht bewiesen, die Gegenstände der Ansprüche 16 bis 19 und 40 bis 42 dieser Anmeldung (richtig: der [X.] Patentanmeldung 198 19 390) gingen allein auf seine erfinderische Tätigkeit zurück, denn der dazu gehörte Zeuge [X.]habe bekundet, es sei nicht möglich und auch schon zum Erfindungszeitpunkt nicht möglich gewesen, einzelne Teile der Er-findung bestimmten Miterfindern zuzuordnen. Der [X.]at sei auch davon über-zeugt, dass die in der Streitpatentanmeldung beschriebene Erfindung mit dem 5 6 7 8 9 - 5 -

Gegenstand der [X.] [X.] 198 19 390 im [X.] identisch übereinstimme, da in der Streitpatentanmeldung dieselben Miterfinder genannt seien wie in der [X.] vom 19. März 1997; es erscheine in [X.] Maße unwahrscheinlich, wenn nicht ausgeschlossen, dass eine aus sechs Mitgliedern bestehende Erfindergemeinschaft gleichzeitig und in demselben beruflichen Tätigkeitsbereich zwei unterschiedliche, von voneinander [X.] technischen Merkmalen geprägte Erfindungen mache. Die Klägerin sei Inhaberin der Anteile aller Miterfinder mit Ausnahme des Beklagten. Der Beklagte habe nicht bestritten, dass die Anteile der Miterfinder [X.]und [X.]durch Vertrag auf die Klägerin übergegangen seien, und nach dem Ergebnis der Be-weisaufnahme stehe auch fest, dass der Miterfinder [X.]der Klägerin seinen Anteil übertragen habe und die Anteile der Miterfinder [X.]und Dr. S. von der Klägerin mit Schreiben vom 27. Juni 1997 rechtzeitig schrift- lich in Anspruch genommen worden seien. Die [X.] sei erst durch die [X.] vom 19. März 1997 in Gang gesetzt worden; die Mitteilung vom 13. Februar 1997 sei keine vollständige [X.] gewesen, da sie lediglich eine als Anmeldevorschlag gedachte technische [X.] ohne die weiteren in dem von der Klägerin verwendeten Formblatt geforderten Angaben enthalten habe. Da sich die Klägerin schließlich in der Freigabeerklärung eine Anmeldung der Erfindung in [X.] vorbehalten habe, seien die Erfinder und sei der Beklagte auch zur Benennung [X.] in einer [X.] Patentanmeldung nicht berechtigt gewesen. I[X.] Das hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht in allen Punk-ten stand. Im Ergebnis hat das Berufungsgericht der Beklagten jedoch zu Recht einen Anspruch nach Art. II § 5 [X.] auf Einräumung einer Mitbe-rechtigung in Höhe von 5/6 an der Streitpatentanmeldung zuerkannt. 10 - 6 -

1. Dem Beklagten steht jedenfalls kein größerer Anteil als 1/6 an dem Gegenstand der Anmeldung zu. a) Die vom Berufungsgericht hierfür gegebene Begründung ist [X.] nicht tragfähig. Die Behauptung des Beklagten geht dahin, von ihm [X.] der - in der Mitteilung vom 13. Februar 1997 und auch in der [X.] vom 19. März 1997 noch nicht angeführte - Gedanke, durch einen [X.], insbesondere eine Ionenquelle, eine gleichmäßigere Ladung der [X.] zu erzielen. Diesen Gedanken habe er unmittelbar nach dem 13. Februar 1997 über den [X.]

in die Arbeiten zur Vorbereitung der Patentanmeldung der Klägerin eingebracht. Diese Behaup-tung ist ohne weiteres mit dem Umstand vereinbar, dass in der [X.] dieselben Erfinder genannt sind wie in der [X.] vom 19. März 1997, da es sich um eine Ergänzung der ursprünglichen Erfindung handelt. Auch der Umstand, dass der Zeuge [X.]nicht bestätigen konnte, dass der vom Beklagten als eigenständige Erfindung beanspruchte Gedanke tatsächlich auf diesen zurückgeht, rechtfertigt die Annahme gleich großer [X.]e noch nicht, denn nicht der Beklagte muss beweisen, dass und in welchem Umfang ihm Rechte an der angemeldeten Erfindung zu-stehen, sondern die Klägerin muss beweisen, inwiefern diese nicht dem [X.], sondern ihr gebühren. b) Auch wenn jedoch zugunsten des Beklagten unterstellt wird, dass die Maßnahmen zur Erzielung einer gleichmäßigeren Ladung eine allein von ihm gemachte Erfindung darstellen und es deshalb rechtfertigen, von einem - nach seiner Auffassung ganz erheblich - größeren Anteil des Beklagten an der Entstehung der gesamten mit der Streitpatentanmeldung zum Patentschutz angemeldeten Erfindung auszugehen, steht dieser Anteil jedoch nicht dem [X.] 13 - 7 -

klagten, sondern der Klägerin zu. Denn die Klägerin hat diese Erfindung des Beklagten rechtzeitig in Anspruch genommen (§ 6 ArbEG). [X.]) Auch hierbei handelt es sich um eine Diensterfindung des [X.]. Soweit er dies in der mündlichen Verhandlung in Abrede gestellt hat, kann er damit nicht gehört werden. Die Feststellung des Berufungsgerichts, die der Streitpatentanmeldung zugrundeliegende Erfindung sei während der Dienstzeit des Beklagten bei der Klägerin gemacht worden, ist nicht mit Verfahrensrügen angegriffen. Vielmehr hat die Revision geltend gemacht, der Beklagte [X.] die alleinige [X.] "bezüglich der nachträglich einge-flossenen Sachverhalte der [X.], wie sie in den Ansprüchen 16 - 19 und 40 - 42 der Patentanmeldung der Klägerin – ihren Niederschlag gefunden haben", und den hierzu in den Tatsacheninstanzen gehaltenen Vortrag als übergangen gerügt. Soweit in der in der Revisionsbegründung in Bezug genommenen Begründung der Nichtzulassungsbeschwerde darüber hinaus angeführt wird, der Beklagte habe vorgetragen, "dass in die [X.] wesentliche Ergänzungen und umfassendere Hauptansprüche eingeflossen sind, die allein dem Beklagten gehören, und dass die gleichmäßigen Erfinderanteile nur auf die Inhalte der [X.] bis zum Datum des 13. Februar 1997 bezogen sind", ist dem hierzu in Bezug genommenen schriftsätzlichen Vorbringen nur zu entnehmen, dass die von dem Beklagten allein für sich in Anspruch genommene Erfindung in der [X.] ausführlicher beschrieben sei und in den Ansprüchen umfassenderen Ausdruck gefunden habe als in den genannten Unteransprüchen der Patentanmeldung der Klägerin. Hingegen ist nicht die - mit der in der Revisionsbegründung in Bezug genommenen unvereinbare - Behauptung aufgestellt worden, diese Erfindung sei erst nach dem Ausscheiden des Beklagten bei der Klägerin entstanden. 14 - 8 -

[X.]) Die [X.] der Klägerin, die ihm am 30. Juli 1997 zugegangen ist, musste der Beklagte auf den gesamten Inhalt der der Klägerin zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Angaben zur Erfindung beziehen. Dazu gehörten auch die erfinderischen Ergänzungen, die der Beklagte nach seinem Vorbringen nach dem 13. Februar 1997 über [X.]eingebracht hatte. Nimmt der Arbeitgeber Erfinderrechte eines Arbeitnehmers in Anspruch, geht sein Wille nämlich regelmäßig dahin, sämtliche technischen Erkenntnisse des Arbeitnehmererfinders zu verwerten, die die ihm mitgeteilte [X.] betreffen und sich für die Schutzrechtsanmeldung, zu der der Arbeitgeber nach § 13 Abs. 1 ArbEG verpflichtet ist, nutzen lassen. Ist eine Diensterfindung - wie hier vom Beklagten behauptet - gegenüber einer (ersten) Meldung oder sonstigen Mitteilung weiterentwickelt worden und ist diese Weiterentwicklung dem Arbeitgeber - in welcher Form auch immer - übermittelt worden, kann der Arbeitnehmer vernünftigerweise nicht annehmen, der Arbeitgeber wolle nur dasjenige in Anspruch nehmen, was in der (ersten) Meldung oder Mitteilung angegeben worden ist. Für den Umfang der [X.] ist auch unerheblich, ob für den Einsatz von Mitteln zur Vergleichmäßigung der Tonerschicht in Schicht-dicke und Ladung, in dem der Beklagte eine eigenständige Erfindung sieht, in der Patentanmeldung der Klägerin der größtmögliche Schutz begehrt worden ist. Gegenstand der Inanspruchnahme ist die Diensterfindung als solche, nicht das, was durch die Formulierung entsprechender Patentansprüche zum Ge-genstand des auf ihrer Grundlage angemeldeten Patents gemacht worden ist ([X.] 106, 84, 89 - [X.]). [X.]) Jedenfalls hinsichtlich der die Mittel zur Vergleichmäßigung der Tonerschicht in Schichtdicke und Ladung betreffenden Erfindung war die [X.] 17 - 9 -

spruchnahmefrist noch nicht abgelaufen, denn insoweit hat der Beklagte eine [X.] nicht abgegeben (§ 6 Abs. 2 Satz 2 ArbEG). Einer solchen (zweiten) [X.] hätte es jedoch bedurft. Das versteht sich von selbst, wenn die vom Beklagten zur [X.] entwickelten Anweisungen an den Fachmann eine eigenständige Erfindung darstellten, denn für jede Diensterfindung gilt die Ver-pflichtung des Arbeitnehmers, sie dem Arbeitgeber unverzüglich gesondert schriftlich zu melden (§ 5 Abs. 1 Satz 1 ArbEG). Nichts anderes gilt, wenn diese Anweisungen lediglich als schöpferische Ergänzungen der ursprünglich gemeldeten Diensterfindung zu qualifizieren sein sollten. In der Meldung einer Diensterfindung hat der Arbeitnehmer die technische Aufgabe, ihre Lösung und das Zustandekommen der Erfindung zu beschreiben (§ 5 Abs. 2 Satz 1 ArbEG). Die Meldung soll ferner die Mitarbeiter sowie Art und Umfang ihrer Mitarbeit angeben und hervorheben, was der mel-dende Arbeitnehmer als seinen eigenen Anteil ansieht (§ 5 Abs. 2 Satz 3 Arb-EG). Auch diese Angaben stehen nicht im Ermessen des Arbeitnehmers ([X.].[X.]. v. 18.3.2003 - [X.], [X.], 702 - Gehäusekonstruktion) und beziehen sich auf den gesamten Umfang der Diensterfindung. Jedenfalls dann, wenn der Arbeitnehmer eine bereits gemeldete Diensterfindung in einer Weise fortentwickelt, die den Gegenstand der Erfindung durch eigenständig erfinderische oder zumindest schöpferische Ergänzungen wesentlich verändert und infolgedessen auch eine wesentliche Veränderung der Anteile der Miter-finder bewirkt, bedarf es daher einer erneuten Meldung. Dabei handelt es sich nicht um einen Anwendungsfall des § 5 Abs. 3 ArbEG. Eine Meldung, die den Anforderungen des Absatzes 2 nicht entspricht, gilt zwar nach § 5 Abs. 3 ArbEG als ordnungsgemäß, wenn der Arbeitgeber 18 19 20 - 10 -

keine Ergänzung verlangt. Dazu hat er jedoch nur Gelegenheit, wenn und so-weit ihm die Diensterfindung überhaupt gemeldet wird. Daran fehlt es, soweit die gemeldete Erfindung nach der Meldung wesentliche Fortentwicklungen er-fährt. Mithin war auch im Streitfall eine weitere Meldung erforderlich, denn die Meldung vom 19. März 1997 war - das Vorbringen des Beklagten als richtig unterstellt - weder geeignet, der Klägerin eine zutreffende Vorstellung vom ge-samten Umfang der Erfindung noch von der Beteiligung der Miterfinder an ihr zu vermitteln. c) Die Freigabeerklärung berechtigte den Beklagten, wie das [X.] zutreffend ausgeführt hat, zwar zu einer [X.] Patentan-meldung, nicht aber zur Benennung der Bundesrepublik [X.]. Denn die Beklagte hat die Erfindung für [X.] (sowie die [X.] und [X.]) nicht freigegeben. Das Recht - auf nationalem oder [X.] Weg - Patent-schutz für [X.] zu erwirken, verblieb daher bei der Klägerin. 2. Das Berufungsgericht hat auch zu Recht angenommen, dass die Anteile der übrigen Miterfinder an der Erfindung auf die Klägerin übergegangen sind. Den vertraglichen Erwerb der Anteile der Miterfinder [X.]und [X.] hat das Berufungsgericht, von der Revision unbeanstandet, als unstreitig fest-gestellt. Das Berufungsgericht hat ferner aufgrund der von ihm durchgeführten Beweisaufnahme die Überzeugung gewonnen, dass auch der Miterfinder [X.] der Klägerin seinen Anteil jedenfalls stillschweigend übertragen hat, was im Übrigen im Einklang mit der - wie die nachfolgend noch zu erörternde [X.] -

lautende Erklärung des Miterfinders [X.]- als hilfsweise Übertragungser- klärung zu wertenden schriftlichen Erklärung des Zeugen vom 8. April 2002 ([X.]. [X.]) steht. Soweit die Revision hierin einen Widerspruch zu dem von dem Zeugen [X.]gegenüber dem Beklagten erklärten Verzicht auf die Aus- landsrechte sehen will, verkennt sie, dass hiervon eine [X.] Patentan-meldung für [X.] gerade nicht erfasst war. Entsprechendes gilt für die vom Berufungsgericht festgestellte rechtzei-tige Inanspruchnahme des Erfindungsanteils des Miterfinders [X.]. In diesem Zusammenhang kommt es nicht darauf an, ob bereits die Beschreibung des Miterfinders [X.]vom 13. Februar 1997 eine ordnungsgemäße [X.] darstellt. Denn es handelte sich jedenfalls nicht um eine [X.] des Miterfinders [X.]. Die Meldepflicht trifft indes jeden Miterfinder. Sind an dem Zustandekommen einer Erfindung mehrere Ar-beitnehmer beteiligt, können sie zwar nach § 5 Abs. 1 Satz 2 ArbEG die Mel-dung gemeinsam abgeben. Die Beschreibung des Miterfinders [X.] stellt jedoch keine gemeinsame [X.] dar. Als "Bearbeiter" ist vielmehr lediglich [X.]genannt. Die übrigen Miterfinder sind lediglich von [X.]als "an der Erfindung beteiligte Personen aufgeführt". Sie haben die Beschreibung weder unterzeichnet, noch ist diese sonst in [X.] als Meldung auch der übrigen Miterfinder kenntlich. Gegenüber dem Miterfinder [X.] begann die [X.] daher erst mit der der Klägerin am 19. März 1997 zugegangenen Meldung. Schließlich hat die Klägerin auch den Anteil des Miterfinders Dr. B.

erworben. Allerdings ist dem Angriff der Revision gegen die Beurteilung des [X.]s, die Klägerin habe auch insoweit die [X.] ge-26 27 28 - 12 -

wahrt, der Erfolg nicht zu versagen. Das Berufungsgericht begründet seine An-nahme, die Mitteilung vom 13. Februar 1997 sei keine vollständige Erfin-dungsmeldung gewesen, lediglich damit, dass diese nur eine als [X.] gedachte technische Beschreibung "ohne die weiteren in dem von der Klägerin verwendeten Formular für [X.]en geforderten Anga-ben" enthalten habe. Das lässt weder erkennen, dass es sich nicht um eine [X.] im Sinne des § 5 Abs. 1 ArbEG gehandelt hat, noch dass die Meldung den Anforderungen des § 5 Abs. 2 ArbEG nicht entsprochen hätte und dass die Klägerin insoweit gemäß § 5 Abs. 3 ArbEG erklärt hätte, dass und in welcher Hinsicht die Meldung einer Ergänzung bedürfe. Entgegen der [X.] der Revisionserwiderung ist dem Berufungsurteil auch nichts dafür zu entnehmen, dass in der Meldung keine fertige Erfindung beschrieben worden wäre. Von einer Wahrung der [X.] kann daher für das Revisi-onsverfahren nicht ausgegangen werden. Gleichwohl stellt sich das Berufungsurteil im Ergebnis als zutreffend dar, weil der Miterfinder [X.]der Klägerin seinen etwa frei gewordenen [X.] jedenfalls vertraglich übertragen hat. Das ergibt sich, wie in der mündlichen Verhandlung erörtert, aus der von der Klägerin angenomme-nen Erklärung des Zeugen vom 12. April 2002, die die Klägerin als [X.]age [X.] zu den Akten des Berufungsverfahrens gereicht hat und die das [X.], nachdem das Berufungsgericht dies unterlassen hat und weitere tatsäch-liche Feststellungen dazu weder erforderlich noch zu erwarten sind, selbst aus-legen kann (vgl. [X.], [X.]. [X.], NJW 2002, 1421, 1424; [X.]. v. 30.9.1999 - [X.], NJW 1999, 3708, 3709). Die Erklärung lautet: "Hiermit erkläre ich, dass mein Anteil an der [X.] – durch Inanspruchnahme auf die (Klägerin) übertragen wurde. 29 - 13 -

Vorsorglich erkläre ich hiermit, dass sämtliche Rechte an meinem Teil der Erfindung bei der (Klägerin) liegen." - 14 -

[X.] enthält lediglich eine rechtliche Wertung. Der zweite Satz stellt eine vorsorgliche Erklärung für den Fall dar, dass die rechtliche Wertung des ersten Satzes nicht zutrifft, weil der [X.] nicht durch Inan-spruchnahme auf die Klägerin übergegangen ist. Wenn gleichwohl sämtliche Rechte bei der Klägerin liegen sollen, so bekundet der Miterfinder [X.] damit seinen Willen, diese Rechte, soweit dies nicht bereits anderweitig ge-schehen sein sollte, auf die Klägerin zu übertragen. Auch insoweit steht aus den bereits erörterten Gründen der gegenüber dem Beklagten erklärte Verzicht auf [X.] nicht entgegen. II[X.] Da die Revision somit erfolglos bleibt, hat der Beklagte nach § 97 Abs. 1 ZPO auch die Kosten des Revisionsverfahrens zu tragen. Scharen [X.] Meier-Beck

[X.] [X.] Vorinstanzen: [X.], Entscheidung vom 13.07.2001 - 7 O 866/00 - [X.], Entscheidung vom 22.01.2003 - 6 U 134/01 - 30 31