Bundespatentgericht, Beschluss vom 18.10.2019, Az. 27 W (pat) 1/17

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der am 30. November 2005 angemeldeten abstrakten Farbmarke [X.] 71 072 „Blau“ ([X.] C)

am 12. November 2007 eingetragen als verkehrsdurchgesetztes Zeichen für die Waren der

Klasse 3: „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, nämlich Haut- und Körperpflegeprodukte“.

Am 7. Januar 2008 hat die Beschwerdegegnerin die vollständige Löschung der vorgenannten Marke mit der Begründung beantragt, die Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung des nicht unterscheidungskräftigen und freihaltebedürftigen Zeichens lägen nicht vor; diesem Löschungsantrag hat die Beschwerdeführerin fristgerecht widersprochen.

Nachdem das [X.] ([X.]), Markenabteilung 3.4, mit Beschluss vom 22. Februar 2010 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet hatte und die hiergegen eingelegte Beschwerde der [X.] zunächst mit Beschluss des 24. Senats des [X.] vom 19. März 2013 ([X.] 24 W (pat) 75/10, [X.], 185 – Farbmarke Blau) zurückgewiesen worden war, hat der [X.] mit Beschluss vom 9. Juli 2015 auf die Rechtsbeschwerde der [X.] den Beschluss des [X.] vom 19. März 2013 aufgehoben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das [X.] zurückverwiesen ([X.] I ZB 65/13, [X.], 1012 – Nivea-Blau).

Mit Beschluss vom 23. Oktober 2018 hat der erkennende Senat Beweis erhoben durch Einholung eines demoskopischen Sachverständigengutachtens der [X.] zur Frage der Verkehrsdurchsetzung der angegriffenen abstrakten Farbmarke in Bezug auf bestimmte Warengruppen aus dem Bereich der „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, nämlich Haut- und Körperpflegeprodukte“.

Auf den in der mündlichen Verhandlung vom 2. Juli 2019 erteilten Hinweis des Senats, dass die beschwerdegegenständliche abstrakte Farbmarke Nr. 305 71 072 „Blau“ ([X.] C) der Beschwerdeführerin nach dem demoskopischen Gutachten der [X.] vom 23. April 2019 auf der Basis von Verkehrsbefragungen im Zeitraum Februar bis April 2019 für Warengruppen aus dem Bereich der „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege – nämlich Haut- und Körperpflegeprodukte – nämlich

1. Deodorants,

2. Mittel zur Haarpflege,

3. Mittel zur Körperreinigung, nämlich Dusch- und [X.], Seifen,

4. Mittel zum Rasieren, nämlich Rasierschaum, Rasiergel, [X.],

5. Mittel zur Hautpflege,

6. Mittel zur Gesichtspflege“,

verkehrsdurchgesetzt sei, hat die Beschwerdeführerin das Warenverzeichnis der angegriffenen Marke 305 71 072 (abstrakte Farbmarke – Farbton 280 C / „[X.]“) auf die vorgenannten Waren beschränkt.

Die Beschwerdegegnerin hat keine Einwände gegen die Feststellungen des Senats im Hinblick auf die Verkehrsdurchsetzung der angegriffenen Marke für die genannten Warengruppen erhoben und den Löschungsantrag zurückgenommen; die Beschwerdeführerin hat der Rücknahme des Löschungsantrags widersprochen.

Sie ist der Ansicht, dass es ihrer Zustimmung zur Rücknahme des Löschungsantrags gem. § 82 Abs. 1 [X.] i. V. m. § 269 Abs. 1 ZPO schon deshalb bedürfe, weil bereits eine mündliche Verhandlung stattgefunden habe. Da durch den Löschungsantrag ein kontradiktorisches Verfahren eingeleitet worden sei, sei die Vorschrift des § 269 Abs. 1 ZPO im vorliegenden Verfahren anwendbar. Zudem habe der [X.] in seiner Entscheidung „Legostein“ ([X.], [X.], 231) ausdrücklich betont, dass auch im Markenlöschungsverfahren diejenigen zivilprozessualen Regelungen zur Anwendung kommen sollten, die einer endgültigen Befriedung eines kontradiktorischen Parteienstreits dienen und einen erneuten Streit über denselben Streitgegenstand verhindern; eben diesem Ziel diene die Vorschrift des § 269 Abs. 1 ZPO. Dabei sei vorliegend insbesondere zu berücksichtigen, dass zwischen den Beteiligten auch ein die angegriffene Marke betreffendes Verletzungsverfahren anhängig sei, das vom [X.] im Hinblick auf das vorliegende Löschungsverfahren ausgesetzt worden sei. Eine Sachentscheidung des Senats sei daher nicht nur zur Vermeidung eines erneuten Streits über denselben Streitgegenstand vonnöten, sondern auch, weil diese Sachentscheidung sowohl in materieller als auch in prozessualer Hinsicht unmittelbare Auswirkungen auf den bereits anhängigen Verletzungsrechtsstreit habe. Dabei stehe die Ausgestaltung des [X.] als Popularklage der Anwendung des § 269 Abs. 1 ZPO nicht entgegen; vielmehr spreche für das Zustimmungserfordernis des § 269 Abs. 1 ZPO auch ein öffentliches Interesse an einer verbindlichen Klärung der Frage, ob eine Marke, an deren rechtmäßiger Eintragung Zweifel geäußert und diese öffentlich gemacht worden seien, zu Recht im Register verbleiben könne.

Zu dieser Frage sei auch die Rechtsbeschwerde zuzulassen, da höchstrichterlich zu klären sei, ob ein Löschungsantrag gegen den Widerspruch der Markeninhaberin zurückgenommen werden könne und ob ein Feststellungsinteresse für einen Feststellungsantrag hinsichtlich der Verkehrsdurchsetzung der angegriffenen Marke bestehe.

Die Beschwerdeführerin beantragt wörtlich,

1. festzustellen, dass für die Marke 305 710 72 Verkehrsdurchsetzung für die Waren „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, nämlich Deodorants; Mittel zur Haarpflege; Mittel zur Körperreinigung, nämlich Dusch- und [X.], Seifen; Mittel zum Rasieren, nämlich Rasierschaum, Rasiergel, [X.]; Mittel zur Hautpflege; Mittel zur Gesichtspflege“ nachgewiesen wurde,

2. den Beschuss des [X.], Markenabteilung 3.4, vom 22. Februar 2010 für wirkungslos zu erklären, und

3. die Rechtsbeschwerde zuzulassen zu den Fragen:

Kann der Löschungsantrag ohne Zustimmung der Beschwerdeführerin im vorliegenden Verfahren zurückgenommen werden?

Besteht ein Feststellunginteresse für den von der Beschwerdeführerin gestellten Feststellungsantrag?

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

den Antrag zu 1. der Beschwerdeführerin mangels Feststellungsinteresses zurückzuweisen.

Sie ist der Ansicht, dass der Löschungsantrag jederzeit zurückgenommen werden könne, solange das Löschungsverfahren anhängig sei. § 269 Abs. 1 ZPO sei bereits deswegen nicht anwendbar, weil das durch diese Vorschrift geschützte Rechtsschutzinteresse eines Beklagten im Zivilprozess, durch das Zustimmungserfordernis zur Klagerücknahme und damit durch eine klageabweisende Sachentscheidung vor einer erneuten Klageerhebung geschützt zu werden, aufgrund der Ausgestaltung des Löschungsantrags als [X.] vorliegend entfalle. Zudem werde durch die Rücknahme des Löschungsantrags ebenso eine endgültige Befriedung erreicht, da die verfahrensgegenständliche Marke für die vom demoskopischen Gutachten behandelten Warengruppen als verkehrsdurchgesetztes Zeichen eingetragen bleibe. Das zwischen den Beteiligten geführte Verletzungsverfahren werde in jedem Falle auf dieser Grundlage fortgeführt und das Ergebnis der Beweisaufnahme im vorliegenden Verfahren könne von der Beschwerdeführerin im Verletzungsverfahren eingeführt werden. Im Übrigen habe die Vorinstanz im Verletzungsverfahren, das [X.], den Bestand der angegriffenen Marke ausdrücklich unterstellt und Verwechslungsgefahr aus anderen Gründen verneint. Die Zurücknahme des Löschungsantrags zur Vermeidung einer Zurückweisung dieses Antrags durch das Gericht stelle ein legitimes prozessuales Verhalten der Beschwerdegegnerin dar.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die Beschwerde ist begründet, soweit noch die Feststellung der Wirkungslosigkeit des angegriffenen Beschlusses beantragt wird; im Übrigen führen die in der Beschwerde noch gestellten Anträge nicht zum Erfolg.

Da es sich vorliegend um ein Verfahren über einen Löschungsantrag handelt, der vor dem 14. Januar 2019 gestellt worden ist, sind für das Löschungsverfahren die Vorschriften der §§ 50, 54 [X.] in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden (§ 158 Abs. 3 bis 5 [X.]).

Klarstellend ist der angegriffene Beschluss des [X.], Markenabteilung 3.4, vom 22. Februar 2010, mit dem die Löschung der angegriffenen Marke ausgesprochen worden war, für wirkungslos zu erklären.

Mit der Rücknahme des Löschungsantrags ist die Grundlage des angegriffenen Beschlusses entfallen (vgl. [X.], GRUR 1977, 664, 665 – [X.]), so dass in entsprechender Anwendung des [X.] aus § 269 Abs. 3 S. 1, Abs. 4 S. 1 ZPO die Wirkungslosigkeit dieses Beschlusses auszusprechen ist (vgl. [X.], [X.], 818 – [X.] (zum Kollisionsverfahren); [X.] (pat) 119/10; [X.] (pat) 88/01, abrufbar über juris.de; [X.] in: [X.] Markenrecht, 18. Edition, Stand: 01.07.2019, § 66 Rn. 160; [X.]/ Hacker/Thiering, [X.], 12. Aufl. 2018, § 82 Rn. 33).

Die Beschwerdeführerin hat auch ein Rechtsschutzinteresse an der Beseitigung des insoweit aufgrund des Beschlusses des [X.] hervorgerufenen unzutreffenden Rechtsscheins. Denn der angegriffene Beschluss des [X.], Markenabteilung 3.4, vom 22. Februar 2010, hat die Löschung der angegriffenen Marke für den Oberbegriff „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, nämlich Haut- und Körperpflegeprodukte“ angeordnet. Die Eintragung der verfahrensgegenständlichen abstrakten Farbmarke hat jedoch nach Beschränkung des Verzeichnisses durch die Beschwerdeführerin und Rücknahme des Löschungsantrags durch die Beschwerdegegnerin für die unter diesen Oberbegriff fallenden Waren der Klasse 3 „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, nämlich Deodorants; Mittel zur Haarpflege; Mittel zur Körperreinigung, nämlich Dusch- und [X.], Seifen; Mittel zum Rasieren, nämlich Rasierschaum, Rasiergel, [X.]; Mittel zur Hautpflege; Mittel zur Gesichtspflege“ (vgl. [X.], [X.], 1012, Rn. 43 – [X.]) weiterhin Bestand.

Der Beschluss ist vollständig – und nicht nur beschränkt auf die vorgenannten Warengruppen – aufzuheben, da er im Hinblick auf die Rücknahme des Löschungsantrags insgesamt gegenstandslos ist und keine Wirkung mehr entfaltet.

Demgegenüber bedarf es keiner Entscheidung in der Sache mehr über die Frage, ob die angegriffene abstrakte Farbmarke mangels Verkehrsdurchsetzung zu löschen war. Mit der Rücknahme des Löschungsantrags entfällt die Grundlage für den angegriffenen Beschluss und für das Löschungsverfahren insgesamt, so dass die von der Beschwerdegegnerin in der mündlichen Verhandlung erklärte Rücknahme des Löschungsantrags ohne Weiteres zur Beendigung des [X.] geführt hat (vgl. [X.], GRUR 1977, 664, 665 – [X.]).

Die Rücknahme des Löschungsantrags bedarf – entgegen der Annahme der Beschwerdeführerin und ihrer diesbezüglichen Ausführungen – nicht der Zustimmung der Inhaberin der angegriffenen Marke (vgl. [X.] in: [X.] Markenrecht, 18. Edition, Stand: 01.07.2019 Rn. 28; s. a. [X.] (pat) 408/08 zum Gebrauchsmusterrecht, abrufbar über juris.de).

Die zeitliche Beschränkung des § 269 Abs. 1 ZPO, nach der eine Klage ohne Einwilligung des Beklagten nur bis zum Beginn der mündlichen Verhandlung zur Hauptsache zurückgenommen werden kann, ist nicht entsprechend auf die Rücknahme eines Löschungsantrags im markenrechtlichen (Beschwerde-)Verfahren anwendbar. Dass die Rücknahme eines Löschungsantrags ebenso wie die Rücknahme eines Widerspruchs während des laufenden Verfahrens jederzeit ohne Zustimmung der Gegenseite zulässig ist, entspricht der ständigen Rechtsprechung des [X.] und des [X.]s; denn bereits mit der Rücknahme des Löschungsantrags und des Widerspruchs ist die Grundlage für das Löschungs- bzw. Widerspruchsverfahren entfallen (vgl. zum Löschungsverfahren [X.], [X.], 404, Rn. 19 – Quadratische Tafelschokoladenverpackung [X.]; [X.], GRUR 1977, 664, 665 – [X.]; Fezer, Markenrecht, 4. Auflage 2009, § 54 Rn. 5; [X.] in: [X.]/Hacker/Thiering, [X.], 12. Aufl. 2018, § 54 Rn. 9; vgl. zum Widerspruchsverfahren [X.], [X.], 818 – [X.]; [X.] 33 W (pat) 547/10, Rn. 26 – Omega, abrufbar über juris.de; [X.] in: [X.] Markenrecht, 18. Edition, Stand: 01.07.2019, § 42 Rn. 116; [X.] in: [X.]/Hacker/Thiering, [X.], 12. Aufl. 2018, § 42 Rn. 50; vgl. zur Rücknahme des Löschungsantrags im Gebrauchsmusterverfahren [X.] (pat) 440/07, Rn. 15 [X.]; [X.] (pat) 408/08, Rn. 11; abrufbar jeweils über juris.de).

Der weitere im Rahmen der Beschwerde gestellte Antrag zu 1. der Beschwerdeführerin auf Feststellung dahingehend, dass für die Marke 305 71 072 Verkehrsdurchsetzung für die Waren „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, nämlich Deodorants; Mittel zur Haarpflege; Mittel zur Körperreinigung, nämlich Dusch- und [X.], Seifen; Mittel zum Rasieren, nämlich Rasierschaum, Rasiergel, [X.]; Mittel zur Hautpflege; Mittel zur Gesichtspflege“ nachgewiesen wurde, ist zurückzuweisen.

Da mit der Rücknahme des Löschungsantrags durch die Beschwerdegegnerin dem Löschungsverfahren die Grundlage entzogen ist, sind Feststellungen zu den dem Löschungsverfahren zugrundeliegenden Fragen grundsätzlich nicht mehr zu treffen.

Die Möglichkeiten Rechtsbehelfe einzulegen sind für das Registerverfahren Marken betreffend durch das [X.] abschließend geregelt. Insofern ist das [X.] lex specialis und abschließend auch gegenüber den in der Zivilprozessordnung vorgesehenen Klagemöglichkeiten (so schon „Amtliche Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Markenrechts und zur Umsetzung der [X.]/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Markenrechtsreformgesetz)“, [X.] 10 a. E.). Auch wenn die entsprechende Anwendung der Verfahrensvorschriften der Zivilprozessordnung nach § 82 Abs. 1 [X.] in den Fällen in Betracht kommt, in denen das [X.] keine ausdrückliche Regelung trifft, rechtfertigt der Normzweck des § 82 Abs. 1 [X.], der prinzipiell eine Rechtsfolgenverweisung darstellt, es daher grundsätzlich nicht, Rechtsmittel und sonstige Rechtsinstitute der Zivilprozessordnung, die vom Gesetzgeber nicht in das [X.] aufgenommen worden sind, in das patentgerichtliche Verfahren einzuführen (so auch Fezer [X.], 4. Aufl. 2009, [X.] § 82 Rn. 3; [X.], [X.], 339 – Markenregister).

Nur für den Fall, dass die mit einem Löschungsantrag nach §§ 50, 54 [X.] angegriffene Eintragung einer Marke infolge Verzichts des Markeninhabers mit Wirkung „ex nunc“ gelöscht worden ist, hat der [X.] festgestellt, dass sich hierdurch das auf Nichtigerklärung „ex tunc“ gerichtete Löschungsverfahren noch nicht vollständig erledigt haben kann (vgl. [X.], [X.], 337 – [X.]). Für diesen Fall lässt der [X.] dann, da eine weitere Löschung der Eintragung nicht möglich ist – und um den [X.] für die Zeit zwischen der ursprünglichen Eintragung bis zum Löschungszeitpunkt zu schützen –, den Antrag des [X.]s auf Feststellung der ursprünglichen „Nichtigkeit“ der angegriffenen Marke (ex tunc) zu, sofern er ein Rechtsschutzbedürfnis hieran nachweist (vgl. [X.], [X.], 337, Rn. 23, 24 – [X.] [X.]).

Dieser Schutz gilt für den [X.], nicht aber für den [X.] / Markeninhaber. Denn ein Markeninhaber hat keinen Anspruch darauf, dass festgestellt wird, dass ein Löschungsantrag zu Unrecht erhoben worden war. Eine solche quasi „[X.]“ sieht das [X.] nicht vor. Da die Marke weiterhin im Register eingetragen bleibt (im vorliegenden Fall zudem aufgrund von Verkehrsdurchsetzung), ist der Markeninhaber in seiner Rechtsposition zu keinem Zeitpunkt seit der Eintragung der Marke beeinträchtigt, und infolgedessen benötigt er insoweit auch keinen Rechtsschutz.

Der Antrag auf Zulassung der Rechtsbeschwerde ist zurückzuweisen, da eine solche nicht veranlasst ist.

Der Senat hat weder über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung gem. § 83 Abs. 2 Nr. 1 [X.] entschieden noch ist die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Rechtsfortbildung oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung gem. § 83 Abs. 2 Nr. 2 [X.] erforderlich. Die Rechtsbeschwerde bedurfte insbesondere nicht im Hinblick auf die von der Beschwerdeführerin aufgeworfenen Fragen der Zulassung.

Die Frage des Zustimmungserfordernisses bei Rücknahme der Beschwerde ist – wie oben ausgeführt – bereits höchstrichterlich geklärt.

Unabhängig von der – nicht mit der Rechtsbeschwerde angreifbaren – konkreten Einzelfrage, ob ein Feststellunginteresse für den von der hiesigen Beschwerdeführerin gestellten Feststellungsantrag besteht, ist die Frage nach einem Feststellungsinteresse hier nicht entscheidungserheblich, da das [X.] – wie oben ausgeführt – die Zulassung einer „[X.]“ nicht vorsieht.

Für eine Kostenauferlegung gem. § 71 Abs. 1 S. 1, Abs. 4 [X.] bestand kein Anlass.

Für eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen bedarf es stets besonderer Umstände; diese sind weder vorgetragen noch sonst wie ersichtlich, so dass es bei der Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 [X.] verbleibt, nach der jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selber trägt.